Sentencia CIVIL Nº 136/2022, Juzgados de lo Mercantil - Bilbao, Sección 2, Rec 557/2021 de 21 de Marzo de 2022

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE BILBAO

BILBOKO MERKATARITZA-ARLOKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA

BARROETA ALDAMAR, 10 - 3ª planta - CP/PK: 48001 Bilbao

TEL.: 94-4016688 FAX: 94-4016969

Correo electrónico/ Helbide elektronikoa: mercantil2.bilbao@justizia.eus / merkataritza2.bilbo@justizia.eus

NIG PV/ IZO EAE: 48.04.2-21/015834

NIG CGPJ / IZO BJKN : 48020.47.1-2021/0015834

Procedimiento / Prozedura: Procedimiento ordinario / Prozedura arrunta 557/2021 - J

Materia: MARCAS

Demandante / Demandatzailea: TXOGITXU SL

Abogado/a / Abokatua:

Procurador/a / Prokuradorea: ARANZAZU ALEGRIA GUEREÑU

Demandado/a / Demandatua: KERREN ASADOR S.L.

Abogado/a / Abokatua:

Procurador/a / Prokuradorea: ALFONSO JOSE BARTAU ROJAS

S E N T E N C I A Nº 136/2022

MAGISTRADO(A) QUE LA DICTA: D./D.ª ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE

Lugar: Bilbao

Fecha: veintiuno de marzo de dos mil veintidós

PARTE DEMANDANTE: TXOGITXU SL

Abogado/a:

Procurador/a: ARANZAZU ALEGRIA GUEREÑU

PARTE DEMANDADAKERREN ASADOR S.L.

Abogado/a:

Procurador/a: ALFONSO JOSE BARTAU ROJAS

OBJETO DEL JUICIO: MARCAS

Vistos por mí, ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, los presentes autos, dicto la presente resolución en base a los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.-La Procuradora Dª Aranzazu Alegría Guereñu, en nombre y representación de TXOGITXU, S.L, interpone el día 17 de mayo de 2021 demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción reivindicatoria de marca y subsidiaria de nulidad por registro de mala fe frente a la mercantil KERREN ASADOR, S.L. solicitando en el suplico de la demanda:

1. Declare que el registro de las marcas nacionales 4062107(3) 'CHULETA CLANDESTINA' y nº 4066291(8) 'CHULETA CLANDESTINA' por parte de KERREN ASADOR S.L. se ha realizado con fraude de los derechos de TXOGITXU SL y con violación de la obligación de la buena fe mercantil.

2.A la demandada, KERREN ASADOR, por ser su actual titular, a la transferencia gratuita de dichas marcas, con libramiento del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a realizar el correspondiente cambio de titularidad y todo lo demás que en derecho comporte como es la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

3.Que, como consecuencia de la anterior declaración, indique que la propiedad de las marcas 4062107(3) 'CHULETA CLANDESTINA' y nº 4066291(8) 'CHULETA CLANDESTINA' pertenecen a TXOGITXU SL como usuaria extrarregistral del mencionado signo distintivo.

4.Que, subsidiariamente y para el caso de no ser admitida la acción reivindicatoria, se declare la nulidad de las marcas 4062107(3) 'CHULETA CLANDESTINA' y nº 4066291(8) 'CHULETA CLANDESTINA' por haberse registrado de mala fe de conformidad con la Ley de Marcas.

5.Ordene el demandado cesar en el uso del distintito 'CHULETA CLANDESTINA' y a retirar del mercado todos los membretes, rotulaciones, envases y demás material publicitario o comercial que lo incluya u otros similares.

6.Ordene la publicación de la Sentencia a costa del demandado en dos revistas especializadas del sector y de ámbito nacional y en un periódico de tirada nacional.

7.Y al pago de las costas del litigio.

SEGUNDO.- La demanda se admitió, previa subsanación, por Decreto dictado el 27 de mayo de 2021 en el que se acordaba emplazar a la demandada para que en plazo de dos meses contestase a la demanda.

TERCERO.- En fecha 4 de agosto de 2021 el Procurador D. Alfonso José Bartau Rojas, en nombre y representación de KERREN ASADOR, S.L, presenta escrito de contestación a la demanda planteando excepción defalta de legitimación activa.

CUARTO.- Por Diligencia de Ordenación de 18 de octubre de 2021 se tiene por contestada la demanda y se acuerda convocar a las partes para la celebración de la Audiencia Previa el día 24 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas.

QUINTO.-En el día señalado se celebra la Audiencia Previa, con la comparecencia de ambas partes, donde tras la ratificación de sus respectivos escritos de demanda y contestación, se proponen medios de prueba. Admitida la práctica de prueba se acuerda convocar a las partes para la celebración de la vista el día 20 de enero de 2021 a las 10:00 horas

SEXTO.-En el día señalado dio inicio la vista, con la asistencia de ambas partes. Tras la práctica de la prueba se concede turno de conclusiones, tras lo que se declaró el juicio concluso y visto para sentencia, levantándose copia videográfica de todo lo actuado.

Fundamentos

PREVIO.-Falta de litisconsorcio activo necesario.

La parte demandada expone como hecho previo de su contestación a la demanda la falta de litisconsorcio activo necesario respecto de la mercantil MAMUTXATEGI, S.L. indicando podría haber sido parte en el presente procedimiento pero, la demandante ha decidido que no lo sea.

Frente a la supuesta exigencia de litisconsorcio activo necesario debe recordarse que la jurisprudencia manifiesta que ninguna norma ni doctrina jurisprudencial autoriza en nuestro Derecho que pueda obligarse a demandar a quien no quiera estando, propiamente, ante una insuficiente integración de la parte demandante para pretender por sí sola ese objeto, de suerte que más que una falta de legitimación activa por falta de acción se da una incompleta integración de la legitimación necesaria para ejercitar la acción y pretender lo que se pide( STS nº 830/2004, de 20 julio, rec. núm. 2355/1998, Roj: STS 5383/2004 - ECLI:ES:TS:2004:5383), cuestión que se analizará posteriormente.

PRIMERO.- Objeto del proceso.

1. Posición de la parte actora.

La parte actora TXOGITXU, S.L. manifiesta que emplea en el mercado, para promocionar su carne, que califica de excelente, entre otras denominaciones, la palabra 'clandestino'.

Explica que el término 'clandestino' alude a lomos de vaca vieja y gorda, esto es, vacas que han engordado de manera natural sin intervención alguna en sus hábitos naturales, de los que no suele haber, y de ahí que reciban el calificativo de clandestinos y, por tanto, muy apreciados.

Sostiene que el vocablo 'clandestino' ha adquirido un carácter distintivo en unión al producto de la carne, en sus diferentes variantes -lomo, chuleta...-, que comercializa.

A fin de acreditar el uso del término 'clandestino' aporta albaranes de entrega de 'lomo premium vaca clandestino' y 'lomo nacional premium clandestino' a diversos restaurantes de España y galerías de alimentación.

Por otro lado, señala que desde el año 2019 sirve a la demandada KERREN ASADOR, S.L. diversas carnes con el apelativo 'clandestino': 'lomo premium vaca clandestino', 'lomo gallego premium clandestino', 'solomillo nacional clandestino' y 'lomo nacional premium clandestino'.

Entre el 2 y el 4 de abril de 2019 ambas mercantiles se intercambiaron diversos correos electrónicos para formalizar un acuerdo de suministro por el que TXOGITXU, S.L. proporcionaría a KERREN ASADOR, S.L. carne etiquetada con la denominación 'txuleta kerren premium clandestina'.

El 6 de abril de 2020 la demandada KERREN ASADOR, S.L. registró la marca nacional denominativa M4062104(3) - CHULETA CLANDESTINA para productos de la clase 29: Carne, Carne de Ave; Carne de Caza; Extractos de Carne; Platos de Carne precocinados.

El 12 de mayo de 2020 la demandada KERREN ASADOR, S.L. registró la marca nacional denominativa M4066291(8) - CHULETA CLANDESTINA para servicios de la clase 35: Servicios de ventas al por mayor y menor en comercios y a través de redes informáticas de carne y productos cárnicos.

D. Vidal, administrador único de la mercantil demandante TXOGITXU, S.L, reconoce que tiene una importante participación en la empresa MAMUTXATEGUI, S.L.

Esta mercantil MAMUTXATEGUI, S.L. solicitó el 20 de abril de 2020 el registro como marca nacional denominativa de 'txuleton clandestino', con número de registro 4063390(X) para productos de la clase 29, signo distintito que no obtuvo acceso al registro de marcas en base a la Resolución de 26 de enero de 2021 de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por la oposición formulada por la demandada KERREN ASADOR, S.L. en atención a su marca nacional denominativa M4062107 'chuleta clandestina', dado que presentan gran semejanza denominativa-conceptual y al amparar productos coincidentes su convivencia en el mercado podría generar un riesgo de asociación en el público consumidor en relación a su origen empresarial, art. 6.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ).

Por Resolución de 18 de febrero de 2021 la OEPM resuelve la solicitud presentada por la demandante TXOGITXU, S.L. consistente en la transferencia a su favor de la denegada marca nacional denominativa 4063390 'txuleton clandestino' para productos de la clase 29, titularidad de MAMUTXATEGUI, S.L.

En vista de los antecedentes expuesto, considera que la demandada KERREN ASADOR, S.L. ha registrado a su nombre de manera injusta las marcas nacionales denominativas M4062104(3) - CHULETA CLANDESTINA para productos de la clase 29, y M4066291(8) - CHULETA CLANDESTINA para servicios de la clase 35.

La inscripción se ha realizado prescindiendo del vocablo KERREN lo que revela el ánimo de apropiarse definitivamente de la marca e impedir que TXOGITXU, S.L. registre la misma o muy parecida denominación pese a que es plenamente conocedora del uso anterior de dicha denominación -clandestino- por TXOGITXU, S.L, actuando, en consecuencia, en fraude de los derechos de la demandante.

2. Posición de la parte demandada.

La parte demandada KERREN, S.L. pone de manifiesto su especialidad en chuleta/chuletón desde fecha muy anterior a cualquier relación de las que hace referencia la demandante.

Asimismo, expone una diferencia que califica de sustancial consistente en que la demandante se dedica al comercio al por mayor, y nunca vía online hasta fechas posteriores al 6 de abril de 2020 cuando comenzaron a vender chuletas al por menor además de expandir su negocio vía on line, mientras que la demandada se dedica al comercio al por menor; y recoge que la demandante, en su propia página web, a fecha 14 de marzo de 2019 se publicita indicando 'no vendemos txuleta'.

Sostiene que la demandante nunca ha distinguido su carne con ninguna marca diferente a 'txogitxu' (M2671704).

Y es a partir del mes de octubre de 2019 cuando la demandante TXOGITXU, S.L. suministra lomo con el adjetivo 'clandestino' en sus albaranes pero no como marca sino como un adjetivo más, unido a otros: 'premium', 'gallego', etc.

Por ello, estima que la demandante pretende disponer de un derecho sobre un término -clandestino- que no lo usa como marca sino como una expresión 'descriptiva, calificativa, apelativa', con cita del art. 4.1 Ley de Marcas.

Además, el demandante no aporta prueba de ningún otro cliente a quien suministrara al por mayor el mismo producto con la misma referencia en los albaranes.

En todo caso, sostiene que es KERREN, S.L. quien por iniciativa propia, de un modo original y prioritario, comenzó a hacer uso del conjunto 'chuleta clandestina' para identificar la venta de este producto y otros de similares características al por menor en su restaurante asador.

Así, manifiesta que en el mes de diciembre de 2019 KERREN, S.L. hacía referencia de un modo exclusivo de su producto estrella identificado como 'chuleta clandestina' en sus redes sociales.

Y en el mes de marzo de 2020, a consecuencia de la pandemia, comienza la comercialización on line y ofrece en sus redes sociales ambas chuletas: txuleta kerren y txuleta clandestina.

Es entonces cuando se KERREN, S.L. se pone en contacto con el proveedor TXOGITXU, S.L. para que le proporcionase no los 'lomos de vaca' sino directamente el corte de 'chuleta' que comercializaría con los distintivos 'chuleta clandestina' y 'chuleta kerren', firmándose un acuerdo de colaboración en condiciones especiales dado en nuevo negocio take away (comida para llevar) que había comenzado KERREN, S.L, acordándose expresamente cómo debía TXOGITXU, S.L. señalar en la etiqueta del producto la descripción de 'chuleta kerren' o 'chuleta kerren premium clandestina'.

Por tanto, KERREN, S.L. empezó a identificar las chuletas que sacaba del lomo suministrado por TXOGITXU, S.L. con la marca 'chuleta clandestina' para diferenciarlas de otras en el mercado, como incluso de la propia 'chuleta txogitxu'.

Pero a partir de marzo de 2020 KERREN, S.L. comienza a comercializar on line 'txuleta clandestina', suscribiendo un acuerdo entre las partes en virtud del cual KERREN, S.L. requería a TXOGITXU, S.L. que las etiquetas del producto suministrado debían hacer referencia a la terminología 'chuleta kerren' o 'chuleta kerren premium clandestina' en función del pedido, sosteniendo que fue un requerimiento de KERREN, S.L. a su proveedor TXOGITXU, S.L.

Así las cosas, la nueva (apertura) tienda on line de TXOGITXU, S.L. ofrece, entre otros, la 'chuleta txogitxu' pero no hace referencia en ningún momento a 'txuletón clandestino'.

La única vez que comunica o hace referencia a que utiliza el vocablo 'clandestino/a fue el 14 de abril de 2020, posterior al acuerdo suscrito y a la solicitud de marca por KERREN, S.L.

Por otro lado, aprecia mala fe de TXOGITXU, S.L. por haber utilizado lo que denomina un testaferro, la sociedad MAMUTXATEGUI, S.L, para tratar de hacerse con la marca 'txuleton clandestino'.

En definitiva, las solicitudes de los registros marcarios reivindicados de modo alguno se hacen en fraude de los derechos de TXOGITXU, S.L. y mucho menos infringiendo ninguna obligación legal o contractual entre las partes, careciendo la mercantil TXOGITXU, S.L. de derecho prioritario alguno sobre la marca 'chuleta clandestina'.

SEGUNDO.-Acción reivindicatoria. Uso extrarregistral anterior al registro marcario posterior en el tiempo.

A)Normativa y jurisprudencia.

Señala la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su Sentencia nº 85/2018, de 14 de febrero, rec. núm. 484/2014, Roj: STS 417/2018 - ECLI:ES:TS:2018:417,

2.- La jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de junio ) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado «con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual». Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Es a lo que, a sensu contrario, se refiere la sentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo , al decir que:

«[c]uando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM, nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria».

También hemos dicho en la ya citada sentencia 391/2013 y en la sentencia 70/2017, de 8 de febrero, que el presupuesto previsto en el art. 2.2 LM para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), alcanza también a supuestos «de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como 'registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto'».

B) Valoración.

Para el éxito de la acción reivindicatoria es preciso, en palabras de la jurisprudencia, que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

Con carácter, cabe señalar que no se aprecia falta de legitimación activa porque como viene declarando la jurisprudencia, por todas STS nº 302/2016, de 9 mayo, La Ley sobreentiende que el reivindicante no es titular registral de la marca reivindicada (por ello, la doctrina considera que se trata de una acción reivindicatoria impropia), pero puede ser tanto el titular de una marca distinta que es infringida por el registro fraudulento, como un usuario de la marca fraudulentamente registrada, cuestión distinta, y sobre la que se analizará a continuación, es que si pese a la legitimación activa de TXOGITXU, S.L. para el ejercicio de la acción reivindicatoria, concurren los requisitos para su estimación.

D. Luis Miguel, gerente y jefe de cocina en Kerren Asadores, manifiesta que se puso en contacto en el mes de septiembre u octubre de 2019 con TXOGITXU, S.L. para comprarles carne y vista la calidad y regularidad que prometían decidieron cambiarse con ellos en lugar de seguir con sus anteriores proveedores.

Y declara al empezar a trabajar con ellos-se refiere a TXOGITXU, S.L- usaban para su carne más preciada-la de TXOGITXU, S.L- la denominación de lomo o chuletas clandestinas.

Indica que esta denominación estaba en los listados de precios de txogitxu, donde hay diferentes calidades de carne, y a la de más alta calificación dentro de sus productos la llamaban chuleta o lomo clandestino.

La demandada KERREN, S.L. tacha al testigo por enemistad manifiesta, aportando Sentencia nº 286/2020, de 17 de diciembre, del Juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao, por la que se desestima la demanda de despido interpuesta por D. Luis Miguel frente a su empleadora KERREN, S.L. al considerar la Sentencia que D. Luis Miguel causó baja voluntaria, indicándose que el trabajador decidió en su día iniciar un negocio paralelo de venta de chuletas que estaba llevando a cabo la empresa-KERREN, S.L- durante el cierre por el estado de alarma (...) tras haber existido desavenencias con las propietarias o discusiones por una supuesta concurrencia desleal de la que se enteran por el envío erróneo de unos mensajes que les hace el propio trabajador, como se puede traslucir de las conversaciones sesgadas que presenta el propio demandante en su chat de WhatsApp con las empresarias.

Pese a la probable enemistad existente lo cierto es que su declaración concuerda con la prueba documental aportada por la demandante TXOGITXU, S.L.

Así, el documento nº 12 de la demanda consiste en 13 albaranes de entrega a distintos restaurantes de España y galerías de alimentación de, entre otros, los siguientes productos (destaco la diferencia entre producto txogitxu y producto clandestino), y en las siguientes fechas:

- -19 de agosto de 2019: lomo nacional premium clandestino, Palma de Mallorca.

- -27 de agosto de 2019: lomo nacional premium clandestino, Barcelona.

- -17 de septiembre de 2019: lomo nacional premium clandestino, solomillo txogitxu, entrecot txogitxu, Alicante.

- -17 de septiembre de 2019: lomo nacional premium clandestino, Albacete.

- -23 de septiembre de 2019: lomo nacional premium clandestino, solomillo txogitxu, Cádiz.

- -30 de septiembre de 2019: lomo nacional premium clandestino, Ibiza.

- -16 de julio de 2019: lomo vaca premium clandestino, Tarragona.

- -13 de agosto de 2019: lomo vaca premium clandestino, Gerona.

- -19 de agosto de 2019: lomo vaca premium clandestino, Tarragona.

- -2 de septiembre de 2019: lomo vaca premium clandestino, Valladolid.

- -9 de septiembre de 2019: lomo vaca premium clandestino, Tarragona.

- -9 de septiembre de 2019: lomo vaca premium clandestino, Valladolid.

- -17 de septiembre de 2019: lomo vaca premium clandestino, Valladolid.

Y el documento nº 13 de la demanda consiste en 14 albaranes de entrega al Asador Kerren de, entre otros, los siguientes productos (destaco la diferencia entre producto txogitxu y producto clandestino), y en las siguientes fechas:

- -17 de octubre de 2019: lomo vaca premium clandestino.

- -21 de octubre de 2019: lomo vaca premium clandestino.

- -28 de octubre de 2019: lomo vaca premium clandestino.

- -29 de octubre de 2019: lomo vaca premium clandestino.

- -29 de octubre de 2019: lomo vaca premium clandestino.

- -5 de noviembre de 2019: lomo vaca premium clandestino, solomillo txogitxu.

- -12 de noviembre de 2019: lomo vaca premium clandestino, lomo gallego premium clandestino

- -18 de noviembre de 2019: lomo vaca premium clandestino.

- -2 de diciembre de 2019: lomo vaca premium clandestino.

- -3 de diciembre de 2019: lomo vaca premium clandestino.

- -9 de diciembre de 2019: lomo vaca premium clandestino, solomillo txogitxu.

- -16 de diciembre de 2019: lomo vaca premium clandestino, lomo nacional premium clandestino, solomillo nacional clandestino.

- -17 de diciembre de 2019: lomo vaca premium clandestino.

- -23 de diciembre de 2019: lomo vaca premium clandestino, solomillo nacional clandestino.

De la lectura de la documentación resulta cuando menos extraño que la demandada KERREN, S.L. sostenga que con anterioridad a la solicitud de las marcas nacionales en litigio, o con anterioridad a diciembre de 2019, la demandante TXOGITXU, S.L. no utilizara el término 'clandestino' para identificar el producto que comercializaba cuando en albaranes entregados a la propia demandada se recibía 'solomillo txogitxu' y 'lomo nacional premium clandestino', 'solomillo nacional clandestino', 'lomo gallego premium clandestino' o 'lomo vaca premium clandestino', entrega que no cabe sino entender que se recibían por su previa solicitud, como ha declarado D. Luis Miguel.

Por tanto, hay que rechazar que fuera KERREN, S.L. quien por iniciativa propia, de un modo original y prioritario, comenzara a hacer uso del término 'clandestina' para identificar la venta de conjunto 'chuleta clandestina' para identificar productos de similares características a la 'chuleta'.

El término 'clandestino' utilizado por la demandante no puede tener la vocación de calificativo como le atribuye el demandando porque es el mismo término que posteriormente comienza a utilizar la demandada y su razón de ser, como explica el testigo D. Luis Miguel, es que se trata de un término con gancho, que lleva al cliente a preguntar por el producto.

Cierto es que la demandante TXOGITXU, S.L. no aporta elementos de prueba que acrediten que utilizaran el término 'chuleta clandestina' o 'chuletón clandestino', o con la sustitución de la 'ch' por 'tx', pero en este caso el elemento predominante y preponderante es el vocablo 'clandestina' o 'clandestino'.

Además, ha de advertirse que la propia demandada reconoce que comenzó a utilizar el signo 'chuleta clandestina' para identificar las chuletas que sacaba del lomo suministrado por TXOGITXU, S.L.

Resulta pertinente traer a colación la STS nº 200/2020, de 28 de mayo, rec. núm. 3426/2017, Roj: STS 1553/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1533, respecto del uso de la marca por la relevancia que tiene en este caso para valorar el alcance del término denominativo 'clandestino' cuando se usa en unión del término 'chuleta' o 'lomo' del que se extrae la chuleta.

Al tratarse de una denominación, el problema no es tanto que se ajuste a una determinada grafía o forma prevista de antemano, cuanto que, como se denuncia en el motivo, el uso realizado atienda a la función esencial de la marca (garantizar la identidad del origen de los productos o servicios a los que se aplica). Esto es: si, como recuerda la STJUE de 31 de enero de 2019 (C- 194/17), asunto Cystus , 'se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca'. Y ello en atención a que en las distintas variantes en que ha sido usada la denominación (apartado 1 del fundamento jurídico primero), se encuentra superpuesta a otros signos distintivos figurativos -al margen de si están o no registrados como marca-.

El Tribunal de Justicia, en la sentencia 18 de julio de 2013 (C-252/12), asunto Specsavers , consideró que esta cuestión se incardina en el marco de la referida exigencia de que el uso de la marca en una forma que no difiera de aquella en la que se halla registrada [ art. 39.2.a) LM , equivalente al art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y al art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria de 1994].

En nuestra sentencia 450/2015, de 2 de septiembre, recordamos cuál era la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al interpretar el art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y el art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria, que son equivalentes al transcrito art. 39.2.a) LM , contenida en las SSTJUE de 25 de octubre de 2012 (C-553/11), asunto Rintisch ; 18 de abril de 2013 (C- 12/12), asunto Colloseum Holding ; y 18 de julio de 2013 ( C-252/12 ), asunto Specsavers:

'Como recuerda la STJUE Colloseum Holding (2013), con una referencia a la STJUE Nestlé ( STJUE de 7 de julio de 2005 (C-353/03), asunto Nestlé ), 'con carácter general, el concepto de 'uso' de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta' (32).

'De tal forma que, como concluye esta STJUE Rintisch (2012), 'el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca' (30).

'Y el requisito del uso efectivo de una marca se puede cumplir 'cuando la marca sólo se utiliza mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate' (26) [STJUE Spescsavers (2013), que cita la anterior STJUE Colloseum Holding (2013)]'.

Por ello, no considero que estemos en presencia de una marca nueva creada por la demandada KERREN, S.L, que hubiera introducido elementos caracterizadores nuevos por el hecho de añadir el vocablo 'chuleta' por cuanto la propia demandada explica que las chuletas proceden del lomo suministrado por TXOGITXU, S.L, sino que estamos ante la apropiación de un signo distintivo denominativo -'clandestino'- para referirse a productos y servicios de las clases 29 y 35, respectivamente, que crean confusión respecto su origen empresarial.

En conclusión, de lo prueba practicada, conforme a lo razonado, podemos afirmar que la demandada KERREN, S.L. solicitó el 6 de abril de 2020 el registro de la marca nacional denominativa M4062104(3) - CHULETA CLANDESTINA para productos de la clase 29, y el 12 de mayo de 2020 el registro de la marca nacional denominativa M4066291(8) - CHULETA CLANDESTINA para servicios de la clase 35, para obstaculizar la actuación en el mercado al por menor de la demandante TXOGITXU, S.L. consistente en la venta de chuletas extraídas del lomo de vaca al que ya se vinculaba (con anterioridad) su procedencia con el vocablo 'clandestino', actividad de venta al por menor que se inició en el mes de marzo de 2020.

TERCERO.- Costas.

Conforme al artículo 394 de la LEC, las costas se impondrán a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

1.- ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por TXOGITXU, S.L, representada por la Procuradora Dª Aranzazu Alegría Guereñu, frente a KERREN ASADOR, S.L, representada por el Procurador D. Alfonso José Bartau Rojas.

2.- Declaro que la mercantil TXOGITXU, S.L. es titular de la (i) marca nacional denominativa M4062104(3) - CHULETA CLANDESTINA para productos de la clase 29 y (ii) marca nacional denominativa M4066291(8) - CHULETA CLANDESTINA para servicios de la clase 35.

3.- Con condena en costas a la parte demandada KERREN, S.L.

4.- Firme la presente resolución, líbrese testimonio a la Oficina Española de Patentes y Marcas ( art. 61.ter Ley de Marcas ).

MODO DE IMPUGNACIÓN:mediante recurso de APELACIÓNante la Audiencia Provincial de BIZKAIA ( artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAShábiles contados desde el día siguiente de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados ( artículo 458.2 LEC).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósitode 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones que este juzgado tiene abierta en el Banco Santander con el número 2755 0000 04 0557 21, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' código 02-Apelación. La consignación deberá ser acreditada al interponerel recurso ( DA 15ª de la LOPJ).

No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

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PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por Sr./Sra. Magistrado(a) que la dictó, estando mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en Bilbao, a 21 de marzo de 2022.