Sentencia Civil Nº 138/2013, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 69/2013 de 12 de Abril de 2013

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

ROLLO Nº 69/13

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 67/10

PONENTE: SR. JOSÉ REQUENA PAREDES

S E N T E N C I A N º 138

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En la ciudad de Granada, a 12 de abril de 2013.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 69/13- los autos de Juicio Ordinario nº 67/10, del Juzgado de lo Mercantil nº 1, seguidos en virtud de demanda de 'Gesif, S.A.' representado por la procuradora doña Mª Luisa Sánchez Bonet y defendido por la letrada doña Ana Martínez Obrados contra 'Gesif Finance, S.L.' representado por la procuradora doña Esther Ortega Naranjo y defendido por la letrada doña Brígida Martínez Ruiz.

Antecedentes

PRIMERO.- Que, por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 3 de septiembre de 2012 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que estimando la demanda deducida por la procuradora de los Tribunales Sr. Sánchez Bonet en nombre y representación de Gesif, SA contra Gesif Finance SL ,,y con desestimación de la demanda reconvencional deducida por la demandada, debo declarar y declaro : 1º la nulidad de la marca GES IF número 2584675, por infringir lo dispuesto en el art.9.1.d ) de la LM , 2º Se ordena la cancelación registral del registro de la citada marca 2584675 en la Oficina de Patentes y Marcas, 3º Declarar que la denominación Gesif Finance S.L. conculca lo dispuesto en los arts. 407 y 408 del Registro Mercantil y , en consecuencia , se condena a la demandada a modificar su actual razón social, eliminando de la misma la denominación Gesif, por otra que no se confunda y no pueda asociarse con la denominación Gesif y pago de costas'.

SEGUNDO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 6 de febrero de 2013, y formado el rollo se señaló día para votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO.- Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.

Fundamentos

PRIMERO.-La sociedad 'Gesif, S.A.', constituida en Madrid en mayo de 1991 y cuyo objeto social desde entonces es la prestación de servicios de asesoramiento financiero y de inversiones a instituciones y empresas en general así como de gestión de cobro, con delegaciones en once provincias españolas dispersas entre ocho comunidades autónomas distintas y titular desde 1999 del nombre de dominio 'www.gesif.com' para el conocimiento y difusión de sus servicios y cuyo nombre como marca, solicitado en septiembre de 2005, le fue concedido el 21 de febrero de 2006 para la clase 26 del nomenclátor con el nº 2670826 de carácter mixto gráfica y denominativa, formuló demanda al amparo del art. 9.1.d) de la vigente Ley de Marcas solicitando la nulidad del registro marcario de la demandada 'Gesif Finance, S.L.' que con el nº 2584675 y para la misma clase del nomenclátor que el de la actora y con la denominación 'Ges-If' había obtenido en julio de 2004 cuando la sociedad, con domicilio social en El Ejido (Almería), actuaba en el tráfico bajo la denominación social 'Gescredit Intermediación y Financiera, S.L.' con que fue constituida el 12 de septiembre de 2003 pero que, por escritura de 4 de enero de 2007, cambió su denominación social por 'Gesif Finance, S.L.', tan pronto alcanzó acuerdo transaccional en el procedimiento nº 99/2006 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona en el que había sido demandada por nulidad de su denominación social por infringir el derecho de la sociedad 'Ges Credit' al acoger como primera palabra de su denominación el signo, nombre o vocablo de aquella demandante.

La sentencia de primera instancia acogió íntegramente la demanda, limitada en sus peticiones a la declaración de nulidad de la marca 'Ges If', y condenó tanto a su cancelación registral como a modificar ante el registro mercantil su denominación social por otra no confundible con la de la actora. La sentencia, además, rechazó la reconvención formulada por la demandada para que la actora suprima su nombre de dominio en página web, se declare la nulidad de su marca posterior, se declare la prohibición de su denominación 'Gesif' y la condena a la indemnización por los perjuicios causados a la reconviniente y la publicación en prensa de la sentencia que acoja sus pedimentos reconvencionales.

Pues bien, tan elemental decisión al proteger los derechos preferentes de la actora se combate en esta segunda instancia por la sociedad demandada reproduciendo su pretensión, aunque sin referencia explícita a la reconvención, desde un conciso recurso que, bajo la censura genérica de error en la valoración de la prueba pero sin apenas descender a la misma ni combatir qué conclusiones y qué medio probatorio ha sido desacertadamente interpretado y valorado, lo que viene a argumentar como hilo de su impugnación a la sentencia, a modo de síntesis de los motivos que ya hizo valer en la contestación, es que su marca no entra en colisión con la denominación social precedente de la actora; la prioridad de su registro marcario; la diferencia fonética entre ambas; la inexistencia de uso efectivo como nombre comercial en la denominación de la actora; la inaplicación indebida de la ley de sociedades anónimas para una sociedad limitada como es la recurrente; y la falta de notoriedad en el signo distintivo de la demandante.

SEGUNDO.- Centrado así el recurso, que parece en su articulación dar la espalada a la realidad acreditada y a los atinados fundamentos de la resolución recurrida, la respuesta al recurso, completando estos, solo puede confirmarla al no existir, ni siquiera objetivarse, el error de valoración, ni infracción alguna sustantiva, ni legal ni doctrinal, en la protección concedida a la sociedad demandante y ahora apelada.

Esta Sección, que tiene la competencia exclusiva como Tribunal de apelación en materia de propiedad industrial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya se ha pronunciado con reiteración en el conflicto habitual entre una denominación social precedente y un registro marcario posterior de otra sociedad que elige y registra, en todo o en parte, esos mismos distintivos comerciales para aprovechar su implantación y anteponerlo en su protección marcaria, y el caso de autos no parece una excepción, a esa práctica hasta motivar la necesidad de un procedimiento que la parte apelante provoca, a la vista de su cambio de denominación social obligada por otra sociedad a la que copia su denominación y su marca y apto para acoger otra claramente confundible con la de la actora en su primer vocablo, amparándose en su registro marcario, del nombre 'Gesif', coincidente con la que venía usando en el tráfico jurídico la actora, años antes, con implantación en buena parte del territorio nacional. Marca registrada por la demandada apelante en julio de 2004 o, lo que es igual, diez meses después de su constitución, a modo de aparente abreviatura de su por entonces denominación social, 'Gescredit - Intermedicación Financiera', pero, y ello resulta relevante, sin uso efectivo por entonces en su actuación en el tráfico y sin más prueba que el rótulo con ese nombre marcario, 'Ges If', en el año 2006, cuando ya la actora había solicitado su registro y sin prueba de que lo usara antes la apelante.

Pues bien, hecha esta consideración general y entrando en el análisis del primer motivo, aunque los tres son concurrentes, decíamos en nuestra Sentencia de 28 de diciembre de 2012 , citando las precedentes de 10 de enero y 31 de octubre de 2006 , y reproduciendo la STS de 27 de mayo de 2004 , que 'el nombre comercial puede definirse como el signo distintivo de la empresa en el mercado. El nombre comercial tiene encomendada por el ordenamiento jurídico la función de diferenciar, en el tráfico económico, a la empresa o, si se prefiere, al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial. Teóricamente, la distinción funcional entre la denominación social y el nombre comercial parece clara: mientras la denominación social identifica a un sujeto de derecho, el nombre comercial diferencia, e indirectamente identifica, a la empresa y/o al empresario-operador económico (sujeto en el ejercicio de la actividad concurrencial). Sin embargo, la denominación social, aunque funcionalmente relevante, de forma prioritaria, en el ámbito negocial o tráfico jurídico, está también llamada, en no pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado. Así acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, etc. Su utilización en el tráfico económico hace muy difícil, a veces imposible, diferenciar entre nombre comercial y denominación social. De ahí que la última doctrina científica señale la gran dificultad que existe en torno a distinguir entre los respectivos ámbitos de actuación de una persona (física o jurídica) en cuanto a sujeto de derecho y en cuanto a empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, es decir, entre denominación social y nombre comercial. En estos casos los pronunciamientos jurisprudenciales en los que se enjuician y resuelven conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos previos, vienen consagrando de forma inequívoca la obligación, a cargo de la sociedad, de modificar la denominación social incursa en riesgo de confusión con un signo distintivo (marca y nombre comercial), anteriormente registrado. Así lo ha hecho el Tribunal Supremo en las Sentencias de 27 de diciembre de 1954 , 11 de marzo de 1977 , 7 de julio de 1980 , 16 de julio de 1985 , 24 de enero de 1986 , 24 de julio de 1992 , 22 de julio de 1993 , 25 de junio de 1995 y 4 de julio de 1995 .'.

En estas disfunciones, que acontecen con frecuencia y el caso de autos no es una excepción, entre la mera denominación social al ejercer misión de marca y nombre comercial sin los adecuados y previos registros que protejan su uso por una parte, y el riesgo de confusión que ha de garantizar la exclusividad del uso por el titular marcario por otra, han incidido, intensamente, generando una intensa reflexión en la más reciente Jurisprudencia patria y comunitaria. Ejemplo de ello son la STS de 21 de diciembre de 2011 ('Bodegas Magaña') que recuerda la STS de 31 de diciembre de 1996 , sobre el derecho del titular de la marca, en caso de confusión con una denominación social, para '[...] pedir el cambio de la nomenclatura societaria de la demandada [...]'; la de 20 de febrero de 2006, en relación con la prevalencia de la marca registrada sobre la '[...] denominación social posterior, confundible [...]'; o la de 10 de julio de 2008, que reiteró 'la doctrina jurisprudencial sintetizada en la Sentencia de 18 de mayo de 2006 , que reconoce la facultad de pedir por parte del titular de una marca o nombre comercial prioritario la modificación de la denominación social posterior, cuando hay identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crea para los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial, si bien la modificación de la nomenclatura social debe limitarse al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad.'.

Aquela STS de 18 de mayo de 2006 ('Freixenet' contra 'Masía Freixe, S.A.'), nos enseña que 'la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social -o razón social (pese a la confusión del antiguo EPI con nombre comercial)- es un signo de identidad personal, identifica al titular (empresario) a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con el opera el empresario en el trafico económico. En principio parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo pueden darse[como aquí ocurre] situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión. Y entonces se plantea el problema de si cabe la posibilidad -en qué condiciones y con qué fundamento normativo- de exigir el cambio o la modificación de la nomenclatura social cuando la denominación social posterior es idéntica o similar a una marca o un nombre comercial prioritario.'.

Como señalaba esa sentencia de mayo de 2006, resaltando la evolución jurisprudencia y sobre todo legal en este conflicto entre legislación societaria y la relativa a la propiedad industrial, encontró, en referencia a la primera, en el art. 2 de las Leyes de Sociedades Anónimas de 1951 y 1989 y de Responsabilidad Limitada de 1953 y 1995; y Reglamento del Registro Mercantil - arts. 144 del Rto. de 1956, 371 a 373 del Rto. de 1989, 406 a 408, 417 y Disposición Transitoria Decimoséptima del Rto. de 1996-) no aportaron solución al tema; y la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , [que sería la aplicable a la acción de modificación de la denominación social] aunque mejoró notoriamente el sistema anterior, con razón tachado de caótico por la doctrina, tampoco permite sentar un criterio claro. Y de ello es revelador que la propia doctrina especializada diverge acerca de si cabe dar una respuesta al problema con base en el art. 31.2, a ) y b) de dicha Ley , en el entendimiento de que la expresión signo comprende no solo los distintivos marcarios sino también la denominación social, o si la respuesta se encuentra en el art. 33 del mismo Texto Legal que centraba el núcleo del problema en la existencia o no de buena fe. Al efecto, el art. 31 dispone:

' 1.El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del art. 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores.

2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el párrafo anterior podrá prohibirse, en especial: a)Poner el signo en los productos o en su presentación; b)Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo' .

Por su parte, el art. 33 de aquella ley de 1988, actual art. 37 de la vigente Ley 17/2001 , establece, en relación con el art. 9 del mismo texto:

' 1.Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca [a lo que debe añadirse el nombre comercial en su caso en virtud del art. 81], los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: a)Su nombre completo y domicilio; b)Indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características de estos.' .

A su vez, sigue diciente esta sentencia de 2006, la Doctrina de la D.G.R.N., de la que es ejemplo la Resolución de 24 de febrero de 2004, denunciaba la falta de una normativa suficientemente clara para poder fundar el rechazo de una denominación social por su coincidencia o la confusión que pudiera generar con una marca o nombre comercial generalmente conocido y asociado a un producto o una empresa. Y la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , (que sustituye a la de 1988), bajo la rúbrica de ' Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados', dispone que 'los órganos regístrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial.'.

TERCERO.-Llegados a este punto, la STS de 4 de junio de 2008 que cita la apelante para denunciar que la actora no cumple los requisitos que respalda la decisión recurrida, señalaba que 'la Jurisprudencia protege el nombre comercial no inscrito (Airtel) frente a la marca o signo distintivo posterior registrado, pero únicamente cuando el uso sea «como nombre comercial y no como denominación social (nombre-firma), es decir, no como identificador del empresario, sino como reconocedor de la empresa en el tráfico económico para evitar la confusión en la clientela identificando toda o una parte de la actividad económica o comercial», recordando que la actual ley extiende esa protección a los nombres extranjeros siempre que acrediten el uso y conocimiento en España de su nombre comercial no registrado (art. 9.1.d)[que fue el invocado en la demanda y el aplicado por la sentencia de instancia], la STS de 10 de marzo de 2010 , tras reconocer las distintas funciones que está llamada a desempeñar la marca y la razón o denominación social, recuerda que esta norma contempla la posibilidad de que una denominación social se constituya, en determinadas condiciones, en obstáculo para el registro posterior de una marca, advirtiendo que la posibilidad inversa, esto es, que la denominación social, por medio del riesgo de confusión, sea un instrumento de ilícita intromisión en la esfera de exclusiva reconocida sobre un signo registrado con anterioridad, no ha estado expresamente prevista en nuestra legislación, señalando que durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial y de Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, la Jurisprudencia se posicionó claramente a favor de declarar la incompatibilidad en caso de riesgo de confusión y de resolver el conflicto mediante la combinación del principio de prioridad con el de la mayor eficacia de la decisión procedente para poner fin a la persistencia de ese peligro.'.

En este sentido, el art. 6.1 de la Directiva Europea 89/104 , lo que considera decisivo para decidir en la pervivencia o no de la denominación social frente a la marca, léase también nombre comercial notorio, aunque sea extranjera, es el determinar si el uso que de su denominación social hace la sociedad demandada es o no 'conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial', a lo que el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2001 , y antes el precepto citado en la Directiva, condiciona la operatividad del limite examinado. Y como señala la STS de 11 de diciembre de 2011 , 'Para ello ha de tenerse en cuenta, según la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006 ), en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, también, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello.', lo que plantea no solo apreciar el riesgo de confusión que la sentencia apelada afirma con rotundidad, sino el de ilícito o intencionado aprovechamiento de la reputación y atractivo y confianza que inspira el uso confundible, y como en el caso de autos el nombre razón social de la demanda se emplea abiertamente como nombre comercial, esto es, como signo de identificación de la empresa de la demandada en el tráfico mercantil - art. 87 de la Ley 17/2001 -, muy singularmente, además, en su página web de dominio, ello provoca la consecuencia de que tal uso quede sometido a las condiciones que la legislación reguladora de las marcas y nombres comerciales impone.

Esto es, ese uso comercial que trasciende a lo largo de la amplísima documentación aportada con la demanda y por el uso del nombre social como marca y nombre comercial de los servicios que oferta registrándolo en páginas y nombre de dominio, ya que, como acertó a expresar la SAP de Zaragoza, Sec. 5ª, de 21 de mayo de 2007 , reiterando la anterior de 24 de septiembre de 2002, 'Los nombre de dominio son las llaves electrónicas de las puertas virtuales que constituyen las páginas web, las cuales, asimismo, conforman un escaparate, a modo de local comercial, donde se exponen los productos o servicios de las empresas o particulares. Estos conceptos electrónicos, puesto que suponen creación mercantil e intelectual, deben ser objeto de protección por parte de todos los países y legislaciones ... Por lo tanto, la relevancia económica de Internet como principal autopista de la información y de comercio ha dotado de especial relevancia a la protección de todos estos conceptos nuevos. El éxito de Internet ha sido una de las causas de los conflictos entre los nombres de dominio y esto se ha producido, principalmente, debido al abaratamiento de los equipos informáticos y de la conexión a la red y esto origina el crecimiento incesante de los mismos. Otro de los motivos es que los dominios cumplen funciones similares a la de los signos distintivos. ... Por ello, esta función coincidente de la marca y de los «nombres de dominio» originó su inclusión en el art. 34 Ley Marcaría , como límite infranqueable cuando colisiona con los derechos del titular de una marca confundible con un concreto «nombre de dominio», a fin de evitar la confusión en el mercado de productos, así como el riesgo de asociación. Prohibiéndose de forma especial -art. 43.3.c)- «usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio».'.

Para la Sala no hay duda de que ese uso, inicialmente como nombre comercial y razón social y desde 2006 como marca legítima de la actora en clara colisión con la nueva denominación adoptada por la demandada, es el principal motivo y causa de la demanda y de la petición, tanto de nulidad como de cancelación de su signo marcario, a lo que se une la modificación del nombre social, que ha de cambiar, confirmando la sentencia por cuanto, si bien en algunas ocasiones se ha mantenido la pervivencia de la misma a los meros efectos internos y estatuarios, y sin más proyección que la propia del tráfico jurídico y, por tanto, sin extensión comercial o mercantil, y ejemplo de ello fueron, como recuerda, las Sentencias de 18 de mayo de 2006 , como más significativas, las SSTS de 21 de octubre de 1994 , 15 de abril y 16 de mayo de 2003 , por entender en la primera de ellas que 'concurriendo buena fe, evidentemente, no se puede prohibir a una sociedad legalmente constituida desarrollar su actividad mercantil con el nombre que la identifica y concurrir a los mercados como sujeto de derechos y obligaciones y por tanto llevar a cabo toda clase de contratos'. Sin embargo, la STS de 18 de mayo de 2006 justificaba el cambio, en el caso que nos ocupa acompañado de la nulidad de marca que trata de hacer valer como protección, al haber delimitado esa sentencia claramente la actividad que, en relación al nombre, se prohíbe a la apelante poniendo coto a actividades irregulares y no autorizadas cercenando todo uso abusivo del derecho al empleo del nombre social fuera de los estrictos términos de su adecuada y lícita utilización para, excluido ese concreto supuesto, mostrarse contraria a ese mantenimiento estrictamente jurídico, por ser opuesta a toda la Doctrina que plasman las abundantes SSTS que cita a lo largo de su extenso fundamento de derecho tercero (entre otras, SSTS de 14 de febrero , 10 de julio , 28 de septiembre y 21 de noviembre de 2000 , de 27 de marzo de 2003 , 27 de mayo de 2004 o 20 de febrero de 2006 ), añadiendo que, si de por sí 'resulta difícil concebir la posibilidad de dejar de actuar en el mercado como nombre comercial continuando la actividad sólo con la denominación social sin crear el riesgo de confusión puro, o el riesgo de asociación, que se producía con anterioridad, más difícil se presenta en el caso que se examina habida cuenta el producto que se comercializa y la oferta a los consumidores de que se trata.'.

Criterio que se confirma en supuestos similares, y entre los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo en la materia con lo resuelto por la sentencia apelada, y muestra de ello son las SSTS de 2 de marzo de 2009 ( 'Lladró'); 7 de octubre de 2009 ( 'Joma'); 3 de noviembre de 2009 ('Ritz') en evitación del riesgo de confusión que justifica la modificación acordada, cualquiera que fuera la fecha de su registro, en todo caso como ocurre en el supuesto que nos ocupa, posterior al nombre comercial notorio y no registrado por la sociedad demandante hasta pocos años después, y frente a un uso indebido y de mala fe en la utilización del término 'Gesif' que fue buscado de propósito, como parece que también lo fue su denominación inicial, hasta lograr una identidad gramatical y fonética que no puede ignorarlo, por más que el apelante defienda o exija que el consumidor o cliente lea la marca y denominación social como quiere la recurrente negando que exista en castellano vocablo 'IF' para pronunciarlo deletreando las últimas dos letras a modo de sufijo del término 'Ges', que tampoco tiene sentido gramatical en nuestro idioma, y sin más objetivo que, primero adoptar un nombre similar y, luego, disimularlo en el registro marcario, pero no en la denominación social, que es literalmente idéntica en su término más principal o distintivo, ya que el otro, 'Finance', es común o genérico. Identidad de la denominación y de la marca que la convierte, en palabras de la STS de 2 de julio de 2008 , en absolutamente ineficaz para legitimar el uso de denominaciones sociales idénticas.

CUARTO.-Resuelto lo anterior, que da respuesta desestimatoria a los dos primeros motivos en bloque en que se articula la apelación analizada, el siguiente, relativo a la ya derogada legislación societaria aplicable, no merece mayor detenimiento en su desestimación dado el carácter supletorio de la antigua ley de sociedades anónimas; y el tercero y último cuestiona, sin mayor posibilidad de éxito y relevancia, el carácter notorio, aunque no se alegara la mala fe como causa de la nulidad marcaria, pues la actora también consiguió, a la vista de la amplia documental, reportajes gráficos y abundante testifical, acreditar la notoriedad en la implantación en el ámbito nacional de la sociedad 'Gesif, S.A.' en el sector del tráfico de intermediación e interposición 'gestoría' y, singularmente, en el ámbito del cobro de morosos y demás servicios, incluidos informes económicos de solvencia, pues como en interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE , ya señaló la STJCE de 11 de septiembre de 2007 (C-17/06 ), ese requisito de buen uso y de prácticas leales en materia industrial o comercial, tal como se enuncia en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva (33) 'constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de una marca'; que (34) 'es necesario recordar que la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello' y que 'otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca que en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos o servicios.'.

Es más, como ya dijo esta misma Sección en nuestra Sentencia de 20 de julio de 2012 , con cita en las de de 28 de diciembre de 2007 y en la de 11 de diciembre de 2011 , que la actual Ley de Marcas, adaptando la legislación Nacional a la Directiva, Reglamentos Comunitarios y a las Recomendaciones Conjuntas de la Asamblea de la Unión de París y Asamblea General de OMPI desde posiciones en que también se alineó posteriormente el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, entre otras, las SSTJCE de 22 de junio de 2000 y 9 de enero y 23 de octubre de 2003 , apuestan por una especial protección de la marca notoria y de la renombrada, más allá de la regla de la especialidad, esto es para toda clase de productos, con independencia del sector comercial o productivo donde ganó notoriedad, renombre o fama la marca, en aras a evitar desleales comportamientos que traten de aprovecharse del esfuerzo, de la inversión o de la reputación o prestigio ajenos, al menos en el caso de autos, en el sector comercial y de servicios en el que ganó esa notoriedad y sin olvidar, tal y como advierte la exposición de motivos de la ley marcaria, que su protección principal se reduce, como advierte la Exposición de Motivos, al ámbito y principio registral de la especialidad con aptitud para anular signos y marcas confundibles por semejantes o similares en cuanto pretendan identificar productos similares o semejantes a los que ampara la marca notoria, que de este modo, como acierta a sintetizar la apelante, se equipara en sus derechos y tutela jurídica a los propios de cualquier marca registrada común (sin notoriedad o renombre) - artículos 6.1 y 3 L.M -.

En definitiva, las facultades de anulación y de prohibición que se conceden al titular de la marca notoria no registrada o registrada posteriormente a la que compite en deslealtad, alcanzan al sector relacionado con los productos que distingue esa marca en protección del riesgo de confusión y por tanto de asociación que las marcas por naturaleza están llamadas a evitar y constituye presupuesto y razón de ser de la misma ( artículos 6.2.d , 19 y 34.2.c y 5 y 52.1 L.M .). Si bien cabe añadir que la STS de 21 de diciembre de 2011 , citando las SSTJUE de 11 de noviembre de 1997 , 29 de septiembre de 1998 y 22 de junio de 1999 y reconociendo el derecho de los titulares de los registros marcarios a reaccionar contra estas prácticas de competencia parasitaria, incluso al margen de criterios de confundibilidad en la presentación de los productos y de sus marcas cuando, como aquí ocurre, pueda advertir -dice la STS de 14 de mayo de 2012 , apoyada en la STJUE de 29 de septiembre de 1998 - el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra - STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 )-, o más recientemente la STJUE de 10 de abril de 2008 (C- 102/2007 ) señalando, además, que el riesgo de confusión 'depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados y que, en todo caso, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto.'.

QUINTO.-La desestimación del recurso arrastra la confirmación de la sentencia de instancia y el consiguiente rechazo de la reconvención pretendida por lo que procede imponer a la apelante las costas de esta alzada ( art. 398 de la LEC ).

Y por lo que antecede,

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto en nombre de 'Gesif Finance, S.L.' contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil Único de Granada en Juicio Ordinario nº 67/10, de fecha 3 de septiembre de 2012, que se confirma con imposición a la recurrente de las costas de esta apelación y pérdida del depósito constituido.

Contra esta resolución cabe recurso de casación a interponer ante en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación, a resolver por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.