Sentencia CIVIL Nº 138/2016, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 973/2015 de 07 de Junio de 2016

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil número 2

Alicante

Juicio Ordinario 973/2015

Sentencia 138/16

El Alicante, a 7 de junio de 2016

Antecedentes

Primero. Don José Antonio Saura Saura, Procurador de los Tribunales y de la mercantil CESARI S.R.L. presentó su demanda de juicio ordinario contra la mercantil MONCAYO WINES, S.L. el 14 de diciembre de 2015 que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo. Se admitió a trámite la demanda mediante decreto de 17 de diciembre de 2015 y se acordó emplazar a la demandada.

Tercero. El 10 de febrero de 2016, doña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil MONCAYO WINES, S.L. presentó escrito de contestación a la demanda.

Cuarto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 11 de mayo de 2016. En él comparecieron ambas partes que se ratificaron en sus pretensiones y se recibió el pleito a prueba.

La parte actora propuso como prueba, documental por reproducida, más documental y pericial; la demandada, documental

Fue admitida sólo la documental y los autos quedaron vistos para sentencia.

Fundamentos

Primero. La actora pretende que se dicte sentencia en la que se declare:

Que el registro de la Marca Española nº 3102201 OVE es nulo por resultar incompatible con los derechos prioritarios anteriores de la Marca de la Unión Europea de la actora nº 9282385 IOVE, acordándose su cancelación en la OEPM.

Que el ofrecimiento y comercialización de vinos distinguidos con el signo OVE constituye una infracción de la marca de la Unión Europea de la actora nº 9282385 IOVE.

Que tales actos han ocasionados daños y perjuicios a la actora.

Como consecuencia de lo anterior solicitan que se dicte sentencia en la cual se condene a la demandada:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar inmediatamente en el territorio de la Unión Europea en el ofrecimiento y comercialización y vinos y bebidas identificadas con la marca OVE.

A retirar a su costa del tráfico económico la totalidad de productos, embalajes, envoltorios, materiales publicitarios etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que se reproduzcan el signo OVE.

A indemnizar a la demandante en el importe de 356Ž77€ por los gastos de investigación, y la cantidad más elevada entre el beneficio ilícitamente obtenido durante los cinco años anteriores, con un mínimo del 1% de la cifra total de negocio desde esa fecha o los beneficios dejados de obtener por la demandante.

A publicar la sentencia a su costa en el diario EL PAÍS y en la revista VINOSELECCIÓN.

Sostiene sus pretensiones en la titularidad de Marca de la Unión Europea de la actora nº 9282385 IOVE (denominativa) para las clases 32 y 33.

La demandada, titular de la Marca Española nº 3102201 OVE para la clase 33 niega el riesgo de confusión.

Segundo. Sobre la nulidad de la Marca Española nº 3102201 OVE (denominativa)para la clase 33 Regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece el artículo 52.1 de la misma:

El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.

Por su parte, el artículo 6 establece en su apartado 1:

No podrán registrarse como marcas los signos:

a)Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b)Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

A los efectos de valorar el riesgo de confusión, ha de partirse del patrón de 'consumidor medio' adoptado en la legislación sobre competencia desleal a partir de la directiva 2005/29/CE que ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999). Parte el TJUE del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es decir que, en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una 'diligencia media' del consumidor.

Estableció la SAP de Alicante Sección 8ª en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 , en la que decíamos:' Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales .'

Del examen de los signos denominativos en cuestión vemos que comparten las letras 'O-V-E' en el mismo orden, conformando todas ellas el signo de la demandada, en tanto que el de la actora únicamente se diferencia en que lleva una 'I' delante.

La primera posición en una palabra confiere a la letra en cuestión una mayor importancia y sirve para identificarla de forma decisiva. El hecho de que la diferencia se encuentre en la misma ha de hacer que nos posicionemos en un punto de partida diferente a aquél en que nos ubicaríamos al abordar el estudio de marcas que no son notorias ni renombradas y que sólo se diferencian en una letra. Y de la misma manera, el escaso número de ellas (4 en un signo y 3 en otro) hace que las diferencias sean proporcionalmente más significativas.

Con todo, y a pesar de lo anterior, la 'i' de 'IOVE' es la vocal débil de un diptongo, lo que hace que incluso el hecho de ser la inicial de la palabra pueda dar lugar a que su presencia en la pronunciación de la misma sea menos importante que si se encontrase en medio. Por otra parte, ambas son denominaciones de fantasía que parecen querer recoger la sonoridad y apariencia del clásico I LOVE que se encuentra en tantos productos textiles y souvenires. Y en la evocación, las letras O-V-E cumplen una función esencial.

En consecuencia, las diferencias han de considerarse insuficientes, sean cuales sean las condiciones en que el signo se plasma en la botella, por cuanto que el análisis ha de hacersein abstacto.

Tercero. Sobre la infracción de los derechos de exclusiva.

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso:

De cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

Los argumentos empleados para declarar la nulidad de la marca de la demandada se dan por reproducidos en el presente toda vez que se sustentan en el mismo supuesto, el riesgo de confusión. Al respecto, sin embargo añadir que en este caso sí que procede comparar el signo de la demandante con el que se encuentra en los productos infractores, y no con el registrado. Y en ellos se ve que el elemento denominativo tiene un protagonismo destacado por cuanto que no se acompaña de elemento gráfico alguno y la grafía es muy común y en mayúscula.

Cuarto. Sobre la indemnización de los daños y perjuicios y demás acciones.

Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas procede estimar la pretensión de la actora en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la Propiedad Industrial.

Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbricaPresupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Los gastos de investigación se consideran proporcionados a las circunstancias del caso y apropiados a los fines a los que se dirigían, en concreto, 250€ de requerimiento (documento 22y 23) y 106Ž77€ de acta notarial (documento nº 12).

En cuanto a las ganancias ilícitamente obtenidas y que se emplean como criterio alternativo (el que resulte de mayor cuantía en ejecución de sentencia, según se aclaró por el letrado de la demandante), la exhibición de las facturas habrá de acompañarse con el Libro Registro de Facturas y las declaraciones de IVA o de lo contrario podrá tenerse por cierta la versión de los hechos ofrecida por la demandante por aplicación del artículo 329 de la LEC .

A los efectos de la liquidación finalmente SAP Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012 que establece:

El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- € de tal manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transporte de venta y personal. Si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectosdeducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita.

La demandante pide un criterio alternativo que tenga en cuenta la mayor de las cantidades según las ganancias obtenidas por la demandada o dejadas de obtener por la demandante. En este caso, podrá presentar en ejecución de sentencia una cuantificación que tendrá que justificar que, con el límite máximo de las botellas vendidas por la demandada, ha dejado de vender una serie de botellas la actora por incidencia directa del producto del competidor y no por otras causas, como la tendencia del consumo, la aparición de otros productos, o la mejor calidad del comercializado por la demandada.

La publicación en el diario EL PAIS parece proporcionada por cuanto aparece al menos en un artículo del mismo (documento 14) si bien en la sección EL VIAJERO u otra equivalente si ya no existiera, y en todo caso no cumulativamente con la revista especializada.

Quinto. Sobre las costas.

En atención a la estimación íntegra de la demanda y en aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se imponen las costas al demandado.

Fallo

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por donJosé Antonio Saura Saura, Procurador de los Tribunales y de la mercantil CESARI S.R.L. contra la mercantil MONCAYO WINES, S.L. por lo que, en consecuencia:

A) Declaro:

Que el registro de la Marca Española nº 3102201 OVE es nulo por resultar incompatible con los derechos prioritarios anteriores de la Marca de la Unión Europea de la actora nº 9282385 IOVE.

Que el ofrecimiento y comercialización de vinos distinguidos con el signo OVE constituye una infracción de la marca de la Unión Europea de la actora nº 9282385 IOVE.

Que tales actos han ocasionados daños y perjuicios a la actora.

B) Condeno a la demandada

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar inmediatamente en el territorio de la Unión Europea en el ofrecimiento y comercialización y vinos y bebidas identificadas con la marca OVE.

A retirar a su costa del tráfico económico la totalidad de productos, embalajes, envoltorios, materiales publicitarios etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que se reproduzcan el signo OVE.

A indemnizar a la demandante en el importe de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (356Ž77€) por los gastos de investigación, y la cantidad más elevada entre el beneficio ilícitamente obtenido durante los cinco años anteriores, con un mínimo del 1% de la cifra total de negocio desde esa fecha o los beneficios dejados de obtener por la demandante en los términos fijados en el Fundamento Cuarto de la presente.

A publicar la sentencia a su costa en la sección EL VIAJERO u otra equivalente si ya no existiera del diario EL PAÍS.

Una vez Firme ofíciese a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Notifíquese esta resolución partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman Salvador Calero García, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante.

PUBLICACIÓN:- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el letrado de la Admón. de Justicia doy fe.