Sentencia Civil Nº 14/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 191/2010 de 21 de Enero de 2011

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00014/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28

MADRID

C/GRAL. MARTINEZ CAMPOS 27

Tfno : 914931988/9 Fax : 914931996

Rollo: RECURSO DE APELACION 191/2010

Proc. Origen: Ordinario 197/2006

Organo Procedencia: Juzgado de lo Mercantil num. 6 de Madrid

Recurrete: D. Anibal y D. Aurelio

Procurador: Dª. Maria Concepción Hoyos Moliner

Abogado: D. Juan Jose Villaplana Villaplana

Recurrida: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Procurador : D. Federico Jose Olivares de Santiago

Abogado : D. Tomas Andrade Boue

S E N T E N C I A NUM. 14/2011

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil once.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 191/2010, interpuesto contra la Sentencia de fecha 12 de noviembre de 2009 dictado en el proceso ordinario número 197/2006 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelantes, los demandados D. Anibal y D. Aurelio , siendo apelada la parte demandante BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 28 de abril de 2006 por la representación de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG contra D. Anibal y D. Aurelio , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que se dicte sentencia

"DECLARANDO.

PRIMERO.- Que la demandada Anibal , con la utilización en el tráfico mercantil del vocablo "SAFETY CAR" y "ELITE AUTO" inscritos en el escudo de la BMW, produce un acto de competencia desleal frente a la demandante, por lo que deberá retirar de forma inmediata cualquier tipo de material publicitario, etiqueta u otros documentos donde se pudiera haber materializado esta desleal conducta y la violación de los derechos de propiedad industrial de la actora. SEGUNDO.- Que la demandada Anibal , con la utilización para sus propios intereses económicos, del material fotográfico y de video perteneciente a la BMW, produce un acto de competencia desleal frente a la demandante e infringe sus derechos de autor, por lo que deberá retirar de forma inmediata cualquier uso de dicho material. TERCERO.- Que las demandadas Anibal y Aurelio , con la propiedad y utilización en el tráfico mercantil del nombre de dominio bmwocasion.com, produce un acto de competencia desleal frente a la demandante, por lo que deberá de declararse la obligación de renunciar a dicho nombre comercial, remitiendo los requerimientos judiciales al administrador de dicho nombre de dominio, para que proceda a darlo de baja.- Los datos de administrador del nombre de dominio bmwocasion.com constan en el reverso del folio 7b6188142 del acta notarial aportada como documento nº 10.- CUARTO.- Que las demandadas cesen en los descritos actos de competencia desleal.

CONDENANDO

A las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las costas de este juicio, así como a la publicación de la sentencia a costa de las demandadas en dos periódicos de ámbito y difusión nacional (por ejemplo en el PAIS y en EL MUNDO).

A Anibal , que es quien actúa en el mercado, a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, en los términos expresados en el cuerpo de esta demanda.

A Aurelio , y en su nombre a renunciar al nombre de dominio bmw.com, remitiendo los requerimientos judiciales al administrador de dicho nombre de dominio, para que proceda a darlo de baja."

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil num. 6 de Madrid dictó sentencia con fecha 12 de noviembre de 2009 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor :

"Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador D. Federico J. Olivares de Santiago en nombre y representación de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG contra don Anibal y don Aurelio , y en su virtud debo declarar y declaro:

Que la demandada Anibal , con la utilización en el tráfico mercantil del vocablo "SAFETY CAR" y "ELITE AUTO" inscritos en el escudo de la BMW, producen actos de competencia desleal frente a la demandante, por lo que deberá retirar de forma inmediata cualquier tipo de material publicitario, etiqueta u otros documentos donde se pudiera ver materializado esta desleal conducta y la violación de los derechos de propiedad industrial de la actora.

Que la demandada Anibal , con la utilización para sus propios intereses económicos, del material fotográfico y de video perteneciente a BMW, produce un acto de competencia desleal frente a la demandante e infringe sus derechos de autor, lo que deberá retirar de forma inmediata cualquier uso de dicho material.

Que las demandadas Anibal y Aurelio , con la propiedad y utilización en el tráfico mercantil del nombre de dominio bmwocasion.com, produce un acto de competencia desleal frente a la demandante, por lo que se declara la obligación de renunciar a dicho nombre comercial, remitiendo los requerimientos judiciales al administrador de dicho nombre de dominio, para que proceda a darlo de baja.

Que las demandadas cesen en los descritos actos de competencia desleal.

CONDENANDO a las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a la publicación de la presente resolución a costa de las demandadas en dos periódicos de ámbito y difusión nacional (EL PAIS y EL MUNDO). A Anibal ,, a indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados, en los términos expresados en la demanda. A Aurelio , y en su nombre a renunciar al nombre de dominio bmw.com, remitiendo los requerimientos judiciales al administrador de dicho nombre de dominio, para que proceda a darlo de baja. Y todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada."

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de los demandados se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La mercantil BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (en adelante BMW), titular de diversas marcas BMW cuya singular notoriedad en el sector de la automoción no ha resultado controvertida, demandó a Don Anibal como titular aparente de un local de negocio sito en la Calle Rio Ebro nº 15 de Fuenlabrada dedicado a la venta de vehículos y a su hijo Don Aurelio como titular del dominio bmwocasion, ejercitando contra ellos distintas acciones (de infracción marcaria, de competencia desleal y de infracción de derechos de propiedad intelectual) fundadas esencialmente en las siguientes conductas: 1.- El uso indebido del escudo característico de las marcas BMW, tanto en la entrada del local de negocio como publicitariamente en prensa escrita y en internet, incluyendo en su interior la denominación SAFETY CAR con la que gira el negocio; 2.- El redireccionamiento de páginas web a su propia página bmwocasión y 3.-El uso dentro de la referida página web de material fotográfico y de videos sobre los que BMW ostenta derechos de propiedad intelectual.

La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda deducida efectuando determinadas declaraciones de ilicitud concurrencial solicitadas y condenando a los demandados a la cesación en el desarrollo de las conductas descritas así como a indemnizar a la demandante y a la publicación de dicha resolución. Disconformes con dicho pronunciamiento, contra el mismo interponen los demandados el presente recurso de apelación.

SEGUNDO.- Por lo que se refiere al primero de dichos demandados -Don Anibal -, habiendo invocado en el trámite de contestación a la demanda su falta de legitimación pasiva, al negar tanto la titularidad del negocio de venta de vehículos objeto de litigio como la realización de todas y cada una las conductas que en la demanda se describen, la principal censura que en esta alzada vierte contra la sentencia recurrida es la de haber considerado acreditada su participación en los hechos omitiendo todo razonamiento al respecto. Sin embargo, no podemos compartir este reproche. Al final del Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia se dice textualmente lo siguiente: "Pues bien, en la presente causa y a la vista de la valoración conjunta de la prueba practicada y obrante en autos, en especial los documentos 8 y 9 del demandante, consistente en fotografías en las que se aprecia la utilización del logo de BMW utilizado en el local de los demandados, resulta acreditado que hay identidad de signos y servicios, así como que dicha semejanza implica un riesgo de confusión..". Considerando que el Documento número 9 de la demanda que expresamente se cita en dicho fragmento de la sentencia es un informe de investigación privada elaborado por la firma de detectives privados A. MARIN a petición de la demandante, y que en dicho informe, que fue complementado por otro posterior unido a los autos en el acto de la audiencia previa, se ponen de relieve los datos y conductas materiales que conducen a su autor a considerar que es precisamente Don Anibal quien se encuentra al frente del negocio de venta de vehículos, la mención que la sentencia efectúa, aunque escueta, transmite perfectamente a los litigantes, por remisión o reenvío al contenido del documento en cuestión, las claves sobre las que se ha cimentado el convencimiento de la juzgadora al respecto.

Frente al tipo de imputación que en la demanda se efectúa respecto de dicho litigante cabían dos posibilidades teóricas de negación: una de ellas habría consistido en una negación relativa, de manera que, asumiendo el desarrollo y ejecución de las conductas materiales que integran la gestión o dirección del negocio, el Sr. Anibal podría haber aducido que tales conductas no las ejecutó a título personal sino por cuenta o en representación de otra persona, física o jurídica; la otra posibilidad consistía en una negación absoluta mediante la cual dicho demandado rechazaría haber ejecutado conducta material alguna de la expresada naturaleza, no solo en su propio nombre sino bajo cualquier otra modalidad de actuación jurídica. Cualquiera de dichas actitudes o respuestas era posible, pero lo que de ningún modo resultaba posible era la coexistencia de ambas en régimen de alternatividad toda vez que, si tenemos en cuenta que exteriormente los actos o comportamientos a través de los cuales se materializa la dirección de un negocio no difieren esencialmente en función de cuál sea el título jurídico bajo el que se actúa, la negación relativa comportaba la asunción objetiva de la realización de tales comportamientos, asunción que era ontológicamente incompatible con la negación absoluta de esos mismos comportamientos.

De la lectura del escrito de contestación a la demanda formulado por Don Anibal podemos deducir sin esfuerzo que el tipo de respuesta que dio a la cuestión dicho litigante se acomoda al modelo de negación absoluta, y para corroborar esta afirmación basta con el examen de los siguientes fragmentos del mencionado escrito:

-En la pag. 2 se indica que "Se formula la excepción de falta de legitimación pasiva de Don Anibal por no tener nada que ver en los hechos que se describen en la demanda ni ha participado ni participa en forma alguna en los supuestos actos de infracción de la ley de marcas, de derechos de autor y de competencia desleal..".

-En la misma pag. 2, más adelante, nos indica que es ".sumamente llamativo que la representación de la actora a lo largo de su extensa demanda no señale ni acredite la realización de un solo acto por parte de mi representado".

-En la pág. 3 señala que "Mi representado no es titular ni aparente ni real del local comercial que se cita y en el que según la actora se realizan los actos de infracción".

-En la pag. 4, en respuesta al Hecho Cuarto de la demanda, que es el apartado en el que se relacionan todas y cada una de las conductas que se atribuyen a los demandados, el Sr. Anibal dice: "Se niega el correlativo de la demanda en cuanto mi representado nada tiene que ver las actividades que en el mismo se describen".

-Por si las precedentes expresiones no fueran suficientemente elocuentes en el sentido ya apuntado, en la pag. 4 nos indica el Sr. Anibal que ha visitado la página web bmwocasion, pero que esa visita se ha producido precisamente a raíz del escrito de demanda. Y en el mismo designio aparente de destacar su distancia y ausencia de vinculación con el negocio de venta de automóviles objeto de litigio, nos indica en la pag. 3 que el distintivo SAFETY CAR es un nombre comercial que no le pertenece, siendo esta falta de titularidad algo que "..ha llegado a saber..", dando aparentemente a entender que las indagaciones que le han conducido a dicha conclusión las ha llevado a cabo también recientemente.

A partir, pues, de dicho escrito de contestación, quedó perfectamente trabada la litis: la demandante BMW había atribuido a Don Anibal la ejecución habitual de conductas materiales propias de la dirección del negocio de venta de automóviles de la Calle Rio Ebro nº 15 de Fuenlabrada, y este último había negado rotunda, tajante y absolutamente la ejecución de tales conductas así como cualquier clase de vinculación con dicho negocio. Por lo tanto, de conformidad con las reglas distributivas del Art. 217 L.E.C , a BMW solamente le incumbía demostrar el dato positivo consistente en la realización habitual de esa clase de conductas materiales, pero no pesaba sobre ella la carga de probar, adicionalmente, que el desarrollo de dicha actividad material lo efectuase el demandado en su propio nombre toda vez que, de modo coherente con el carácter absoluto de su negación, el Sr. Anibal no había insinuado siquiera en su escrito de contestación la posibilidad de que estuviera llevando a cabo esa actividad comercial en representación de alguien. Pues bien, llegado el acto de la audiencia previa, a cuyo inicio se había admitido la incorporación de un informe de investigación complementario que ponía de relieve que era precisamente el Sr. Anibal quien abría y cerraba diariamente el negocio en cuestión además de incluir otros detalles reveladores de la dirección material del mismo, y, con ocasión de la interposición oral de un recurso de reposición, el letrado de dicho demandado altera total y absolutamente la tesis defensiva que había mantenido en su escrito alegatorio fundamental: ahora no es que no hubiera venido desempeñando la dirección del negocio sino que lo había venido haciendo a título representativo y en su condición de administrador único de una mercantil denominada TAY HISPANO EUROPEA S.L. Se trataba, por tanto, de un planteamiento que no solo era enteramente novedoso sino que, además, resultaba absolutamente contradictorio con el que había mantenido en su escrito de contestación. Planteamiento que sorprendía en su buena fe a la demandante y que integraba un supuesto claro y recusable de "mutatio libellli". Y es de destacar, a mayor abundamiento, que el nuevo planteamiento no solamente resulta rechazable por su carácter intempestivo sino que, por lo anteriormente razonado, tampoco podría haber coexistido en régimen de alternatividad si se hubiera introducido en tiempo y forma dentro del escrito de contestación a la demanda junto con el alegato que consistía en la negación absoluta de los actos. Porque, si bien es cierto que nada obsta a la utilización de argumentos diversos con carácter subsidiario o alternativo cuando unos y otros se fundan en unos mismos hechos (o bien en hechos dispares que, por su compatibilidad material, pueden efectivamente sucederse en el tiempo o convivir en el espacio), lo que no cabe es el empleo disyuntivo o superpuesto de dos alegatos (el de la actuación a título representativo sobre el local de negocio y el de la total y absoluta extrañeza respecto de ese mismo local) cuya respectiva efectividad depende de la fijación de hechos radicalmente incompatibles y que no pueden coexistir por su esencial contraposición natural: la realización y la no realización, respectivamente, de determinadas conductas materiales.

Pese a ello, el novedoso planteamiento del Sr. Anibal , en cuanto comporta la asunción por su parte de la ejecución habitual de actos materiales de dirección del negocio, posee la virtud procesal de dispensar a la actora de acreditar tal extremo sin que, por lo ya razonado, ello implique desplazar sobre la actora la carga de demostrar que dicha actuación la desarrollaba en su propio nombre cuando nunca se adujo -de hecho, se negaba la propia actuación- que fuera de naturaleza representativa. De ahí que no quepa entrar en la valoración de prueba alguna cuyo propósito haya sido el de acreditar ese carácter representativo, ya que es el propio alegato al respecto lo que no puede considerarse válidamente introducido en el proceso. A mayor abundamiento, debemos indicar que, aun cuando la inédita actitud del demandado careciese de esa virtud de dispensar a la actora de la carga probatoria, es lo cierto que la gestión y dirección del negocio por parte del Sr. Anibal es un dato que se encuentra plenamente acreditado en virtud de la actividad probatoria que la actora BMW ha desplegado, y, muy en particular, en virtud del informe complementario de investigación privada aportado en el acto de la audiencia previa, no menos que a través del interrogatorio de su hijo y codemandado Don Aurelio , quien reconoció con claridad en el acto del juicio que su misión en el local comercial objeto de litigio era la de ayudar a su padre a vender coches, o el testimonio del investigador privado Don Luis Pedro , quien refirió que en su visita a dicho local fue atendido por uno de los hijos de Don Anibal , quien le habría reconocido que el titular del negocio era su padre.

TERCERO.- Despejado, pues, el problema relativo a la titularidad y dirección del negocio, y, por tanto, la cuestión relativa a la capacidad del apelante Don Anibal para soportar pasivamente la acción contra él entablada, de la lectura del escrito de interposición del recurso de apelación se infiere que los apelantes no plantean -o que no lo hacen, al menos, con la debida claridad y contundencia- discrepancias serias en relación con la calificación jurídica de los hechos que efectúa la sentencia apelada ni con las consecuencias jurídicas que se trasladan a su parte dispositiva. En su escrito de contestación a la demanda, el Sr. Anibal se limitó a indicar, por toda fundamentación jurídica relativa al fondo del asunto, lo siguiente: "Resultan inaplicables los preceptos invocados de adverso por cuanto mi representado nada tiene que ver con las actividades que se describen en la demanda" (pag. 6). En la fundamentación jurídica de su actual recurso (folios 905 a 907 de las actuaciones) se limita a transcribir definiciones y planteamientos doctrinales y jurisprudenciales relativos, en abstracto, a la aplicabilidad de los ilícitos concurrenciales que la sentencia apelada ha apreciado, pero no nos indica, en concreto, los motivos por los que, en su sentir, pueda resultar incorrecta la tarea de subsunción que la sentencia ha llevado a cabo. Y no solamente no lo hace sino que, a reglón seguido, esto es, una vez expuestos esos planteamientos teóricos, lo que los apelantes nos indican es que "es acertada la fundamentación genérica de la sentencia" y que su motivo de discrepancia estriba en que "mis representados no ejecutaron los actos imputados en la demanda" (folio 907), con lo que, dicho sea de paso, parece que el Sr. Anibal retrocede ahora a su actitud inicial de negación absoluta contenido en el escrito de contestación a la demanda. Dicho esto, tres son únicamente las objeciones concretas que en el plano jurídico plantean los recurrentes:

1.- Indican que, si bien es cierto que los nombres comerciales SAFETY CAR y ELITE AUTO se incluyeron (junto a) las letras BMW, "..ha de señalarse que las agrupaciones de letras no son dignos (sic) de protección en los signos distintivos.." (folio 907). Pues bien, a falta de desarrollo discursivo, este alegato resulta incomprensible para los miembros de esta Sala: la agrupación de letras BMW constituye, precisamente, el ingrediente esencial de diferentes marcas de la actora que, además, ostentan una especial notoriedad según ha resultado pacífico en el litigio.

2.- Señalan que en ningún caso se ha producido confusión en el mercado ya que, al comercializar exclusivamente vehículos BMW, nunca anunciaron públicamente la condición de concesionarios de la demandante. Pero al argumentar de ese modo parecen soslayar los apelantes que ni las infracciones marcarias ni los ilícitos concurrenciales relativos a estas conductas exigen que se produzca efectiva confusión, bastando con la presencia de un riesgo constatable de que el efecto confusorio pueda llegar a tener lugar, riesgo cuya presencia en el supuesto examinado parece innegable a la vista del elevado grado de ostentación con que ha sido utilizada en el local de negocio objeto de litigio la simbología propia de los turismos BMW.

3.- Finalmente, y en lo referente al apelante Don Aurelio , su único argumento defensivo, que reproduce en esta instancia, ha consistido en señalar que su dominio bmwocasion es anterior en el tiempo a varios de los registros de dominio ostentados por la demandante, pero parece querer ignorar de ese modo que lo confrontado en este litigio no son nombres de dominio sino un nombre de dominio con unas marcas, y que en esa confrontación es el nombre de dominio el que ha de ceder en aplicación del Art. 34-3 de la Ley de Marcas con arreglo al cual cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior -y no ha resultado controvertido que se cumplen-, el titular de la marca podrá prohibir a los terceros, en especial y entre otras conductas, la consistente en "..Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio..".

Es, pues, patente, en virtud de las precedentes consideraciones en su conjunto, la improsperablidad del recurso de apelación interpuesto.

CUARTO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso de conformidad con lo previsto en el número 1 del Art. 398 de la L.E.C.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Anibal y Don Aurelio contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- Confirmar íntegramente la resolución recurrida.

3.- Imponer a la apelante las costas derivadas de su recurso.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.