Sentencia Civil Nº 14/2012, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 337/2010 de 20 de Enero de 2012

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67

N.I.G.: 03014-66-2-2010-0000805

Procedimiento: Asunto Civil 000337/2010C

PARTE DEMANDANTE: KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, KRAFT FOODS GALLETAS SA Y KRAFT BISCUITS IBERICA SL

Abogado:

Procurador: FERNANDEZ ARROYO, FERNANDO

PARTE DEMANDADAGALLETAS GULLON SA

Abogado:

Procurador: PEREZ HERNANDEZ, ESTHER

OBJETO DEL JUICIO: Otros

S E N T E N C I A Nº 000014/2012

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA

Lugar:ALICANTE

Fecha: veinte de enero de dos mil doce

Antecedentes

Primero. El 11 de marzo de 2010, don Fernando A. Fernández Arroyo, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, KRAFT FOODS GALLETAS S.A. y KRAFT BISCUIT IBERICA, S.L. presentó escrito de demanda contra la mercantil GALLETAS GULLON, S.A. que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo. Fue admitida a trámite por decreto de 18 de mayo de 2010, aclarado por decreto de 21 de mayo de 2010 y se emplazó a la demandada.

Tercero. Doña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil GALLETAS GULLON, S.A. presentó escrito de contestación a la demanda y reconvención el 7 de julio de 2010.

Cuarto. La reconvención fue admitida a trámite por auto de 8 de julio de 2010 y se le dio traslado a la demandante.

Quinto. El 7 de septiembre de 2010, don Fernando A. Fernández Arroyo, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, KRAFT FOODS GALLETAS S.A. y KRAFT BISCUIT IBERICA, S.L. presentó escrito de contestación a la reconvención.

Sexto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 9 de febrero de 2011. En él comparecieron ambas partes que se ratificaron en sus posiciones.

Se resolvieron las excepciones de cosa juzgada y de indebida acumulación de acciones.

Se alegaron hechos nuevos por la demandada.

Ambas partes solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

La actora propuso como prueba la documental por reproducida, interrogatorio de parte, testifical, reconocimiento judicial y pericial; la demandada, documental, pericial y más documental.

La prueba fue admitida parcialmente en los términos y por los motivos que obran en el acta y la grabación de la Audiencia Previa y fue señalada fecha para el juicio.

Séptimo. El acto del juicio tuvo lugar el día 7 de julio de 2011. En él comparecieron ambas partes, se practicó toda la prueba propuesta y declarada pertinente salvo la pericial judicial, que hubo de ser ampliada, por lo que se interrumpió la vista.

Octavo. La vista se reanudó el 7 de octubre de 2011.

Practicada la pericial y tras un trámite de conclusiones, los autos quedaron vistos para sentencia.

Noveno. En el presente procedimiento se han cumplido todas las exigencias legales, salvo el plazo para dictar sentencia por la carga de trabajo del juzgado y por excepcionales circunstancias personales del Juez titular, lo cual no es óbice para pedir disculpas a las partes.

Fundamentos

Primero. Planteamiento.

La parte actora solicita que se dicte sentencia en la que se declare: que los actos de la demandada GALLETAS GULLÓN, S.A. reseñados en el hecho 5.1 a) de la demanda, consistentes en el uso (que incluye el uso en embalajes), fabricación, ofrecimiento, comercialización, almacenaje y exportación de la galleta allí indicada ('Morenazos') son constitutivos de violación de las marcas comunitarias número 8.566.176 (desde que ésta fue concedida) y española número 1. 997.588 de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC y KRAFT FOODS GALLETAS S.A. respectivamente; que los actos reseñados en el hecho 5.1 a) de la demanda, consistentes en el uso, fabricación, ofrecimiento, comercialización, almacenaje y exportación del envase de las galletas 'Morenazos' son constitutivos de violación de la marca española número 2.845.539 de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. y de actos de competencia desleal contra las actoras; que los actos reseñados en el hecho 5.2 a) de la demanda, consistentes en el uso, fabricación, ofrecimiento, comercialización, almacenaje y exportación del envase de las galletas 'Cookies' son constitutivos de violación de las marcas comunitarias nº 830.790 y española nº 2.576.774 de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. y de actos de competencia desleal contra las actoras.

En consecuencia, solicita que se condene a la demandada: estar y pasar por la anteriores declaraciones; a cesar en la realización de los actos citados en los apartados 1, 2 y 3 del Suplico de la demanda, con la imposición de la multa coercitiva por cada producto y día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de las respectivas violaciones; a abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de fabricación y/o comercialización que suponga el empleo de la galleta y/o envases objeto de los hechos 5.1.a) y 5.2.b) de la demanda; a retirar del tráfico económico las galletas y envases en cuestión, así como los catálogos y demás elementos publicitarios en los que cualquiera de aquéllos aparezcan; a destruir a su costa las galletas y envases que son objeto de la demanda y que la demandada tuviera en stock y/o hubiera recibido a consecuencia de su retirada del tráfico económico; a indemnizar a las demandantes por la infracción de las precitadas marcas y/o por competencia desleal en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases y periodos que han quedado fijados en el Fundamento de Derecho Tercero de la demanda; a publicar a su costa en dos diarios de tirada nacional el Fallo de la sentencia que dicte en el procedimiento; finalmente, al pago de las costas del procedimiento.

La demandada alega la excepción de cosa juzgada, indebida acumulación de acciones, falta de legitimación pasiva y la prescripción de las acciones de competencia desleal; niega que a través de los actos descritos en la demanda se esté realizando violación alguna de las marcas comunitarias y españolas que son titularidad de las mercantiles actoras; rechaza, asimismo, la notoriedad de la galleta 'Oreo' y de su envase, alegada por las mercantiles demandantes, así como la del envase de las 'Chips Ahoy'; niega, por otra parte, la existencia de cualquier daño o perjuicio;

A su vez, la demandada reconviene y solicita que, por una parte, se declare la caducidad en España del registro de marca española 1.997.588 (tridimensional) para todos aquellos productos para la cual ha sido registrada, en relación con los cuales la demandada no acredite su uso efectivo y regular en España en los cinco años anteriores a la fecha de la demanda reconvencional; por otra, que se condene a la demandante reconvenida KRAFT FOODS GALLETAS S.A. como consecuencia de lo anterior a estar y pasar por la cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de Marca Española número 1.997.588 para todos aquellos productos para los cuales haya sido registrada, en relación con los cuales no acredite que ha sido objeto de un uso efectivo y real en España, con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial; finalmente solicita condena al pago de las costas.

La demandante admite ausencia de uso de la marca española exactamente en la misma forma en que está registrada, pero discute las consecuencias que pretende extraer la demandada de las resoluciones dictadas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior invocadas, al argumentar que existe un uso de marca combinada o simultáneo que cumple los requisitos del artículo 39 de la Ley de Marcas, que enervaría la declaración de caducidad, pues además son alteraciones no sustanciales.

Segundo. Sobre la excepción de cosa juzgada. Efecto negativo.

Solicita la mercantil demandada, en relación con la comercialización de la galleta 'MORENAZOS', la estimación de la excepción de cosa juzgada del artículo 222 de la LEC, de tal manera que ello impida la posibilidad de resolver sobre el fondo del asunto en los términos planteados por las mercantiles actoras, al entender que la presente demanda supone un fraude de ley, por constituir una manera de intentar eludir la firmeza de la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Burgos de 27 octubre 2005 en la cual se desestimaba que la acción iniciada por las mercantiles actoras frente a la demandada, y en la que se solicitaba, sobre la base de las misma marca española tridimensional invocada en el presente, que se dictare una sentencia por la que se declarare que GALLETAS GULLÓN carece del derecho a usar una galleta negra con relleno de crema o cualquier otro signo que pudiera resultar confundible y/o asociable con la marca tridimensional número 1.997.588, demanda aquélla, presentada, eso sí, en atención al registro y la comercialización de una galleta, 'Mini 02', que no es la que conforma el objeto del presente, pues en éste la demanda se sustenta en el hecho de la comercialización de 'Morenazos', de tamaño muy superior a éstas y similar a las 'Oreo' de las demandantes.

Sostiene la mercantil demandada que, en la medida en que esta demanda fue desestimada, existe un pronunciamiento que produce los efectos negativos de cosa juzgada y que impide que, a través de otros procedimientos entre las mismas partes, las demandantes puedan solicitar nuevamente contra la demandada un pronunciamiento en el cual se declare que carece del derecho de comercializar las galletas en forma de sándwich que sean negras con relleno de crema blanca o cualquier otra semejante, puesto que este pronunciamiento ya fue desestimado.

Las demandantes argumentan que se trata de una galleta diferente y que el pronunciamiento desestimatorio únicamente puede producir efectos de cosa juzgada respecto a la galleta 'Mini O2', pero en ningún caso frente a las galletas 'Morenazos' que son objeto del presente, entre otras razones, porque no existe la diferencia de tamaño que fue considerada como uno de los elementos decisivos en su resolución por la Audiencia Provincial de Burgos.

La excepción debe desestimarse por tres razones:

En primer lugar, porque en modo alguno puede concluirse que por el hecho de que se haya declarado por la Audiencia Provincial de Burgos que, en los hechos relatados en el correspondiente escrito de demanda, no existía riesgo de confusión con la marca tridimensional española, que también se alega el presente procedimiento, la 1.997.588, quiera ello decir que a todos los pronunciamientos que se pretendían a partir del primero (la declaración de la existencia riesgo de confusión, premisa lógica e imprescindible para la realización de los siguientes) deba extenderse igualmente el efecto de cosa juzgada.

Así, nos encontramos que, en los procedimientos de Propiedad Industrial y competencia desleal, está generalizado que, en primer lugar, se soliciten uno o varios pronunciamientos declarativos relativos a la existencia de una violación de los derechos de exclusiva o de deslealtad de los actuaciones de contrario, o de nulidad de una marca, para, a continuación, y en el caso de que los primeros fueran realizados, se pida que se efectúen una serie de pronunciamientos igualmente declarativos puros y/o condenas de hacer, de no hacer o dar, en ejercicio tanto de las acciones de cesación como de indemnización de daños y perjuicios en sus diferentes modalidades. Esto es, las acciones declarativas puras son antecedente lógico y jurídico de las acciones declarativas de condena, de la misma manera que la acción declarativa de dominio es antecedente lógico implícito o explícito de la reivindicatoria.

La desestimación de las acciones declarativas no implica que se extienda el efecto de cosa juzgada respecto de todas las solicitudes de condena efectuadas, porque sobre las mismas el órgano judicial no ha podido realizar un pronunciamiento expreso.

Su desestimación es semejante a la apreciación de excepciones de naturaleza procesal, que tal manera que la estimación de las mismas no produce la extensión de los efectos de cosa juzgada material respecto de todos los pronunciamientos que se solicitan en la demanda.

En tal sentido, STS, Civil sección 1 del 13 de Septiembre del 2010:

La cosa juzgada material (artículo 222 ) presupone la cosa juzgada formal, inherente a la firmeza (artículo 207 ) y si bien ésta alcanza a sentencias y resoluciones, aquélla sólo comprende las sentencias que se pronuncian sobre el fondo u otras resoluciones equivalentes.

Su representación lógica sería Si AàB, siendo A la declaración de la violación marcaria (y/o nulidad del signo) y B las condenas de dar, hacer y/o no hacer.

Lo que tácitamente hace un órgano judicial en general, e hizo la Audiencia Provincial de Burgos en su Sentencia de 27 de octubre de 2005 en particular, es lo que en lógica se denomina un modus tollendo tollens, de tal manera que:

Si A à B

No A

---------------------------------

No B

El alcance desestimatorio de B únicamente lo es por no concurrir A, no porque se haya hecho un pronunciamiento autónomo, analizando in abstractosi los demandantes pueden prohibir la comercialización de una galleta tipo sándwich, negra, rellena de crema, a la demandada, no sobre la base de los hechos que conforman la causa de pedir de la demanda, sino examinando en general el alcance de sus propios derechos de exclusiva.

Así pues, en ningún momento se hace pronunciamiento alguno por la AP de Burgos sobre la procedencia de la consecuencia jurídica pretendida, esto es, la declaración de exclusividad y consiguiente prohibición que hoy se solicita por las demandantes.

En segundo lugar, la excepción ha de desestimarse también en atención a que el petitumy la causa de pedir de ambas acciones son absolutamente diferentes.

Por una parte, la declaración de nulidad y violación se solicita respecto de hechos que nada tienen que ver con los presentes aunque puedan guardar similitudes; por otra, no es sólo el derecho de exclusiva de la marca española tridimensional 1.927.588 la causa de pedir, sino también la presunta violación marcaria ocasionada por la comercialización de la galleta 'Mini O2'.

En este sentido, STS, Sala de lo Civil sección 1ª del 18 de Junio del 2008:

La cosa juzgada regulada en el Código Civil en su versión anterior a la vigente Ley de Enjuiciamiento civil, fue interpretada por esta Sala, en el sentido de exigir la concurrencia de unos determinados requisitos para que pudiera operar. En concreto, la sentencia de 10 febrero 2006 , entre otras cuestiones, dijo que '[...]La identidad de la causa de pedir concurre en aquellos supuestos en que se produce una perfecta igualdad en las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad, que sirven de fundamento y apoyo a la nueva acción (sentencia de 27 de octubre de 2000 ). D) No desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero [...] (sentencias de 30 de julio de 1996, 3 de mayo de 2000 y 27 de octubre de 2000 ). E)....F) El juicio sobre la concurrencia o no de la cosa juzgada ha de inferirse de la relación jurídica controvertida, comparando lo resuelto en el primer pleito y lo pretendido en el segundo (sentencias de 3 de abril de 1990, 31 de marzo de 1992, 25 de mayo de 1995 y 30 de julio de 1996)', resumiendo la doctrina que esta Sala ha venido pronunciando en esta cuestión.

Y en tercer lugar, a tales motivos hay que unir que serían insostenibles las consecuencias de la estimación de la tesis de la mercantil demandada, esto es, que la existencia de un presunto acto de violación de la marca o que diere lugar al ejercicio de las acciones de defensa de la misma o de nulidad de la registrada por un tercero por riesgo de confusión, y que pudieran ser desestimadas, implicaría la posibilidad de que la demandada realizare en lo sucesivo la comercialización de productos diferentes a los que fueron objeto del primer procedimiento, pero que incluso podrían ser distinguidos con signos idénticos a los registrados, sin que pudiera ejercerse ninguna acción de cesación e indemnización de daños y perjuicios por el titular del signo.

Esto es, una desestimación de una demanda vaciaría de contenido un derecho sustantivo frente a quien fue parte del primer procedimiento.

Tercero. Del efecto positivo de cosa juzgada.

Resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de del 24 de Junio del 2010 sobre la marca tridimensional española 1.997.588 que es objeto del presente procedimiento, al resolver el recurso contencioso- administrativo de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos citada, para resolver el litigio precedente entre las partes, han sido invocadas reiteradamente por la demandada, que considera que producen efecto positivo de cosa juzgada, si bien no predica este efecto sólo de lo resuelto, sino también de los razonamientos jurídicos que han llevado a estos tribunales a los pronunciamientos dispositivos que contienen los respectivos Fallos.

El artículo 222 apartado 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que:

Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal.

A su vez el artículo 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dispone que

La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley .

Resuelve la Sección 1 de la Sala 1ª del TS en sentencia, del 12 de Junio del 2008

En consecuencia, si la identidad objetiva concurre con las otras dos, el efecto que producirá la sentencia firme es el negativo, impidiendo someter nuevamente a juicio el objeto ya resuelto, pero si los objetos de ambos pleitos difieren, o no son plenamente coincidentes, ello no es óbice para extender al segundo pleito lo resuelto en el primero respecto a cuestiones o puntos concretos controvertidos que constan como debatidos, aunque sea tan sólo con carácter vinculante y prejudicial, no impidiendo que el órgano judicial del segundo pleito decida sin sujeción en todo lo restante que constituye la litis

Además del peso específico de la autoridad de los propios razonamientos de las sentencias recaídas entre las partes, los mismos han ser tenidos en cuenta para dictar la presente resolución aunque, tal y como ha recordado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, sólo la Parte Dispositiva y no los Fundamentos de Derecho los que pueden producir el efecto positivo de cosa juzgada.

Entre otras, la reciente de la sección 1 de la Sala 1ª del TS de 23 de Septiembre del 2009:

(...)Sentado lo anterior, debe recordarse que la cosa juzgada, en sus dos manifestaciones, no se proyecta sobre los fundamentos de derecho de las sentencias, por más que, si constituyen laratio decidendi , deban ser tomados en consideración para conocer el ámbito o contenido de la decisión, que es la que produce aquella consecuencia procesal.

Otra resolución de la misma sección del Tribunal Supremo, a mi juicio más acertada, sin embargo, sí extiende el efecto de cosa juzgada a los razonamientos que conforman la ratio decidendi,de fecha 25 de Mayo del 2010

El efecto prejudicial de la cosa juzgada se vincula al fallo, pero también a los razonamientos de la sentencia cuando constituyan la razón decisoria ( SSTS de 28 de febrero de 1991 , 7 de mayo de 2007 , RC 2069/2000 2069/2000 ). La jurisprudencia de esta Sala admite que la sentencia firme, con independencia de la cosa juzgada, produzca efectos indirectos, entre ellos el de constituir en un ulterior proceso un medio de prueba de los hechos en aquella contemplados y valorados, en el caso de que sean determinantes del fallo ( SSTS de 18 de marzo de 1987 , 3 de noviembre de 1993 , 27 de mayo de 2003 , 7 de mayo de 2007, RC n.º 2069/2000 2069/2000 ). Este criterio se funda en que la existencia de pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales de los que resulte que unos mismos hechos ocurrieron o no ocurrieron es incompatible con el principio de seguridad jurídica y con el derecho a una tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24.1 CE ( STC 34/2003, de 25 de febrero ).

En conclusión, la Sala Tercera y la AP de Burgos deniegan respectivamente la oposición a la inscripción y la declaración de nulidad sobre la base de la debilidad de la marca tridimensional cuya fuerza distintiva está circunscrita al dibujo de la misma, no pudiendo apreciar el efecto positivo respecto de ningún otro pronunciamiento que tenga como premisa la comparación con las galletas 'O2'.

Siguiendo al propio TS en la sentencia citada de 12 de junio de 2008:

Por lo que al primero de dichos efectos se refiere (el positivo, vinculante o prejudicial), lo que ha de determinarse u homologarse es «el concreto tema o punto litigioso que ya quedó resuelto en el proceso anterior y el que nuevamente se trae a debate en el segundo proceso, aunque los objetos litigiosos de ambos sean distintos.

Cuarto. Sobre el riesgo de confusión con las marcas tridimensionales de la galleta OREO.

En primer lugar, se solicita por las demandantes la declaración de la infracción de la marca comunitaria número 8.566.176 y marca española 1.997.588 tridimensional, sobre la galleta 'Oreo', que entienden se ha producido como consecuencia de la comercialización de la galleta 'Morenazos'.

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso:

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

Por su parte, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su artículo 34.2 reconoce el mismo derecho:

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

La representación gráfica de las marcas tridimensionales que recaen sobre el producto en sí mismo, es una fuente de los más diversos conflictos con competidores, cuando se hace una lectura de las mismas siguiendo los parámetros propios de las demás tridimensionales o de las bidimensionales. Y es que, a diferencia de éstas, en aquéllas, no todos los elementos que aparecen recogidos en la representación gráfica de la misma forman parte de su derecho de exclusiva y, por tanto, todas las coincidencias o similitudes que sobre ellas recaigan no pueden ser tenidas en cuenta a la hora de apreciar un posible riesgo de confusión. Esto es, no sobre todos los elementos que conforman la propia marca tridimensional existe un derecho de exclusiva, de tal manera que al haber sido imitado por un competidor, puedan ser tomados todos en consideración para apreciar posible riesgo de confusión y la consiguiente infracción del derecho.

En los supuestos como el presente, y por más que se pretenda por la mercantil demandante una reivindicación del color negro de la galleta, en modo alguno puede reconocérsele un derecho de exclusiva sobre un color en un producto, ya que es el paradigma de lo no apropiable, aunque requiera un proceso muy específico para su obtención. De la misma manera, y toda vez que se trata de una galleta redonda, la forma más habitual en el mercado por su comodidad para comerla, y tipo sándwich, muy extendida, debe entenderse, sin ningún género de dudas, que estas dos características tampoco conceden ningún derecho de exclusiva a las mercantiles demandantes.

En parecidos términos se expresa la SAP Burgos de 27 de octubre de 2005:

Hay conformidad en que la estructura sándwich, la forma redonda y el color blanco de relleno, no son apropiables ni constituyen marca.

Es necesaria la representación gráfica de la galleta en el registro de la marca tridimensional, pero no porque los elementos no apropiables otorguen un derecho de exclusión, sino, en primer lugar, para limitar el mismo, ya que solamente el troquelado, y sólo en esa galleta, es lo que conforma el objeto del derecho de exclusiva, es decir el troquelado, que es lo que configura la marca tridimensional, únicamente otorga un derecho como marca en una galleta de las características que aparecen en la representación gráfica.

Por otra parte, incorporar la propia galleta al registro es imprescindible para un conocimiento exacto de la forma y distribución del troquelado, ya que de otra manera serían necesarios o bien una descripción literal que sería manifiestamente insuficiente, o bien una representación gráfica al margen del producto sobre cual se ubica el troquelado y que también dificultaría en extremo la valoración del potencial riesgo de confusión.

Así, no puedo otra cosa que coincidir con la Sala Tercera cuando declara que el signo de la marca tridimensional sobre la propia galleta es un signo muy débil, puesto que únicamente protege frente al troquelado. De ser otra la conclusión, a través de la marca tridimensional se estaría otorgando un derecho de exclusiva para la comercialización del producto cuando, como en el presente caso, la forma y disposición en forma de sándwich de las galletas definen al propio producto, pues su forma y color (junto al aroma y sabor) sonen definitiva el producto.

Los términos concretos de la Sala Tercera en STS, Sec 3 del 24 de Junio del 2010 son los siguientes:

Antes de proceder a su examen pormenorizado es necesario fijar una premisa, contraria a las afirmaciones reiteradas de la recurrente sobre la forma de las galletas representadas en su marca y en la oponente. Como bien aprecia el organismo registral y corrobora la Sala de instancia, se trata de unas galletas tipo sándwich de escasa singularidad, integradas por capas de varios elementos, normalmente de distintos colores (en este caso, blanco y negro). Esta disposición de unos productos alimenticios de consumo tan popular como las galletas viene siendo usual en algunas de las variantes que se ofrecen al mercado y no puede, en cuanto tal, ser reivindicada en exclusiva por nadie, de modo que, si se pretenden registrar marcas que la incorporen, su singularidad residirá precisamente en los factores de diferenciación añadidos (dibujos, leyendas, nombres, cifras, etcétera), pero no en la forma tridimensional ahora analizada. Así lo ha reconocido ya esta Sala en otros recursos de casación precedentes.

En concreto, en nuestra sentencia de 15 de diciembre de 2006, al resolver el recurso de casación número 3920/2004 3920/2004 cuyo objeto era asimismo la procedencia del registro de marcas identificativas de galletas, dijimos lo siguiente:

'[...] El examen de las razones aportadas por la Sala de instancia lleva a la conclusión de que la queja es fundada y que la Sentencia recurrida debe ser casada. En efecto, el examen tanto de los elementos no distintivos de ambas marcas tridimensionales que no pueden ser tomados en consideración, como de las restantes disimilitudes y semejanzas de ambas marcas, pone de relieve que el examen de confundibilidad contenido en el fundamento de derecho antes reproducido incurre en error patente. En cuanto a lo primero, es claro que tanto la forma circular, tradicional en galletas, como la estructura de sándwich expresamente contemplada como un tipo de galletas en el Real Decreto 1124/1982 1124/1982 , de 30 de abril, ya citado, son elementos comunes a las dos formas tridimensionales opuestas y que, al margen de que no sean apropiables por nadie, no les aportan distintividad alguna a ninguna de ellas, precisamente porque son comunes a ambas. Así lo considera también la propia Sentencia de instancia, que lo indica expresamente en relación con la forma circular cuando señala 'con independencia de la forma circular que presentan ambas galletas'.'

La española y la comunitaria son casi idénticas, ya que sólo se diferencian en que, en la española, el espacio delimitado por la elipse del centro es liso, mientras que en la comunitaria aparece la palabra 'Oreo'. Partiendo de que la exclusividad de la marca tridimensional queda circunscrita exclusivamente al troquelado, estos son los elementos que han de ser objeto de comparación con la galleta 'Morenazos', comercializada por la mercantil demandada.

Y procediendo a su examen, nos encontramos con que estas últimas galletas presentan un troquelado marcadamente diferente, consistente de una serie de formas geométricas semejantes a una hoja, distribuidas de forma radial, mientras que el de las marcas registradas consiste en diversas cruces formadas por cuatro triángulos unidos por el vértice, distribuidas en el perímetro de la galleta, y un borde rayado, mientras que el borde de la galleta 'Morenazos' es liso, y en lugar de tener una elipse en el centro contiene otra figura mucho más reducida, en forma de rombo con líneas curvas. Finalmente, la de la demandada completa los espacios que quedan en blanco entre cada una de las hojas con triángulos también con líneas curvas.

El examen de ambos troquelados nos muestra diferencias evidentes que excluyen el riesgo de confusión, porque no puede dejar de tenerse presente que según reiterada jurisprudencia, debe apreciarse in abstracto, por lo que resultan absolutamente irrelevantes los estudios o encuestas presentados por las mercantiles actoras.

Sin entrar a valorar más lo que ha sido objeto de una importante controversia en el procedimiento, como los criterios y la exactitud científica que pudiera tener el estudio realizado, especialmente por el espectro de personas al que va dirigido, entiendo que los mismos carecen de valor, porque el hecho de que se presente una galleta 'Morenazos' y que pueda ser identificada por la mayor parte de los encuestados como una galleta 'Oreo' o próxima ella o confundible con la misma, no quiere decir necesariamente que ello sea así porque ineludiblemente se trate de una infracción del derecho de marcas, ya que dicha asociación puede ser debida, en primer lugar, a que los encuestados no tienen por qué conocer cuáles son los elementos de comparación, y al presentarse la galleta de la demandada, efectúen una comparación del conjunto dando relevancia al tipo sándwich y al color negro tan característico de las 'Oreo'. En segundo lugar, a que el hecho de que una galleta tenga especial implantación en el mercado, sea muy conocida, haya aparecido en muchos medios de comunicación e incluso en referencias en series televisivas, así como el hecho de haber sido pionera en la comercialización del producto con tanto éxito, no le otorga derechos de exclusiva. Ello no implica un deber de los restantes competidores de distinguirse lo más posible del citado producto y, por ello, ese grado de asociación puede obedecer a la referencia mundial de galleta negra y blanca que es sin duda alguna la 'Oreo' que lleva a una inmediata identificación con esta marca de cualquier galleta parecida.

Y a esta conclusión llegaríamos aún admitiendo la argumentación de la AP de Burgos, cuando sostiene que:

Por el contrario, el color negro de la galleta no es una forma del signo sino una cualidad, de modo que no se comprende en la prohibición de la letra e) del artículo 5.1. de la Ley de Marcas - correspondería, más bien, al apartado letra c)-. En cualquier caso, el color no deriva necesariamente de la naturaleza del producto, como explica el informe pericial del Dr. Vidal , sino que es el resultado de un tratamiento específico; y existen galletas de este tipo que se distinguen por otro color, utilizándose también el cacao como ingrediente.

Con todo incluso aceptando hipotéticamente y a los efectos dialécticos el carácter distintivo del color, las diferencias en el troquelado siguen siendo demasiado marcadas para hablar de un riesgo de confusión.

Mas al respecto la AP añade más adelante:

A esto no se opone el color negro de la galleta-sándwich de la actora, pues, aun cuando sea el resultado de un concreto proceso técnico de alcalinización del cacao, no es de uso exclusivo de la parte actora ni impide que pueda lograrse eventualmente de otro modo. El registro de la marca no alcanza al procedimiento técnico de elaboración, aunque su resultado sirva para individualizarla junto con otros elementos, para distinguirla de aquellas otras que sean del mismo color. Es una cualidad del producto que no es de uso exclusivo, puesto que depende de un ingrediente básico de este tipo de galleta y de un procedimiento técnico de elaboración que no ampara el registro de la marca, sin perjuicio de constituir un elemento identificativo, por su tonalidad e intensidad, junto con el resto de elementos que componen el producto.

Quinto. Sobre el riesgo de confusión con la marca tridimensional del envase de la galleta OREO.

En segundo lugar se alega por las demandantes violación de la marca española tridimensional 2..845.539, en la comercialización del envase azul de las galletas 'Morenazos'.

Sobre esta cuestión es absolutamente irrelevante cuál de las dos mercantiles comercializó con anterioridad el envase que es objeto de controversia, y si la demandada ya lo había hecho cuando la mercantil actora la registró en el 2008, con la forma de dos galletas 'Oreo', una de ellas abierta, y las salpicaduras de leche, ya que no se trata de resolver en el presente Fundamento si existieron o no prácticas desleales. Mas si lo que se está alegando con esta argumentación por la demandada es la mala fe en el registro, ésta está expresamente regulada en la legislación española y comunitaria sobre Propiedad Industrial, y si efectivamente se produjo un registro de la marca por parte de las mercantiles actoras de mala fe, conociendo la comercialización previa del envase de 'Morenazos', existe la adecuada tutela en la citadas normativas, si bien debía haber sido objeto de reconvención.

No habiéndose planteado esta posibilidad, ha de partirse de la premisa incontrovertida de que la marca está registrada a nombre de las actoras y de que el envase que es objeto de comercialización por las demandadas no tiene registro alguno.

De la misma manera, la existencia de buena o mala fe al modificar el color de los diferentes cajas de 'Morenazos' al haber pasado de rojo a azul y posteriormente de azul a verde, y que ello haya acaecido no a instancias de la propia mercantil demandada sino por iniciativa de Lidl, que es la que los comercializa, son hechos que carecen absolutamente de relevancia, ya que por una parte, la buena fe no es trascendente para la existencia de una infracción, solamente para la validez de un registro, y por otra, la normativa marcaria presume la culpa.

Así, examinando ambos envases, nos encontramos con que, efectivamente, la salpicadura de leche se reproduce. Además, se observa cómo se representan las galletas, que en el caso de las 'Oreo' son dos, una de ellas abiertas, y en el caso de 'Morenazos' hay hasta siete, de las cuales cinco aparecen en un primer plano y dos son más pequeñas, pues simulan perspectiva.

La salpicadura es diferente, ni más ni menos que una salpicadura puede ser distinta de otra, y se ubican, eso sí, en ambos casos, en la parte inferior derecha.

Sin embargo, lo más destacado por las letradas y que más llama la atención es que en ambos envases se utiliza una coloración azul muy similar que se degrada a un tono azul más claro en distintas partes del envase, concurriendo en el de 'Morenazos' además la utilización del color blanco.

Nuevamente nos enfrentamos ante una marca tridimensional pero que, por no recaer sobre el producto mismo, no presenta los problemas antes expuestos. De esta manera, aunque la forma cuadrada, las proporciones o el color no pueden ser en modo alguno objeto de apropiación por las mercantiles actoras, sí la combinación de ellas, de tal manera que ésta, unida al dibujo y a la marca denominativa, su ubicación y forma, conforman el todo, lo que en definitiva queda amparado por el registro de la marca.

El color y la marca denominativa ocupan un protagonismo destacado. En cuanto al primero, podemos concluir que es enormemente similar. En lo concerniente a la segunda y a su representación, debo discrepar abiertamente en que existan similitudes.

Cierto es que el nombre 'Morenazos' incorpora la secuencia de letras O-R-E en un lugar destacado de la palabra y con letras de más tamaño que las de final habida cuenta su diseño decreciente. Sin embargo, son dos palabras, 'Oreo' y 'Morenazos' muy diferentes, como también lo es el tipo de letra y, aunque se trata de caracteres que disminuyen su tamaño conforme avanza la palabra, esta tendencia es mucho más marcada en el caso de 'Morenazos', sus letras se encuentran distribuidas de una forma curvada y, especialmente destacable, son de color rojo y amarillo, mientras que las de 'Oreo' son blancas con borde de azul.

La presencia de muchas más galletas en el envase de 'Morenazos' es una diferencia mínima, pero no así la denominación, pues el destacadísimo protagonismo que tiene la palabra 'Oreo' en el envase registrado y sus profundas diferencias en este punto con el envase de la demandada es un elemento más que suficiente para apreciar que no existe un riesgo de confusión y que, con la presentación del envase azul con la salpicadura de leche, no se ha producido una vulneración del derecho de exclusiva de la mercantil actora, aún a pesar de la coincidencia en las proporciones del envase.

No se trata de un envase en el que se haya elaborado un diseño que busque y en el que se haya logrado llamar la atención por el producto o el contorno en sí, sino que resaltan como elementos distintivos el nombre y el color, siendo la presencia de las galletas y la salpicadura apenas testimoniales, habida cuenta lo reputado de la marca denominativa y su representación gráfica. La presencia de las galletas se reduce una cerrada y una abierta, para ver la crema y corresponderse con la publicidad sobre la forma de comerla. La salpicadura de leche, por su parte es muy característica del mercado español, según ha quedado acreditado en el acto de la vista, y por ello muy poco distintiva.

Sexto. Sobre el riesgo de confusión con las marcas tridimensionales del envase de la galleta CHIPS AHOY.

En las marcas comunitarias nº 830.790 y española nº 2.576.774 se aprecia que el contorno de la propia caja reviste mayor importancia porque se sale de los parámetros normales y ello le otorga cierto carácter identificativo del producto, siendo peculiar y no viniendo en modo alguno exigida dicha forma para la adecuada comercialización del producto.

Nos encontramos, además, con que existen unas similitudes destacadísimas como son el color, apenas diferenciado en unos tonos, difíciles de distinguir si no están ambas cajas colocadas una frente a la otra, con una presencia y distribución en la parte izquierda de unas galletas en forma similar, chips de chocolate diseminados por la caja, y especialmente una espiral blanca central semejante a una galaxia de muy parecido tamaño en ambos envases.

En cuanto a las diferencias, una muy importante, el propio nombre de la galleta 'Cookies' muy distinto al de 'Chips Ahoy' y, casi inapreciable, el número y distribución de los chips de chocolate, la ubicación de las letras pequeñas en la espiral y un trozo de tableta de chocolate en los envases de la demandada.

Cita la letrada de la mercantil actora la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso Carbonellen donde se destacaba que la protección de la marca tridimensional no es lo más importante el nombre, ya que una forma y decoración semejante del envase pueden inducir a confusión aun cuando la denominación de los productos sea marcadamente distinta.

Concretamente en la STJCE de de 12 de septiembre de 2007, se resolvió declarando el riesgo de confusión en una situación semejante:

(...) En el apartado 18 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso precisa que la comparación del elemento denominativo de las marcas en conflicto adquiere en el presente caso una importancia primordial, habida cuenta del escaso carácter distintivo de los elementos figurativos de dichas marcas, por más que el elemento denominativo de la marca La Española sea escasamente distintivo per se.

El Tribunal de Primera Instancia considera errónea la apreciación de la Sala de Recurso.

En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia acaba de declarar que la Sala de Recurso incurrió en error en la resolución impugnada al llegar a la conclusión del escaso carácter distintivo de los elementos figurativos de las marcas en conflicto. Por consiguiente, la comparación de los elementos denominativos no puede efectuarse basándose en una apreciación de tal índole.

En segundo lugar, la jurisprudencia ha establecido que, en aquellas situaciones en las que el elemento denominativo de una marca compleja ocupa un lugar equivalente al del elemento figurativo, este último, desde el punto de vista gráfico, no puede considerarse subsidiario respecto al otro componente del signo (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI - France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275, apartado 53). Lo anterior ha de aplicarse a fortiori a aquellas situaciones en las que el elemento figurativo ocupa un lugar mucho más importante, en términos de superficie, que el elemento denominativo.

En tercer lugar, el Tribunal de Primera Instancia considera que el elemento denominativo «La Española» no tiene sino escaso carácter distintivo. Esta palabra es de uso corriente en España y es percibida como descriptiva del origen geográfico de los productos. En efecto, tal como se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1987 -sentencia aportada a los autos por la parte interviniente-, el elemento denominativo «La Española» aparece en cerca de 100 marcas en España, de las cuales más de doce corresponden a productos incluidos en la clase 29 del Arreglo de Niza. En el marco del primer procedimiento de oposición, la propia interviniente había alegado, tanto ante la División de Oposición (véase la resolución de la División de Oposición nº 259/2000, de 22 de febrero de 2000, página 3, último párrafo, y página 5, último párrafo) como ante la Sala de Recurso (véase la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI R 326/2000-4, de 17 de febrero de 2003, página 4, párrafos tercero y cuarto), que el término «La Española» se había convertido en un término habitual en el lenguaje corriente, que era escasamente distintivo y que constituía una referencia común en el sector

En el supuesto presente la palabra 'cookies', como en el enjuiciado por el TSJE 'la española', posee muy poco carácter distintivo, por ser el sustantivo por el que se designan galletas en inglés, teniendo, por ello, incluso vedado su registro como marca por su carácter marcadamente genérico.

Es ésta una doctrina de una gran autoridad, mas también de una abrumadora lógica, puesto que si otorgare un protagonismo extremo a la marca denominativa, se vaciaría de contenido toda la protección de los envases, ya que una reproducción de los mismos, siempre y cuando existieran marcadas diferencias en la denominación de los productos, nunca podría ser calificado como infracción.

En la medida en que la normativas española y comunitaria de marcas permiten el registro de las marcas tridimensionales, se está implícitamente admitiendo que no es sólo a través de la denominativa o del nombre del producto que puede producirse una violación de los derechos de exclusiva, sino que aun existiendo marcadas diferencias en los mismos puede vulnerarse una marca tridimensional.

Lo que sin duda no puede perderse de perspectiva es que el riesgo de confusión ha de apreciarse en su conjunto, y el elemento denominativo, aunque adquiere una considerable importancia, no es condición suficiente, aún cuando, como en el presente caso, la diferencia de denominación de ambos productos, los tipos de letra, y el protagonismo de las mismas en el conjunto de la superficie del envase apuntan a una cierta diferenciación.

Sin embargo, entiendo que no son contrastes suficientes para diluir un riesgo de confusión, porque la forma del envase es ya de por sí es muy peculiar, el color, las pepitas de chocolate, la ubicación de las galletas, la distribución de todos los elementos que son protagonistas en el envase y la utilización de la espiral blanca suponen que, en la valoración en conjunto de todos los elementos presentes, puede apreciarse para el consumidor medio o normal ( STS de 19 de mayo de 1993), definido por el TJCE como el normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE 16 de julio de 1998) un riesgo de confusión entre ambos productos.

Séptimo. Sobre la aplicación de los apartados 9.1 c) del Reglamento y 34.2 c) de la Ley de marcas.

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria el derecho del titular de la marca de impedir el uso:

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos.

Por su parte, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su artículo 34.2 reconoce el mismo derecho:

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Pretende la letrada de los demandantes la aplicación de los citados apartados del Reglamento y de la LM, argumentando que con la comercialización de las galletas y con la utilización de los envases que son objeto del presente procedimiento, habida cuenta que las marcas registradas, tanto las denominativas como las diferentes marcas tridimensionales, son notorias en España, y en la medida en que lo que se está pretendiendo es un aprovechamiento indebido y/o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de las mismas.

Con relación a la marca tridimensional sobre la propia galleta, tal y como se desarrolló anteriormente, teniendo presente que la protección se limita al troquelado de la misma, cabe excluir cualquier posibilidad de aplicación de los citados preceptos en la medida en que no existe similitud ninguna.

Además de esta circunstancia, puede rechazarse que resulten de aplicación los citados apartados para la totalidad de las marcas tridimensionales que son objeto de examen porque la notoriedad de la marca 'Oreo' únicamente puede predicarse de la propia marca denominativa y su representación gráfica, pero en ningún caso del envase o troquelado, como tampoco del envase de 'Chips Ahoy'.

Por otra parte, y aún admitiendo la notoriedad como premisa hipotética, todavía surge un obstáculo para aplicación de los apartados invocados, cuál es que los mismos están previstos para productos diferentes. Estimo que la norma no es susceptible ser interpretada, como sugieren las demandantes, a maiore ad minus,(si se le permite prohibir lo más, se le permite prohibir lo menos), o más concretamente, si se permite la oposición de la utilización de signos para productos distintos de aquellos incluidos dentro de la clase para la cual se halla registrada, debe entenderse que, con mayor razón, se permite la prohibición respecto de los productos de la misma clase.

Entiendo, por el contrario, que la interpretación adecuada no es a maiore ad minussino a contrario, ya que la normativa contenida en los apartados b) y c) son complementarias. La segunda, la del apartado c) tiene su sentido porque por el hecho de tener el carácter de notorio una marca, su protección se extiende a otras clases, y así puede impedirse su utilización en otras distintas de aquéllas para las que se encuentra registrada, cuando pudiera un tercero aprovecharse de la propia notoriedad de la marca y ocasionarle correlativamente un desprestigio. Pero lo que ningún modo se pretende con esta norma es otorgar una mayor protección a la marca notoria para excluir la utilización de signos semejantes dentro de la propia clase, porque en ese ámbito únicamente rige el riesgo de confusión, ya que de lo contrario, se estaría generando una gran capacidad de exclusión en favor de las marcas notorias que impedirían, en el caso de que fuera marcas tridimensionales sobre el propio producto, incluso la comercialización del mismo por competidores.

Con este apartado no se pretende otorgar una mayor fuerza de exclusión a los titulares de las marcas notorias, como premio por su éxito en el mercado, frente a los competidores, pues ello atacaría los principios más básicos de la normativa marcaria. Las marcas de una misma clase han de convivir entre ellas y con los signos no registrados únicamente con la prohibición del riesgo de confusión, independientemente de su grado de notoriedad o renombre, y de esta forma, incluso las marcas renombradas, dentro de sus respectivas clases, solamente pueden actuar frente a aquellas que puedan generar tal riesgo.

Octavo. Sobre la prescripción de las acciones por competencia desleal

Establece el artículo 21 de la LCD en su redacción 1991:

Las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto.

Existe al respecto reiterada jurisprudencia que interpreta que comienza el cómputo del plazo en el momento en el que se cesa en la conducta, de tal manera que la subsistencia de la misma determina la no expiración del plazo de prescripción al no iniciarse.

No son, en consecuencia, ni el momento en el que se tiene conocimiento de la comercialización ni el momento en que ésta comienza, el dies a quopara el ejercicio de las acciones de competencia desleal, ni, por tanto, para el cómputo de la prescripción del artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal, En la medida en que ha sido reconocida una continuidad en el tiempo en la comercialización de todos los productos hasta el momento de la presentación de la demanda, esta excepción ha de ser desestimada.

Entre otras, la citada de la Sala Primera de 20 de enero de 2010:

El artículo 39 de la Ley 32/1.988 - este sí invocado justificadamente en el motivo - constituye reflejo de la exigencia de que la acción haya nacido para que comience a correr el tiempo de su prescripción extintiva.

Dicha regla - que aparece formulada, en términos similares, en los artículos 71, apartado 1, de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de patentes , 57 , apartado 1, de la Ley 20/2.003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial , y 1.969 del Código Civil - se inspira en la idea de que no pueden prescribir las acciones que no hayan nacido -' actiones nondum natae non praescribitur '-, pero, también, en la de que corre el plazo para las que ya lo hubieran hecho - regla de la ' actio nata' -.

Para determinar el momento en el que, jurídicamente, hay que entender nacida la acción a los efectos del comienzo de su prescripción ha de ponerse en relación la posibilidad de ejercicio con la clase de acción de que se trate. Así, en el supuesto de que ésta, como sucede con las previstas en el artículo 36 de la Ley 32/1.988 , se dirija a defender un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial que atribuye a su titular una facultad de exclusión, ese momento no puede ser otro que aquel en que el derecho resulte lesionado, negado o desconocido.

Hay casos, sin embargo, en los que la infracción no se produce con una unidad natural de acción sino con una pluralidad que se repite o que permanece en el tiempo sin solución de continuidad. Se trata entonces, como plantea el motivo, de determinar si el tiempo de prescripción de las acciones a disposición del titular del derecho lesionado o amenazado corre irremediablemente, en unos casos, desde el comienzo de la actuación permanente y, en otros, desde la primera infracción luego repetida o si, por el contrario, debe entenderse que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio y con el cómputo del plazo de prescripción, hasta el momento en que cese la infracción continuada o su repetición.

Esta cuestión se ha planteado en conflictos de intereses de distintos tipos y la realidad ha ido ofreciendo manifestaciones dispares de lo que constituye un proteico fenómeno jurídico.

En ocasiones se trató de actos que, siendo natural o jurídicamente unitarios, generaban daños que se exteriorizaban o manifestaban en un momento futuro o que necesitaban del transcurso del tiempo para quedar plenamente realizados. En otras, de actos que, pese a admitir cada uno el tratamiento jurídico propio de las realidades singulares e independientes, se repetían o reiteraban a lo largo del tiempo, de un modo homogéneo y con el resultado de producir una lesión del mismo bien jurídicamente protegido. También ha ofrecido la realidad supuestos de conductas susceptibles de ser naturalmente calificadas como únicas, pese a que perduraran en el tiempo, generando progresivamente uno o varios resultados...

En todo caso, la jurisprudencia ha sido en las últimas décadas sensible a las particularidades de ese conjunto variado de supuestos, siempre que se ha visto en la precisión de tratar de la prescripción extintiva de la acción ejercitada para poner fin a la situación antijurídica o para reparar alguna de sus consecuencias lesivas.

En ciertos casos identificó el día inicial del cómputo a partir de la exigencia de la plenitud en la realización del resultado, poniendo ésta en relación con el conocimiento del agraviado a que se refiere el artículo 1.968, ordinal segundo, del Código Civil - sentencias de 10 de marzo de 1.980, 29 de noviembre de 1.982, 6 de mayo de 1.985, 17 de marzo de 1.986, 8 de junio de 1.987, 3 de abril de 1.991 , entre otras -, lo que significó un cambio de la doctrina seguida con anterioridad sobre la misma materia - sentencias de 24 de septiembre de 1.965 y 25 de junio de 1.966 , entre otras -.

En otros supuestos identificó el comienzo del cómputo del tiempo con la objetiva producción del definitivo y completo resultado, con tal de que no fuera posible fraccionarlo en una serie progresiva de consecuencias dañosas manifestadas en etapas diferentes o por hechos causantes diferenciados - sentencias de 12 de diciembre de 1.980, 12 de febrero de 1.981, 19 de septiembre de 1.986, 24 de octubre de 1.988, 15 de enero de 1.989, 25 de junio de 1.990, 15 de marzo de 1.993, 24 de mayo de 1.993, 24 de junio de 1.993 , entre otras -. Y siempre tuvo en cuenta que, normalmente, ' una serie de actos sucesivos provocan en su perjudicial progresión un resultado lesivo de nocividad más acusada que la simple suma de los repetidos agravios ' - como señalan las citadas sentencias de 12 de diciembre de 1.980 y 15 de enero de 1.989 -.

Ello sentado, volviendo al ámbito marcario, la interpretación que el Tribunal de apelación hizo del precepto que en el motivo se dice infringido - el hoy derogado artículo 39 de la Ley 32/1.988 -, y que le llevó a identificar el día inicial del cómputo del plazo de prescripción extintiva de las acciones derivadas de la violación del derecho sobre la marca - en particular, las de declaración de la ilicitud y de condena al cese - con el de inicio de lo que constituiría una violación continuada o permanente - al respecto, no se precisa en la sentencia recurrida -, hay que decir que no constituye la única respetuosa con la literalidad de la norma de que se trata.

Para entender lo contrario, esto es, para admitir que el artículo 39 no sancionaba con el inicio de la prescripción mientras se siguiera repitiendo o permaneciendo la situación antijurídica, bastaba con considerar que existía posibilidad de ejercitar las acciones mientras la infracción persistiese o cada vez que se reiterase - así lo puso de relieve, respecto de las infracciones repetidas y en la aplicación del artículo 21 de la Ley 3/1.991 , la sentencia de 29 de diciembre de 2.006 -.

No se opone a esa concepción la admisión - en la letra a) del artículo 36 de la Ley 32/1.988 - de la que fue novedosa acción de cesación de los actos de violación del derecho, cuyo fracaso, como tal - no como acción de prohibición -, debía ser consecuencia no de la prescripción extintiva, sino, antes y simplemente, de que el demandado hubiera puesto fin a su conducta antijurídica antes del ejercicio de la misma, privándole de sentido.

Además, vincular el nacimiento de las acciones no sólo a la primera infracción, si se reitera o permanece, sino a cada una que la reproduzca y a todo el tiempo de persistencia del comportamiento ilícito, encuentra apoyo en el canon hermenéutico de la totalidad, al resultar iluminado el referido sentido del artículo 39 por el tenor de otras normas de la propia Ley .

En primer término, por la contenida en la regla 4 del artículo 38 , que rechaza la posibilidad de exigir una indemnización de daños causados por actos de violación previos a los cinco años anteriores a la fecha de ejercicio de la acción, dado que dicha norma sería totalmente inútil de no entenderse que establece una regla especial para aquel tipo de acción, sometiendo su ejercicio a un límite temporal que no rige para las demás, en los referidos supuestos.

En segundo lugar, el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 - hoy, también, el artículo 52, apartado 2, de la vigente y no aplicable al litigio, Ley de marcas 17/2.001 -, en cuanto refiere la llamada prescripción por tolerancia no al uso de cualquier marca posterior a la que da soporte a la acción, sino sólo al de aquella que se hubiera consolidado por un registro de, al menos, cinco años consecutivos.

De otro lado, los efectos de la prescripción extintiva de acciones causadas por infracciones continuadas armonizan escasamente con el rigor seguido en nuestro sistema respecto de los modos de adquirir el derecho sobre la marca. Debe recordarse, con la sentencia de 12 de febrero de 1.981 - en relación con unos daños causados por emanaciones de gas - que, de computarse el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de la actuación ilícita continuada, se llegaría al absurdo de que ' quien, por tolerancia o por cualquier otro motivo legítimo y hasta acaso digno de encomio, hubiese dejado pasar el plazo de inicio de una de las circunstancias concadenantes, cooperantes y en manifestación de concausa del resultado dañoso cuya indemnización se reclama, tendría que resignarse a padecer indefinidamente los males que la impericia, el abandono o la negligencia de un tercero tuvieran a bien conferirle, quedando este facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, aspecto ambos que pugnarían abiertamente con los más elementales principios de justicia y equidad '.

Por último, no deja de ser significativo, aunque sólo sea relativamente - ya que no es norma aplicable al litigio -, el hecho de que el legislador haya querido en la Ley 29/2.009, de 30 de diciembre , por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, recoger, en su artículo 35, aquella jurisprudencia generada en la aplicación de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , al disponer que el plazo de tres años que, en último caso, señala no empieza a correr sino ' desde el momento de la finalización de la conducta'.

Ha de indicarse que la doctrina expuesta no impide acudir, cuando sea preciso, a los medios de reacción que las válvulas del sistema ofrecen en el caso de ser calificado como abusivo o contrario al estándar de buena fe el retraso en el ejercicio de la acción - como precisó la sentencia de 23 de noviembre de 2.007 -.

Noveno. Sobre la posible deslealtad de las conductas.

Vez declarada la existencia de la infracción marcaria como consecuencia de la comercialización de los envases de 'Chips Ahoy', y toda vez que no puede realizarse un pronunciamiento a mayor abundamiento, estimando igualmente la demanda como consecuencia de la infracción de la normativa sobre competencia desleal tal como ha reconocido reiterada jurisprudencia menor y desde 2007 también el Tribunal Supremo, procede únicamente pronunciarse sobre la posible deslealtad de la conducta de comercialización de las galletas y de los envases de 'Morenazos'. Entre otras STS de 4 de septiembre de 2006.

El primero de los artículos invocados por las mercantiles demandantes es el artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal según redacción vigente al momento de los hechos, y que sanciona las prácticas que ocasionen riesgo de confusión.

Establece el citado artículo:

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Igualmente invoca los artículos 11 y 12. El primero de ellos sanciona como desleales los actos de imitación:

1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Por su parte, el artículo 12 lleva por rúbrica Explotación de la reputación ajena.

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Sólo el artículo 11 se encuentra actualmente modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, de tal manera que su redacción actualmente vigente es la siguiente:

Artículo 11. Actos de imitación.

1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado».

Esta modificación entró en vigor desde el día siguiente a su publicación en el BOE según Disposición Final 5ª de la Ley 29/2009 , esto es, cubre también un breve periodo hasta la presentación de la demanda

Estos artículos suelen casi siempre invocarse de forma conjunta y a mayor abundamiento de reclamaciones fundadas en infracción de derechos de exclusiva. La relación entre ellos ha sido abordada por diversa jurisprudencia, entre ellas la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 julio del año 2007 o la de 12 junio del mismo año y que en definitiva viene a establecer que los artículos 6 y 12 regulan la imitación o aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajenos mediante el empleo de los signos (alcance formal) mientras que el 11 tiene por objeto la imitación de las prestaciones, productos o servicios, en sí mismos considerados (alcance material).

Sobre la posible aplicación del artículo 6, el riesgo de confusión entre las propias galletas que ha sido invocado debe entenderse que no concurre, dado que las similitudes vienen motivadas por las especiales características del producto, pero no por aquellos elementos sobre los cuales pueda actuarse, de tal manera que se provoque en el consumidor medio una mayor capacidad de distinción.

Así, acudiendo exclusivamente al troquelado, que es lo único que queda amparado por la marca tridimensional, el único 'signo', se comprueba que si bien no es el más opuesto al de los actores que pudiera haberse diseñado, ello tampoco es exigible, y sus diferencias son notables.

Mayores eran las posibilidades de diferenciación al diseñar el envase de las galletas 'Morenazos', especialmente destacables por el hecho de que se haya utilizado el color azul y unas dimensiones y proporciones parecidas, y no tanto por la presencia de las galletas y la salpicadura de leche, casi imprescindibles en la adecuada comercialización de las galletas. Y sin embargo, por los motivos expuestos anteriormente, la presencia de la palabra 'Morenazos' y su clara distinción con la palabra 'Oreo', unido a la importancia que tiene esta dentro del propio envase comercializado, por la propia palabra como por su representación gráfica, podemos concluir que, aunque es evidente que la mercantil demandada ( motu propioo a iniciativa de Lidl, lo cual es irrelevante) se ha procurado aproximar en la forma de comercialización de su producto a la de las 'Oreo', ello lo ha hecho marcando las suficientes diferencias como para evitar un riesgo de confusión.

En lo concerniente al artículo 12, las diferencias en el troquelado impiden cualquier forma de aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajeno, mas en lo concerniente al envase las conclusiones no son tan sencillas.

Entiendo que no puede considerarse práctica desleal el hecho de que los competidores intenten aproximarse a los parámetros de comercialización del producto pionero y que tiene y ha tenido más éxito, porque ello no implica necesariamente que estén queriendo aprovecharse de la reputación o esfuerzos ajenos, sino que buscan recoger ciertos indicativos que permiten al consumidor identificar al producto, como consecuencia de haber sido utilizados por el que es referencia en el mercado.

Ello, siempre y cuando no origine una confusión en el consumidor, es lícito.

Téngase presente que cuando un producto tiene una fama mundial, todo lo que va asociado a su comercialización se vincula a él. Su caja azul o su propio nombre, que nada tienen que ver con el producto en sí, son vinculados por el consumidor.

Sobre la imitación, referida al producto, se declara como norma general por el artículo 11 en ambas versiones, que es libre, y difícilmente puede hablarse de libertad cuando se obliga a marcar deferencias con todos los aspectos que son propios aunque no sean exclusivos del producto imitado. La normativa contenida en los artículos 6, 11 y 12 de la LCD consagra un derecho de imitación de las prestaciones y de presentación de las mismas con las similitudes suficientes para permitir su fácil identificación por el consumidor sin que exista riesgo de confusión y sin que se llegue a equiparar el producto propio al ajeno para beneficiarse del renombre de éste(SAP de 8 de febrero de 2007).

Sólo en este último caso existirá deslealtad, aunque es cierto que toda implantación en el mercado implica esfuerzo, y toda posibilidad de diferenciación que se desprecia (Vgr: elegir un color azul en lugar de cualquier otro) supone un aprovechamiento del esfuerzo y de la reputación ajena, pero no de la suficiente entidad como para considerarse desleal.

Sobre los elementos del tipo, entre los que se incluyen la ilicitud de la conducta, esto es, que sea indebida, injustificadamente desde el punto de vista de la norma, de los Principios Generales o de la voluntad de los interesados,destaca entre otras SAP Barcelona de 24 de abril de 2001.

Finalmente, y sobre la posible aplicación del artículo 11 de la LCD, y tal y como se ha destacado y remarca la Ley, la imitación de productos y servicios es libre, y solamente en supuestos muy específicos se considera desleal. Éstos son, o bien cuando es sistemática y dirigida a impedir la implantación en el mercado de un competidor (apartado 3) o bien cuando genere riesgo de asociación o implique aprovechamiento indebido (apartado 2).

En cuanto a la primera excepción, aún cuando la comercialización de dos productos idénticos pudiera permitir la calificación de 'sistemática' a la imitación (y aunque la de 'Chips Ahoy' no se impugna en la demanda, sólo la de su envase), que sería muy discutible, lo cierto es que habida cuenta la posición que ocupan uno y otro en el presente procedimiento resultaría imposible la aplicación del apartado 3, ya que únicamente sería factible si las respectivas posiciones de las partes se encontrasen invertidas.

De la misma manera, no es un aprovechamiento del esfuerzo ajeno la incorporación en el mercado de un producto que está teniendo éxito porque el propio éxito del producto, aunque sea siempre debido a un esfuerzo ajeno, no autoriza a su comercializador originario a impedir la concurrencia de competencia.

Más allá del esfuerzo de la demandada para lograr su éxito comercial y que ha creado una demanda de unas galletas muy específicas, por la demandada no se ha hecho ningún aprovechamiento ilícito en la comercialización de 'Morenazos'.

Décimo. De las acciones marcarias de cesación, destrucción, indemnización de daños y perjuicios y publicación de la sentencia.

Estimada la acción de infracción de las marcas comunitarias nº 830.790 y española nº 2.576.774, procede estimar en los términos solicitados las acciones ejercitadas al amparo en ambos casos de los artículos 41, 42 y 43 de la LM por remisión expresa en el caso de la comunitaria del artículo 101 del RM.

Las acciones de cesación, destrucción y publicación se ajustan a las previsiones legales, si bien en este último caso se estima adecuada la publicación en un solo periódico nacional de los de mayor tirada del fallo de la sentencia. En cuanto a la de cesación, el mínimo legal de 600€ por día en concepto de multa que regula el artículo 44 de la LM parece proporcionado a la importancia económica de la comercialización de las 'Cookies'.

En lo concerniente a la indemnización de daños y perjuicios el documento 75 de la demanda acredita un intento de arreglo previo que cumple los requisitos del art. 42.

En cuanto a la liquidación, se opta por las demandantes por la cuantificación según determina el 43.2 de la LM, atendiendo a los beneficios netos obtenidos desde su comercialización en la forma controvertida, en 2004, hasta julio de 2011 que alcanzan la cuantía de 81.097€ según dictamen pericial judicial que me ha merecido gran credibilidad y que no ha sido controvertido por un informe de la demandada.

Undécimo. De la reconvención.

La demandada solicita la declaración de caducidad de la marca española 1.997.588 de KRAFT FOODS GALLETAS S.A la por falta de uso, hecho en sí mismo no discutido por las mercantiles actoras, que reconocen que, como tal, no ha sido utilizada en el mercado del plazo de cinco años, si bien argumentan la existencia de un uso simultáneo con la marca denominativa 'Oreo', suficiente para justificar la existencia de uso.

Tal y como argumenta la letrada de la demandantes, es cierto que existe una polémica doctrinal sobre los usos simultáneos, especialmente destacable en este supuesto de marca tridimensional, donde a la marca originariamente registrada con un troquelado distinto se le añade uno que no era objeto de registro y que es el nombre comercial del producto.

Con todo, más que el uso simultáneo, entiendo que para resolver el presente resulta de aplicación el 'uso distinto' regulado en el apartado 2 a) del art. 39 de LM, artículo que regula la carga del uso de las marcas en estos términos:

1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.

2. A los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.

b) La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación.

3. La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.

4. Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.

Los profesores Lobato y Areán han defendido que la jurisprudencia autoriza, al amparo el artículo citado, lo que denominan un uso en forma diferente, obedeciendo a la necesidad de las marcas de su aggiornamentoo modernización, sin que tengan que ir registrándose continuamente para ajustarse a las exigencias del mercado, y sin que ello implique pérdida rango y necesidad de asumir los costes necesarios para el registro de una nueva marca, pero sin que, por otra parte, permita una interpretación demasiado amplia de esta forma de utilización que autorice un derecho de exclusiva de una extensión inadmisible.

Es defendido, asimismo por los citados autores, que esta posibilidad de 'uso distinto' se encuentra en un punto diferente al uso idéntico pero que no es suficiente para entender cumplida la carga con un uso que pudiera dar lugar a un riesgo de confusión, en el caso de que el mismo lo hiciere un tercero no autorizado. Por tanto, es en un punto intermedio entre ambos usos en donde se encuentra el límite a la posibilidad de este uso en distinta forma. Un uso que ha de ser lo suficientemente semejante como para que no se pierda la comercial impresionde la marca.

Todo ello puede desprenderse de sentencias del Tribunal Supremo como la de 16 de diciembre de 1997, 14 de febrero de 1995 o 6 de marzo de 1992.

Partiendo de este punto, nos encontramos, por una parte, con que la marca española, a diferencia de la comunitaria, contiene una elipse cuyo espacio está vacío, si bien es idéntico en el resto a la comunitaria. Por otra, que la utilización se ha hecho conforme a la marca comunitaria, en donde la elipse enmarca a la palabra 'Oreo'.

Entiendo que la alteración en dicho uso no es sustancial. No le hace perder su carácter identificativo el hecho de incluir una palabra, de tal manera que el carácter distintivo de la marca, aunque nunca haya sido utilizada exactamente según el troquelado recogido, se mantiene y se identifica perfectamente por el consumidor como distintiva de 'Oreo', no por la notoriedad de la marca, sino porque es una alteración no significativa que no desvirtúa la naturaleza y el carácter distintivo del propio troquelado de la galleta asociado inmediatamente a la 'Oreo' pues la importancia cualitativa y cuantitativa de la alteración es mínima.

Por otra parte, sobre el uso simultáneo, y a mayor abundamiento, resultaría de inspiración, aún a pesar de ser marca española, la doctrina comunitaria fijada en la invocada sentencia del TJCE del caso Kit Kat de 7 de julio de 2005 que resuelve cuestión prejudicial planteada por la interpretación del artículo 3.3 de la Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»), y del artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

(...) A este respecto, ha de recordarse que, con arreglo al artículo 2 de la Directiva, una marca presentará un carácter distintivo en caso de que sea apropiada para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

En virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, se denegará el registro de una marca o podrá declararse su nulidad en el supuesto de que carezca de carácter distintivo.

Sin embargo, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva excluye la aplicación de la anterior disposición si, antes de la fecha de solicitud de registro y debido al uso que se ha hecho de la marca, ésta hubiese adquirido un carácter distintivo.

El carácter distintivo de una marca, tanto si es intrínseco como si se ha adquirido por el uso, deberá apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y, por otra, en atención a la percepción que, respecto de la categoría de tales productos o servicios, se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( sentencia de 18 de junio de 2002, Philips, Convenio Colectivo de Empresa de MIGUEL A. PEREZ GONZALEZ/99 , Rec. p. I-5475, apartados 59 y 63).

En relación con la adquisición del carácter distintivo por el uso, la identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse gracias al uso de la marca como tal (sentencia Philips, antes citada, apartado 64).

El cumplimiento de este último requisito, objeto de controversia en el litigio principal, no implica necesariamente que la marca cuyo registro se haya solicitado deba utilizarse de un modo independiente.

En efecto, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva no contiene ninguna restricción en este sentido, sino que se limita a referirse al «uso que se ha hecho» de la marca.

Por consiguiente, debe entenderse que la expresión «uso de la marca como tal» se refiere solamente al uso de la marca a los fines de la identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

Ahora bien, tal identificación, y, por ende, la adquisición del carácter distintivo, puede ser asimismo resultado bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada. En ambos casos, basta que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio, designado exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, proviene de una empresa determinada.

Ha de recordarse que los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto o servicio de que se trate han de apreciarse globalmente y que, a los efectos de tal apreciación, pueden tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales ( sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados Convenio Colectivo de Empresa de RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA DE GUIA DE ISORA (VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.)/97 y Convenio Colectivo de Empresa de CLUB NAUTICO PUERTITO DE GUIMAR/97, Rec. p. I-2779, apartados 49 y 51).

En definitiva, procede responder a la cuestión prejudicial que el carácter distintivo de una marca al que hace referencia el artículo 3, apartado 3, de la Directiva puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como parte de una marca registrada o en combinación con ésta.

En el presente caso, el uso de la marca tridimensional española se ha hecho no de forma independiente, sino conjuntamente con la marca denominativa 'Oreo' lo que es claramente un uso vinculado o simultáneo, conclusión que no viene impedida ni por el hecho de que la combinación de ambas a su vez constituya una sola marca tridimensional comunitaria, pues el registro nunca perjudica a su titular, ni tampoco porque el uso de todas ellas no pueda considerarse incompatible, pues no lo es.

Por la propia forma de la marca española se desprende claramente que está concebida para ubicar en el centro de la elipse una palabra, de tal manera que resulta difícil hablar de uso incompatible cuando se utiliza colocando esa palabra, pues incluso parece el único uso posible, ya que el destino del espacio delimitado por la elipse es demasiado evidente que es recoger una palabra que dejarlo vacío llamaría poderosamente la atención.

Duodécimo. Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la LEC y habida cuenta la estimación parcial de la demanda y las serias dudas de Derecho de la reconvención por la complejidad de los conceptos del uso distinto y del uso simultáneo, no procede hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

Fallo

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Fernando A. Fernández Arroyo, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, KRAFT FOODS GALLETAS S.A. y KRAFT BISCUIT IBERICA, S.L. contra la mercantil GALLETAS GULLON, S.A. de tal manera que:

Declaro:

Que los actos de uso, fabricación, ofrecimiento, comercialización, almacenaje y exportación por parte de la demandada del envase de las galletas 'Cookies' son constitutivos de violación de las marcas comunitarias nº 830.790 y española nº 2.576.774 titularidad de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC.

Condeno a la demandada:

- A estar y pasar por la anterior declaración;

- A cesar en la realización de los actos citados, con la imposición de la multa coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600€) por cada día transcurrido desde la firmeza de la sentencia hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación;

- A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de fabricación y/o comercialización que suponga el empleo del envases que son objeto del presente procedimiento y que suponen una violación de las marcas comunitarias nº 830.790 y española nº 2.576.774 titularidad de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC.;

- A retirar del tráfico económico los envases en cuestión, así como los catálogos y demás elementos publicitarios en los que aparezcan;

- A destruir a su costa los envases descritos y que la demandada tuviera en stock y/o hubiera recibido a consecuencia de su retirada del tráfico económico;

- A indemnizar a la demandante por la infracción de las precitadas marcas en la cuantía de OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE EUROS (81.097€);

- A publicar a su costa en un diario de tirada nacional el Fallo de esta sentencia.

Se desestiman las demás pretensiones ejercitadas en la demanda.

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la reconvención presentada por doña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil GALLETAS GULLON, S.A. contra las mercantiles KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, KRAFT FOODS GALLETAS S.A. y KRAFT BISCUIT IBERICA, S.L..

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante ( art. 458 L.e.c.). El recurso se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de VEINTE DÍAScontados desde el siguiente a la notificación de aquella.

Así lo acuerda y firma el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, SALVADOR CALERO GARCIA.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en ALICANTE , a veinte de enero de dos mil doce.