Sentencia CIVIL Nº 141/2021, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 2, Rec 1328/2020 de 23 de Abril de 2021

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 2

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00141/2021

TRAVESSA D'EN BALLESTER, NÚM. 20, PLANTA 4 - 07002 - PALMA DE MALLORCA

Teléfono:971219387 Fax:971219382

Correo electrónico:mercantil2.palmademallorca@justicia.es

Equipo/usuario: MCV

Modelo: S40000

N.I.G.: 07040 47 1 2020 0003967

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001328 /2020-M

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. LIFESTYLE PRODUCCIONES, SL

Procurador/a Sr/a. RUTH MARIA JIMENEZ VARELA

Abogado/a Sr/a.

DEMANDADO D/ña. INTERBALEAR DE SERVICIOS DE GESTION Y ADMINISTRACION SL

Procurador/a Sr/a. CONCEPCION ALEMANY MOREY

Abogado/a Sr/a.

S E N T E N C I A Nº 141/2021

En Palma de Mallorca a 23 de Abril de 2021.

Dña. María Campoy Vivancos, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Palma de Mallorca, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario nº 1328/2020 seguidos en este Juzgado, entre partes, de una, como demandante, la entidad LIFESTILE PRODUCCIONES,S.L.con Procuradora Dña. Ruth Jiménez Varela y Letrado D. Daniel López Esteban; Y de otra,como demandada, la entidad INTERBALEAR DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, S.L.,representada por la Procuradora Dña. Conchita Alemany Morey y asistida por la Letrada Dña. Francisca Socias de España,pronuncio la presente en base a los siguientes:

Antecedentes

Primero-En fecha 17 de Noviembre de 2020,la Procuradora Sra. Jiménez Varela, en nombre y representación de la entidad LIFESTILE PRODUCCIONES,S.L. presentó en el Juzgado Decano demanda de juicio Ordinario, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, contra la entidad INTERBALEAR DE SERVICIOS DE GESTION Y ADMINISTRACION,S.L.,por la cual solicitaba que se dictara sentencia recogiendo los pronunciamientos contenidos en el Suplico de su demanda.

Segundo-Por Decreto de fecha 18 de Diciembre de 2020 se acordó admitir a trámite la demanda presentada y emplazar a la parte demandada para que la contestase en el plazo de veinte días hábiles.

Dentro del plazo concedido, la representación de la entidad demandada presentó escrito de contestación a la demanda.

Tercero-Por Diligencia de Ordenación de fecha 12 de Marzo de 2021 se señaló para el acto de Audiencia Previa el día 15 de Abril de 2020 a las 9Ž30 horas.

Cuarto-Al acto de la Audiencia Previa, comparecieron ambas partes, realizando las alegaciones y proponiendo las pruebas que tuvieron por conveniente, si bien, al haberse propuesto y admitido únicamente prueba documental, al amparo del artículo 429.8 de la LEC, los autos quedaron vistos para sentencia.

Quinto-En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero-A través de la demanda presentada, la entidad actora, que decía ostentar los derechos de explotación para España de la marca 'PLAYBOY ENTRERPRISES INTERNACIONAL INC ',registrada como marca nacional en la OEPM, y autorizada por ésta para emprender acciones por actos de violación de los derechos marcarios y de autor de Playboy, derivados de la utilización de la marca y signos distintivos de dicha mercantil por terceros sin autorización, ejercitaba contra la demandada una acción declarativa de infracción de los derechos de la marca 'PLAYBOY ENTRERPRISES INTERNACIONAL INC', de cese inmediato en su utilización y de reclamación de daños y perjuicios por importe de 78.334 euros.

Así, decía la actora en su demanda que la entidad demandada venía organizando cada año, durante los meses de verano, una fiesta denominada 'Playmate Party', en el local que regenta en Palma de Mallorca denominado 'Discoteca Titos', las últimas, los días 3 de agosto de 2019, 21 de julio y 8 de septiembre de 2018, y 8 de junio y 9 de julio de 2017, sin autorización ni licencia de por parte del titular de la marca. Y que en esas fiestas se había utilizado sistemáticamente como reclamo propagandístico en redes sociales y medios de comunicación, el nombre y signos distintivos propios de la marca 'Plaboy', ocasionando una invasión antijurídica en el ámbito de poder que le otorga a su titular el derecho de exclusiva marcario.

Por ello, y con fundamento en los artículos 34 y 48 LM, solicitaba que se dictara sentencia en la que se declarase:

'1º.-Que la mercantil INTERBALEAR DE SERVICIOS DE GESTION Y ADMINISTRACION SL' (Grupo Cursach),violado los legítimos derechos que sobre la marca 'Playboy' ostenta mi representada para España.

2º.-La orden de cesación inmediata de estos actos y la prohibición de realizar en el futuro cualquier otro acto de análoga naturaleza sin obtener la correspondiente licencia o suscribir el oportuno contrato con mi representada.

3º.-El resarcimiento de los daños y perjuicios causados fijados cautelarmente 78.334 euros (SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS),correspondientes al precio que la mercantil demandada hubiera tenido que pagar por las licencias correspondientes a tres años, 2017 a 2019, para realizar las actividades que ha desarrollado cuyo importe asciende a 63.334 euros (25.000 dólares por año) más 15.000 eurospor daño moral, sin perjuicio de su posterior liquidación una vez que la mercantil demandada aporte a estos autos los documentos justificativos del beneficio obtenido con la utilización de la marca de mi representada en los eventos denominados 'Playmate' celebrados en las fechas indicadas en la presente demanda en la sede de la discoteca 'Titos' de Palma de Mallorca .

Todo ello con expresa condena en costas a la Sociedad demandada.'

A tales pretensiones contestaba la entidad demandada, oponiendo, previamente, las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva.

Así, respecto a la falta de legitimación activa, decía que la actora, según la cláusula 2.1 del contrato que aportaba, sólo ostentaba una licencia de uso muy limitada que le autorizaba, únicamente, a diseñar, imprimir, publicar y distribuir la edición local de la revista Playboy en español, así como, para desarrollar, operar y promocionar el sitio web de la revista, por lo que no tenía ningún derecho respecto de la marca PlayBoy ni para autorizar actos con esa denominación ni, por tanto, para reclamar cuando se organizaban actos con esa denominación, como reiteraban las cláusulas 4.8 y 8.2 del contrato.

Asímismo, añadía que la carta aportada por la actora para justificar su legitimación y que decía suscrita por el titular de la marca (playboy enterprises international, inc)no indicaba la persona que la firmaba, ni si estaba facultada para ello por el titular de la licencia, ni estaba otorgada ni legitimada por fedatario público ni tenía la apostilla de la Haya.

Además, añadía que el derecho de licencia de la actora no constaba inscrito en el Registro de la OEPM, por lo que,de acuerdo con la normativa marcaria y la jurisprudencia existente, el licenciatario no puede ejercitar acciones contra terceros sobre la base de su derecho hasta que no haya quedado válidamente inscrito.

Y respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva, señalaba que la demandada no explotaba ni era propietaria de la discoteca TITOS, sino que simplemente se dedicaba a la prestación de servicios a otras empresas con las que formaba grupo empresarial, entre ellas, TITOS,S.A., siendo uno de tales servicios el de gestión de la página web de la sala de fiestas.

Por ultimo, negaba que se le hubiera causado daño a la actora, pues el hecho de que se organizasen cuatro, que no cinco, fiestas en tres años en una sala de fiestas con un aforo máximo de 720 personas ,no había causado ningún tipo de pérdida a la actora, que jamás habría recibido ingreso alguno si se hubiera autorizado por la marca Playboy la realización del evento, ni se podría haber opuesto a que el titular de la marca le diera permiso. Tampoco, decía, le supuso una menor obtención de ganancias, ya que ninguna relación hay entre el uso de la marca que podía realizar la actora y la supuesta infracción en el uso de la marca cometida por TITOS,S.A.

Asímismo, negaba la procedencia de que la actora reclamase por los daños morales y calificaba de abusiva la cantidad solicitada en la demanda en atención a la facturación obtenida por los cuatro eventos organizados.

Segundo-Planteadas, como antecede, las posturas de las partes, lo primero que se debe señalar es que la presente resolución se dicta, como se desprende del Antecedente de Hecho Cuarto de la presente resolución, sin celebrarse Vista y ,por tanto, sin haberse practicado prueba en ella, pero también sin que la parte actora en el acto de Audiencia previa realizara ninguna alegación sobre las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva esgrimidas por la parte demandada en su escrito de contestación y sin que, a raíz de ellas, la parte actora presentara o propusiera ninguna prueba tendente a desvirtuar tales excepciones.

Entrando a analizar, en primer lugar, la excepción de falta de legitimación activa alegada por la demandada, señalar que esta excepción es esgrimida por la entidad demandada bajo una triple perspectiva. Esto es, señalando que la actora ostentaba una licencia de uso muy limitada cuyo contenido no le permitía accionar contra la demandada; Impugnando la carta aportada por la actora para justificar su legitimación activa; Y señalando que el derecho de licencia de la actora no constaba inscrito en el Registro de la OEPM.

Pues bien, de la Cláusula 14.1 del acuerdo suscrito entre PLAYBOY ENTRERPRISES INTERNACIONAL INC y LIFESTILE PRODUCCIONES,S.L. se desprende que el licenciatario, la actora, precisa de la autorización del licenciante para emprender acciones contra los infractores de derechos marcarios, al señalar que, ante una infracción, el licenciatario debe seguir las instrucciones del licenciante y podrá ejercitar acciones como le indique el licenciante, en nombre del licenciante, del licenciatario o en los dos nombres que le indique el licenciante.

Así,esta cláusula dispone que :

Y esa autorización o instrucciones del licenciante para que el licenciatario pueda accionar se ha plasmado en el documento nº 4 de la demanda, si bien, como antes hemos dicho, ha sido un documento impugnado por la demandada, reprochándole que no indicaba la persona que la firmaba, ni si estaba facultad para ello por el titular de la licencia, ni estaba otorgada ni legitimada por fedatario público ni tenía la apostilla de la Haya, ante cuya impugnación, como se ha indicado anteriormente también, la actora no ha realizado ninguna alegación ni ha propuesto prueba alguna.

Ahora bien, la impugnación de un documento privado no impide que pueda ser tomado en consideración por el Tibunal al valorarlo conjuntamente con el resto del material probatorio y conforme a las reglas de la sana crítica, tal como se desprende del artículo 326 de la LEC.

No es que el documento privado no reconocido legalmente carezca en absoluto de valor probatorio, ya que, ello supondría tanto como dejar al arbitrio de una parte la eficacia probatoria del documento (SS de 27-1-1987 y 25-3-1988) sino que podrá valorarse mediante su apreciación con otros elementos de juicio (S. 12-6-1986), pues en definitiva, los documentos privados, aún impugnados, poseen un valor probatorio deducido de las circunstancias del debate ( SS 22-10-1992 y 10-2- 1995 ).

Por otra parte, y respecto a la falta de inscripción de la licencia de la actora, como otra manifestación de su falta de legitimación activa, pues ciertamente es así, por cuanto no consta la inscripción, señalar que la legitimación activa de la licenciataria no inscrita ha sido objeto de polémica jurisprudencial, si bien, debe prevalecer la interpretación que defiende la inoponibilidad de la licencia no inscrita frente al tercero adquirente del registro o de sus facultades, no respecto a quien eventualmente infringe los derechos de exclusiva nacidos del registro o de sus licencias.

Así, la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia de 2 de Marzo de 2017 señalaba que, '4. La legitimación activa de la licenciataria no inscrita ha sido objeto de polémica jurisprudencial, como lo revela la postura del Tribunal español de la Marca de la Unión Europea (antigua marca comunitaria) que no es uniforme al interpretar los correlativos artículos del Reglamento de la Marca de la Unión Europea. Mientras en la Sentencia de 27 de febrero de 2007 afirma la legitimación activa de la licenciataria a pesar de no estar registrado el contrato de licencia (y de igual modo el entonces Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 en sentencias de 26 de julio de 2006 y 25 de abril de 2014 ), en posteriores resoluciones se inclina por negar esa legitimidad si falta la inscripción registral ( Sentencia de 30 de enero de 2014 , con cita de la precedente de 23 de enero del 2009 )

Esta Sala considera acertada la conclusión del juzgador de instancia por las razones siguientes:

i)el art 124 LP, al que se remite la Disposición Adicional 1ª de la LM , no exige la inscripción registral de la licencia de la marca para poder accionar

ii) el art 46.3 LM lo que consagra es el llamado principio de publicidad material negativa. Vincula a la falta de registro (hecho negativo) un aspecto sustantivo: la inoponibilidad del título no inscrito, pero lo hace frente a determinados terceros, los terceros de buena fe.

La finalidad del precepto es proteger a aquél que desconocía el negocio o acto no registrado o, aplicando los parámetros de la diligencia media, no se le puede exigir conocimiento del mismo.

Por tanto, ese tercero al que se refiere precepto no es aquel que infringe la marca con actos incursos en el artículo 34 LM , sino aquel tercero que, después de otorgarse el contrato de licencia, adquiere del titular de la marca derechos sobre la marca(sucesivos adquirentes o posteriores licenciatarios).

Tercero frente al que no podrá hacer valer su licencia el licenciatario si no la ha inscrito, salvo que ese tercero no sea de buena fe en el sentido de que conozca (o deba conocer) la divergencia entre lo registrado y la realidad extrarregistral. En ese caso, es decir, si conocía la existencia de la licencia no inscrita antes de adquirir derechos de la marca licenciada, la licencia, a pesar de no estar inscrita, le es también oponible. Si tal licencia no inscrita es oponible en tales casos, con mayor razón se entiende que puede hacerse valer frente aquellos que, actuando en contra del ordenamiento jurídico, vulneran el ius prohibiendi consagrado en el artículo 34 LM.

Esta exégesis es la mantenida por la SAP de Barcelona, Sección 15ª,de 30 de enero de 2004 , reiterando la tesis expuesta en la previa sentencia de la misma Audiencia, de 19 de julio de 1999 ,y subyace en la STS de 10 de diciembre de 2013 ,que confirma la legitimación del demandante que contaba con la autorización del titular de la marca aunque tal autorización no estuviera inscrita, con estas palabras 'Por ello, para no extender en exceso tal consecuencia de la falta de publicidad -convirtiendo el acto registrable no registrado en eficaz sólo para las partes y para los terceros de mala fe - y para no aproximarla demasiado a las de la inscripción constitutiva, el concepto de tercero - desconocedor o ignorante - que es clave para determinar el sentido del precepto - se ha reducido por la mejor doctrina a la medida necesaria para la protección de una confianza en la apariencia, de modo que el protegido no sea cualquier tercero, sino sólo aquél que se encuentre en una posición jurídica incompatible con la del titular del derecho no inscrito.Lo que conduce a que el ámbito del artículo 46, apartado 3, se limite a los supuestos de conflicto entre dos títulos incompatibles, para dar preferente amparo al que de ellos se inscriba'

Doctrina que en el correlativo artículo 23 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, ha sido consagrada por el TJUE en la sentencia de 4 de febrero de 2016, asunto, C-163/15 TOL5.631.563) al decir que ' el licenciatario puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro». (El subrayado es del Juzgado).

Criterio que se repite en la sentencia dictada en fecha 11 de Mayo de 2020 por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid .

Por tanto, no siendo la demandada el tercero de buena fe a que se refiere la jurisprudencia, la falta de inscripción de la licencia, le resulta inoponible.

Por otra parte, y entrando a analizar la excepción de falta de legitimación activa desde el punto de vista del contenido de la licencia concedida, tras la lectura del acuerdo suscrito entre PLAYBOY ENTRERPRISES INTERNACIONAL INC y LIFESTILE PRODUCCIONES,S.L.documento nº 3 de la demanda,se puede concluir que la actora carece de legitimación activa para el ejercicio de la acción marcaria contra la demandada, por cuanto el contenido de su licencia no le concede ningún derecho respecto a los derechos que dice infringidos por la demandada.

Lo primero que debe acreditar la actora, y no lo ha hecho, es que ostenta licencia respecto de los derechos marcarios que dice infringidos por la demandada, pues, difícilmente, puede alguien invocar un derecho respecto del que no se le ha concedido licencia de explotación.

Así, de la lectura del encabezamiento del citado acuerdo,se infiere que la licencia se otorgó a la actora con la intención de que el licenciatario publicase y comercializase en España la edición en español de la revista Playboy y de que operase un sitio web con la marca playboy en relación con la edición local de la citada revista.

Y en atención a estas dos consideraciones, y en desarrollo de las mismas, en los distintos apartados de la Cláusula Segunda del Acuerdo, se le concede licencia a la actora.

De este modo, en la cláusula 2.1,se concede licencia a la actora para diseñar, imprimir, publicar y distribuir la edición local en idioma español, así como, para desarrollar, operar y promocionar el sitio Web.

Así, en la cláusula 2.1.a se señala que :

Y en la cláusula 2.2. se indica lo siguiente :

En la Cláusula 2.3 se indica que :

En la Cláusula 2.4 se señala que:

Y en la 4.8 se señala que:

En la demanda se señalaba que la mercantil demandada 'ha lesionado los legítimos derechos de mi representada mediante la utilización de la marca Playboy y de sus signos distintivos en la organización, difusión y celebración de una fiesta, a la que además se ha venido a denominar Fiesta Oficial Playboy, sin su consentimiento.' Y que 'la mercantil demandada, conocedora de la alta capacidad de la marca Playboy para atraer público a un evento lúdico, con los consiguientes beneficios económicos y de imagen,así como la alta diferenciación que otorgan sus servicios y productos,haya utilizado en el tráfico económico sus signos distintivos y el propio nombre de la marca registrada para la difusión, organización y celebración de la fiesta de la que trae causa la presente reclamación, con el consiguiente perjuicio para mi representada.'

Sin embargo, la licencia concedida a la actora por el titular de la marca, relacionada con la publicación y comercialización de la revista playboy y con su página web, no tiene ninguna relación con la supuesta utilización infractora que se denunciaba en la demanda.

De la lectura de la licencia se desprende que la misma no concede a la actora derechos respecto de los que invoca como infringuidos por la demandada.

Por tanto, procede desestimar la demanda por apreciar la excepción de falta de legitimación activa, sin necesidad de entrar a resolver la excepción de falta de legitimación pasiva ni sobre el fondo del asunto, y absolver a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra.

Tercero-En cuanto a las costas, dada la desestimación de la demanda, y de conformidad con el art.394 de la LEC, procede su imposición a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que desestimando la demanda presentada por la Procuradora Sra. Jiménez Varela,en nombre y representación de la entidad LIFESTILE PRODUCCIONES,S.L.contra la entidad INTERBALEAR DE SERVICIOS DE GESTION Y ADMINISTRACION S.L.,al apreciar la excepción de falta de legitimación activa, debo absolver y absuelvo a la entidad demandada de las pretensiones formuladas en su contra ,debiendo la parte actora satisfacer las costas del procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, instruyéndoles que la misma no es firme y contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de VEINTE DÍAS siguientes a su notificación ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, previa la constitución del DEPÓSITO previsto en la LO 1/2009 de 3 de noviembre de modificación de la LOPJ.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, doy fe.