Sentencia CIVIL Nº 1422/2019, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 668/2019 de 10 de Diciembre de 2019

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA n.º 668 (U-21) 19.
PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 236/17.
JUZGADO de MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 2.
SENTENCIA NÚMERO1422/19
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).
En la ciudad de Alicante, a diez de diciembre del año dos mil diecinueve.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la
Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha
visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión
Europea n.º 2; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por GONTEX RETAIL,
SL, parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procurador D. ALFREDO BARCELÓ BONET,
con la dirección letrada de D.ª MARÍA JESÚS SANMARTÍN SANMARTÍN; siendo la parte apelada, impugnante
asimismo de la sentencia, ARZANO, SL, actuando con su Procurador D. JOSÉ LUÍS CÓRDOBA ALMELA, con la
dirección letrada de D. CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN, y D. Salvador , representado
por el Procurador D. ALFREDO BARCELÓ BONET, con la dirección letrada de D.ª MARÍA JESÚS SANMARTÍN
SANMARTÍN.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, se dictó Sentencia, de fecha 19 de febrero de 2019, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: ' Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por don José Luis Córdoba Almela, Procurador de los Tribunales y de la mercantil ARZANO, S.L. contra la mercantil GONTEX RETAIL, S.L. y en consecuencia: A) Declaro: - Que el uso del signo 'intemerata' ha infringido la marca prioritaria 'renatta&go'.

- Que los demandados han infringido el diseño industrial prioritarios de ARZANO S.L. nº D0522936-0013.

- Que la actuación de los demandados constituye una imitación sistemática desleal de las prestaciones e iniciativas empresariales de 'renatta&go'.

B) Condeno a la demandada GONTEX RETAIL, S.L.: - A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar y abstenerse en lo sucesivo de cualquier acto de explotación comercial del signo impugnado en relación con productos y servicios relacionados con la moda.

- A retirar del tráfico económico rótulos, etiquetas, embalajes, material publicitario y cualesquiera otros medios y documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca mediante la incorporación del signo infractor.

- A cesar y abstenerse en lo sucesivo de cualquier acto de comercialización de los diseños infractores.

- A retirar del tráfico económico las prendas y elementos que incorporen los diseños infractores y a su destrucción.

- Al pago a la actora de una indemnización por daños materiales por el importe que se liquide en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento de Derecho Sexto de la presente.

- A pagar las costas de la acción contra ella dirigida.

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por don José Luis Córdoba Almela, Procurador de los Tribunales y de la mercantil ARZANO, S.L. contra don Salvador con expresa condena en costas a la actora.'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 21 / 11 / 19, en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.- La sentencia dictada en primera instancia ha estimado íntegramente la demanda dirigida contra la mercantil GONTEX RETAIL, efectuando tres pronunciamientos declarativos, de los cuales derivan los de condena: i) Declara que el uso que dicha sociedad ha efectuado del signo 'intemerata' infringe la marca de la Unión Europea (marca UE) 'renatta&go', por existir riesgo de confusión, ex art. 9.1.b del Reglamento sobre la Marca Comunitaria n.º 207/2009, pues existe identidad aplicativa y ambos producen una impresión muy similar. No ha considerado probada la notoriedad de la marca UE de la actora, por lo que no aplica la protección reforzada que proporciona art. 9.1.c RMC.

ii) Declara la infracción del diseño industrial titularidad de ARZANO, SL, n.º D0522936-0013.

iii) Declara que se ha producido una imitación sistemática desleal de las prestaciones e iniciativas empresariales de 'renatta&go'.

La sentencia ha desestimado la demanda dirigida contra el Sr. Salvador , titular de la marca nacional cuyo uso provocaría la infracción de la marca UE.

El recurso de apelación interpuesto por la codemandada GONTEX RETAIL discute la existencia de la infracción marcaria y del acto de competencia desleal, pero se aquieta con la declaración de infracción del diseño registrado, que no queda incluida, por tanto, en el ámbito de la apelación.

La otrora demandante, mediante la impugnación de la sentencia, insiste en la condena del Sr. Salvador , que debería de producirse en los mismos términos que la sociedad GONTEX.



SEGUNDO.- Punto de partida de la presente resolución ha de ser la identificación de las marcas enfrentadas.

La marca de la Unión, de la que es licenciataria exclusiva ARZANO, SL, cuya protección se impetra en el presente litigio, es la marca figurativa 'renatta&go' (colores reclamados gris y blanco), n.º 014759831, registrada el 20 de junio de 2016 para distinguir productos y servicios de las clases 3, 24, 25 y 35, cuya representación gráfica es la siguiente: La marca española, titularidad de D. Salvador , cuyo uso se ha considerado infractor, es la marca 'intemerata', solicitada en diciembre de 2017 y registrada el 21 de junio de 2018 para productos y servicios de la clase 25, cuya representación gráfica es:

TERCERO. Infracción marcaria por uso de una marca registrada con posterioridad.- Parece necesario comenzar recordando que, como ha establecido con reiteración este Tribunal (por ejemplo, sentencia de 26 de enero de 2017 y muchas posteriores), la infracción de la marca puede producirse por la actuación del titular de una marca registrada con posterioridad, confundible con la primera, sin necesidad siquiera de que, previa o simultáneamente, se haya ejercitado acción de nulidad de la misma.

La STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11, ha establecido, en relación al artículo 9 RMC, que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca, se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca. Por tanto, el infractor puede ser el titular de la marca posterior, el ' tercero' a que se refiere el Reglamento, pues éste no limita el derecho exclusivo del titular de la marca anterior respecto del titular de una marca de la Unión posterior, y, en virtud del llamado principio de prioridad, la marca anterior prima sobre la marca posterior, pues se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar.

El Tribunal Supremo español, haciéndose eco de dicha doctrina jurisprudencial en la Sentencia 14 de octubre de 2014, la ha considerado extensible al caso de las marcas nacionales, lo que significa que tampoco el titular de una marca española registrada con posterioridad puede oponer a la infracción de la prioritaria el ius utendi derivado de un registro.

Esta posición ya ha sido asumida por este Tribunal de Marcas de la Unión Europea, en sentencia de 19 de junio del 2015, en que dijimos que el titular de una marca española posterior puede infringir otra prioritaria '... si se dan las razones para ello...', es decir, si se da alguno de los casos del art. 34.2 LM .

Se ha superado, por tanto, la no tan antigua doctrina jurisprudencial de que no puede existir infracción cuando se hace uso de un título válidamente registrado.



CUARTO. Inexistencia de infracción marcaria por ausencia de riesgo de confusión.- Buena parte del recurso del recurso está centrada en la inexistencia de riesgo de confusión, en que se ha fundado la estimación de la acción por infracción de la marca UE, desde la perspectiva de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, por existir importantes diferencias entre los signos enfrentados.

No compartimos los razonamientos vertidos en el fundamento tercero de la resolución recurrida acerca de la existencia de riesgo de confusión.

Este Tribunal viene habitualmente abordando el análisis del riesgo de confusión (desde el conocido como Asunto 'Matrix - DediegoMatrix', sentencia de 18 de marzo del 2010, que recoge criterios ya apuntados en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005), con una serie de razonamientos, perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

' Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse: 1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.' Procederemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

1º) En primer lugar, hemos de determinar el concepto de público pertinente susceptible de padecer el riesgo de confusión. El público pertinente normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer), siendo un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas y que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( STJUE del caso Lloyd Schuhfabrik Meyer citada, y entre otras, STGUE de 13 de febrero de 2007). Según jurisprudencia europea constante ' el público pertinente está formado por consumidores que pueden utilizar tanto los productos y servicios de la marca anterior como los de la de marca solicitada' (STGUE de 26 de junio de 2014, con cita de la previa del mismo Tribunal de 30 de septiembre de 2010).

En el asunto que nos ocupa, el público destinatario de los productos de la actora y de la demandada es idéntico, esto es, se trata de un consumidor medio de productos de moda, del que no cabe predicar una preparación o conocimientos especiales. Al tratarse, pues, de productos de consumo habitual, que no precisan del destinatario unos conocimientos especializados, habremos de concluir que estamos ante un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en los términos antedichos.

2º) En segundo lugar, la comparación de los signos debe realizarse desde los planos fonético o literario, gráfico o visual y conceptual.

Advertimos serias diferencias entre los signos enfrentados, que han de ser confrontados tal cual han sido registrados.

Las palabras insertas en los signos son absolutamente distintas: 'renatta&go' vs 'intemerata'. La primera se compone de dos elementos ('renatta' y 'go') unidos por el signo '&'; 'renatta' evoca nombre de mujer. Intemerata, sin embargo, es una palabra de la lengua española, que aparece en el Diccionario de la lengua española de la RAE con el siguiente significado: ' intemerata. Del lat. intemerata 'no manchada', 'no contaminada'. 1. f. coloq. U. para indicar que algo ha llegado a lo sumo. Esto es la intemerata'.

No es correcta, por tanto, la apreciación efectuada en la instancia de que los signos comparten '... una terminación en -ATTA muy característica...', ya que la marca 'intemerata' no tiene doble 't' y la marca 'renatta&go' no termina tampoco en 'atta', sino en 'go', elemento que también ha de ser tomado en consideración en el juicio comparativo.

Por tanto, existen importantes diferencias en los elementos denominativos y conceptuales, así como fonéticos.

La inclusión en ambos signos de bicicletas no permite considerar, a nuestro entender, que los signos presenten una semejanza tal que pueda provocar riesgo de confusión. La marca de la actora cuenta con dos bicicletas; la de la demandada, una. En ambos casos, el dibujo de las bicicletas es sumamente sintético, sin grandes detalles ni peculiaridades relevantes. Por último, se ha acreditado que es habitual el registro de marcas que cuentan con elementos denominativos y bicicletas.

3º) En lo que se refiere a la comparación entre los productos, la identidad es absoluta, pues no se discute.

La conclusión que alcanzamos, a la vista de los razonamientos anteriores (poca semejanza entre los signos enfrentados, para productos idénticos), es la inexistencia de riesgo de confusión, pues no consideramos que el público pertinente puede creer, erróneamente, que los productos y servicios designados con la marca de la demandada tienen el mismo origen empresarial que los designados con la marca licenciada por la actora. Las diferencias entre las dos marcas son de tal entidad que impiden el riesgo de confusión.

Parece necesario indicar que, en la demanda, y como señaláramos con anterioridad, se pretendió la protección de la marca de la actora por la vía del art. 9.1.c RMC (marca notoria), pero la sentencia de primera instancia no ha considerado acreditada la notoriedad y la otrora actora no ha rebatido en su impugnación esta conclusión.

Como hemos dicho en la reciente sentencia de 25 de abril de 2019, ' como hemos dicho, el primer requisito que precisa una marca para su protección como notoria es la identidad o a la similitud de los signos en conflicto.

El citado precepto habla de signo idéntico o similar a la marca comunitaria, tal y como también hace el art. 9.1.b RMC.

La identidad y/o similitud de los signos en conflicto, sin embargo, tiene distinto sentido en los apartados b y c del art. 9.1 RMC.

Así, la STJUE mencionada razona que el grado de similitud exigido entre los signos en conflicto es distinto cuando se trata de marcas notorias, puesto que, caso de no serlo, es preciso que aquél pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, lo que no se exige en el caso de las marcas notorias. Es decir, no es preciso que la similitud pueda llevar al público interesado a confundir los signos, sino que se exige que pueda asociarlos entre sí, es decir, a establecer un vínculo entre ellos, lo que significa que la protección de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud (véanse, por analogía, las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01 , EU:C:2003:582 , apartados 27, 29 y 31, e Intel Corporation, C-252/07 , EU:C:2008:655 , apartados 57, 58 y 66)'.

Por tanto, ninguna disquisición podemos hacer acerca de la protección que se podría haber dispensado a la marca de la actora, de haberse acreditado su notoriedad; en tal caso, habría sido preciso analizar la concurrencia del 'vínculo' a que hemos hecho referencia, que es inane desde la perspectiva del riesgo de confusión.

La estimación de este motivo de recurso acarreará dejar sin efecto los correlativos pronunciamientos declarativos y de condena que le son inherentes y hace innecesario abordar los concretos motivos de la apelación relativos a la infracción marcaria.



QUINTO. Inexistencia de imitación sistemática de prestaciones e iniciativas empresariales, ex art. 11.4 LCD .- En la demanda se pretendió la declaración de que ' la actuación de los demandados constituye una imitación sistemática desleal de las prestaciones e iniciativas empresariales de 'renatta&go'. En la fundamentación jurídica, en apoyo de dicha pretensión, se invocó el art. 11.4 de la Ley de Competencia Desleal, que establece que ' Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado'. El hecho quinto de la demanda relacionaba los hechos que constituían esa imitación sistemática ' de los signos distintivo de renatta&go', señalando como tales la imitación de las marcas, de los diseños, de las tiendas y de las redes sociales La sentencia de primera instancia ha estimado la pretensión, accediendo a la declaración de que la actuación de los demandados constituye una ' imitación sistemática desleal' de las prestaciones e iniciativas empresariales de renatta&go, afirmando que ' la demandante ha conformado a través de su marca, sus diseños y la manera de decorar sus establecimientos unas pautas que la singularizan en el mercado (...) y sobre las mismas, tanto formas de presentación como creaciones materiales, se ha incurrido en una imitación de forma sistemática y desde luego no por casualidad, sino con un decidido ánimo parasitario y con la finalidad de generar una asociación en el consumidor, por lo que puede concluirse que la mercantil demandada ha desarrollado una actividad desleal mediante una abrumadora imitación'. La sentencia no ha considerado que existieran actos contrarios a la buena fe, ex art. 4 LCD.

El recurso de apelación combate la existencia de este acto de competencia desleal.

De entrada, una vez negada la existencia de infracción de la marca UE, y limitada la infracción a un único diseño registrado, el elemento cuantitativo en que se basaba la sentencia de instancia queda importantemente mermado.

Pero es que, en cualquier caso, no se dan los presupuestos legales precisos para apreciar el acto de competencia desleal denunciado.

El supuesto de hecho del art. 11.4 LCD exige la ineludible presencia de dos elementos absolutamente trascendentes: la imitación ha de ser sistemática y ha de estar animada por una intención de impedir u obstaculizar la afirmación de la otra empresa en el mercado.

Tal actuación de imitación, en cuanto tiende a impedir u obstaculizar la afirmación de otra empresa en el mercado, forma parte de una estrategia que, según resulta de dicho precepto, sólo la puede llevar a efecto una empresa que ya se encuentre posicionada en él; es decir, el art. 11.4 LCD no contempla que sea la 'empresa emergente o nueva' la que imite sistemáticamente a la ya asentada, pues claramente esa actividad imitadora, por muy sistemática que fuera, no podría impedir u obstaculizar la afirmación de ésta en el mercado. Esa actuación podría constituir otro ilícito competencial, más no el del art. 11.4 LCD.

En este sentido, la SAP de Barcelona del 3 de diciembre de 2003 insistió en '... la exigencia de que la imitación exceda De la respuesta normal del mercado ante las innovaciones, determina considerar, como factor necesario para fundar el Reproche de deslealtad, el tamaño o fortaleza de la empresa imitadora, que debe ser mayor que el de la empresa imitada...'. Es decir, mediante la estrategia de la imitación sistemática se pretende perjudicar a los competidores de 'menor nivel', de los pequeños empresarios, impidiéndoles u obstaculizándoles su ' afirmación en el mercado'.

En el caso que nos ocupa, el supuesto de hecho no es el contemplado en la norma, pues es la empresa ya asentada en el mercado la que acciona contra la nueva, con lo que la imitación sistemática que alega que efectúa la empresa emergente demandada no puede tener como finalidad impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado de la primera. Dicho sea de paso, ni una sola alegación se efectúa al respecto en la demanda, como tampoco sobre el último inciso del art. 11.4 (que exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado).

La demanda, y la sentencia recurrida, han considerado la imitación sistemática desde un simple punto de vista cuantitativo: copia de marcas, copia de diseños, copia de tiendas y copia de redes sociales. Pero el tipo invocado, y la pretensión deducida en el suplico, nada tienen que ver con ello, según lo expuesto con anterioridad.

Por lo dicho, estimaremos también este motivo de recurso.



SEXTO.- Negada la infracción de marca UE, es claro que la impugnación (en que se pretende la condena del codemandado Sr. Salvador ) no puede prosperar. Téngase en cuenta que en la demanda, fundamentos de derecho procesales (apartado tercero, ' capacidad, legitimación y postulación'), se indicaba que la legitimación pasiva de aquél derivaba de '... ser el solicitante del registro de la marca nacional INTEMERATA'.

En cualquier caso, tampoco ostenta legitimación pasiva respecto de la acción por infracción del diseño comunitario.

Sabido es que la legitimación 'ad causam' consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. Reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, entre las que cabe señalar la de 28 de diciembre de 2001, hacen especial hincapié en la relevancia de la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden, pues la legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido. La vigente LEC., en este sentido, regula en su art. 10 la denominada condición de parte procesal legítima, en cuya virtud ' Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso'; del que se desprende que la legitimación no es más que la titularidad jurídica, activa o pasiva, de la relación jurídica que constituya el objeto del pleito.

En el caso que nos ocupa resulta evidente la falta de legitimación 'ad causam' pasiva del codemandado, puesto que los actos de utilización del diseño (téngase en cuenta que el art. 45 LPJDI -' Contenido del derecho sobre el diseño registrado'- dispone que ' El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados') han sido realizados por una sociedad mercantil. La circunstancia de que aquél haya sido calificado en el fundamento de derecho segundo de la sentencia como 'administrador de hecho' de la sociedad GONTEX no permite que se pueda realizar un trasvase de la responsabilidad de la sociedad a dicho 'administrador'. La infracción ha sido cometida por la sociedad y la responsabilidad que de ella deriva no puede extenderse, en principio, ni a sus socios ni a los administradores de derecho ni a los que pudieran tener la condición de administradores de hecho.

SÉPTIMO.- En definitiva, el recurso de apelación habrá de ser parcialmente estimado y la impugnación desestimada.

Quedarán sin efecto los puntos primero y tercero del apartado A) del fallo de la resolución recurrida.

Habrán de mantenerse los pronunciamientos de condena, si bien exclusivamente referidos a los productos que incorporen el diseño infractor, ya que responden a acciones ejercitadas en la demanda, al amparo del art. 53.1 LPJDI. No entendemos que exista la incongruencia denunciada en el recurso, con relación a la indemnización derivada de la infracción del diseño, ya que la decisión del magistrado respeta la petición efectuada al respecto en la demanda.

OCTAVO.- En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Dado que la estimación parcial del recurso supone, de un lado, una desestimación total de la demanda en lo que se refiere a uno de los codemandados, y una estimación parcial respecto del otro, se mantendrá la imposición de costas al demandante del absuelto y no se hará especial imposición de las causadas a la condenada.

De conformidad con la D.A. 15ª.8 LOPJ, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

La desestimación de la impugnación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte impugnante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho.

La confirmación de la resolución impugnada supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso ( D. A. 15ª.9 LOPJ).

NOVENO.- La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2ºLEC-, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

Fallo

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de GONTEX RETAIL, SL, y con desestimación de la impugnación formulada por ARZANO, SL, ambas contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, de fecha 19 de febrero de 2019, en los autos de juicio ordinario n.º 236 / 18, debemos revocar y revocamos dicha resolución en el sentido de que, con estimación parcial de la demanda interpuesta por ARZANO, SL contra GONTEX RETAIL, SL, se mantiene el punto segundo del apartado A) del Fallo (corrigiendo la palabra ' demandados' por ' demandada') y todos los pronunciamientos condenatorios, si bien referidos en exclusiva a la infracción del diseño industrial, desestimando el resto de pretensiones deducidas en aquélla y sin especial imposición de las costas; manteniendo también la desestimación de la demanda entablada contra D. Salvador , con imposición de costas a la actora; imponiendo a la parte impugnante las costas de esta alzada y sin especial imposición de las originadas por el recurso de apelación.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte impugnante cuya impugnación ha sido desestimado.

Se acuerda la devolución del depósito constituido por la apelante.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D.

Francisco José Soriano Guzmán, la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-