Sentencia CIVIL Nº 144/2016, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 515/2014 de 07 de Junio de 2016

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil número 2

Alicante

Juicio Ordinario 515/2014

Sentencia 144/16

El Alicante, a 7 de junio de 2016

Antecedentes

Primero. El 30 de junio de 2014, don Ricardo Molina Sánchez Herruzo, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles GESTIÓN CARTERA CASTELLÓN, S.L. y COMERCIALIZADORA MEDITERRÁNEA DE VIVIENDAS, S.A. presentó demanda de juicio ordinario contra TAIWAN TRADE INVESTMENT, S.L. don Basilio , don David , INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL SUR, S.L.U, DANESP, S.L.VERCLADA, S.L. y TORNEOS DE FÚTBOL SPORT, S.L. que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo. Se admitió a trámite la demanda mediante decreto de 22 de julio de 2014 y se acordó emplazar a las demandadas.

Tercero. El 11 de septiembre de 2014, doña Francisca Bieco Marín, Procuradora de los Tribunales y de TORNEOS DE FÚTBOL SPORT, S.L. presentó escrito de contestación a la demanda.

Cuarto. El 25 de septiembre de 2014, don Vicente Sempere Sirera, Procurador de los Tribunales y de INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL SUR, S.L.Upresentó escrito de contestación a la demanda.

Quinto. El 30 de septiembre de 2014, don Pedro Montes Torregrosa, Procurador de los Tribunales y de DANESP, S.L.presentó escrito de contestación a la demanda

Sexto. El 4 de marzo de 2015, don Luis Beltrán Gámiz, Procurador de los Tribunales y de don David presentó escrito de contestación a la demanda.

Séptimo. TAIWAN TRADE INVESTMENT, S.L. don Basilio y VERCLADA, S.L. fueron declaradas en rebeldía procesal.

Octavo. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 21 de abril de 2016. En él comparecieron todas las partes personadas que se ratificaron en sus pretensiones y se recibió el pleito a prueba.

Se propuso prueba.

Fue admitida sólo la documental en los términos y por los motivos que obran en el acta y grabación del acto y se concedió a las partes un plazo de diez días para formular conclusiones por escrito.

Noveno. El 10 de mayo de 2016 se dictó Diligencia de Ordenación por la que se tenían por recibidos los escritos de conclusiones y los autos vistos para sentencia.

Fundamentos

Primero. Las actoras pretenden que se dicte sentencia en la que se declare que:

- Los actos llevados a cabo por los demandados con la explotación comercial de la denominación 'MARINA DŽOR' y/o 'CIUDAD DE VACACIONES' constituyen actos de infracción de los derechos de exclusiva derivados del registro de las marcas de las actoras.

- Los actos llevados a cabo por los demandados con la explotación comercial de la denominación 'MARINA DŽOR' y/o 'CIUDAD DE VACACIONES' constituyen actos de competencia desleal.

- Que tales actuaciones han generado daños y perjuicios a las actoras.

- Que la Marca Española nº 3.037.776 'ACV ALQUILERES EN CIUDAD DE VACACIONES' para las clases 36 y 39 del Nomenclátor Internacional es nula por generar riesgo de confusión con las marcas de las actoras.

Como consecuencia de lo anterior solicitan que se dicte sentencia en la cual se condene a la demandada:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar y abstenerse en el futuro de toda forma de explotación comercial de la denominación 'MARINA DŽOR' y/o 'CIUDAD DE VACACIONES' o cualquier otra que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquéllos para los productos y servicios para los que se encuentra registrada, así como en los comportamientos constitutivos de competencia desleal.

A abonar una multa coercitiva de 600€ por cada día en que subsista la infracción

A retirar del tráfico económico los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que figure la denominación 'MARINA DŽOR' y/o 'CIUDAD DE VACACIONES'.

A destruir a su costa los productos ilícitos y los medios destinados a su producción o comercialización, es especial el material publicitario.

A publicar la sentencia condenatoria en dos periódicos de ámbito local de Madrid y Castellón.

A transferir a GESTIÓN CARTERA CASTELLÓN, S.L. los nombres de dominio siguientes 'ciudaddevacaciones.com', 'apartamentos-marinador.com', 'planomarinador.com', 'ciudaddevacaciones.es', 'apartamentos-marinador.es', 'marinadoralquiler.com', 'marinadoralquiler.es', 'alquilerenmarinador.com', 'marinadorgolf.com', 'marinadorgolf.info', 'apartamentosmarinador.com' y del blog 'marinadorcup.blogspot.com.es'

A indemnizar a las demandantes el importe del 1% de la cifra de negocio obtenido.

Al pago de las costas.

Sostienen sus pretensiones en que son titulares de las Marcas de la Unión Europea:

- nº 4038361 'MARINA DŽOR' (denominativa) para las clases 36, 37, 39, 41, 43 y 44.

- nº 4190435 'MARINA DŽOR GOLF' (denominativa) para las clases 36, 41 Y 43.

- nº 45831706 'MARINA DŽOR GOLF' (denominativa) para las clases 37, 39, y 44.

- nº 5890272 'MARINA DŽOR' (denominativa) para las clases 36, 37, 39, 41, 43 y 44.

- nº 6045058 'peque mundo MARINA DŽOR' (denominativa) para las clases 37, 39 y 41.

- nº 5730064 'HOTEL GRAN DUQUE MARINA DŽOR' (denominativa) para las clases 41, 43 y 44.

- nº 10909778 'WORLDSHOPS BY MARINA DŽOR' (denominativa) para las clases 35, 36 y 43.

- nº 11076171 'HOTEL MARINA DŽOR PLAYA' (denominativa) para las clases 35, 41 y 43.

Se sustentan igualmente en numerosas Marcas Españolas denominativas y mixtas.

Argumentan que los usos de los nombres de dominio suponen una infracción marcaria.

La demandada TORNEOS DE FÚTBOL SPORT, S.L. excepciona la falta de legitimación activa y pasiva; INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL SUR, S.L.U. sostiene que cesóen la utilización del nombre de dominio al recibir el requerimiento; DANESP, S.L. alega la prescripción pues GESTIÓN CARTERA CASTELLÓN, S.L. tuvo ya conocimiento del registro del nombre de dominiowww.marinagolf.comywww.marinagolf.infoal menos en 2006, fecha en quedirigió requerimiento (documento 2 de la contestación) y sostiene que el uso es meramente descriptivo. Niega también cualquier deslealtad de la actuación;

Segundo. Sobre los límites del derecho marcario.

No obstante haberse excepcionado la prescripción por el codemandado DANESP, S.L., procede en primer lugar el examen de la cuestión relativa a los límites del derecho marcario por ser pertinente para resolver sobre todas las acciones ejercitadas salvo la de nulidad y las de competencia desleal.

Los artículos 37 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas y 12 del REGLAMENTO (CE) No 207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitariaestablecen algunos de los denominados por la doctrina 'límites del derecho de marca'. Éste último precepto cuya rúbrica esLimitación de los efectos de la marca comunitaria, establece:

El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre o de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos;

c) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas, siempre que un uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Por su parte, el artículo 37 LM igualmente aplicable por cuanto que se invocan también marcas españolas, en términos muy similares establece:

El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:

a) De su nombre y de su dirección;

b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos;

c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

Las codemandadas son titulares y utilizan en el tráfico económico los siguientes nombres de dominio:'ciudaddevacaciones.com', 'apartamentos- marinador.com', 'planomarinador.com', (TAIWAN TRADE INVESTMENT,S.L). 'ciudaddevacaciones.es', 'apartamentos-marinador.es' (don Basilio )'marinadoralquiler.com', 'marinadoralquiler.es' (don David )'alquilerenmarinador.com' (INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL SUR, S.L.U.) 'marinadorgolf.com', 'marinadorgolf.info' (DANESP, S.L.), 'apartamentosmarinador.com' (VERCLADA, S.L.) y del blog 'marinadorcup.blogspot.com.es' (TORNEOS DE FÚTBOL SPORT, S.L.).

Todos ellos en principio para servicios de las clases para las que están registradas las marcas de la Unión Europea y españolas, si bien en el último caso, siendo discutible, podría tener también amparo la protección pretendida por aplicación del artículo 9.1.c) RMC vigente a la fecha de los hechos por cuanto que se alega por las demandantes la notoriedad.

Con carácter previo al examen de la misma a la vista de la prueba practicada, procede resolver si, el registro y utilización de los referidos nombres de dominio puede o no considerarse incluido en los artículos 12 del RMC y 37 de la LM .

Y como señala la sentencia del TJCE de 17 de marzo de 2005 (asuntoThe Gillette Company/La Laboratories Ltd),la norma tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de libre circulación de mercancías en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener(fundamento 29).

La utilización de los nombres de dominio con las referencias anteriores que incluyen las marcas de las actoras es un supuesto en el que, habida cuenta las circunstancias del presente caso, puede considerarse que concurren elementos suficientes como para concluir que el uso es acorde con las leales prácticas comerciales y mercantiles.

Así, para realizar este enjuiciamiento hay que tener presente que 'MARINA DŽOR' o 'MARINA DŽOR CIUDAD DE VACACIONES' además de las marcas referenciadas es un complejo residencial en Oropesa de Mar (Castellón) que ha sido objeto de una amplia y muy conocida campaña publicitaria durante muchos años y que es generalmente conocido por el público, no sólo de la provincia de Castellón. Como tal, la indicación de su ubicación es esencial a los efectos de poder realizar una comercialización de los productos ya sea en venta o en alquiler, de forma que pretender una prohibición al respecto por parte de los titulares marcarios, supondría una actuación que excedería de forma evidente los límites del derecho marcario definidos en los artículos 12 del RMC y 37 de la LM .

De la misma forma ha quedado determinado por el TJUE que tampoco puede el titular oponerse al empleo de sus marcas como metaetiquetas,adwordsokeywordsde los buscadores de Internet desde la muy conocida sentenciaInterflora(STJUE Interflora Inc.,Interflora British UnityMarks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, de 22 de septiembre de 2011). En su parágrafos 57 y 58 y en lo concerniente al posible menoscabo de la función publicitaria por el empleo de marcas de terceros en un buscador comoAdwordsestablece:

Sin embargo, el mero hecho de que el uso por un tercero de un signo idéntico a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca constriña al titular de la citada marca a intensificar sus esfuerzos publicitarios para mantener o aumentar su visibilidad entre los consumidores no basta en todos los casos para declarar que se produce un menoscabo de la función publicitaria de esa marca. A este respecto debe destacarse que, si bien la marca es un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer (véase, en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, C 59/08, Rec. p. I 3421, apartado 22), no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia.

La publicidad en Internet a partir de palabras clave correspondientes a marcas es una práctica de ese tipo, en la medida en que, por regla general, su objetivo es simplemente proponer a los internautas alternativas a los productos o servicios de los titulares de dichas marcas.

Pues bien, el supuesto de hecho ahora enjuiciado, aunque ofrece similitudes con el examinado por el TJUE en la referida sentencia, no es aplicable al presente caso por cuanto que concurren ciertas diferencias que hacen que deba afrontarse desde una perspectiva muy distinta. Y así, en primer lugar, en el supuesto del asuntoInterflorase descartaba la existencia de riesgo de confusión, que sí puede concurrir en el presente, y se centraba en el análisis del menoscabo de la función publicitaria de la marca; en segundo lugar, la referencia a las marcas de competidores en los buscadores como metaetiquetas nada tenían que ver con una necesidad de comercialización adecuada del producto o servicio, sino que eran el resultado de una práctica surgida del juego de la competencia; en tercer lugar, la misma incentivaba que el titular de la marca actuase para mejorar su posicionamiento, de forma que podía con su propioesfuerzo contrarrestar el de las demandadas, entendiéndose esta concurrencia deseable para la libre competencia y por tanto, beneficiosa para el consumidor final.

En el presente, la resolución del conflicto gira en torno al hechode considerar o no necesario o ajustado a las leales prácticas mercantiles emplear un nombre de dominio que incluya una marca ajena. Y con carácter general ha de concluirse que no, por cuanto que en sí misma, la utilización de una marca como nombre de dominio supone una utilización en el tráfico económico susceptible de encuadrarse en los apartados a), b) y/o d) del artículo 9.2 del RMC. Entre otras, SAP Alicante sección 8 del 27 de abril de 2012

En este sentido existe previsión legal específica en la Ley de Marcas de 2001 del uso del signo como nombre de dominio -art 34-3 -e- cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, que se viene entendiendo también comprendido bajo el régimen del Reglamento Comunitario de Marcas señalado en el artículo 9-2 -b ), y que implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada.

Ello significa que cuando existe incompatibilidad entre marca y nombre de dominio, hay razón legal para actuar contra el uso del nombre de dominio, sea del nivel o atribución de que se trate.

Otra jurisprudencia matiza esta conclusión y extiende la prohibición a los supuestos en que que su uso se haga a título de marca. En este sentido SAP, Barcelona sección 15 del 24 de julio de 2013 El uso del término ' Patricio' dentro de la dirección web también consideramos que se trata de un uso a título de marca, atendido que esa página o dominio constituyen la forma en la que el establecimiento se publicita a través de la red y el nombre de dominio cumple una función esencial en ese sentido como medio para identificar los productos y servicios. El examen del contenido de la página web así lo evidencia y no deja lugar para la duda de que el término se utiliza a título de marca, no con la mera función accesoria de identificar al autor de la obra que se expone.

Antes de decantarnos por una u otra postura, sobre lo que ha de entenderse por nombre de dominio, recientemente el Tribunal Supremo, en STS de 9 de Mayo de 2016 ha resuelto:

En cuanto al uso del nombre de dominio 'dyasl', como es sabido, no es un signo distintivo, sino que, desde un punto de vista empresarial, es una dirección identificable desde cualquier ordenador y que es única y diferenciable en la Red. En este sentido, la OMPI define el nombre de dominio como la dirección fácilmente comprensible para el usuario de un ordenador, normalmente en forma sencilla de recordar o identificar.

No obstante lo cual, los conflictos entre los signos distintivos y los nombres de dominio pueden surgir cuando exista coincidencia entre una denominación registrada como marca y un nombre de dominio.

Para alcanzar la resolución del presnetehemos de tomar en cuenta tres elementos:

a) Circunstancias particulares de las Marcas de las actoras:

No se trata de un supuesto desecondary meaningsino de un caso en el que la notoriedad que ha adquirido MARINA DŽOR no es tanto por el prestigio de la propia marca o del origen empresarial del producto, sino por el producto en sí mismo, una urbanización o complejo residencial en una zona muy conocida y con un determinado nivel de calidad. De hecho, de continuar los demandantes empleando las marcas MARINA DŽOR o MARINA DŽOR CIUDAD DE VACACIONES para la promoción y comercialización de otras residencias que construyeran, promocionaran, vendieran o alquilaran en un municipio diferente al de Oropesa de Mar (Castellón) deberían acompañarlo, para no inducir a error, de una indicación geográfica añadida por cuanto que si no lo hacen el consumidor medio identificará que se ubica en el residencial original. Hasta el extremo de que en caso de no hacerlo pudiera llegar a estimarse la concurrencia de una publicidad engañosa porque MARINA DŽOR o MARINA DŽOR CIUDAD DE VACACIONES es ante todo, más que un signo, un lugar, un residencial de veraneo en una zona privilegiada. Por tanto la notoriedad es predicable de las marcas, pero especial y señaladamente del producto.

b) Sobre su empleo a título de marca.

Siendo ello así, resulta que los signos y los productos están tan íntima y estrechamente unidos que unos no se entienden sin los otros, de suerte que los signos no pueden subsistir por sí solos al margen de los productos, ni éstos pueden identificarse adecuadamente sin la mención de los signos, ya que al indicar solamente que es un inmueble (o un campeonato de fútbol) que se ubica en Oropesa de Mar se ofreceríauna información insuficiente, y que hasta cierto punto pudiera catalogarse de errónea, por cuanto que la ausencia de mención a que se ubica en el complejo de MARINA DŽOR puede hacer suponer que se sitúa fuera del mismo, en otro de distintas características y localización.

Por ese motivo, no puede pretenderse en ningún caso que no se empleen esos signos en la descripción de los productos ofrecidos, lo que no es objeto de discusión. Y añadiremos que tampoco puede serlo en principio por incorporarlo en el nombre de dominio, por cuanto que como recuerda el Tribunal Supremo, el mismo se define por la OMPI comola dirección fácilmente comprensible para el usuario de un ordenador, normalmente en forma sencilla de recordar o identificar.

Función (identificadora) y caracteres (sencillo de recordar e identificar y fácilmente comprensible) que sin duda cumplen las referencias a MARINA DŽOR y/o CIUDAD DE VACACIONES en los diferentes nombres de dominio, por cuanto que la ubicación de un inmueble es esencial para su correcta comercialización, empleándose por los demandados fórmulas simples y fáciles de recordar.

c) Sobre si es acorde conlas prácticas leales en materia industrial o comercial.

Para apreciar esta circunstancia, ha de tenerse presente lo siguiente.

En primer lugar, hoy día, el nombre de dominio que no cumple con una finalidad de aportar una rápida información sobre contenido y a su vez es sencilla de recordar se encuentra en una posición competitiva de desventaja frente a otras mercantiles cuyas páginaswebsí cumplen con tales caracteres. Desventaja que no por el hecho de ser subsanable (como mediante la mejora de rango en los buscadores, la contratación de publicidad o el empleo deadwords) deja de ser tal desventaja. Y esta circunstancia nos invita a concluir que el hecho de que exista la posibilidad de no emplearlo no es un argumento que nos permita catalogar la conducta como desleal por no adoptar una alternativa, ya que no es una desventaja que tenga que padecerse por el devenir de una libre y correcta competencia sino porque no se puede describir adecuadamente el producto, lo cual nunca tiene amparo legal.

En segundo lugar, por las propias circunstancias del caso, su empleo no viene asociado a ningún origen empresarial sino a una descripción del producto. El consumidor medio no supone estar accediendo a una página regida por un empresario en particular sino referente a una prestación en concreto (viviendas, o campeonato de fútbol), y las composiciones de los nombres de dominio no sugieren lo contrario.

Y en tercer lugar, porque salvo por el hecho de que emplean marcas de terceros, todos los nombres de dominio se ajustan a la práctica comercial existente no sólo en el sector inmobiliario sino con carácter general, por cuanto que el usuario de Internet teclea en el buscador lo que quiere (en el caso una vivienda en MARINA DŽOR para alquilar y comprar) e incluso cómo lo quiere ( Vgr 'descargar música gratis' 'cuadros a mano baratos') y la presencia de estas palabras 'clave'en el nombre de dominio le arrojan unamayor y decisiva convicción sobre que lawebque elige para su visita del conjunto de resultados del buscador se ajusta a los parámetros buscados, ya que en un buscador cualquiera, apareceránotras muchas que no se ajusten a lo que solicite (artículos de prensa, blogs, foros, etc...) quepueden ubicarse en primer término por su rango o número de visitas.

Un tratamiento aparte merece el torneo de fútbol, ya que lo anterior no le es igualmente predicable, ya que su ubicación, siendo importante, no es tan decisiva, pues se trata de un acontecimiento puntual y muchos de los participantes no serán del lugar y se desplazarán sólo para competir, si bien, aceptando la notoriedad invocada por los demandantes, el nombre de dominio contiene los suficientes elementos descriptivos y diferenciadores como para concluir que no genera confusión o vinculación (pues se asocia claramente a un lugar, no a un organizador) y además que se trata de un uso que encaja en el artículo 12 b) del Reglamento.

Por todo lo anterior, procede desestimar las acciones de infracción marcaria.

Tercero. Sobre la nulidad de Marca Española nº 3.037.776 'ACV ALQUILERES EN CIUDAD DE VACACIONES' para las clases 36 y 39 titularidad de TAIWAN TRADE INVESTMENT, S.L.

Regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece el artículo 52.1 de la misma:

El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.

Por su parte, el artículo 6 establece en su apartado 1:

No podrán registrarse como marcas los signos:

a)Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b)Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

A los efectos de valorar el riesgo de confusión, ha de partirse del patrón de 'consumidor medio' adoptado en la legislación sobre competencia desleal a partir de la directiva 2005/29/CE que ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999). Parte el TJUE del consumidornormalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es decir que, en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una 'diligencia media' del consumidor.

Estableció la SAP de Alicante Sección 8ª en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 , en la que decíamos:' Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales .'

Del examen de los signos denominativos en cuestión vemos que las mayores semejanzas las presenta con las marcas españolas de la actora:

- Nº 2.604.225 'MARINA DŽOR CIUDAD DE VACACIONES' (mixta), para la clase 36:

- Y Nº 2.607.733 'MARINA DŽOR CIUDAD DE VACACIONES SERVICIOS DE PLAYA' (mixta), para la clase 39.

Partimos de que ambas son mixtas en tanto que la de la codemandada TAIWAN TRADE INVESTMENT, S.L. es denominativa 'ACV ALQUILERES EN CIUDAD DE VACACIONES'. La mayor coincidencia de las elegidas se ha elegidopor ser las de la misma clase. Por otra parte, es cierto que se alega la notoriedad por las demandantes, por lo que, dándola por válida a los efectos meramente dialécticos, el examen es extensible a todas aquéllas, al margen de estas dos que contienen'CIUDAD DE VACACIONES'

La distintividad de los signos de la actora, analizados en abstracto queda conformada en igual medida por el elemento gráfico y por el denominativo, por cuanto que el segundo se repite fuera y dentro de la vela del barco, si bien los colores y disposición del elemento gráfico confieren también al signo su identidad.

Las diferencias en el denominativo son además muy destacables, no sólocuantitativamente, sino cualitativamente. Desde la primera perspectiva, el controvertido es muy amplio y la coincidencia es parcial-parcial sólo reproduce una parte del signo de las demandantes y ello a su vez sólo integra una fracción del global del signo de la demandada). Desde la segunda, porque además de incluir al principio del signo, 'ACV', por la propia configuración del mismo se desprende que la parte inicial delsigno 'ACV' es el que define el origen empresarial en tanto que ALQUILERES EN CIUDAD DE VACACIONES tiene un carácter marcadamente descriptivo, por lo que la coincidencia tiene una importancia aún menor.

Por ello ha de descartarse cualquier riesgo de asociación o confusión ni siquiera desde la perspectiva de la notoriedad invocada, que confiere a la marca una protección reforzada como recuerda la SAP Alicante sección 8 de 5 de julio de 2013 .

Cuarto. Sobre la competencia desleal.

Se ejercita por la demandada asimismo la acción de competencia desleal sobre la base de los artículos 4 LCD (infracción de la buena fe ), 11 LCD (actos de imitación ), 6 LCD (actos de confusión ) y 12 LCD (explotación y aprovechamiento de la reputación ajena).

En lo concerniente al primero de los artículos que, según reiterada jurisprudencia, no es meramente programático sino directamente aplicable, establece el mismo:

(...) Se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.

En lo referente al artículo 12 LCD , establece el mismo:

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

La STS de 30 de mayo de 2007 viene a destacar que el ámbito propio de este artículo es el de los signos, las denominaciones de origen y expresiones como las que el propio artículo menciona a título de ejemplo, pero no el de las creaciones materiales o productos, ámbito propio del artículo 11; o como estableció la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 20 de febrero 2002 que parafrasea García Pérez: 'En el artículo 11 la deslealtad aparece referida a las hipótesis de reproducción de prestaciones, mientras que con el artículo 12 se persigue aquellas conductas conducentes un aprovechamiento indebido de la reputación de signos distintivos ajenos que cualquier clase'.

Por su parte, el artículo 5 sanciona los actos de imitación:

1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Finalmente, al artículo 6 LCD regula los actos de confusión, entendiendo como talestodo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Ha de descartarse la aplicación del artículo 11 por cuanto que se refiere a las prestaciones y no a los signos. De la misma manera, y al rechazar que la conducta de los demandados sea contraria a la buena fe o genere alguna forma de confusión (por cuanto que el empleo de los signos en los nombres de dominio se ajusta a la lealtad comercial y es meramente informativo) resultan inaplicables los artículos 4 y 6 LCD .

Finalmente, en lo concerniente al artículo 12 LCD hemos de desestimar igualmente la pretensión dado que aunque existe mérito concurrencial de los demandantes, no hay un aprovechamiento ilícito del mismo, pues ninguna información es falsa, ni la suministrada se hace de forma innecesaria o con la finalidad de recoger y aprovechar para sí el prestigio de terceros, ni ése es el efecto producido, pues si hacen suyo algún prestigio no es el del signo o del competidor sino del producto, el complejo residencial.

Quinto. Sobre las costas.

En atención a las serias dudas de Derecho concurrentes y en aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se hace especial pronunciamiento en materia de costas.

La demandada DANESP, S.L. invocaba también la prescripción, pero omitía que las actoras presentaron denuncia que interrumpía la misma (documento 32 aportado en la Audiencia Previa) durante los años 2006 a 2009, de suerte que la desestimación de la acción contra ella dirigida obedece a los mismos motivos y ofrece las mismas dudas de Derecho que los restantes.

Fallo

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta pordon Ricardo Molina Sánchez Herruzo, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles GESTIÓN CARTERA CASTELLÓN, S.L. y COMERCIALIZADORA MEDITERRÁNEA DE VIVIENDAS, S.A. contra TAIWAN TRADE INVESTMENT, S.L. don Basilio , don David , INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL SUR, S.L.U, DANESP, S.L.VERCLADA, S.L. y TORNEOS DE FÚTBOL SPORT, S.L. sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

Notifíquese esta resolución partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman Salvador Calero García, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante.

PUBLICACION:- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia públíca en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el letrado de la Admon. de Justicia doy fé.