Encabezamiento
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA
N.I.G.:03014-66-2-2016-0000405
Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] - 000192/2016-CR
De: D/ña. Fulgencio y COMUNIO GMBH
Procurador/a Sr/a. DE LA CRUZ LLEDO, ENRIQUE y DE LA CRUZ LLEDO, ENRIQUE
Contra: D/ña. Hermenegildo, Horacio y IDEATIC DEVELOPMENT SL
Procurador/a Sr/a. OLCINA FERNANDEZ, JUAN CARLOS, OLCINA FERNANDEZ, JUAN CARLOS y OLCINA FERNANDEZ, JUAN CARLOS
SENTENCIA Nº 144/18
En Alicante, a 17 de septiembre de 2018.
Vistos por mí, don Leandro Blanco García Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con nº 192/2016, en el que es parte demandante don Fulgencio y la entidad mercantil Comunio GmbH (en adelante, COMUNIO), ambos representados por el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó y asistidos por el Letrado don David Pellisé Urquiza, en sustitución de la Letrada doña Montserrat García-Moncó Fuente; y parte demandada la entidad mercantil Ideatic Development, S.L. (en adelante, IDEATIC), don Hermenegildo y don Horacio, todos ellos representados por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández y asistidos por el Letrado don Juan Casulá Oliver; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA, ACCIÓN DECLARATIVA DE COMPETENCIA DESLEAL, ACCIÓN DE CESACIÓN Y DE ABSTENCIÓN, ACCIÓN DE REMOCIÓN, ACCIÓN DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA Y DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL y ACCIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA, dicto la presente sentencia.
Antecedentes
PRIMERO.-El día 11 de marzo de 2016, el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario.
SEGUNDO.-Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de la parte demandada mediante escrito presentado en este Juzgado el día 20 de mayo de 2017.
El día 11 de julio de 2017 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, señalándose en ésta el día 25 de abril de 2018 como día para la celebración de la vista. Llegado el día de la vista, en ésta se practicaron los siguientes medios de prueba:
a) Interrogatorio de don Hermenegildo.
b) Interrogatorio de don Horacio.
Acordada la práctica de la diligencia final del perito judicial, ésta se practicó el día 12 de diciembre de 2017.
TERCERO.-En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.
Fundamentos
PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.
A) Breve exposición de los hechos de la demanda.
1.La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ('causa petendi', según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:
a) Sobre don Fulgencio y la creación de fútbol online 'COMUNIO':
1.- Don Fulgencio, de profesión informático, en el año 2000 (en mayo desarrolló la plataforma y en agosto la publicó en Internet para la liga de Alemania) desarrolló en Alemania una nueva estructura de juego 'manager de fútbol' online, adaptado a las particularidades del fútbol, a la que dotó de un funcionamiento y de unas reglas propios. El nombre que dio al juego fue 'COMUNIO'.
2.- El éxito del juego en Alemania fue fulgurante, expandiéndose poco a poco a las ligas de otros países (España, Italia, Francia, Portugal, etc.) y a campeonatos internacionales (Champions League), llegando incluso a adaptarse a deportes distintos al fútbol como la Fórmula 1 y los deportes de invierno (documentos nº 1 y 2 de la demanda). Este crecimiento obligó a don Fulgencio a contratar a nuevos colaboradores y a fundar la entidad mercantil Comunio GmbH el día 1 de enero de 2007 en Gräfelfing (Alemania), de la que don Fulgencio es director (documento nº 3 de la demanda).
b) Sobre la marca comunitaria 'COMUNIO':
1.- Don Fulgencio, el día 20 de agosto de 2005, presentó una solicitud de marca comunitaria n.º 4551701 'COMUNIO' (denominativa), solicitud que fue concedida el día 21 de septiembre de 2006 para distinguir productos y servicios de las clases 28 (juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad), 35 (publicidad y servicios de gestión empresarial, entre otros) y 42 (diseño y desarrollo de ordenadores y software, entre otros) (documento nº 4 de la demanda).
2.- Don Fulgencio, asimismo, ha procedido a registrar nombres de dominio a través de los que es posible acceder a las distintas páginas web 'COMUNIO', tales como la denominación 'COMUNIO' seguido del código de la liga en cuestión (www.comunio.es, www.comunio.de, en los casos de las ligas española y alemana, respectivamente), un dominio específico referido a la Champions League (www.comunio-cl.com) y los dominios genéricos de 'COMUNIO' (www.comunio.comy www.comunio.net) (documento nº 5 de la demanda).
c) Sobre el funcionamiento de 'COMUNIO':
1.- La mecánica del juego 'COMUNIO' es la siguiente: el juego comienza con la inscripción del jugador en una de las tres versiones que existen del juego (una versión gratuita 'Basic Player' y dos versiones de pago, las versiones 'Plus Player' y 'Pro Player'), tras lo cual el jugador entra en una competición cerrada (tanto con un grupo de amigos como con desconocidos asignados por el juego) en la que debe encargarse de dirigir su propio equipo de fútbol, para lo cual el juego le proporciona un presupuesto máximo con el que gestionar la compra y venta de futbolistas reales en el mercado de fichajes, siendo que el juego da un valor inicial a cada jugador, valor que posteriormente va variando en función de la demanda o no que haya de los futbolistas (valor de mercado), y que cada semana cada jugador debe plantear la mejor alineación posible, pues en función de ésta y, siempre vinculado con los resultados reales de la liga de fútbol profesional, ganará puntos, y se convertirá en ganador en la medida en que sea el jugador que más puntos acumule al final de la liga (documento nº 6 de la demanda).
2.- En consecuencia, una de las peculiaridades del juego radica en el cálculo de la puntuación que, tras cada jornada, se asigna a los futbolistas que el jugador haya decidido alinear en función de los resultados reales de la liga de fútbol española. Dicho cálculo toma como referencia distintos criterios, que comprenden tanto aspectos objetivos del juego (goles, tarjetas amarillas y rojas) como las puntuaciones que da el diario 'AS' de cada partido (documento nº 7 de la demanda).
3.- Al margen del sistema de puntuación, uno de los factores clave en el éxito de 'COMUNIO' es el valor de mercado que se otorga a cada jugador, que resulta determinante a la hora de presentar una oferta de compra o de decidir la venta de un futbolista en el mercado de fichajes del juego, siendo que las decisiones de compra y venta no sólo ayudan a mejorar el equipo, sino que también pueden incrementar o disminuir el presupuesto a disposición. Se trata de un valor propio, obtenido sobre la base de un complicado algoritmo secreto desarrollado por don Fulgencio y que, a día de hoy, los informáticos de 'COMUNIO' siguen desarrollando para que sea lo más fiable (documento nº 8 de la demanda).
d) Sobre la inmensa popularidad de 'COMUNIO' en España:
1.- De los mercados a los que se ha expandido 'COMUNIO', el español es uno de los más importantes, produciéndose su incorporación en los años 2007/2008.
2.- La popularidad del juego 'COMUNIO' en España se muestra en el hecho de que determinados jugadores profesionales (Xabi Alonso, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Álvaro Arbeloa, entre otros), conocidos periodistas deportivos y conocidos rostros de televisión cuentan con sus propias ligas 'COMUNIO' (documento nº 9 de la demanda); o que la página web de la
entidad demandante sea una de las 150 páginas más visitadas en España (documento nº 10 de la demanda); o que exista una constante referencia al juego en la prensa (documento nº 11 de la demanda); o que la entidad demandante tenga 98.500 seguidores en Twitter o cerca de 40.000 en Facebook o 33.600 videos que aparecen en el buscador Google (documentos nº 12 a 14 de la demanda).
e) Sobre la existencia de juegos alternativos a 'COMUNIO':
1.- Han surgido, con posterioridad a emerger el juego 'COMUNIO', nuevos juegos de manager de fútbol online, tales como 'NETLIGA', 'FUTMONDO', 'RIVALIA', 'LIGA PRO MANAGER', 'MYTO', 'LIGA FANTASY', siendo el último el controvertido 'COMUNIAME'. Es cierto que existen otros juegos de manager de fútbol online que nada tienen que ver con 'COMUNIO', tales como 'HATTRICK', 'SOCCERMANAGER', 'PROFURGOL', 'MF', 'POWERPLAY MANAGER' o 'MANAGER1' (documento nº 15 de la demanda).
2.- Los juegos citados presentan diferencias con 'COMUNIO', a diferencia de 'COMUNIAME', que no sólo ha utilizado un nombre que se asemeja a 'COMUNIO', sino que también guarda una identidad completa en la mecánica de juego.
f) Sobre el origen y funcionamiento de 'COMUNIAME':
1.- El juego de manager de fútbol online 'COMUNIAME' empezó a ser desarrollado por un grupo de desarrolladores, entre los que estaba don Hermenegildo, en marzo de 2015, a raíz de una caída del servidor de 'COMUNIO' del que dichos desarrolladores eran usuarios, publicándose en Internet en agosto de 2015 con un solo objetivo: ofrecer la misma experiencia que 'COMUNIO' pero ' sin caídas ni restricciones' (documento nº 18 de la demanda), es decir un 'COMUNIO' mejorado para España (documento nº 19 de la demanda).
2.- Este objetivo de suplantación de 'COMUNIO' se encuentra en la denominación elegida, 'COMUNIAME', denominación que engloba casi en su totalidad la marca prioritaria 'COMUNIO', denominación que la parte demandada ha empleado a la hora de registrar los dominios que albergan el sitio web www.comunia.me(y en el subdominio de la aplicación www.app.comunia.me) y www.comuniame,com, ambos registrados por don Horacio los días 6 y 21 de mayo de 2015 (documentos nº 20 y 21 de la demanda). Esta denominación ha sido empleada también en las cuentas de Twitter (más de 12.000 seguidores) y de Facebook (más de
7.1 seguidores), vinculadas al juego (documentos nº 22 y 23 de la demanda). Es llamativa las constantes referencias en la web a la idea de que 'COMUNIAME' es una aplicación en España que sigue la mecánica del juego 'COMUNIO' (documento nº 24 de la demanda).
3.- El funcionamiento de ambos juegos es idéntico:
(i) Ambos se basan en ligas y futbolistas reales, que el usuario debe gestionar.
(ii) Las reglas que rigen la mecánica de la puntuación son las mismas, con referencia a los mismos criterios, objetivos (goles, tarjetas amarillas y rojas) y puntuaciones del diario 'AS', y forma de cálculo de puntos (documento nº 25 de la demanda).
(iii) El valor de mercado se ha copiado (documentos nº 26 a 30 de la demanda).
4.- 'COMUNIAME' ofrece a los usuarios de 'COMUNIO' la posibilidad de migrar las cuentas 'COMUNIO' a 'COMUNIAME'. Así, utilizando los datos de usuario y contraseña en 'COMUNIO', así como su dirección de correo electrónica para avisarle cuando se realice la migración, los responsables de 'COMUNIAME', suplantando la identidad del usuario, acceden de forma no autorizada a los servidores de 'COMUNIO' y extraen la información del usuario en cuestión (equipo, alineaciones, fichajes y saldos), creando 'una copia de tu comunidad' (documentos nº 31 y 32 de la demanda).
5.- Con base en una denominación infractora y en la imitación desleal de la mecánica del juego, facilitando las migraciones de datos, 'COMUNIAME' ha alcanzado un éxito fulgurante en apenas 7 meses, como lo demuestra el medio millón de usuarios registrados (documento nº 33 de la demanda) y su repercusión en publicaciones especializadas (documento nº 34 de la demanda).
g) Sobre la solicitud de la marca española 'COMUNIAME' y el intento de soluciónamistosa del conflicto:
1.- La parte demandante, en septiembre de 2015, conoció la existencia de la solicitud de marca española nº 3.576.051 'COMUNIAME' (mixta), en fecha 29 de agosto de 2015 por don Hermenegildo, para distinguir productos de la clase 28 (juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad), solicitud presentada ante la OEPM (documento nº 35 de la demanda). Este conocimiento motivó la presentación por 'COMUNIO' de una oposición a la concesión de la marca 'COMUNIAME', así como una reclamación en defensa de sus derechos de marca y de denuncia de los actos de competencia desleal a don Hermenegildo y don Horacio (documentos nº 36 y 37 de la demanda). El día 1 de marzo de 2016, el examinador de la OEPM desestimó la oposición de la parte demandante y acordó la concesión de la marca nº 3.576.051 'COMUNIAME', al afirmar que, en su conjunto gráfico-fonético, ambos signos denominativos eran diferentes, sin tener en cuenta la identidad aplicativa y el riesgo de confusión en el público, lo que motivó la presentación de un recurso de alzada el día 8 de marzo de 2016 (documentos nº 42 y 43 de la demanda).
2.- El día 16 de octubre de 2015, los hermanos Hermenegildo Horacio contestaron al requerimiento rechazando las denunciadas infracciones, asegurando que su juego era suficientemente diferenciado del de 'COMUNIO' y que los requeridos no extraían directamente los datos de 'COMUNIO' sino a través de terceros colaboradores que no identificaron (documento nº 38 de la demanda). La parte demandante comprobó que estos cambios no se habían producido, insistiendo en la posibilidad de migrar ofrecida por los demandados (documentos nº 39 y 40 de la demanda). Esto motivó el envío de un nuevo requerimiento en fecha 22 de octubre de 2015 (documento nº 41 de la demanda), sin que recibiera respuesta la parte demandante.
h) Sobre los últimos movimientos de 'COMUNIAME':
1.- Desde su creación, el día 1 de enero de 2016, la entidad mercantil Ideatic Development, S.L. es titular de 'COMUNIAME' (documento nº 33 de la demanda), siendo su socio y administrador único don Hermenegildo (documento nº 44 de la demanda).
2.- A principios de enero de 2016, 'COMUNIAME' introdujo una liga 'Premium de pago', uniéndose así 'COMUNIAME' a la estrategia de 'COMUNIO' de ofrecer junto a sus ligas gratuitas, una de pago en la que ofrecer funcionalidades añadidas, tales como opciones de suplentes, salarios, trueques o las estrategias 3-6-1, 4-2-4, 3-3-4 y 4-6-0 (documento nº 45 de la demanda).
3.- A finales del mes de enero de 2016, se ha procedido a modificar los valores de mercado de 'COMUNIO', siendo los cambios muy poco relevantes (documentos nº 46 y 47 de la demanda).
B) Acciones ejercitadas por la parte demandante.
2.En base al relato de hechos contenido en el parágrafo anterior, la parte demandante ejercita las siguientes acciones:
a) Acción declarativa de infracción marcaria: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare ' que los demandados D. Hermenegildo, D. Horacio y la sociedad IDEATIC DEVELOPMENT, S.L. han violado los derechos de explotación en exclusiva que corresponde a D. Fulgencio, sobre su marca comunitaria nº 4551701 COMUNIO'.
b) Acción declarativa de actos de competencia desleal: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare:
b.1.- ' (...) que el demandado D. Hermenegildo ha incurrido en competencia desleal al desarrollar y poner en el mercado de mala fe un manager de fútbol online con una denominación y con una mecánica de juego que imitan el nombre y el funcionamiento del manager que gestiona COMUNIO GmbH, con el consiguiente aprovechamiento del esfuerzo de éste. Interesa, además, que DECLARE que dicho comportamiento supone, igualmente, un aprovechamiento de las ventajas de la reputación adquirida por COMUNIO GmbH.'.
b.2.- ' (...) que la sociedad demandada IDEATIC DEVELOPMENT, S.L. ha incurrido en competencia desleal al ofrecer en el mercado de mala fe un manager de fútbol online con una denominación y con una mecánica de juego que imitan el nombre y el funcionamiento del manager que gestiona COMUNIO GmbH, con el consiguiente aprovechamiento del esfuerzo de éste. Interesa, además, que DECLARE que dicho comportamiento supone, igualmente, un aprovechamiento de las ventajas de la reputación adquirida por COMUNIO GmbH'.
c) Acción de condena a la cesación y a la abstención: la parte demandante solicita que se condene:
1.- ' (...) a los demandados D. Hermenegildo, D. Horacio y la sociedad IDEATIC DEVELOPMENT, S.L. a abstenerse de todo uso de las denominacionesCOMUNIO y COMUNIAME, así como de cualquier denominación que dé lugar a confusión con la marca comunitaria nº 4551701 COMUNIO, tanto en los sitios Web y la aplicación relativas a COMUNIAME como en las redes sociales bajo su gestión, en concreto Facebook y Twitter'.
2.- '(...) a los demandados D. Hermenegildo y la sociedad IDEATIC DEVELOPMENT, S.L. a cesar en el ofrecimiento de un manager de fútbol online que imita de forma desleal el manager que gestiona COMUNIO GmbH, absteniéndose en el empleo de las reglas de puntuación de COMUNIO así como en el uso de valores de mercado basados en los de COMUNIO'.
3.- '(...) a los demandados D. Hermenegildo y la sociedad IDEATIC DEVELOPMENT, S.L. a cesar en el ofrecimiento de la migración de cuentas COMUNIO así como en todo acto de aprovechamiento de la reputación de COMUNIO GmbH'.
d) Acción de condena a la remoción de los efectos de la infracción: la parte demandante solicita que se condene 'al demandado D. Horacio a renunciar o a transferir al Sr. Fulgencio sin coste alguno para éste los dominios www.comuniame.com, www.comunia.mey el subdominio www.app.comunia.me'.
e) Acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios: la parte demandante pretende que esta sentencia condene 'a los demandados D. Hermenegildo, D. Horacio y la sociedad IDEATIC DEVELOPMENT, S.L. a resarcir a D. Fulgencio y a la sociedad COMUNIO GmbH por los daños y perjuicios ocasionados por la violación de la marca comunitaria nº 4551701 COMUNIO en cuantía a determinar en el proceso o, en caso de no ser ello posible, en ejecución de sentencia con aplicación, en todo caso, del mínimo del uno por ciento de la cifra de negocios realizada con violación de la marca registrada'.
f) Acción de condena a la publicación de la sentencia: la parte demandante pretende que esta sentencia condene 'a los demandados D. Hermenegildo, D. Horacio y la sociedad IDEATIC DEVELOPMENT, S.L. a publicar a su costa la sentencia mediante anuncios en los periódicos deportivos AS y MARCA'.
3. Sobre la base de los hechos relatados, la parte demandante denuncia las siguientes infracciones:
a) Infracción marcaria: la asistencia letrada de la parte demandante considera que la marca española nº 3.576.051 'COMUNIAME' (mixta) infringe, en virtud del artículo 9.1.a) y b) del Reglamento de Marcas de la Unión Europea (en adelante, RMUE), la marca de la Unión Europea de la parte demandante, por cuanto que existe una identidad denominativa y aplicativa clara, o al menos una identidad cuasi-objetiva y aplicativa plena, con un claro riesgo de confusión.
b) Actos desleales: la asistencia letrada de la parte demandante considera que la actuación en el mercado de los demandados demuestra que éstos han actuado con evidente intención de aprovecharse, de todas las maneras posibles y con evidente mala fe, de la popularidad del manager de fútbol online 'COMUNIO' para dar a conocer su propio juego creado a imagen y semejanza de éste. En este sentido, 'COMUNIAME' imita 'COMUNIO', desde la denominación hasta la mecánica general del juego, el sistema depuntuación y los valores de mercado de los jugadores. Y fue precisamente esta identidad la que llevó a lanzar al mercado, en agosto de 2015, 'COMUNIAME', y a obtener medio millón de usuarios provenientes de 'COMUNIO', bajo la idea de seguir jugando al manager desarrollado por el demandante, sin que los cambios introducidos por los demandados sea suficiente para evitar la actuación desleal. Dicha actuación desleal puede imbuirse en los artículos 4 , 11 y 12 de la LCD .
C) Breve exposición de los hechos de la contestación a la demanda de la entidaddemandada.
4.La asistencia letrada de la entidad demandada alega los siguientes argumentos para interesar una sentencia absolutoria respecto de su defendida:
a) Excepciones procesales: la asistencia letrada de la parte demandada esgrime la concurrencia de las siguientes excepciones procesales:
1.- Indebida acumulación de acciones: la asistencia letrada de la parte demandada considera que las acciones de infracción marcaria no se pueden acumular con acciones heterogéneas de competencia desleal. En apoyo de esta postura cita la SJMUE nº 1 de España de 25 de abril de 2013.
2.- Falta de legitimación pasiva de don Hermenegildo y de don Horacio: la asistencia letrada de la parte demandada defiende que ls única responsable de usar la marca, los dominios y el sistema de juego es IDEATIC.
2.1.- En efecto, el juego 'COMUNIAME' fue un proyecto desarrollado por don Hermenegildo, ingeniero técnico de telecomunicaciones, si bien, durante los primerosmeses de andadura en el año 2015, don Horacio colaboró con su hermano en su lanzamiento, para posteriormente transferir a éste la totalidad de los derechos, incluidos los dominios y la marca 'COMUNIAME' a IDEATIC, entidad mercantil al 100% por don Hermenegildo (documentos nº 1 a 3 de la contestación a la demanda). Por tanto, ninguna de las pretensiones de la demanda afectan a don Horacio, cuya originaria inscripción de dominios quedó superada por la cesión de sus derechos a IDEATIC.
2.2.- La condición de socio y administrador social de IDEATIC que reviste don Hermenegildo tampoco activa su legitimación pasiva, a cuyo efecto cita la SJMUE nº 1 de Alicante de 25 de abril de 2013 o la STS de 21 de octubre de 2005.
b) Sobre don Fulgencio, así como la creación y la polémica implantación en Españadel juego 'COMUNIO' a través de COMUNIO:
1.- 'COMUNIO' es un juego del tipo 'fantasy-fútbol', al igual que 'COMUNIAME'. En estos juegos, los usuarios se organizan por lo que denominan 'comunidades', pujando por jugadores de fútbol reales y realizando las alineaciones que utilizarán, jornada a jornada, para competir con el resto de usuarios de la 'comunidad'. Una de las muestras de este tipo de juegos, la más pionera, fue 'LA LIGA FANTÁSTICA MARCA' en la temporada 1994/1995 (documento nº 6 de la contestación a la demanda).
2.- Los puntos que se otorgan a los jugadores tras cada jornada se calculan en base a un fórmula pública, que se puede consultar en las reglas del juego (documento nº 7 de la contestación a la demanda) y cuyo mayor peso recae en las puntuaciones otorgadas por un medio externo (el diario 'AS') en las crónicas de sus partidos. El acceso a 'COMUNIO' es gratuito, y el juego se financia a través de la publicidad mostrada a sus usuarios. Además, 'COMUNIO' ofrece diversos planes de pago (documento nº 8 de la contestación a la demanda), conocidos como 'PLUS PLAYER' y 'PRO PLAYER', que aportan ciertas ventajas o características avanzadas dentro del propio juego y que pueden ser contratadas por cualquier usuario que lo desee.
c) Sobre la marca 'COMUNIO', inscrita al igual que la marca 'COMUNIAME' quelegítimamente usa de buena fe 'IDEATIC': la asistencia letrada de la parte demandada defiende la convivencia pacífica de los signos.
d) Sobre el funcionamiento de 'COMUNIO': la asistencia letrada de la parte demandada niega que los valores de mercado y las reglas de puntuación que se atribuyen al juego 'COMUNIO' sean originales ni exclusivos de los demandantes.
e) Sobre la decreciente popularidad de 'COMUNIO' en España y su colapso en el mes deagosto de 2015 que desencadenó una inmensa espiral de quejas y problemas que catapultaron asus competidores como 'COMUNIAME': la asistencia letrada de la parte demandada estima que el juego de la parte demandante presentó los siguientes problemas:
1.- Problemas de acceso: la inicial popularidad de 'COMUNIO' trajo consigo un problema muy recurrente: la escalabilidad. Este problema se produce cuando muchos usuarios intentan utilizar un mismo servicio a la vez, creando problemas de acceso y llegando incluso a dejar fuera de servicio la página web o aplicación en cuestión. Una de las medidas, impopulares, tomadas por COMUNIO para evitar estas sobrecargas fue la de limitar el acceso durante las mismas a aquellos usuarios que tuvieran una cuenta de pago. La situación se agravó a finales del mes de agosto de 2015, cuando la página web estuvo sin funcionar para todos los usuarios durante varios días.
2.- La anterior situación tuvo repercusión en la mayoría de los principales medios informativos de España (documentos nº 9 a 14 de la contestación a la demanda). Muchos medios optaron por mostrar las alternativas disponibles a COMUNIO y animar a los usuarios descontentos a migrar hacia una de ellas (documentos 15 a 18 de la contestación a la demanda).
3.- El día 21 de agosto de 2015, COMUNIO entabló una serie de restricciones en el funcionamiento de las 'comunidades', que perjudicaban gravemente la experiencia de usuario y del juego en general, a fin de mitigar los problemas de acceso (documento nº 19 de la contestación a la demanda). COMUNIO decidió no aplicar estas restricciones a aquellas 'comunidades' donde al menos uno de sus miembros tuviera contratado un plan 'premium' de pago, siendo esto 'la gota que colmó el vaso' de los usuarios, que comenzaron un éxodo masivo hacia otras plataformas, entre ellas 'COMUNIAME', que carecían de dichas limitaciones y no sufrían tampoco problemas de acceso ni priorizaban entre usuarios gratuitos y de pago. Estas restricciones no fueron retiradas hasta el día 2 de diciembre de 2015 (documento nº 20 de la contestación a la demanda).
4.- Funcionalidad limitada: otro motivo de descontento entre los usuarios de 'COMUNIO' fue la escasez de opciones y funcionalidades del juego, que tenían que ser reemplazadas con alternativas como 'COMUNIAZO' o 'NOMASKEINE'. Entre otras cosas, los usuarios echaban en falta los siquientes requisitos: (i) disponer de una vista de la jornada en juego, con las alineaciones de todos los usuarios de su 'comunidad' y los puntos conseguidos en cada partido tan pronto como estuvieran disponibles, como 'COMUNIAZO' ofrecía; (ii) disponer de una base de datos cómoda de jugadores y equipos, incluyendo aquéllos que todavía no han salido a la venta en la 'comunidad', una funcionalidad también disponible en 'COMUNIAZO' (documento nº 21 de la contestación a la demanda); (iii) la posibilidad de realizar abonos de saldo en el juego de manera automática en base a los puntos conseguidos por cada usuario de la 'comunidad', algo que 'COMUNIO' ya realizaba pero con una cantidad fija (10.000 créditos por cada punto conseguido), y que en muchísimas 'comunidades' era el propio administrador, quien tenía que realizarlo a mano jornada a jornada si querían aplicar cantidades o reglas distintas; y (iv) muchos usuarios reclamaban un diseño más moderno y acorde a las tendencias actuales.
5.- El éxito de 'COMUNIAME' se debe en gran parte, no a un mimetismo, sino realmente a fallos y carencias que viene protagonizando 'COMUNIO'.
f) Sobre la legítima coexistencia de juegos alternativos a 'COMUNIO', que de forma leale inevitable comparten herramientas, elementos e informaciones previamente de dominiopúblico: la asistencia letrada de la parte demandada considera que se deben tener en cuenta los siguientes antecedentes relevantes de 'COMUNIO', como muestra de la convivencia pacífica entre los juegos (documentos nº 30 a 35 de la contestación a la demanda):
1.- 'COMUNIAZO' ('www.comuniazo.com): este juego fue desarrollado por don Juan Alberto en el año 2012 (documento nº 22 de la contestación a la demanda). Son características a tener en cuenta: (i) 'COMUNIAZO' se basa fundamentalmente en datos obtenidos de los servidores de 'COMUNIO'; (ii) la popularidad de 'COMUNIAZO' ha superado a 'COMUNIO' en tráfico de usuarios; y (iii) la marca nº 3.100.437 'COMUNIAZO', que coexiste con las marcas 'COMUNIO' y 'COMUNIAME', y que está registrada en las clases 38 y 42.
2.- 'NOMASKEINE': este juego fue dearrollado por don Alejo, y estuvo en marcha desde el año 2009 hasta el mes de febrero de 2016, cuando fue comprado y absorbido por 'COMUNIAZO'. 'NOMASKEINE' contenía herramientas e información sobre jugadores, equipos, puntos conseguidos y saldo de otros participantes de la 'comunidad COMUNIO' (documento nº 23 de la contestación a la demanda).
3.- 'MISTER' ('playmister.com'): es un juego basado en las mismas premisas y reglas que 'COMUNIO' y 'COMUNIAME', explotado por la entidad mercantil 3Match Games, S.L., administrada por don Juan Alberto. Este juego permite la importación de una 'comunidad COMUNIO' (documento nº 24 de la contestación a la demanda). Además, las menciones a 'COMUNIO' en los portales oficiales de 'MISTER' son evidentes (documentos nº 25 y 26 de la contestación a la demanda). 'MISTER', al igual que 'COMUNIO' y 'COMUNIAME', se financian a través de la publicidad mostrada en el juego, así como por diversos planes de pago.
Por último, los valores de mercado de los jugadores en 'MISTER' guardan una gran similitud con los valores de mercado en 'COMUNIO' y 'COMUNIAME' (documento nº 27 de la contestación a la demanda).
4.- 'FUTMONDO' ('www.futmondo.com'): es un juego activo desde finales del año 2012, teniendo una mecánica muy similar a la de 'COMUNIO', si bien utilizan un algoritmo para el cálculo de los valores de mercado distinto a 'COMUNIO' y 'COMUNIAME' (documento nº 28 de la contestación a la demanda).
5.- 'NETLIGA' ('www.netliga.com'): es un juego que comparte características de los juegos en conflicto en esta sentencia (documento nº 29 de la contestación a la demanda).
g) Sobre el legítimo origen y funcionamiento de 'COMUNIAME':
1.- IDEATIC explota de buena fe su marca concedida, sus dominios inscritos y su perfeccionado sistema de juego 'COMUNIAME', sustancialmente diferenciados de los que invocan los demandantes. Es más, IDEATIC actúa con creciente implantación y prestigio, como lo refleja la recepción del premio 'EMPRENDEDOR DEL MES' que el día 25 de abril de 2016 le otorgó el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (documento nº 36 de la contestación a la demanda). Así, la asistencia letrada de la parte demandada argumenta que, en el seno de los artículos 38 de la Constitución Española (en adelante, CE) y 11.1 de la LCD que consagran un sistema de mercado, libertad de empresa e incluso libre imitabilidad, IDEATIC puede entablar el legítimo y soberano uso de 'COMUNIAME', incluso imitar prestaciones e iniciativas empresariales de terceros, salvo las amparadas por un ' derecho de exclusiva reconocido por la Ley' que los demandantes no han aportado.
2.- La explotación comercial de 'COMUNIAME' se hace principalmente a través de 2 vías:
2.1.- A través de la publicidad mostrada en el juego a los usuarios.
2.2.- A través de diversos planes de pago que aportan características y ventajas extra a aquellos usuarios que estén dispuestos a pagar por ellas. Esto es lo que se conoce como un 'modelo de explotación Freemium' (documento nº 36 de la contestación a la demanda), muy habitual en los proyectos en Internet. Actualmente, existen 2 planes de pago definidiso en 'COMUNIAME' (documento nº 37 de la contestación a la demanda): (i) 'Ligas Premium': mediante un pago de 9,99 euros por liga (cantidad que seguramente se incremente a comienzo de la próxima temporada), en la que rodos los usuarios de dicho plan disfrutarán de características extra como suplentes, avatares de usuario, más tipos de alineaciones, salarios, etc.; y (ii) 'Usaruios Premium': mediante un pago de 1,99 euros (cantidad que seguramente se incremente a comienzo de la próxima temporada), en el que un usuario de una liga puede eliminar toda la publicidad mostrada cuando se haga uso del juego para esa liga en particular.
3.- La asistencia letrada de la parte demandada considera que 'COMUNIO' y 'COMUNIAME' presentan las siguientes diferencias sustanciales:
3.1.- Diferenciación estética: desde un punto de vista estético y visual ambos juegos son completamente distintos, no guardando ninguna relación el uno con el otro, como revelan ambos logos al amparo de sus respectivas marcas registradas (fotografías de la página 14 de la contestación a la demanda), la diferenciación de portadas (fotografías de la página 15 de la contestación a la demanda), la diferenciación en el inicio del juego (fotografías de la página 16 de la contestación a la demanda), la diferenciación en el mercado de fichajes (fotografías de la página 17 de la contestación a la demanda) y la diferenciación en la alineación (fotografías de la página 18 de la contestación a la demanda).
3.2.- Diferenciación funcional: la asistencia letrada de la parte demandada defiende que el desarrollo de 'COMUNIAME' adopta íntegramente un código desarrollado por don Hermenegildo, que en ningún momento supone la copia de métodos internos de programación de la página web 'COMUNIO', pues tales métodos son desconocidos.
3.3.- La asistencia letrada de la parte demandada considera que la demanda centra el pretendido plagio en 2 cuestiones huérfanas de fundamento y prueba:
(i) Valores de mercado: el valor de mercado es la cantidad económica que el juego estima que vale un jugador, y que se utiliza como referencia a la hora de realizar pujas por él en el mercado. Este valor se calcula mediante un algoritmo que tiene en cuenta la oferta y la demanda por dicho jugador, haciendo que los jugadores mejor puntuados y con mejor rendimiento tengan un precio mayor que aquellos menos relevantes y peor puntuados. Durante sus comienzos, 'COMUNIAME' utilizó los valores de mercado proporcionados por 'NOMASKEINE' (plataforma que se nutría de los datos proporcionados por 'COMUNIO'), contando para ello con la autorización de su propietario, don Alejo. Sin embargo, propiciado el cierre de 'NOMASKEINE', 'COMUNIAME' pasó a implementar su propio algortimo de valores de mercado, utilizando para esto la misma fórmula que la utilizada por 'COMUNIO', que es pública y que puede ser consultada en la sección 'PREGUNTAS MÁS FRECUENTES' del juego (documento nº 39 de la contestación a la demanda). Como ambas plataformas utilizan una misma fórmula y algoritmo, los resultados obtenidos son similares, aunque no idénticos.
(ii) Reglas de puntuación: la asistencia letrada de la parte demandada sostiene que la fórmula para el cálculo de las puntuaciones de los jugadores se halla disponible de forma pública en la página web de 'COMUNIO' (documento nº 40 de la contestación a la demanda).
3.4.- Restante diferenciación funcional:
(i) 'COMUNIAME' tiene una sección 'JORNADA', donde se pueden consultar las estadísticas de la jornada en juego, así como jornadas anteriores y futuras, incluyendo puntuaciones, alineaciones de otros usuarios de la liga, fechas y resultados de partidos, onces ideales, etc.
(ii) Mientras que 'COMUNIO' realiza un abono fijo de 10.000 créditos por punto conseguido a los usuarios en la jornada, y sin posibilidad de personalización, 'COMUNIAME' tiene hasta 12 métodos distintos de abono, con cantidades personalizables por el usuario.
(iii) 'COMUNIAME' permite tener acceso a varias ligas con la misma cuenta de usuario, mientras que 'COMUNIO' sólo permite el acceso a una liga por cuenta.
(iv) 'COMUNIAME' realiza notificaciones en tiempo real ('Push') de eventos importantes para los usuarios, como nuevas ofertas, disponibilidad de puntos, o estado de sus jugadores, mientras que 'COMUNIO' no dispone de esta funcionalidad.
(v) 'COMUNIAME' tiene una base de datos integrada dentro del propio juego, y personalizada al usuario que accede a ella, con información sobre qué usuario posee a qué jugador, jugadores que están aún disponibles para su fichaje, equipos, resultados, partidos, etc.
4.- La posibilidad de migrar una liga voluntariamente de 'COMUNIO' a'COMUNIAME', incluyendo todos los participantes, sus equipos, saldo y alineaciones: la asistencia letrada de la parte demandada defiende que: (i) este proceso se realiza siempre bajo petición y autorización del usuario, sin que en ningún momento 'COMUNIAME' inicie este proceso; y (ii) este proceso es totalmente inocuo para 'COMUNIO', puesto que la 'comunidad' importada se mantendrá intacta (documento nº 41 de la contestación a la demanda).
h) Sobre la marca española 'COMUIAME' concedida y legítimamente usada de buena fepor IDEATIC, así como el intento de solución amistosa que sólo protagonizó esta parte yobstruye la temeraria y tardía solicitud de medidas cautelares por los demandantes:
1.- Antes de formalizarse la demanda, se concedió a IDEATIC la marca española 'COMUNIAME' (mixta) para la clase 28 (documentos nº 42 y 43 de la demanda).
2.- IDEATIC viene usando la marca anterior tal y como fue registrada.
D) Delimitación del objeto de la controversia.
5.Por tanto, la extensa exposición de los hechos de los escritos rectores de las partes, nos lleva a la consideración de que son hechos controvertidos, no sólo las derivadas de las excepciones procesales deducidas en la contestación a la demanda, así como la concurrencia o no de los presupuestos de las acciones ejercitadas.
SEGUNDO.- Excepción procesal primera: indebida acumulación de acciones.
6.La asistencia letrada de la parte demandada, pese a la resolución de esta excepción procesal en el acto de la audiencia previa, sigue insistiendo en que no es posible acumular acciones de competencia desleal a acciones de infracción marcaria, y para esto vuelve a citar las resoluciones que citó en la contestación a la demanda.
7.En este sentido, el artículo 71.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) señala que la meritada acumulación de las acciones ejercitadas en la demanda no será posible si las acciones que se pretenden acumular son incompatibles entre sí. Con fundamento en este artículo, la asistencia letrada de la parte demandada considera, con base en la STS de 4 de septiembre de 2006, que las acciones a acumular (acciones derivadas de la protección marcaria y acciones procedentes de la aplicación de la LCD) son incompatibles.
8.Lo cierto es que la cita de la STS de 4 de septiembre de 2006 es incompleta e interesada, ya que lo que señala es que no cabe fundar en un mismo hecho o conducta la estimación de las acciones de competencia desleal y las acciones infractoras de los derechos de exclusiva de los dibujos o modelos comunitarios, o de las marcas de la Unión Europea, pero guarda silencio sobre el carácter complementario de ambas acciones. En este sentido, la SJMUE nº 1 de España de 8 de noviembre de 2011 recuerda la doctrina del TS: ' Procede analizar ahora la denuncia de los ilícitos concurrenciales desde la óptica y alcance exclusivamente nacional frente a la extensión comunitaria anterior, pero siempre sin perder de vista la aplicación preferente del RDMC respecto de la normativa de competencia desleal , ya que como dice la STS de 15/12/2008 la LCD no está llamada a duplicar la protección que otorgan las Leyes que regulan derechos de exclusiva sino que tiene carácter complementario ( SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2006 , y 17 de julio de 2007 ), pero no puede suplantarla y menor sustituirla (S. 1 de abril de 2004) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ('en lugar de') o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión (S. 20 de mayo de 2008). Tesis seguida por el Tribunal de Marca Comunitaria, en sentencia de 25 de abril de 2006 y la más reciente de 5 de febrero de 2008 que habla del principio de especialidad o prioridad normativa.'
9.Este carácter complementario entre las acciones de competencia desleal y las acciones de infracción de derechos de exclusiva ha llevado al Tribunal de Marcas de la Unión Europea (en adelante, TMUE) de España a consagrar la doctrina o el principio de permeabilidad relativa, que predica la atracción al JMUE de España de todas aquellas acciones que guarden relación con la acción de infracción marcaria. Así, el ATMUE de España de 31 de enero de 2011 expone la citada doctrina en los siguientes términos:
' Muchas son las controversias que se han suscitado de manera reiterada ante este Juzgado y ante el Tribunal de Marcas a la hora de delimitar el ámbito competencial objetivo de este Juzgado cuando a las acciones que lo definen (acciones por infracción de una marca o modelo) se adicionan por acumulación otras, en este caso por infracción de propiedad intelectual.
De todos es conocido el denominado principio de 'permeabilidad relativa' consagrado por el Tribunal de Marcas en auto de 23 de marzo 2005 en el que concluye que entre el Tribunal (y Juzgado) de Marca Comunitaria versus Tribunal (y Juzgado) Mercantil, aun siendo cierto que las competencias de uno y otro órgano están delimitadas por norma competenciales distintas, 'no por ello existe absoluta y plena incomunicación entre ambas funciones, y que en realidad sí existen vasos comunicantes a través de un sustrato común, de modo que cuando menos se podría hablar de permeabilidad relativa entre la jurisdicción por Marca Comunitaria y la jurisdicción mercantil, principio del que su principal manifestación lo constituye el hecho de que para la LOPJ se trate de funciones distintas de un mismo órgano' y que 'proyecta sobre el Tribunal de Marca Comunitaria un indudable efecto llamada respecto de las acciones que se articulan, más allá del estricto marco del art. 92 RMC, en defensa de la marca comunitaria, competencia por atracción que encuentra su sustrato jurídico en el art. 102 del RMC y por remisión respecto de las concretas acciones de competencia desleal, en el art. 14 del mismo cuerpo legal.' Además de razones orgánicas, acude a los principios que justifican el instituto de la acumulación procesal de las acciones para justificar la conveniencia de la acumulación 'atendida la particularidad del supuesto de que se trata en atención a la peculiaridad del órgano judicial, y que nos lleva asustantivizar el fundamento de ese instituto procesal a modo de criterio decisor' y afirma que 'definida la competencia objetiva de la jurisdicción de marca comunitaria como jurisdicción destinada a la protección de la marca comunitaria, en todos aquellos litigios que se promuevan al amparo del RMC dice el art. 86 bis 4 LOPJ , tal conocimiento debe entenderse extendido al conocimiento de las acciones que circundan, fuera de la especialidad marcaría, al signo protegido ya que, sin perjuicio de la concurrencia de los requisitos legales que en cada supuesto deban concurrir para su conocimiento en un solo proceso, los principios de economía y unidad de sentencia a que se ha venido refiriendo el TS (S 1 Jun, 1996) para sustentar el criterio de flexibilización que preside el tratamiento jurisprudencial de la acumulación subjetiva de las acciones (vid, TS SS 12 Jun. 1985 , 14 Oct. 1993 , 8 Nov. 1995 , 7 Feb. 1997 , 21 Nov. 1998 , 5 Oct. 1999 y 3 Oct 2000 ), han de informar también la competencia estos órganos en función del núcleo de sus propias competencias' por lo que al existir 'un nexo por razón del objeto o del titulo o causa de pedir, lo que se define en la propia norma cuando se trata de acciones que se fundan en los mismos hechos y que puede reducirse a la exigencia de un nexo interno recíproco entre las acciones o lo que es lo mismo, a la comunidad de la relación jurídica que las albergue la conclusión no puede ser otra que la de entender que ese órgano ubicado indisolublemente en otro específicamente creado para la defensa genérica de la propiedad industrial (incluida la competencia desleal) y específica de la marca comunitaria y por tanto con competencia objetiva para estas acciones, puede y debe asumir el ejercicio acumulativo de ambas cuando se dan los requisitos particulares para su admisión'; tesis ratificada por posterior sentencia de 3 de febrero de 2006 (caso Lukoil contra Sarmet on Plus ), auto de 13 de febrero de 2006 (caso Chatka contra Arimpex Promoqualita SL y otros) y de 23 de febrero de 2006(caso Inversiones MM50 SA contra Cesareo).'
10.La combinación del principio de permeabilidad relativa con el carácter complementario de las acciones de competencia desleal nos lleva a desestimar la excepción procesal de indebida acumulación de acciones.
TERCERO.- Excepción procesal segunda: falta de legitimación pasiva.
11.La asistencia letrada de la parte demandada considera que no puede acordarse la condena de don Horacio, ya que se limitó a solicitar los nombres de dominio, y a ayudar a su hermano en el primer momento del desarrollo de 'COMUNIAME', habiendo enajenado todos sus derechos a IDEATIC. Pues bien, esta excepción procesal debe desestimarse, ya que la demanda incluye a don Horacio únicamente respecto de actos que le son directamente imputables, como la solicitud y obtención de un nombre de dominio supuestamente infractor, así como la posterior enajenación de sus derechos a IDEATIC, conducta censurable desde el punto de vista marcario, ya que ha realizado actos de disposición sobre un nombre de dominio supuestamente infractor de los derechos de exclusiva de los demandantes. Recordemos que a don Horacio no se le incluye entre las acciones de competencia desleal.
12.Por su parte, la asistencia letrada de la parte demandada, con cita de la STS de 10 de febrero de 2009, considera que no puede dirigirse ninguna acción de la demanda frente a don Hermenegildo, ya que actuó como socio y administrador de IDEATIC, siendo que los actos supuestamente infractores y desleales los cometió IDEATIC.
8.
13. Este Juzgado, en su sentencia de 18 de febrero de 2016, ya tuvo ocasión de rechazar una excepción procesal de falta de legitimación pasiva deducida por los mismos argumentos que en el presente procedimiento. Por esta razón, basta la remisión a esta sentencia para desestimar la excepción procesal planteada:
' 6. Antes de entrar en el análisis de las acciones ejercitadas, es preciso efectuar un pronunciamiento sobre la excepción procesal deducida en la contestación a la demanda. La parte demandante considera que la demanda no puede estimarse respecto de doña Loreto, por cuanto que los supuestos actos infractores se han realizado por Ledo, y por cuanto que ella actuó siempre como administradora única de Ledo y no en nombre propio. Por su parte, la asistencia letrada de la parte demandante considera que no cabe estimar esta excepción procesal, por cuanto que la propia demandada ha admitido que es la titular de la marca en conflicto y del nombre de dominio a través del cual se han producido los supuestos actos infractores, por lo que ha contribuido con su conducta tolerante a la realización de éstos.
7. La misma argumentación de la parte demandada debe llevar a la desestimación de la excepción procesal, ya que si la misma invoca la aplicabilidad del artículo 39.2.a) de la LM respecto de la forma en la que se utiliza la marca española nº 1.505.085 por Ledo, en coherencia debe observar también lo señalado en el artículo 39.3 de la LM , que indica que 'la marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento', por lo que la utilización del dominio www.fibospain.com por Ledo, y la inclusión en la publicidad de la feria de Madrid del distintivo 'FIBO' propio de la marca, constituye un uso propio de doña Loreto. En este sentido, conviene recordar la solución dada a un supuesto idéntico por la SAP Valencia (Sección 9ª), de 11 de febrero de 2013 :
'Es decir, tanto las carteras como los cinturones son comercializados por la entidad CINTURONES GIGOLO SL en virtud del pacto de exclusiva suscrito por el Sr. Justiniano, lo que determina la aplicación al caso de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley de Marcas en el que se establece que 'la marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento'; de este modo, el uso y aplicación de la marca por una entidad -de la que el propio Sr. Justiniano socio y administrador único- no es obstáculo a su legitimación pasiva en relación con las acciones ejercitadas por la mercantil actora, debiendo ser desestimada por tanto la excepción de falta de legitimación pasiva.'
8. En consecuencia, como dice la asistencia letrada de la parte demandada, la utilización del dominio y del distintivo 'FIBO' se hizo por Ledo, actuando doña Loreto como administradora única de ésta, por lo que ha de presumirse el consentimiento de ésta como titular de ambos signos, lo que conlleva la consideración de la utilización del signo por su titular, por lo que es perfectamente posible dirigir la demanda contra ella. Recordemos, como hizo la SAP Alicante (Sección 8ª), de 3 de julio de 2008 , que la legitimación pasiva 'ad causam' consiste en 'en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar', y que esta posición subjetiva se tiene desde el momento en que la actuación de doña Loreto se reputa como uso de la marca por su titular, en lógica conexión con la acción de infracción marcaria ejercitada.'
CUARTO.- Acción declarativa de infracción marcaria.
14.La argumentación de la parte demandada ya se tuvo en cuenta en el auto de este Juzgado de 1 de septiembre de 2016 por el que se estimaron las medidas cautelares interesadas por la parte demandante, sin que la asistencia letrada de la parte demandada haya tratado de desvirtuar los razonamientos allí contenidos, siendo llamativo que el citado auto devino firme, lo que denota que los demandados estaban conformes con lo allí decidido. La STSJ Madrid declarativa de la nulidad del registro marcario 'COMUNIAME' es muy ilustrativa sobre el evidente riesgo de confusión que genera el signo de los demandados. Es más, ha centrado su argumentación más en el cumplimiento escrupuloso por los demandados de lo resuelto en sede de medidas cautelares, que en la no concurrencia de los presupuestos de la acción declarativa de infracción marcaria, por lo que cabe estimar la acción declarativa de infracción marcaria con los mismos argumentos que lo recogidos en el auto de 1 de septiembre de 2016:
' 1.- Se plantea el primer problema de si es posible discutir una supuesta infracción sobre la base de un riesgo de confusión o vulneración de la prohibición de identidad, respecto de un signo registrado como marca española, respecto del que la OEPM ha desestimado la oposición de la parte demandante por entender que no existe identidad denominativa, y sin que la parte demandante haya ejercitado en la demanda una acción declarativa de nulidad. Este problema, como recuerda la STS de 14 de octubre de 2014 , ha sido resuelto por la STJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/2011 ) respecto de una marca comunitaria posterior, en una argumentación que entiendo aplicable al caso de una marca nacional posterior ('el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 21 de febrero de 2013 (C-561/2011 ), ha decidido - respecto de un supuesto en que se había alegado la infracción de una marca comunitaria por el uso de otra del mismo tipo - que ' el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca''). En consecuencia, cabe discutir la infracción marcaria sin que sea preciso el ejercicio de una acción declarativa previa de nulidad de la marca española registrada.
2.- Dicho lo cual, y con la provisionalidad del momento procesal en el que nos encontramos, disto de compartir el criterio de la OEPM de que el signo mixto 'COMUNIAME', pese a que su gráfico dista de presentar parecido con 'COMUNIO', en su ámbito de análisis fonético no presente una semejanza tal con el signo de la parte demandante, que pueda llegar a causar en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un riesgo de confusión sobre el origen empresarial del juego. En efecto, ambos signos se mueven en la misma identidad aplicativa, al estar registradas ambas marcas para la clase 28 y servir para identificar un juego manager de fútbol online. Por otro lado, el examen fonético de los signos revela una identidad en las primeras seis letras de ambos signos, que son precisamente la más relevantes o más importantes al leer una palabra, debiendo recordarse que en España, la costumbre es la de leer de izquierda a derecha. Por otro lado, de todos los posibles nombres que podían designar el juego de la parte demandada, resulta que han escogido uno en el que la coincidencia fonética es relevante, lo que denota una intencionalidad, cual es la de inducir, como resulta de los documentos nº 31 y 32 de la demanda, a los usuarios de 'COMUNIO' a seguir experimentando la experiencia 'COMUNIO' en una plataforma que presenta menos problemas técnicos.
3.- De esta forma, la escasa diferencia entre los signos, y la identidad aplicativa, conforme al recuerdo imperfecto que guarda el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que es la perspectiva desde la que se ha de valorar el riesgo de confusi ón conforme a la doctrina del TJUE (caso La Española, o la STGUE de 22 de mayo de 2012 ), nos lleva a considerar que existe el riesgo de que se perciba 'COMUNIAME' como una evolución de 'COMUNIO' que resuelve los problemas técnicos detectados en el mes de marzo de 2015, y que de alguna manera ambos juegos provienen de la misma empresa, o al menos de empresas relacionadas entre sí. El hecho de que posteriormente la marca haya adquirido una notoriedad en el sector español tal que disipe ese riesgo de confusión, no empece a que, al principio, cuando se facilitaron las migraciones, existía ese riesgo de confusión que la denominación elegida no podía evitar.'
QUINTO.- Acción declarativa de competencia desleal.
15.El mismo razonamiento contenido en el fundamento de derecho anterior nos debe llevar a la estimación de la acción declarativa de competencia desleal:
' 1.- Resulta probado, o al menos a los ojos de este Juzgador, que los cambios introducidos en 'COMUNIAME' en el mes de enero del año 2016 han dado lugar a que el mecanismo técnico del juego se diferencie sustancialmente de 'COMUNIO', al utilizar un algoritmo propio (si era secreto el algoritmo de 'COMUNIO', como defiende la parte demandante, era difícil que pudiera haber una copia de este algoritmo) y variar el sistema de cálculo de los puntos y del valor de mercado de los jugadores. Pero también resulta probado que el sistema de puntuación y el valor de mercado de los jugadores, antes de los cambios habidos en el mes de enero de 2016, fueron tomados de 'COMUNIO'. Es más, las migraciones de los datos de 'COMUNIO' a 'COMUNIAME' eran posibles, entre otras cosas, por el hecho de compartir el mismo sistema de juego, de valor de mercado y de cálculo de los puntos. En consecuencia, el hecho de que se haya producido una variación o modificación del mecanismo de juego no puede suponer una superación de la conducta desleal, ya que mediante la imitación de la prestación de 'COMUNIO', los demandados han logrado captar usuarios de ésta en una cuantía cercana al medio millón, obviando los costes de desarrollo del juego e implantación en el mercado, es decir, aprovechando el esfuerzo inversor acometido por la parte demandante. Y mientras se mantenga esta situación, los demandados seguirán aprovechándose de una situación creada por la conducta desleal.
2.- El ATMUE de 16 de enero de 2015 recuerda los presupuestos exigidos por el TS para apreciar la concurrencia de los actos de imitación desleal del artículo 11.2 de la LCD :
'La STS 17 de julio de 2007 , en cuanto a los requisitos de los actos de imitación desleal, declara: 'El art. 11 de la Ley de Competencia Desleal establece en su apartado 2 que la imitación de las prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno. La apreciación de deslealtad debe ser objeto de interpretación restrictiva (Sentencias, entre otras, 13 de mayo de 2.002 y 30 de mayo de 2.007) porque si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés general, sin embargo el principio delibre imitabilidad se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico ( art. 11 .1, inciso primero LCD ), hallándose integrado en el de libre competencia. Para la apreciación del ilícito competencial del art. 11.2 LCD , aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial que se exigen para todo acto desleal, se requiere que confluyan tres requisitos positivos, y no se den dos de índole negativa. El primer requisito positivo es la existencia de una imitación, la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial', que puede identificarse por un componente o por varios elementos. El segundo requisito hace referencia al objeto de protección, que plantea la diferencia de la figura típica del art. 11.2 de las de los arts. 6º y 12.
Domina en la materia el criterio de que estos dos últimos preceptos se refieren a los signos distintivos, y por lo tanto a las creaciones formales, en tanto el 11 lo hace a las prestaciones, a las creaciones materiales. En el art. 6º se ubica la presentación del producto, en tanto en el 11 la creación del producto, extendiéndose a las creaciones técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales. En tal sentido, con unos u otros matices, la doctrina científica y Sentencias de 11 y 17 de mayo de 2.004, 7 de julio y 24 de noviembre de 2.006, 30 de mayo y 12 de junio de 2.007. El tercer requisito de índole positiva consiste en la exigencia de 'idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación' o 'comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno'. Estas situaciones no tienen carácter cumulativo, sino alternativo, debiendo entenderse el riesgo de asociación en un sentido amplio, comprensivo no sólo del riesgo de confusión indirecta en sus dos posibilidades de confusión de procedencia empresarial o de existencia de relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios, sino también de la confusión inmediata o directa que incide sobre la confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos.'
Así pues, el primer requisito es la existencia de una imitación, la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial', que puede identificarse por un componente o por varios elementos. Según el AAP Barcelona de 11 de junio de 2007 : 'la singularidad competitiva supone que los rasgos o elementos imitados, por sus características intrínsecas, la diferencian de las prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector, lo que sirve a sus destinatarios para su identificación y reconocimiento.''
3.- En consecuencia, puede afirmarse que concurren los presupuestos del acto de imitación desleal del artículo 11.2 de la LCD , lo que excluiría el análisis de los demás actos desleales invocados, bien por no ser la regla general del artículo 4 de la LCD un cajón de sastre, pero sí ser mutuamente excluyente con los tipos específicos de los artículos 5 y siguientes de la LCD , bien por referirse el acto del artículo 12 de la LCD a los signos distintivos, y el artículo 11 de la LCD al producto o prestación. Así:
(i) Existe una imitación, consistente en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial'. En efecto, existen multitud de juegos 'FANTASY FÚTBOL' en el mercado y es lícito imitar su mecanismo de juego o la idea de juego, sin copiar las líneas de programación (cosa que ni siquiera se ha discutido en este procedimiento). Pero lo que diferencia a 'COMUNIO' de otros juegos de 'FANTASY FÚTBOL', y en esto no existe prueba en contrario,es el sistema de cálculo de los puntos y la forma de determinar lo que se denomina valor de mercado, aspectos que hasta la modificación efectuada en el mes de enero de 2016, fueron íntegramente copiados por 'COMUNIAME'. De hecho, los demandados publicitaron el juego como una continuación de 'COMUNIO' sin los problemas técnicos de éste. Es decir, 'COMUNIAME' copió lo que era específico o singular de 'COMUNIO', esto es, su 'singularidad competitiva', lo que había resultado ser el secreto de su éxito.
(ii) La imitación no es sobre la forma de presentación del producto (de hecho las presentaciones de las páginas web y el diseño de éstas son claramente diferentes, como es de observar en la documentación obrante en autos), ni sobre los signos distintivos (entre los que ya hemos manifestado que existe un riesgo de confusión), sino sobre la prestación en sí, es decir, el juego manager de fútbol online, el mecanismo de juego que tiene en cuenta los mismos factores relevantes de cálculo de los puntos y de valor de mercado de los jugadores.
(iii) La imitación, además, tiene la finalidad de generar asociación en los usuarios entre 'COMUNIO' y 'COMUNIAME', apareciendo éste último como una versión mejorada del primero (sin incidencias técnicas de caídas en el servidor). Por otro lado, los demandados se han aprovechado del esfuerzo inversor efectuado por la parte demandante en el mercado, para dar a conocer el producto, y, sobre todo, mediante la imitación de una prestación que está comprobada que tiene una buena acogida en el mercado, siendo el juego de manager de fútbol online más implantado en España, lo que supone un indudable ahorro de costes de penetración en el mercado, o de desarrollo informático del programa. En esa asociación incide sin duda la denominación elegida para designar al producto, y la marca registrada, que como he señalado causa un riesgo de confusión en los usuarios de los juegos.'
SEXTO.- Acción de cesación, de abstención y de remoción.
16.El artículo 41.a) de la LM recoge la acción de condena a la cesación y a la abstención, mientras que el artículo 41.c) de la LM recoge la acción de condena a la remoción de los efectos derivados de la infracción marcaria. La STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de cesación, de abstención y de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que 'La apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo 'Maristas' en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]'. En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar íntegramente la acción de cesación, de abstención y de remoción ejercitada por la parte demandante.
SÉPTIMO.- Acción declarativa de responsabilidad.
A) Alegatos de la parte demandante.
17.La parte demandante ejercita, al amparo de los artículos 42.1 y 43.2.b) de la LM, una acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios como consecuencia de las infracciones marcarias cometidas por la entidad demandada, fundamentando el cálculo en el artículo 43.2.b) de la LM (es decir, el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor al invadir sin causa justificada el ámbito de exclusión del titular de la marca). En todo caso, la parte demandante solicita el resarcimiento del 1% de la cifra de negocios de la entidad demandada con la venta de los productos controvertidos, y esto desde el día 29 de septiembre de 2016 (fecha en la que los demandados modificaron la denominación de su juego y pasaron a denominarlo 'BIWENGER') hasta el cese definitivo en el uso del nombre de dominio. Respecto de la indemnización derivada de la comisión de un acto de competencia desleal, la parte demandante utiliza el mismo criterio, acumulando las indemnizaciones debidas. Esta doble indemnización ha sido permitida por la STMUE de España de 5 de julio de 2013, ya que cada una de estas indemnizaciones tienen fundamentos y destinatarios bien diferenciados. En lo que no coincidan ambos sustratos fácticos, tendremos acciones con distinto fundamento, por lo que el resarcimiento parte de causas de pedir distintas (recordemos que la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras, define la causa de pedir como el conjunto de hechos relevantes para lograr la consecuencia jurídica interesada en la demanda) y distintos son los daños que se quieren indemnizar.Pero esta condena precisa de la previa atribución de responsabilidades a la entidad demandada.
18.En consecuencia, podemos sintetizar el objeto de la controversia en los siguientes puntos o preguntas: ¿cuál es el sistema de responsabilidad que debemos acoger, el objetivo previsto en el artículo 42.1 de la LM que defiende la parte demandante, o el subjetivo derivado de los artículos 42 y 43 de la LM? El sistema de responsabilidad que se acoja es relevante a la hora de fijar los presupuestos o elementos que deben acreditarse, entre los que se encuentra la acreditación o no de los daños y perjuicios, así como la necesidad o no de demostrar que la entidad demandada actuó de mala fe.
B) Sistema de responsabilidad a acoger y responsabilidad de la entidad demandada.
19.La parte demandante acoge el sistema objetivo de responsabilidad previsto en el artículo 42.2 de la LM, por entender que la entidad demandada es responsable de la utilización como marca del signo infractor, signo que tiene el carácter de notorio. De esta forma, considera que la notoriedad de los signos justificaría, por sí, acudir al sistema de responsabilidad objetivo previsto en el artículo 42.2 de la LM. No obstante lo cual, y dado que únicamente se ha analizado la notoriedad de los signos registrados de la entidad demandante a los efectos del carácter reforzado del signo a efectos de riesgo de confusión y para el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, debe recordarse que el artículo 42.2 de la LM establece un sistema de responsabilidad por advertencia, de tal forma que los infractores responderán si hacen caso omiso al requerimiento de cese que les dirijan los titulares de los signos registrados, que es lo que ha ocurrido en el caso presente, como lo demuestran los documentos nº 36 y siguientes de la demanda.
C) Acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de laentidad demandada.
20.Cabe preguntarnos sí, cualquiera que sea el sistema de responsabilidad por el que abogue el instante de la acción ex artículo 42 de la LM, siempre es preciso acreditar los daños y perjuicios que se quieran reparar.
21. El artículo 43.5 de la LM establece lo que se conoce como una indemnización mínima (1% de la cifra de negocios ' realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados'), y lo hacen a través del establecimiento de una suerte de presunción 'iuris et de iure' de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que su reparación se cifra en la indemnización citada del 1%. En consecuencia, en este caso, no será precisa la acreditación del daño pues va implícito en el acto infractor.
22.No obstante, el citado artículo configura esta indemnización como una indemnización mínima o residual, ya que permite al titular de la marca infringida solicitar una indemnización mayor ' si prueba que la violación de la marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores'. Esta previsión nos lleva a dos conclusiones a tener presente: (i) que si la indemnización resultante en aplicación de los criterios previstos en el artículo 43.2 de la LM es superior a la indemnización mínima, ésta no se suma a aquélla; y (ii) que es precisa la prueba de los daños o perjuicios superiores. Y es en esta prueba donde nos encontramos con posturas distintas en el TS:
a) Algunas SSTS (como las SSTS de 4 de marzo de 2010 o de 2 de marzo de 2009) sostienen que el daño es una consecuencia ineludible, ineluctable, de la infracción marcaria. Acogen de este modo la tradicional doctrina de los daños 'ex re ipsa' a la que se refiere la parte demandante.
b) Otras SSTS (como las SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de octubre de 2012) optan por fijar como regla general la de probar el daño causado, y sólo en aquellos casos en que la situación del caso revele ineluctablemente el daño, acudir a la doctrina de los daños 'ex re ipsa'. Es decir, esta postura del TS configura la doctrina de los daños 'ex re ipsa' como una excepción de la regla general de la necesidad de prueba.
c) En todo caso, el TS considera ( SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de octubre de 2012) que cuando se opta por el sistema de cálculo consistente en la regalía hipotética, el titular de la marca infringida queda eximido de la prueba de los daños o perjuicios. En este sentido, la STS de 18 de noviembre de 2010 recuerda que ' Pusimos de relieve en la sentencia de 2 de marzo de 2009 que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética -reconocido en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.998 - responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción-'manifiesta non egent probatione'-'. Ahora bien, la aplicación de esta doctrina está sujeta a que el perjudicado y el infractor concurran actual o potencialmente en el mercado, no pudiendo apreciarse si el titular de la marca no realiza ninguna actividad económica en el mercado.
23. Como quiera que se opta por el sistema del artículo 43.2.a) de la LM es precisa la prueba de los daños y perjuicios, lo que se deduce sin dificultad de las pérdidas que necesariamente sufrieron los demandantes de las migraciones de 'comunidades' de 'COMUNIO' a 'COMUIAME', y la pérdida de ingresos de la publicidad insertas en las citadas 'comunidades' o derivadas de los planes de pago implementados por COMUNIO. El hecho de que el juego 'COMUNIO' tuviera dificultades en el mes de agosto de 2015, como consecuencia de la denominada 'escalabilidad' de usuarios, no es óbice para que lacitada migración se efectuara con vulneración de los derechos de exclusiva de los demandantes y de una manera que afecta deslealmente al mercado y a la competencia. Esto explicaría la existencia de daños a indemnizar, sin que se precise más prueba de los daños.
OCTAVO.- Acción de condena a la indemnización derivada de los actos de infracciónmarcaria.
24.A la hora de determinar la cuantía de la indemnización, hemos de señalar que el importe correspondiente al segundo periodo (desde el día 29 de septiembre de 2016 hasta el efectivo y definitivo cese en el uso del nombre de dominio infractor, lo cierto es que discutiéndose en sede de medidas cautelares el efectivo y definitivo cese como presupuesto para la determinación de cumplimiento de las medidas cautelares acordadas, y dado que no es posible extrapolar a esta sentencia esa discusión, habrá de determinarse definitivamente la cuantía de la indemnización por este segundo periodo en fase de ejecución de sentencia, cosa que puede hacerse al amparo del artículo 219 de la LEC, por cuanto que las bases del cálculo están perfectamente fijadas.
25.Por otro lado, respecto de la determinación del importe de la indemnización para el primer periodo, contamos con el informe del perito judicial, sin que contemos con un informe contradictorio del informe de este perito. Las críticas a este informe por parte de la asistencia letrada de la parte demandada se centran en los siguientes extremos:
a) Apartado de ingresos: la asistencia letrada de la parte demandada entiende que es preciso deducir 2 días del mes de septiembre de 2016, ya que se han computado incorrectamente por el perito judicial. El perito judicial admitió este error, pero no pudo aportar en el acto de la vista una determinación exacta de la cuantía de los ingresos sin estos 2 días, por lo que habrá que estar a la fase de ejecución de sentencia para su concreta determinación, cosa que puede hacerse al estar perfectamente delimitadas las bases del cálculo, conforme al artículo 219 de la LEC.
b) Gastos deducibles: el perito judicial, con buen criterio por cuanto que responde a las normas de contabilización, excluye de los gastos deducibles el importe de los gastos de programación informática y de mantenimiento, por cuanto que estos importes no tienen carácter de gastos, sino de inmovilizado, ya que se prolongan más de 1 ejercicio contable. También comparto la opinión del perito judicial de que los gastos de asesoría legal son gastos estructurales, y no de la actividad, ya que no es un gasto directamente imputable al objeto social de IDEATIC. Por esta misma razón, entiendo acertado que no se incluya en la partida de gastos de la actividad, los gastos de publicidad en la página web, porque, a la vista de la contabilidad, no son gastos que deriven directamente de la actividad de IDEATIC. Lo mismo podemos decir respecto de los gastos por la misión comercial en Estados Unidos.
c) Saldo negativo de don Horacio: la asistencia letrada de la parte demandada considera que no debe incluirse en la indemnización a don Horacio, ya que su saldo es negativo, al igual que el saldo del impuesto de sociedades. No comparto la opinión de la asistencia letrada de la parte demandada, ya que, si bien es cierto que el saldo de don Horacio es negativo, también lo es que, con su conducta, contribuyó a la actuación infractora de IDEATIC, por lo que ha de ser corresponsable en la indemnización derivada de la meritada infracción.
NOVENO.- Acción de condena a la publicidad de la sentencia.
26.Respecto de esta acción, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la publicación procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la ulterior STS de 23 de julio de 2012:
' Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, '(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela'.'
27.Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así, cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.
28.En ningún caso, debe imponerse esta medida como 'escarmiento', reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados de el uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate.
29.En el caso presente nos encontramos con que los demandados, y fundamentalmente IDEATIC se han mostrado muy activos en la oferta de migración de las 'comunidades COMUNIO', aseverando características del juego 'COMUNIO' que no se corresponden con la verdad. De esta forma, se hace preciso corregir la imagen de desprestigio que la marca 'COMUNIO' haya podido tener a raiz de la actuación infractora de los demandados, lo que podrá lograrse mediante la estimación de la acción de condena a la publicación de la sentencia.
DÉCIMO.- Costas procesales.
30.De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en caso de estimación íntegra de la demanda, las costas procesales se impondrán a la parte demandada, sin que concurran serias dudas de hecho o de derecho que aconsejen no imponerlas.
Visto lo anterior,
Fallo
Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó, en nombre y representación de don Fulgencio y de la entidad mercantil Comunio GmbH, contra la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., don Hermenegildo y don Horacio, debo:
I. DECLARAR Y DECLARO:
a) Que don Hermenegildo, don Horacio y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L. han violado los derechos de explotación en exclusiva que corresponde a don Fulgencio, sobre su marca de la Unión Europea nº 4551701 'COMUNIO'.
b) Que don Hermenegildo ha incurrido en competencia desleal al desarrollar y poner en el mercado de mala fe un manager de fútbol online con una denominación y con una mecánica de juego que imitan el nombre y el funcionamiento del manager que gestiona la entidad mercantil Comunio GmbH, con el consiguiente aprovechamiento del esfuerzo de éste.
c) Que el comportamiento descrito en la letra anterior supone, igualmente, un aprovechamiento de las ventajas de la reputación adquirida por la entidad mercantil Comunio GmbH.
d) Que la entidad mercantil Ideatic Development, S.L. ha incurrido en competencia desleal al ofrecer en el mercado de mala fe un manager de fútbol online con una denominación y con una mecánica de juego que imitan el nombre y el funcionamiento del manager que gestiona la entidad mercantil Comunio GmbH con el consiguiente aprovechamiento del esfuerzo de éste.
e) Que el comportamiento descrito en la letra anterior supone, igualmente, un aprovechamiento de las ventajas de la reputación adquirida por la entidad mercantil Comunio GmbH.
II. CONDENAR Y CONDENO:
a) A don Hermenegildo, don Horacio y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., a estar y pasar por las anteriores declaraciones.
b) A don Hermenegildo, don Horacio y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., a abstenerse de todo uso de las denominaciones 'COMUNIO' y 'COMUNIAME', así como de cualquier denominación que dé lugar a confusión con la marca de la Unión Europea nº 4551701 'COMUNIO', tanto en los sitios web y las aplicaciones relativas a 'COMUNIAME' como en las redes sociales bajo su gestión, en concreto Facebook y Twitter.
c) Adon Hermenegildo y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., a cesar en el ofrecimiento de un manager de fútbol online que imita de forma desleal el manager que gestiona la entidad mercantil Comunio GmbH, absteniéndose en el empleo de las reglas de puntuación de 'COMUNIO' así como en el uso de valores de mercado basados en los de 'COMUNIO'.
d) A don Hermenegildo y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., a cesar en el ofrecimiento de la migración de cuentas 'COMUNIO' así como en todo acto de aprovechamiento de la reputación de la entidad mercantil Comunio GmbH.
e) A Horacio a renunciar o a transferir a don Fulgencio, sin coste alguno para éste, los dominios 'www.comuniame.com', 'www.comunia.me' y el subdominio 'www.app.comunia.me'.
f) A don Hermenegildo, don Horacio y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., a resarcir a don Fulgencio y a la entidad mercantil Comunio GmbH por los daños y perjuicios ocasionados por la violación de la marca de la Unión Europea nº 4551701 'COMUNIO' en cuantía a determinar en fase de ejecución de sentencia, con sustento en las bases fijadas en el fundamento de derecho octavo de esta sentencia.
g) A don Hermenegildo, don Horacio y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., a publicar a su costa la sentencia mediante anuncios en los periódicos deportivos 'AS' y 'MARCA'.
Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, don Hermenegildo, don Horacio y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.
Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez don Leandro Blanco García Lomas, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, de lo que como Letrada de la Administración de Justicia certifico.
