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08/07/2021
Sentencia CIVIL Nº 144/2021, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 999/2020 de 15 de Febrero de 2021
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Orden: Civil
Fecha: 15 de Febrero de 2021
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: SOLER, LUIS ANTONIO PASCUAL
Nº de sentencia: 144/2021
Núm. Cendoj: 03014370082021100045
Núm. Ecli: ES:APA:2021:574
Núm. Roj: SAP A 574:2021
Encabezamiento
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García-Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a quince de febrero de dos mil veintiuno
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca UE y nulidad de marca nacional y competencia desleal, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Europea con el número 238/19, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, las mercantiles Market SP 94 S.L., y 3D Sport Signs S.L., representadas en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Fernández y dirigida por el Letrado D. David Pellise Urquiza; y como parte apelada la mercantil Titania Compañía Editorial S.L., que no se ha personado ante este Tribunal ni formulado oposición al recurso, la mercantil 3D Carpets, representada en este Tribunal por el Procurador D. Enrique de la Cruz Lledó y dirigida por el Letrado D. Francisco Javier Márquez Martín, que ha presentado escrito de oposición; y D. Luis Enrique, representado en este Tribunal por el Procurador D. Enrique de la Cruz Lledó y dirigido por el Letrado Dª. Anastasia Leonardi, que también ha presentado escrito de oposición.
Antecedentes
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
Fundamentos
La marca así registrada tiene el siguiente aspecto figurativo:
Bajo este signo la mercantil citada explota una invención patentada (hoy española nº ES 2716752 T3) que tiene por objeto la consecución de carteles publicitarios planos o bidimensionales que producen efecto visual de valla vertical de tres dimensiones -3D-, conocidos como moquetas o carpets en inglés, y que están destinados a ser instalados en el suelo junto a canchas deportivas con ocasión de partidos o eventos retransmitidos por televisión.
La codemandante, Market SPÂ94, constituida en 1994, es, además de socia principal de 3D Sport, licenciataria inscrita de la patente española titularidad de 3D Sport y comercia bajo su nombre comercial 'Publimeta', los soportes o moquetas publicitarias 3D para canchas deportivas que incorporan la invención de 3D Sport, siendo proveedora, junto a sus agentes, de La Liga Profesional de Fútbol, de los clubs de Primera División y de la Real Federación Española de Fútbol.
Ambas mercantiles han formulado demanda por infracción de la marca UE descrita y competencia desleal frente a la mercantil 3D Carpets Advertising S.L. por el uso para su tráfico comercial la marca nacional 3.638.234, registrada el día 20 de abril de 2017 para los servicios de la clase 35 con la siguiente composición
marca de la que es titular -también demandado- quien fue primer administrador único de la citada mercantil, D. Luis Enrique, marca con la que se distingue el mismo tipo de productos de las actoras y cuya nulidad, por riesgo de confusión, también se impetra en la demanda.
Y afirman las actoras, la citada mercantil incurre en acto de competencia desleal por engaño al publicitar una cartera de clientes que no se corresponde con la realidad, incluyendo tanto a Emirates, patrocinadora del Real Madrid y de la gestión del estadio Santiago Bernabeu, como a la Real Federación Española de Fútbol, presentándose en suma como proveedora de tapetes 3D sin serlo en realidad dado que el verdadero proveedor de las entidades indicadas, dicen los demandantes, es Market SPÂ94, siendo igualmente desleal como acto de engaño la información suministrada por la demandada de que las actoras carecen de patentes en vigor relativas a tapetes 3D, afirmando que han caducado, que son de dominio público y que en consecuencia, el cobro por las mismas es engañoso para los clientes de las actoras, marco fáctico en el que se sitúa la alegación de denigratorio, desde un punto de vista competencial, del contenido de un reportaje publicado por la tercera demandada, Titania Compañía Editorial S.L., editorial del diario digital El Confidencial, el día 30 de agosto de 2018 con el título 'La Liga y Mediapro exhortan a sus clubes a seguir pagando una patente expirada'.
La Sentencia ha desestimado en su integridad la demanda deducida por las citadas actoras.
Crítico con esta resolución, formula recurso de apelación la parte demandante con expresa exclusión de su ámbito a la pretensión deducida en su momento frente a Titania Editorial.
En síntesis, reconduce su recurso 3DSS al examen de la desestimación de su acción por infracción de la marca UE nº 014139307 -y correlativa nulidad de marca nacional- y a la acción sobre el carácter engañoso de la publicidad de la demandada en las comunicaciones que refiere en su demanda.
Examinaremos en el orden propuesto, y con arreglo a las alegaciones que formula el recurrente, ambas cuestiones.
Que las actoras tienen el liderazgo en el mercado de 'carpets' publicitarios para eventos deportivos retransmitidos por TV. Recuerda que 3DSS se constituyó en 2014 para explotar determinados soportes publicitarios objeto de la patente europea EP 3188121, siendo así que con base a la tecnología patentada la actora se ha erigido en líder mundial en el diseño y confección de moquetas o carpets para publicidad de eventos deportivos retransmitidos por TV, con presencia en 40 países, utilizándose en España por La Liga Profesional de Fútbol y por todos los clubs de Primera División, merced a los contratos de suministro que estas entidades tienen suscritos con el licenciatario español de 3DSS, la demandante MSP o los agentes de ésta como UPTOYOU.
Sin embargo, dice el recurrente, la Sentencia de instancia omite en el análisis de confusión o asociación, el liderazgo e implantación en el mercado relevante de 3DSS y de su tecnología patentada, errando además al sostener que los consumidores conocen tres empresas en el sector en el mercado español, afirmación que se sustenta en un análisis realizado en un momento posterior a la consumación de la coexistencia entre las marcas en litigio.
Por tanto, y teniendo en cuenta que la irrupción de la marca controvertida en el mercado se produce en el año 2018, ha de sostenerse que a esa fecha la única proveedora de carpets era la actora en asociación con MSP, vinculadas desde 2015, errando por tanto la sentencia cuando sostiene que el consumidor español conocía en 2018 otros proveedores de carpets cuando desde hacía años todas las moquetas procedían de 3DSS, cuyo origen empresarial era público y notorio toda vez que MSP difundía la tecnología patentada de su participada 3DSS.
Plantea en segundo lugar que la actora 3DSS utiliza para su actividad la marca UE 014139307 para los servicios 35 y 42, utilizándola en ocasiones en forma abreviada, como logo, la parte inicial de contenido gráfico
por ser más distintiva. Y dado que se emplea la marca de forma específica para designar moquetas, el público entiende que la expresión 'Sport Signs' alude a dichas moquetas y no a otro tipo de publicidad deportiva.
Afirma en tercer lugar que su marca tiene distintividad intrínseca porque aunque pueda sostenerse que la leyenda SportSigns es descriptiva, no cabe efectuar tal consideración ni respecto del elemento alfanumérico 3D ni del marco de dicho símbolo pues, por lo que hace a lo primero, ni MSP ni AMAYSE han incorporado antes en su denominación social o en sus marcas ese elemento, siendo así que las carpets que suministra 3DSS son 2D, no siendo tampoco descriptivo el rombo rojo que enmarca el citado elemento. Y en cualquier caso, afirma el apelante, es el conjunto los elementos los que ofreceen distintividad del conjunto dada la particular disposición de los elementos verbales y gráficos con unos colores característicos, un rombo rojo sobre el que se inscribe en letras blancas el signo 3D y seguidamente, la leyenda en letras negras con la inicial en mayúscula.
Sin embargo el signo con el que 3D Carpets Advertising S.L. irrumpe en el mercado en 2018 para explotar la tecnología de la patente caducada de AMAYSE para el suministro de moquetas para eventos deportivos, adopta una imagen y semejanza a la marca pues, por lo que hace al examen del juicio de confusión, el mismo es coincidente en la estructura y en los colores, presentándose como el de la actora en la parte inicial con la misma forma alfanumérica 3D en color blanco y enmarcada en idéntico rombo escorado a la derecha de color rojo, acompañada a continuación de la leyenda en negro con la letra inicial en mayúsculas y las restantes en minúsculas. Y es idéntica también su exacta aplicación, habiendo coincidencia conceptual y descriptiva de las leyendas en inglés, pudiendo el consumidor medio español entender el significado de las palabras, siendo su empleo habitual en el sector para designar las moquetas o tapetes que se colocan en las canchas deportivas, siendo el consumidor medio los propietarios de campos de fútbol, anunciantes y organizadores de campeonatos deportivos, público profesional cualificado y familiarizado con el inglés, término descriptitivo como resulta confirmado por la Resolución Euipo de 19 de septiembre de 2019 de la Sala de recursos que entiende que en el mercado relevante el término carpets es descriptivo.
En cualquier caso, dice el recurrente, el elemento dominante de los signos en conflicto es el gráfico inicial, rombo rojo sobre el que se inscribe en letras blancas el signo 3D, como resulta, primero, del peso preponderante que tiene la parte inicial de los signos que atrae la atención, tal y como señala la jurisprudencia TJUE -que se cita- y, segundo, porque el citado elemento es el de mayor distintividad intrínseca en los respectivos conjuntos marcarios, dado el carácter descriptivo de las leyendas en inglés.
Y siendo pacífico que hay identidad aplicativa, servicios publicitarios mediante el uso de moquetas publicitarias destinadas a canchas deportivas en eventos televisados, es exigible un mayor rigor en la comparación de los signos distintivos, habiendo por ello en este caso riesgo de confusión o asociación al ser los signos prácticamente idénticos salvo en la leyenda descriptiva, que no tiene trascendencia en cuanto la marca de la actora es conocida por distintinguir Carpets que es la palabra incorporada a su signo por la demandada en especial en un mercado en el que el único proveedor de Carpets era la actora lo que había hecho que el público estableciera una equivalencia entre el signo 3D y Carpets.
Es por ello que entiende que ha errado en su juicio de confusión la sentencia de instancia porque ha realizado un juicio prospectivo, desapegado de la realidad del mercado y de la perspectiva del consumidor medio para quien el único proveedor en España hasta 2018 era la actora. Y se equivoca también en el análisis de la distintividad intrínseca de la marca de la actora, residenciada en la manera de combinar los elementos gráficos y denominativos en un mismo signo, siendo así que la marca de la demandada sigue esa misma disposición de elementos y cromatismo. Y yerra al no atribuir al signo 3D el carácter dominante que le corresponde en el conjunto de las marcas, con la consecuencia de privar de exclusividad a la marca de la actora ante una marca posterior que presenta, uno, identidad estructural y de disposición de sus elementos, dos, identidad cromática, tres, identidad conceptual y, cuatro, identidad aplicativa.
Concluye el motivo señalando que es intrascendente a tal efecto los registros invocados por el demandado Sr. Luis Enrique porque el listado aportado no discrimina por clases de productos o servicios, porque no consta que se usen en el mercado, porque ningún registro se aplica en el ámbito de la publicidad deportiva, porque no tienen semejanza con las marcas en litigio, porque muchos son posteriores a la fecha de solicitud de la marca UE y porque no se puede exigir la impugnación de signos que no se usan o causan confusión.
Posición del Tribunal.
En síntesis, el motivo se sustenta en primer lugar en la defensa de un elemento del riesgo de confusión que es la defensa de la concurrencia en el caso de una distintividad reforzada de la marca de la actora adquirida por el liderazgo del mercado español hasta 2018 al ser la única proveedora de carpets, en segundo lugar, en la distintividad, tanto extrínseca de la marca por el uso de la misma en relación a la exclusividad del productos en España hasta 2018, como intrínseca, dada la combinación de elementos gráficos y denominativos de una manera peculiar que supera cualquier referencia a la descriptibilidad del signo, en tercer lugar, en la afirmación de que el juicio comparativo es favorable a la confusión dada la estructura de los signos y el uso en ambas como elemento preponderante o dominante del gráfico inicial '3D' y finalmente, y partiendo de la concurrencia en el caso de identidad aplicativa, en aplicación de la teoría de la interdependencia cmo elemento desde el que valorar que se trata de signos prácticamente idénticos salvo en la leyenda descriptiva 'SportSigns', que no tiene trascendencia en cuanto la marca de la actora es conocida por distintinguir Carpets que es la palabra incorporada a su signo por la demandada en especial en un mercado en el que el único proveedor de Carpets era la actora lo que había hecho que el público estableciera una equivalencia entre el signo 3D y Carpets.
Tanto en el análisis de la infracción como de la nulidad relativa por riesgo de confusión, hemos de partir de lo que disponen los artículos 8 (en relación al 60) y 9 RMUE conforme a los cuales, hay causa de nulidad y el titular está facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando el signo posterior es idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. Y hay riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.
Los criterios de análisis del riesgo de confusión han sido reiterados en la jurisprudencia. Así se afirma que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados.
En el caso que nos ocupa, el riesgo de confusión ha de ser examinado partiendo, primero, de que hay evidente identidad aplicativa en los productos y servicios que se ofrecen con los signos en litigio y, segundo, que el público pertinente no está compuesto solo por los propietarios de campos de fútbol, anunciantes y organizadores de campeonatos deportivos, público profesional cualificado y familiarizado con el inglés de la Unión, como afirma el recurrente dado que no puede obviarse que aunque los adquirentes de los productos de la marca sean de ordinario un público profesional, la proyección pública connatural a la tipología de los servicios de publicidad y el destino de los productos, hace que el público pertinente exceda de manera evidente al meramente profesional para dirigirse a todo aquél que recibe los anuncios y retrasmisiones donde aparecen los elementos signados con la marca de la actora.
Definido el público y la aplicación de los signos, el examen comparativo de los signos nos lleva al siguiente resultado.
En primer lugar, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Y es que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05, apartado 35 y jurisprudencia citada).
La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica por tanto tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05, apartado 41 y jurisprudencia citada), y en particular cuando todos los restantes componentes de la marca resultaran insignificantes, caso en el que podría la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05, apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06, apartado 43). Así podría suceder, en particular, cuando el referido componente pudiera dominar por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente conserva en la memoria, de manera que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes en la impresión de conjunto producida por esta ( sentencia de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06, apartado 43).
En el caso que nos ocupa el Tribunal de instancia argumentó su análisis global a partir de la consideración de que solo el conjunto del signo es el que condensa la fuerza distintiva, tanto en el caso de la marca del actor como del demandado, centrándose el impacto visual de las marcas en la específica estructura de tales signos.
A partir de esta conclusión consideró que atendido el público pertinente más especializado, con referencia al profesional que conoce el mercado de las moquetas publicitarias, los signos eran claramente diferenciables, no habiendo riesgo de confusión.
La recurrente considera sin embargo que conceptual y visualmente los signos en conflicto son prácticamente idénticos. Y sostiene que estas similitudes pueden generar un riesgo de confusión para el público pertinente.
Pues bien, y por lo que hace a la defensa que hace el recurrente de la existencia de un componente dominante en las marcas en conflicto '3D' que se afirma idéntico, hemos de señalar lo siguiente.
El elemento gráfico '3D' se presenta en cada signo en un tamaño importante, destacándose con el uso de un fondo rojo en cuadrícula romboide sobre el que aquel conjunto se esculpe en blanco aportando en cada gráfica profundidad visual. Y en ambos casos ese signo va seguido de un único elemento denominativo que se inicia con las letras mayúsculas 'S' y 'C' en la marca anterior y en la marca posrior respectivamente.
Sin embargo, y aunque es razonable considerar a la vista de lo expuesto, que los elementos 3D son preponderantes en ambas marcas, en absoluto, no desde luego en el caso de la marca de la parte demandante, puede considerarse como un elemento dominante del signo.
Y es que aunque estos elementos se distinguen en cada marca por su color (que no es idéntico), apareciendo el elemento alfanumérico en blanco con una anchura lineal que aporta la visual antes descrita, es lo cierto, primero, que evocan conceptualmente lo se pretende trasladar al público pertinente con dicho signo, la tecnología '3D' y, segundo, que en el caso de la marca de la actora, el impacto visual de ese elemento cede relevancia por la proyección sobre el otro elemento de la marca, de naturaleza denominativa, de un contenido gráfico sobresaliente consistente en la unión de dos palabras unidas por el uso de dos letras en mayúsculas, la 'S' inicial y la 'S' intermedia y con la adición de elementos estrictamente figurativos como son tanto el dibujo proyectado sobre el signo denominativo, justo hasta la 'S' intermedia consistente en una línea curva ascendente que cubre, a modo de toldo o voladizo, la primera parte de la palabra, grafía que se completa con el uso de un punto cuadrado sobre la 'I' en rojo de instensa tonalidad.
Es por este conjunto de factores que alcanzamos la conclusión que difícilmente la marca puede descomponerse, como pretende el recurrente, despreciando la conmixtura del elemento denominativo que acompaña la gráfica 3D.
Y siendo así, y teniendo en cuenta que el elemento denominativo de la marca posterior no tiene ingrediente gráfico añadido alguno, el juicio gráfico comparativo obliga al enfrentamiento en conjunto de dos signos en los que hay un elemento similar que aunque concurrente en el marco de una estructura también similar - gráfica más denominativo-, las variables en la composición gráfica de tal estructura en el caso de la actora es lo suficientemente elevada como para negar un elevado índice de similitud visual entre los signos.
En consecuencia y aunque los signos en conflicto contienen, como elemento común, el conjunto 3D enmarcado por un cuadrado romboide de color similar pero no idéntico, la conclusión que alcanzamos es que no solo no es un elemento dominante en ninguno de los signos en conflicto y que desde luego son importantes las diferencias visuales que el público pertinente podrá identificar en la comparativa de cada signo en su conjunto, y de ahí que a diferencia de lo que alega la recurrente, entendemos que el Tribunal de Instancia no incurrió en error al considerar que el grado de similitud visual existente entre los signos en conflicto es bajo.
Y tampoco el examen comparativo entre signos supera la comparación fonética ya que, y salvo que los signos en conflicto se pronuncien de forma abreviada con referencia exclusivamente al elemento inicial de cada uno de ellos, el consumidor podrá observar las diferencias que derivan del uso de dos palabras diferentes, sportsigns/carpets.
Cabe argumentar que dado que los signos en conflicto tienen en común el elemento 3D en la parte inicial del signo, que será éste el primer elemento que se pronuncie y dado que el consumidor presta, en principio, mayor atención a la parte inicial de las marcas, este componente desempeñará un papel decisivo en la apreciación fonética de la marca solicitada.
Pero dado que el elemento 3D tiene un carácter claramente descriptivo de la tecnología puesta en el mercado a través de las patentes que se han expuesto en sus alegaciones por las partes, destinadas a mejorar la percepción sobre elementos 2D de formas 3D, resultaría imposible considerar que la fonética desprendida de este elemento puede identificar las moquetas de la actora frente a las moquetas de cualquier otro empresario que comercialice, fabrique o distribuya moquetas con efecto 3D.
Es por ello que de nuevo entendemos que la similitud fonética no puede ceñirse a este elemento sino al conjunto de la marca y como tal, es evidentemente diferente.
Finalmente, en cuanto a la comparación conceptual hemos de señalar lo siguiente.
Al margen de lo ya explicado sobre el significado del signo 3D, el elemento denominativo en cada caso es diferente no solo visual y fonéticamente sino también, conceptualmente para aquella parte del público que entienda el idioma inglés. No obstante, el conjunto conceptual presenta cierta similitud pues es evidente que en ambos casos se pretende evocar formas tridimensionales vinculadas a productos si bien, de los signos como tales, no es posible deducir identidad entre un signo y otro salvo por su relación con el elemento aplicativo, en modo tal que solo por tal relación es posible establecer un vínculo conceptual más allá de sus características tridimensionales.
Es por ello por lo que entendemos que desde un punto de vista conceptual signos en conflicto presentan un nivel de similitud medio/bajo.
Por otro lado es cierto -y de ahí el argumento inicial del recurrente- que la apreciación del riesgo de confusión depende también del conocimiento que el público tenga de la marca en el mercado de que se trate. Como el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias al conocimiento que el público tiene de ellas, disfrutan de una protección más amplia que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (véanse, por analogía, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 24; de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 18, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 20).
En el caso el Tribunal de instancia apuntó que no se había invocado el renombre de la marca de la actora y que el público pertinente -profesional- distinguiría perfectamente el origen empresarial correspondiente a cada signo consideró que el carácter distintivo inherente de la marca anterior era normal.
Pues bien, en cuanto a la posibilidad de que la marca anterior goce de un carácter distintivo incrementado debido al uso que se ha hecho de ella en el mercado, el Tribunal de instancia no lo consideró y puso de relieve que, a pesar de la identidad de los productos y de la interdependencia entre la similitud de los signos y la identidad de los productos, las escasas similitudes existentes entre los signos y la naturaleza del público pertinente, no supondrían un riesgo de confusión.
Estos argumentos los rebate la parte recurrente afirmando que, al tiempo de la irrupción en el mercado de las moquetas publicitarias para eventos deportivos, el único proveedor de las mismas era la actora, de modo que la marca estaba reconocida por los usuarios de la misma.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no hay error en la conclusión del Tribunal de instancia ya que aunque está acreditada la presencia en el mercado relevante de la parte actora con anterioridad a la demandada, el grado de similitud existente entre los signos en conflicto es, respectivamente, bajo, en el plano visual, bajo en el plano fonético, y bajo/medio, en el plano conceptual por lo que en efecto, no hay riesgo de confusión para el público pertinente ni a efectos del artículo 8 ni del art. 9 del Reglamento n.º 1001/2017.
Procede por todo ello desestimar el motivo.
Señala el recurrente que la Sentencia de instancia ha ignorado la regla de carga de la prueba establecida en el art. 217.4 LEC, supliendo con suposiciones la falta de prueba sobre la exactitud y veracidad de la publicidad de la demandada 3D Carpets. Y es que publicita ser proveedora de una cartera de clientes que no es cierta, usando en concreto el reclamo 'clientes que han confiando en nosotros', con la inclusión de información falsa dado que ni Emirates -Real Madrid- ni la Real Federación Española de Fútbol son clientes de la demandada.
Y es criticable que la sentencia entienda que el haber ofrecido servicios y productos a Emirates permite a la demandada publicitarlo como cliente pues hay en tal afirmación un reconocimiento de que la demandada no ha suscrito con Emirates contrato alguno para la cesión de carpets ni probado que sus lonas hayan sido instaladas por Emirates en el estadio del Real Madrid en un partido oficial y menos aún que éste haya sido televisado, que es cuando despliega su eficacia publicitaria al estar diseñadas para ser visualizadas por televidentes y no por los asistentes al estadio.
Emirates no es cliente de la demandada porque en el ámbito de la publicidad deportiva la relación cliente-proveedor para la utilización de los servicios de alfombras publicitarias se materializa con la suscripción de contratos de suministro continuado como es el caso de la recurrente con Emirates y la RFEF y lo que Carpets tenía la obligación de probar es que antes del 12 de marzo de 2019, Emirates y la RFEF eran sus clientes por usar sus servicios profesionales y no lo prueba porque la documentación que aporta Carpets -doc 18- no es más que una correspondencia cruzada con este cliente que evidencia que la demandada se limitó a enviarle ocasionalmente muestras de carpets sin que Emirates hiciera en su contestación pedido o pago, pues aunque se aporta una factura -doc 16- no consta que haya sido remitida a Emirates ni pagada por la misma. Pero incluso en el caso de que Emirates hubiera realizado un pedido, un puntual suministro non permitiría afirmar en su publicidad que es uno de los 'clientes que han confiado en nosotros'. De hecho, el proveedor es la actora tal cual consta documentalmente.
Y en cuanto a la RFEF, la documental de la demandada es de fecha posterior a la demanda -12 de marzo de 2019- por tanto, en el caso de que las relaciones fueran posteriores, no podía afirmar que era uno de sus clientes, no habiéndose en todo caso, pagos por la RFEF. Y si la confianza de RFEF se ha ganado con la publicidad, aparentando ser proveedora de Emirates, es que la publicidad es engañosa.
Concluye el motivo en relación a la información suministrada por medio de misiva sobre la existencia actual de patentes, señalando que en el caso la conducta engañosa descrita es relevante porque simula una implantación en el mercado que no tiene, generando una solvencia empresarial a través de la confianza de grandes empresas y, en segundo lugar, porque frente a nuevos pontenciales clientes, remite a supuestos clientes que en realidad emplean productos de las actoras, generando en el potencial cliente una impresión falsa de que el producto instalado (con la tecnología propia de la actora) y televisado es el que será suministrado por la demandada.
Y recuerda que acreditado que la demandada admite que las carpets anamórficas están empleadas en España desde 1996 (instaladas por MSP con la tecnología de una patente de 1993), reitera que la demandada quiso ocultar que se limita a utilizar una tecnología obsoleta sin poder ofrecer la más avanzada patentada por la actora 3DSS en 2009, y para ello lanzó falsas informaciones al mercado afirmando que 'nadie a nivel internacional paga royalties, tasas de patente, etc, por usar este producto publicitario'.
Sin embargo, los clientes de 3DSS y MSP que adquieren sus carpets obtenidas con la tecnología patentada, son licenciatarios autorizados, no siendo verdad, por tanto, que las patentes hayan dejado de tener relevancia como sostiene la demandada.
Posición del Tribunal.
No es cliente, desde el punto de vista del mercado, solo quien firma un contrato de suministro, con o sin exclusiva, o quien mantien relaciones regulares o habituales con un mismo empresario para la adquisición de un bien o producto sino aquél que a cambio de una contraprestación -en dinero de ordinario- adquiere el bien o servicio prestado por un empresario. De hecho, a efectos contables, los clientes son los destinatarios de las operaciones de venta o de prestación de servicios que forman parte de la actividad principal de la empresa.
Por tanto, y partiendo de tal concepto, no es posible considerar que en el caso el motivo esté adecuadamente fundado ni fáctica ni jurídicamente.
Carece de fundamento fáctico suficiente porque es lo cierto que en el caso hay prueba documental relevante que acredita la relación comercial entre Emirates y la RFEF con la demandada.
Y carece de fundamento jurídico porque si bien es cierto que una información engañosa sobre las relaciones de un empresario con terceros puede inducir a error a sus destinatarios, en el caso hemos de negar que sea idónea para incidir en su comportamiento económico ser un acto de relevancia a los efectos de la conducta descrita en el art. 5 LCD porque aun cuando hubiera dudas sobre que emirates sea cliente, no se cuestiona que el resto de los que aparecen en la web lo sean y, entre ellos, los hay realmente relevantes como Seat, Mapfre, Caixabank, Iberdrola o 888sport, de forma tal que dado la construcción del engaño requiere de la capacidad de la información inveraz de incidir en el comportamiento económico del cliente - STS 435/2018, de 11 de julio- en el sentido del ar. 4 LCD, es lo cierto que aquí no cabe entender que el comportamiento del consumidor (que para el recurrente es de perfil profesional) puede verse afectado por el hecho de que entre esa cartera de clientes relevantes haya alguno respecto del que haya dudas de que en efecto pueda serlo de la mercantil pues es fácil deducir no hay razón alguna para considerar que solo ese cliente es el determinante del comportamiento económico del cliente a los efectos del art. 5 LCD cuando, desde luego, es un cliente tan relevante a los efectos de la transmisión de la categoría o excelencia de la empresa como lo son los otros que también aparecen en el listado de la demandada.
E igualmente debe rechazarse engaño en la carta -doc 25- informando sobre las patentes porque se identifican aquellas a las que se refiere la circulación, en especial la de Amayse, y lo que se afirma no consta que sea incierto, teniendo en cuenta que en la carta se niega la existencia de vigencia de las patentes referidas y no la que utiliza la actora.
El motivo queda desestimado y con él, el recurso de apelación.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.
Fallo
Que desestimando el recurso de apelación entablado por la parte demandante, las mercantiles Market SP 94 S.L., y 3D Sport Signs S.L., representadas en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Fernández contra la Sentencia dictada el día 25 de mayo de 2020 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, en funciones de Tribunal de Marcas de la Unión Europeo, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas procesales a la apelante.
Se acuerda la pérdida del depósito efectuado para recurrir por el recurrente.
Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.
Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.
Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.