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20/06/2019
Sentencia CIVIL Nº 145/2015, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 2, Rec 14/2014 de 03 de Julio de 2015
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Orden: Civil
Fecha: 03 de Julio de 2015
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Barcelona
Ponente: MATA SAIZ, ALBERTO
Nº de sentencia: 145/2015
Núm. Cendoj: 08019470022015100007
Núm. Ecli: ES:JMB:2015:5413
Núm. Roj: SJM B 5413:2015
Encabezamiento
Procurador ARACELI GARCIA GOMEZ
En Barcelona, a 3 de julio de 2015.
Vistos por D. Alberto Mata Sáiz, Magistrado Juez del Juzgado Mercantil numero 2 de Barcelona los presentes autos de juicio declarativo ordinario número 14/2014-A seguidos a instancia de la entidad BIMBO, S.A. que ha comparecido representada por el Procurador Sr. Javier Segura Zariquey y asistida por el letrado Sr. Josep Carbonell Callicó, contra la entidad INDUSTRIAS RODRÍGUEZ, S.A. que ha comparecido representada por la Procuradora Sra. Araceli García Gómez y asistida por el letrado Sr. Andrés Gómez López, como demandada.
Antecedentes
En segundo lugar, que con los mismos actos indicados anteriormente, la demandada INDUSTRIAS RODRÍGUEZ ha cometido actos de competencia desleal respecto a la actora del procedimiento.
Por todo ello, se solicitaba la condena de la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a cesar en la fabricación, oferta, comercialización, importación y exportación, uso y/o cualquier otro acto de explotación comercial de sus productos ' DAMITA', ' MARI LLET' con el packaging o modo de presentación al que se hace referencia en el hecho sexto de la demanda.
A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio en relación con productos que presenten un packaging idéntico o semejante al objeto de protección de las marcas mencionadas de Bimbo y/ o que imiten deslealmente o resulten consumibles con el envase de los productos de Bimbo a los que se hace referencia en el hecho sexto de la demanda.
A destruir a su costa en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente procedimiento el stock de packagings que pudiera tener la demandada de los referidos productos DAMITA Y MARI LLET con el packaging o modo de presentación al que se hace referencia en el hecho sexto de la demanda.
Y, finalmente, a indemnizar a la demandada en el modo expuesto en el suplico, apartado 7, así como al pago de las costas del procedimiento.
En el acto de la audiencia previa, las partes propusieron la prueba que entendieron por conveniente.
En el acto de la vista se practicó la prueba que se había declarado pertinente con el resultado que obra en autos.
Tras la celebración de la vista, se acordó como diligencia final la práctica de la prueba pericial solicitada por la parte actora dirigida a la determinación de los daños y perjuicios en el modo expuesto en el fundamento de derecho X de la demanda.
El día 26 de septiembre de 2014, se presentó informe pericial a instancia d ela parte actora que cuantificaba el beneficio obtenido por la demandada en la comercialización de los dos productos infractores en la cantidad de 231. 194 euros.
La actora hizo constar en su escrito de valoración de esta prueba que se fijara en la sentencia una indemnización a su favor por esta cantidad.
Presentados por las partes los escritos de resumen de prueba de la diligencia final, quedaron los autos para resolver.
Fundamentos
1. Bimbo, S.A. es una conocida empresa que inició su actividad en el año 1964, según relata la actora en su escrito de demanda.
2. En la actualidad comercializa diversos productos, tales como pan de horno, panecillos, tostadas, panes para todo tipo de bocadillos, productos de bollería, galletas y snacks, aunque el pan de molde haya sido uno de los productos por los que sea una empresa muy conocida. Documento numero 1 de la demanda.
3. Tiene implantación en más de 19 países de América, Asia y Europa. Documento numero 3 de la demanda.
4. La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 14 de diciembre de 2012, se reconoció el carácter notorio de la marca 'BIMBO'.
5. La actora utiliza en la presentación de sus productos, aunque no en todos los casos, un grafismo que reproduce lo que se denomina como 'cuadrícula vichy', en suma, una cuadrícula con los colores azul fuerte y blanco. Documentos 6, 7, 8, 9 y 10 de la demanda. Y también los documentos numero 12 a 19 de la demanda.
6. La actora es titular de la siguientes Marcas en el que se reproduce la cuadrícula, además de la denominación Bimbo, sola o unida a otras, a la que se ha hecho referencia:
Marca mixta numero 2. 249. 003,
Marca mixta numero 2. 612. 992
Marca mixta número 2. 713.730
Marca mixta numero 2.714.255
Marca mista numero 2. 791.801
Marca Mixta numero 3. 013. 299
Documentos números 23 a 28 de la demanda.
7. La entidad demandada es una empresa que se dedica a la comercialización de galletas, chocolate, turrones y caramelos. Documento numero 29 de la demanda. El conocimiento de la demandada se ha extendido debido al éxito de los turrones de la marca VIRGINIAS y al hecho de que ha sido pionero en la fabricación del turrón sin azúcar. Documento numero 8 de la contestación.
8. Entre los productos que comercializa se encuentra un paquete de galletas, en el que aparece la marca DAMITA en letras de color amarillo y rodeadas de un contorno rojo. Como fondo de la marca aparece el que se ha denominado 'cuadro de vichy'. Documento numero 30 de la demanda.
9. También comercializa otro paquete de galletas, de la marca MARI LLET, en el que aparece de forma parcial, tras la marca, el 'cuadro vichy', en los colores azul y blanco. Documento 32 de al demanda.
En tal sentido, la demanda es titular de la marca numero 440.066 DAMITAS, en clase 30, con prioridad de fecha 23 de enero de 1964 y de la marca numero 355.599 MARILLET, en clase 30, con prioridad de 4 de noviembre de 1959. Documentos 13 y 14 de la contestación.
10. Expone la parte actora que en varios de sus productos se utiliza un envase en el predomina la cuadrícula de color azul y claro, junto con los colores rojo y blanco para la denominación BIMBO, y el color amarillo para el resto de los elementos. Como base de su demanda, indica que los dos productos mencionados por la demandada llevan a cabo la misma distribución de colores con una idéntica cuadrícula y que ello puede causar confusión en el consumidor.
11.Con base a estos hechos y al apartado anterior, la parte actora ejerce la acción de infracción de marca, bajo los siguientes argumentos:
a) la cuadrícula de color azul y blanco es una marca notoria.
b) con base a lo anterior, ejerce la acción de infracción de marca sobre lo dispuesto en el artículo 34.2 b y c de la Ley de Marcas .
En suma, con base a que las distintas denominaciones BIMBO junto a la cuadrícula son marca notoria, se ejerce la acción del artículo 34.2 c. de la Ley de Marcas .
Y, si no se entendiera que es marca notoria, se ejerce la acción del artículo 34.2 letra b) por infringir la marca de la actora consistente en la cuadrícula.
Si tampoco se considerara de este modo, se ejerce la acción que se funda en el artículo 34. 5 de la Ley de Marcas , en relación al artículo 6. 2 d ) y 6.1.b) del mismo texto legal . En suma, considera que la cuadrícula sin la denominación BIMBO, es marca notoria aunque no esté registrada.
De forma simultánea ejerce la acción de competencia desleal por conculcar, el artículo 6 de la ley de competencia desleal (actos de confusión), el artículo 11 ( actos de imitación) y artículo 12 ( actos de explotación de la reputación ajena).
12. De la prueba practicada en el procedimiento pueden extraerse las siguientes conclusiones.
En primer lugar, el denominado cuadro o cuadrícula objeto del procedimiento es utilizado de forma usual, bajo las más diversas formas y colores, para los más variados productos (alimenticios o no). En el documento numero 3 de la contestación, se han aportado una amplia gama de cuadros de este tipo, de los más variados colores, entre los que se encuentra el azul y blanco. Su aplicación, por tanto, puede producirse en los más variados campos. Resulta especialmente relevante, que el cuadro tiene una denominación popular, al margen del uso dado por la parte actora. En suma, no lo ha creado ella, sino que lo ha extraído de la realidad y lo aplica para la presentación de sus productos.
Segundo, el cuadro vichy, es utilizado de forma muy profusa en el sector de la alimentación. Del documento numero 4 de la contestación se desprende que, entre otros productos, y bajo la combinación de colores que sea, se usa para la presentación de paquetes de galletas, mermelada, mantequillas, yogures, leches y un largo etc. Normalmente unido a las marcas correspondientes. Los productos que aparecen pertenecen a las más variadas marcas.
En tercer lugar, también se utiliza para la presentación del pan de molde de otras marcas distintas a las de las partes del procedimiento ( eroski y alcampo). Como se ha indicado, el pan de molde es el producto más conocido de la actora. Documento numero 5 de la contestación.
En cuarto lugar, la OEPM en resolución de 8 de enero de 2003 y la OAMI en resolución de 20 de agosto de 2010 indican que, después de indicar que la citada cuadrícula es de uso habitual en productos de alimentación, le niega valor distintivo, en aquellos supuestos en los que se ha intentado registrar como marca el citado signo de forma aislada, es decir, sin añadirle ninguna mención denominativa o gráfica. Así resulta del documento numero 7 de la contestación.
En quinto lugar, la demandada también ha utilizado el cuadro vichy, para la presentación de sus productos, tal como se desprende de los documentos 9, 10 y 11 de la contestación. Y lo lleva haciendo desde el año 1999, tal como se desprende de estos documentos.
En sexto lugar, existe un numero elevado de marcas, tanto comunitarias como nacionales, en el se incluye, bajo las más variadas combinaciones, el cuadro referido. Así resulta del documento numero 15 y 17 de la contestación donde aparece hasta 30 marcas comunitarias, y del documento numero 16 y 18, donde aparecen hasta 18 marcas nacionales. Todas ellas, destinadas para productos alimenticios de la clase 30.
13. El artículo 4. 1 de la ley de marcas establece que se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de otras.
En suma, cualquiera que sea la forma que la marca adopte, debe servir para distinguir los productos de una empresa de los de otras. Sin ese carácter distintintivo no puede hablarse de marca.
Y por este motivo, se establece como prohibición absoluta en el artículo siguiente los signos que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4. 1 de la ley. Y en la letra b) se establece que no podrá registrarse la marca que no carezca de carácter distintivo.
La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 8 de enero de 2003, establece respecto de un cuadro vichy, que ' el distintivo solicitado, posee un carácter usual en relación con los productos alimenticios solicitados, pues es práctica comercial frecuente que algunos empresarios la utilizan para presentar sus productos etiquetas o envases integradas por diseños similares, dando a entender que se trata de productos caseros. Por tanto, puesto que se trata de un signo usual está desprovisto de carácter distintivo para los productos solicitados y, por tanto, no puede ser apropiado en exclusivo a título de marca por ningún empresario'.
Del apartado anterior, se puede concluir que el cuadro de referencia carece de efecto distintivo y que por los mismos motivos es usado de forma genérica, bajo las más variadas formas, por diversas empresas del sector de la alimentación, unida a las denominaciones correspondientes o a otros signos.
14. La ausencia de efecto distintivo, impide que pueda ser considerado como marca. Y este dato previo, impide el debate sobre si la misma es notoria o no. Al no poder ser objeto de marca, es ocioso entrar en el debate si la misma es notoria o no lo es.
No puede ser considerada como marca por lo que, como indica la anterior resolución de la OEPM cuyos fundamentos se comparten, no puede ser objeto de apropiación por ningún empresario.
Por estos motivos, aparece bajo diversas formas en el mercado, de forma usual.
Y por los mismos motivos, para lograr su registro se le deben añadir otros elementos, que le doten de su carácter distintivo.
15. Infracción de marca.
También debe rechazarse que el uso de la marca por la demandada infrinja el derecho de marca de la actora con base al artículo 34. 2 b).
Además de por los datos anteriores, porque la marca de la actora no es exclusivamente el cuadro vichy, sino que éste viene acompañado del elemento denominativo correspondiente.
Es cierto que, en ocasiones, el elemento predominante de una marca puede servir para fundar el riesgo de confusión. Pero ese elemento predominante debe ostentar carácter distintivo.
Si la cuadrícula no tiene por sí sola ese carácter, el análisis comparativo entre las marcas debe recaer sobre el resto de los elementos, en suma, el denominativo.
En este caso, es claro que la denominación empleada por ambas partes es completamente diferente: BIMBO y DAMITA o MARILLET.
16. Actos de competencia desleal.
En la actualidad, es pacíficamente admitido el principio de complementariedad relativa entre las leyes especiales que regulan derechos de exclusiva (marcas, patentes, diseño, etc...) y la normativa represora de la competencia desleal. Atendiendo a la distinta finalidad que persiguen respectivamente la ley específicamente aplicable al derecho de propiedad industrial y la ley de competencia desleal, así como por los diferentes principios que inspiran ambas regulaciones (registro, especialidad..), la LCD tiene una función complementaria actuando allí donde no alcanza la normativa especial. La Ley de Competencia Desleal no tiene como fin proteger al titular del signo, ni pretende resolver conflictos entre los competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Por ello se ha desarrollado una doctrina jurisprudencial en la que se señala es necesario deslindar las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal y según la cual la LCD puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los derechos de exclusiva.
Por ello si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Solo donde no alcance la primera podrá actuar la segunda.
Entre otras, la Sentencia del TS de 17 de octubre de 2012 .
Con arreglo a esta base debe rechazarse que pueda existir la conducta prevista en el artículo 6 de la LCD . Este artículo establece que 'se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.
El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica'.
En este sentido, debe rechazarse que pueda existir riesgo de confusión, cuando el elemento común utilizado por las partes y esgrimido por la actora para fundar el mismo, en este caso la cuadrícula, carece de efecto distintivo, tal como se ha indicado anteriormente.
La utilización de un elemento de uso común impide la distinción del producto. Este, es un elemento previo a cualquier análisis por riesgo de confusión. El uso común provoca que pueda utilizarse por otras empresas y que de lugar al riesgo aludido.
Pero lo que provoca la confusión, es el uso por la empresa que alega el riesgo de confusión en cuanto que se coloca en dicha situación.
Ni tampoco pueden servir para fundar la acción por imitación de la prestación ajena ( art. 11 de la LCD ) y de la explotación de la reputación ajena ( art. 12 de la misma norma ).
Debe recordarse en este sentido, que es la parte que utiliza este tipo grafismo el que se coloca en posición de ser imitado. Y que desde otro punto de vista, como ya ha indicado la OAMI y la OEPM, el dibujo de la cuadrícula no puede ser objeto de monopolio por nadie.
Por todo ello, debe desestimarse la demanda interpuesta.
17. Se imponen las costas del procedimiento a la parte actora, en aplicación del artículo 394 de la LEC .
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
Fallo
que desestimo la demandan interpuesta por parte de la entidad BIMBO, S.A. contra al entidad INDUSTRIAS RODRÍGUEZ, S.A. absolviendo a ésta de la reclamación contra ella interpuesta.
Se imponen las costas del procedimiento a la parte actora.
Notifíquese la presente resolución en la forma establecida en el artículo 248.4 de la L.O.P.J ., indicando que contra ella cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación.
No se admitirá el recurso si al interponerlo, no se acredita haber efectuado el depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones del este juzgado ( Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ en la redacción dada por la LO de 3 de noviembre de 2009. Asimismo, la parte deberá manifestar expresamente que la consignación se efectúa a los efectos de interponer un recurso, así como el recurso que se interpone, debiendo efectuarse la consignación en resguardo separado e independiente de cualquier otra consignación.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.