Sentencia CIVIL Nº 147/2018, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 574/2016 de 03 de Septiembre de 2018

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA

PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 574/2016

SENTENCIA Nº 147/18

En Alicante, a 3 de septiembre de 2018.

Vistos por mí, don Leandro Blanco García Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con nº 574/2016, en el que es parte demandante las entidades mercantiles Versailles B.V. (en adelante, VERSAILLES) y Vemedia Pharma Hispania, S.A.U. (en adelante, VEMEDIA), ambas representadas por el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó y asistidas por las Letradas doña Marta Centell Rivas (audiencia previa) y doña Ana Padial Martínez (vista); y parte demandada la entidad mercantil Actafarma, S.L. (en adelante, ACTAFARMA), representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández y asistida por el Letrado don Andrés Gómez López; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA; ACCIÓN DECLARATIVA DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL; ACCIÓN DE CONDENA A LA CESACIÓN Y LA ABSTENCIÓN DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA Y DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL; ACCIÓN DE CONDENA A LA REMOCIÓN DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA Y DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL; ACCIÓN DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA Y DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL; y ACCIÓN DE CONDENA A LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA; dicto la presente sentencia.

Antecedentes

PRIMERO.-El día 8 de septiembre de 2016, el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario.

SEGUNDO.-Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de ACTAFARMA mediante escrito presentado en este Juzgado el día 11 de noviembre de 2016.

El día 23 de enero de 2017 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, señalándose en ésta el día 3 de octubre de 2017 como día para la celebración de la vista. Llegado el día de la vista, en ésta se practicaron los siguientes medios de prueba:

1) Testifical de don Jose Augusto, director de marketing de las entidades demandantes.

2) Testifical de doña Filomena, directora del informe obrante como documento nº 2 de la demanda.

3) Testifical de doña Florencia, investigadora privada.

4) Testifical de doña Frida, auxiliar de farmacia desde el año 1989.

5) Pericial de don Luis Angel.

6) Pericial de doña Gregoria.

7) Pericial de don Luis Francisco.

TERCERO.-En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.

Fundamentos

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

A) Breve exposición de los hechos de la demanda.

1.La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ('causa petendi', según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:

a) Las entidades demandantes: VERSAILLES y VEMEDIA:

a.1.- VERSAILLES, entidad mercantil holandesa del grupo 'VEMEDIA CONSUMER HEALTH', es titular de las marcas 'EXCILOR' base de la demanda.

a.2.- VEMEDIA es una entidad mercantil española, licenciataria en exclusiva de la fabricación y venta en España de, entre otros, los productos identificados con la marca 'EXCILOR' (documentos 3, 3 bis y 4 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

a.3.- El grupo 'VEMEDIA' es uno de los grupos empresariales más importante y con mayor crecimiento en Europa en los últimos años de medicamentos OTC (sin préscripción médica) (documentos nº 5 y 5 bis de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria). La reputación, prestigio y calidad de los productos del grupo 'VEMEDIA', tanto en el mercado como entre los consumidores, es conocida a nivel internacional. El grupo 'VEMEDIA' dispone de toda una gama de marcas líder en medicamentos sin receta, que incluyen marcas conocidas como 'VALDISPERT', para productos calmantes y relajantes; 'OENOBIOL' y 'REMESCAR', para tratamientos de belleza y cuidado personal; 'ROTER' y 'MELADISPERT' para complementos alimenticios; 'IWHITE', para el blanqueamiento de los dientes; 'KOT', para dietas alimenticias; 'HERPATCH', para el cuidado de los herpes labiales; y 'PODOSAN' y 'EXCILOR', para el cuidado de los pies (documentos nº 6.1 a 6.3 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria). Además, multitud de publicaciones destacan el alto reconocimiento del grupo 'VEMEDIA' en el sector de los productos OTC (documentos nº 7.1 a 7.8 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

b) La entidad demandada: ACTAFARMA:

b.1.- ACTAFARMA es una entidad mercantil que tiene como objeto social es la ' compra, venta, importación y exportación de productos farmacéuticos y cosméticos para consumo humano y animal' (documentos nº 8, 9 y 9 bis de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

b.2.- El día 22 de diciembre de 2009, ACTAFARMA suscribió con la entidad mercantil Jecare, S.P.R.L. (en adelante, JECARE), anterior titular de la marca 'EXCILOR' hasta que fue adquirida por el grupo 'VEMEDIA' en fecha 13 de noviembre de 2012, un contrato de distribución en exclusiva, distribuyendo en exclusiva el producto 'EXCILOR' hasta el mes de diciembre de 2013. El día 10 de diciembre de 2013, ACTAFARMA acordó con VERSAILLES y VEMEDIA la terminación del contrato de distribución, pasando VEMEDIA a llevar la distribución del producto 'EXCILOR' en España (documentos nº 10, 11 y 11 bis de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

b.3.- La actuación de ACTAFARMA que ha motivado la presente litis fue el lanzamiento de varios productos con la marca 'EXCENAIL+' también para el tratamiento de la onicomicosis (documentos nº 12.1 y 12.2 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

c) Los productos 'EXCILOR' y su protección marcaria:

c.1.- Los productos 'EXCILOR': las entidades demandantes comercializan, tanto en España como en el extranjero, una conocida gama de productos para el tratamiento de la onicomicosis bajo la marca 'EXCILOR' y con un packagingazul (documentos nº 13 y 14 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

c.2.- Marcas registradas con efectos en España que incluyen la denominación 'EXCILOR': VERSAILLES es el titular de los siguientes registros marcarios:

c.2.1.- Marca internacional designando España y la Unión Europea nº 1.034.371 'EXCILOR' (denominativa): fue registrada en España el día 21 de enero de 2010 para la clase 5 (documento nº 15 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

c.2.2.- Marca de la Unión Europea nº 10.785.061 'EXCILOR' (mixta): fue registrada el día 5 de septiembre de 2012 para la clase 5 y tiene la siguiente representación gráfica (documento nº 16 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria):

c.3.- La notoriedad de los productos y de la marca 'EXCILOR' en el mercado nacional e internacional: la notoriedad y reputación de los productos 'EXCILOR', tanto a nivel nacional como internacional, es un hecho indiscutible, como lo acredita: (i) certificación del posicionamiento en el mercado de 'EXCILOR' efectuado por la consultora 'HEALTH MARKET RESEARCH (documento nº 18.1 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (ii) certificado de ANDEMA (documento nº 18.2 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (iii) certificados de inversiones en publicidad (documentos nº 18.2.1 a 18.3.3 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (iv) las publicaciones sobre el producto (documentos nº 18.5 a 18.13 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (v) reconocimiento por una comercial de ACTAFARMA (documento nº 2 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); y (vi) dossier corporativo de 5 de marzo de 2012 (documentos nº 18.14 y 18.15 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

d) Las actuaciones de ACTAFARMA que han motivado la presente litis:

d.1.- Uso del término 'EXCINAIL+' creando un riesgo de confusión con las marcas prioritarias de la parte demandante 'EXCILOR': el análisis comparativo entre los términos en conflicto muestra una elevada similitud denominativa, fonética y conceptual:

d.1.1.- Ambos signos comparten idéntica raíz 'EXCI', siendo la única diferencia la parte final ('LOR' y 'NAIL+') y sin que esta diferencia en ambas denominaciones evite el riesgo de confusión que ambos términos producen en el consumidor.

d.1.2.- Las diferencias fonético-denominativas son inapreciables para un consumidor durante el proceso de compra, siendo la estructura y sonoridad de ambos términos muy similares dada la identidad de las 4 primeras letras.

d.1.3.- El hecho de que la reproducción entre los términos se produzca en la parte inicial de la marca de la parte demandante 'EXCI', unido al hecho de que el citado prefijo no sólo tiene carácter distintivo sino que, además, ha adquirido una alta notoriedad en el mercado, incrementa más si cabe el riesgo de confusión en el mercado. La coincidencia en la parte inicial es de suma importancia por cuanto que el consumidor, normalmente, suele referirse a las marcas de los productos de una forma verbal, recordando su parte más característica, que suele situarse al comienzo de la denominación.

d.1.4.- Tampoco es casualidad el hecho de que en uno de los 2 términos 'EXCINAIL+' utilizado por ACTAFARMA se destaque la parte 'EXCI' en color gris oscuro respecto del término 'NAIL+'. Los mensajes de llamada al consumidor buscando la asociación al producto 'EXCIlor' como una variedad de éste o producto de la misma familia son evidentes.

d.1.5.- En cuanto al aspecto conceptual, ambos vocablos son altamente similares al tratarse de vocablos arbitrarios, términos de fantasía que no guardan ninguna relación con el producto. En el caso del producto 'EXCILOR', los principios activos son el ácido acético y el lactato de etilo y, en el caso del producto 'EXCINAIL+', los principios activos son el climbazol y el octopirox, en ambos casos se utilizan para el tratamiento de la onicomicosis. En el caso del término 'EXCINAIL+', la terminación 'NAIL' significa 'uña' en inglés, con lo cual, el carácter distintivo es realmente bajo y secundario con respecto al prefijo distintivo 'EXCI'. Además, es necesario destacar el hecho de que la parte final del signo impugnado '+' implica un concepto de aumento, por lo que carece de carácter distintivo. Esto, además, de que la forma en que la parte demandante destaca la 'X' de 'EXCILOR', evoca la idea de un símbolo '+' inclinado.

d.1.6.- La reproducción de la marca de las entidades demandantes por ACTAFARMA se hace un producto competidor, comercializado como un producto sanitario sin receta médica en farmacias y parafarmacias para el tratamiento de la onicomicosis, tratamiento de los hongos en las uñas. En consecuencia, el riesgo de confusión (incluyendo el riesgo de asociación) no sólo es claro sino inevitable, como por otra parte, es lo que pretendía ACTAFARMA y lo que le ha permitido posicionar 'EXCINAIL+' como el tercer producto de este tipo en España, inmediatamente detrás de 'EXCILOR', en el mismo año de su lanzamiento.

d.2.- Uso de una combinación cromática muy parecida con predominancia del tono azul en el packagingde los productos: ACTAFARMA reproduce las tonalidades cromáticas empleadas en el producto 'EXCILOR', dando protagonismo al color azul (documentos nº 19.1 y 19.2 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): fondo azulón prácticamente idénticos; ambas grafías muy parecidas en color blanco, a excepción de la 'X', también en color azul, etc. Además, no existe otro competidor que haya utilizado las tonalidades de 'EXCILOR' en sus presentaciones, aparte de ACTAFARMA (documentos nº 20.1 a 20.20 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria). ACTAFARMA exhibe, además, como elemento integrante del packagingy de forma exacta, la misma leyenda que las entidades demandantes emplean en sus producots identificativo del destino de sus productos: ' Tratamiento de la micosis de las uñas' (documento nº 21 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

d.3.- El informe de investigación y mercado confirma la confusión en el mercado de los productos 'EXCILOR' y 'EXCINAIL+' y acredita los actos de competencia desleal de ACTAFARMA denunciados:

d.3.1.- Primera fase: búsqueda de información, rastreo y visita a farmacias:

(i) Esta fase consistió en la búsqueda de información mercantil de ambas compañías, consulta de sus correspondientes páginas webs, cotejo en la red y en el web 2.0 sobre tratamientos para hongos en las uñas y rastreo en los motores de búsqueda más conocidos en la red ('GOOGLE', 'BING' y 'YAHOO'), bajo las palabras clave 'EXCILOR', 'EXCINAIL' y 'MICOSIS DE LAS UÑAS'. La primera conclusión es que 'de los productos existentes en el mercado, sólo 'EXCILOR' y 'EXCINAIL+' utilizan el eslogan 'tratamiento para la micosis de las uñas''.

(ii) A continuación, los investigadores realizaron varias visitas a farmacias y observaron que, en la mayoría de ellas, los productos en liza estaban expuestos en standso mostradores al alcance directo de los consumidores, como pueden encontrarse otros productos tales como cremas, leches para lactantes o productos de alimentación dietética. En algunos casos los investigadores observaron que los productos 'EXCINAIL+' se encontraban ubicados dentro del expositor publicitario de VEMEDIA para la venta de productos 'EXCILOR'. En consecuencia, los productos objeto de la litis pueden estar libremente expuestos al consumidor sin que sea necesario preguntarle al facultativo por éstos, siendo posible que el consumidor deduzca que ambos productos provienen del mismo fabricante y que se trata de 2 versiones de un mismo producto, posiblemente en uno de los casos una versión más fuerte, por lo del signo '+'.

d.3.2.- Segunda fase: entrevista a uno de los comerciales de ACTAFARMA:

(i) Esta fase se basó en el diseño del perfil más adecuado para mantener un encuentro con un comercial de ACTAFARMA, en el que, en un entorno 'real' y de normalidad comercial, consiguiera que le explicaran las características de los tratamientos para la micosis de las uñas 'EXCINAIL+' que comercializa ACTAFARMA en la actualidad, y la vinculación o no con el producto 'EXCILOR' que previamente comercializaban. Para esto, los investigadores se hicieron pasar por un empresario titular de un gimnasio con intención de montar una parafarmacia en las instalaciones de su gimnasio y se interesaron de forma especial por aquellos productos para el tratamiento de los hongos en las uñas, por ser una problemática muy común en este tipo de establecimientos. De ahí que el día 14 de junio de 2016, los investigadores se entrevistaron con doña Frida, delegada de zona de ACTAFARMA para Barcelona y Maresme (Cataluña). Ésta admitió la notoriedad de la marca 'EXCILOR', así como ACTAFARMA había copiado parcialmente esta conocida marca, porque el producto 'EXCILOR' era de peor resultado que el producto 'EXCILOR'.

(ii) Las afirmaciones efectuadas por doña Frida han sido desmentidas por el informe de AZIERTA (documento nº 23 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

d.3.3.- Tercera fase: estudio de mercado, la confusión creada en el consumidor: el estudio de mercado efectuado por STRATEGIA demuestra que, de 400 consumidores consultados, el 72,5% entendieron que entre los productos mostrados hay confusión entre los productos litigiosos, y el 62,55 creyeron que las 2 marcas podían asociarse.

e) Daños y perjuicios: la parte demandante solicita la condena de la entidad demandada por los siguientes conceptos:

e.1.- Daño emergente: que comprenden los gastos en los que han incurrido las entidades demandantes para la comprobación de la infracción y la obtención de evidencias de la misma (gastos notariales, obtención de información mercantil, requerimientos extrajudiciales e informes técnicos), que ascienden a la cantidad de 7.790,38 euros (documentos nº 27.1 a 27.3 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

e.2.- Lucro cesante: que se calculará por medio del método de la licencia hipotética, que asciende a 53.255,00 euros (documento nº 28 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

2.En base al relato de hechos mencionado, la asistencia letrada de la parte demandante ejercita las siguientes acciones:

a) Acciones de infracción marcaria: la asistencia letrada de la parte demandante considera que, habida cuenta de la gran similitud fonética, gráfica y conceptual de los signos enfrentados, así como por la protección otorgada por la normativa marcaria a las marcas notorias, el signo de la entidad demandada es infractor de los derechos de exclusiva de la entidad demandante, al generar un evidente riesgo de confusión y/o asociación, que se intensifica por el hecho de que la marca de la entidad demandante sea notorio en el sector del tratamiento de la micosis.

b) Acciones de competencia desleal: la asistencia letrada de la parte demandante entiende que, por la similitud de las presentaciones y del packaging, la similitud de la grafía de las marcas y de los colores del envoltorio, la similitud o identidad de los textos del envoltorio y por la forma en que se produce la compra de los productos relativos al tratamiento de la micosis, la entidad demandada ha tenido un comportamiento desleal incardinable en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD). Además, defiende que por la forma de dirigirse al público objetivo de los tratamientos de la micosis, así como por la mendacidad de su mensaje, la entidad demanda ha incurrido en los actos de competencia desleal de los artículos 5 (actos de engaño), 9 (actos denigratorios) y 15 (actos contrarios a la normativa aplicable).

B) Acciones ejercitadas por la parte demandante.

3.En base al relato de hechos contenido en el parágrafo anterior, la parte demandante ejercita las siguientes acciones:

a) Acción declarativa de infracción marcaria: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare ' Que la reproducción y uso por la demandada del término EXCENAIL+ supone una infracción de la Marca Internacional nº 1034371 'EXCILOR' (denominativa) y de la Marca de la Unión Europea nº 010785061 'EXCILOR' (mixta)'.

b) Acción declarativa de actos de competencia desleal: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare:

b.1.- ' Que el packaging o empaquetado descrito en el cuerpo del presente escrito y utilizado por la demandada para la comercialización del producto EXCINAIL+ constituye un acto de competencia desleal de los previstos en el artículo 6 LCD .'

b.2.- ' Que la demandada incurre en actos de engaño, denigratorios y de violación de normas de los previstos en los artículos 5 , 9 y 15 LCD al dirigirse a sus potenciales clientes en la forma descrita en el apartado 4.3 de los hechos y en los apartados 2.2, 2.3 y 2.4 de los Fundamentos Jurídico Materiales.'

c) Acción de condena a la cesación y a la abstención: la parte demandante solicita que se condene a la parte demandada:

c.1.- ' A cesar en la utilización del signo EXCINAIL+.'

c.2.- ' A cesar en el uso del packaging o empaquetado descrito en el cuerpo de este escrito.'

d) Acción de condena a la remoción de los efectos de la infracción: la parte demandante solicita que se condene a la parte demandada:

d.1.- ' A retirar todos los soportes y medios en los que se reproduzca el signo EXCINAIL+.'

d.2.- ' A retirar del mercado todos los productos antifúngicos que existan con el packaging o empaquetado descrito en el cuerpo de este escrito.'

e) Acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios: la parte demandante pretende que esta sentencia contenga este pronunciamiento de condena: ' A indemnizar a las actoras los daños y perjuicios que con su ilícito comportamiento les ha causado mediante el pago de siete mil setecientos noventa euros con treinta y ocho céntimos de euros (7.790,38€) en concepto de daño emergente y cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y cinco euros (53.255€) en concepto de lucro cesante.'

f) Acción de condena a la publicación de la sentencia: la parte demandante pretende que esta sentencia contenga este pronunciamiento de condena: ' A publicar la sentencia, a su costa, en una de las revistas especializadas en el sector de los Productos Sanitarios de mayor circulación en España.'

C) Breve exposición de los hechos de la contestación a la demanda de los demandados.

4.La asistencia letrada de los demandados alega los siguientes argumentos para interesar una sentencia absolutoria respecto de su defendida:

a) Sobre la parte demandante y su producto 'EXCILOR':

a.1.- Sobre la parte demandante: la asistencia letrada de la parte demandada entiende que no puede concluirse, con la documentación aportada con la demanda, el conocimiento notorio del grupo 'VEMEDIA' y de los productos que comercializa, ya que su posible liderazgo y conocimiento en Holanda no es trasladable al mercado español, donde el grupo 'VEMEDIA' sólo es conocido por las empresas del sector.

a.2.- Sobre el producto 'EXCILOR', la marca que protege el signo y su conocimiento en el mercado:

a.2.1.- Con la marca 'EXCILOR', la parte demandante distingue en el mercado un producto recomendado para el tratamiento de la onicomicosis que comercializa en 2 formatos: (i) lápiz aplicador; y (ii) esmalte con pincel aplicador) (documento nº 2 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

a.2.2.- Sobre las marcas que protegen el signo 'EXCILOR' en España, la asistencia letrada de la parte demandada llama la atención sobre los siguientes elementos: (i) que la marca internacional nº 1.034.371 con efectos en España y en la Unión Europea, tiene una prioridad de 21 de enero de 2010, es exclusivamente denominativa y protege en la clase 5 ' productos para el tratamiento tópico de los hongos de las uñas'; (ii) que la marca de la Unión Europea nº 10.785.061, tiene una prioridad de 4 de abril de 2012, es una marca figurativa que protege en la clase 5 'productos farmacéuticos, en concreto para el tratamiento tópico de hongos en las uñas'; y (iii) que la marca de la Unión Europea anterior consiste en una combinación de elementos verbales con un tipo de letra estilizada y los colores negro, blanco y azul que se identifican en la inscripción.

a.2.3.- En relación con la notoriedad de la marca 'EXCILOR' y la valoración de los documentos nº 18.1 a 18.15 de la demanda, la asistencia letrada de la parte demandada indica: (i) como se desprende de los documentos nº 10 y 11 de la demanda, desde el día 22 de diciembre de 2009 hasta el día 10 de diciembre de 2013 ACTAFARMA es la entidad mercantil responsable de la distirbución de 'EXCILOR', siendo responsable, tanto del lanzamiento en España de 'EXCILOR', como de su posterior comercialización durante 4 años, por lo que el posicionamiento de 'EXCILOR' en el mercado es fruto también del trabajo y el esfuerzo realizado por ACTAFARMA; (ii) el buen posicionamiento de una marca en el mercado no siempre supone su conocimiento por el consumidor en general, y esto es lo que ocurre en el caso de 'EXCILOR', en el que el conocimiento y posible notoriedad de la marca 'EXCILOR' se debe circunscribir exclusivamente a los profesionales de la salud y los profesionales, que es el consumidor relevante que debe tenerse en cuenta en la presente sentencia; y (iii) el posible conocimiento de la marca afecta sólo a su denominación y desde luego, como consecuencia del específico producto que se comercializa con la marca 'EXCILOR', dicho conocimiento, en todo caso, se circunscribe a un ámbito muy reducido del mercado.

b) Sobre ACTAFARMA y su producto 'EXCINAIL+':

b.1.- Sobre ACTAFARMA: ACTAFARMA es una entidad mercantil líder y de reconocido prestigio en España dentro de su sector (laboratorios dedicados al autocuidado de la salud), totalmente respetuosa con su competencia.

b.1.1.- Historia de ACTAFARMA y galardones reconociendo su actividad empresarial:

(i) ACTAFARMA nació en el año 1997 con la denominación 'ACTAFARMA INNOVACIONES TERAPÉUTICAS', formado por 2 socios principales con casi 20 años de experiencia en el sector farmacéutico.

(ii) En el año 2007, ACTAFARMA ya era uno de los laboratorios de referencia en el autocuidado de la salud en España.

(iii) En la actualidad, ACTAFARMA es uno de los principales laboratorios en España en el desarrollo y comercialización de productos para el autocuidado y la prevención en las categorías 'CONSUMER HEALTH' y 'PHARMA SCIENCE' (documento nº 3 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(iv) Su labor de investigación y la calidad de sus productos como consecuencia del trabajo realizado por sus socios fundadores y todo el personal que componen ACTAFARMA, ha sido reconocida en numerosas ocasiones a través de los distintos premiso que le han sido otorgados: (i) el premio de la Empresa de la Comunidad de Madrid, más Innovadora en el año 2010 (documento nº 4 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); y (ii) el premio 'Antena de Oro 2016, que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, reconociendo su labor en investigación en la categoría de Empresas (documento nº 5 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

b.1.2.- Catálogo de productos ACTAFARMA: ACTAFARMA comercializa en la actualidad más de 40 referencias clasificadas en las siguientes líneas terapéuticas (documento nº 6 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): músculo-articular, cuidado de pies y manos, cuidado de la mujer, capilar, control de peso, cuidado y salud y deportiva. Además, ACTAFARMA elabora todos sus productos de conformidad con las normativas y los estándares de calidad europeos, lo que han sido verificados por instituciones gubernamentales como AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). Por último, ACTAFARMA colabora activamente con diferentes centros gubernamentales de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universidades (Murcia y Pavia-Italia), Hospitales (HU Morales Messeguer), asociaciones médicas, Sociedad Española de Arterioseclerosis, Fundación del Corazón, o la Asociación para el Autocuidad de la Salud (ANEFP).

b.1.3.- Publicidad de los productos ACTAFARMA:

(i) ACTAFARMA es socio de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), sometiéndose en su actividad publicitaria al Código de Conducta Publicitaria, velando por una publicidad veraz, legal, honesta y leal (documento nº 7 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(ii) ACTAFARMA ha invertido en las campañas de publicidad de sus productos las siguientes cantidades: (i) año 2013: 1.867.194,16 euros (documento nº 8 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (ii) año 2014: 1.086.704,16 euros (documento nº 9 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (iii) año 2015: 1.064.056,25 euros (documento nº 10 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); y (iv) año 2016: 905.699,54 euros (documento nº 11 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria). Lo anterior muestra la presencia de ACTAFARMA en todos los medios de comunicación: la prensa especializada y la prensa de carácter general, las redes sociales, la radio y la televisión.

b.1.4.- Comercialización de los productos ACTAFARMA: ACTAFARMA, con la comercialización de estos productos, siempre identificados con los signos de 'ACTAFARMA', ha obtenido en los últimos años las siguientes cifras de negocio (documentos nº 12 y 13 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (i) año 2012: 7.228.500,83 euros; (ii) año 2013: 8.166.362,32 euros; (iii) año 2014: 8.299.786,55 euros; y (iv) año 2015: 7.116.667,00 euros.

b.1.5.- Conocimiento y notoriedad de ACTAFARMA: ACTAFARMA es una entidad líder en el sector de los medicamentos OTC, conocida y reconocida por el público consumidor del sector sanitario y farmacéutico, e incluso también por el público en general que, sin duda, identifica los productos de ACTAFARMA con una procedencia empresarial determinada.

b.2.- Sobre el producto 'EXCINAIL+', la marca que protege el signo y su conocimiento en el mercado:

b.2.1.- La gama de productos que se comercializan con la marca 'EXCINAIL+': con la marca 'EXCINAIL+', ACTAFARMA ofrece en el mercado una amplia gama de productos destinados al cuidado de las uñas (documentos nº 14 a 17 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (i) 'EXCINAIL+ ESMALTE': para la eliminación de los hongos en las uñas; (ii) 'EXCINAIL+ CREMA': indicado para prevenir y tratar infecciones en las cutículas (padrastros); (iii) 'EXCINAIL+ SPRAY': para el tratamiento del pie de atleta (tiña podal); y (iv) 'EXCINAIL+ STOP UÑAS': indicado en el tratamiento de la onicofagia (hábito de morderse las uñas).

b.2.2.- La elección del nombre 'EXCINAIL+' y su protección registral:

(i) El nombre elegido para esta gama de productos fue elegido muy conscientemente con el fin de permitir su identificación: (i) el prefijo 'EXCI' se ha incluido con el fin de indicar que se trata de un producto farmacéutico, ya que alude a los excipientes, que son los componentes del medicamento distintos del principio activo y facilitan la preparación, conservación y administración de los complementos alimenticios o productos sanitarios; (ii) el sufijo 'NAIL' por ser el término inglés que sirve para expresar el término español 'UÑA'; y (iii) el signo '+' como elemento que alude a sus diversas aplicaciones según el producto elegido dentro de la gama. Por tanto, no hay ninguna estrategia imitadora se esconde detrás del signo elegido.

(ii) El día 15 de abril de 2016, ACTAFARMA solicitó ante el EUIPO el registro de la marca 'EXCINAIL+' (mixta) para la clase 5, comunicando esta circunstancia a la parte demandante (documento nº 25 de la demanda).

(iii) Sobre el registro de la marca 'EXCINAIL+', la asistencia letrada de la parte demandada llama la atención sobre los siguientes extremos (documento nº 18 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (i) en el enunciado de los productos: en el registro de la marca 'EXCINAIL+', la protección se solicita para distinguir ' productos farmacéuticos' en general, acorde con la gama de productos para los que se está utilizando; en el caso de la marca 'EXCILOR', los productos que protege se especifican indicando en su enunciado que son 'productos farmacéuticos, en concreto para el tratamiento tópico de hongos en las uñas'; (ii) en los colores identificados en la descripción del signo: en el registro de la marca 'EXCINAIL+', la descripción de la marca identifica los colores gris y azul; en el caso de la marca 'EXCILOR', la descipción de la marca identifica los colores negro, blanco y azul.

b.2.3.- La comercialización del producto 'EXCINAIL+ ESMALTE': en el año 2014, ACTAFARMA lanzó al mercado los productos de la marca 'EXCINAIL+ ESMALTE', y desde sus inicios, tuvo una gran aceptación en el mercado. Sus productos se ofrecen a la venta exclusivamente en farmacias y parafarmacias, donde la venta siempre es asistida por personal especializado: farmacéuticos y auxiliares o técnicos de farmacia. El producto 'EXCINAIL+ ESMALTE' se posicionó inmediatamente entre los productos más vendidos para el tratamiento de los hongos de las uñas, posicionamiento que se produjo como consecuencia de las siguientes circunstancias: (i) dentro de los productos existentes para el tratamiento de los hongos de las uñas, 'EXCINAIL+ ESMALTE' supone una novedad en cuanto incluye nuevos ingredientes; (ii) el conocimiento de ACTAFARMA supone para los consumidores una garantía de calidad que traslada a todos los productos que fabrica y comercializa, lo que tiene lugar al posicionar de forma visible en sus envases los signos que identifican su actividad; y (iii) la experiencia y buen hacer comercial del equipo comercial de ACTAFARMA ha permitido que 'EXCINAIL+ ESMALTE' sea introducido de manera exitosa en los canales adecuados de distribución, contando con 8.500 puntos de venta o farmacias que suministran sus productos, con un equipo comercial de 35 comerciales distribuidos en el territorio nacional, con 5 promotoras, y un total en plantilla de 65 personas. En consecuencia, ACTAFARMA tiene una reputación y un prestigio que en absoluto está dispuesta a perder con prácticas comerciales desleales con la competencia, ya que no necesita aprovecharse de la supuesta reputación de un producto para lanzar al mercado sus productos y obtener resultados excepcionales de ventas.

c) Sobre la acción por infracción marcaria y su desestimación: la asistencia letrada de la parte demandada centra su análisis en la comparación entre la marca registrada de la parte demandante y la marca utilizada (y solicitada) por ACTAFARMA:

c.1.- Las diferencias entre las marcas enfrentadas:

c.1.1.- Diferencias fonético-denominativas: (i) 'EXCILOR' es un único vocablo y cuenta con 7 letras; y (ii) 'EXCINAIL' es un signo complejo compuesto por un vocablo ('EXCINAIL') y un símbolo ('+') que se pronunciará como 'PLUS' o 'MÁS', y además cuenta con 8 letras.

c.1.2.- Diferencias conceptuales: (i) 'EXCINAIL+': la inclusión del vocablo 'NAIL' en la expresión 'EXCINAIL' evoca en el público el concepto de 'UÑA', al ser ésta la traducción al español de la expresión inglesa 'NAIL'; y (ii) 'EXCILOR': no tiene significado alguno.

c.1.3.- Diferencias visuales: ambos signos son diferentes desde el punto de vista visual al concurrir las siguientes circunstancias: (i) el distinto número de elementos que conforman cada signo provoca una impresión visual diferente en cada caso; (ii) la inclusión de diseños en ambos signos que resultan diferentes en los siguientes aspectos: los distintos caracteres caligráficos utilizados en la representación de las denominaciones; el especial diseño de la letra 'X' en el vocablo 'EXCILOR', inexistente en el vocablo 'EXCINAIL' que se representa con idénticos caracteres en todas sus letras; y los distintos colores utilizados, blanco, negro y azul en el caso de la marca 'EXCILOR', y gris y azul en el caso de la marca 'EXCINAIL+'.

c.2.- La imposible confusión entre las marcas enfrentadas y su compatibilidad:

c.2.1.- El nulo valor del prefijo 'EXCI': las diferencias destacadas resultan suficientes para concluir su imposible confusión, resultando intrascendente el hecho de utilizar ambas marcas el mismo prefijo 'EXCI'. En este sentido, la asistencia letrada de la parte demandada destaca la coexistencia registral de la marca de la parte demandante con otras marcas españolas registradas en la OEPM, y marcas de la Unión Europea registradas en la EUIPO, que para distinguir productos farmacéuticos incluidos en la clase 5, utilizan el mismo prefijo 'EXCI' (documento nº 19 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (i) marca española nº 2.843.329 'EXCIPREP 25', en clase 5, con prioridad de 12 de septiembre de 2008; (ii) marca española nº 2.933.814 'EXCITE POWER +' (mixta), en clase 5, con prioridad de 27 de mayo de 2010; (iii) marca de la Unión Europea nº 13.294.525 'EXCIPIAL', en clase 5, con prioridad de 3 de septiembre de 2014; y (iv) marca de la Unión Europea nº 10.311.496 'EXCIPACT', en clase 5, con prioridad de 12 de septiembre de 2008.

c.2.2.- Las peculiares características de los productos que protegen: aunque ambas marcas identifiquen productos destinados al tratamiento de los hongos de las uñas, lo cierto es que se distinguen perfectamente como consecuencia de las diferencias que presentan los signos que los identifican. Y esto porque estos productos se comercializan en farmacias y parafarmacias, es decir, en establecimientos atendidos por personal especializado a quienes les supone un grado de atención superior como consecuencia de su cualificación profesional. Por tanto, no existiendo posibilidad alguna de confusión y/o asociación, no existe tampoco motivo alguno que ampare la acción de infracción marcaria.

d) Sobre la acción de competencia desleal y su desestimación:

d.1.- Sobre las prestaciones de los productos enfrentados y la asuencia de confusión: la asistencia letrada de la parte demandada defiende que existen importantes diferencias entre las 2 presentaciones (la inclusión de marcas diferentes; la distinta imagen general que ofrecen ambos envases; los distintos tonos de color azul; el uso del color negro por la parte demandante, inexistente en el envase de ACTAFARMA; la representación del dispensador en el envase de la parte demandante, inexistente en el envase de ACTAFARMA; y la nula relevancia de la expresión ' Tratamiento de la micosis de las uñas' por tratarse de un elemento descriptivo de la aplicación del producto que distinguen) hacen imposible concluir la existencia de competencia desleal. Además, insiste en que el público relevante en este supuesto, es el profesional sanitario, farmacéutico o auxiliar de farmacia que asiste en la venta de los productos aquí enfrentados y que, obviamente, sabe distinguir perfectamente ambos productos, sus principios activos y sus respectivas procedencias empresariales. Asimismo, rechaza todo valor probatorio del estudio de mercado que se aporta como documento nº 2 de la demanda, por los siguientes motivos:

d.1.1.- No ha tenido en cuenta si los entrevistados son o han sido alguna vez consumidores de productos destinados a la eliminación de hongos en las uñas.

d.1.2.- No se ha dirigido al consumidor relevante que, en este caso, son los profesionales que atienden los establecimientos de farmacia y parafarmacias.

d.1.3.- Las preguntas son inducidas: (i) la propia formulación de la pregunta induce al entrevistado sólo a fijarse en la posibilidad de confusión (pregunta 1) entre los envases presentados, y de asociación (pregunta 2) entre las marcas enfrentadas; y (ii) no ofrece variables a las respuestas tales como: muy probable, probablemente, poco probable, nunca.

d.2.- Sobre las manifestaciones de ACTAFARMA y la ausencia de engaño, denigración e infracción de normas: las citadas acciones se ejercitan en base a unas manifestaciones realizadas por una comercial de ACTAFARMA a un investigador privado: (i) ' nosotros teníamos EXCILOR que es el que sale por la tele pero es más flojito, lo hemos cambiado. Nosotros lo vendimos a otro laboratorio porque era más flojito y hemos sacado uno más fuerte'; (ii) 'era nuestro y lo hemos venidoa otro laboratorio y hemos sacado otro que es este que es más fuerte'; y (iii) 'el problem es que hay tres marcas que salen por la tele la Dr. Manuel, Nailner y el Excilor. Los tres, lo único que hacen es bajar, hacen como una capa, taponan y entonces el hongo se muere de hambre, pero la uña crece muy rápido o sea que se encuentra un poco y te come la keratina'. Respecto del informe de STRATEGIA, la asistencia letrada de la parte demandada hace los siguientes comentarios: (i) las referidas manifestaciones se hacen en el marco de un escenario preparado al efecto con una entrevista que de manera clara dirige el personal de STRATEGIA para inducir a doña Frida a realizar comparaciones entre los productos enfrentados; (ii) las manifestaciones de esta comercial no han tenido ninguna difusión y las mismas se han quedado en el ámbito privado de una visita supuestamente comercial con un potencial cliente que le ha demostrado su interés por adquirir productos de ACTAFARMA; (iii) son opiones personales de quien emite los comentarios; y (iv) la información sobre el contenido de los productos enfrentados es veraz. Y respecto de los ingredientes que tienen cada producto, podemos extraer las siguientes conclusiones ('EXCILOR' contiene un único componente que podemos considerar funcional, que es el ácido acético, cuya función es la de regular el pH de la zona a tratar; 'EXCINAIL+' contiene 2 ingredientes funcionales, que son el climbazol, con función antimicrobiana, y el acetato de retinol, que funciona como acondicionador de la piel): (i) la fórmula del producto 'EXCINAIL+' es más completa en cuanto a ingredientes activos; y (ii) el mecanismo de acción de ambos productos totalmente distinto, en cuanto 'EXCILOR' regula el pH y 'EXCINAIL+' ejerce una acción antimicrobiana y acondiciona la piel.

d.2.1.- Sobre la ausencia de engaño: la asistencia letrada de la parte demandada sostiene que las afirmaciones de que 'EXCILOR' es ' más flojito' y que 'EXCINAIL+' tiene una acción antifúngica, son verdaderas: (i) la fórmula del producto 'EXCINAIL+' es más completa en cuanto a ingredientes activos; y (ii) respecto a la funcionalidad de ambos productos: (a) 'EXCILOR', gracias a la presencia del ácido acético, regula el pH de la zona y este ingrediente presente en la composición del 'EXCILOR', reduce el pH de la uña, manteniéndolo en valores normales para reducir la producción de queratinasas por parte del hongo, de forma que la degradación de la uña desaparece progresivamente y para el hongo desaparece la única fuente de alimentación que tiene en ese medio, por lo que desaparecerá lentamente; y (b) 'EXCINAIL+' incluye en su formulación climbazol que tiene acción antimicrobiana, lo que incluye acción antibacteriana y acción fungistática, de forma que reduce los microorganismos presentes en la zona. Concretamente, la acción de este ingrediente es bloquear el crecimiento del hongo, ya que inhibe la síntesis de ergosterol, que es esencial para la integridad de la membrana y el crecimiento fúngico. Además, teniendo en cuenta que el público destinatario de estos productos son los farmacéuticos y auxiliares de farmacia que atienden los establecimientos donde se comercializan, resulta todavía más inverosímil la posibilidad de engaño alguno.

d.2.2.- Sobre la ausencia de denigración: la asistencia letrada de la parte demandada afirma que las manifestaciones controvertidas, además de ser meras opiniones o expresiones de un pensamiento de una empleada de ACTAFARMA, son emitidas dentro de una entrevista personal con un particular que ni siquiera es profesional del sector sanitario o farmacéutico, y sin mayor difusión, por lo que no puede considerarse un acto que resulte apto para menoscabar el crédito de la parte demandante en el mercado. Además, ha quedado acreditado que la manifestación controvertida de la citada empleada es veraz.

d.2.3.- Sobre la ausencia de infracción de normas: la asistencia letrada de la parte demandada afirma que las manifestaciones controvertidas no vulnera ninguna norma, por cuanto que la explicación efectuada por la empleada de ACTAFARMA era técnicamente veraz y por tanto totalmente objetiva y respetuosa con la legislación vigente.

e) Sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios y su desestimación:

e.1.- La asistencia letrada de la parte demandada defiende que la ausencia de infracción marcaria y de competencia desleal lleva aparejada la ausencia de perjuicio.

e.2.- La asistencia letrada de la parte demandada señala que debe tenerse en cuenta que el uso de la marca 'EXCINAIL+ ESMALTE' para la comercialización de un producto para el tratamiento de los hongos de las uñas en absoluto puede haber provocado confusión con las marcas y productos de la parte demandante, por los siguientes motivos: (i) las marcas son totalmente distintas; (ii) la impresión en conjunto que ofrecen las presentaciones de ambos productos es diferente; (iii) la utilización de un elemento descriptivo del producto que distinguen no provoca su confusión y/o asociación; (iv) todos los elementos que distinguen ambos productos y sus presentaciones son perfectamente reconocibles por los farmacéuticos y auxiliares de farmacia que atienden los establecimientos donde exclusivamente se encuentran a la venta de los productos enfrentados; y (v) el riesgo de asociación es completamente imposible porque la labor promocional de ACTAFARMA ha provocado que el consumidor conozca esta empresa y reconozca los productos que fabrica y comercializa con sus diferentes marcas.

D) Delimitación del objeto de la controversia.

5.La extensa exposición fáctica anterior nos lleva a que el objeto de la controversia no puede ser otro que la concurrencia de los presupuestos de las acciones declarativa de infracción marcaria, declarativa de actos de competencia desleal, de condena a cesar y abstenerse, de condena a la remoción de los efectos derivados de la supuesta infracción marcaria y de los actos de competencia desleal, de condena al resarcimiento de daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria y de competencia desleal y de condena a la publicación de la sentencia, acciones todas ellas ejercitadas en la demanda.

SEGUNDO.- Notoriedad o no de las marcas de la parte demandante.

6.El principio de especialidad que rige el derecho de marcas, en el sentido de que es preciso el registro de una marca para que el derecho marcario despliegue la protección del signo registrado, encuentra una importante excepción en el supuesto de las marcas notorias y/o renombradas, las cuales, pese a no estar registradas, serán protegidas en el ámbito de la notoriedad y/o renombre del signo, por lo que con mayor razón en el caso de que lo estén.

7.Teniendo en cuenta el contenido de la STS de 23 de julio de 2012, la definición de lo que constituye una marca notoria, ante la ausencia de una definición completa en el RMUE, debe efectuarse extractando la doctrina jurisprudencial que aparece condensada en la citada STS, recogida por el TMUE de España en su sentencia de 18 de abril de 2013. Así, la citada STS argumenta:

'El Reglamento comunitario no contiene ninguna definición de marca notoria ni precisa los requisitos que deben concurrir para considerar cuándo una marca comunitaria ' es notoriamente conocida en la Comunidad '.

Pero el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas , ha precisado el contenido del concepto 'notoriamente conocido'. La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto 'supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente' (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento 'debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca' (ap. 24). Para ello, 'el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla' (ap. 25).

De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados.

A este concepto responde la definición contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001: 'La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad (...). Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.'

Esta definición está inspirada en la 'Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas', aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, conocida como 'Recomendación de la OMPI'. La letra a) del art 2.1 de esta Recomendación de la OMPI prescribe que 'a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida'.

La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración:

'En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca'.

Es muy significativo que, para evitar equívocos, esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son 'pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida', pero 'no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión'. Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos'.'

8.Este extracto nos lleva a las siguientes conclusiones:

a) El elemento definitorio de la marca notoria es el del conocimiento o difusión del signo en cuestión entre el público interesado en la adquisición de los bienes o servicios marcados con el indicado signo, sin que forme parte de la definición de la marca notoria el elemento cualitativo de que el signo represente productos o servicios que tengan una calidad superior al resto de los productos o servicios de la misma clase, o que gocen de una superior reputación o goodwill.

b) El público que ha de conocer la marca es el elemento que permite diferenciar la marca notoria (público interesado en la adquisición de los bienes o servicios identificados con el signo en cuestión) de la marca renombrada (el público en general, incluso aquéllos que no están interesados en la adquisición de los productos o servicios signados con la marca en cuestión).

c) El análisis de un signo para determinar si tiene o no el carácter de una marca notaria debe efectuarse caso por caso, teniendo en cuenta la totalidad de los elementos o factores que entran en juego para determinar su conocimiento por el público objetivo, si bien constituyen verdaderos factores de análisis los del artículo 2.1.b) de la Recomendación de la OMPI de 1999.

9.En el caso presente, no albergo ninguna duda de que las marcas de la parte demandante constituyen marcas notorias por las siguientes razones:

a) El posicionamiento de la marca 'EXCELIOR' en el mercado, tal y como resulta del documento nº 18.1 de la demanda (certificación de una de las consultoras de referencia en el sector farmacéutico, HEALTH MARKET RESEARCH), con un nivel de ventas de unidades del producto que la colocan en segunda posición de la cuota de mercado de los productos destinados al tratamiento de los hongos de las uñas (entre un 35% y un 30% en el año 2015, y un 18% y un 15% en el año 2016), sólo por detras del producto identificado con la marca 'DR. Manuel' (entre un 63% y un 56% en el año 2015 y un 43% y 37% en el año 2016), y netamente por encima de los productos de la marca 'EXCINAIL+' (entre un 15% y 13% en el año 2015, y un 12% y un 7% en el año 2016), denotan un nivel de penetración en el mercado español y de conocimiento derivado del nivel de facturación, que puede ser compatible con la notoriedad de la marca 'EXCILOR' en el sector de los productos para el tratamiento de la micosis.

b) El certificado de ANDEMA acompañado como documento nº 18.2 de la demanda, si bien la sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea (en adelante, STMUE) de España de 29 de abril de 2016 no le atribuye el valor probatorio por sí sólo de la notoriedad de una marca, sí que concede este valor cuando va acompañado de otros medios probatorios que corroboren la conclusión del certificado, o al menos se haya basado en documentación suficiente como para verificar la notoriedad de una marca ('basta con observar el extenso material probatorio aportado con la demanda y la documentación acompañada a la certificación de ANDEMA para concluir que el carácter notorio de las marcas denominativas de la actora se alcanzó con anterioridad a esas fechas'). Y en este sentido, no sólo la demanda va acompañada de documentación suficientemente acreditativa de la notoriedad de la marca, sino que, además, el propio certificado ha tenido en consideración documentación hábil para concluir en la referida notoriedad: (i) relactión de registros de marcas de la Unión Europea e internacionales; (ii) cifras de unidades vendidas en el periodo que va desde el año 2013 al año 2015; (iii) cifras de inversión en publicidad en el periodo que va desde el año 2014 al año 2016; (iv) informe de la consultora 'HEALTH MARKET RESEARCH'; (v) dossier relativo a inversiones en publicidad, informes de actividad, apariciones en prensa; y (vi) la página web 'www.excilor.com'.

c) Las inversiones en publicidad acometidas por las entidades demandantes en los productos 'EXCILOR', como se desprende de los documentos nº 18.3.1 a 18.3.3 de la demanda (551.657,94 euros en el periodo de los años 2014 a 2016 (188.484,13 euros, en el año 2014; 234.881,36 euros, en el año 2015; y 128.292,45 euros, en los meses de enero a abril del año 2016) según PUBLIESPAÑA; inversión creciente en ATRESMEDIA (9.121,34 euros, en el pedido de 15 de mayo de 2015; 7.654,85 euros, en el pedido de 31 de mayo de 2015; y 78.650,00 euros en el anticipo de la campaña del mes de mayo de 2016); e inversión creciente en LA SOCIÈTÈ SECRÈTE (10.000,00 euros, en el pedido de 4 de mayo de 2015; 1.320,00 euros, en el pedido de 19 de mayo de 2015; y 7.088,60, en el pedido de 9 de marzo de 2015)), muestran un creciente esfuerzo de las entidades demandantes por hacer perceptible su producto entre el público consumidor. Conviene recordar que, a diferencia de los productos sanitarios o farmacéuticos con prescipción médica, la legislación publicitaria permite que la publicidad de los productos OTC se dirijan directamente al consumidor final, por lo que no puede afirmarse, como se hace en la contestación a la demanda, que el consumidor final de estos productos sean los responsables de farmacias y parafarmacias. Esta es la razón por la que puede contratarse la publicidad en plataformas digitales y de radio y televisión como ATRESMEDIA y PUBLIESPAÑA, como de hecho ha hecho la parte demandante.

d) La presencia del producto 'EXCILOR' no sólo ha sido constante a través de los espacios publicitarios contratados, sino también a través de la publicidad indirecta que supone la aparición en prensa de noticias relacionadas con la marca, como se desprende de los documentos nº 18.4 a 18.13 de la demanda. Esta constante presencia en los medios, permite el constante reconocimiento de la marca 'EXCILOR' por su público objetivo.

e) El grupo 'VEMEDIA' es un conglomerado de empresas extensamente arraigado en numerosos países y de reconocido prestigio en numerosos países, como se desprende de los documentos 7.1 a 7.8 de la demanda, lo que supone una extensa implantación en distintos mercados, lo que redunda en una profunda extensión y reconocimiento de sus productos.

f) La comercial de ACTAFARMA don Frida afirmó, tanto en la grabación de la investigación aportada como documento nº 2 de la demanda, como en el acto de la vista, que la marca 'EXCILOR' era conocida porque sale en la televisión y la gente la conoce, lo que supone la admisión del grado de reconocimiento e identificación con su origen empresarial, que tiene la marca 'EXCILOR'. Es más, el dossier corporativo de ACTAFARMA del año 2012 (documento nº 18.14 de la demanda), año en el que ésta tenía contratada la distribución de los productos de la marca 'EXCILOR', califica la comercialización de estos productos como ' un éxito de ventas sin precedentes también en nuestro país', por lo que, yermo el acervo probatorio de toda prueba de la pérdida de la citada notoriedad (es más, se ha incrementado la inversión en publicidad, y en extensión geográfica del producto 'EXCELIOR'), es una buena prueba de la actual notoriedad de la citada marca.

TERCERO.- Acción declarativa de la infracción marcaria.

12.Como he señalado, la primera acción ejercitada por la parte demandante es la acción declarativa de infracción marcaria (ya que no existe discusión en cuanto a la titularidad de las marcas registradas), sobre la base de que el uso inconsentido por la entidad demandada de un signo confundible ('EXCENAIL+') con la marca denominativa de VERSAILLES ('EXCELIOR'), así como de un signo idéntico a la marca gráfica de VERSAILLES (grafismo de las letras y utilización del signo '+' en forma que pudiera recordar la exagerada 'X' de la marca de la parte demandante), en los envases o presentación de los productos 'EXCENAIL+' de ACTAFARMA supone una infracción de los derechos de exclusiva derivados de los citados signos distintivos descritos en letra c.2 del parágrafo 1 de esta sentencia. La infracción se valora desde el punto del juego de los artículos 9.1.c) del Reglamento de Marcas de la Unión Europea (en adelante, RMUE) y 34.2.c) de la Ley de Marcas (en adelante, LM) para desplegar la protección de la marca notoria respecto de la conducta de la entidad demandada. Esta protección viene explicada en la STS de 2 de septiembre de 2015:

'Como recordamos en nuestra Sentencia 505/2012, de 23 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido interpretando estos preceptos en un doble sentido: respecto de los criterios a seguir para que pueda apreciarse que una marca es notoria y respecto del alcance de la especial protección que se confiere a estas marcas.

En este caso, al igual que en el que fue objeto de resolución por la Sentencia 95/2014, de 11 de marzo , la cuestión se centra en si el tribunal de instancia ha seguido el correcto entendimiento que del alcance de la protección de las marcas notorias ha realizado el Tribunal de Justicia.

Al respecto, debemos recordar que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que 'la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca '.

En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 ('Intel-CPM'), puntualizó qué debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que 'cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca , más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior'; y concluye después que 'el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo'.

Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), '(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre'. Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ('Intel-CPM')], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), '(e)l concepto de 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca ' - también designado con los términos de 'parasitismo' y de 'free-riding' - no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre'.'

13.Es decir, el artículo 9.2.c) del RMUE debe interpretarse en el sentido de que no debe permitirse el uso de aquellos signos que, por la identidad o similitud del signo que lo constituye, generan en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo con la marca notoria, entendido como evocación mental de ésta, que no un riesgo de confusión (elemento que no juega en esta protección), que comporte o un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, o un perjuicio a su distintividad o notoriedad, ventaja desleal del carácter distintivo de la marca notoria (parasitismo o 'free riding') que incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, da lugar a una explotación manifiesta de la marca notoria. Por tanto, no estamos en el ámbito del riesgo de confusión, sino en el de la conexión o vínculo parasitario entre dos signos.

14.Analicemos estos elementos en el caso presente:

1.- Similitud entre los signos en conflicto: los signos en conflicto sí que generan una impresión general en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (en este caso, insisto, como producto OTC identificado con la marca, por los consumidores finales, y no por los responsables de las farmacias y parafarmacias), que permite afirmar que el signo del demandado evoca o recuerda al signo de la parte demandante. Y en este sentido, debe recordarse que en la valoración de marcas mixtas, como es el caso, el elemento predominante ha de ser el denominativo, como expuso la STS de 9 de mayo de 2016: ' En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana)'.

1.1.- Valoración conceptual:

1.1.1.- En este sentido, debe tenerse presente que la expresión 'NAIL' es una expresión descriptiva, en inglés, pero de fácil comprensión por el público objetivo, de la zona o parte del cuerpo humano sobre la que ha de actuar el principio activo del producto sanitario, condensando la fuerza distintiva del signo la expresión 'EXCI'.

1.1.2.- Debe rechazarse la descomposición o fragmentación que hacen las partes de los signos, por cuanto que, si bien la marca 'EXCINAIL+' sí que puede ser el resultado de 3 componentes (prefijo 'EXCI-', sufijo '-NAIL' y signo '+', no puede afirmarse y de hecho no se afirma por la parte demandada, que la marca 'EXCILOR' de VERSAILLES sea un signo compuesto por prefijo y sufijo, sino que es un término único.

1.1.3.- Además, el término 'EXCILOR' es un término de fantasía, que no tienen ningún valor conceptual, a diferencia del término 'EXCINAIL+', que trata de hacer referencia al lugar donde se aplica el producto sanitario. Rechazo cualquiera atribución al prefijo 'EXCI-' de la marca de ACTAFARMA de valor conceptual, en el sentido señalado por la contestación a la demanda de referirse a un producto sanitario, por una supuesta referencia conceptual a la palabra 'EXCIPIENTE', por cuanto que lo que realmente define un producto sanitario es el principio activo, y no un excipiente, de tal forma que, si como defiende la parte demandada, el público objetivo de los productos enfrentados son los responsables de farmacias y parafarmacias, éstos no identificaran nunca un producto sanitario con su excipiente, que hace referencia a la forma de suministrar un producto sanitario, pero no a su efecto.

1.1.4.- Por otro lado, ninguna relevancia puede tener en el análisis la supuesta coesistencia registral de la marca de VERSAILLES con otras marcas que utilicen el prefijo 'EXCI-', ya que para que esta coexistencia tenga relevancia, a juicio de la STS de 9 de mayo de 2016 y de la STMUE de España de 4 de mayo de 2017, es preciso que ' el elemento denominativo de una marca mixta cuando forma parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros'. Pero en el caso presente, ni puede entenderse que la referencia a 4 marcas sea un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros, ni se cumple con el estándar probatorio que exige la STMUE de España de 4 de mayo de 2017: 'Tampoco puede prosperar esta alegación porque esta Sección ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la falta de valor probatorio de un simple listado de marcas registradas para acreditar la debilidad de una marca al coexistir pacíficamente en el mercado con otros signos confundibles. Se exige para ello un mayor esfuerzo probatorio para acreditar los productos concretos que distinguen y si efectivamente se están usando las marcas en el mercado, prueba que no se ha practicado'.

1.1.5.- Por último, el signo '+' utilizado en la marca 'EXCINAIL+', lejos de querer provocar la sensación de que estamos ante un producto sanitario que produce efectos superiores o 'PLUS' a los del sector, lo cierto es que puede dar lugar en el consumidor de ser la evolución del anterior producto sanitario 'EXCILOR', al ver cómo el elemento destacado de esta marca 'X' en la marca de ACTAFARMA se ha convertido en un signo '+', pasando el elemento relevante visualmente de una 'X' a un signo '+'. Esta conexión o asociación del cambio de elemento preponderante, con la evolución del producto sanitario fabricado por la misma empresa es una hipótesis que se convierte en tesis, si atendemos a que fue ACTAFARMA la que se encargó, hasta el año 2013, de distribuir los productos 'EXCILOR'.

1.1.6.- En consecuencia, conceptualmente, al recaer la fuerza distintiva sobre el prefijo 'EXCI-' de la marca de ACTAFARMA, al ser el sufijo '-NAIL' puramente descriptivo de la zona del cuerpo sobre el que se aplica el producto identificado con la marca y al ser el signo '+' denotativo de la sensación de evolución en el desarrollo del producto sanitario distribuido por una misma entidad, no puede afirmarse que ambos signos no generen un vínculo en el consumidor final.

1.2.- Valoración fonética: al condensar la fuerza distintiva el prefijo 'EXCI-', la pronunciación de este término adquiere especial relevancia para valorar la similitud de los signos. Y en este sentido, la pronunciación de este término es idéntica en ambos signos en conflicto.

1.3.- Valoración visual: la potencia del vínculo conceptual entre los signos en conflicto hace que elementos tales como la diferencia de letras, los distintos caracteres caligráficos, los distintos colores utilizados y el diseño de los signos 'X' y '+', pasen a un segundo plano. No obstante, debe recordarse que el consumidor final raramente tendrá presente las 2 marcas enfrentadas y que, por tanto, habrá de confiar en el recuerdo o memoria imperfecta que tenga de la marca que no esté presente cuando se encuentre con uno sólo de los productos enfrentados ( STS de 9 de mayo de 2016, entre otras), lo que hace que la falta de identidad de la caligrafía, los colores y el diseño de los signos 'X' y '+' no sea tan relevante para el análisis, como el hecho de que estos elementos se recuerden en la memoria del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, como similares, cosa que puede afirmarse en el caso presente, no sólo por la indudable conexión en la utilización de los signos 'X' y '+' anteriormente explicada, sino también por la tremenda similitud de la caligrafía de los términos y la identidad casi completa en la utilización del color blanco de las citadas caligrafías.

2.- El uso del signo 'EXCINAIL+' genera un vínculo o conexión en el consumidor medio con la marca de la parte demandante: la forma en la que se presenta el producto, en los estantes de las farmacias y parafarmacias, sin necesidad de prescripción médica, y por tanto, usualmente, lejos del asesoramiento farmacéutico de los responsables de estos establecimientos, hace que el consumidor medio, habitualmente ante la ausencia de los 2 productos en el estante, o ante la presencia de estos 2 productos, pueda llegar a pensar que existe un vínculo entre las 2 marcas, en el sentido de que la marca de la entidad demandada identifica un producto más desarrollado o avanzado respecto del producto identificado con la marca 'EXCILOR' y que, en consecuencia, suponen 2 productos provenientes de la misma empresa o de empresas que guardan entre sí una cierta conexión. En este punto, y aunque se pueda discutir la corrección de las preguntas formuladas en el estudio de mercado acompañado como documento nº 2 de la demanda, lo cierto es que, aun no siendo contradicho con otro estudio de mercado contradictorio del presentado por la parte demandante, sí que es demostrativo del alto número de encuestados que mostraron que las marcas podían asociarse (un 62,5%). Por otro lado, no entiendo que la pregunta sea sugestiva de la respuesta, ya que se pregunta directamente sobre un hecho que al 37,5% de los encuestados no le ha generado ninguna asociación, sin que se pueda llegar a entender que por qué para unos la pregunta es sugestiva y para otros no, y, además, el hecho de que se trate de una selección aleatoria de encuestados hace irrelevante conocer si los encuestados son consumidores de los productos o no. Por otro lado, tampoco ha acreditado la parte demandada que un abanico más amplio de respuestas hubiera dado lugar a un resultado mucho más ajustado a la realidad, ya que mediante una respuesta abierta lo que se busca es un estudio cualitativo de un fenómeno, y lo que trata de concluir la parte demandante únicamente puede obtenerse mediante un estudio cuantitativo de un fenómeno, cosa que se obtiene con respuestas cerradas.

3.- El vínculo generado entre los signos en conflicto tiene carácter parasitario: en efecto, la elección del signo del demandado no puede considerarse aleatoria o casual, sino preordenada a generar en el consumidor medio el vínculo o conexión con la marca de la parte demandante, para de esta forma lograr en el usuario informado la decisión de compra o la contratación de los productos identificados con la marca 'EXCINAIL+', lo que dota al comportamiento de la entidad demandada de las notas de parasitismo o 'free riding' precisas para la protección de la marca notoria. Recuérdese que ACTAFARMA distribuía el producto 'EXCILOR' hasta el año 2013, que lo consideraba como un producto de éxito y que, por tanto, tenía interés en mantener esa penetración en el mercado de los productos de tratamiento de la micosis que había alcanzado hasta ese momento. De esta forma, mediante la asociación de la marca 'EXCINAIL+' con la anterior marca que distribuía, 'EXCILOR', logra aprvecharse del esfuerzo inversor y de publicidad que están llevando a cabo las entidades demandantes y prolongar en el tiempo su posición en el mercado, mediante la generación de la sensación en el consumidor final de que su producto es una evolución del anterior. En este sentido, es llamativo que el documento nº 18.1 de la demanda, muestre que el gapexistente entre la cuota de mercado de las entidades demandantes y la cuota de mercado de la entidad demandada, respecto de los productos en conflicto, es cada vez menor, muestra a su vez de que la conexión entre ambas marcas, unida a la seguro que también importante inversión acometida por ACTAFARMA, ha tenido un resultado positivo en las cifras contables de ACTAFARMA. Es más, no sólo existe un aprovechamiento de la notoriedad de la marca 'EXCILOR', sino que, además, con esta conducta, la entidad demandada diluye la imagen de prestigio, calidad, exclusividad y originalidad de los productos identificados con la citada marca, efecto diluyente que también combate la protección de la marca notoria. En efecto, al aparecer en el mercado con una marca que puede generar en el consumidor medio la sensación de que identifica a un producto evolucionado del producto de la parte demandante, indirectamente está diluyendo el aura de prestigio que el producto 'EXCILOR' pueda tener en el mercado, circunstancia que puede corroborarse con la disminución del gapentre las cuotas de mercado de las entidades en conflicto.

15.Por todo lo anterior, debemos llegar a la conclusión de que procede estimar la acción declarativa de infracción marcaria.

CUARTO.- Acción declarativa de actos de competencia desleal.

A) Ámbito objetivo de la LCD.

16.En este sentido, la STS de 22 de noviembre de 2010 expone:

'Y el art. 2º, bajo la rúbrica 'Ambito objeto', exige como presupuestos que el comportamiento previsto en la Ley se realice en el mercado, es decir, en clave doctrina y jurisprudencial que 'tenga trascendencia exterior', y que se efectúe con fines concurrenciales, presumiendo la norma legal, en su párrafo segundo, la finalidad concurrencial del acto cuando 'por las circunstancias en que se realice, se revele efectivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propios o de un tercero'. No hay una opinión doctrinal uniforme (S. 22 de marzo de 2.007) acerca de si este último requisito debe configurarse exclusivamente con un criterio objetivo de idoneidad para influir en el tráfico económico, o es posible una apreciación subjetiva que atienda a la voluntad del agente -ánimo de competir; propósito de incidir en las relaciones económicas condicionando el libre comportamiento de los operadores económicos-.

(...)

El problema, en sede de presupuestos, se suscita en cuanto a la finalidad concurrencial de la carta o comunicación, la cual se niega en la resolución recurrida. Sin embargo, esta opinión no se comparte porque tanto desde un punto de vista objetivo como del subjetivo es constatable el fin concurrencial. Si esta finalidad se configura en torno a una incidencia, real o potencial, en el tráfico económico, consistente en una tendencia a producir, aunque no se consiga el propósito, lo que se denomina 'distorsión de la decisión de consumo', no cabe desconocer, según resulta de los propios términos de la carta o comunicación, tanto su función objetiva como la voluntad del autor (la inicia diciendo 'Mi opinión de que si queréis alquilar un velero en alguna ocasión no lo hagas en Sitges con la empresa Surcandomares, yo tuve una mala experiencia con esta gente...', y la termina señalando 'El año pasado alquilé un velero en Ronáutica me salió algo más caso, pero esos sí que son unos profesionales. Espero que esa mala experiencia que pasé con esa gente evite que otro se encuentre en la misma situación, un saludo') fue la de afectar a la empresa arrendadora, influyendo en potenciales clientes en beneficio de las empresas de la competencia en el sector, sin que el despecho por el descontento con el desarrollo de la relación contractual ahogue dicha finalidad.'

17.En consecuencia, para que pueda entenderse que estamos ante un acto relevante desde el punto de vista de la LCD, es preciso que esté se haya producido en el mercado, esto es, en el lugar donde confluyen la oferta y la demanda, y con finalidad concurrencial, esto es, con el propósito de distorsionar la decisión de consumo, condiciones que no se dan respecto de los actos denunciados como constitutivos de los actos de engaño del artículo 5 de la LCD, de los actos denigratorios del artículo 7 de la LCD y de los contrarios a las normas aplicables del artículo 15 de la LCD, por cuanto que no puede decirse que las manifestaciones efectuadas por un comercial de ACTAFARMA, en el seno de una entrevista forzada por un investigador privado, y fuera de los canales de publicidad y oferta de productos a los consumidores finales (que, insisto, no son los responsables de farmacias y parafarmacias, y mucho menos de gimnasios), son un acto realizado en el mercado, lugar donde confluyen la oferta y la demanda, y con finalidad concurrencial, ya que no tiene ninguna virtualidad menoscabante de la capacidad de decidir del consumidor final. Se trata de un mero acto privado, sumamente forzado o manipulado por un investigador privado, fuera del ámbito del mercado e inocuo para el comportamiento económico del consumidor. Nunca la manifestación a un investigador privado puede afirmarse que tenga virtualidad distorsionadora del comportamiento del consumidor, ya que ese acto o manifiestación no llega al consumidor final.

18.En consecuencia, únicamente puede analizarse la conducta consistente en la presentación de producto 'EXCINAIL+' similar a la presentación del producto 'EXCILOR', de tal forma que pueda generar en el consumidor final la creencia o asociación de que ambos productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas.

B) El principio de complementariedad relativa.

19.La parte demandante, respecto de la conducta de la entidad demandada consistente en presentar el producto 'EXCINAIL+' en un envase de tamaño, coloresm grafía y concepto similar al producto 'EXCILOR', utilizando la marca infractora para identificar el producto, de forma que pueda generar en el consumidor la creencia o asociación de que ambos productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas, interesa la declaración de que tales actos constituyen actos de confusión del artículo 6 de la LCD. La relación entre las acciones de infracción marcaria y las acciones de competencia desleal se mueven en círculos concéntricos, en los que puede avistarse supuestos en los que ambos ámbitos de protección se solapan, en los que la protección marcaria es prioritaria, pero también supuestos en los que ambos ámbitos de protección juegan de manera autónoma. Este juego de ámbitos se ha denominado en la jurisprudencia como 'principio de complementariedad relativa'. Así lo expone la STS de 11 de marzo de 2014:

'La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.

Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: '(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso -en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado -también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional- y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo'.

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva').

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.'

C) Análisis de la complementariedad de las acciones ejercitadas.

20.Por tanto, hemos de analizar cuál es el sustrato fáctico y el fundamento jurídico de la acción de competencia desleal ejercitada, para, de esta forma, comprobar si ambas acciones, la de infracción marcaria y la de competencia desleal, actúan de forma complementaria, o por el contrario, de forma incompatible. Así, si leemos los hechos y fundamentos de derecho de la demanda, veremos que la parte demandante invoca el siguiente acto de competencia desleal:

a) La conducta del artículo 6 de la LCD , por cuanto que la parte demandada ha utilizado la marca infractora y una forma de presentación que puede inducir a los consumidores a confusión respecto de la verdadera procedencia y origen empresarial de los productos ofertados.

21.Esta conducta denunciada puede considerarse complementaria de las infracciones marcarias, ya que no trata de evitar el uso infractor de marcas, sino que mediante este uso se logre producir la impresión de que existe una vinculación o ascoiación entre el producto 'EXCILOR' y el producto 'EXCINAIL+', aprovechándose de esta manera de esta vinculación o asociación, para la captación de clientela que de otra forma no obtendría.

D) Conducta del artículo 15.2 de la LCD .

D.1) Ámbito de análisis del artículo 6 de la LCD .

22.El ámbito de aplicación del artículo 6 de la LCD fue estudiado por la STMUE de España de 15 de enero de 2016:

'Primero, porque la conducta que tipifica el artículo 6 LCD sanciona el atentado a las funciones dadas a lo signos distintivos en el tráfico económico a través del uso falsario o incorrecto de un signo por quien no le pertenece, alterando frente al consumidor, el conocimiento que de la función de origen se atribuye en el mercado a dicho signo,

Segundo, porque dicho análisis no puede hacerse en un sentido marcario sino en un sentido fáctico, es decir, en tanto aquél signo, que pudiera no tener las características para ser marca, cumple por cualquier razón aquella función de identificar la identidad o características de la actividad desarrollada por un agente económico, sus prestaciones o establecimientos; examen que no debe abordarse necesariamente desde los parámetros del sistema de marcas. Así, la STS de 17 de octubre de 2012 , recogida en la Sentencia de 11 de mayo de 2014, señala para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal que '...el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados.' .'

23.A su vez, la STS de 11 de marzo de 2014 señala:

'Actos de confusión y no de imitación. Es claro que la conducta que se denuncia en la demanda como constitutiva de competencia desleal es el empleo de una forma de presentación en la comercialización de la ginebra Goa que induce a confusión por su semejanza con la forma de presentación de la ginebra Bombay Sapphire. Conforme a la doctrina de esta Sala, no estaríamos ante un supuesto prohibido por el art. 11.2 LCD , porque no se trata de un acto de imitación de la prestación, sino ante un supuesto prohibido por el art. 6 LCD , por tratarse de la forma en que se presenta el producto. Como recuerda la Sentencia 792/2011, de 16 de noviembre, con cita de sentencias anteriores, 'los supuestos de los dos preceptos (...) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos ( Sentencias de 11 de mayo de 2004 ; 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero , 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo y 23 de julio de 2010 ; 11 de febrero de 2011 )'.

En relación como el enjuiciamiento del riesgo de confusión del art. 6 LCD , resulta de aplicación lo que con carácter general afirmábamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal. En aquella sentencia se argumentaba que 'el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento.'

C.2) Ámbito del artículo 6 de la LCD y su diferenciación con el artículo 12 de la LCD.

24.El ámbito de aplicación del artículo 6 de la LCD fue estudiado por la STMUE de España de 15 de enero de 2016:

'Primero, porque la conducta que tipifica el artículo 6 LCD sanciona el atentado a las funciones dadas a lo signos distintivos en el tráfico económico a través del uso falsario o incorrecto de un signo por quien no le pertenece, alterando frente al consumidor, el conocimiento que de la función de origen se atribuye en el mercado a dicho signo,

Segundo, porque dicho análisis no puede hacerse en un sentido marcario sino en un sentido fáctico, es decir, en tanto aquél signo, que pudiera no tener las características para ser marca, cumple por cualquier razón aquella función de identificar la identidad o características de la actividad desarrollada por un agente económico, sus prestaciones o establecimientos; examen que no debe abordarse necesariamente desde los parámetros del sistema de marcas. Así, la STS de 17 de octubre de 2012 , recogida en la Sentencia de 11 de mayo de 2014, señala para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal que '...el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados.' .'

25.El artículo 12 de la LCD (actos de aprovechamiento de la reputación ajena) se diferencia del artículo 6 de la LCD (actos de confusión) en la medida en que, al margen de afectar únicamente a signos distintivos reputados, no exige que la utilización de tales signos genere un riesgo de confusión.

26.Lo que tienen en comúnlos actos de confusión ( artículo 6 de la LCD) y los actos de aprovechamiento de la reputación ajena ( artículo 12 de la LCD) es que ambos se llevan a cabo mediante el empleo de signos distintivos ajenos en sentido amplio (cualquier elemento intelectualmente disociable de la propia prestación que identifique en el mercado a un agente económico). Por lo tanto, en ambos casos el efecto de la conducta consiste en una distorsión de la información transmitida a través del signo.

27.Ahora bien, la diferencia entre una y otra figura radica en el objeto sobre el que se proyecta la distorsión:

a) A través del acto de confusión ( artículo 6 de la LCD) lo que se falsea es el tipo de información que genuinamente está llamado a proporcionar el signo en tanto que objeto de protección abstracta a través de la legislación marcaria, o lo que es igual, el error que la conducta infractora genera recae sobre el 'origen empresarial' de la prestación.

b) En el acto de aprovechamiento de la reputación ajena ( artículo 12 de la LCD), en cambio, la finalidad de este acto no es confundir (directa o indirectamente) al público sobre el origen empresarial. Antes al contrario, la finalidad perseguida es equiparar el producto propio al ajeno, para que la fama, renombre o 'goodwill' de éste, beneficie a aquél.

28.Para que se produzca aprovechamiento es necesario que concurra un requisito adicional, a saber, que tales prestaciones hayan alcanzado una reputación susceptible de ser aprovechada por el infractor.

C.3) Análisis del caso concreto.

29.En el caso presente, puede afirmarse la concurrencia de los elementos desgranados por la jurisprudencia para estimar la concurrencia de la conducta regulada en el artículo 6 de la LCD. Así:

a) La forma de presentación del producto 'EXCINAIL+' toma muchos elementos de la forma de presentación del producto 'EXCILOR' (documento nº 12.2 de la demanda): tonalidad predominantemente azul de la caja, similar tamaño de la caja, similar grafía de las marcas, similar color de las letras de las marcas, similar texto de las cajas, idéntidad en la utilización de la expresión ' Tratamiento de la micosis de las uñas', utilización de la marca infractora, etc. Es más, muchos de estos elementos coincidentes no se dan en otras formas de presentación del producto, como la tonalidad similar azul de la totalidad de la caja, la expresión 'Tratamiento de la micosis de las uñas' o la grafia similar de las marcas. También he argumentado con anterioridad, cómo la parte demandada ha utilizado el signo '+' con una intencionalidad de generar en la mente del consumidor medio una asociación entre los productos enfrentados, como una evolución de la letra 'X', para indicar que estamos ante un producto evolucionado, lo que desde luego supone un comportamiento desleal. En este sentido, el estudio de mercado aportado como documento nº 2 de la demanda muestra que un 72,5% de los encuestados, que es un número relativamente alto de encuestados, señala como productos confundibles por su presentación los productos 'EXCILOR' y 'EXCINAIL+', reiterando el rechazo que ya argumenté a las objeciones de la parte demandada a este estudio de mercado.

b) ACTAFARMA, con la conducta descrita, se aprovecha del esfuerzo inversor de la entidad demandante para promocionar su imagen de marca, y de esta forma, presenta falsariamente los productos que ofrece como una evolución de los productos 'EXCILOR' o como distribuidor de productos provenientes del grupo 'VEMEDIA', aprovechándose, mediante la transferencia de la imagen de marca, de los elementos más carácterísticos y de mayor fuerza distintiva de las marcas de VERSAILLES.

c) Dado que la comparación se produce con la imagen de las cajas asociada a las marcas en conflicto, esta situación resulta idónea para generar confusión en los futuros demandantes de los productos comercializados por la entidad demandada, o al menos resulta hábil para generar un riesgo de asociación.

30.En consecuencia, procede la estimación de la acción de competencia desleal respecto de la conducta definida en el artículo 6 de la LCD.

QUINTO.- Acción de cesación, de abstención y de remoción.

31.El artículo 41.a) de la LM recoge la acción de condena a la cesación y a la abstención, mientras que el artículo 41.c) de la LM recoge la acción de condena a la remoción de los efectos derivados de la infracción marcaria. La STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de cesación, de abstención y de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que ' La apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo 'Maristas' en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]'. En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar íntegramente la acción de cesación, de abstención y de remoción ejercitada por la parte demandante.

SEXTO.- Acción declarativa de responsabilidad.

A) Alegatos de la parte demandante.

32.La parte demandante ejercita, al amparo de los artículos 42.1 y 43.2.a) de la LM, una acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios como consecuencia de las infracciones marcarias cometidas por la entidad demandada, fundamentando el cálculo en el artículo 43.2.b) de la LM (es decir, la licencia hipotética). En todo caso, la parte demandante solicita el resarcimiento del 1% de la cifra de negocios de la entidad demandada con la venta de los productos controvertidos. Respecto de la indemnización derivada de la comisión de un acto de competencia desleal, la parte demandante se remite a lo que resulte del ejercicio de la acción de condena al resarcimiento de daños y perjuicios derivados de las infracciones marcarias. Pero esta condena precisa de la previa atribución de responsabilidades a la entidad demandada.

33.En consecuencia, podemos sintetizar el objeto de la controversia en los siguientes puntos o preguntas: ¿cuál es el sistema de responsabilidad que debemos acoger, el objetivo previsto en el artículo 42.1 de la LM que defiende la parte demandante, o el subjetivo derivado de los artículos 42 y 43 de la LM? El sistema de responsabilidad que se acoja es relevante a la hora de fijar los presupuestos o elementos que deben acreditarse, entre los que se encuentra la acreditación o no de los daños y perjuicios, así como la necesidad o no de demostrar que la entidad demandada actuó de mala fe.

B) Sistema de responsabilidad a acoger y responsabilidad de la entidad demandada.

34.La parte demandante acoge el sistema objetivo de responsabilidad previsto en el artículo 42.2 de la LM, por entender que la entidad demandada es responsable de la utilización como marca del signo infractor, signo que tiene el carácter de notorio, así como de la apariencia hacia el exterior como distribuidor asociado a la entidad demandante. De esta forma, considera que la notoriedad de los signos justificaría, por sí, acudir al sistema de responsabilidad objetivo previsto en el artículo 42.2 de la LM, estando conforme este Juzgador con esta argumentación.

C) Acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la entidad demandada.

35.Cabe preguntarnos sí, cualquiera que sea el sistema de responsabilidad por el que abogue el instante de la acción ex artículo 42 de la LM, siempre es preciso acreditar los daños y perjuicios que se quieran reparar.

36.El artículo 43.5 de la LM establece lo que se conoce como una indemnización mínima (1% de la cifra de negocios ' realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados'), y lo hacen a través del establecimiento de una suerte de presunción 'iuris et de iure' de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que su reparación se cifra en la indemnización citada del 1%. En consecuencia, en este caso, no será precisa la acreditación del daño pues va implícito en el acto infractor.

37.No obstante, el citado artículo configura esta indemnización como una indemnización mínima o residual, ya que permite al titular de la marca infringida solicitar una indemnización mayor ' si prueba que la violación de la marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores'. Esta previsión nos lleva a dos conclusiones a tener presente: (i) que si la indemnización resultante en aplicación de los criterios previstos en el artículo 43.2 de la LM es superior a la indemnización mínima, ésta no se suma a aquélla; y (ii) que es precisa la prueba de los daños o perjuicios superiores. Y es en esta prueba donde nos encontramos con posturas distintas en el TS:

a) Algunas SSTS (como las SSTS de 4 de marzo de 2010 o de 2 de marzo de 2009) sostienen que el daño es una consecuencia ineludible, ineluctable, de la infracción marcaria. Acogen de este modo la tradicional doctrina de los daños 'ex re ipsa' a la que se refiere la parte demandante.

b) Otras SSTS (como las SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de octubre de 2012) optan por fijar como regla general la de probar el daño causado, y sólo en aquellos casos en que la situación del caso revele ineluctablemente el daño, acudir a la doctrina de los daños 'ex re ipsa'. Es decir, esta postura del TS configura la doctrina de los daños 'ex re ipsa' como una excepción de la regla general de la necesidad de prueba.

c) En todo caso, el TS considera ( SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de octubre de 2012) que cuando se opta por el sistema de cálculo consistente en la regalía hipotética, el titular de la marca infringida queda eximido de la prueba de los daños o perjuicios. En este sentido, la STS de 18 de noviembre de 2010 recuerda que ' Pusimos de relieve en la sentencia de 2 de marzo de 2009 que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética -reconocido en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.998 - responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción -'manifiesta non egent probatione'-'. Ahora bien, la aplicación de esta doctrina está sujeta a que el perjudicado y el infractor concurran actual o potencialmente en el mercado, no pudiendo apreciarse si el titular de la marca no realiza ninguna actividad económica en el mercado.

38.Como quiera que se opta por el sistema del artículo 43.2.b) de la LM no es precisa la prueba de los daños y perjuicios, pudiendo acudir sin más a este sistema para la fijación de la indemnización. Todo lo anterior nos lleva a afirmar la existencia de los daños y perjuicios.

SÉPTIMO.- Acción de condena a la indemnización derivada de los actos de infracción marcaria.

39.Estimada la responsabilidad de la entidad demandada, procede la determinación de la cuantía indemnizatoria teniendo en cuenta el sistema de cálculo admitido en esta sentencia, el de la licencia hipotética. En este punto, dado que el informe pericial no ha sido impugnado en cuanto a sus conclusiones relativas a la licencia hipotética, sino sólo en cuanto a la obligatoriedad de resarcimiento por no concurrir infracción marcaria o de competencia desleal, una vez declarada la existencia de infracción marcaria y de responsabilidad derivada de esta infracción, hemos de tener por buena la cifra de la indemnización derivada de la infracción marcaria y de los actos de competencia desleal, y que se correspondería con la cifra del lucro cesante (53.255,00 euros).

40.Respecto del daño emergente, de conformidad con el artículo 43.1 de la LM, cabe incluir en la cuantía indemnizatoria la cuantía de 7.790,38 euros, correspondientes a los gastos en los que han incurrido las entidades demandantes para la comprobación de la infracción y la obtención de evidencias de la misma (gastos notariales, obtención de información mercantil, requerimientos extrajudiciales e informes técnicos), que ascienden a la cantidad de 7.790,38 euros (documentos nº 27.1 a 27.3 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

OCTAVO.- Acción de condena a la publicidad de la sentencia.

41.Respecto de esta acción, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la publicación procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la ulterior STS de 23 de julio de 2012:

'Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, '(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela'.'

42.Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así, cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.

43.En ningún caso, debe imponerse esta medida como 'escarmiento', reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados de el uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate.

44. En el caso presente nos encontramos con que la entidad demandada ha tratado de aprovecharse del carácter notorio de la marca 'EXCILOR' en el sector del tratamiento de la micosis, y en consecuencia, ha utilizado una marca y una forma de presentación que puede generar en el consumidor la apariencia de que el producto 'EXCINAIL+' es una evolución del producto 'EXCILOR' de la parte demandante, diluyendo de esta forma el carácter distintivo de la marca. Y como quiera que ambas entidades destinan importantes sumas de dinero a la publicidad de estos productos, se hace preciso publicar la sentencia para evitar que la conexión lograda entre las marcas enfrentadas se prolongue en el tiempo.

NOVENO.- Costas procesales.

45.De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en caso de estimación parcial de la demanda, no cabe pronunciamiento sobre costas procesales, debiendo cada parte sufragar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Visto lo anterior,

Fallo

Que con ESTIMACIÓN PARCIAL de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó, en nombre y representación de las entidades mercantiles Versailles B.V. y Vemedia Pharma Hispania, S.A.U., contra la entidad mercantil Actafarma, S.L., debo:

1) DECLARAR Y DECLARO:

1.1.- Que la reproducción y uso por la entidad mercantil Actafarma, S.L. del término 'EXCENAIL+' supone una infracción de la marca internacional nº 1.034.371 'EXCILOR' (denominativa) y de la marca de la Unión Europea nº 10.785.061 'EXCILOR' (mixta).

1.2.- Que el packaging o empaquetado descrito en el cuerpo de la demanda y utilizado por la entidad mercantil Actafarma, S.L. para la comercialización del producto 'EXCINAIL+' constituye un acto de competencia desleal de los previstos en el artículo 6 de la LCD.

2) CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Actafarma, S.L.:

2.1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.2.- A cesar en la utilización del signo 'EXCINAIL+'.

2.3.- A cesar en el uso del packaging o empaquetado descrito en el cuerpo de la demanda.

2.4.- A retirar todos los soportes y medios en los que se reproduzca el signo 'EXCINAIL+'.

2.5.- A retirar del mercado todos los productos antifúngicos que existan con el packaging o empaquetado descrito en el cuerpo de la demanda.

2.6.- A indemnizar a las entidades mercantiles Versailles B.V. y Vemedia Pharma Hispania, S.A.U., los daños y perjuicios que con su ilícito comportamiento les ha causado mediante el pago de siete mil setecientos noventa euros con treinta y ocho céntimos de euros (7.790,38€) en concepto de daño emergente y cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y cinco euros (53.255€) en concepto de lucro cesante.

2.7.- A publicar la sentencia, a su costa, en una de las revistas especializadas en el sector de los productos sanitarios de mayor circulación en España.

3) ABSOLVER Y ABSUELVO a la entidad mercantil Actafarma, S.L. del resto de pedimentos contenidos en la demanda.

Todo esto sin expresa condena en costas procesales, debiendo cada parte sufragar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez don Leandro Blanco García Lomas, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, de lo que como Letrada de la Administración de Justicia certifico.