Sentencia CIVIL Nº 1479/2019, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 628/2019 de 12 de Noviembre de 2019

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000628/2019

V

SENTENCIA NÚM.: 1479/2019

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOSDON GONZALO CARUANA FONT DE MORA DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES DON SALVADOR U. MARTINEZ CARRION

En Valencia a doce de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA GONZALO CARUANA FONT DE MORA,el presente rollo de apelación número 000628/2019, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000822/2016, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Higinio, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña GEMA JOSEFINA MAÑEZ IBAÑEZ, y de otra, como apelados a Indalecio representado por el Procurador de los Tribunales don/ña ROSA ANA PEREZ PUCHOL, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Higinio.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA en fecha 9 de enero de 2019, contiene el siguiente FALLO: 'Estmo sustancialmente la demanda formulada por el Sr. Indalecio frente al Sr. Higinio y:

A) Declaro

1.- Que el uso que de la marca 'Valencia Granados'(gráfco) está efectuando el Sr. Higinio consttuye violación de los derechos de propiedad industrial que ostenta D. Indalecio como legítmo ttular de dicha marca.

2.- Que el uso que del dominio www.valenciagranados.com está efectuando el Sr. Higinio consttuye así mismo infracción de los derechos de propiedad industrial que ostenta D. Indalecio.

3.- Que el uso que está efectuando el demandado de los vídeos y fotos que contenen imágenes del demandante y de la actvidad de este, para promocionar sus servicios y productos consttuye un acto de competencia desleal.

B) Condeno al Sr. Higinio:

1.- A cesar de forma inmediata en el uso de la marca 'Valencia Granados'(gráfco), en cualquier medio o soporte.

2.- A cesar en el uso inmediato de dicho dominio y cualquier otro de su ttularidad y que reproduzca los elementos distntvos del actor.

3.- A eliminar de forma inmediata en todas las redes sociales y cualquier otro medio los vídeos y fotos que contengan imágenes del demandante y su actvidad.

4.- A la destrucción de todo folleto, publicidad, rótulos, etquetado o cualquier otro material donde aparezca la marca 'Valencia Granados', así como cualquier documento, del tpo que sea, que se haga mención a la misma.

5.- A indemnizar al demandante, en concepto de daños y perjuicios, en el importe del 1% de la cifra de negocio que resulta de la facturación y albaranesaportadospor el demandado a las actuaciones con empleo del signo o menciones del signo del actor, entre los meses de enero de 2014 y octubre de 2015.

6.- A abonar, asimismo en concepto de daños y perjuicios al demandante el importe total de las facturas cuyo pago ha tenido que asumir el Sr. Indalecio por los servicios contratados a la

empresa d.s.p. comunicación, por las gestones que se tuvieron que acometer para recuperar los dominios valenciagranados.es y valenciagranados.com, así como para la creación y posicionamiento de la página web y cuentas referidas al dominio 'valencia-granados.com' y su posicionamiento en la red, por la cantdad total de 6.827'60 euros.

7.- A publicar a su costa la sentencia en el diario 'Las Provincias' y en la revista especializada en el sector hortofrutcola 'FreshPlaza' y publicación así mismo de la sentencia en la propia página web del infractor www.granadoselche.org, debiendo mantenerla un mínimo de tres meses.

Condeno igualmente al demandado al pago de las costas procesales.'

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Higinio, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.La sentencia del Juzgado de lo Mercantil estima la demanda presentada por Indalecio, en la acumulación de acciones deducida y declara probado, por un lado, que el demandado Higinio cometió actos de infracción de los derechos marcarios que titula el actor en la marca mixta 3528546/X y en los nombre de dominio 'valenciagranados.com' y 'valencia granados.es' y, por otro lado, que su conducta en operaciones de marketing es una actividad ilícita concurrencial tipificada como acto de competencia desleal.

Frente a tal resolución, la parte demandada interpone recurso de apelación, sustentado en el error de valoración de la prueba del Juzgador con infracción de los artículos 43, 43 y 44 de la Ley de Marcas y artículos 12 y 4 de la Ley Competencia Desleal, y solicita la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.

La parte demandante se opuso a tal recurso de apelación solicitando la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.En cumplimiento del artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil, revisado el contenido de los autos y visto los soportes de grabación de las sesiones judiciales, en especial observancia del acto del juicio, el Tribunal no atisba el error esencial que la parte demandada apelante imputa al Juzgador, sino que precisamente apreciamos lo contrario, esto es un completo ajuste de las conclusiones fácticas de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil a la prueba practicada, que además es tratada y analizada por el Juzgador de forma exhaustiva y minuciosa.

En primer lugar, revisamos la acción de infracción marcaria estimada por la sentencia recurrida.

De entrada, la Sala debe poner de manifiesto que el demandado ante la interpelación judicial por infracción marcaria y actividad ilícita concurrencial, defendió en su escrito rector que la marca era creación suya y que en todo caso estaríamos en un supuesto de cotitularidad de marca así como un uso legitimado por autorización del demandante.

La marca fue solicitada por el actor en 18/09/2014, concedida y registrada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desde 5/5/2015 a nombre único y exclusivo del demandante y es de hacer notar que, en cambio, no se ha entablado reconvención para la modificación de esa titularidad dominical y ello a pesar de que en el requerimiento extrajudicial de Indalecio a Higinio, éste a la hora de contestar en fecha de 7/4/2016, pidió el 50 % de la titularidad de la marca y advirtió al requirente del ejercicio de las acciones para tal reconocimiento, lo que no se ha efectuado en este procedimiento, a pesar de tener dicha facultad por vía del artículo 406 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

En el recurso de apelación tras efectuar la transcripción del fallo de la sentencia, la parte indica que al no estarse usando la marca, un dominio y las fotos y videos a fecha de acto del juicio, ello debió conllevar una renuncia de las acciones peticionadas debiendo acarrear la no imposición de costas procesales para el demandado

Este punto resulta a los efectos de la sentencia y declaraciones de infracción de marca y competencia desleal, irrelevantes por cuanto la sentencia conforme al artículo 411 de la Ley Enjuiciamiento Civil, debe resolver la situación al momento de iniciarse la litispendencia, amén de que la propia sentencia limita temporalmente la infracción en ambos campos y la parte actora no ha renunciado a acción alguna de las entabladas.

TERCERO.Basa el demandado recurrente sus derechos sobre la marca en la relación comercial habida entre litigantes, reprochando a la actora que la calificase de laboral y ser de conjunta comercialización.

Este argumento resulta vano desde el momento en que ni la sentencia fija esa relación laboral y tampoco el escrito inicial calificaba la relación entre litigantes de laboral, sino que desde el primer momento se dejó sentado que a mediados de 2014, la relación fue comercial (véase la dicción literal del Hecho Segundo del pliego inicial del proceso) que tampoco es recogido por la sentencia.

Alega que esa relación comercial situaba al actor y demandado en posición de igualdad con respecto a la marca 'valencia granados' y concurrir un consentimiento de la parte actora en el uso de la marca por el demandado.

La parte apelante está mezclando dos cuestiones fácticas y jurídicas completamente diferentes; una es la relación de colaboración comercial que hubo entre litigantes en la mediación de compraventa de los productos hortofrutícolas y otra diversa la titularidad marcaria que por ley viene asignada a quien nomina el registro ( artículo 2 Ley de Marcas), sin que el mantenimiento de la primera relación negocial determine 'per se' un condominio o cotitularidad de la segunda, pues no existe impedimento alguno de registrar la marca a favor de varios titulares. En todo caso, ante la presunción que determina el contenido del registro, resulta evidente, conforme a los dictados del artículo 217 de la Ley Enjuiciamiento Civil que es el demandado a quien corresponde acreditar esa 'copropiedad' de la marca registrada y al caso no sólo es llamativa la ausencia de reconvención (cuando antes del proceso advirtió del ejercicio de acciones en tal sentido), sino la ausencia de prueba cumplida que justifique no solo que la creación de la marca fue suya (así se lo atribuye en pliego de contestación) sino que tuviese también derechos dominicales.

El único instrumento en que se apoyó en tal sentido es un correo electrónico documento 7 de la contestación, expresamente valorado por el Juzgador para la insuficiencia de tal logro; conclusión que aceptamos aún con la corrección de la fecha de emisión de tal misiva electrónica que no es como refiere la sentencia de abril de 2015 sino de marzo de 2015, es decir, data en la que no se había otorgado el registro que lo fue dos meses más tarde y por tanto no podía deducirse una reclamación de protección marcaria a pesar de gozarse de protección provisional ( artículo 38-4 Ley de Marcas). Pero es que como con tino resuelve el Juzgador, resulta llamativo que en ese correo en la parte inferior, está la comunicación del agente de la propiedad industrial (J. López) que gestiono el registro de la marca y no indica, menciona o siquiera infiere que el registro fuese en condominio o para dos titulares; es la mera y exclusiva manifestación de Higinio quien por un lado afirma que la titularidad de la marca 'debe nominarse a Indalecio y por otro dice que en su día se dijo tenía que ir a nombre de los dos' y ello no es corroborado por el demandante, sin que de su silencio pueda deducirse -como dice el recurrente- la existencia de un condominio, cuando en el mismo 'e-mail' el Sr. Higinio dice que en los trámites de la marca 'lo ha de firmar todo Indalecio'.

Por otro lado el argumento dado para que el demandado no figurase en la OEPM (a pesar de proclamarse creador exclusivo de la marca y defender en el proceso su cotitularidad) cual es el devengo de gastos, no solo es que carece de cualquier justificación, sino que tampoco se desprende de dicho documento y además no es atendible por no ser creíble.

También se defiende que el actor dio su consentimiento al demandado para el uso de la marca. En principio este argumento no guarda armonía jurídica conceptual con el planteamiento de ser el demandado creador y cotitular de la marca, pues como tal tiene el derecho de uso (como cualquier condómino en una comunidad ordinaria) y persona alguna debe conferirle un derecho de uso y este planteamiento lo que pone en evidencia, precisamente, es que el titular dominical de la marca es el demandante.

Del contenido de autos la Sala añade a los razonamientos de la sentencia, que la relación comercial entre litigantes lo fue como se apunta en la demanda a mediados del año 2014, y no como expone el demandado en 2012 (porque toda la documental aportada en autos y en concreto en contestación refiere a los años 2104 y posteriores).

En todo caso, tampoco consta ese consentimiento o licencia de uso de la marca y la Sala vista las dos facturas en que se apoya el recurrente deber hacer la siguiente precisión. Observamos que el demandado factura a sus clientes desde enero de 2014 con el signo que posteriormente será idéntico a la marca, pero en cambio cuando factura al actor no usaba tal signo, sino la misma leyenda pero en grafía, configuración y composición tipográfica completamente distinta. Así se aprecia en la factura de junio de 2014 (f.468) que dirige a Indalecio el signo no es la marca registrada y la factura de abril de 2015 (f.479) tampoco usa el signo que ya estaba solicitado como marca, por lo que en modo alguno de esos dos instrumentos se deduce un consentimiento tácito al uso primero del signo y luego de la marca, amén de que -como se ha expuesto- el registro de la marca al ser posterior y no podía ser exigida siquiera la protección provisional.

Ahora bien, el Tribunal si debe corregir el periodo de indemnización fijado por la sentencia (pronunciamiento 5º del Fallo) consecuencia de la infracción marcaria que establece desde enero de 2014 hasta octubre de 2015,pues no puede conferirse daños por infracción marcaria cuando la misma no está registrada (en rigor no hay marca, dado conceptualmente la necesidad del registro para tal definición) por lo que deberá comprender desde septiembre de 2014 (por la protección provisional dado que luego se produce el registro) hasta octubre de 2015 y en tal sentido procede revocar parcialmente dicho pronunciamiento.

CUARTO.El recurso de apelación en sus últimos párrafos escribe que no concurre la competencia desleal al ser titular de la marca y del dominio.

Debe precisarse que la acción declarativa de concurrencia ilícita (solo esta es la admitida por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil) se refiere a la importación por el demandado de elementos de marketing del actor (videos de podas, promocionales y otros elementos similares) así en el FD CUARTO, párrafo 16, y sobre tal soporte fáctico que sustenta la decisión del juzgador nada ataca la parte recurrente.

En consecuencia dado el contenido del artículo 465-5 de la Ley Enjuiciamiento Civil, sin necesidad de mayor explicación debe confirmarse en tal punto la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.

QUINTO.La estimación parcial del recurso de apelación conlleva no imponer las costas de la alzada de acuerdo con el artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación por cuanto antecede,

Fallo

Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por el demandado Higinio contra la sentencia de fecha 9/1/2019 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 Valencia en proceso ordinario nº 822/2016, revocamos en parte dicha resolución, exclusivamente en el ordinal 5º del fallo fijando el periodo de indemnización desde junio de 2014 hasta octubre de 2015; manteniendo el resto de sus pronunciamientos.

No se hace imposición de costas de la alzada y se ordena la devolución del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.