Sentencia Civil Nº 149/2014, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 388/2013 de 26 de Junio de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL ESPAÑOL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 388 ( C 50 ) 13.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 840 / 2011.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 149/14

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veintiseis de junio del año dos mil catorce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por D. Alejandro , representado por la Procuradora D.ª CRISTINA PENADÉS PINILLA, con la dirección letrada de D. VICENTE PLÁ PAYÁ; siendo la parte apelada L'ORÉAL, S.A.; PARFUMS GUY LAROCHE, S.A., THE POLO LAUREN LP; LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET CIE; YVES SAINT LAURENT PARFUM; JEAN CACHAREL, SA; MME ANNE RUIZ PICASO y L'ORÉAL ESPAÑA, S.A, representadas por la Procuradora Doña Cristina Quintar Mingot, con la dirección de la Letrada Doña Amaya Ortiz López

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 4 de julio del 2013, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

'Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña Cristina Quintar Mingot, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles LŽOREAL, S.A., THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, JEAN CACHAREL, S.A., LŽOREAL ESPAÑA, S.A., MME PALOMA RUIZ PICASSO y PARFUMS GUY LAROCHE, S.A. contra don Alejandro , y en consecuencia:

Declaro que:

+ Las actoras son titulares de las siguientes marcas nacionales, comunitarias e internacionales registradas para la clase 3:

- LŽOREAL, S.A:

Marca comunitaria número 3.115.607 'AMOR AMOR'; marca nacional número 1.786.431 'EDEN' solicitada fecha 26 octubre 1993; marca comunitaria número 2.652.170 'NOA' solicitada el 12 abril 2002 y concedida el 25 julio 2003 que reivindica como antigüedad el registro internacional número 702.616; marca comunitaria número 5.220.934 'LIBERTÉ' solicitada el 25 julio 2006 y concedida el 14 octubre 2008; marca comunitaria número 4.642.864 'PROMESSE' solicitada el 7 octubre 2005 y concedida el 23 febrero 2007; marca internacional número 433.684 'ANAïS ANAïS' solicitada el 8 noviembre 1977 y concedida el 4 diciembre 1978; marca internacional número 496.889 'LOULOU' solicitada el 3 octubre 1985 y concedida el 22 enero 1990; marca comunitaria número 5.221.536 'AMOR POUR HOMME' solicitada el 26 julio 2006 y concedida el 30 julio 2007; marca comunitaria número 5.308.358 'FUEL FOR LIFE' solicitada el 12 septiembre 2006 y concedida el 16 agosto 2007;

- THE POLO LAUREN LP:

Marca comunitaria número 4.392.999 'POLO SPORT' solicitada el 12 mayo 2005; marca comunitaria número 4.393.187 'RALPH' solicitada el 12 mayo 2005 e inscrita el 18 mayo 2006; marca comunitaria número 4.416.558 'POLO BLUE' solicitada el 2 mayo 2005; marca comunitaria número 4.118.782 'POLO BLACK' solicitada el 16 noviembre 2004 e inscrita el 22 febrero 2006; marca nacional número 1.253.471 'POLO RALPH LAUREN' solicitada el 19 mayo 1988 y concedida el 5 noviembre 1990; marca comunitaria número 4.393.013 'RALPH LAUREN' solicitada el 12 mayo 2005 e inscrita el 18 mayo 2006; y marca comunitaria número 6.193.759 'POLO EXPLORER' solicitada el 13 agosto 2007 e inscrita el 31 julio 2008.

- LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET CIE:

Marca comunitaria número 3.061.579 'ATTRACTION' solicitada el 5 marzo 2003; marca comunitaria número 3.020.336 'HYPNOSE' solicitada el 24 enero 2003; marca comunitaria número 1.286.897 'MIRACLE' solicitada el 24 agosto 1999; marca comunitaria número 725.473 'Poême' solicitada el 19 enero 1998 y concedida el 3 mayo 2000; marca internacional número 551.543 'TRÉSOR de LANCÔME' solicitada el 23 marzo 1990; marca internacional número 337.433 'Ó DE LANCÔME' solicitada el 19 julio 1967; marca internacional número 157.412 'LANCÔME' solicitada el 12 noviembre 1951; marca comunitaria número 5.405.279 'LANCÒME' solicitada el 20 octubre 2006 y concedida el 18 octubre 2007.

- JEAN CACHAREL:

Marca comunitaria número 5.636.824 'CACHAREL' solicitada el 23 enero 2007.

- YVES SAINT LAURENT PARFUMS:

Marca internacional número 709.250 'BABY DOLL' solicitada el 12 enero 1999 y concedida el 15 abril 1999; marca comunitaria número 4.672.358 'YSL' solicitada el 7 octubre 2005 y concedida el 6 octubre 2006; marca comunitaria número 6.845.622 'YVES SAINT LAURENT' concedida el 6 octubre 2006; marca comunitaria número 8.731.556 'OPIUM YVES SAINT LAURENT' solicitada el 3 diciembre 2009.

- MME PALOMA RUIZ PICASSO:

Marca internacional 501.944 'PALOMA PICASSO' solicitada el 10 de abril de 1986 y concedida el 18 de mayo del mismo año; Marca comunitaria 501.944 'PALOMA PICASSO' solicitada el 13 de septiembre de 1996 y concedida el 14 de octubre de 1998

- PERFUMS GUY LAROCHE, S.A:

Marca internacional 554.479 'DRAKKAR NOIR' solicitada el 2 de mayo de 1990 y concedida el 1 de junio de 1993.; Marca internacional 261.330 'GUY LAROCHE' solicitada el 26 de octubre de 1982

+ Que la parte demandada, al vender en España productos de perfumería distinguidos con las marcas de las demandantes de modo que varios perfumes se encuentran agotados, que no mantiene un stock mínimo, que ofrece poca variedad de productos de una marca y que se contiene la referencia 'perfumes muy baratos', ha infringido el derecho de exclusiva que ostentan las demandantes sobre sus registros marcarios.

+ Que como consecuencia de tales comportamientos, el demandado ha ocasionado daños a las actoras.

B) Condeno a la demandada:

+ A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

+ A pagar a las actoras solidariamente la cantidad que resulte en ejecución de sentencia según los parámetros fijados en el Fundamento Tercero de la presente.

C) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 13 / 5 / 14, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO.-

El GRUPO L'ORÉAL, titular de una pluralidad de marcas comunitarias, nacionales e internacionales con efectos en España, que distinguen productos cosméticos y de perfumería y, de cuya distribución en España también se encarga, deduce en la demanda varias acciones por infracción de aquéllas, fundadas, entre otros, en los artículos 34.2 y 36.2 de la Ley 17/2001, de Marcas (LM) y en los artículos 9 y 13.2 del Reglamento núm. 207/2009, del Consejo , de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria (RMC), pretendiendo la declaración de la infracción de sus marcas y la condena a la cesación de la conducta infractora, a la indemnizacion los daños y perjuicios y a la publicación de la Sentencia en la edición nacional del diario EL PAÍS.

Los hechos sustentadores de tales pretensiones son, extractadamente, que el demandado comercializa on line, a través de la página web www.perfumesyregalos.com, productos de perfumería de dichas marcas sin respetar las exigencias propias del sistema de distribución selectiva empleado por el GRUPO L'ORÉAL para la venta de sus productos, particularmente, que en la misma página web se venden, mezcladamente con los perfumes, productos de gran consumo (como cuchillas de afeitar, textiles o juguetes) y que dichos perfumes tampoco se separan de otros, de diferente calidad o sector.

La sentencia dictada en primera instancia ha estimado la demanda, al considerar, dicho sea muy en síntesis, que la venta efectuada por el demandado de los productos signados con las marcas de la parte actora infringe los derechos derivados de los registros marcarios, en tanto bastantes de esos productos están agotados en la página, no manteniéndose un stock mínimo, ofreciéndose poca variedad de productos y conteniendo referencias a 'perfumes muy baratos'.

Frente a la Sentencia de instancia se ha alzado la otrora demandada, reiterando las alegaciones vertidas en la primera instancia, que serán abordadas en posteriores fundamentos.

SEGUNDO.-

Se plantea por la recurrente, en primer término, una cuestión de índole procesal, cual es que en la primera instancia se acordó indebidamente una diligencia final, consistente en requerir a la parte demandante que aportara al menos tres contratos, o anexos de contrato, firmados con sus distribuidores autorizados, en los que se especificara las condiciones requeridas para proceder a la venta por internet de sus productos. Contra el auto que acordó la diligencia final se interpuso recurso de reposición, que fue desestimado.

Insiste la apelante en las alegaciones que vertió en su día (que la diligencia no encontraba amparo en el art. 435), añadiendo que aunque en la sentencia recurrida se indica que ' la documentación no puede considerarse en principio demasiado relevante', sí que la toma en consideración, por servir de referencia a las condiciones que, de facto, han de observar los distribuidores autorizados para la venta por internet. Actuación que vulnera el art. 24 de la Constitución (derecho a un procedimiento con todas las garantías legales) y ha producido indefensión a la parte.

Lleva razón la parte en que la diligencia final acordada no es respetuosa con el art. 435.2 LEC , que permite que, excepcionalmente, el tribunal pueda acordar, de oficio, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos. Y ello porque, ciertamente, corresponde a la parte actora, en virtud del principio de carga probatoria a que se refiere el art. 217 LEC , la prueba de las circunstancias que exige a sus distribuidores oficiales para la venta de los perfumes por internet, y la aportación documental que permite el auto citado lo que hace, en definitiva, es suplir una omisión probatoria imputable a la actora, con lo que no se daría el presupuesto preciso para acordar la diligencia final consistente en que se trate de circunstancias independientes de la voluntad y diligencia de las partes.

Lo cual no quiere decir que la prueba de los hechos constitutivos de la pretensión de la parte actora no pueda haberse producido por otros medios distintos, que es, en definitiva, lo que se ha razonado en la sentencia apelada.

Entendemos, pues, que se ha producido una infracción procesal en la primera instancia y que la consecuencia ha de ser que la documental aportada en virtud de la improcedente diligencia final no ha de ser tenida en consideración a los efectos resolutorios, ni siquiera como referencia, como se hace en la sentencia recurrida.

TERCERO.-

El recurso de apelación gira en torno a si las concretas condiciones de comercialización on linepor el demandado de los productos denominados 'regulares', sin autorización y en condiciones ajenas a las establecidas para la distribución selectiva de los mismos determinados por la parte actora, permite considerar que concurre la excepción al agotamiento prevista en los artículos 36.2 LM y 13.2 RMC, esto es, existen motivos legítimos que justifican que ésta se oponga a su comercialización. Es decir, la cuestión que se plantea es la relativa a la concurrencia de la excepción al agotamiento del derecho de marca - art 9 y 13 RMC- en relación a la prohibición de comercialización de la marca ajena - art 9 RMC y 34 LM - desde la perspectiva de al función condensadora del prestigio o goodwill y, en particular, si se ve amenazada porque el demandado, por la forma en que usa la marca en su página web destinada a la distribución y venta de productos, entre los que están los del grupo, perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dichas marcas, modificando o alterando el aura y la imagen de prestigio de los productos y la sensación de lujo que emana de ellos, justificativa de un sistema de distribución exclusiva cuyas condiciones no cumple aquél.

Es importante recordar a este respecto que el apartado 2 del artículo 13 del RMC -art 7-2 Directiva- establece que la regla del agotamiento a que se refiere en la regla primera, no es aplicable cuando existen motivos legítimos que justifican que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos que llevan la marca, en particular, cuando el estado de éstos se ha modificado o alterado tras la comercialización.

Varias cuestiones han de ser resaltadas, como antecedentes legales y jurisprudenciales, sobre la cuestión que nos ocupa.

En primer lugar, nos encontramos con productos sujetos a un sistema de selección selectiva vertical. En la sentencia de 14 de octubre del 2008, este Tribunal ya señaló que '... en el mercado de perfumes, con referencia al segmento de lujo, el sistema de distribución selectiva (véanse Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de 29 de diciembre de 1999, de 6 de marzo de 2000 o de 19 de diciembre de 2002) es relativamente normal y se justifica, dice el Tribunal de Defensa de la Competencia para conceder la autorización singular por la necesidad del fabricante de asegurarse el prestigio de una marca, de tal manera que el propio medio de distribución es, en si mismo, parte del valor añadido, pues si se produce una apertura completa del sistema de distribución, se provoca una gran discordancia entre el producto que se pretende ofrecer y el medio a través del cual se realiza.

En resolución de este mismo Tribunal administrativo de fecha 14 de octubre de 1997 , se decía que las cláusulas impuestas en la distribución selectiva contribuirían activamente a revalorizar la marca mediante un mayor servicio al consumidor, señalándose en la Resolución de 19 de diciembre de 2002 que estas obligaciones (las impuestas en el contrato de distribución exclusiva) han de considerarse necesarias y proporcionadas para completar el funcionamiento del sistema, pues estamos ante un caso típico de producto que por su naturaleza (producto de lujo) exige un trato especial por parte de los distribuidores para poder mantener una cierta imagen de marca de prestigio, lo que se hace necesario para que el fabricante pueda controlar que la comercialización se realice de modo que no altere la percepción que el consumidor tiene de la misma'.

Recordemos que, en la actualidad, el establecimiento de un sistema de distribución selectiva no está condicionado a la previa autorización administrativa, como índica el Reglamento (UE) nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101.3 TFUE a determinadas categoría de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DOUE 23/04/2010, L 102) cuyo artículo 1-e) define el sistema de distribución selectiva con los siguientes términos: ' un sistema de distribución por el cual el proveedor se compromete a vender los bienes o servicios contractuales, directa o indirectamente, sólo a distribuidores seleccionados sobre la base de criterios específicos, y los distribuidores se comprometan a no vender tales bienes o servicios a agentes no autorizados en el territorio en el que el proveedor haya decidido aplicar este sistema'. Por tanto, las empresas pueden acordarlo por su propia iniciativa de conformidad con las exigencias normativas.

En segundo término, el TJUE se ha pronunciado sobre la relación entre el agotamiento de los derechos marcarios y la forma de comercialización de los productos, particularmente cuando se trata de productos de ' prestigio o lujo', siendo interesante traer a colación la Sentencia de 4 de noviembre de 1997 : ' 43. Procede señalar, a continuación, que el menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al reenvasado de productos de marca, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización de dichos productos si la presentación de los productos reenvasados puede perjudicar a la reputación de la marca (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 75).

44. De ello se deduce que, cuando un comerciante usa una marca para anunciar la comercialización ulterior de productos que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legítimo interés del titular de la marca en obtener protección contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y el legítimo interés del comerciante en poder vender los productos de que se trata utilizando los métodos publicitarios usuales del ramo.

45. En un caso como el que se plantea en el litigio principal, que se refiere a productos de prestigio y de lujo, el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos.

46. Sin embargo, procede señalar igualmente que el hecho de que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados, no constituye un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular pueda oponerse a dicha publicidad, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputación de la marca.

47. Podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.

48. A la vista de las consideraciones que preceden, procede responder a las cuestiones tercera, cuarta y quinta que el titular de una marca no puede oponerse, invocando el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma.'

También es relevante la STJUE de 23 de abril de 2009 , que se refiere a esta cuestión en los siguientes términos: ' 56. De ello se deduce que, cuando un licenciatario vende productos a un saldista mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia, como la controvertida en el litigio principal, es necesario ponderar, por un lado, el legítimo interés del titular de la marca que ha sido objeto del contrato de licencia en obtener protección contra un saldista que no pertenezca a la red de distribución selectiva que use su marca con fines comerciales de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y, por otro lado, el legítimo interés del comerciante en poder revender los productos de que se trata utilizando los métodos usuales del ramo (véase, por analogía, la sentencia Parfums Christian Dior, antes citada, apartado 44).

57. Por consiguiente, cuando el juez nacional establece que la venta efectuada por el licenciatario a un tercero no permite cuestionar la calidad de los productos de prestigio designados con la marca, de manera que la comercialización de éstos deba considerarse efectuada con el consentimiento del titular de la marca, incumbe a dicho juez apreciar, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, si la comercialización ulterior de los productos de prestigio de la marca efectuada por el tercero utilizando los métodos usuales del ramo, causa un perjuicio a la reputación de esta marca.

58. A este respecto, debe tomarse en consideración, en particular, a los destinatarios de la reventa y, como sugiere el Gobierno francés, las condiciones específicas de comercialización de los productos de prestigio.'

En tercer lugar, este Tribunal Español de Marca Comunitaria ha abordado ya, con anterioridad (en sentencias de 24 de julio , 3 de octubre y 21 de noviembre del 2013 , entre otras) la cuestión relativa a la afectación del prestigio de las marcas de perfume de alta gama, que signan productos cuya distribución es selectiva, con ocasión de su comercialización en Internet. Ya en la sentencia de 14 de octubre del 2008 advertíamos que ' Una distribución selectiva singularmente autorizada este tipo de productos, con cláusulas directamente destinadas al mantenimiento de la imagen y prestigio de la marca y a su constante revalorización, responde desde la perspectiva del más puro derecho marcario, a la función condensadora del goodwill o reputación cuya protección constituye derecho del titular. Y siendo así, su infracción lo constituye de la marca misma porque con ella se recula en la imagen y, por tanto, en una de las funciones de la marca. (...)

Consideramos por tanto existente un principio de legitimidad en la oposición a la comercialización en el sentido del párrafo 2º del artículo 13 RMC cuando se produce el incumplimiento de las cláusulas que el titular de la marca impone en la distribución del producto signado siempre y cuando su desconocimiento y por razón de las particulares condiciones de distribución, ponga en riesgo el goodwill de la marca, entendiendo que ello ocurre en especial, cuando son de tal naturaleza que, por poner en riesgo la competencia en tanto suponen una restricción a las relaciones 'verticales' (entre empresas situadas en fases diferentes del proceso productivo), requieren para evitar su consideración como actos o conductas prohibidas desde la perspectiva del derecho competencial, una autorización expresa y singular de los órganos encargados de su control que se justifica, precisamente, en el mantenimiento de la imagen de la marca.

En sentido negativo diríamos que el titular de la marca puede oponerse legítimamente conforme al apartado 2 del artículo 13 del Reglamento, a la comercialización ulterior de un producto cuya distribución no cumpla las condiciones impuestas por aquél a menos que:

1) Se pruebe con tal oposición una contribución a restringir ilícitamente la competencia.

2) Se pruebe que la comercialización por canal diverso al de la distribución exclusiva no pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular.

3) Que se pruebe que por la modalidad de comercialización, no es posible el cumplir todas o algunas de las condiciones de distribución propuestas por el titular de la marca y que cumpliendo con las factibles, se satisfacen los aspectos básicos según las condiciones de la modalidad de comercialización, a la protección de la marca, sin que en todo caso, la prueba de esta comercialización impeditiva implique que no pueda acreditarse que el revendedor, por la comercialización ejecutada, perjudique la reputación de la marca o la de su titular'.

En las citadas resoluciones manteníamos una serie de criterios, que reiteramos en la presente. Así:

a) Internet no constituye un cauce de por sí pernicioso para la imagen de una marca. De hecho, por ejemplo, el comercio virtual que se realiza a través de la red mejora el servicio propuesto por los distribuidores facilitando la posibilidad de encargar productos a distancia, sin límite de tiempo, con un fácil acceso a la información relativa a los productos y pudiendo comparar precios.

Se comprende por ello que en las Directrices relativas a las restricciones verticales de la Comisión Europea 2010/C 130/01 se reconozca a la red como una ... herramienta muy poderosa para llevar a un mayor y diversidad de clientes que a los que se llegaría utilizando métodos de venta más tradicionales...(parágrafo 52), añadiendo en el mismo apartado dos ideas que han de converger en un ideario básico del comercio actual en tanto reflejan el anverso y el reverso de un sistema que conecta mercado y consumidor, a saber, primero que ... en principio, todos los distribuidores deben poder utilizar Internet para vender productos...y, segundo, que la venta a través de una web ... constituye un modo razonable de permitir a los clientes llegar al distribuidor...

b) Ahora bien, en las citadas Directrices se reconoce un principio de discriminación positiva en la venta a través de la red, no obstante el principio general que ampara a todo distribuidor.

A tal efecto se reconoce explícitamente (parágrafo 54) que ... es posible que el proveedor necesite niveles mínimos de calidad para el uso del sitio Internet con objeto de revender sus bienes, del mismo modo que el proveedor puede necesitar mínimos de calidad para un establecimiento o para vender por catálogo o para publicidad o promoción en general...a cuyos efectos trae a colación, como supuesto más evidente, la distribución selectiva, señalando que ... igualmente, un proveedor podrá exigir a sus distribuidores que utilicen plataformas de terceros para distribuir los productos objeto del contrato, solamente de conformidad con las normas y condiciones acordadas entre el proveedor y sus distribuidores para el uso de Internet por parte de los distribuidores. Por ejemplo, en caso de que la página web del distribuidor esté albergada en una plataforma de un tercero, el proveedor puede exigir que los clientes no entren en la página web a través de una página web con el nombre o logo de la plataforma de la tercera parte ...

c) No existe una necesaria correlación entre la infracción del derecho a la distribución selectiva y el perjuicio marcario porque es dable vulnerar aquél sin que exista perjuicio para la marca, lo que sucedería, por ejemplo, cuando, quien no está autorizado como distribuidor selectivo cumple con los criterios de distribución señalados por el titular.

d) La distribución selectiva basada en criterios cualitativos en el sector de cosméticos de lujo es instrumento que contribuye a cumplir de la función de condensación del prestigio de la marca.

Así, en la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 12 de diciembre 1996, asunto T-19/92 al razonar sobre la motivación de porqué la distribución selectiva constituye requisito legítimo, señala -párrafo 116- que lo es en tanto no se basa tal exigencia en la idea de un comercio especializado para ofrecer prestaciones específicas para productos de gran complejidad, sino más bien en otras consideraciones como son el interés (en este caso del Grupo L? Oreal ), ' ... como fabricante de cosméticos de lujo, en mantener la imagen prestigiosa de su marca y defender el fruto de sus esfuerzos publicitarios... ' y, en segundo lugar, en ' ... la necesidad de defender el «aura de exclusividad y prestigio» con que los consumidores perciben los productos de que se trata, principalmente garantizando una «presentación al público que resalte la especificidad estética o funcional» de los mismos (párrafo segundo del punto II. A. 5) y «un ambiente acorde con el carácter lujoso y selecto de los productos y una presentación conforme a la imagen de la marca'... '.

En esta sentencia se indica que, en el sector de los cosméticos, existe una segmentación entre los cosméticos de lujo y los que no lo son, y esta segmentación responde a necesidades diferentes de los consumidores respecto de los cuales, señala también, cabe apreciar su interés en que no se empañe la imagen de lujo de tales productos en tanto sin ella, dejarían de considerarse productos de lujo.

Una distribución generalizada de estos productos (dice la STPI de 12 de diciembre 1996, asunto T-19/92) en la que el titular no tuviera posibilidad alguna de asegurarse de que sus artículos se venden en condiciones apropiadas, supondría un riesgo de deterioro de la presentación de los productos en el punto de venta, que podría perjudicar a la «imagen de lujo» y por tanto a la naturaleza misma de los productos de que se trata.

e) Los criterios de selección que se imponen en los contratos suscritos con sus distribuidores coadyuvan en la garantía de aquella función marcaria, particularmente en cuanto a la presentación de los productos o atención personalizada.

Así, se produce afectación de las marcas cuando en las páginas web se ofertan los productos de modo esencialmente alfabético, presentando ofertas de diversos productos unidos sin diferenciación (incluso por naturaleza); o, cuando, tratándose de webs destinadas a multiproducto, los productos que comparten espacio en la página no se ajustan a una transferencia de imagen equilibrada y similar, lo que sucede cuando se trata de otros productos que sean ajenos a la naturaleza de aquellos, de inferior calidad; o cuando no hay atención personalizada (la STPI de 12 de diciembre 1996, asunto T-19/92 ya referenciada) expresamente señala que ' ... la presencia en el punto de venta de una persona capaz de asesorar al consumidor o de informarle apropiadamente constituye en principio una exigencia legítima para la venta de cosméticos de lujo, y (añade)... forma parte de una buena presentación de dichos productos'.

En la sentencia de 14 de octubre del 2008 , anteriormente citada, ya dijimos que ordenar los productos '... dentro de cada categoría, por orden alfabético de las marcas, en un planteamiento donde la igualdad se impone sobre cualquier otro criterio previo, no obstante estar previsto en los contratos de distribución autorizados el compromiso del distribuidor de no poner a la venta en sus locales mercancía que sea susceptible de desmerecer, por su proximidad, la imagen de la marca.

En efecto, la equiparación de una marca a otra sin distinción alguna física o inmaterial, supone una igualación negativa de calidad, que afecta de manera objetiva a la imagen de la marca que se pretende salvaguardar precisamente, a través de las normas específicas de distribución consistentes en la separación de productos que desvalorizan la imagen de aquellas. Entendemos que estamos ante una modalidad de concurrencia de motivo legítimo por desvalorización grave de la imagen creada para una marca, que es equivalente a la planteada por el TJCE en el caso Dior cuando afirma en su apartado 47 que podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca El contraste entre la conducta del productor para con su marca en la fijación de normas específicas de comercialización, y la efectiva comercialización on line, ajena a aquellas, conllevaría la afectación negativa de la marca, una mácula que atenta a la reputación de la marca y, por tanto, a una de las funciones específicas de la misma cuya protección corresponde a su titular - art. 9 RMC y 34 LM respecto de las marcas nacionales- que adquiere el derecho de excluir conductas de esta naturaleza incluso respecto de productos para reventa por haber sido previamente dispuestos por el titular de aquella o con su consentimiento -art.13-2 RMC-.'

f) Cuando se incumplen, de la forma antedicha, la forma de venta y exposición de productos de este tipo de marcas, se produce una alteración o modificación del estado de los productos que llevan la marca, vulnerándola y haciendo procedente en tal caso aplicar el apartado 2 del artículo 13 RMC.

CUARTO.-

Veamos cómo se produce la comercialización de los productos señalados con las marcas del GRUPO LOREAL en la página web www.perfumesyregalos.com. Se ha acreditado que, en esta página, por ejemplo, se venden los perfumes de alta gama signados con las marcas de la actora junto a otros de gran consumo (de higiene personal o juguetes); que, en la misma página, aparecen esos perfumes junto con artículos tales como ' llavero con tapones para los oídos, 6'95 €'o 'l lavero metálico Ferrari, 9,95 €' o ' peluche bob esponja'. De otra parte, dentro de las diferentes categorías de perfumes, éstos se ordenan de modo alfabético. En algún caso (productos LANCOME), estaban agotados la mayor parte de los ofertados

En definitiva, no hay un espacio exclusivo para los productos de lujo signados con las marcas de la actora; se mezclan los productos con los de otras marcas, incluso con productos de precio muy inferior, de distinta categoría; no hay publicidad de los productos de la marca, más allá de su fotografía. No existe la atención personalizada.

Llama la atención, de otra parte, que la parte recurrente no haya discutido en su recurso ninguna de las circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia apelada para considerar que se ha producido la infracción marcaria (algunas de ellas, incluso, explicitadas en el fallo, tales como que hay perfumes agotados, que no hay stock mínimo, que ya poca variedad de productos de una misma marca o que la página contiene referencias a 'perfumes muy baratos'), con lo que no impugna la valoracion probatoria efectuada, centrando el debate en que la actora no ha probado (y a ella le correspondía la carga de la prueba, ex art. 217 LEC ) las condiciones específicas de comercialización que impone a sus distribuidores on line.

La parte demandante sí ha aportado, junto a la demanda, numerosos contratos de distribución celebrados con sus distribuidores - minoristas, en los que aparecen las condiciones en que se debe producir la venta de los perfumes: a) presentación adecuada del producto, incluyendo escaparates y respecto de otras marcas, a fin de no desmerecer la imagen de la marca; b) determinada forma de exposición de la publicidad; c) punto de venta físico autorizado de forma expresa con las características que garanticen la imagen y prestigio de la marca; d) rótulo que haga las mismas veces; e) realización de acciones de prospección entre la clientela y apoyo a campañas publicitarias y de promoción; f) mantenimiento de un stock mínimo en punto de venta; g) disponer de las novedades; h) adquisición del producto a un concesionario autorizado en el territorio UE; i) aceptación de las condiciones de venta; j) cualificación profesional en perfumería; k) condiciones de almacenamiento y; l) aceptación de devoluciones y garantía de reembolso íntegro.

Si se observa bien, estas condiciones podrían agruparse en tres categorías; a saber, las meramente cualitativas (que hacen referencia más inmediata a la imagen de la marca a partir de la forma en que es presentado del producto que la porta -a) y b) y d)-), las que hacen referencia a condiciones comerciales de venta, instrumentalizando una determinada 'forma de hacer' vinculada a aquella cualidad (-c), e), h), i) y k)-, y las de servicios, actividades complementarias que diferencian el servicio propio del sector del lujo de otros que no lo son (-f), g), j) y l).

Ya dijo este Tribunal en sentencia de 24 de julio del 2013 que, incluso en ausencia de la concreta determinación de las condiciones de venta de estos productos por Internet, deben de seguir las mismas pautas de calidad que se exigen en la venta fuera de la red, inherentes al sistema de distribución selectiva ante el que nos hallamos. Es decir, sometida la venta fuera de internet a importantes condicionantes (con el propósito de mantener la imagen de prestigio y lujo de estas marcas, que no escatiman en publicidad en que se involucra a notorias figuras del cine y del espectáculo, a nivel mundial), no se entiende que, en la venta por Internet, esas mismas prescripciones puedan ser obviadas de modo absoluto. Desde esta perspectiva, en la venta on line también es posible: ubicar los productos de conformidad con su prestigio; presentar los productos de lujo de modo acorde con dicho prestigio; prestar servicio de asesoramiento virtual y demostración de los productos; disponer de personal cualificado para ello; aceptar devoluciones de productos...

Este Tribunal, en sentencia de 13 de septiembre del 2012 ya razonó que '... los objetivos de los contratos de distribuidor autorizado para los puntos de venta físicos consisten en prestar a los clientes un servicio de venta y post-venta compatible con el aura de prestigio y lujo asociado a las marcas de las actoras, los cuales son también extensibles a la venta on line y exigibles...

Las notas características de esa distribución exclusiva trasladada a la venta on line consistirían en ofrecer la venta de productos de distintas gamas o clases de forma separada, la existencia de un servicio de asesoramiento al cliente, el ofrecimiento de un stock de productos suficiente y permanente con presencia destacada de las novedades y, garantizar a los clientes la devolución de los productos adquiridos.'

En atención a estos antecedentes, estimamos que renace el ius prohibendide las titulares de las marcas al concurrir motivos legítimos que justifican la oposición de aquéllas a la comercialización de los productos en las condiciones en que se efectúa en la página antedicha, en virtud de lo establecido en los artículos 36.2 LM y 13.2 RMC, razón por la que confirmaremos la resolución recurrida en lo que atañe a este motivo impugnatorio.

QUINTO.-

El siguiente motivo de recurso se refiere a la indemnización de daños y perjuicios (condena a pagar la cantidad que, en ejecución de sentencia, resulte de aplicar los parámetros fijados en el fundamento tercero de la sentencia) pues, se alega, se basa en una prueba pericial que finalmente no fue admitida.

Se refiere a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios que en la demanda y en su posterior ampliación se concretaba en los siguientes conceptos formulados subsidiariamente (regalía hipotética, beneficio obtenido por el infractor y el 1% de la cifra de negocio de la actividad infractora), más daño al prestigio.

El criterio principal (sobre el que orbita el recurso de apelación) fue el de la regalía hipotética, 'que incluye un canon inicial y un royalti o canon variable' y cuya cuantificación exacta se dejó de la mano de un informe pericial que no fue admitido en la instancia ni tampoco por este Tribunal, al haberse reiterado su práctica en la apelación. Pese a ello, en los razonamientos contenidos en el fundamento de derecho tercero de la sentencia apelada se efectúan reiteradas remisiones a dicho informe, hasta el punto de reducir (por excesivo) el canon fijo (de 12.000 € a 8.000 €) y considerar 'correctamente computado' el 6 %, cuantificado según la documentación exhibida por las demandadas.

Ciertamente, la valoración probatoria debe descansar en la prueba practicada en el procedimiento, no en la rechazada. Desde esta perspectiva, lleva razón la apelante en que, salvo la mera alegación, no existe medio probatorio alguno que respalde los quantum de canon fijo y variable fijados en la resolución recurrida, sin que este Tribunal, habida cuenta que esta orfandad probatoria es debida a la propia parte actora, entienda adecuada, por voluntarista, la fijación al albur del importe de dichos cánones.

Por tanto, procede dejar sin efecto los parámetros del 8 % y del 6 % establecidos en la resolución recurrida, a la hora de fijar la indemnización de la parte actora.

Como quiera que ninguna alegación se ha vertido en el escrito de oposición para el caso de que se estimara este motivo impugnatorio, y que no se han fijado las bases a tener en cuenta para el cálculo del beneficio obtenido por el infractor, la indemnización ha de quedar limitada al criterio residual del 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados ( art. 43.5 LM ).

SEXTO.-

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

SÉPTIMO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

OCTAVO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con estimación parcialdel recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Alejandro contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 4 de julio del 2013, en los autos de juicio ordinario n.º 840 / 2011, debemos revocar yrevocamos dicha resolución únicamenteen el sentido de dejar sin efecto los parámetros del fundamento de derecho tercero de la misma (canon fijo, 8.000 € y canon variable, 6%) y canon variable, debiendo indemnizarse a la parte actora en la cantidad que corresponda al 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados, manteniendo el resto de la resolución recurrida, sin especial imposición de las costas.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.