Sentencia CIVIL Nº 151/2017, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 544/2016 de 28 de Abril de 2017

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

A CORUÑA

SENTENCIA: 00151/2017

N10250

CAPITAN JUAN VARELA S/N

-

Tfno.: 981182091 Fax: 981182089

MP

N.I.G.15030 47 1 2014 0000871

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000544 /2016

Juzgado de procedencia:XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA

Procedimiento de origen:PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000435 /2014

Recurrente: FORMAZIONA CENTRO DE FORMACION SL

Procurador: MARIA IRENE CABRERA RODRIGUEZ

Abogado: SEBASTIAN RIVERO GALAN

Recurrido: Jacinto , SARARTE, S.L.

Procurador: MONICA VAZQUEZ COUCEIRO, MONICA VAZQUEZ COUCEIRO

Abogado: RAFAEL ARANGUENA SANDE, RAFAEL ARANGUENA SANDE

S E N T E N C I A

Nº 151/17

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION CUARTA

CIVIL-MERCANTIL

ILTMOS. SRS. MAGISTRADOS:

JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG

PABLO GONZÁLEZ CARRERÓ FOJÓN

MARÍA DEL CARMEN VILARIÑO LÓPEZ

En A Coruña, a veintiocho de abril de dos mil diecisiete.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000435 /2014, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000544 /2016, en los que aparece como parte demandante-apelante, FORMAZIONA CENTRO DE FORMACION SL, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA IRENE CABRERA RODRIGUEZ, asistido por el Abogado D. SEBASTIAN RIVERO GALAN, y como parte demandada-apelada, Jacinto , SARARTE, S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MONICA VAZQUEZ COUCEIRO, asistido por el Abogado D. RAFAEL ARANGUENA SANDE, sobre COMPETENCIA DESLEAL.

Antecedentes

PRIMERO.-Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE A CORUÑA de fecha 12-5-16. Su parte dispositiva literalmente dice: ' Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda presentada por la SRA. CABRERA RODRIGUEZ en nombre y representación de la mercantil FORMAZIONA CENTRO DE FORMACIÓN S.L. asistido por el SR. RIVERO Y EL SR. MONTALVO contra la mercantil SARATE S.L. Y DON Jacinto , representados por la SRA. VAZQUEZ COUCEIRO asistidos por el SR. ARANGUENA, a quienes debo absolver y absuelvo, libremente de todos los pedimentos frente a ella aducidos en el escrito rector.

Todo ello con expresa imposición de costas a la parte actora'.

SEGUNDO.-Contra la referida resolución por el demandante se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

TERCERO.-Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. MagistradoD. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG.

Fundamentos

PRIMERO: Del planteamiento del litigio en la alzada.-

Es objeto del presente litigio sometido a consideración judicial en esta alzada, la demanda que es formulada por la entidad actora FORMAZIONA CENTRO DE FORMACIÓN S.L. contra los demandados D. Jacinto y la mercantil titularidad de éste último, como único socio, SARARTE S.L., ejercitándose la acción reivindicatoria sobre la marca FORMAZIONA nº 2554854 y subsidiariamente la nulidad de la referida marca denominativa, ordenando su cancelación en la OEPM, así como del dominio formaz iona.com, postulando igualmente que los demandados han llevado a efecto actos de competencia desleal, ordenando el cese el nombre formaziona, de su utilización como nombre de dominio en internet, en páginas web, cesando en el uso del gráfico y claim formaziona, restitución de material retenido, con los archivos informáticos relativos entre otros a proyectos desarrollados en A Coruña, con condena igualmente a retirar del tráfico económico los rótulos, papel de carta, material publicitario y cualquier otro soporte documental, electrónico o telemático o de cualquiera otra naturaleza que contenga las mencionadas expresiones, así como todo signo que incluya dicho nombre o similar que pueda inducir a asociación o confusión en los consumidores. Y, por último, a que se condene a indemnizar en una cantidad equivalente al 1% del volumen de su negocio, desde el inicio de la actividad y hasta el cese efectivo de los actos desleales, indemnización que se determinará en ejecución de sentencia, todo ello con una indemnización coercitiva de 600 euros desde la sentencia de primera instancia hasta que se produzca el cese definitivo de sus actos desleales.

Seguido el juicio en todos sus trámites, con la oposición de la parte demandada, se dictó sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, que desestimó la demanda, pronunciamiento judicial contra el cual se interpuso por la parte actora el presente recurso de apelación, en el que postula la íntegra estimación de las acciones deducidas.

SEGUNDO: De los hechos declarados probados.-

A los efectos resolutorios de la presente controversia judicializada hemos de partir de los siguientes hechos, que expresamente declaramos probados:

A) El demandado D. Jacinto venía explotando la marca denominada 'formaziona', con la que prestaba servicios de formación y centro de negocios, publicitándose en los diarios La Voz de Galicia, La Opinión y el Ideal Gallego. Consta la publicación de anuncios, al menos, durante el periodo comprendido entre el 24 de octubre al 28 de noviembre de 2003.

B) Con fecha 13 de agosto de 2003, el demandado solicitó en la OEPM el registro de la marca denominativa 'formaziona', para la clase de servicios nº 41: centros de formación, la cual fue publicada el 16 de octubre de 2003, concedida el 11 de febrero de 2004.

C) Con fecha 26 de febrero de 2004, ante el Notario de A Coruña Sr. Pérez Rama, nº 235 de su protocolo, el demandado D. Jacinto y Dª Yolanda , con la que posteriormente contraería matrimonio, constituyen la sociedad mercantil FORMAZIONA CENTRO DE FORMACIÓN, S.L., con un capital social de 30.000 euros, de los que el Sr. Jacinto abona, mediante aportaciones no dinerarias, consistentes en ordenadores y otro material, 18.000 euros y Dª Yolanda 12.000 euros en metálico. Al demandado se le adjudican 1800 participaciones sociales y a la Sra. Yolanda 1200 participaciones sociales, de las 3000 en total en que se dividió el referido capital social. Resultan designados los constituyentes como administradores mancomunados.

El domicilio social se fijó en la C/Temple, nº 28, bajo izquierda en Cambre (A Coruña) y el objeto de la mercantil: la formación y enseñanza, tanto reglada como no reglada, así como la confección, presentación y comercialización de proyectos informativos, señalándose igualmente que 'las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de forma indirecta, mediante la participación de otras sociedades con objeto idéntico o análogo'.

El demandante no aportó a la sociedad su marca recientemente registrada.

C) El 14 de febrero de 2006, en esta ocasión ante el Notario de A Coruña, Sr. Rajoy Feijoo, nº 648 de su protocolo, Dª Yolanda y D. Jacinto constituyen la mercantil RELAZIONA S.L., con un capital social de 3010 euros, constituido por 3010 participaciones sociales de un euro cada una de ellas, aportando cada socio constituyente 1510 euros, adjudicándose el mismo número de participaciones sociales 1510, y designándose como administradores solidarios.

Se fijó el domicilio social en la calle San Luis nº 44, bajo, de A Coruña, y el objeto de la misma: la impartición de formación no reglada, la consultoría de formación, la elaboración de materiales formativos, el alquiler de aulas, alquiler de medios didácticos, diseños de actividades y proyectos formativos, entre otros. Igualmente se determinó que: 'las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de forma indirecta, mediante la participación de otras sociedades con objeto idéntico o análogo'.

D) Ante el Notario de A Coruña Sr. Martínez Sebastián, con fecha 18 de septiembre de 2009, el demandado constituyó la sociedad de responsabilidad limitada unipersonal 'SARARTE S.L.' con un capital social de 3010 euros, dividido en 3010 participaciones sociales de un euro cada una de ellas, designándose como administrador único. El domicilio social en la calle Templarios 8, 2º D) en Culleredo (A Coruña), siendo el objeto social: la organización de viajes y eventos, el desarrollo y comercialización de planes de formación, organización de seminarios y conferencias, desarrollo y comercialización de materiales didácticos, alquiler de medios didácticos, servicios para empresas en materia de recursos humanos.

También se hizo constar que: 'las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de forma indirecta, mediante la participación de otras sociedades con objeto idéntico o análogo'.

E) Así las cosas, mediante escritura pública de 28 de septiembre de 2012, autorizada por el Notario de A Coruña, Sr. García Gil, nº 1607 de su protocolo, Dª Amanda , que cambió su nombre, que era Yolanda , y D. Jacinto , casados bajo el régimen de separación de bienes, venden a D. Balbino y a D. Daniel , las siguientes participaciones que les corresponden con carácter privativo de la mercantil FORMAZIONA CENTRO DE FORMACIÓN S.L.

El Sr. Jacinto vende a D. Balbino 990 participaciones sociales, por la cantidad de 9900 euros, y a D. Balbino 300 participaciones sociales por 3000 euros. A su vez, la Sra. Yolanda vende a D. Daniel 690 participaciones sociales por 6900 euros.

F) Mediante escritura pública de la misma fecha 28 de septiembre de 2012, autorizada por el mismo Notario de A Coruña, Sr. García Gil, nº 1610 de su protocolo, Dª Amanda y D. Jacinto , casados bajo el régimen de separación de bienes, venden a D. Balbino y a D. Daniel , las siguientes participaciones que les corresponden, con carácter privativo, de la mercantil RELAZIONA S.L. de la forma siguiente: el Sr. Jacinto vende a D. Balbino 993 participaciones sociales, por la cantidad de 993 euros, y la Sra. Yolanda a D. Daniel 993 participaciones sociales por 993 euros.

G) Con fecha 2 de mayo de 2014, se celebró Junta General Extraordinaria de la entidad FORMAZIONA CENTRO DE FORMACIÓN S.L., convocada por el administrador único Sr. Jacinto , con el siguiente orden del día: 1º) Rendición de cuentas del Administrador Único, 2º) Cese del Administrador único y nombramiento de nuevo órgano de administración, 3º) Práctica de auditoría sobre el estado de la sociedad; 4º) Traslado del domicilio social, 5º) Redacción del acta, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Sobre la celebración de la referida Junta se levantó acta por el Notario Sr. Pérez Rama nº 489 de su protocolo.

A la misma concurrieron los socios que representaban el 100% del capital social, integrado por:

D. Daniel : 990 participaciones sociales, 33% del capital social.

D. Balbino : 990 participaciones sociales, 33% del capital social.

Dª Amanda : 510 participaciones sociales, que representan el 17% del capital social.

D. Jacinto : 510 participaciones sociales, que representan el 17% del capital social.

En la precitada junta se acordó, con los votos favorables de los Sres. Daniel y Balbino , el cese del administrador único de la mercantil, el Sr. Jacinto , y el nombramiento en su lugar de Dª Lidia , así como la práctica de una auditoría contable, de gestión, de negocio y legal de la sociedad durante el periodo del ejercicio de su cargo por el Sr. Jacinto y el traslado del domicilio social a la calle Conde de Vilches nº 6 de Madrid, sin que ello suponga renuncia a las oficinas actualmente arrendadas por la sociedad en A Coruña, que seguirán en el mismo régimen de arriendo, proponiéndose al administrador cesado que haga entrega en este acto de las llaves de las oficinas de A Coruña, sitas en la C/Oza de los Ríos nº 17 bajo de A Coruña, propiedad del Sr. Jacinto y la Sra. Yolanda .

H) El Sr. Jacinto y su esposa la Sra. Yolanda se negaron, en dicho acto, a entregar las llaves del local de oficinas de FORMAZIONA, al ser de propiedad privada de dichos socios, aunque sí, por buena voluntad, a comunicar a los socios mayoritarios un día para pudieran entrar en la instalación.

Éstos solicitan acudir el mismo día de la Junta para retirar el material de oficina, señalando D. Jacinto que hoy las oficinas están cerradas, le haremos entrega el viernes de la próxima semana a las 12 horas, a lo que se replica que ello no es posible, porque condiciona la viabilidad de la compañía tal y como se venía llevando, representando un gravísimo perjuicio y que, de no ser hoy, rechazan el ofrecimiento de que sea dentro de una semana y se hace reserva expresa de acciones.

I) El 5 de mayo de 2014 Dª Lidia acepta el nombramiento de administradora de FORMAZIONA CENTRO DE FORMACIÓN S.L.

J) Por los cuatro socios de FORMAZIONA S.L. se firmó un documento privado, datado en Madrid el 28 de septiembre de 2012, en el que consta que la mentada mercantil ejerce su actividad en el local, sito en la C/Oza de los Ríos nº 17 bajo (A Coruña), que ocupa en régimen de arrendamiento, siendo la renta actual 1500 euros (más el IVA), cantidad que abona mensualmente a los propietarios D. Jacinto y Dª Yolanda . Las partes acuerdan que PROMOZIONA continuará en el arrendamiento, durante el plazo de 3 años, renovables automáticamente por la expresada renta, y que, en un plazo de un mes, las partes firmarán el contrato de arrendamiento en el que fijen las condiciones del mismo. Este último contrato no consta haya sido suscrito. Se quejan los dueños del local que no se les abonaba suma alguna por la utilización del mismo por la demandante.

K) Con fecha 25 de noviembre de 2014, se dictó sentencia por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de A Coruña , en los autos de interdicto de recobrar la posesión, nº 518/2014, seguidos en rebeldía de los codemandados D. Jacinto y Dª Yolanda , en la que se acordó la reposición de FORMAZIONA CENTRO DE FORMACIÓN S.L. en la posesión del local, sito en la calle Oza de los Ríos nº 17 bajo, cesando en los actos de perturbación y despojo. Desconocemos si la sentencia se llegó a ejecutar.

L) La entidad demandada utilizaba la herramienta FORMAZIONA CENTRO DE FORMACION S.L. realizada por Microsoft, de nombre Office 365, que proporciona servicios de gestión de correo electrónico corporativo y gestión documental, entre otros. La gestión documental permite almacenar los documentos de la empresa con distintos niveles de permisos y acceder a ellos desde cualquier ordenador con conexión a internet, la mentada herramienta tiene varias medidas de seguridad, una de ellas es un registro de elementos eliminados denominado 'papelera de reciclaje', que mantiene temporalmente los elementos eliminados por los usuarios, con el fin de poder realizar una recuperación de los mismos en caso de borrado accidental. Un importante número de archivos fueron borrados de su ubicación dentro de la herramienta Office 365 por los usuarios Dª Delia , que trabajó posteriormente para el demandado, y por D. Jacinto . Al consultar la papelera de reciclaje a nivel administrador se determinó, por técnico de la entidad DATACRONOS INFORMÁTICA S.L. de Madrid, el registro de tales ficheros, que habían sido borrados fundamentalmente los días 7 y 13 de marzo de 2014.

LL) En el año 2006, el titular de la marca FORMAZIONA, el Sr. Jacinto , se puso en contacto con D. Javier , para la realización de la página web y el registro del dominio formaziona.es; no obstante lo cual, el dominio figuró inscrito a nombre del Sr. Javier . El 10 de marzo de 2014, el Sr. Jacinto solicita y le es concedido el dominio formaziona.com. Por su parte, los Sres. Balbino y Daniel se ponen en contacto con el Sr. Javier , produciéndose el cambio de titularidad del dominio 'formaziona.es' a principios de abril de 2014.

M) Según informan los socios mayoritarios, en el mes de diciembre de 2014, se disuelve la sociedad actora, que se encuentra en fase de liquidación, de lo que carecemos de justificación documental.

N) El Sr. Jacinto solicitó la renovación de la marca de su propiedad 'formaziona', el 9 de marzo de 2014, siendo la concesión de renovación el 8 de abril y publicándose el 14 de abril de dicho año.

Ñ) Mediante burofax de 27 de junio de 2014 el Sr. Jacinto requiere a la entidad actora para que deja de utilizar la marca de su propiedad 'formaziona'

O) La demanda se presenta el 14 de octubre de 2014, correspondiendo su conocimiento al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña.

TERCERO: Sobre las facultades valorativas de este Tribunal en segunda instancia.

Hemos de rechazar el óbice procesal, opuesto por la representación jurídica de la parte apelada, a través del cual se pretende hurtar a este tribunal de apelación sus facultades fiscalizadoras de la primera instancia, en lo concerniente a la valoración probatoria llevada a efecto por el juez a quo. Argumento que, desde luego, no podemos aceptar.

Ello es así dado que el ámbito legítimo de las facultades revisoras de la apelación se delimita, en el apartado XIII de la Exposición de Motivos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que señala al respecto que: 'la apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la resolución apelada'.

Es necesario señalar, por consiguiente, que la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia no vincula a este Tribunal, que es soberano para valorar la prueba practicada, y, por lo tanto, apreciarla, de forma divergente o coincidente, a la efectuada por la jueza a quo, sin limitación valorativa alguna; y sin que quepa, por consiguiente, confundir las facultades que corresponden a los Tribunales de segunda instancia, con las dimanantes de la resolución de recursos extraordinarios como el de casación.

En este sentido, la STS de 22 de noviembre de 2012 advierte que: 'la parte recurrente confunde la doctrina emanada de este Tribunal Supremo para el recurso de casación, pretendiendo ajustarla al recurso de apelación, cuando éste no es un recurso extraordinario sino ordinario que permite una plena 'cognitio' de la Audiencia Provincial con competencias plenas en la valoración de la prueba ( STS del 21 de Diciembre del 2009, recurso: 1834/2005 )'.

La apelación se configura pues como una 'revisio prioris instantiae' o revisión de la primera instancia, que atribuye al tribunal de la segunda, el control de lo actuado en la primera, con plenitud de cognición, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti), como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), y, en este sentido, podemos citar las SSTS de 15 de junio y 15 de diciembre de 2010 , 7 de enero y 14 de junio de 2011 , 15 de febrero , 11 de julio y 2 de noviembre de 2012 o 734/2015 , de 30 de diciembre, entre otras muchas.

En definitiva, como señala la STS de 21 de diciembre de 2009 : 'el órgano judicial de apelación se encuentra, respecto de los puntos o cuestiones sometidas a su decisión por las partes, en la misma posición en que se había encontrado el de la primera instancia'.

Lo que reitera la STS de 13 de septiembre de 2013 , con cita de las SSTS 1163/2001, de 7 diciembre y la STC 212/2000, de 18 septiembre . Los únicos límites del Tribunal ad quem son los que dimanan del principio prohibitivo de la «reformatio in peius» y de los pronunciamientos que las partes hubieran consentido ( SSTS de 19-11-1991 , 13-5-1992 , 4-6-1993 , 25- 3-1994, 14-3- 1995 , 11-3-2000 y 18 de octubre de 2011 ).

O dicho en palabras de la STS 746/2015, de 22 de diciembre : 'En nuestro sistema procesal el juicio de segunda instancia es pleno y en él la comprobación que la Audiencia Provincial hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido por el Juez de Primera Instancia es una comprobación del resultado alcanzado, en la que no están limitados los poderes del tribunal revisor en relación con los del Juez de Primera Instancia'.

Más recientemente SSTS 269/2016, de 22 de abril y 676/2016, de 16 de noviembre , se expresan, como no podía ser de otra forma, en el mismo sentido.

CUARTO: Sobre la acción reivindicatoria de la marca denominativa 'formaziona'.-

El presente motivo de apelación no es susceptible de ser acogido, toda vez que no concurren para ello los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para su prosperabilidad en función de las razones que pasamos a exponer.

4.1 Consideraciones generales sobre la acción ejercitada.-

Es principio esencial de nuestra legislación sobre signos distintivos el derivado del art. 2.1 de la LMLegislación citadaLM art. 2.1, según el cual: 'El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley', o lo que es lo mismo que el derecho sobre la marca nace con su registro.

Consecuencia de lo expuesto es que el titular de una marca que la usa en el mercado sin registrarla corre el riesgo de que, si aquélla no es notoria y un tercero de buena fe la registra por su cuenta, se vea privado de los derechos a su aprovechamiento.

No obstante lo cual, el art. 2.2 de la vigente LMLegislación citadaLM art. 2.2 posibilita su reivindicación por parte de su titular extra registral, aunque la misma no sea notoria o renombrada, cuando su inscripción se ha solicitado o llevado a efecto por un tercero con fraude de derechos o con violación de una obligación legal o contractual, siempre que la misma se ejercite dentro del plazo establecido en el mentado precepto, y sin perjuicio, en su caso, de la acción de nulidad del art. 51.1 b) de la mentada Disposición GeneralLegislación citadaLM art. 51.1.b de naturaleza imprescriptible, sin que plantee mayores problemas jurídicos la acumulación eventual propia de ambas clases de acciones.

Los supuestos de legítima reivindicación no están legalmente tipificados, constituyen una relación abierta y casuística, siendo, sin embargo, paradigmáticas las inscripciones solicitadas o llevadas a efecto por los trabajadores o socios de la empresa o entidad que viene explotando la marca litigiosa, o por quien es contratado para diseñarla, o por el agente o representante del titular de la misma, o, en fin, las marcas especulativas o de bloqueo, con finalidad meramente obstruccionista, entre otros casos que la realidad de la vida nos ofrece, condicionados claro está, en su viabilidad jurídica, al acreditamiento del requerido fraude o violación de una obligación legal o contractual.

Son, en definitiva, supuestos en los que la inscripción se lleva a efecto, para obtener un ilícito aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en vez de interesar permisos o adquirir licencias de explotación del legítimo dueño y usuario de la marca, expropiándole, en definitiva, su valor económico sin indemnización alguna, y privándole además de continuar utilizándola como signo distintivo en sus productos o servicios con el valor adicional que trae consigo.

Por su parte, la jurisprudencia de la que son expresión las SSTS 391/2013, de 14 de junio y 70/2017, de 8 de febrero , ha declarado que el presupuesto previsto en el art. 2.2 de la LM , para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), no queda reducido a «supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca)», sino que alcanza también a supuestos «de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como 'registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto'».

Por supuesto recaerá sobre la entidad actora, como elementos constitutivos de la acción ejercitada, la carga de la prueba (art. 217 de la LECLegislación citadaLEC art. 217) de los derechos sobre la marca y la deslealtad de la actuación del solicitante, pues la buena fe se presume siempre.

4.2 La valoración de las circunstancias concurrentes determinan la desestimación de esta acción.-

Pues bien, independientemente de que la presente acción estaría caducada, como con acierto razona la sentencia apelada, tampoco existe fundamento alguno para justificar su procedencia, si tenemos en cuenta que la marca litigiosa 'formaziona' es de titularidad exclusiva de D. Jacinto , el cual ya venía explotándola, con anterioridad a la constitución, por su parte, de la mercantil FOMAZIONA CENTRO DE FORMACIÓN S.L, como resulta de las circunstancias fácticas expuestas en la declaración de hechos probados de esta sentencia.

En efecto, cuando se constituye la mentada mercantil el demandado Sr. Jacinto no aporta la referida marca al patrimonio social, desde luego no figura como aportación no dineraria, en la escritura pública constitutiva de dicha sociedad, pese a realizarse por el Sr. Jacinto aportaciones de tal clase.

Tampoco al proceder a la venta de la mayoría de las participaciones sociales de FOMAZIONA CENTRO DE FORMACIÓN S.L., unos ocho años después de su constitución, por el Sr. Jacinto y su mujer, la Sra. Aida , a los Sres. Balbino y Daniel , ninguna referencia se hace a la transmisión de la marca, sino que su titular, el Sr. Jacinto , venía permitiendo graciosamente su utilización, como igualmente lo hacían las otras mercantiles, que había fundado como RELAZIONA S.L. y SAGARTE S.L.

Antes de su registro, por lo tanto, la entidad actora no venía utilizando extra registralmente la marca formaziona, sino que lo sucedido fue todo lo contrario; esto es que era el Sr. Jacinto quien previamente la venía usando y quien con posterioridad la registra a su nombre en la OEPM, y sólo ulteriormente funda la mercantil FORMAZIONA S.L.; por lo que no existen los más elementales requisitos para dar por justificados los presupuestos normativos de la acción reivindicatoria formulada. Ni podemos ver, por consiguiente, atisbo alguno de mala fe o de intención fraudulenta en su proceder.

QUINTO: Sobre la acción de nulidad por actuación de mala fe al presentar la solicitud de inscripción de la marca en la OEPM.-

Tampoco resulta procedente la estimación del presente causal de apelación formulado por la parte demandante con fundamento en las consideraciones siguientes.

5.1 Breves consideraciones generales sobre la nulidad del registro de la marca por la concurrencia de mala fe.-

Por otra parte, conforme al art. 51.1 b) de la LMLegislación citadaLM art. 51.1.b, el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: 'Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe'.

Esta norma concebida como meramente facultativa para los Estados miembros, en la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE , quedó incorporada en el mentado precepto por la vigente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, como destaca entre otras la STS de 5 de septiembre de 2013Jurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 05/09/2013 (rec. 1679/2011 )Nulidad de la marca por mala fe en su solicitud en el registro.. De modo que, como precisa la STS 815/2012, de 16 de eneroJurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 16/01/2012 (rec. 2243/2008 )Nulidad de la marca por mala fe en su solicitud en el registro., constituye una novedad en nuestro sistema marcario.

Se configura esta causa de nulidad como cláusula de cierre del sistema, con las dificultades aplicativas derivadas de la utilización de un concepto jurídico indeterminado, como es la mala fe, dentro de la cual encajarían las actuaciones ilegítimas o desleales con trascendencia jurídica, reputadas socialmente como incorrectas en el tráfico mercantil y con inclusión de las conductas fraudulentas.

Como nos enseña la STS 414/2011, de 22 de junioJurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 22/06/2011 (rec. 552/2008 )Nulidad de la marca por mala fe en su solicitud en el registro., esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula de cierre del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no sólo a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible -en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembreJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 23-11-2010 (rec. 1296/2007 ) y 462/2009, de 30 de junioJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil , Sección 1ª, 30-06-2009 (rec. 1147/2002 ), ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -Legislación citadaLM art. 3.2.

Pero la mala fe puede ser examinada no sólo desde una perspectiva objetiva, sino también subjetiva, conforme a ésta última violaría las normas del comportamiento civiliter, quien solicita la inscripción de una marca a sabiendas de que la misma ya se usa para la comercialización de productos idénticos o similares de un competidor, con la finalidad de aprovecharse de su consolidación en el mercado, buscando además la prohibición al usuario de continuar su explotación. Desde un punto de vista objetivo, existirá mala fe en los casos en que se oculten datos o se aporten otros inexactos o falsos a la OEPM con la finalidad de obtener la inscripción.

La resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000 (caso Trillium) señala que: 'Conceptualmente la mala fe puede entenderse como una intención deshonesta. Ello implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud'.

5.2 La valoración de las circunstancias concurrentes motivan igualmente la desestimación de tal acción.-

Pues bien, en modo alguno, podemos apreciar la concurrencia de la invocada causa de nulidad, dado que el actor no pretendió, al proceder al registro de su marca, usurpar una marca extra registral de un competidor, aprovechándose del prestigio que la misma había adquirido en el mercado mediante un comportamiento desleal y fraudulento, sino que, por el contrario, bajo el signo 'formazione', creado por el Sr. Jacinto , era con el que éste venía actuando en el tráfico jurídico explotando un centro de formación, y al que procedió ulteriormente a darle la protección que le brinda el derecho marcario, mediante su registro en la OEPM, lo que conforma una conducta perfectamente lícita y amparada en derecho, que de ninguna manera puede reputarse como constitutiva de la vedada mala fe, cuyos supuestos típicos no concurren.

De nuevo nos remitimos a la sucesión de los hechos declarados probados obrantes en el fundamento de derecho segundo de esta sentencia, resultado de la prueba documental, no impugnada, aportada por los litigantes.

Hemos de señalar igualmente que tampoco nos encontramos ante un caso en que el demandado Sr. Jacinto hubiera procedido a la cesión de su marca a la actora FORMAZIONA CENTRO DE FORMACIÓN S.L. La circunstancia de que dicho demandado permitiera explotar la marca formaziona a la mercantil recurrente no implica que hubiera transmitido su propiedad.

Por consiguiente, tal circunstancia no le priva de sus derechos sobre la misma, ni constituye acto jurídico del que resulte su enajenación a la demandada, al tiempo de transmitir la mayoría de las participaciones sociales de la mercantil FORMAZIONA S.L. No se ha aportado ningún negocio jurídico traslativo sobre la propiedad de la marca litigiosa, que amparase la posición jurídica sostenida por la parte apelante. Ni la marca forma parte de patrimonio de dicha mercantil.

En efecto, al constituirse la entidad FORMAZIONA S.L., el Sr. Jacinto no incorpora la marca de su titularidad al capital social como aportación no dineraria, como si hace con otros bienes, tal y como figuran en la escritura pública de constitución de aquélla mercantil, ni tampoco la transmite ulteriormente a la actora mediante concreto acto jurídico hábil al efecto..

SEXTO: La complementariedad relativa entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia desleal.-

La determinación de si la parte demandada vulnero la normativa de competencia desleal exige partir de los condicionantes relativos a la compatibilidad con la protección dispensada por el derecho marcario al titular registral de la misma.

6.1 Breves consideraciones de partida.-

Es doctrina de nuestro más Alto Tribunal, cuando se trata de compatibilizar los derechos de exclusiva de propiedad industrial con la normativa de la competencia desleal ( SSTS 586/2012, de 17 de octubre , 95/2014, de 11 de marzo , 450/2015, de 2 de septiembre y 94/2017, de 15 de febrero ), la que considera que la mera infracción de los derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal, ni tampoco guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niegue la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, con lo que la problemática jurídica se reconduce a la determinación de los casos en los que la protección que otorga la propiedad industrial debe complementarse con el sometimiento a la Ley de Competencia Desleal.

Pues bien, con tal finalidad de delimitación de los ámbitos protectores de tales leyes, se expresa la STS 450/2015, de 2 de septiembre , que ratifica la más reciente 94/2017, de 15 de febrero , cuando establece:

'De una parte no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspecto o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otras, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de remedios que en el caso se solicitan no entraña contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe, por esta vía, es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que está expresamente admitido ( STS 95/2014, de 11 de marzo )'.

6.2 Aplicación de tal doctrina al caso presente.-

Por consiguiente, sería una contradicción sistemática, que se le achacara al titular de la marca la realización, como actuaciones anticoncurrenciales, de conductas específicas ínsitas en la propia explotación de la misma en el mercado, que corresponden en exclusiva al titular marcario, lo que determina que deba desestimarse la demanda de competencia desleal, que postula la condena de los demandados a cesar en el uso de la marca FORMAZIONA para distinguir productos y servicios comercializados por FORMAZIONA Centro de Formación S.L. o del gráfico formaziona, que fue elaborado precisamente como distintivo de la marca del demandado, y otros similares, cuando se trata de pedimentos específicos de la protección marcaria, que corresponden al demandado y no a la parte actora como hemos venido razonando, pues es el registro de la marca el que confiere a su titular el derecho exclusivo a usarla en el tráfico jurídico y a prohibir que terceros sin su consentimiento utilicen un signo idéntico para productos o servicios idénticos o que el uso implique un riesgo de confusión en el público en los términos del art. 34 de la Ley de Marcas .

Es decir, que a través de la demanda deducida se pretende, por parte de quien no es titular de la marca, que el dueño de la misma ejercite sus derechos marcarios, invirtiendo el más elemental orden de las cosas.

Incluso, con respecto al uso compartido de una marca, la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal de Justica CEE de 13 de septiembre de 2013 , resolviendo una cuestión prejudicial señaló que: 'El artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, se opone a que el titular de determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas, y que ya no lo consiente, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero'.,

En relación con el nombre de dominio formaziona.es lo contrató el Sr. Jacinto con el Sr. Javier en el año 2006, sin que conste lo hiciera a nombre de la mercantil actora, en ese momento de su titularidad. En cualquier caso, era el demandado el único que, como titular de la marca, podía autorizar la utilización en el tráfico jurídico del precitado dominio.

El Sr. Javier puso a su nombre el dominio, tratándose de una titularidad más formal que real, pues fue contratado como simple administrador y gestor del mismo, como así declaró vía exhorto. Es el Sr. Jacinto quien primero registra el nombre de dominio formaziona.com y posteriormente los Sres. Balbino y Daniel quienes trasladándose a Burgos consiguen que, en el mes de abril de 2014, el Sr. Javier transfiera a la sociedad actora dicho nombre de dominio.

Por otra parte, el art. 34.3 e) de la LM atribuye expresamente al titular de la marca la facultad de prohibir 'usar el signo en la redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio'.

Se habla de denigración de la actora, pero de mera referencia, según versiones de los socios mayoritarios de la demandante. Desde luego la petición de información de la carta obrante al folio 350 no la constituye.

En otro orden de cosas, es doctrina jurisprudencial reiterada la que señala ( SSTS de 11 y 29 de octubre de 1999 , 1 de abril de 2002 , 26 de julio de 2004 , 28 de septiembre de 2005 , 14 de marzo y 23 de mayo de 2003 , 3 de julio de 2008 y 16 de junio de 2009 entre otras) que el simple trasvase de trabajadores, individualmente o en grupo, a otra empresa, que se funda o ya en funcionamiento, con la misma actividad industrial o comercial, no es por sí solo suficiente para generar un ilícito de competencia desleal.

No se dan pues los supuestos reseñados en las SSTS de 23 de mayo de 2007 y 11 de marzo de 2009 , que enunciaban los criterios que permitían apreciar competencia desleal en casos de captación de los trabajadores de una empresa por otra, cuales son: primero, inestabilidad económica de la empresa demandante cronológicamente coincidente con la incorporación de sus trabajadores a la empresa demandada; y segundo, carácter masivo de la contratación por ésta de los trabajadores de aquélla. Además, del elemento subjetivo o intencional del ilícito concurrencial de crear severas dificultades a un competidor, poniéndole al borde de la extinción, situación de crisis económica o grave disminución de su operatividad.

Tampoco nos encontramos ante un supuesto -desde luego no demostrado por la actora que corre con la carga de la prueba- de captación ilícita de clientela y sucesivo aprovechamiento torticero de la misma ( SSTS de 19 de abril de 2002 , 3 de julio de 2006 , 14 de marzo , 8 de octubre de 2007 y 8 de junio de 2009 ). No se especifica de qué clientes se ha visto privada. No se aportan las cuentas de la demandante para ver la incidencia de tal circunstancia en sus resultados económicos.

Por todo ello, en este extremo, igualmente debemos desestimar el recurso de apelación interpuesto.

Siendo así las como así son, tal colisión de derechos ha de dilucidarse a favor del demandado, quien no realiza acto alguno de competencia desleal por el uso del nuevo nombre de dominio formaziona.com., ni por la utilización en el tráfico jurídico de una marca de la que es titular registral.

SÉPTIMO: La cláusula general del art. 4 de la Ley de Competencia Desleal .-

7.1 Determinación del ámbito normativo del mentado precepto.-

En relación con la alegación de violación del art. 4 de la mentada Disposición General, anterior artículo 5, que bajo la rúbrica 'Cláusula general', establece que 'se reputa desleal todo comportamiento que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe', su contenido fue objeto de análisis entre otras por la STS de 15 de diciembre de 2008 , y con posterioridad por las SSTS 395/2013, de 9 de junio , ratificada por la más reciente 64/2017, de 2 de febrero , al señalar que la jurisprudencia:

Este precepto 'no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 19/2011, de 11 de febrero ), sino que 'tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , 311/2007, de 23 de marzo , y 1032/2007, de 8 de octubre ). Consiguientemente, 'esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 48/2012, de 21 de febrero ). Pero sin que ello pueda 'servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas' ( Sentencias 635/2009, de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre )'.

7.2 Su aplicación al caso presente.-

Pues bien, considera el Tribunal que la parte demandada actuó con deslealtad, cuando por el demandado, tras ser cesado como administrador único de la mercantil FORMAZIONA CENTRO DE FORMACIÓN S.L., de la que era socio junto con su esposa, -aunque no le podemos reprochar que usase en el mercado la marca de su propiedad o que se dedicase a la misma actividad de formación- privó a la entidad actora de la ocupación de las instalaciones que venía utilizando, con el argumento de que el local era de su propiedad privativa, negándose incluso a que retirasen el material de la misma, entorpeciendo con ello de forma manifiesta el desarrollo de su actividad en el mercado, y máxime cuando el demandado se iba a dedicar a la misma actividad en el mismo local consu entidad SAGARTE S.L.. Incluso fueron condenados el demandado y su esposa en un interdicto a reponer la posesión del local.

Pues bien, en este caso, sí consideramos infringida la Ley de Competencia Desleal, sin que podamos separar la conducta del Sr. Jacinto y de su sociedad unipersonal SAGARTE S.L.

7.3 Sobre las consecuencias jurídicas de la vulneración de tal precepto.-

Es cierto que desconocemos datos importantes para valorar las consecuencias de tal conducta. Se produjo un borrado de archivos, pero no se acreditó a que se refería dicha información, ni si la misma fue aprovechada por la parte demandada o si se trataba de archivos a los que igualmente tenía acceso la entidad actora mediante su recuperación a través del administrador del sistema -ver acta notarial levantada al respecto- o incluso si existían al respecto copias de seguridad.

Carecemos de prueba de la posible usurpación de clientes de FORMAZIONA CENTRO DE FORMACIÓN S.L. por parte del Sr. Jacinto y de su sociedad unipersonal SAGARTE S.L., de manera que se aprovechara de los contratos previamente celebrados con aquélla. Ningún ejemplo concreto se nos dio al respecto. No se nos aportó ningún dato contable de la pérdida de beneficios de la actora como consecuencia del cierre de sus oficinas de A Coruña, lo que no podemos presumir.

No cabe acudir para la determinación de la indemnización procedente a lo dispuesto en el art. 43 apartado 5 de la LM que, precepto cuya finalidad radica en auxiliar al titular de la marca infringida, otorgándole una indemnización en todo caso equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Y ello por las razones siguientes. En primer lugar, porque se trata de un precepto que no existe en la Ley de Competencia Desleal, ni concurren razones para su aplicación analógica por falta de identidad de razón; en segundo lugar, porque los demandados tenían derecho a concurrir en el mercado utilizando la marca 'formaziona' de la que era titular el Sr. Jacinto , y que, por lo tanto, podía utilizar lícitamente en el tráfico jurídico, tanto él como su sociedad unipersonal SAGARTE S.L., con lo que los beneficios obtenidos realmente le correspondían por emanar del ejercicio lícito de su aprovechamiento en el mercado; en tercer lugar, porque la determinación de la existencia del daño y perjuicio no se presume, y deberá de probarse en la fase declarativa del proceso, sin que quepa su fijación para el trance de ejecución sentencia, lo que veda el art. 219 de la LEC ; y, por último, porque el daño resarcible derivaría no de la comercialización de la marca formaziona -insistimos- sino del bloqueo de la actividad de la actora, en A Coruña, por la imposibilidad de acceder al local en el que venía prestando sus servicios.

Pues bien, en relación con tal acto anticoncurrencial, no se practicó prueba alguna del daño emergente o lucro cesante sufrido, ni de su cuantificación. No se interesaron diligencias preliminares, ni se aportó información contable de las partes. Carecemos pues de base para acordar una indemnización como la postulada.

La reposición del local se acordó en un proceso interdictal, sin que se nos haya aportado prueba alguna de la situación de la ejecutoria. Lo que sí procede es la devolución de los bienes de la entidad actora depositados en el local de Oza, al no haber justificado la parte demandada la devolución de los mismos, ni forma parte su restitución de pronunciamiento específico contemplado en la sentencia interdictal, local que posteriormente ocupó, sin solución de continuidad, con su sociedad SAGARTE S.L.

No cabe tampoco la fijación de multas coercitivas que procederían en su caso en el supuesto de que se cumpliese la ejecutoria.

OCTAVO: Sobre las costas procesales.-

La estimación parcial de la demanda unido a las circunstancias fácticas concurrentes conducen a que no proceda la imposición de las costas procesales de ambas instancias ( arts. 394 y 398 LEC ).

Fallo

Con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto, debemos revocar la sentencia recurrida dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, en el único sentido de declarar que los demandados infringieron la ley de competencia desleal al privar ilícitamente a la entidad actora del uso de sus instalaciones existentes en A Coruña, debiendo devolver los bienes de la actora que existían en el local de la calle Oza de los Ríos nº 17 bajo de A Coruña, todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas de ambas instancias.

Se decreta la devolución del depósito constituido para recurrir.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo, a interponer en el plazo de veinte días ante esta sección 4ª de la Audiencia Provincial, y, en su caso, extraordinario por infracción procesal.

Y al Juzgado de procedencia, líbrese la certificación correspondiente con devolución de los autos que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Srs. Magistrados que la firman y leída en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.