Sentencia CIVIL Nº 151/2018, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 346/2017 de 27 de Marzo de 2018

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 346 (U-32) 17
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 814/15
JUZGADO de Marca de la Unión nº 2 Alicante
SENTENCIA Nº 151/18
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a veintisiete de marzo de dos mil dieciocho
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la
Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario
sobre infracción de marca europea y diseños nacionales, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil
número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 814/15, y de los que
conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, la mercantil Bellablue
Importación y Explotación, representada en este Tribunal por el Procurador Dª. María Carmen Baeza Ripoll y
dirigida por el Letrado Dª. María Ana Sanchíz Garrote; y como parte apelada la mercantil demandante, S. Tous
S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Amanda Tormo Moratalla y dirigida por el Letrado
D. David Gómez-Sánchez, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca de la Unión número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 814/15, dictó Sentencia con fecha 24 de abril de 2017 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ' Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil S. Tous S.L., contra la mercantil Bellablue Importación y Exportación S.L., y en consecuencia: a) declaro que la demandada mediante la comercialización de los productos intervenidos el 5 de dicieembre de 2008, en total hasta 5.953 piezas de bisutería entre anillos, colgantes, pares de pendientes y pulseras y que dieron lugar a la incoación de Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado nº 6265/2008 por parte del Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid, ha infringido la marca de la Unión Europea nº 1.755.636 y 3.236.619 y el diseño español registrado nº 135.127 titularidad de S.Tous S.L. B) condeno a la demandada -a estar y pasar por la anterior declaración y a la abstención en el futuro de fabricar, distribuir, y/o comercializar, y/o almacenar para tales fines, sea a través de cualquier medio posible, productos idénticos a los referidos. - a indemnizar a las actoras en concepto de infraccion de los derechos de Propiedad Industrial en concepto de daños y perjuicios en la cantidad de cienco once mil seiscientos veinticinco euros y veinticinco céntimos (111.625,25 €). - a pagar las costas del procedimiento. '.

Solicitada aclaración por la actora, en fecha 12 de mayo de 2017 se dictó por el Tribunal de Instancia Auto cuya parte dispositiva es del tenor siguiente: ' Que debo estimar y estimo la aclaración solicitada doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil S. Tous S.L., frente a la sentencia de 24 de abril de 2017 , de tal manera que se sustituye en el Fallo de la misma: 'A estar y pasar por la anterior declaración y a la abstención en el futuro de fabricar, distribuir, y/o comercializar, y/o almacenar para tales fines, sea a través de cualquier medio posible, productos idénticos a los referidos ' por ' A estar y pasar por la anterior declaración y a la abstención en el futuro de fabricar, distribuir, y/o comercializar, y/o almacenar para tales fines, sea a través de cualquier medio posible, productos idénticos a los referidos, así como a la destrucción de los que se encuentren en su poder o se devuelvan a la misma y que consten en el Procedimiento Abreviado 1086/2014, que concluyó con sentencia del Juzgado de lo Penal nº 15 de Madrid de 12 de febrero de 2014 ratificada por SAP Madrid Sección 7ª de 19 de mayo de 2015 . '.



SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 4 de julio de 2017 donde fue formado el Rollo número 346/U-32/17 en el que se señaló para deliberación, votación y fallo el día 25 de octubre de 2017. Acordada la suspensión para trámite por falta de competencai objetiva de la acción acumulada por infracción de diseño nacional, por Auto de 27 de noviembre de 2017 se acordó lo siguiente: ' Declarar la falta de competencia objetiva del Tribunal de Instancia y de este Tribunal para conocer de las acciones deducidas en base a los diseños nacionales registrados y de los que son titular la actora números 135127 y 149837, declarando la nulidad de pleno derecho todo lo actuado en relación a dichas acciones, dejando en consecuencia sin efecto los pronunciamientos de ellas derivados, pero exclusivamente, tales pronunciamientos, manteniendo la validez de cuando se ha actuado en relación a las marcas de la Unión Europea, pudiendo el demandante deducir las acciones derivadas de la titularidad de los registros de diseños nacionales ante el Juzgado de lo mercantil competente por razón del territorio que esté en sede de Tribunal Superior de Justicia de CCAA. '.

Notificada dicha resolución, se ha señalado para deliberación, votación y fallo en relación a las acciones por infracción de marcas de la unión el día 21 de marzo de 2018, en que ha tenido lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- Estima la Sentencia de instancia la demanda deducida por la mercantil S. Tous S.L., frente a Bellablue Importación y Exportación S.L., por infracción de dos de sus marcas de la Unión Europea, una, la número 1755636, cuya representación es y otra, la número 3236619, que representa un patrón formado por el entrelazado de los dibujos de los ositos, marcas ambas registradas, entre otros productos, para joyería y bisutería.

La razón de la infracción declarada se encuentra en la la comercialización llevada a cabo por la mercantil demandada, sin autorización de la demandante, de piezas de bisutería que reproducen la gráfica de las marcas en las distintas piezas que comercializan, habiendo acordado la resolución de instancia la prohibición a la demandada la futura fabricación, distribución, comercialización y almacenamiento para tales fines de productos idénticos o similares, condenándole además al pago de una indemnización por daños y perjuicios de 111.625,25 euros.

En desacuerdo con tales conclusiones formula recurso de apelación la representación de la demandada, Bellablue Importación y Exportación S.L., exponiendo en justificación de su pretension absolutoria los siguientes motivos.

En primer lugar cuestiona la ausencia de valoración de la prueba documental aportada por su parte, criticando que se haya obviado en los antecedentes del litigio que trae causa en una intervención policial hecha en Madrid el día 5 de septiembre de 2008 y que consistió en el registro de la tienda regentada por la demandada en la C/ Espada nº 11, dedicada a la venta de bisutería y que de dicha actuación derivó la incoación de diligencias penales con ocasión de las cuales se pudo practicar una prueba pericial que concluyó que la bisutería incautada en el establecimiento de Bellablue Importación y Exportación S.L. no podía llevar a ningún consumidor a pensar que estaba adquiriendo productos Tous, ni por lo defectuoso del diseño ni por la calidad de los materiales ni, desde luego, por su precio, habiendo concluido el proceso penal con sentencia absolutoria tras señalar la perito en el acto del juicio que los efectos no podían, por su mala calidad, imitar los productos originales ni confundir al público que los adquiere.

Que aun cuando es cierto que dicho pronunciamiento penal no excluye la existencia de infracción civil, entiende que los hechos de la sentencia penal han de ser respetados siendo así que en el caso, la Sentencia del Tribunal civil ha ignorado el resultado de la pericia forense practicada sobre las piezas de bisutería que ahora se enjuician en el ámbito civil, a pesar de haberse aportado la prueba necesaria sobre la pericial indicada.

Y hay en tal omisión una vulneración de la tutela judicial efectiva dado que no se ha valorado ninguna prueba para refutarla.

Que desde su punto de vista, los hechos declarados como probados en la Sentencia penal, no dejan lugar a otra interpretación que la de entender que los objetos intervenidos en la tienda de la demandada eran de mala calidad, de precio ínfimo e imposible que llevaran a confusión al adquirente, no pudiendo ni siquiera evocar lejanamente los diseños que tiene la demandada registrados.

En conclusión, que no hay similitud entre los objetos la marca y diseños registrados y que la Sentencia se extralimita del objeto de la demandada ya que en ésta se pretendía la infracción con base al riesgo de confusión en el consumidor medio podía padecer a partir de los productos incautados, siendo así que el Tribunal de instancia, sin sustento en las pruebas practicadas, llega a la conclusión sobre la base de sus propias apreciaciones, de que sí hay riesgo de confusión lo que entiende el apelante, no es admisible sin referencia a ningún informe técnico en especial tras obviar los hechos probados descritos.



SEGUNDO.- Debemos resolver con carácter previo al examen del recurso de apelación, el planteamiento formulado por la parte apelada relativo a la apreciación de causa de inadmisibilidad del recurso de apelación por infracción procesal consistente en incidir el escrito de apelación en defecto legal en su formulación al no identificar el concreto pronunciamiento objeto de impugnación de conformidad con lo exigido por el art. 458 LEC .

Lo que propone la entidad apelada es, en realidad, la interpretación del art. 458 LEC , precepto en cuyo párrafo segundo se establece que ' en la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna '.

Pues bien, para resolver dicha cuestión hemos de tener en cuenta que conforme a la doctrina contenida entre otras, en las STS de 9 de diciembre de 2010 , 13 de febrero de 2012 , 27 de junio de 2013 y 27 de noviembre de 2014 , la interpretación de los presupuestos procesales no puede tener lugar en modo tal que suponga una forma de obstaculizar injustificadamente el derecho del ciudadano a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida ( STC 179/2003, 13 de octubre ; 72/2004, 8 de abril ; 134/2005, 23 de marzo ). Es por ello que entiende esa doctrina que debe eludirse cualquier aplicación que sea rigorista o excesivamente formalista o que, por cualquier otra razón, revele una clara desproporción entre los fines pretendidos por la norma y los intereses que se sacrifican en detrimento del derecho de tutela judicial efectiva que garantiza el art 24 CE . Es por ello que la conclusión que alcanza esta doctrina es que en la ponderación de la relevancia de la irregularidad procesal deben tomarse en cuenta, esencialmente, la entidad del defecto, la incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma infringida, la trascendencia para las garantías procesales de las demás partes del proceso y la voluntad y el grado de diligencia procesal apreciada en la parte en orden al cumplimiento del requisito procesal omitido o irregularmente observado ( STC 12/2003, de 28 de enero ; 182/2003, de 20 de octubre ; 25 de mayo de 2010 .

Pues bien, atendidos dichos parámetros interpretativos la conclusión que alcanzamos es que no procede de plano el rechazo al recurso, tanto menos sin haber dado oportunidad a la parte a subsanar.

Y es que en el presente caso concurren un conjunto de circunstancias que, en aplicación de la referida doctrina, determinan la no consideración del planteamiento procesal de la parte apelada. Estas circunstancias son las siguientes.

Primera, en el encabezamiento del escrito del recurso de apelación se indica correctamente la sentencia que se pretende recurrir y que le había sido notificada. Segunda, que la voluntad de impugnar la sentencia de primera instancia se ha manifestado dentro de plazo legalmente establecido y con toda claridad. Tercera, que la sentencia contra la que se formula el recurso de apelación estima íntegramente la demanda, deduciéndose con claridad del tenor del recurso que la impugnación se contrae al contenido total de dicha estimación.

Cuarta, que aun cuando el escrito del recurso sea ciertamente confuso, no puede considerarse que haya generado perjuicio alguno ni indefensión a la parte demandada-apelada pues en su posición procesal como parte recurrida debe rebatir los fundamentos de la apelación contenidos en el escrito de interposición. Quinta, que desde la presentación del escrito de apelación se pudo haber subsanado la irregularidad si se entendiera como tal - art 458.3 párrafo segundo LEC - dentro del plazo concedido por la norma para el traslado del recurso a la parte contraria a tenor de lo establecido en el artículo 231 LEC , por lo que en ningún caso sería razonable generar una sanción tan grave como la desestimación del recurso de apelación.

Es por todo ello que, como adelantábamos, procede desestimar la petición de inadmisibilidad del recurso de apelación por infracción en el modo de formularlo.



TERCERO.- Analizando el recurso de apelación, plantea en primer lugar la entidad demandada la ausencia de valoración de la prueba documental aportada por la demandada. Critica, como hemos visto, se que obvie el resultado de la prueba pericial practicada en el proceso penal en base a la cual, dice el apelante, se ha obtenido la absolución de los administradores de la demandada al concluir aquella prueba que la bisutería incautada no podía llevar a ningún consumidor a pensar que estaba adquiriendo productos Tous ni por lo defectuoso del diseño, ni por la calidad de los materiales, ni por su precio.

Y afirma que la Sentencia de instancia desconoce el resultado del proceso penal al ignorar el resultado de la pericia forense practicado sobre las piezas de bisutería que se enjuician ahora en el ámbito civil, habiéndose aportado la prueba necesaria sobre la pericial indicada en modo tal que la omisión de toda referencia a este antecedente vulnera la tutela judicial efectiva dado que no se ha valorado ninguna prueba para refutarla.

Posición del Tribunal.

Sobre la falta de valoración de la prueba pericial que refiere la parte apelante hemos de señalar que lo cierto es que ni el informe del perito a que alude se aporta al proceso civil ni el perito en cuestión ha declarado en este proceso. E igualmente es cierto, en este caso como verdad jurídica, que a la declaración en juicio oral penal del perito no se le pueda dar la naturaleza de prueba pericial sino, a lo más, de prueba documental y ello porque para ser tenida por prueba pericial falta no solo el elemento esencial de la contradicción connatural a toda prueba para poder ser valorada sino, desde luego, haber cumplimentado con las normas sobre proposición y práctica de la prueba pericial conforme a la LEC - art 335 y ss LEC - que garantizan desde la forma de aportación de dictámenes a la posibilidad de designación de peritos por el Tribunal, las condiciones de los peritos, el procedimiento para la designación, en su caso, del perito judicial, la forma de llamamiento, aceptación y nombramiento, el procedimiento de tachas de peritos, la forma de emisión de los dictámenes y sus requisitos y el llamamiento del perito a juicio para someter su dictamen a la debida contradicción y por tanto, la tutela judicial de la contraparte.

Lo cierto es que la prueba civil, como la penal, está sujeta al principio de contradicción lo que significa que su práctica ha de verificarse en presencia de la contraparte, o al menos, brindarle la posibilidad de presenciarla o intervenir, todo ello con la genérica base del artículo 247 LEC que prevé la necesidad de que las partes deban ajustarse en sus actuaciones durante todo el proceso a las reglas de la buena fe.

El caso de la prueba pericial es, por lo indicado, paradigmático de tal principio atendidos los artículos 336 , 337 , 338 , 339 , 343 y ss y 347 LEC y resulta obvio señalar que más allá de su conocimiento y audición, en modo alguno podía la mercantil demandante contravenir ni participar en la prueba pericial a que alude el apelante para cuestionar el resultado de su informe.

No hay por tanto infracción alguna en la omisión valorativa de la prueba que se define por referencia a otro proceso de pericial pero que carece, en este proceso, de tal naturaleza.



CUARTO.- Plantea en segundo lugar la parte apelante que los hechos probados de la Sentencia no dejan lugar a otra interpretación que los objetos intervenidos en la tienda de la demandada eran de mala calidad, de precio ínfimo e imposible que llevaran a confusión al adquirente, ni siquiera evocar lejanamente los diseños que tiene la demandada registrados.

Posición del Tribunal.

La respuesta a esta cuestión, que no es sino la de la naturaleza vinculante de los hechos probados de una sentencia penal, nos las ofrece la STS de 8 marzo de 2017 cuando señala que ' la sentencia 963/2011, de 11 de enero de 2012 , resume esta doctrina jurisprudencial por remisión, a su vez, a la sentencia 212/2005, de 30 de marzo : «La doctrina jurisprudencial viene declarando que la sentencia penal absolutoria no produce el efecto de cosa juzgada en el proceso civil, salvo cuando se declare que no existió el hecho del que la responsabilidad hubiere podido nacer ( SSTS entre otras, 4 de noviembre de 1.996 , 23 de marzo y 24 de octubre de 1.998 ; 16 de octubre de 2.000 ; 15 de septiembre de 2.003 ); o cuando se declare probado que una persona no fue autor del hecho ( SSTS 28 noviembre 1.992 y 12 abril y 16 octubre 2.000 ). '. Lo afirmado responde en realidad a la doctrina extractada en la STS 383/2004, de 17 de mayo que recuerda que «las sentencias absolutorias dictadas en procedimiento penal por imprudencia no empece a que se pueda entablar la correspondiente acción civil por culpa extracontractual porque ésta tiene un radio de aplicación más amplio que la penal, por lo que hechos culposos que pueden dar lugar a la primera en cambio no pueden estar comprendidos en la segunda, habida cuenta su carácter más restrictivo debido a su naturaleza punitiva, y en atención a lo dicho ya en las sentencias de esta Sala en particular la de 10 de marzo de 1992 , se sostiene que un mismo hecho puede ofrecer aspectos y valoraciones jurídicas distintas, unos de orden estrictamente civil, que determinan la falta de identidad de la causa de pedir en las respectivas jurisdicciones, excluyentes de la aplicación del art. 1252 del Código Civil . La sentencia del TC de 15/2002 declara que [l]a absolución fundada en no haberse probado que el acusado fuere autor de los hechos no impide que en un ulterior proceso civil se puedan 'valorar las pruebas y apreciar los hechos nuevamente en el plano de la responsabilidad civil, en el que junto al criterio estricto de la autoría material, pueden utilizarse otros elementos y criterios de imputación (teoría del riesgo, propiedad de las cosas, culpa in vigilando o in eligendo, etc)» La sentencia de 30 de marzo de 2005 declara que la sentencia absolutoria «no prejuzga la valoración de los hechos que pueda hacerse en el proceso civil ( SSTS de 26 de mayo y 1 de diciembre de 1994 ; 16 de noviembre de 1995 ; 14 de abril de 1998 y 29 de mayo de 2001 ), y que no impide apreciar imprudencia civil..., pues no significa más que la conducta no es sancionable de acuerdo con la ley penal, no que la misma no pueda ser estimada como fuente de responsabilidad por la ley civil, en su caso ( STS de 31 de enero de 2000 ). '.

En el caso, y por lo que hace a la existencia de los hechos denunciados no hay debate, pues como resulta de las sentencias penales aportadas, los efectos imitadores fueron efectivamente ocupados en número más que elevado, en el establecimiento de la demandada hoy apelante, Bellablue Importación y Exportación S.L.. La cuestión se contrae, por tanto, a determinar si por el hecho de ser la conclusión alcanzada en el proceso penal que la comercialización y puesta a disposición del público de esos efectos, no obstante ser imitadores de productos protegidos por derechos de exclusiva titularidad de terceros, no son constitutivos de infracción penal, es dable ahora llegar a otra conclusión desde la perspectiva civil.

Pues bien, la respuesta es sin duda positiva. Y es que hemos de tener en cuenta que las apreciaciones penales de no confundibilidad responden a criterios no idénticos que los procedentes en el ámbito civil, tanto más cuando las resoluciones penales, admitiendo la existencia del hecho, no excluyen la imitación sino que la valoran desde la perspectiva del tipo penal correspondiente.

En el caso la Sentencia penal afirma se ocupó en el establecimiento propiedad de Bella Blue Importación y Exportación S.L., productos falsificados de la marca comercial Tous y que presentaban logotipos y diseños similares a los de la firma, entre otras, Tous, llegando sin embargo a la conclusión de que no había imitación que permitiera apreciar delito, por tratarse de falsificaciones burdas atendidas las circunstancias de los productos, forma de comercialización y precio.

Pues bien, cuando la Sentencia penal se inclina por la absolución de los autores, queda abierta, sin efecto vinculante alguno, la posibilidad de que ante esta jurisdicción pueda ejercitarse la acción civil correspondiente, no ya necesariamente contra la misma persona o personas que en el proceso penal -pues la autoría responde a otros parámetros- y probarse que hay confundibilidad, riesgo de confusión o evocación o vínculo a los efectos de la infracción civil. Es decir, que cabe articular una demanda por infracción de propiedad industrial frente a un tercero titular del establecimiento y como tal, autor responsable de quien lleva a cabo el uso indebido de uno o varios signos titularidad de terceros -art 9.1 RMUE-.

La evidente disparidad en la construcción dogmática del tipo penal que sanciona las conductas relativas a la marcas respecto de la que corresponde a la infracción o violación civil de las marcas, es tan evidente como que la primera es eminentemente subjetiva, al punto que requiere, para que haya castigo penal que se hayan cometido los hechos de forma dolosa, alcanzando el conocimiento de que se trata de un derecho registrado, mientras que la segunda, la civil, es esencialmente objetiva, bastando el mero uso en el tráfico económico no consentido - art 9-1 RMUE sin que aparezca la subjetividad como hecho relevante sino en determinadas formas para imponer responsabilidad civil por daños y perjuicios - art 42.2 LM -.

En conclusión, no queda vinculado el Tribunal Civil por el contenido fáctico de la Sentencia penal absolutoria al no ser excluyente la descripción de hechos probados de la Sentencia penal de que los hechos pueden sustentar la acción civil que se ejercita.



QUINTO.- Finaliza su recurso de apelación la demandada negando que haya similitud entre los objetos la marca y diseños registrados, denunciando además que la Sentencia se extralimita del objeto de la demandada ya que en ésta se pretendía la infracción con base al riesgo de confusión en el consumidor medio podía padecer a partir de los productos incautados, siendo así que el Tribunal de instancia, sin sustento en las pruebas practicadas, llega a la conclusión sobre la base de sus propias apreciaciones de que sí hay riesgo de confusión, lo que entiende el apelante, no es admisible sin referencia a ningún informe técnico y sobre todo, tras obviar los hechos probados descritos.

Posición del Tribunal.

Dado que la decisión del Tribunal de instancia se sustenta en la notoriedad de las marcas Tous, recordaremos cuál es la relación entre el riesgo confusión y protección marca notoria conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia.

Ha señalado al respecto la STJUE 10 de diciembre de 2015, asunto oc-603/14, El Corte Inglés S.A. que ' Dado que ni de la redacción de los apartados 1, letra b ), y 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009 ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el concepto de similitud tenga un sentido diferente en cada uno de esos dos apartados, de ello se deduce que, cuando al examinar los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, el Tribunal General concluye que no existe similitud entre los signos en conflicto, el apartado 5 de ese mismo artículo resultará necesariamente inaplicable también en el asunto de que se trate. A la inversa, cuando el Tribunal General considere, en el marco de ese mismo examen, que existe cierta similitud entre los signos en conflicto, dicha apreciación será válida tanto para la aplicación del apartado 1, letra b), como para la del apartado 5 del artículo 8 del citado Reglamento.

40 Sin embargo, en una situación en la que el grado de similitud de que se trate no resulte suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 , no podrá deducirse de ello que tenga que excluirse necesariamente la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo.

41 En efecto, los grados de similitud entre los signos en conflicto exigidos por uno y otro apartado de dicha disposición son diferentes. Mientras que la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 está subordinada a la apreciación de un grado de similitud entre los signos en conflicto que pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, la existencia de tal riesgo no se exige, por el contrario, como requisito para aplicar el apartado 5 de ese mismo artículo.

42 Dado que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no exige que la similitud existente pueda llevar al público interesado a confundir los signos en conflicto, sino que se limita a exigir que el público pueda asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos, debe concluirse que la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud (véanse, por analogía, las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C408/01, EU:C:2003:582 , apartados 27, 29 y 31, e Intel Corporation, C252/07, EU:C:2008:655 , apartados 57, 58 y 66).

43 De ello resulta que, en el supuesto de que el examen de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 revele cierta similitud entre los signos en conflicto, corresponderá al Tribunal General examinar si, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, el público interesado puede establecer un vínculo entre los signos en conflicto, a efectos de determinar si se reúnen los requisitos para aplicar a su vez el apartado 5 del mencionado artículo (véase, en este sentido, la sentencia Intra-Presse/Golden Balls, C581/13 P y C582/13 P, EU:C:2014:2387 , apartado 73). '.

A este respecto hay que señalar en primer lugar que la existencia de un nivel inusualmente alto de carácter distintivo como consecuencia del reconocimiento por parte del público de una marca en el mercado supone que necesariamente que al menos una parte significativa del público pertinente está familiarizado con ese marca (véase la sentencia de 12 de julio de 2006 en Vitakraft-Werke Wührmann v OAMI - Productos Veterinarios (de Johnson vitacoat) , T-277/04 , apartado 34 y la jurisprudencia citada).

Tal como se establece en el artículo 9-1-c), del Reglamento nº 207/2009 , el titular de una marca europea está habilitado para prohibir, a cualquier tercero, si su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a la marca europea para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que está registrada la marca anterior si la marca es notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente, o sea perjudicial para el carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior.

La protección más amplia otorgada a la marca anterior en virtud del artículo 9.1.c) del Reglamento nº 207/2009 presupone, por tanto, que una serie de condiciones han sido satisfechas. En primer lugar, la marca anterior que se afirma que tienen una reputación debe estar registrada.En segundo lugar, la marca y el signo en conflicto debe ser idéntico o similar. En tercer lugar, en el caso de una marca anterior de la UE, debe tener una reputación en la Unión Europea. En cuarto lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada debe llevar al riesgo de que una ventaja injusta puede ser obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o que podría ser perjudicial para el carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior.

A este respecto procede recordar que, por lo que se refiere a la semejanza gráfica, fonética o conceptual de las marcas Tous con los productos que comercializaba la demandada, la apreciación global del riego de confusión debe basarse, como en cualquier otro caso, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, siendo conocido a este respecto que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

Pues bien, hay similitud entre signos cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, a saber los aspectos gráfico, fonético y conceptual [sentencias de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T6/01, EU:T:2002:261 , apartado 30, y de 30 de septiembre de 2015, Sequoia Capital Operations/OAMI - Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL), T369/14, no publicada, EU:T:2015:733 , apartado 37].

A la luz de esos principios se debe examinar si, como se afirma por el apelante, la Sentencia de instancia concluyó erróneamente que existía riesgo de confusión o cuando menos evocación entre los signos controvertidos. Y la respuesta no puede ser sino claramente negativa.

En efecto, como se observa a la vista de los productos infractores obrantes en el proceso -además de los que se visualizan a través de las fotografías aportadas-, resulta evidente que reproducen de manera palmaria los registros titularidad de la demandante y en particular, las líneas recortadas y en patrón del osito que constituye la marca, líneas, diseño gráfico y configuración visual plenamente característica, identificable y reconocida en el ámbito de la bisutería y joyería, tanto que es sobre tal diseño gráfico que detiene el consumidor su atención para identificar el origen el empresarial del producto al ser éste su elemento característico.

Debe además tenerse en consideración que la reproducción en los productos de la forma de la marca se hace, precisamente, en los mismos productos que designan las marcas de la actora, siendo así que la marca no está compuesta por elementos denominativos sino solo figurativos y a través de los cuales el consumidor medio hace referencial más fácilmente al producto de que se trate citando el nombre de la marca.

Todo esto hace que en el caso de las marcas notorias Tous que representan el osito, lo que produce la impresión en la memoria del público sea precisamente la forma dada por líneas a la representación gráfica del osito, de manera tal que es éste elemento el que domina la impresión de conjunto que produce la marca.

En el caso hay por tanto infracción de marca notoria, no solo porque es evidente la similitud confusoria y en último término, la evocación entre el signo figurativo marca europea y los productos de la demandada que reproducen confundido con el aspecto del producto aquella (afirmación que no requiere de prueba técnica, pudiendo alcanzarse de forma directa mediante el juicio comparativo side by side entre los registros de exclusiva y los productos infractores), formas ambas, como antes explicábamos, susceptibles de completar la infracción de la marca, sino porque no estando en cuestión la notoriedad de la marca, resulta patente la voluntad de parasitar la marca por parte de Bellablue Importación y Exportación S.L..

Como dice la STJUE de 18 de junio de 2009, asunto 487/07, (L'Oreal)- hay parasitismo o aprovechamiento desleal 'cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal'. Y es apreciable tal deslealtad cuando una forma de actuar en el comercio se caracteriza, como resulta del proceso penal, por el ofrecimiento de productos de tantas otras marcas 'falsificados', o lo que es lo mismo, cuando se basa el modelo de negocio en la imitación del poder atractivo de productos y marcas reconocidas por el público en general.

A la vista de estas consideraciones, la conclusión debe ser que el motivo y con él, el recurso debe quedar desestimado.



SEXTO.- En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el recurso de apelación, no procede sino su imposición a la parte apelante - art 398 LEC -.

SÉPTIMO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Decimoquinta nº 9 LOPJ -, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación entablado por la parte demandada, la mercantil Bellablue Importación y Explotación, representada en este Tribunal por el Procurador Dª. María Carmen Baeza Ripoll, contra la Sentencia dictada el día 24 de abril de 2017 por el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante , en funciones de Tribunal de Marca Europea, debemos confimar y confirmamos dicha resolución, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir por el apelante, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta nº 9 LOPJ -.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.- VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO Francisco José Soriano Guzmán Rollo de apelación n.º 346 (U-32) 17 Juicio Ordinario 814/15 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2 Disiento respetuosamente del parecer mayoritario del Tribunal, expresado en la sentencia dictada en el presente rollo de apelación, por cuanto, habiendo formulado el magistrado que suscribe voto particular al auto n.º 122 / 17, de 21 de noviembre (auto que declaró la falta de competencia objetiva del Tribunal de Instancia y de este Tribunal para conocer de las acciones deducidas en la demanda en base a los diseños nacionales registrados números 135127 y 149837, titularidad de la actora, y, por tanto, la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado con relación a dichas acciones, dejando sin efecto los pronunciamientos de ellas derivados), al considerar, por los motivos en dicho voto indicados, que tanto el Juzgado de Marcas de la Unión Europea que ha dictado la sentencia recurrida en apelación, como este Tribunal, poseen competencia objetiva para conocer, acumuladamente a las acciones por infracción de marcas de la Unión, de las acciones por infracción de los diseños nacionales a que se ha hecho referencia (voto particular en el que indicaba que no habría de declararse nulidad de actuaciones de ningún tipo, debiendo quedar el rollo pendiente de nuevo señalamiento para deliberación, votación y fallo), debería entrarse en el análisis de dichas acciones; siendo mi criterio el de confirmar los razonamientos jurídicos contenidos en la resolución recurrida, en orden a la estimación de las acciones por infracción de diseños nacionales.

Por tanto, el sentido del voto particular es el de confirmar, por sus propios fundamentos, que doy por reproducidos a fin de evitar inútiles reiteraciones, la sentencia de instancia, en lo que concierne a la estimación de las acciones por infracción de diseños nacionales, con la consiguiente desestimación del recurso de apelación interpuesto contra ella.

Fdo.

Francisco José Soriano Guzmán