Sentencia Civil Nº 153/2012, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 635/2011 de 30 de Marzo de 2012

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 635 ( C 20 ) 11.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 421 / 09.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.

SENTENCIA NÚM. 153/12

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a treinta de marzo del año dos mil doce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por DISTRIBUCIONES MARIANAS 08, SL y D. Ramón , apelantes por tanto en esta alzada, representados, respectivamente, por las Procuradoras D.ª CRISTINA PENADÉS PINILLA y D.ª PATRICIA CORELLA CAMPELLO, con la dirección respectiva de los Letrados D. MARTI CANAVES LLITRA y D. ORIOL CASALS MADRID; siendo la parte apelada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLMOMBIA, representada por el Procurador D. ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDÓ, con la dirección del Letrado D. JAVIER FERNÁNDEZ LASQUETTI QUINTANA.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 25 de marzo del 2011, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por FEDERACION NACIONAL DE CAFETERES DE COLOMBIA contra DISTRIBUCIONES MARIANAS 08 SL y Ramón debo declarar y declaro la nulidad del registro de marca española nº 2541626 LA HUERTA DE JUAN VALDÉS titularidad del demandado D. Ramón y debo condeno y condeno a los demandados:

1. A estar y pasar por la anterior declaración

2. A cesar en el uso de la expresión LAJUERTA DE JUAN VALDÉS y de forma específica de los nombres de dominio wwww.lahuertadejuanvaldes.com , wwww.lahuertadejuanvaldes.net , wwww.lahuertadejuanvaldes.org y wwww.lahuertadejuanvaldes.info ) en el territorio de la Unión Europea

3. A retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, publicitario, etiquetas u otros documentos material publicitario o comercial u objetos de todo tipo, incluidos contenidos imputables en sitios o páginas de Internet en los que se haya materializado la violación del derecho de marca

4. A destruir el material anterior en los términos del apartado 63.

5. A Publicar el fallo de la sentencia en los términos del apartado 66

Firme esta resolución, líbrese mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para cancelación registral de la marca nacional LA HUERTA DE JUAN VALDÉS y notífiquese la sentencia a la entidad ICANN para comunicar que ha sido acordada la prohibición de uso en España y resto de Estados de la Unión Europea de los nombre de dominio wwww.lahuertadejuanvaldes.com , wwww.lahuertadejuanvaldes.net , wwww.lahuertadejuanvaldes.org y wwww.lahuertadejuanvaldes.info a fin de la adoptar las medidas necesarias para impedir el acceso desde España y desde los Estados de la Unión Europea a los mimos

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 19 / 1 / 12, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido al volumen de señalamientos, a la complejidad del asuntos que han correspondido al ponente, particularmente el presente, y a permisos, licencias y enfermedades del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO.- Planteamiento del litigio y resolución del Juzgado de Marca Comunitaria. Ámbito de la apelación.-

Ejercitadas en la demanda, acumuladamente, sobre la base de la titularidad de cuatro marcas comunitarias, sendas acciones de infracción de dichas marcas y de nulidad de una marca nacional, y formulada reconvención de contrario, la sentencia apelada efectúa los siguientes razonamientos de interés, expuestos ahora muy en síntesis, que conducen a la parcial estimación de la primera e íntegra desestimación de la segunda.

Pretensiones de la reconvención.-

Con relación a la nulidad de las cuatro marcas comunitarias, por infracción del art. 7.1.c RMC (" Motivos de denegación absolutos. 1. Se denegará el registro de: c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio "), la sentencia desestima la pretensión porque dos de ellas no hacen referencia a procedencia geográfica alguna y, en cuanto a las otras dos, porque, respecto del café, no están compuestas exclusivamente por indicaciones que determinan la procedencia geográfica del producto, ya que también aparecen en ellas el campesino colombiano conocido como Juan Valdés, la mula Conchita y unas montañas.

Con relación a la nulidad de las cuatro marcas comunitarias, por infracción del art. 7.1.g RMC (" Motivos de denegación absolutos. 1. Se denegará el registro de:las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio " ) , la resolución no acoge el motivo porque, aparte de la confusión con que se articuló la pretensión, dos de las marcas no hacen referencia a procedencia geográfica alguna y las otras dos no se ha probado que generen error sobre la información que suministran.

En lo que respecta a la nulidad de las marcas comunitarias por mala fe en el registro, se desestima la solicitud porque no se concreta de qué circunstancias, concurrentes en el momento de la solicitud, podría inferirse el comportamiento malicioso que permitiría declarar aquélla.

Con relación a la caducidad de las marcas comunitarias por no uso, se desestima porque la prueba acredita cumplidamente que las marcas han sido objeto de un uso real y efectivo, como signos identificativos, en el mercado, incluso por licenciatarios.

Respecto a la caducidad de las marcas comunitarias por inducción al error sobrevenida, se desestima porque no se aclara de qué manera dichas marcas podrían, al ser usadas, inducir al público a error.

Pretensiones de la demanda.-

Con relación a la acción de nulidad de la marca española, deducida sobre la base de los arts. 6.1.b y 8.1 LM (por riesgo de confusión y por dilución), la sentencia la estima tanto por concurrir dicho riesgo de confusión cuanto por riesgo de dilución, o aguamiento de la marca.

Declarada la nulidad de la marca nacional, se ha producido la infracción de las marcas comunitarias de la demandante, con las consecuencias inherentes, establecidas en el fundamento

Ámbito de la apelación.

Recurre la sentencia la otrora parte demandada, reproduciendo las alegaciones vertidas en la primera instancia. El objeto del pleito queda, pues, reproducido en todos sus términos en esta segunda instancia.

Se impugna la sentencia por la parte demandante, con relación al pronunciamiento sobre las costas.

SEGUNDO. Nulidad de marcas comunitarias por infracción de los arts. 7.1.c y 7.1.g RMC.-

Las dos marcas cuya nulidad se pretende tienen la siguiente representación gráfica.

Marca comunitaria n.º 001185990.

Marca comunitaria n.º 003136991:

El art. 51.1.a RMC (Causas de nulidad absoluta) dispone que la nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del art. 5 o del art. 7.

La pretensión de declaración de nulidad se hace descansar en dos preceptos:

El art. 7.1.c RMC ( Motivos de denegación absolutos 1. Se denegará el registro de: c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio ) y art. 7.1.g ( Motivos de denegación absolutos 1. Se denegará el registro de:g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio ).

El motivo se desestima.

Aún cuando, en ambas marcas, aparezcan las palabras "Café de Colombia", dichos signos son más complejos y no se encuentran compuestos, exclusivamente, por indicaciones que puedan servir para designar la procedencia de los productos signados con ellas, siendo tan solo uno de ellos el café. Como ya advirtió el magistrado de instancia, en ambas marcas aparecen otros elementos definidores de las mismas, de gran entidad, cuales puedan ser, en ambos casos, la figura del personaje conocido como Juan Valdez, la mula y las montañas, y, en la segunda marca de las señaladas, expresamente, las palabras "Juan Valdez". No hay, pues, infracción del art. 7.1.c RMC.

El art. 7.1.g RMC, del que tampoco hay infracción por cuanto, como se razonó en la resolución recurrida, y no se discute en esta alzada, no se ha practicado prueba de que la información suministrada por ambas marcas (café de Colombia) no se corresponda con la realidad. En cualquier caso, reiteramos, las marcas son figurativas y junto con los elementos denominativos (que serían los susceptibles, según la tesis de la apelante, de inducir al público a error) aparecen otros de no menos importancia, que coadyuvan, por igual, a configurar la representación gráfica de las mismas. Las marcas, tal cual han sido registradas, no consideramos puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto, máxime cuando la reconviniente, ahora apelante, no ha dedicado el más mínimo esfuerzo probatorio a acreditar que las menciones incluidas en ellas no sean exactas.

Negada la nulidad de las dos marcas reseñadas, menos amparo aún puede tener la solicitud de nulidad de las otras dos, que se dicen "contaminadas" por las irregularidades cometidas por el uso desviado de la marca Café de Colombia. Tales marcas tienen la siguiente representación gráfica.

Marca n.º 002401933, denominativa, JUAN VALDEZ, y la marca n.º 003136314.

En estas dos marcas ni hay indicaciones sobre procedencia geográfica alguna, ni se entiende cómo pueden inducir al público a error sobre ninguna circunstancia.

TERCERO. Nulidad de marcas comunitarias por mala fe.-

Se insiste en que las cuatro marcas comunitarias titularidad de la demandante son nulas, por mala fe del solicitante en el momento del registro (recuérdese, art. 51.1.b RMC, causas de nulidad absoluta, la nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe ). La mala fe se residencia, según la apelante, en que la Federación era conocedora de la imposibilidad de registro de signos que contuvieran las palabras "Café de Colombia" o similares y, por ello, introdujo en los signos una serie de elementos gráficos que permitieran su registro y, al tiempo, restringir la libertad de otros operadores de utilizar lícitamente una denominación genérica.

No está de más, antes de seguir adelante, y de descender a las particularidades del caso que nos ocupa, hacer una breve reseña de las resoluciones en que este Tribunal Español de Marca Comunitaria (con aplicación de la doctrina jurisprudencial elaborada al respecto por la Sala Primera del Tribunal Supremo) ha abordado el tema de la mala fe en el momento de la solicitud de registro, como presupuesto de la acción de nulidad, pues, aún referida alguna de ellas a marcas nacionales, contienen razonamientos perfectamente extrapolables al supuesto ante el que nos encontramos.

En la sentencia dictada en el conocido asunto PIQUADRO, de 4 de febrero del 2008 , este Tribunal no compartió el criterio del magistrado de instancia (que consideró, a la vista de las "extraordinarias identidades concurrentes" entre la marca registrada y la de los demandantes, que el demandado la conocía y optó deliberadamente por su registro), ya que afirmamos que " el simple conocimiento de que el signo está registrado como marca comunitaria, y viene siendo usado en España para la distinción de ciertos productos no puede, per se, constituir mala fe, cuando el registro de ese signo idéntico se ha solicitado, y obtenido, para productos y servicios, en principio, no idénticos ni similares. Por tanto, la mera identidad del signo con el anterior registrado no es suficiente, por sí sola, para determinar la existencia de mala fe en el momento del registro" .

En la sentencia de 23 de enero del 2009 razonábamos (con criterio mantenido en la posterior sentencia de 4 de febrero del 2009 ) que "Ya dijimos en nuestra Sentencia de 14 de septiembre de 2007 que la mala fe, a tenor de la dicción literal del artículo 51.1.b LM debe valorarse en el momento de la solicitud de la marca sin que quepa apreciar una mala fe sobrevenida en su concreto uso.

De igual modo, tampoco está de más hacer referencia a los razonamientos vertidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 11 de junio de 2009 (Asunto Lindt ) sobre cuestión prejudicial planteada con relación a la interpretación del art. 51, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE ) nº 40/94, sobre la marca comunitaria, (que prevé la declaración de nulidad de una marca comunitaria, bien por la OAMI, bien por los tribunales de marca comunitaria, cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe). En este asunto, el órgano judicial que la planteó se preguntaba cuáles eran los criterios pertinentes que deben tomarse en consideración con el fin de establecer si el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de un signo en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 . Las partes mantuvieron al respecto posturas contradictorias: una de las partes mantuvo que la mala fe queda acreditada cuando el solicitante de registro como marca de un signo tiene conocimiento de la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares por un competidor que ha obtenido un derecho adquirido en al menos un Estado miembro, y solicita el registro del signo como marca comunitaria con el fin de impedir que dicho competidor continúe utilizando su signo, con lo que el registro tiene por objeto eliminar competidores; otra parte, que actúa igualmente de mala fe un solicitante que registra una marca para impedir que un competidor continúe utilizando un signo idéntico o similar, sabiendo, o debiendo saber, en el momento de presentar la solicitud de registro, que el competidor ha obtenido un derecho adquirido mediante la utilización de tal signo para productos o servicios idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión; otra parte, que basta que el solicitante haya tenido conocimiento de que otro operador económico utilizaba el signo que puede dar lugar a confusión para que se considere acreditada la mala fe en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Para la Comisión de las Comunidades europeas, no constituyen elementos pertinentes el hecho de que un tercero venga utilizando un signo idéntico o similar que pueda dar lugar o no a confusión, el hecho de que el solicitante conociese dicha utilización ni tampoco el hecho que dicho tercero haya obtenido un derecho adquirido sobre el signo que utiliza. La respuesta del Tribunal de Justicia fue la siguiente: el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado; la existencia de la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso; la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante; por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe, y, desde esta perspectiva, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante, al igual que el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, ya que, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios, pese a lo cual, no puede excluirse, que incluso, en tales circunstancias, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo, como pueda ser impedir que un tercero, recién llegado al mercado, pretenda aprovecharse de dicho signo copiándolo.

La buena fe, así lo establece la STS de 29 de enero de 2004 , " es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de una conducta deducida de unos hechos, como recogieron las sentencias de esta sala de 20 de noviembre de 1985 , 7 de mayo de 1993 y 8 de junio de 1994 , pero aunque como concepto jurídico es de libre apreciación por los Tribunales, debe presumirse la buena fe en tanto no sea declarada judicialmente ( Sentencias de 5 de julio de 1985 , 15 de febrero de 1991 y 12 de marzo de 1992 )". Más que en sentido subjetivo, la ignorancia del solicitante, la buena fe alude al estándar ético del artículo 7 del Código Civil . Es coherente con ello el hecho de que, según el artículo 59 de la LM , la legitimación activa en estos casos sea muy amplia, pues se atribuye a quien acredite la concurrencia de un interés legítimo, lo que no ocurre en la nulidad relativa, para cuya declaración la LM legitima a los titulares de los derechos vulnerados ".

En definitiva, la mala fe del solicitante, al momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume. La mala fe, por tanto, ha de descansar en datos fácticos que determinen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético del artículo 7 del Código Civil . El Tribunal Supremo ha dicho, entre otras en sentencia de 23 de mayo de 1994 , que " no cabe afirmar mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registradas "

La mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas, anteriores al momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe se han reseñado la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarlo, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición. En todos estos casos, como se ha dicho, existe una situación preexistente, caracterizada por la existencia de algún tipo de contacto, o relaciones previas, del titular del signo con el solicitante que obtiene su registro.

Volviendo al caso que ahora se nos presenta, los hechos tomados en cuenta por el juzgador de instancia son sumamente reveladores de la ausencia mala fe de la demandante, en el momento de la solicitud de registro de sus varias marcas comunitarias. La mala fe se residencia en aspectos atinentes a estrategias empresariales y de marketing relacionados con la elección de los signos a registrar, y en la forma en que dichos signos podrían burlar las prohibiciones absolutas de registro que contiene el RMC. Pero coincidimos con el magistrado de instancia en que, del confuso motivo impugnatorio, no se contempla atisbo alguno de mala fe del solicitante de las marcas en el momento de su registro. Téngase en cuenta, además, que la alegación de mala fe en el registro se efectúa de manera indiscriminada, respecto de las cuatro marcas comunitarias que constituyen el sustento de la demanda, y que esas cuatro marcas fueron solicitadas en momentos temporales distintos, que van desde mayo de 1999 a abril del 2003. Debería haberse producido un mayor esfuerzo alegatorio en el detalle de las concretas circunstancias que, con relación a la solicitud de cada uno de dichos signos distintivos, habrían de determinar la existencia de mala fe en dicho momento. La secuencia de registros marcarios tan solo pone de manifiesto un interés en la protección de un conjunto o familia de marcas que comparten, en algunos casos, elementos coincidentes, pero que difieren en su representación gráfica final.

Sin necesidad de mayores disquisiciones, desestimaremos también este motivo de recurso.

CUARTO. Caducidad de las marcas comunitarias por falta de uso.-

Se insiste en la pretensión de declaración de caducidad de las marcas comunitarias, por falta de uso, sobre la base de los arts. 15 (del que deriva la obligación de usarla, de modo efectivo, en el plazo de cinco años a partir del registro, bajo sanción de caducidad) y 50.1 RMC (declaración de caducidad si tal uso no se ha producido).

La resolución recurrida, tras efectuar una serie de consideraciones jurídicas sobre la obligación de uso de la marca (razonamientos que asume este Tribunal), concluye que la prueba practicada en el procedimiento acredita un uso en forma real y efectiva de las marcas en el mercado, particularmente por la profusa difusión publicitaria, ya utilizando conjuntamente los logos y sus partes denominativas, ya separadamente, pero siempre respetando el núcleo que otorga distintividad a los signos, ya que el personaje de Juan Valdez (con las montañas de fondo y la mula, Conchita), que aparece en todas las marcas registradas que nos ocupan (unas veces, con el nombre "JUAN VALDEZ; otras, ese nombre y el personaje Juan Valdez, la montaña y la mula; otras, simplemente el personaje, las montañas y la mula) ha sido utilizado profusamente en publicidad, para identificación de los productos, en tiendas de café, hasta el punto de que gran parte de los consumidores identifican el logo con el nombre del personaje.

Compartimos estos razonamientos.

Consideramos, como ha hecho el magistrado de instancia, que las cuatro marcas que nos ocupan pertenecen a una serie o familia de marcas, y sobre la obligación de uso de estas, de la muy interesante Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre del 2007 , derivan una serie de conclusiones de plena aplicación al caso que nos ocupa:

a) Cierto es que, conforme a los artículos 4 a 6 del Reglamento n° 40/94 , una marca sólo puede registrarse de forma individual y la protección, como mínimo quinquenal, que se deriva de este registro sólo se le concede a título individual, incluso en el supuesto de un registro simultáneo de varias marcas que presentan uno o varios elementos comunes y distintivos.

b) La existencia de varias marcas que presentan características comunes permite considerar que todas ellas son parte de una misma familia o serie de marcas.

c) Es preciso el uso de un número suficiente de las marcas que forman parte de la serie o familia de marcas para que el consumidor detecte el elemento común de la misma y sea, por tanto, capaz de asociar con esa familia o serie otras marcas que contengan el mismo elemento común.

Compartimos, pues, el criterio del magistrado de instancia: la gran inversión publicitaria efectuada por la actora ha permitido al consumidor identificar el elemento nuclear y dominante de la familia de marcas, común a todas ellas, que no es otro que el personaje de Juan Valdez, al cual no solo se le conoce por su nombre, sino también por el logo del cafetero con la mula y las montañas al fondo. En la familia de marcas que nos ocupa, el elemento dominante citado aparece en ocasiones simplemente con su nombre (la marca denominativa JUAN VALDEZ), en otras con el nombre y el personaje, en otras simplemente con el logo del personaje). Se ha acreditado un uso real y efectivo de las marcas registradas, que conlleva que la protección se extienda a todas ellas, en el sentido de impedir la sanción que, por falta de uso, pretende el recurrente.

El motivo se desestima.

QUINTO. Caducidad de las marcas comunitarias por inducción al error sobrevenida.-

El art. 50.1.c RMC permite la declaración de caducidad si, a consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios.

Insiste la apelante en el alegato de error en los consumidores, pues ya pretendió la declaración de nulidad de las marcas con invocación del art. 7.1.g RMC, analizado en un fundamento anterior. Antes se alegaba que, ab inicio, las marcas podían inducir al público a error y ahora se indica que el error ha sido sobrevenido, a consecuencia del uso que la titular ha venido haciendo de sus marcas.

Nos remitimos a la argumentación efectuada en sede de pretensión de nulidad y compartimos el criterio de la resolución recurrida. Ni había, en el momento de la solicitud de registro, posibilidad de inducción al error, ni ésta ha sobrevenido con posterioridad, pues el uso que se ha hecho de las marcas se corresponde con las mismas.

El motivo se desestima.

SEXTO. Sobre la acción de nulidad relativa de la marca española n.º 2541626, por concurrir riesgo de confusión, fundada en el artículo 52.1, en relación con el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas .-

Caducidad de la acción por tolerancia.-

La demandada opuso la causa de caducidad de la acción por tolerancia, prevista en el art. 52.2 LM : si el titular de la marca anterior tolera el uso de la marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos, con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior.

La marca de la demandada fue registrada el 5 de marzo del 2004. La actora, una vez que conoció la existencia de la página web www.lahuertadejuanvaldez.com, efectuó un requerimiento extrajudicial en enero del 2006, que fue contestado en ese mismo mes. La demanda ha sido presentada el 1 de abril del 2009.

Con estos datos, claro es que no se ha producido la caducidad de la acción, pues la demandante no ha tolerado el uso de la marca registrada durante cinco años consecutivos; más bien, al contrario, ha rechazado el uso, en primer término con el requerimiento extrajudicial y posteriormente con la presentación de la demanda.

Insiste el apelante en que venía "usando la marca" en Internet desde el año 2000. Aún admitiendo a los meros efectos dialécticos tal afirmación realmente, el apelante no usaba una marca, usaba un signo que posteriormente registró. Lo que establece el precepto referido es que se tolere el uso durante cinco años consecutivos de la marca posterior registrada, por lo que el cómputo habrá de principiarse desde el momento del registro.

El motivo se desestima.

La nulidad por riesgo de confusión.-

La marca nacional n.º 2541626 tiene la siguiente representación gráfica:

La familia o serie de marcas de la demandante tienen la siguiente representación gráfica: JUAN VALDEZ,

La solicitud de declaración de nulidad de esta marca se basa en el art. 52.1 LM , que bajo la rúbrica " Causas de nulidad relativa ", establece que " El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10 " y en el art. 6.1.b, que dispone que " No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior ".

Este Tribunal comparte los razonamientos y decisión adoptados por el juzgador de instancia, a los que nos remitimos, deteniéndonos, en particular, en las siguientes consideraciones.

Se ha dicho que nos encontramos ante una serie o familia de marcas de la demandante

En la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 2008 , al referirse al riesgo de confusión respecto de una familia o serie de marcas, se señala: " Por lo que respecta a la alegación de la demandante relativa a que sus marcas anteriores constituyen una «familia de marcas» o una «serie de marcas», que puede agravar el riesgo de confusión con la marca solicitada, procede recordar que tal hipótesis fue reconocida en la sentencia BAINBRIDGE, antes citada, y confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI (BAINBRIDGE), C-234/06 P, Rec. p. I-7333.

80 Según dicha jurisprudencia, puede considerarse que existe una «serie» o una «familia» de marcas, especialmente, bien cuando esas marcas anteriores reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, bien cuando se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria (sentencia BAINBRIDGE, antes citada, apartado 123). En efecto, en tal supuesto, puede suscitarse un riesgo de confusión por la posibilidad de asociación entre la marca solicitada y las marcas anteriores que forman parte de la serie, cuando la marca solicitada tiene con éstas similitudes que pueden inducir al consumidor a creer que forma parte de esa misma serie y, por ello, que los productos que designa tienen el mismo origen comercial que los cubiertos por las marcas anteriores o un origen relacionado. Tal riesgo de asociación entre la marca solicitada y las marcas de serie anteriores, que puede provocar una confusión sobre el origen comercial de los productos designados por los signos en conflicto, puede existir incluso cuando la comparación entre la marca solicitada y las marcas anteriores, individualmente consideradas, no permite acreditar la existencia de un riesgo de confusión directa (sentencia BAINBRIDGE, antes citada, apartado 124). En presencia de una «familia» o una «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa «familia» o esa «serie» de marcas (sentencia Il Ponte Finanziaria, antes citada, apartado 63).

81 No obstante, según la jurisprudencia antes citada, el riesgo de confusión derivado de la existencia de una familia de marcas anteriores sólo puede invocarse cuando se cumplen cumulativamente dos requisitos. En primer lugar, las marcas anteriores que formen parte de la «familia» o de la «serie» deben estar presentes en el mercado. En segundo lugar, la marca solicitada no sólo debe ser semejante a las marcas pertenecientes a la serie, sino también tener características que puedan relacionarse con ésta. Podría no ser éste el caso, por ejemplo, cuando el elemento común a las marcas seriales anteriores se utilice en la marca solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente en las marcas que pertenecen a la serie o con un contenido semántico distinto (sentencia BAINBRIDGE, antes citada, apartados 125 a 127). "

En la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI (BAINBRIDGE), C-234/06 P, Rec. p. I-7333, anteriormente mencionada, se incide en que Si bien es cierto que en el caso de oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria, basada en la existencia de una única marca anterior todavía no sujeta a la obligación de uso, la apreciación del riesgo de confusión se efectúa sobre la base de una comparación entre las dos marcas tal como fueron registradas, por el contrario no sucede lo mismo en el caso en que la oposición se basa en la existencia de varias marcas que presentan características comunes que permiten que se las considere parte de una misma «familia» o «serie» de marcas.

En presencia de una «familia» o «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas.

Tal como señaló la Abogado General en el punto 101 de sus conclusiones, a falta de uso de un número suficiente de marcas que pueda constituir una familia o una serie, no puede esperarse que un consumidor detecte un elemento común en dicha familia o serie de marcas y asocie con esta familia o serie otra marca que contenga el mismo elemento común. Por consiguiente, para que exista el riesgo de que el público se equivoque respecto de la pertenencia a una «familia» o «serie» de la marca cuyo registro se solicita, las marcas anteriores que forman parte de esta «familia» o «serie» deben estar presentes en el mercado ".

En el caso que nos ocupa, además, la familia de marcas tiene un alto carácter distintivo, centralizado en la figura y palabras de JUAN VALDEZ.

Este elemento (si bien con un leve cambio, JUAN VALDES) es precisamente uno de los elementos que configuran la marca de la demandada

Este Tribunal ha tenido recientemente ocasión de efectuar una serie de razonamientos en el Asunto "Matrix - DediegoMatrix" ( sentencia de 18 de marzo del 2010 ), perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

Para la apreciación del riesgo de confusión nos remitimos a los criterios expuestos en nuestra Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 que, aún refiriéndose a la acción de infracción, pueden servir como orientadores para el caso del ejercicio de la acción de nulidad relativa por riesgo de confusión: " Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales ."

Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

De un lado, en la comparación de signos, la marca mixta de la demandada incluye el elemento dominante de la familia marcaria de la actora, si bien introduciendo el matiz de cambiar JUAN VALDEZ por JUAN VALDES. Ciertamente, "la huerta" podría ser de cualquier persona, real o imaginaria, a los efectos del registro; más no fue así, se eligió que fuera de JUAN VALDES, nombre extremadamente similar al núcleo de la serie de marcas de la demandante, que goza, como ya se ha dicho, de gran notoriedad y carácter distintivo.

Cierto es que los productos y servicios que amparan las dos marcas registradas tienen un bajo grado de similitud, pero, como razonó el magistrado de instancia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, de modo que aún con poca similitud entre los productos o servicios puede producirse riesgo de confusión, por el carácter altamente distintivo de la marca de la actora.

En conclusión, debemos confirmar la sentencia recurrida, en este extremo.

SÉPTIMO. Sobre la acción de nulidad relativa de la marca española n.º 2541626, por riesgo de dilución, fundada en el artículo 52.1, en relación con el artículo 8.1 de la Ley de Marcas .-

La sentencia recurrida, en su fundamento décimoprimero, considera que, de cualquier modo, la nulidad marcaria vendría de la mano de la infracción del art. 8.1 LM , pues siendo las marcas de la actora notorias, aún cuando los productos o servicios no se consideraran similares, el uso que la demandada hace de su marca puede producir un riesgo de "degradación" de aquéllas, en cuanto menoscabo de su carácter distintivo. Añade la resolución que se ha probado que el personaje de JUAN VALDEZ es calificado de modo positivo por el público; pues bien, el hecho de que, en la marca de la demandada, aparezca JUAN VALDES ("cara de una persona con melena con un gorro con el símbolo de la marihuana y fumando lo que parece ser un canuto de esa hierba", descripción contenida en el apartado 39 de la sentencia recurrida") y la marca se utilice para la venta de productos relacionados con el cannabis o para el cultivo de esa planta, produce un riesgo de degradación marcaria, pues ello puede repercutir negativamente en la imagen que desprenden las marcas de la actora.

No podemos sino compartir esos razonamientos.

Ciertamente, aún considerando, a efectos dialécticos, que los productos o servicios amparados por las marcas en conflicto no fueran similares, la nulidad de la marca de la demandada sería procedente, porque:

a) Se ha acreditado la notoriedad del elemento nuclear de las marcas de la actora, el personaje JUAN VALDEZ, que, en el mercado, es valorado positivamente, según estudios de mercado aportados junto a la demanda.

b) Los servicios y productos para los que la demandada utiliza su marca (venta de productos relacionados con el consumo de cannabis, en esencia) pueden producir tal impresión en el público que el poder de atracción de las marcas de la actora resulte mermado, sobre todo por la posibilidad de que ejerzan una influencia negativa sobre la imagen de las mismas.

Téngase en cuenta que el art. 81. LM exige tan solo la posibilidad, no la certeza, de que ello se produzca

Entendemos que la pervivencia de la marca de la demandada podría suponer un menoscabo del carácter distintivo de la familia marcaria de la demandante, con una más que posible afectación de su reputación e imagen, ganada durante muchos años a fuerza, entre otros, de una gran inversión publicitaria. Que la actividad de la demandada, sirviéndose de su marca registrada, pueda ejercerse dentro de la más absoluta legalidad es intrascendente en el razonamiento que ahora se hace, pues no elimina la posibilidad de afectación negativa de la imagen de las marcas de la actora y de su distintividad, a la vista de las circunstancias ya expuestas.

Sin necesidad de mayores disquisiciones, se desestimará también este motivo impugnatorio.

OCTAVO. De la infracción marcaria por parte de la demandada.-

La apelante no dedica una sola línea a rebatir la infracción marcaria que se le imputa, ni sus consecuencias (fundamentos duodécimo y décimotercero de la sentencia), por lo que no constituye objeto de apelación y exime a este Tribunal de abordar cuestiones no discutidas por la recurrente.

NOVENO.-

La apelada, impugnante, insiste en la procedencia de indemnización de daños y perjuicios por infracción de sus marcas.

La sentencia recurrida desestimó esta pretensión al considerar que el demandado había hecho uso de su marca registrada, aunque haya sido ahora anulada, y que solo en caso de registro de mala fe, el art. 54.2 LM ("Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe...) permitiría tal indemnización, como consecuencia anudada a la nulidad, pero no a la infracción.

Compartimos el razonamiento.

Uno de los efectos de la nulidad de una marca, de conformidad con el art. 54.1 LM , es que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la Ley.

La cuestión que se suscita es si la utilización de una marca registrada puede producir infracción de una marca anterior, ya que podría considerarse que no existe violación marcaria cuando se usa un signo que ha sido debidamente registrado, aún cuando después se declare su nulidad. Es decir, mientras que no se declare la nulidad de un registro, su titular se halla facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, así como que las medidas que se contemplan en el art. 41 LM (que lo son para cuando el derecho de marca "sea lesionado") no pueden ser adoptadas al amparo de la acción de nulidad del art. 51.

La repercusión de esta cuestión en la materia indemnizatoria que ahora nos ocupa, es obvia: si se considerara la inexistencia de infracción, no habría lugar a indemnización ex art. 41 LM , pues, se reitera, la indemnización quedaría relegada, como consecuencia de la nulidad, a los casos de registro de mala fe.

Como tiene establecido este Tribunal de Marca Comunitaria en la muy reciente sentencia de 18 de marzo del 2010 (conocida como Asunto "Matrix"), y aún cuando este planteamiento haya sido objeto de matización en la recientísima sentencia de 17 de febrero del 2012 (para el caso de registros de mala fe, que no es el caso),hemos de plantearnos si es posible deducir una acción de infracción dirigida contra la demandada cuando el servicio por ella prestado se encontraba amparado en el registro de una marca nacional. Ya dijimos en nuestra Sentencia de 23 de enero de 2009 algo en lo que nos reiteramos: no puede calificarse como acto de infracción del ius prohibendi de los derechos de la actora " la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado ( STS 7 de julio de 2006 ") .

Con ello, seguíamos el criterio de nuestra Sentencia de 10 de marzo de 2008 , en la que dijimos que no puede calificarse como acto de infracción " la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado ( STS 7 de julio de 2006 ). "

En definitiva, el derecho de uso exclusivo de la demandada a utilizar la marca en el mercado, reconocido en el artículo 34.1 de la Ley de Marcas , impide que pueda prosperar la acción de infracción de la marca comunitaria, ni que puedan acogerse las consecuencias previstas en el artículo 41 de la Ley de Marcas , anudadas a la violación de la marca comunitaria (en virtud de la remisión que realizan los artículos 14 y 98.2 RMC), entre las que se encuentra la indemnización de daños y perjuicios.

Sin embargo, también hemos dicho que el hecho de que la nulidad no pueda producir los efectos inherentes a la infracción (recuérdese que, en el caso que nos ocupa, la apelante se ha aquietado con ellos y, por este motivo, se confirmarán), no ha de impedir que, siendo consecuencia de la declaración de nulidad relativa la ineficacia ex tunc (como declara el artículo 54.1 de la Ley de Marcas , es decir, el registro de la marca nunca fue válido de tal manera que ni el registro ni la solicitud que lo originó nunca produjeron ningún efecto) dicha ineficacia necesariamente haya de proyectarse no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro, según la teoría general de la nulidad de los actos jurídicos, con lo que es admisible que produzca efectos (por ejemplo, la obligación de no uso del signo o la retirada de productos y material marcado con el mismo, entre otros) que se antojen de todo punto necesarios para asegurar la plena efectividad de dicha declaración de nulidad, en tanto habrán de impedir la realización de actos y el mantenimiento de situaciones de hecho que, al no estar ya amparados por título alguno, serían susceptibles de engendrar violación de la marca de la demandante.

Sí se estimará la impugnación atinente a las costas de la reconvención, que no se imponen en la instancia al reconviniente a pesar de la desestimación de la misma.

Entendemos que la estimación de la demanda es parcial y que es correcta la no imposición de costas al demandado.

DÉCIMO.-

La pretensión principal deducida en el escrito de interposición del recurso de apelación es que se declare la nulidad del juicio celebrado en primera instancia, por quebrantamiento de las formas del procedimiento, al no haber comparecido la parte actora y haberse estimado justificada la incomparecencia, ya que, según se alega, debería haberse efectuado nuevo señalamiento para la práctica de ese medio probatorio de interrogatorio, que había sido admitido en su día.

En absoluto puede considerarse la existencia de indefensión en tanto este Tribunal ya resolvió la improcedencia, en esta segunda instancia, de dicha prueba, mediante auto no recurrido por la apelante.

UNDÉCIMO.-

De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC ., en caso de desestimación total de un recurso de apelación, las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie que la cuestión promovida presentara serias dudas de hecho o de derecho.

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

DUODÉCIMO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

DÉCIMOTERCERO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de confirmación de la resolución recurrida, la parte recurrente perderá el depósito que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de DISTRIBUCIONES MARIANAS 08, SL y D. Ramón , y con estimación parcial de la impugnación formulada por FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, ambas contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1, de fecha 25 de marzo del 2011, en los autos de juicio ordinario n.º 421 / 2009, debemos revocar yrevocamos dicha resolución únicamente en el sentido de imponer a la reconviniente las costas de la reconvención, manteniendo el resto de la resolución recurrida, imponiendo a la apelante las costas originadas por su recurso, sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre motivadas por la impugnación.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.