Sentencia CIVIL Nº 154/2017, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 244/2015 de 22 de Marzo de 2017

Encabezamiento

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigesimoctava

C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010

Tfno.: 914931988

37007740

N.I.G.:28.079.00.2-2015/0092700

Recurso de Apelación 244/2015

O. Judicial Origen:Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 541/2006

APELANTES/APELADOS:D. Rafael y EUROMOTORHOME ESPAÑA SL

Procuradora Dña. Beatriz Verdasco Cediel

Letrado: Don Francisco García Mon-Marañés

APELADO/ IMPUGNANTE: MIDALEX MOTORHOME S.A.

Procurador D. Pablo Oterino Menendez

Letrado Don Mario Pomares Caballero

APELADOS:EUROPEAN MOTORHOME & RENTAL, S.L.

Procuradora Dña. Virginia Rosa Lobo Ruiz

Letrado Don Miguel Angel Jiménez Sedeño

MOTORHOME RACING RESTAURACION, SL y MOTORHOME RACING, SL

Procurador D. Argimiro Vazquez Guillen

Letrado D. Lluis Toda Eraso

NORMOTORHOME, S.L.

Procurador Don Luis Roncero Contreras

Letrada Dª Lourdes De Vicente Galán

S E N T E N C I A nº 154/2017

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ (ponente)

En Madrid, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ, Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 244/15 interpuesto contra la Sentencia de fecha 30 de julio de 2013 dictada en el procedimiento ordinario número 541/06 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandante, siendo apelada la parte demandada, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 31 de julio de 2006 por la representación de D. Rafael y de la mercantil EUROMOTORHOME ESPAÑA, S.L. contra M.C. EDICIONES, S.A., MOTORHOME AND CARS, S.L., MYDALEX MOTORHOME,S.L., EUROPEAN MOTORHOME AND RENTAL, S.L., MOTORHOME RACING, S.L., MOTORHOME RACING RESTAURACIÓN, S.L., MOTORHOME, S.L. y NORMOTORHOME, S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba:

'1°.- Declarar que mis mandantes, titulares de las marcas MOTORHOME, EUROMOTORHOME y NORMOTORHOME, descritas en el hecho primero de la demanda, han sido lesionados en sus derechos por las demandadas, al ser utilizadas dichas marcas en su razón social y en su propaganda; condenándolas a estar y pasar por esta declaración.

2°.- Condenar a las demandadas a modificar o alterar su denominación social, adoptando otra, si a su derecho conviniere, que ofrezca diferencias con las marcas de los actores, suficientes para evitar todo riesgo o confusión, que no incluya los vocablos 'Motorhome', 'Euromotorhome' y 'Normotorhome'.

3°.- Condenar a las demandadas a cesar en la violación de las marcas registrales 'Motorhome', 'Euromotorhome' y 'Normotorhome', condenándolas a tal fin a modificar estatutaria y registralmente su denominación social y sustituirlas por otras que no sean susceptibles de inducir a confusión con lasmarcas mencionadas propiedad de mi mandante, todo ello con apercibimiento de que si no se efectuara dicho cambio de denominación social en el plazo de un año sus sociedades quedarán disueltas de pleno derecho, procediendo los Registros Mercantiles respectivo, de oficio, a practicar la cancelación.

4°.- Condenar a las demandadas a pagar a mis mandantes solidariamente la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS, importe de las marcas que han estado utilizando las demandadas, más TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CENTIMOS de beneficio industrial, lo que hace un total de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS.

5°.- Condenar a las demandadas a publicar a su costa la sentencia que se dicte en estos autos en los siguientes periódicos:

Las residentes en la provincia de Barcelona, en 'La Vanguardia'.

Las residentes en la provincia de Madrid en 'ABC'.

La residente en la provincia de Alicante, en 'El Periódico'.

La residente en la provincia de Málaga, en 'El Sur'.

Y todas ellas, solidariamente, en las revistas del ramo 'El camping y su mundo' y 'Caravaning'.

6º.- Condenar a las demandadas al pago de las costas causadas.

SUBSIDIARIAMENTE, en caso de que no se estimare la petición anterior, dictar sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos:

1°.- Declarar que la actuación de las demandadas constituye un acto de competencia desleal contemplado en el artículo 12 de la Ley de Competencia desleal , condenándolas a estar y pasar por dicha declaración.

2°.- Condenar a las demandadas a modificar o alterar su denominación social, adoptando otra, si a su derecho conviniere, que ofrezca diferencias con las marcas de los actores, suficientes para evitar todo riesgo o confusión, que no incluya los vocablos 'Motorhome', 'Eurornotorhorne' y 'Nounotorhome'.

3°.- Condenar a las demandadas a cesar en la violación de las marcas registrales 'Motorhome', 'Euromotorhome' y 'Norrnotorhome', condenándolas a tal fin a modificar estatutaria y registralmente su denominación social y sustituirlas por otras que no sean susceptibles de inducir a confusión con las marcas mencionadas propiedad de mi mandante, todo ello con apercibimiento de que si no se efectuara dicho cambio de denominación social en el plazo de un año sus sociedades quedarán disueltas de pleno derecho, procediendo los Registros Mercantiles respectivo, de oficio, a practicar la cancelación.

4°.- Condenar a las demandadas a pagar a mis mandantes solidariamente la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS, importe de las marcas marcas que han estado utilizando las demandadas, más TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CENTIMOS de beneficio industrial, lo que hace un total de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISICIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS.

5°.- Condenar a las demandadas a publicar a su costa la sentencia que se dicte en estos autos en los siguientes periódicos:

Las residentes en la provincia de Barcelona, en 'La Vanguardia'.

Las residentes en la provincia de Madrid en 'ABC'.

La residente en la provincia de Alicante, en 'El Periódico'.

La residente en la provincia de Málaga, en 'El Sur'.

Y todas ellas, solidariamente, en las revistas del ramo 'El camping y su mundo' y 'Caravaning'.

6°.- Condenar a las demandadas al pago de las costas causadas.

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid dictó sentencia con fecha 30 de julio de 2013 cuyo fallo es del siguiente tenor :

'Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO íntegramente la demanda interpuesta por D. JESUS VERDASCO TRIGUERO, Procurador de los Tribunales y de D. Rafael Y EUROMOTORHOME ESPAÑA, S.L., absolviendo a los demandados de todos los pedimentos contra ellos deducidos y con expresa imposición de costas a la parte actora.

Que debo ESTIMAR Y ESTIMO en parte la demanda reconvencional deducida por NORMOTORHOME, S.L. frente a D. Rafael , por lo que debo DECLARAR Y DECLARO la nulidad de la marca denominativa número 2.517.203 (clase 39, comercialización de caravanas y autocaravanas) ordenando su cancelación del Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas; desestimando el resto de pedimentos por él deducidos y sin expresa imposición de costas.

Que debo ESTIMAR Y ESTIMO en parte la demanda reconvencional deducida por MYDALEX MOTORHOME, S.L. por lo que debo declarar y declaro la nulidad de las marcas siguientes:

la marca núm. 2253178 'MOTORHOME', clase 12 para los productos o servicios vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima y especialmente caravanas y autocaravanas;

la marca 2517.198, 'MOTORHOME', para productos o servicios de ayuda y asesoramiento en la gestión de empresas y negocios relacionados con caravanas y autocaravanas, servicio de estudio de mercados, servicio de relaciones públicas, servicio de importación, representación comercial, servicios de publicidad, servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia, servicio de organización de exposiciones con fines comerciales y de .publicidad, servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de caravanas, autocaravanas y sus repuestos y accesorios;

la marca 2517200, 'MOTORHOME', clase 37, para productos o servicios de reparación y conservación de vehículos y especialmente de caravanas y autocaravanas.

Desestimando el resto de pedimentos .deducidos y sin expresa imposición de las costas de las referidas reconvenciones.

Notifíquese a las partes personadas.

Firme que sea la sentencia líbrese oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación de la inscripción de los citados registros y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.'

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de D. Rafael y EUROMOTORHOME ESPAÑA, S.L. se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. Señalándose para deliberación, votación y fallo el día 16 de marzo de 2017.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Constituyen precedentes de conveniente mención para la adecuada comprensión de las claves del litigio, y en definitiva del presente recurso, los siguientes:

1.- Don Rafael es titular de una serie de marcas que asegura explotar a través de la sociedad EUROMOTORHOME ESPAÑA, S.L. Son las siguientes:

Marcas MOTORHOME:

-la marca núm. 2253178 'MOTORHOME', clase 12 para los productos o servicios vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima y especialmente caravanas y autocaravanas;

-la marca núm. 2517195, 'MOTORHOME', clase 04, para los productos o servicios aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustible (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado, bujías y mechas para el alumbrado;

-la marca núm. 2517196, 'MOTORHOME', clase 25 para productos o servicios prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño, calzados (excepto ortopédico) y sombrerería;

-la marca 2517197, 'MOTORHOME', clase 28 para productos o servicios juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad;

-la marca 2517.198, 'MOTORHOME', para productos o servicios de ayuda y asesoramiento en la gestión de empresas y negocios relacionados con caravanas y autocaravanas, servicio de estudio de mercados, servicio de relaciones públicas, servicio de importación, exportación y representación comercial, servicios de publicidad, servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia, servicio de organización de exposiciones con fines comerciales y de publicidad, servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de caravanas, autocaravanas y sus repuestos y accesorios;

-la marca 2517199, 'MOTORHOME', clase 36, para productos o servicios inmobiliarios, servicios de administración, arrendamiento y promoción y alquiler de inmuebles y servicios de corretaje y tasación de bienes inmuebles, seguros, negocios financieros y monetarios;

-la marca 2517200, 'MOTORHOME', clase 37, para productos o servicios de reparación y conservación de vehículos y especialmente de caravanas y autocaravanas;

-la marca núm. 2536339, 'MOTORHOME', clase 16 para productos o servicios papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, publicaciones, periódicos, revistas, catálogos y folletos, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería y la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), materia de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés;

-la marca núm. 2543145, 'MOTORHOME', clase 41, para productos o servicios de educación, enseñanza, formación, esparcimiento y actividades culturales y deportivas, servicios editoriales, servicios de edición de libros y publicaciones de libros y textos, servicios de montaje y producción de programas de radio, televisión, películas y cintas de vídeo, servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias, seminarios, simposios y congresos y servicios de organización de exposiciones con fines culturales y educativos;

MARCAS EUROMOTORHOME:

-la marca núm. 2214344-0, 'EUROMOTORHOME', clase 39, para productos o servicios de transporte, embalaje, almacenamiento y distribución de mercancías, especialmente autocaravanas y vehículos de locomoción terrestre, aérea y marítima y servicios de organización de viajes;

-la marca núm. 2216441, 'EUROMOTORHOME', clase 37, para productos o servicios de construcción, reparación y conservación de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima;

-la marca núm. 2216658 'EUROMOTORHOME', clase 12 para productos de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea marítima;

-la marca comunitaria núm. 122223, 'EUROMOTORHOME', clase 12 (productos o servicios de locomoción terrestre, aérea o marítima y especialmente autocaravanas), clase 37 (productos o servicios de reparación y conservación de vehículos, especialmente autocaravanas) y clase 39 (productos o servicios de transporte, embalaje, almacenaje y distribución de mercancías, especialmente autocaravanas y alquiler de autocaravanas sin conductor;

MARCAS NORMOMOTORHOME:

-la marca núm. 2517201, 'NORMOTORHOME', clase 35, para productos o servicios de ayuda y asesoramiento en la gestión de empresas y negocios relacionados con caravanas y autocaravanas, servicio de estudio de mercados, servicio de relaciones públicas, servicio de importación, exportación y representación comercial, servicios de publicidad, servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia, servicio de organización de exposiciones con fines comerciales y de publicidad y servicios de venta al por menor de comercios y a través de redes mundiales de informática de caravanas, autocaravanas y sus repuestos y accesorios,

-la marca núm. 2517202, 'NORMOTORHOME', clase 37, para productos o servicios de reparación y conservación de vehículos y especialmente de caravanas y autocaravanas y

-la marca núm. 2517203, 'NORMOTORHOME', clase 39, para productos o servicios de transporte, embalaje, depósito, almacenamiento y distribución de mercancías, especialmente caravanas y autocaravanas, alquiler de caravanas y autocaravanas con y sin conductor.

2.- En la referida condición, Don Rafael y EUROMOTORHOME ESPAÑA, S.L. interpusieron demanda contra M.C. EDICIONES, S.A., MYDALEX MOTORHOME, S.L., EUROPEAN MOTORHOME AND RENTAL, S.L., MOTORHOME RACING, S.L., MOTORHOME RACING RESTAURACIÓN, S.L., MOTORHOME, S.L. y NORMOTORHOME, S.L. ejercitando contra ellas diversas acciones de infracción marcaria fundadas en que las demandadas habrían conculcado los derechos marcarios del actor al utilizar las marcas anteriormente relacionadas tanto en su razón social como en su propaganda, y subsidiariamente acciones de competencia desleal fundadas en la explotación indebida de la reputación ajena.

3.- La demandada MYDALEX MOTORHOME, S.L., además de oponerse a la demanda, dedujo demanda reconvencional interesando que se declarasen caducadas por falta de uso las siguientes marcas españolas: núm. 2253178 'MOTORHOME', núm. 2517195 'MOTORHOME', núm. 2517196 'MOTORHOME', núm. 2517197 'MOTORHOME', núm. 2517198 'MOTORHOME', núm. 2517199 'MOTORHOME', núm. 2517200 'MOTORHOME', 2536339 'MOTORHOME', núm. 2543145 'MOTORHOME', 2517201 'NORMOTORHOME', núm. 2517202 'NORMOTORHOME' y núm. 2517203 'NORMOTORHOME'. Subsidiariamente, ejercitó la acción de nulidad absoluta de la marca española 2253178, de la marca española 2517198 en relación con los 'servicios de ayuda y asesoramiento en la gestión de empresas y negocios relacionados con caravanas y autocaravanas; servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de información de caravanas, autocaravanas y sus repuestos y accesorios', y de la marca española núm. 2517200

4.- También dedujo NORMOTORHOME S.L. demanda reconvencional ejercitando acción reivindicatoria de la marca denominativa número 2.517.203 (clase 39 comercialización de caravanas y autocaravanas) y subsidiariamente acción de nulidad de la misma.

5.- La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Sin embargo, acogió tanto la acción subsidiariamente ejercitada por NORMOTORHOME S.L. declarando la nulidad de la marca denominativa número 2.517.203 NORMOTORHOME (clase 39, comercialización de caravanas y autocaravanas), como la subsidiariamente ejercitada por MYDALEX MOTORHOME, S.L., declarando la nulidad de las marcas siguientes:

la marca núm. 2253178 'MOTORHOME', clase 12 para los productos o servicios vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima y especialmente caravanas y autocaravanas;

la marca 2517.198, 'MOTORHOME', para productos o servicios de ayuda y asesoramiento en la gestión de empresas y negocios relacionados con caravanas y autocaravanas, servicio de estudio de mercados, servicio de relaciones públicas, servicio de importación, exportación y representación comercial, servicios de publicidad, servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia, servicio de organización de exposiciones con fines comerciales y de publicidad, servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de caravanas, autocaravanas y sus repuestos y accesorios;

la marca 2517200, 'MOTORHOME', clase 37, para productos o servicios de reparación y conservación de vehículos y especialmente de caravanas y autocaravanas.

6.- Disconformes con tales pronunciamientos, contra ellos se alzan los demandantes Don Rafael y EUROMOTORHOME ESPAÑA, S.L. a través del presente recurso de apelación. Por su parte, MYDALEX MOTORHOME, S.L. impugnó la sentencia en relación con aquel particular por el que no fue acogida la acción de caducidad por falta de uso que había ejercitado con carácter principal.

Por razones de índole sistemática, comenzaremos por el examen de aquellos aspectos del recurso y de la impugnación que se refieren a los pronunciamientos de la sentencia relacionados con las acciones que fueron ejercitadas por vía reconvencional, pues solo de ese modo podremos conocer cuáles son los títulos marcarios que hemos de considerar válidamente ostentados por el demandante y, consiguientemente, cuál pueda ser la extensión de su 'ius prohibendi' que constituye, en definitiva, el fundamento último de las acciones de infracción ejercitadas en su demanda.

SEGUNDO.- Como ya hemos adelantado, la sentencia apelada, acogiendo la pretensión subsidiariamente ejercitada por NORMOTORHOME S.L. en su demanda reconvencional, declaró la nulidad de la marca denominativa NORMOTORHOME número 2.517.203 (clase 39 comercialización de caravanas y autocaravanas). Dicho pronunciamiento se fundó en que la constitución de la sociedad NORMOTORHOME S.L. fue anterior en el tiempo al de registro de la marca en cuestión, por lo que resultaba aplicable la prohibición relativa de registro contemplada por el Art. 9-1, d) de la Ley de Marcas a cuyo tenor'Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:...d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional'.

Los apelantes reaccionan frente a dicha aplicación por entender que, para que la denominación social NORMOTORHOME S.L. estuviera protegida por la prohibición relativa de registro que contempla el Art. 9-1,d) que acabamos de transcribir, habría sido necesario que dicha entidad protegiese tal denominación obteniendo un título marcario. Se trata de un argumento no esgrimido en el trámite de contestación a la reconvención (folios 1.527 y ss.) y, en cualquier caso, no compartimos dicho punto de vista. El precepto en cuestión protege, bajo determinados presupuestos (riesgo de confusión y uso o conocimiento notorio de tales signos en el territorio nacional), tanto al nombre comercial no registrado como a las denominaciones sociales anteriores. En ningún momento exige que la denominación social se encuentre protegida por otro título marcario: si así fuese, lo que resultaría superfluo sería la propia inclusión de las denominaciones sociales y de los nombres comerciales no registrados como fuente de prohibición relativa, ya que tal prohibición se encuentra ya expresamente contemplada en el Art. 7 de la Ley de Marcas .

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que en el trámite de contestación a la reconvención los demandantes reconvenidos nunca cuestionaron la presencia de los restantes requisitos exigidos por el precepto para que la denominación social anterior opere como prohibición relativa de registro (especialmente el uso y conocimiento notorio de tal denominación en el territorio nacional). Solo lo hacen ahora en su recurso de y forma ciertamente telegráfica. Así las cosas, atentaría al principio de congruencia una hipotética iniciativa por la que este tribunal entrase a analizar dichas cuestiones sorprendiendo a la demandante reconvencional con argumentos nunca esgrimidos en contra de sus planteamientos.

No ha de prosperar, pues, el recurso, en relación con el pronunciamiento anulatorio que comentamos.

TERCERO.- Como también hemos adelantado, la reconviniente MYDALEX MOTORHOME, S.L. reacciona por vía de impugnación frente al pronunciamiento de la sentencia por el que, negándosele la ostentación de un interés legítimo, le fue desestimada su pretensión principal, que no era otra que la declaración de caducidad por falta de uso de las siguientes marcas españolas: núm. 2253178 'MOTORHOME', núm. 2517195 'MOTORHOME', núm. 2517196 'MOTORHOME', núm. 2517197 'MOTORHOME', núm. 2517198 'MOTORHOME', núm. 2517199 'MOTORHOME', núm. 2517200 'MOTORHOME', 2536339 'MOTORHOME', núm. 2543145 'MOTORHOME', 2517201 'NORMOTORHOME', núm. 2517202 'NORMOTORHOME' y núm. 2517203 'NORMOTORHOME'.

La sentencia apelada, partiendo de la idea de que la acción de caducidad no responde, desde luego, a la fisonomía de una acción popular, considera que MYDALEX MOTORHOME S.L. no ha justificado suficientemente la titularidad de un interés legítimo en el ejercicio de esa clase de pretensión, entendiendo que no basta para que pueda detectarse esa clase de interés la presencia de un simple'animus retorquendi o defendendi'.

Pues bien, aunque en abstracto nos parece un planteamiento correcto, no consideramos que ese punto de vista resulte aplicable en la concreta hipótesis de MYDALEX MOTORHOME S.L. En efecto, hemos venido manteniendo en diferentes resoluciones ( nuestra sentencia de 17 de octubre de 2016 por citar una de las más recientes) lo siguiente:

'47. El artículo 59 apartado a) de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre , contempla la legitimación activa para entablar la acción declarativa de la caducidad por falta de uso con mayor amplitud que el artículo 56 de la anterior Ley 32/1988 . Este último precepto dio lugar a una interpretación restrictiva que tuvo su reflejo en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1994 . El precepto en vigor reconoce la legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad a cualquier persona física o jurídica o cualquier agrupación que represente los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas o que ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.

48. La amplitud que se confiere en la Ley vigente a la legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso se aprecia igualmente en el artículo 55.1.a) del Reglamento (CE ) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, que fue derogado y sustituido por el Reglamento ( CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , que entró en vigor el 13 de abril de 2009 y mantiene los mismos términos en su artículo 56.1.a ), apartado no modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.

49. No obstante ello no supone desfigurar los contornos de la norma para dar lugar a una acción popular desconocida en el orden civil y en especial en materia de marcas, como ya venía estableciendo nuestra jurisprudencia (sentencia de 24 de diciembre de 1990 ).

50. La noción de interés legítimo es más amplia que la de interés directo e implica una posición de ventaja outilidad jurídicapor parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría en caso de prosperar ésta ( SSTC 60/1982 , 62/1983 , 257/1988 y 97/1991 entre otras). Esta última precisa el concepto en cuanto debe tratarse de un interés en sentido propio, cualificado o específico, de forma que se manifieste un interés singularizado que pueda verse afectado por la suerte de la pretensión deducida.

51. Atendiendo a la naturaleza de la acción, no puede negarse la existencia de interés legítimo en el competidor que pretende extender su actividad en España y encuentra el obstáculo de dichos registros.

53. Por ello, la STS de 27 de diciembre de 2012 reconduce la apreciación de legitimación a los términos propios de la acción de caducidad reconociendo dicha legitimación a quien 'busca poner fin a una situación que le es desfavorable o, desde otro punto de vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de marcas, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro'(énfasis añadido).

Consiguientemente, para poder apreciar la presencia de un interés legítimo que faculte a MYDALEX MOTORHOME S.L. a ejercitar la acción de caducidad por falta de uso basta con poder afirmar que el hipotético éxito de tal acción reportaría a dicha entidad una simple 'utilidad jurídica'. Pues bien, lo primero que tenemos que indicar es que, si tenemos en cuenta que los actores no especificaron en su demanda en qué actuaciones haya podido concretarse el uso de tal denominación social ajeno a su uso genuino (identificación de la sociedad en el tráfico jurídico) y coincidente con su uso propiamente marcario, ni siquiera el virtual fracaso de la actual demanda permitiría a MYDALEX MOTORHOME S.L. considerar asegurada la pervivencia de tal denominación ante la posibilidad - nunca descartable- de que en el futuro se ejercitasen, con base en las misma marcas, nuevas acciones de infracción fundadas en la utilización de dicha denominación en ámbitos o a través de medios distintos de los que motivaron el ejercicio de la acción de infracción ahora ejercitada. Pero lo verdaderamente relevante en el caso de MYDALEX MOTORHOME S.L., lo que singulariza su situación en comparación con las restantes demandadas, es la circunstancia particular de que ella ostenta la titularidad de dos marcas españolas mixtas posteriores (2696570 y 2696571) que incluyen en su componente denominativo la expresión 'MOTORHOME' ('MYDALEX MOTORHOME'), con lo que la pervivencia de las marcas 'MOTORHOME' y 'NORMOMOTROHOME' de la actora comportaría para ella la perpetuación del riesgo de perder dichos derechos de exclusiva a consecuencia del no improbable ejercicio futuro por parte del hoy demandante de acciones de nulidad relativa capaces de erradicarlas del Registro de Marcas.

No puede, en consecuencia, negarse a MYDALEX MOTORHOME S.L. un interés concretado en la utilidad que le reportaría la desaparición por caducidad de los distintivos de la actora. Y no se trata, desde luego, de un interés espurio. En efecto, el de marca es un derecho de constitución predominantemente registral que otorga a su titular un régimen de monopolio en relación con la utilización de distintivos que, de no ser por la configuración legal de tal derecho, se encontrarían de modo natural en el dominio público, de tal suerte que la atribución de esa exclusividad solamente se justifica porque, al distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de un empresario, la marca contribuye, en provecho de consumidores y competidores, al fortalecimiento del orden económico y concurrencial. Siendo ello así, parece lógico que la pervivencia del derecho se supedite a aquello que justifica su existencia, a saber, la efectiva utilización del signo por parte de su titular mediante el desarrollo en el mercado actividades económicas reales, actividades que singulariza, precisamente, mediante el uso del distintivo. Por lo tanto, la falta de uso constituye una situación anómala que el legislador está interesado en erradicar por cuanto, sin aprovechar a nadie, propicia la indisponibilidad para terceros de un signo en cuya utilización pueden encontrarse interesados para distinguir una actividad económica real que se proponen desarrollar. Nada más lógico, en consecuencia, que reconocer a los terceros que en tal situación se encuentran la posibilidad de denunciar esa situación anómala y, consiguientemente, la facultad de impetrar su desaparición.

Si la presencia de ese interés legítimo nos resulta obvia y manifiesta en el caso de las marcas MOTORHOME cuyo ámbito aplicativo coincide con bienes o servicios relacionados con las caravanas y autocaravanas (esto ocurre con 6 de las 12 marcas que son objeto de la acción de caducidad), mayores dudas podría plantear en teoría el problema de la legitimación, de no concurrir la singular circunstancia a la que luego aludiremos, en relación con aquellas marcas MOTORHOME cuyo ámbito aplicativo es ajeno a esa clase de bienes y servicios, a saber:

-la marca núm. 2517195, 'MOTORHOME', clase 04, para los productos o servicios aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustible (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado, bujías y mechas para el alumbrado;

-la marca núm. 2517196, 'MOTORHOME', clase 25 para productos o servicios prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño, calzados (excepto ortopédico) y sombrerería;

-la marca 2517197, 'MOTORHOME', clase 28 para productos o servicios juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad;

-la marca 2517199, 'MOTORHOME', clase 36, para productos o servicios inmobiliarios, servicios de administración, arrendamiento y promoción y alquiler de inmuebles y servicios de corretaje y tasación de bienes inmuebles, seguros, negocios financieros y monetarios;

-la marca núm. 2536339, 'MOTORHOME', clase 16 para productos o servicios papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, publicaciones, periódicos, revistas, catálogos y folletos, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería y la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), materia de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés;

-la marca núm. 2543145, 'MOTORHOME', clase 41, para productos o servicios de educación, enseñanza, formación, esparcimiento y actividades culturales y deportivas, servicios editoriales, servicios de edición de libros y publicaciones de libros y textos, servicios de montaje y producción de programas de radio, televisión, películas y cintas de vídeo, servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias, seminarios, simposios y congresos y servicios de organización de exposiciones con fines culturales y educativos.

Sucede, sin embargo, que, tras exponer en su demanda la amplia implantación mercantil de la demandante EUROMOTORHOME ESPAÑA S.L. y la notoriedad alcanzada por los distintivos titularidad del codemandante Sr. Rafael (en la página 13 'in fine', folio 15 de las actuaciones, se nos habla de la notoriedad y del renombre alcanzado por sus marcas), se concluye suplicando en el escrito rector que se declare que las conductas de las demandadas son, por el modo de utilización de sus denominaciones sociales, conductas que han lesionado los derechos de las marcas -de todas ellas- EUROMOTORHOME, MOTORHOME y NORMOTORHOME anteriormente relacionadas. Es decir, que, en el sentir de la parte demandante, tales conductas han infringido no solo las marcas del actor que tienen por objeto caravanas y autocaravanas o servicios relacionados con esa clase de vehículos, sino que también han infringido las marcas cuyo ámbito aplicativo se encuentra alejado de tales productos o servicios. Cierto es que no resulta posible deducir de la lectura de la demanda si el exacto fundamento de la pretensión relativa a estas últimas marcas reside o no en el régimen de protección reforzada (más allá del principio de especialidad) que los Arts. 8-2 y 34-1,c) de la Ley de Marcas brindan a las marcas notorias. Lo verdaderamente relevante es que, sea ese o sea otro el fundamento de su pretensión, la tesis sostenida en la demanda es que, al operar en el sector de las caravanas y de las autocaravanas utilizando sus denominaciones sociales, las demandadas han infringido también aquellas de las marcas MOTROHOME (seis en total) que fueron concedidas al actor para distinguir productos tales como los artículos de gimnasia, las máquinas de escribir o los servicios inmobiliarios.

Y si esa y no otra es la tesis que, cualquiera que fuere su grado de fundamento, se ha defendido en la presente demanda, nada permite descartar que en el futuro idéntico planteamiento sirva al demandante Sr. Rafael para impetrar la nulidad de las marcas españolas mixtas de la reconviniente números 2696570 y 2696571 ('MYDALEX MOTORHOME') por infringir la prohibición relativa de registro del Art. 6 de la Ley de Marcas en relación con aquellas marcas MOTORHOME prioritarias cuyo ámbito aplicativo es ajeno a las caravanas y autocaravanas. Y entendemos que esta sola consideración nos permite concluir que el eventual éxito de la acción de caducidad, también en relación con estas seis marcas, reportaría a MYDALEX MOTORHOME S.L. utilidad jurídica en la medida en que le permitiría eludir esa clase de riesgo. Riesgo que en modo alguno puede considerarse infundado o improbable por más que en su escrito de oposición a la impugnación de la sentencia los demandantes hayan sostenido ahora, de forma contradictoria con los planteamientos de su demanda y en todo caso de manera novedosa, que'...es evidente que MYDALEX MOTORHOME S.L., atendido su objeto social y actividad, no tiene riesgo alguno de confusión por el uso de la marca MOTORHOME en las clases registradas por mi mandante y que no guardan relación con el mundo de la caravana o autocaravana'. Y es que, al sostener en la demanda que las demandadas -incluida MYDALEX MOTORHOME S.L.- habían infringido también esas marcas y no solo las relacionadas con las caravanas y autocaravanas, el planteamiento de Don Rafael y de EUROMOTORHOME ESPAÑA S.L. en dicho escrito rector fue justamente el inverso del que ahora pretenden hacer valer en contravención del Art. 456-1 de la L.E.C .

CUARTO.- Despejado, pues, el problema de la legitimación, veamos si la acción de caducidad primordialmente ejercitada por MYDALEX MOTORHOME S.L. en su demanda reconvencional posee o no fundamento.

Dispone el Art. 55 de la Ley de Marcas que'..1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:..c) Cuando no hubiera sido usada conforme al art. 39 de esta Ley . ..'. Y, según el expresado Art. 39, en lo que aquí interesa,'..1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso...'.

Para completar ese panorama normativo, no conviene perder de vista la especial regla relativa a la distribución de la carga de la prueba que contiene el Art. 58 de la Ley de Marcas a cuyo tenor'..En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso..'.

No es controvertido, además de resultar acreditado mediante abundantísima prueba documental, que los demandantes han venido distinguiendo en el mercado sus productos y servicios mediante la marca 'EUROMOTORHOME' y con arreglo al siguiente esquema o gráfico:
Para ver la imagenpulse aquí.

A partir de tal hecho, lo que MYDALEX MOTORHOME S.L. niega es que la parte actora haya hecho uso de las nueve marcas MOTORHOME y de las tres marcas NORMOTORHOME cuya titularidad ostenta. Los reconvenidos no realizaron el menor esfuerzo, no ya probatorio, sino ni siquiera alegatorio para evidenciar el uso de las tres marcas NORMOTORHOME o la concurrencia de justificación de su falta de uso, lo que, por aplicación del Art. 58 de la Ley de Marcas , determinaría, sin necesidad del menor alarde argumental, el éxito de la acción de caducidad en relación con dichas marcas.

En relación con las nueve marcas MOTORHOME, lo que alegan los actores es que sí las han usado, y que lo han hecho de forma simultánea al uso de la marca EUROMOTORHOME al incluir la palabra MOTORHOME en la leyenda que subyace a aquél distintivo:'Alquiler de autocaravanas - Motorhome Rent'. Pues bien, no podemos aceptar este planteamiento por dos razones correlativas:

1.- Si observamos el gráfico inserto más arriba, no es difícil deducir que el único distintivo utilizado es el de EUROMOTORHOME, y que la leyenda que a él subyace no se ha incluido con vocación distintiva sino como mero indicativo tendente a informar al usuario de la naturaleza de los servicios que la marca EUROMOTORHOME distingue. Por lo demás, la propia disposición de las dos oraciones'Alquiler de autocaravanas'y'Motorhome Rent'separadas por un guión evidencia, especialmente tratándose de servicios eminentemente turísticos, que la finalidad de la segunda de ellas es ampliar la comprensibilidad de la primera haciéndola accesible al público extranjero que habla o comprende la lengua inglesa.

2.- Suponiendo que compartiésemos el punto de vista de los demandantes con arreglo al cual la referida leyenda se plasmó bajo la marca EUROMOTORHOME con vocación distintiva, lo que no resulta aceptable es que se aísle o seleccione, a discreción y a conveniencia de dichos litigantes, aquella concreta palabra a la que se atribuye tal vocación con exclusión de las demás. Dicho de otro modo: si el propósito de la leyenda fuera el de ser usada como signo distintivo y no como indicativo de carácter meramente informativo, entonces lo que habría que considerar como distintivo utilizado sería la leyenda misma, es decir, la expresión completa'Alquiler de autocaravanas - Motorhome Rent'y no la expresión'Motorhome'. Y ello por la sencilla razón de que el modo en que ha sido usado este último vocablo no ha consistido en su ubicación aislada sino en su inserción dentro de aquel conjunto lingüístico complejo en cuyo seno desempeña la función semántica correspondiente a su significado propio. Así las cosas, si bien es cierto que el Art. 39-2 de la Ley de Marcas equipara al uso el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa su carácter distintivo de acuerdo con la forma bajo la cual se halla registrada, lo cierto es que esa equiparación no resultaría aplicable al caso que nos ocupa: existen diferencias insalvables entre la marca 'Motorhome' y la expresión'Alquiler de autocaravanas - Motorhome Rent', por lo que, aun cuando admitiéramos la tesis de los demandantes con arreglo a la cual esta expresión fue utilizada con finalidad distintiva, nunca podríamos afirmar que con ello se utilizó la marca 'Motorhome' en una forma no significativamente alterada como la exigida por el referido Art. 39-2.

En consecuencia, la falta de prueba del uso de las marcas MOTORHOME y NORMOTORHOME por parte del actor determina del éxito integral de la acción de caducidad y, con ella, del recurso de apelación interpuesto por MYDALEX MOTORHOME S.L. Conviene, no obstante, realizar una puntualización: teniendo en cuenta que en la demanda reconvencional la acción de nulidad de tres de las marcas MOTORHOME se ejercitó con el expreso carácter de subsidiaria y solo para el caso de que no prosperase la acción de caducidad, el éxito de esta última acción determina que deban desaparecer los pronunciamientos de la sentencia apelada por los que se estimó la primera y ser sustituidos por pronunciamientos que declaren caducadas las marcas. Correlativamente, es ese mismo carácter subsidiario de la acción de nulidad el que excluye ya todo debate acerca de si existían o no fundamentos sólidos para apreciar la concurrencia, en la época en que se produce la inscripción de las marcas, de la prohibición absoluta de registro (vulgarización) que determinó en la precedente instancia el acogimiento de dicha acción.

QUINTO.- De acuerdo con los precedentes planteamientos, las únicas marcas propiedad del actor que resultarían oponibles a las demandadas serían las siguientes tres marcas EUROMOTORHOME: la marca núm. 2214344-0, 'EUROMOTORHOME', clase 39, para productos o servicios de transporte, embalaje, almacenamiento y distribución de mercancías, especialmente autocaravanas y vehículos de locomoción terrestre, aérea y marítima y servicios de organización de viajes; la marca núm. 2216441, 'EUROMOTORHOME', clase 37, para productos o servicios de construcción, reparación y conservación de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima, y, finalmente, la marca núm. 2216658 'EUROMOTORHOME', clase 12 para productos de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea marítima. La referencia que se efectúa en la demanda a la titularidad, además, de una marca comunitaria EUROMOTORHOME (núm. 122223) debemos considerar que persigue exclusivamente el propósito de reforzar en el plano argumental la censura que formula frente a las demandadas, toda vez que la eventual utilización de dicho alegato como basamento de las imputaciones de violación marcaria haría que el conocimiento de dicha cuestión no correspondiese a éste órgano judicial sino al Tribunal de Marca Comunitaria por aplicación del Art. 92,a) del Reglamento CE 40/1994 de 20 de diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria.

Pues bien, ninguna de las demandadas (M.C. EDICIONES, S.A., MYDALEX MOTORHOME, S.L., EUROPEAN MOTORHOME AND RENTAL, S.L., MOTORHOME RACING, S.L., MOTORHOME RACING RESTAURACIÓN, S.L., MOTORHOME, S.L. y NORMOTORHOME, S.L.) incluye en su denominación social la expresión EUROMOTORHOME. Cierto es que existe similitud entre este distintivo y la palabra MOTORHOME que dichas denominaciones contienen. Ahora bien, con independencia de la cuestión relativa a si en la fecha de registro de las marcas de la actora existía o no en los usuarios de nuestro país un conocimiento uniforme de la significación del anglicismo en cuestión ('casa rodante') y de su relación de sinonimia con los conceptos de caravana o autocaravana (cuestión ésta ya irrelevante en vista del éxito de la acción de caducidad), lo cierto es que las demandadas, especialmente MYDALEX MOTORHOMO S.L., han aportado abundante prueba documental denotativa de que en las publicaciones, convencionales o telemáticas, dedicadas a informar sobre esa clase de vehículos comenzó a ser más o menos generalizado el empleo de la expresión MOTORHOME para referirse a los mismos a partir, al menos, del año 2005. Ello hace que cualquier uso marcario (no meramente jurídico) que las demandadas hubieran podido realizar de sus denominaciones sociales a partir de esa época hubiera carecido de potencialidad confusoria al integrarse el vocablo MOTORHOME dentro de un entramado de palabras (MYDALEX, EUROPEAN, RENTAL, RACING...) que son las que poseerían verdadera distintividad frente a una expresión que ya entonces habría devenido genérica en tanto que alusiva a un tipo peculiar de vehículo (caravana o autocaravana). Todo ello sin olvidar -se insiste- que, además de su genericidad, el término MOTORHOME ni siquiera es coincidente con el neologismo EUROMOTORHOME que integra, en exclusiva, las marcas del actor que debemos considerar subsistentes y prioritarias. Y, a mayor abundamiento, porque debe repararse también en que las marcas EUROMOTORHOME del actor son todas ellas marcas mixtas, sin que conste -ni se haya alegado siquiera- que en la forma de uso de sus denominaciones sociales por parte de las demandadas se haya buscado por parte de estas dotar a la expresión MOTORHOME en ellas incluida de la menor similitud con el componente gráfico de las prioritarias.

Si esa sola consideración determinaría, por sí sola, el fracaso de las acciones de infracción marcaria ejercitadas en la demanda, no está de más efectuar una consideración adicional que exige clarificar previamente cuál es la diferencia existente entre una denominación social, un nombre comercial y una marca: a) La denominación social cumple en el plano societario una función identificadora de la personalidad del ente social, satisfaciendo su derecho al nombre y, en tanto que reconocimiento de su individualidad, realiza un interés público determinado en el plano funcional por la exigencia de una correcta identificación de las sociedades en el tráfico jurídico ( S.T.S. de 26 de junio de 1992 , S.A.P. de Barcelona de 27 de septiembre de 2000 , y Resoluciones de la D.G.R.N. de 11 de octubre de 1984, 11 de septiembre de 1990, 22 de diciembre de 1995, 10 de junio de 1999 , etc..). b) En cambio, el nombre comercial es 'todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares ' ( Art. 87-1 de la Ley de Marcas ). La alusión que efectúa la última parte del referido precepto al principio de especialidad (actividades idénticas o similares) nos indica claramente que la función que el nombre comercial está llamado a cumplir no es, como en el caso de la denominación social, la de individualizar jurídicamente al ente social con personalidad propia, sino más bien la de singularizar y distinguir al empresario en el concreto ámbito de la actividad mercantil que desarrolla respecto de otros empresarios pertenecientes al mismo sector industrial, comercial o de servicios o bien a un sector afín. c) La marca, a diferencia del nombre comercial, no tiene por objeto distinguir al empresario sino singularizar sus productos o servicios para que resulten distinguibles de los productos o servicios que reconozcan un origen empresarial diferente.

A partir de esta distinción teórica, es de sobra conocido el criterio jurisprudencial, ampliamente comentado en el presente litigio, con arreglo al cual, no siendo infrecuente el solapamiento de la función de identificación jurídica de la denominación social con la utilización de ésta en el tráfico económico con una finalidad distintiva característica de las marcas y de los nombres comerciales (la S.T.S. de 27 de mayo de 2004 cita como supuestos paradigmáticos aquellos en que la denominación social'...consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc....'), podrán ser reprimidos por la vía de las acciones de infracción marcaria los usos de las denominaciones sociales que incurran en esa clase de desviación pero no sus usos genuinos. De ahí que resulte exigible en estos casos que quien ejercita la acción de infracción marcaria identifique suficientemente el tiempo, modo y lugar en el que la sociedad demandada ha incurrido en ese uso irregular de su denominación social.

Pues bien, lo que advertimos en la demanda es que, tras acumular un sinfín de acciones de infracción frente a otras tantas sociedades que ninguna relación guardan entre sí, la parte demandante se limita a indicarnos cuál es el objeto social de cada una de esas demandadas, pero se olvida por completo de describirnos los actos o conductas desarrollados por cada una de ellas que, desde su punto de vista, pudieran ser eventualmente constitutivos de un uso marcario de sus denominaciones sociales y, por tanto, de un uso desviado respecto de su genuina función de identificación en el tráfico jurídico (no económico). Y se omite también, lógicamente, lo que acaso resulta aún más importante, una mínima información acerca de la época en la que cada una de las demandadas habría incurrido en esa clase de uso; ello a pesar de que ese factor temporal resultaba absolutamente esencial para valorar el riesgo de confusión en un supuesto como el presente donde, como hemos indicado anteriormente, el uso generalizado en España del término MOTORHOME para denotar a las caravanas y autocaravanas solo puede considerarse acreditado a partir de una determinada época y no con anterioridad.

Indicar finalmente, en relación con la codemandada MC EDICIONES S.A., que, siendo distinto el fundamento del reproche que contra ella se emite en la demanda, este tribunal comparte plenamente las razones que condujeron al juzgador de la precedente instancia a desestimar también las pretensiones contra ella ejercitadas. En efecto, cuando el componente denominativo de una marca no es un vocablo arbitrario o de fantasía sino una palabra dotada de significación, el 'ius prohibendi' que el Art. 34-2 de la Ley de Marcas confiere a su titular se extiende exclusivamente a la utilización de esa palabra'en el tráfico económico'pero no a su utilización para la composición de enunciados u oraciones en las que el término posea sentido de acuerdo con las reglas del lenguaje, y ello por más que esas oraciones o enunciados se incluyan en ediciones impresas destinadas al público. Lo contrario supondría admitir que el otorgamiento de la marca comporta la eliminación del diccionario de la palabra en que dicha marca consiste. En cualquier caso, los apelantes, pese a interesar en la súplica de su recurso la estimación íntegra de su demanda, y por tanto también de los pedimentos en su día formulados contra MC. EDICIONES S.A., lo cierto es que se abstienen de proporcionarnos los motivos de su desacuerdo con las razones expuestas en la sentencia para desestimar estas últimas pretensiones, por cuyo motivo ningún comentario podríamos realizar en torno a esos desconocidos motivos. Y lo propio cabe decir respecto de los razonamientos de la resolución apelada que determinaron también la desestimación de las acciones de competencia desleal subsidiariamente ejercitadas: no se nos aduce en el recurso ningún motivo particular de disconformidad con tal pronunciamiento.

Es patente, en consecuencia, la improsperabilidad del recurso de apelación interpuesto por los actores.

SEXTO.- Las costas derivadas del recurso de apelación deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso de conformidad con lo previsto en el número 1 del Art. 398 de la L.E.C .

En cambio, estimándose íntegramente la impugnación de la sentencia formulada por MYDALEX MOTORHOME S.L., no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas por dicha impugnación de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.C ., debiendo imponerse a la parte demandante reconvenida, en cambio, las originadas en la instancia precedente por la reconvención deducida por dicha entidad, todo ello de acuerdo con lo previsto en el Art. 394-1 de la misma ley .

En cuanto a las costas causadas por la demanda en la instancia anterior, no apreciamos, más allá del carácter opinable que ordinariamente reviste cualquier controversia judicial, que los aspectos debatidos en el presente litigio presenten carácter dudoso jurídica o fácticamente, ni es posible, en consecuencia, atender la pretensión de la parte demandante de ser exonerada del pago de dichas costas.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Rafael y EUROMOTORHOME ESPAÑA, S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución, y estimar la impugnación de dicha sentencia formulada por MYDALEX MOTORHOME S.L.

2.- Revocamos parcialmente dicha resolución en el sentido de sustituir en su parte dispositiva el pronunciamiento parcialmente estimatorio de la demanda reconvencional deducida por MYDALEX MOTORHOME S.L. por el siguiente pronunciamiento: declaramos la caducidad por falta de uso de las siguientes marcas españolas pertenecientes al demandante Don Rafael : núm. 2253178 'MOTORHOME', núm. 2517195 'MOTORHOME', núm. 2517196 'MOTORHOME', núm. 2517197 'MOTORHOME', núm. 2517198 'MOTORHOME', núm. 2517199 'MOTORHOME', núm. 2517200 'MOTORHOME', 2536339 'MOTORHOME', núm. 2543145 'MOTORHOME', 2517201 'NORMOTORHOME', núm. 2517202 'NORMOTORHOME' y núm. 2517203 'NORMOTORHOME', debiendo librarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez firme en su caso la presente resolución, los despachos previstos por el Art. 61-3 de la Ley de Marcas , todo ello con imposición a la parte demandante reconvenida de las costas originadas en la instancia anterior por la demanda reconvencional deducida por MYDALEX MOTORHOME S.L.

3.- Mantenemos los restantes pronunciamientos de la sentencia apelada.

3.- Imponemos a la parte apelante las costas derivadas de su recurso y no efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas originadas por la impugnación de la sentencia.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte apelante de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , devolviéndose el depósito constituido para impugnar la misma sentencia.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.