Sentencia Civil Nº 157/2009, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 231/2008 de 08 de Junio de 2009

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00157/2009

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN Nº 231/08.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 238/06.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.

Parte recurrente: Don Lorenzo .

Procurador: Doña María Ángeles Oliva Yanes.

Letrado: Doña Coral Roldan Moreno.

Parte recurrente-recurrida: FRANK Y CIA. PUBLICIDAD, S.L.

Procurador: Don José C. Calvo Villamañan Ruiz.

Letrado: Don Juan Carlos Delgado Ruiz.

SENTENCIA Nº 157/09

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO

En Madrid, a 8 de junio de 2009.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 231/2008, interpuesto contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2007, dictada en el proceso ordinario núm. 238/2006 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante Don Lorenzo , representado por la Procuradora Doña María Ángeles Oliva Yanes y asistido de la Letrado Doña Coral Roldan Moreno, siendo apelada la entidad FRANK Y CIA PUBLICIDAD, S.L., representada por el Procurador Don José C. Calvo Villamañán Ruiz y asistida del Letrado Don Juan Carlos Delgado Ruiz.

Es magistrado ponente D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de Don Lorenzo , representado por la Procuradora Doña María Ángeles Oliva Yanes y asistido de la Letrado Doña Coral Roldan Moreno, contra la entidad FRANK Y CIA. PUBLICIDAD, S.L., representada por el Procurador Don José C. Calvo Villamañán Ruiz y asistida del Letrado Don Juan Carlos Delgado Ruiz en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba el dictado de Sentencia por la que se declarase que la utilización de la marca nacional número 2.328.908 FRANK Y CIA son actos constitutivos de la violación de marcas y del nombre comercial de Don Lorenzo y que la conducta de la demandada es constitutiva de competencia desleal y se condene a la demandada:

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) A cesar en la utilización de la marca número 2.328.908 FRANK Y CIA o cualquier otra que sea similar a ésta o que incluya denominaciones parecidas, con expresa prohibición de realizarlo en el futuro.

c) A cesar en los actos de competencia desleal denunciados en la presente demanda.

d) A retirar del mercado todos los productos, carteles, folletos u otros documentos donde aparezca la denominación FRANK Y CIA, debiendo ser destruidos a presencia judicial, todo ello a costa de la parte demandada.

e) A que sea publicada a su costa la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, mediante anuncios en dos diarios de tirada nacional en la forma que el Juzgado determine.

f) Al pago de la indemnización de daños y perjuicios causados en la cuantía que resulte de aplicar el 1% sobre los ingresos brutos que haya obtenido la Compañía Frank y Cía. Publicidad, S.L. durante los últimos cinco años.

g) Al pago de las costas del procedimiento.

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid dictó sentencia, con fecha 8 de noviembre de 2007 , cuyo fallo es el siguiente: " Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por la procurador Dª Mª Angeles Oliva Yanes, en nombre y representación de D. Lorenzo contra FRANK Y CIA PUBLICIDAD SL, ABSOLVIENDO a la demandada de los pedimentos formulados en su contra y todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandante".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de Don Lorenzo se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar Sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- Por la representación de Don Lorenzo se ejercitaron en el presente procedimiento con su demanda acciones por infracción de marcas y en base a la Ley de Competencia Desleal, solicitando los pronunciamientos referidos en los antecedentes de hecho de la presente resolución, aclarándose en la audiencia previa el suplico de la demanda y quedando fijado que también solicitaba la nulidad de la marca de la entidad demandada FRANK Y CIA PUBLICIDAD, S.L., con base en su titularidad de las marcas nacionales 2.262.984 "FRANK CIA, Feria de Muestras de la FRANQUICIA en Andalucía" para la clase 35 de servicios de organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad; marca 2.262.985 "FRANK CIA, Feria de Muestras de la FRANQUICIA en Andalucía" para la clase 39 de servicios de distribución y el rótulo de establecimiento nº 267.106 "FRANK CIA, Feria de Muestras de la FRANQUICIA en Andalucía", cuyos derechos tiene cedidos a la entidad Parque Temático del Anís, S.L. que se dedica fundamentalmente a la celebración de ferias, entre las que se encuentra la de la Franquicia de Andalucía que se celebra en la localidad cordobesa de Rute desde el año 2000, y al tener conocimiento en mayo del año 2005 de la utilización por la demandada de la marca de su titularidad nº 2.328.908 "FRANK CIA" para la clase 35 concedida para servicios de publicidad, alegando que existe identidad denominativa y aplicativa respecto de los servicios ofrecidos produciéndose riesgo de confusión y asociación por parte de los consumidores, así como un aprovechamiento por la demandada de la reputación y esfuerzo ajeno.

Oponiéndose la demandada a las pretensiones deducidas por el actor, la Sentencia dictada en primera instancia desestimó la demanda básicamente por entender que faltaba acreditación del carácter de notoriedad de la marca del actor, en base a la testifical practicada, debiendo acudirse en cuanto a la nulidad relativa al artículo 52 de la LM y, al alegarse identidad o similitud de signos y de productos o servicios, existiendo riesgo de confusión, se trataría del supuesto previsto en el artículo 6.1 b) de la LM al entender que los signos no son iguales y descartando la semejanza entre ambos signos porque los de la actora son muchos más largos y también la similitud en cuanto al elemento diferenciador, tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista fonético, apreciando en cambio mayor semejanza entre los servicios distinguidos con el signo, consistentes en organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad de la primera marca del actor y los servicios de agencia de publicidad de la demandada, pero no apreciando el riesgo de confusión al tener en cuenta los destinatarios especializados de los servicios -empresas de franquicias- para concluir que la marca de la demandada no ha infringido la prohibición relativa del art. 6 de la LM , descartando igualmente la existencia de infracción de la marca del actor al ser la demandada titular de una marca registrada que no ha sido anulada y no cumpliéndose por otra parte los requisitos para apreciar la infracción del derecho de marca del actor por no haber identidad de signos y servicios o el riesgo de confusión, desestimando igualmente las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal al no apreciar la existencia de confusión a la vista del carácter especializado de los consumidores destinatarios de los servicios, por no existir encaje en la LCD ante la existencia de signos registrados, no concurrir la explotación de la reputación ajena ante la ausencia de notoriedad, sin que sea aplicable el artículo 5 cuando hay específica tipificación.

Frente al indicado pronunciamiento se alza el recurso interpuesto por la representación del actor que viene a invocar como motivos de impugnación:

1º.- Que la Sentencia prescinde de lo establecido en los artículos 6 y 52 de la Ley de Marcas , argumentando que la marca de la demandada incurre en todas y cada una de las prohibiciones del artículo 6 de la LM por ser idéntica a las del actor en su elemento fundamental o núcleo, dándose la similitud o semejanza en cuanto al ámbito aplicativo respecto de los productos o servicios, tratándose de la misma actividad de publicidad y al dirigirse al mismo sector, que sería la captación de inversores o franquiciados ofreciendo ambas sus servicios a empresas de franquicias; que se genera confusión en los consumidores bastando para ello con acceder al buscador Google con el signo del actor y aparece en la página inicial la demandada, discrepando de la apreciación de la prueba testifical porque las testigos que reseña se dedican al marketing directo y no a la captación de inversores y al reconocer otro testigo su coincidencia en las Ferias de Madrid, Barcelona y Valencia; con respecto al ámbito que a su feria acudirían franquiciados de toda España y que carecería de sentido que se anunciara en publicaciones de carácter nacional si su ámbito fuera meramente local.

2º.- Aplicación indebida de los artículos 3.1 y 30.1 de la Ley de Marcas de 1988 , ya que la concesión de la marca de la demandada se efectuó precisamente quebrantando esa Ley, sin que al actor se le comunicara que se pretendía inscribir una marca exactamente igual a la suya y sin que conste notificación u oposición.

3º.- Infracción del artículo 218 de la LEC por acudir al artículo 8 de la Ley de Marcas con relación a la notoriedad cuando la acción se fundaba en el artículo 6 de dicha ley , apartándose de la causa de pedir al acudir a hechos no controvertidos y fundamentos de derecho no alegados por ninguna de las partes.

4º.- Infracción del artículo 218 de la LEC por incongruencia de la Jurisprudencia aplicada con la valoración de los hechos.

5º.- Infracción de los dispuesto en el artículo 34.1 y 2 de la Ley de Marcas con respecto a la desestimación de la acción de violación marcaria.

6º.- La Sentencia se ha dictado prescindiendo de lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .

7º.- Infracción de lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley de Marcas y del artículo 18.5 de la Ley de Competencia Desleal , con respecto a la solicitud de indemnización en la cuantía del 1% de los ingresos brutos obtenidos por la demandada durante los cinco últimos años.

8º.- Infracción de lo dispuesto en el artículo 218 de la LEC con relación a la omisión del pronunciamiento que se solicitaba de publicación de la Sentencia.

Por la parte apelada se formuló oposición al recurso en los términos que constan en el correspondiente escrito.

SEGUNDO.- Planteados los términos de la controversia podemos afirmar que ésta se centra en el juicio de confusión entre dos marcas registradas para identificar idénticos productos (la marca nacional del actor 2.262.984 "FRANK CIA, Feria de Muestras de la FRANQUICIA en Andalucía" para la clase 35 de servicios de organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad y la marca nacional de la demandada nº 2.328.908 "FRANK Y CIA" para la clase 35 concedida para servicios de publicidad, siendo incontrovertido el carácter anterior de la marca del actor (marca solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 1 de febrero de 2001) frente a la de la demandada (solicitada el 29 de junio de 2000 y concedida el 1 de agosto de 2001). Es por ello, que la causa de la nulidad relativa que, de acreditarse el riesgo de confusión, permitiría estimar la acción de nulidad ex artículo 52.1 LM es la prevista en el artículo 6.1 letra b) LM .

El TJCE ha definido el riesgo de confusión como el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (SSTJCE 22 de junio de 1999, as. "LLOYD", y de 6 de octubre de 2005, as. "MEDIÓN"). El riesgo de confusión debe establecerse desde la perspectiva del público consumidor interesado en la adquisición de los correspondientes productos o servicios, conforme el tenor del artículo 6.1.b) LM y también del art. 4.1.b) de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Por tanto, para apreciar el riesgo de confusión debe atenderse al consumidor medio interesado en los correspondientes productos, cuyo nivel de atención variará en función de la categoría de los productos que distinguen las correspondientes marcas (STJCE de 22 de junio de 1999, as. "Gut Springheide GMBH"). En el supuesto de enjuiciamiento deberemos atender a un consumidor cuyo nivel de atención es mayor dado el nivel especializado del sector de las franquicias al que se dirigen los servicios de ambas marcas.

Por otra parte ha de destacarse que el actor no invoca la causa de nulidad ex art. 8 LM , al contrario de lo que parece entender el Juez de instancia al centrar el análisis en determinado momento en la notoriedad o conocimiento de sus servicios, determinando con ello en gran medida la desestimación de la pretensión de nulidad.

Por tanto, a los efectos de la instada declaración de nulidad de la marca que regula el artículo 52 de la Ley de Marcas , es de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 6 de la misma Ley, cuyo apartado 1 establece que no podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

El propio artículo 6 citado determina en su apartado segundo que por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado anterior, a) las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezca a las siguientes categorías: i) marcas españolas; iii) marcas comunitarias. Como ya se trasluce de la sentencia de la instancia, concurre en el caso de autos un supuesto de semejanza, sino identidad, en cuanto a los servicios y el segmento de clientes consumidores con respecto a la marca nacional de la actora nº 2.262.984 y la controvertida de la demandada, resultando en ese aspecto evidente tanto el riesgo de confusión en el público como la asociación de una marca con otra.

TERCERO.- Con respecto a la identidad o semejanza entre los signos confrontados no puede compartirse la apreciación efectuada en primera instancia y entiende la Sala que en la marca registrada por la demandada FRANK Y CIA nos encontramos con infracción de la prohibición relativa, en recta aplicación del artículo 52.1 en relación con el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas (17/2001) al concurrir todos y cada uno de los requisitos que conforme a tal precepto determina la nulidad de la marca registrada a favor de la demandada.

De entrada es de resaltar que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa al citado precepto en exégesis del precedente artículo 12.1 b) de la Ley marcaria 32/1988 pero cuasi idéntico al actual, viene declarando que al no establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido (Ss. 12 mayo 1975, 30 abril 1986, 8 junio 1991, 22 octubre 1992, 20 marzo 1998, 20 julio y 21 noviembre 2000, 26 junio 2003, entre otras).

Entre dichas pautas, y en lo que puede tener relación con las marcas del caso, destaca la prevalencia de los elementos fonético y conceptual, junto a la consideración de que las marcas en litigio tengan por objeto servicios idénticos, y en tal sentido se viene diciendo que el estudio de la "semejanza" ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos y gráficos de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos marcas, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género (Ss., entre otras, 14 abril 1986, 20 julio 2000 y 26 junio 2003). Y es un criterio consolidado por las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de julio 2006 y 25 de octubre de 2006; 8 febrero 2007; 11 julio 2008 y 6 octubre 2008 , el que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y en particular entre la similitud de las marcas y las de los productos o servicios designados.

Aplicada tal doctrina al supuesto sometido a consideración, la Sala no acepta los razonamientos del Juzgador en lo relativo a la confrontación entre signos y por el contrario se considera que entre tales signos en la confrontación marcaria del caso existe prácticamente identidad cuando el núcleo identificativo individualizador de la marca de la demandante residente en FRANK CIA, con capacidad individualizadora que no pierde por el aditamento del subtítulo "Feria de Muestras de la FRANQUICIA en Andalucía", es reproducido igualmente con esa capacidad individualizadora en la marca de la demandada como FRANK Y CIA lo que, considerando que ambas se dedican al mismo sector de la publicidad y se dirigen al mismo público especializado en franquicias, ha de llevar a proclamar la existencia de nulidad por concurrencia de confundibilidad entre las marcas objeto de litigo.

Si bien no resulta admisible que se desgajen los diversos componentes de los signos es cuestión diferente que al efectuar la comparación entre signos se remarque el valor del factor preponderante de la marca, que en función de las circunstancias puede serlo el denominativo o, en su caso, el gráfico. Lo que se veda, no es toda descomposición, y menos si es de palabras con significado propio -significantes-, sino la descomposición artificial, es decir, la desmesuradamente minuciosa de los elementos confrontados, descendiendo a disquisiciones léxico-gramaticales, y, por otro lado, es doctrina del Tribunal Supremo (Sentencias, entre otras, 26 enero y 28 julio 2006 y 17 julio 2007 ) la prevalencia, por regla general, en las marcas mixtas, del elemento fonético, cuando, como sucede en el caso, tiene la entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores.

En este caso se constata claramente la existencia de conflicto en el componente denominativo, puesto que las leyendas enfrentadas lo serían la del demandante FRANK CIA frente a la de la demandada FRANK Y CIA, con evidente posibilidad de asociación por los consumidores y puesto que atendiendo únicamente al elemento diferenciador entre ambos signos necesariamente ha de colegirse que en nada difieren cuando se trata simplemente de la conjunción copulativa, de idéntico significado en idioma inglés y español, y no se presenta tampoco mayor diferencia desde el punto de vista fonético cuando en ambas se está tratando de asimilarse con el término "franquicia".

Además, hay que tener en cuenta que la percepción de tal similitud no debería hacerse en clave del conocimiento que tenga cualquier español medio del idioma inglés, aunque resulta evidente que el del signo "" y su significado en nuestra lengua es prácticamente universal y de amplia utilización en el ámbito comercial, sino que a lo que hay que atender es a cuál será su percepción en el sector interesado, es decir, "la que tiene el consumidor medio de dichos productos o servicios, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en el territorio para el cual se solicita el registro" (sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1999, 12 de febrero de 2004 y 9 de marzo de 2006). Pues bien, no se ha discutido que el sector de población al que se dirigen los productos es al mundo de la franquicia, y que, si con carácter general se puede comprender perfectamente el significado de tan sencillo término anglosajón con mayor motivo habría de serlo en un sector especializado.

En este aspecto es de reseñar que, como se dice en la Sentencia de esta Sección 28ª de 4 de mayo de 2006 , incluso los vocablos extranjeros deben considerarse denominaciones de fantasía, salvo que hayan pasado a integrarse en el idioma nacional con un significado propio o cuando se trate de palabras de etimología latina que deban equipararse a sus homólogas en castellano, lo que es de plena aplicación al presente supuesto. Habrá que atender también a que el consumidor medio sea capaz de entender la palabra de otro idioma, por ejemplo por tratarse de términos muy extendidos en su uso (SSTS de 2 de diciembre de 1987, Petit Suisse, y de 26 de febrero de 2004 , Multiactive).

Por todo ello debe concluirse que en este caso resulta evidente a juicio de la Sala, en atención a las circunstancias expuestas, tanto el riesgo de confusión en el público como la asociación de una marca con otra y ha de darse viabilidad a la acción de nulidad relativa interesada por el demandante con respecto a la marca de posterior registro de la demandada.

CUARTO.- Estimada la acción de nulidad con apoyo en el artículo 52.1 en relación con el artículo 6.1 apartado b) de la Ley de Marcas , no puede estimarse sin embargo el motivo de impugnación atinente a la acción de violación, a pesar de que en el recurso se señale la infracción de lo dispuesto en el artículo 34.1 y 2 de la Ley de Marcas , y no resultaría automáticamente aplicable lo dispuesto en los artículos 41, 43.2 a) y 43 .1 y 5 de la Ley referidos a las consecuencias indemnizatorias de las acciones por violación de la marca, precisamente por el fundamento de que a la demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas da cobertura a su marca que se concede tras seguirse unos trámites legales y por tanto sólo puede ser anulada (artículo 52.1 ) por vía de sentencia judicial con lo que difícilmente puede hablarse de que el logro de tal marca puede causar daños y perjuicios y privar a su titular del uso con un requerimiento previo al proceso pues no es hasta la sentencia que se resuelve la nulidad, estando hasta tal momento el uso amparado precisamente en tal concesión.

Esta Sala en Sentencia 12 de junio de 2008 indica al respecto que en los casos en que, como el presente, se acumulan acciones de nulidad e infracción (ejercitándose conjuntamente la segunda anudada al éxito de la primera), se da la peculiaridad de que la demandada habría estado actuando, con anterioridad a la declaración de nulidad de su marca, bajo la cobertura de su registro marcario, lo que genera la tradicional polémica a propósito de si, especialmente ante reclamaciones indemnizatorias, podría ampararse en el aforismo "qui suo iure utitur neminem laedit" en relación con los actos anteriores a la declaración de nulidad (en este sentido, las sentencias del TS de 12 de noviembre de 1993, 23 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995 ). Sin embargo, a tenor del artículo 54.2 de la vigente Ley 17/2001 de Marcas (con algunas matizaciones previstas en el propio precepto para ciertas situaciones consumadas), los efectos retroactivos que conlleva la declaración de nulidad de la marca supondrían que la parte demandada no podría ampararse en la anulada para eludir las consecuencias derivadas de la infracción de la marca ajena, puesto que se considera como si nunca hubiese valido ni producido efectos. De manera que al invalidarse su título su pretérita conducta pasaría a merecer la consideración de infractora de la marca de la parte actora al haberse estado utilizando en el tráfico económico un signo invasor del derecho de exclusiva de otro. No obstante, la jurisprudencia sigue siendo todavía partidaria de limitar tales efectos retroactivos lo que ha llevado al Tribunal Supremo a entender (sentencias del TS, Sala 1ª, de 22 de septiembre de 1999 y 8 de febrero de 2007 ) que en los supuestos de nulidad de una marca sólo cabría reclamarle daños y perjuicios al que era su titular registral si cupiese apreciar su mala fe.

Para que en el presente caso la demandada, titular de la marca que se anula, pudiese ser sancionada con la obligación de daños y perjuicios, el registro debía haber operado con mala fe, dado el contenido del artículo 54-2 de la Ley de Marcas y este Tribunal entiende que no concurre la misma y tampoco se demuestra por la parte demandante, a quien corresponde acreditarla, pues dada la gran proximidad entre las solicitudes y registros de las respectivas marcas, cuando el propio recurso incide en el error e incumplimiento de la oficina de la anterior Ley de Marcas, y por manifestación de la propia parte actora se constata la existencia de la marca controvertida con bastante dilación temporal respecto de su registro -mayo de 2005-, por el mero hecho de remitir un requerimiento para que se cese en el uso en las circunstancias propias del presente caso no puede llevar a concluir en tal actuar malicioso. Así tiene sentado el Tribunal Supremo en sentencia de 8 febrero 2007 al decir en los supuestos de nulidad del registro de la marca,. los daños y perjuicios -dentro del tiempo acotado y de las demás circunstancias a tener en cuenta- sólo son reclamables cuando haya sido declarada la mala fe del titular registral de la marca después anulada. Y así, la Sentencia de 22 de septiembre de 1999 exigía en concreto la mala fe y señalaba que "no se puede acusar de mala fe a una empresa que se limita a usar en el mercado marcas que el Registro de la Propiedad Industrial, razonada y motivadamente, ha acordado inscribir a su nombre".

En este sentido, aunque la Ley de Marcas no define la mala fe a efectos de la solicitud de signos distintivos como tampoco lo hacía la Ley de Marcas de 1988 la cual ni siquiera contemplaba entre las causas de nulidad absoluta el registro de mala fe, sí es ilustrativa la doctrina del Tribunal Supremo con relación a la imprescriptibilidad de la acción de nulidad relativa de marcas solicitadas de mala fe bajo la vigencia de la Ley de 1988 , que entendía referida esta expresión legal: "1) Tanto a la mala fe subjetiva, teñida de elementos psicológicos, que en materia de signos distintivos debemos entender en el sentido de consciencia o ignorancia no excusable de la irregularidad de la solicitud, por incidir en infracción de alguna de las prohibiciones relativas que enumeran los artículos 12, 13 y 14 de la Ley de Marcas , bien que la inexcusabilidad remite a un criterio objetivo. 2) Como a la mala fe objetiva o actuación contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en unas circunstancias concretas" (sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1999 ). En el mismo sentido, la doctrina se muestra partidaria de subsumir en esta causa de nulidad tanto la mala fe subjetiva como la objetiva, lo que se contrapone a la buena fe, entendiendo por buena fe subjetiva el desconocimiento no negligente de la existencia de vicios o irregularidades en la solicitud de registro de marca por parte del solicitante. Por su parte, la buena fe objetiva consistiría en la observancia por el solicitante de una conducta formal y materialmente exigible conforme a Derecho, esto es, leal, honesta, correcta y esencialmente diligente. También se ha descrito la mala fe como la conducta deshonesta del solicitante que despliega un comportamiento contrario a las prácticas comerciales observadas en el sector de que se trate. Pero en este caso ni siquiera se articula argumentación en orden a la actuación de mala fe de la demandada, más allá de no cesar en el uso de su marca registrada tras requerimiento, con lo que difícilmente puede entenderse concurrente ese elemento para dar lugar a las consecuencias indemnizatorias derivadas de la acción por violación marcaria.

QUINTO.-Respecto a las acciones por competencia desleal que también se ejercitaban en la demanda solo tenemos que decir que el otorgamiento de protección a la parte actora al amparo de la normativa que protege la propiedad industrial hace innecesario que se invoque además la tutela por vía de la LCD. Este tribunal viene sosteniendo (así, en las sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de mayo de 2006 y 23 de junio de 2006 , entre otras) que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado a favor del titular del mismo, que es además el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa especifica, dado su carácter residual o complementario. La doctrina lo ha explicado muy gráficamente mediante la teoría de los círculos concéntricos para explicar las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos normativos (Propiedad Industrial y Competencia desleal). De este modo, cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquella. El apelante no puede invocar las previsiones de la Ley de competencia desleal para tratar de combatir, por vía indirecta, un derecho de exclusiva de la contraparte que goza de respaldo legal. El que se limita a usar de su derecho como titular marcario ni puede merecer el reproche de obstaculizador cuando su exclusiva goza de amparo legal (art. 5 de la LCD ), ni puede incurrir en acto de confusión ni de aprovechamiento indebido a costa de otro por usar de su propio signo (arts. 6 y 12 LCD ), ni tampoco incurrir en acto de denigración (art. 9 LCD ) por advertir a terceros de que su marca no puede ser usada sin su preceptiva autorización.

En este sentido conforme con la STS 15 diciembre 2008 es preciso advertir que la Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esa Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario (SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2.006, y 17 de julio de 2.007 ), pero no puede suplantarla y menor sustituirla (S. 1 de abril de 2.004 ) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ("en lugar de") o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión (S. 20 de mayo de 2.008 ).

En atención a lo anteriormente considerado debe estimarse parcialmente el recurso de apelación formulado por la representación del demandante y, en consecuencia, debe estimarse parcialmente la demanda para acoger la acción de nulidad de la marca de la demandada.

SEXTO.- Al estimarse parcialmente el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no se hará expresa imposición de las costas causadas en esta instancia.

Vistos los preceptos citados, concordantes y de general y especial aplicación al caso

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Lorenzo contra la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2007, por el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid , en el procedimiento ordinario núm. 238/06 del que este rollo dimana.

2.- Revocar la expresada resolución para estimar parcialmente la demanda interpuesta por la representación de Don Lorenzo frente a la entidad FRANK Y CIA PUBLICIDAD, S.L. y declarar la nulidad de la marca de la demandada FRANK Y CIA inscrita en la OPEM con el nº 2.328.908, con fecha de publicación de la concesión de 1 de agosto de 2001, ordenando la cancelación registral de la misma, debiendo la demandada estar y pasar por la expresada declaración, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en primera instancia.

3.- No hacer expresa imposición de las costas causadas en esta instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos Sres. Magistrados integrantes de este tribunal

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretario certifico.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.