Sentencia CIVIL Nº 157/2021, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 528/2020 de 05 de Marzo de 2021

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADDA

SECCIÓN TERCERA

RECURSO DE APELACIÓN Nº 528/2020

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA, DE MARCAS, PATENTES Y PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 1821/2015

PONENTE SRA. ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

S E N T E N C I A Nº 157

ILTMOS/A. SRES/A.

PRESIDENTE

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES

MAGISTRADO/A

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

Granada a 5 de marzo de 2021.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación nº 528/2020, en los autos de juicio ordinario nº 1821/2015 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, de Marcas, Patentes y Protección Jurídica del Diseño Industrial, seguidos en virtud de demanda interpuesta por Spy Europe Mijof, S.L., e Hispa Importaciones de Luxe, S.L., representados por el procurador don Francisco Javier Gálvez Torres-Puchol y asistidos de los letrados don Salvador Silvestre Camps y don Javier Aldama Sáenz de Pablo, respectivamente; contra don Anibal,representado por el procurador don Juan Fernando Aguilar Ros y defendido por el letrado don Jorge Llobet Pérez-Pedrero; sobre infracción derecho de marca, propiedad intelectual y competencia desleal.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 13 de febrero de 2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

'Se estima parcialmente la demanda formulada por D. Javier Gálvez Torres Puchol, en nombre y representación de Spy Europe Mijof SL e Hispa importaciones de luxe SL, contra D. Anibal. En consecuencia:

Primero.- Declaro que las conductas de D. Anibal suponen una infracción de los derechos marcarios de Hispa importaciones de luxe SL. Asimismo, declaro desleales las conductas realizadas por D. Anibal.

Segundo.- Condeno a D. Anibal al cese de aquellas conductas infractoras.

Tercero.- Desestimo la pretensión antes referida respecto de la eventual infracción de los derechos de propiedad intelectual de Spy Europe Mijof SL e Hispa importaciones de luxe SL.

Cuarto.- Condeno a D. Anibal a dejar de utilizar el dominio 'espiados', al infringir derechos marcarios de Hispa importaciones de luxe SL.

Quinto.- Condeno a D. Anibal a que indemnice a Hispa importaciones de luxe SL, en concepto de daños y perjuicios, en la cantidad de 36.557,77 €.

Sexto.- Condeno a D. Anibal a publicar la presente sentencia en dos revistas y publicaciones de difusión nacional, que se reseñarán en el momento de ejecución de la sentencia, siendo los gastos de la publicación a costa de D. Anibal.

Séptimo.- Cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.'

SEGUNDO.-Contra la anterior sentencia todas las partes interpusieron recursos de apelación mediante sus escritos motivados, dándose traslado a la parte contraria que se opusieron. Una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado 2 de julio de 2020 y formado rollo, por providencia se señaló para votación y fallo para el 25 de febrero de 2021, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª Angélica Aguado Maestro.

Fundamentos

PRIMERO: La demanda se presenta por las mercantiles Spy Europe Mijof, S.L., e Hispa Importaciones de Luxe, S.L., ejercitando una acción marcaria con fundamento en el art. 34 LM, como titulares de la marca nacional denominativa 'ESPIAMOS', para las clases 9 y 35 que fue solicitada ante la OEPM el 3 de octubre de 2011 (doc. 17 de la demanda) y se ejercita la acción frente a don Anibal como titular del dominio 'wwwespia2.com' creado el 2 de mayo de 2014 (fol. 353 Tomo I).

Igualmente consideran que el demando habría infringido sus derechos de propiedad intelectual con fundamento en el art. 10 LRLPI, al copiar los contenidos de su web; y acciones de competencia desleal pues al copiar estos contenidos y aprovecharse del material que en su día le proporcionó Spy Europe Mijof, S.L., sin abonar royalties, eligió como pauta de actuación una estrategia de imitación y confusión completamente reprobable y desleal, lo que supondría una infracción de los arts. 12, 11 y 5 de la LCD.

Finalmente, como indemnización de daños y perjuicios Spy Europe Mijof, S.L., en su escrito de demanda reclama 120.000 euros ' por los royalties dejados de percibir de un año, las ventas perdidas por el incumplimiento del contrato, por los actos de confusión con la marca y ventas perdidas al hacerse pasar por distribuidor oficial de Lawmate, debiendo estarse a la facturación realizada por el demandado y que al día de hoy se desconoce, sin perjuicio de su acreditación a través de la pericial judicial' y otros 30.000 euros por daños morales.

Por su parte, Hispa Importaciones de Luxe, S.L., reclamaba como indemnización de daños y perjuicios 90.000 euros ' de dos años y las ventas perdidas por el incumplimiento del contrato, así como por los actos de confusión con la marca y ventas perdidas al hacerse pasar por distribuidor oficial de Lawmate, debiendo estarse a la facturación realizada por el demandado y que al día de hoy se desconoce'e igualmente otros 30.000 euros por daños morales.

La sentencia estima parcialmente la demanda, considera que Spy Europe Mijof, S.L., carece de legitimación activa para ejercitar la acción marcaria y la de propiedad intelectual al haber transmitido sus derechos a Hispa Importaciones de Luxe, S.L., el 1 de marzo de 2015, es decir, antes de la interposición de la demanda que tuvo lugar el 19 de noviembre de 2015; la acción marcaria no habría caducado y concluye que el Sr. Anibal ha infringido los derechos marcarios titularidad de Hispa Importaciones de Luxe, S.L., con el uso del dominio 'wwwespia2.com' y le condena a dejar de utilizar ese dominio; desestima la acción de propiedad intelectual pues la copia de las páginas web que realiza el demandado no tendrían la entidad suficiente como para considerarlas obras originales a los efectos del art. 10 LRLPI; en relación a las acciones de competencia desleal, primero desestima la excepción de prescripción planteada por el demandado y a continuación llega a la conclusión que el Sr. Anibal habría incurrido en actos de competencia desleal, conforme al art. 11 LCD al copiar en su página web las imágenes y textos preelaborados por las actoras y actos de engaño al anunciar en su establecimiento que era distribuidor oficial en España de Lawmate cuando no lo era ( art. 5.1, d) y g) LCD), condenando al demandado al cese en las mismas.

En cuanto a la indemnización solicitada, no concede a Spy Europe Mijof, S.L., los 120.000 euros que reclama al no acreditar qué ventas pudo perder al hacerse pasar el Sr. Anibal por distribuidor oficial de Lawmate sin serlo; a Hispa Importaciones de Luxe, S.L., le reconoce una indemnización de 30.383,59 euros, conforme al art. 43.5 LM, consistente en el 1% de la cifra de negocio del infractor de los años 2015 a 2017; no concede ninguna cantidad por daños morales pues la parte actora no concretó ni siquiera mínimamente en su escrito de demanda las circunstancias o razones por las que, a su juicio, se le produjeron unos daños que tampoco identifica; le reconoce a Hispa Importaciones de Luxe, S.L., otros 822,80 euros por los gastos que tuvo que afrontar para contrarrestar la pérdida de popularidad y posicionamiento en la web a partir de agosto de 2015; otros 5.351,38 euros por gastos de investigación y la publicación de la sentencia en los términos solicitados en la demanda.

Frente a dicha resolución todas las partes interponen recurso de apelación que por razones de sistemática, iremos analizando conjuntamente, pero en primer lugar recogeremos los hechos relevantes para la resolución del litigio.

SEGUNDO:Hechos relevantes:

1.- Spy Europe Mijof, S.L., era titular de la marca denominativa 'ESPIAMOS' ante la OEPM para las clases 9 y 35, desde el 3 de octubre de 2011 (doc. 17 de la demanda) y del dominio 'www.espiamos.com' desde el 1 de marzo de 2011 (fol. 355 Tomo I) .

2.- Don Anibal es titular del dominio 'www.espia2.com' creado el 2 de mayo de 2014 (fol. 353 Tomo I).

3.- Por contrato privado suscrito el 1 de marzo de 2015, Spy Europe Mijof, S.L., transmitió a Hispa Importaciones de Luxe, S.L., la titularidad del dominio 'wwwespiamos.com' y de la marca 'ESPIAMOS', así como de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial adheridos a los mismos (doc. 21).

4.- Todas las partes se dedican a la venta y comercialización de productos de vigilancia, seguridad y contraespionaje y el 13 de abril de 2014 el Sr. Anibal identificándose con el nombre comercial ' irie marbella', se puso en contacto con Spy Europe Mijof, S.L., al objeto de conocer sus catálogos de productos y los posibles descuentos aplicables en su condición de 'distribuidor al por menor', le respondió dos días más tarde el responsable comercial de Espiamos.Com y de LawMate en España, explicándole la forma de trabajar con sus revendedores y distribuidores, adjuntándole al correo un resumen de su política comercial, la lista de productos LawMate y las de GPS, informándole de que no sólo le distribuirían estos productos sino que pondrían a su disposición todos sus recursos, los vídeos de sus productos e incluso que estos vídeos tuvieran los logos del Sr. Anibal (docs. 1 y 2).

5.- La marca LawMate es líder mundial en este tipo de productos, siendo Spy Europe Mijof, S.L., distribuidor oficial en España cuando el Sr. Anibal se puso en contacto con ellos en abril de 2014, pasando la distribución oficial a Hispa Importaciones de Luxe, S.L., a partir de marzo de 2015; como así se desprende de los correos entre las partes ofreciendo Spy este tipo de productos al demando desde el mes de abril de 2014 (docs. 2 y ss), la información que ofrecía la página web ' www.lawmate.es' y el certificado emitido por LawMate Internacional Co., Ltd (doc. 35).

6.- En estas conversaciones previas entre Spy Europe Mijof, S.L., y el Sr. Anibal que se desarrollaron entre abril a agosto de 2014 al objeto de formalizar un acuerdo de distribución de sus productos, la primera le proporcionó al segundo todos los contenidos de sus páginas web con los catálogos, incluyendo vídeos y fotografías y los carteles que informaban que el Sr. Anibal era distribuidor oficial en España de LawMate (docs. 5, 6 y 7 y se admite en el escrito de demanda); y los responsables de Spy Europe Mijof, S.L., tuvieron distintas reuniones con el demandado tanto en la localidad de Burgos, como en Marbella (doc. 7 y reconocimiento en conclusiones minuto 44:30 segunda grabación), al objeto de informarle de los productos y la forma de comercializarlos ('sería bueno para vosotros que aprendiérais a realizar el ROOT a los teléfonos móviles para ofrecer el servicio completo con los programas de móviles', doc 4), dándoles ideas incluso sobre cómo montar la tienda (doc. 8).

7.- Dado que los meses transcurrían y el Sr. Anibal no suscribía con Spy Europe Mijof, S.L., el contrato de distribución, se le envió un primer correo electrónico el 15 de agosto de 2014 (doc. 10) comunicándole que eliminara los textos y denominaciones que incluía en su página web ' www.espia2.com' por ser los mismos que aparecían en la página 'www.espiamos.com', por no estar autorizado a reproducirlos, inducir a error e incurrir en una infracción de sus derechos de propiedad intelectual y le instan a que desactive todos los productos cuyos textos e imágenes pertenecen a Spy Europe Mijof, S.L., y que no le suministran directamente.

Como continuaban las relaciones comerciales pero el Sr. Anibal no firmaba el contrato con Spy Europe Mijof, S.L., a pesar de estar redactado desde primeros de diciembre de 2014 (doc. 39), el 15 de diciembre de 2014 se le piden más detalles para finalizar el contrato (fol. 11) y el 22 de diciembre de ese año se le envía otro correo electrónico donde se le hace saber que hasta que no firme el contrato no le harán más envíos y ' Sin el contrato de distribución NO PODEÍS PRESENTAROS COMO DISTRIBUIDORES DE LAWMATE NI UTILIZAR NUESTROS TEXTOS, IMÁGENES Y REFERENCIAS' (doc. 12); en lo que se insiste en el correo de 11 de enero de 2015 (doc. 15); se les requiere en la conversación telefónica de 2 de febrero de 2015 (doc. 16) y el 5 de febrero de 2015 mediante burofax enviado por el Colegio de Abogados de Valencia (doc. 37); el 26 de marzo de 2015 el requerimiento ya lo hace Hispa Importaciones de Luxe, S.L., (doc. 23).

TERCERO:La acción marcaria que ha sido estimada en la demanda, se recurre en apelación por el Sr. Anibal con el argumento de que obtuvo la concesión de su marca 'espia2' en mayo de 2014, para resaltar que la marca 'espiamos', tal y como aparece en el mercado, fue registrada por la actora como marca mixta en abril de 2015, es decir, casi un año después de que tuviera registrada la suya; por otro lado, la confusión que se denuncia lo sería en relación a los dominios de internet de ambas partes, pero las imágenes que se ven al abrir las páginas web son perfectamente diferenciadas, siendo el riesgo de confusión nulo.

Alegaciones que no pueden prosperar, en primer lugar, porque la parte recurrente no ha acreditado que sea titular de ninguna marca y, en todo caso, porque los derechos marcarios que se ejercitan en la demanda se refieren a los derivados de la marca denominativa 'espiamos' para las clases y productos 9 y 35 de la nomenclatura, que pertenece a las actoras desde el 3 de octubre de 2011, derechos que están siendo conculcados con el dominio de internet propiedad del demandado ' www.espia2.com', que lo registró el 4 de mayo de 2014, dominio que no le concede ningún derecho marcario, siendo completamente ajena a la acción ejercitada las imágenes o contenidos que puedan contener las páginas webs.

Los derechos que el art. 34 de la LM confiere al titular de la marca consisten en prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico, entre otros, cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para lo que la marca esté registrada o impliquen un riesgo de confusión del público y podrá prohibir, en especial, 'usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio'. En el caso ahora analizado, tal y como explica la sentencia dictada en primera instancia, 'si bien es forzoso reconocer que existen diferencias gráficas entre una denominación y otra (con utilización de un número asociado a la palabra en la denominación utilizada por el demandado para identificar sus productos en el mercado), lo cierto es que desde un punto de vista fonético, que es el que capta prioritariamente la atención del consumidor en este caso, pues un número no deja de ser una abstracción que se refleja principalmente en la mente del consumidor con su pronunciación, dichas expresiones son prácticamente idénticas. Por tanto, este tribunal entiende que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, asociaría inmediatamente la expresión utilizada por el demandado para identificar sus productos en el mercado ('Espia2') a la marca registrada a favor de la parte actora ('Espiamos'), teniendo en cuenta la casi completa identidad fonética así como la completa identidad de los productos identificados con aquellas expresiones'.

CUARTO:La representación de Spy Europe Mijof, S.L., y de Hispa Importaciones de Luxe, S.L., recurren en apelación la desestimación de las acciones derivadas de los derechos de propiedad intelectual que ostentan como titulares de los catálogos, fotografías, textos, música y vídeos que el demandado ha copiado en su página web, con fundamento en el art. 10 LPI.

Si bien reconocemos en esta segunda instancia, frente a lo resuelto en la sentencia recurrida, que los catálogos de productos, con sus descripciones, características, traducción al castellano, referencias, fotografías, música, mapas y vídeos explicativos creados por la actora, son objeto de propiedad intelectual de conformidad con el art. 10 LPI, la acción que se ejercita en la demanda no puede prosperar, pues se basa en que el demandado ' ha copiado' 'literalmente', sus textos, imágenes, vídeos y música, es decir, infringiría el derecho exclusivo de explotación que corresponde al autor conforme al art. 17 LPI, que establece que 'los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización' y en el caso ahora analizado, es un hecho admitido por las partes que el demandado incluyó todos estos elementos en su página web porque se los proporcionó la inicial titular de estos catálogos, Spy Europe Mijof, S.L., y se los entregó al Sr. Anibal para que los utilizara antes incluso de firmarse el contrato de distribución en exclusiva.

En consecuencia, como en este caso el Sr. Anibal no ha copiado literalmente estos catálogos sino que los utilizó en toda su extensión -con sus fotografías, textos, vídeos y música-, porque así le autorizó inicialmente la titular de los mismos, no existiría una infracción de los derechos de propiedad intelectual por que continúe utilizándolos después de serle comunicada la revocación de la autorización. Esta forma de proceder debe incardinarse dentro de los actos de competencia desleal y no dentro de la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

QUINTO:En relación a los actos de competencia desleal, insiste la representación del Sr. Anibal en la falta de legitimación activa de Spy Europe Mijof, S.L., que no puede prosperar, pues dicha entidad era titular de la marca 'espiamos' y de los catálogos de los productos que aparecían en su web 'www.espiamos.com' desde abril de 2014 a marzo de 2015 en que cedió a Hispa Importaciones de Luxe, S.L., la titularidad del dominio 'wwwespiamos.com' y de la marca 'ESPIAMOS', así como de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial adheridos a los mismos, pero en ningún caso le cedió las acciones que le pudieran corresponder como consecuencia de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado por el uso no autorizado de sus catálogos, antes de la firma del contrato de cesión.

Las acciones de competencia desleal tampoco estarían prescritas de conformidad con el art. 35 de la LCD, que establece que 'Las acciones de competencia desleal previstas en el artículo 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta'. En el supuesto de autos, el demandado fue requerido para que cesara en la reproducción de los catálogos propiedad de la actora en agosto y diciembre de 2014, enero, febrero y marzo de 2015, presentándose la demanda en noviembre de este mismo año.

La sentencia dictada en primera instancia concluye que el Sr. Anibal habría incurrido en actos de competencia desleal, conforme al art. 11 LCD al copiar en su página web las imágenes y textos preelaborados por las actoras y actos de engaño al anunciar en su establecimiento que era distribuir oficial en España de LawMate cuando no lo era ( art. 5.1, d) y g) LCD), condenando al demandado al cese de estos actos.

Frente a ello recurre el Sr. Anibal alegando que no existen actos de competencia desleal por los productos y la configuración de la página web, pues si bien tanto en la de Hispa Importaciones de Luxe, S.L., como en la suya propia, aparecen productos de LawMate, es debido a que ambos venden estos productos, Hispa al mayor y él al por menor y como algunos son los mismos, aparecen las mismas fotografías y las mismas descripciones técnicas que facilita el fabricante, por tanto, no habría ni copia ni aprovechamiento de esfuerzo ajeno.

En relación a que en su tienda física parezca un cartel informando al público de que es 'Distribuidor oficial LawMate', considera que este modo de proceder no constituye un acto de competencia desleal atendiendo a que estos carteles fueron facilitados en su día por Spy Europe Mijof, S.L., que le entregó esta cartelería en el año 2014, no acreditándose que este cartel le haya ocasionado provecho alguno.

Sin embargo, la prueba practicada acredita de manera abrumadora que el Sr. Anibal no es que se haya limitado a reproducir fotografías y características técnicas de productos fabricados por LawMate, sino que reproduce prácticamente por completo el contenido de la página web titularidad de la parte actora, catálogos y documentación que le proporcionó en su día Spy Europe Mijof, S.L., con ocasión de solicitar el Sr. Anibal ser distribuir de los productos que vendía al por mayor. Cuando las entidades actoras advirtieron que las negociaciones no llevaban a la firma del contrato de distribución de cuyas características el Sr. Anibal fue informado desde un primer momento, le comunicaron reiteradamente que desactivara todos los textos e imágenes que pertenecían a Spy Europe Mijof, S.L. De hecho, el Sr. Anibal no ha practicado ni una sola prueba que acredite de dónde ha obtenido él los datos que ha incluido en su web y difícilmente han podido ser proporcionados por LawMate cuando dicha entidad tiene sus distribuidores oficiales en España y el Sr. Anibal no es uno de ellos.

El beneficio que obtenía el Sr. Anibal al copiar el catálogo de productos del actor era evidente, desde el momento que le permitía vender por internet y no solamente a través de las tiendas físicas en Algeciras y Marbella, tal y como se desprende de la conversación telefónica mantenida el 5 de febrero de 2016 y que se reproduce en el doc. 16, donde el Sr. Anibal llama por teléfono a Jesús Manuel, comercial de Espiamos para informarle que ' ya hemos cogido una persona que nos está cambiando todos los textos, empezó el sábado y ya hemos cambiado dos categorías, alarmas y básculas', 'el domingo ya tenía cambiado eso, así que ya habrá cambiado supongo otras. Le vamos a dar 1.000 euros y nos va a cambiar todas las categorías así que como mucho en un mes lo tenemos todo cambiado ¿vale?'; a lo que le responde el Sr. Jesús Manuel que no está de acuerdo con ese modo de proceder y lo que debe es desactivar las categorías en las que aparecen ellos y activar las suyas según las van cambiando, a lo que responde el Sr. Anibal que 'estoy pagando un dineral de campaña de eso y no voy a dejar la página vacía, Jesús Manuel', para insistir en que 'En un mes lo vamos a tener cambiado como mucho'; y al preguntarle el Sr. Jesús Manuel qué les renta a ellos el que esté utilizando sus recursos, responde el Sr. Anibal ' Hombre, no habérmelos dao, Jesús Manuel. Que no te llamo para discutir. Te llamo para decirte eso'; para seguir toda la conversación en una discusión sin avances, pues mientras el Sr. Jesús Manuel insiste, una y otra vez, en que no tiene autorización para seguir utilizando los contenidos de su página web que le entregaron en base a un contrato verbal que luego incumplió y que cese de manera inmediata en el uso de sus recursos, responde el Sr Anibal que lo tiene muy claro y no va a desactivar unas cosas que le dieron ellos.

En el escrito de contestación a la demanda la defensa del Sr. Anibal se limitó a manifestar que el documento nº 16 no había sido incorporado a la documentación, no le habían dado traslado, por lo que solicitaba ' la suspensión del plazo y la concesión de una audiencia para poder pronunciarse sobre el mismo'; pero en la audiencia previa cuando se le dio la palabra para impugnación de documentos aportados por la parte actora, alegó que no impugnaba ningún documento y, en consecuencia, tiene pleno valor probatorio.

Por tanto, desde el momento en que no fue autorizado para el uso de los catálogos de las entidades actoras, la actividad desplegada por el Sr. Anibal entró de lleno en la comisión de actos de competencia desleal previstos en el art. 11 LCD, al aprovecharse por completo del esfuerzo realizado por la actora en la elaboración de los catálogos que permitían la venta a través de internet.

Igualmente debemos desestimar el recurso formulado por el demandado en relación a la utilización de los carteles en las tiendas físicas que informaban a los compradores de que era distribuidor oficial en España de los productos LawMate, al ser un hecho acreditado que no lo era, acto de engaño que la sentencia de primera instancia encuadra dentro del art 5 LCD y que no deja de serlo por que los carteles se los hubiera proporcionado inicialmente Spy Europe Mijof, S.L., pues se los entregó dentro de las relaciones comerciales basadas en la buena fe y en cumplimiento de un acuerdo inicial por el que el demandado se comprometía a suscribir un contrato de distribución de productos LawMate que luego no le interesó firmar, razón por la cual Spy Europe Mijof, S.L., dejó de suministrarle productos de esta marca y como explicaron los empleados del Sr Anibal en el acto del juicio, los compraban a la otra distribuidora oficial Euroma a través de Amazón, e-bay y otros portales de internet.

SEXTO:Por su parte Hispa Importaciones de Luxe, S.L., recurre igualmente los pronunciamientos de la sentencia referidos a las acciones ejercitadas en la demanda sobre competencia desleal, en concreto, por no calificar como un acto de aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajeno y como un acto de engaño, el que se anuncie el demandado en su página web como que asistió al Salón Internacional de Seguridad (SICUR), cuando no lo hizo, con fundamento en el art. 5 LCD.

Con la demanda se aporta como documento nº 32 (fols.193 y ss tomo I), el acta notarial de 18 de junio de 2015, que recoge como captura nº 1 la dirección en internet http://espia2.com/noticias/salon-internacional-de-seguridad-sicur/y acredita que el demandado a través de su página web Espia2 comunicó públicamente el 1 de noviembre de 2014 que había acudido al Salón Internacional de Seguridad (SICUR), al que añadía el siguiente texto:

'A la tienda espía ESPIA2le gusta estar a la última en todas sus categorías de productos espía. Nos gusta renovarnos y ofrecer a sus clientes las mejores novedades, con artículos de calidad para profesionales y cumpliendo con olas necesidades de nuestros clientes.

Es por ello, por lo que estuvimos en SICUR- Salón internacional de seguridad.

Nuestra tienda espía ESPIA2trabaja con las mejores empresas del sector de la seguridad y la vigilancia, como LawMate, y donde mejor que hacer presencia en SICUR.

Entre los días 25 a 28 de febrerose celebró la décimo novena edición de SICUR, la gran feria internacional de la seguridad en España que, organizada por IFEMA, congregó en los pabellones de Feria de Madrid, una completa representación sectorial, configurando una convocatoria de gran dinamismo y actividad profesional'.

Sin embargo, es un hecho acreditado que el negocio titularidad del Sr. Anibal no estuvo presente en la Feria celebrada en febrero de 2014, entre otras cosas porque hasta el mes de abril de ese año no contactó por vez primera con la entidad actora al objeto de llegar a un acuerdo para ser distribuidor oficial en España de los productos LawMate y para el mes de febrero ni siquiera había iniciado su actividad empresarial en este sector; por el contrario, sí participo en la Feria la entidad actora con un stand promocional, como así se acredita con el vídeo en youtube.com al que también se refiere el acta notarial en la captura 2 al recoger la dirección http://www.youtube.com/watch?v=Y7n2yf8CdFg&feature=youtu.be, lo que le supuso unos gastos de 3.534,59 euros (doc. 47, folios 162 y ss tomo II).

La parte recurrente se limita a indicar que tal forma de proceder supone un acto de competencia desleal de conformidad con el art. 5 LCD, es decir, un acto de engaño, pero al mismo tiempo argumenta que con este modo de proceder el Sr. Anibal lo que pretende es aprovecharse de la reputación y del esfuerzo de Hispa Importaciones, lo que debía encajarse dentro del art. 12 LCD; pero no consta acreditado que la página web Espia2 redireccionara al vídeo en youtube.com donde aparece la asistencia de Espiamos a la Feria, ni que recogiera o copiara en la web el stand promocional de la actora.

La sentencia considera que no ha resultado acreditado que el demandado se hubiera aprovechado de alguna forma del esfuerzo de las entidades demandantes por participar con un stand en esa feria o de los costes asociados, decisión que compartimos en esta segunda instancia al desconocer de qué forma se pudo aprovechar el demandado del esfuerzo de los actores que sí participaron en esta feria; sin embargo, no compartimos que no sea un acto de engaño y entendemos que este modo de proceder debe encuadrarse dentro del apartado g) del artículo 5 LCD, que considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida entres otros aspectos, en 'g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido'. El comunicar el Sr. Anibal a los consumidores que participó en la feria más importante del sector, cuando no lo hizo, debe encuadrarse dentro de los actos de engaño previstos en la Ley de Competencia Desleal.

SÉPTIMO:Indemnización de daños y perjuicios.

Spy Europe Mijof, S.L.,alega que si bien ha quedado acreditado que el demandado ha llevado acabo actos de competencia desleal desde los primeros contactos en mayo de 2014 que habrían consistido según la sentencia, en hacerse pasar por Distribuidor oficial en España de LawMate sin serlo, no le reconoce ninguna indemnización pues solo podría reclamar por las ventas que hubiera podido perder al hacerse pasar por distribuidor oficial de LawMate, pero no consta acreditado ni los beneficios obtenidos por el Sr. Anibal por la venta de productos LawMate, pues los documentos aportados al procedimiento a instancia de la actora no discriminan dichos productos del resto de su actividad comercial, ni que los clientes compraran estos productos por el hecho de que el demandado se anunciara como distribuidor oficial de la marca y no por las características propias de los productos o su precio, para fundamentar la decisión en el doc. 34 -cuando debe referirse al doc. 36-, que es el informe del detective elaborado en septiembre de 2015, que recoge que el empleado del Sr. Anibal informa al cliente que no se aceptaban devoluciones de productos LawMate y que para adquirirlos era preciso entregar previamente un depósito; documento que, en realidad, carece de valor probatorio respecto a la acción ejercitada por Spy Europe Mijof, S.L., pues a la fecha de este informe hacía ya más de seis meses que había transmitido sus derechos sobre la marca y el dominio a Hispa Importaciones de Luxe, S.L.

En la demanda Spy Europe Mijof, S.L., reclamaba una indemnización de 120.000 euros ' por los royalties dejados de percibir de un año, las ventas perdidas por el incumplimiento del contrato, por los actos de confusión con la marca y ventas perdidas al hacerse pasar por distribuidor oficial de Lawmate, debiendo estarse a la facturación realizada por el demandado y que al día de hoy se desconoce, sin perjuicio de su acreditación a través de la pericial judicial'; y ahora en el recurso, ante la dificultad de establecer una indemnización de lo que sería responsable el demandado que no ha aportado la documentación contable requerida y diferenciando entre la actividad por la venta de productos LawMate y las demás, solicita una indemnización de 9.000 euros por tres trimestres de actividad y otros 48.000 euros por el incumplimiento del pacto de no competencia reflejado en la cláusula segunda del contrato.

De conformidad con el art. 32.1, 5ª la acción de resarcimiento de daños y perjuicios entendemos que debe prosperar, pues han resultado acreditados los actos de competencia desleal en que incurrió el demandado al anunciarse como Distribuidor oficial de la marca tan prestigiosa en el sector como es LawMate, con consentimiento inicial de quien sí tenía por entonces tal condición y que siguió anunciándose a pesar de la prohibición expresa de Spy en agosto de 2014, así como por utilizar el contenido de su página web.

Atendiendo a la documentación aportada por el Sr, Anibal en relación al modelo 131 del año 2014 y el primer trimestre del año 2015, en los que declara una actividad económica por por estimación objetiva de 10.148,16 euros cada trimestre del año 2014 y de 15.728,29 en el año 2015, parece razonable concederle al actor una indemnización de 9.000 euros por tres trimestres, a razón de 3.000 euros por cada uno, tal y como ahora ha concretado en el recurso. Por el contrario, no pueden prosperar los 48.000 euros que reclama por el incumplimiento del pacto de no competencia reflejado en la cláusula segunda del contrato, pues se trata de una pretensión extemporánea y con relación a un contrato que no aceptó firmar el demandado.

Por su parte, Hispa Importaciones de Luxe, S.L.,reclamaba en la demanda una indemnización de 90.000 euros ' de dos añosy las ventas perdidas por el incumplimiento del contrato, así como por los actos de confusión con la marca y ventas perdidas al hacerse pasar por distribuidor oficial de Lawmate, debiendo estarse a la facturación realizada por el demandado y que al día de hoy se desconoce'e igualmente otros 30.000 euros por daños morales y ahora en el recurso solicita que el Sr. Anibal sea condenado por daños y perjuicios, con carácter provisional y a falta de la debida actualización de su documentación económica, a pagar la cantidad de 513.221,82 euros correspondientes a la vulneración de sus derechos marcarios, que obtiene de sumar 303.835,87 euros por los beneficios obtenidos por el infractor, 30.000 euros por daños morales, 174.034,57 euros por los gastos acreditados con el escrito aportado a los autos el 27 de mayo de 2019 a instancias de la parte contraria y 5.351,38 euros por los gastos de investigación; en su defecto la cantidad de 239.769,54 euros por la vulneración de los derechos marcarios, al reducir la partida de 303.835,87 euros por la de 30.383,59 euros; subsidiariamente la anterior cantidad de 513.221,82 euros por la vulneración de los derechos de propiedad intelectual; y subsidiariamente los mismos 513.221,82 euros por los actos de competencia desleal.

Pretensiones que no pueden prosperar de conformidad con la doctrina del TS sobre la inmutabilidad de la demanda, recogida en la sentencia de 9 de marzo de 2012, recurso nº 615/2012: ' La causa de pedir, o conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión, delimitada en el escrito de demanda, no puede ser alterada en el proceso por el demandante, a quien se prohibe la mutatio libelli (modificación de la petición) para garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa, cifrado en la posibilidad de alegar y probar sobre los hechos relevantes aducidos por él ( SSTS 11 de diciembre de 2007, RC núm. 3927/2000 , 22 de noviembre de 2007, RC n.º. 4358/2000)' ; y la sentencia del mismo Tribunal de 18 de julio de 2012: ' 88. El ordenado desarrollo del proceso, unido a la necesidad de evitar la indefensión que podría provocar a la contraparte, es determinante de la prohibición de modificar lo que sea objeto del proceso una vez fijado en la demanda y en la contestación y, en su caso, en la reconvención, a cuyo efecto el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civilprohíbe su alteración, de tal forma que, de acuerdo con los clásicos brocárdicos 'lite pendente nihil innovetur' y 'non mutatio libelli', no cabe posteriormente mutar la demanda (en este sentido, sentencia 345/2011, de 31 de mayo ), afirmándose en la sentencia 499/2008, de 4 de junio que 'su alegación posterior fuera de los escritos rectores, es extemporáneo y va contra los principios procesales de igualdad de armas, y desde luego, provoca una situación procesal anómala', y que 'no es procedente examinar la posible infracción del artículo 262.5 LSA [...] cuando la acción ejercitada fue la acción individual de responsabilidad y no la acción de responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones de los administradores de promover la disolución de la sociedad [...] la estimación de esta acción comportaría una desviación respecto de la causa petendi [causa de pedir] que fundamentó la pretensión inicial con infracción de los principios de rogación y contradicción''.

En el caso ahora analizado Hispa Importaciones de Luxe, S.L., se limitó a solicitar en su escrito de demanda una indemnización por dos años, es decir, por la actividad infractora que desplegó el demandado desde marzo de 2015, en que adquirió los derechos sobre la marca y el dominio en internet, hasta marzo de 2017, presentando la demanda en noviembre de 2016; tampoco en la audiencia previa celebrada en enero de 2018 solicitó ampliar los hechos y la indemnización reclamada al menos hasta ese momento, limitándose a proponer como prueba que el Sr. Anibal aportara las declaraciones de su actividad económica ante la Agencia Tributaria en los años 2014 a 2017.

Es cierto que el 27 de febrero de 2019 presentó un escrito (fol. 425 del tomo II), con la finalidad de comunicar nuevos hechos y para que el demandado fuera requerido y exhibiera nuevos documentos, pero en ningún momento con este escrito se alteró la causa de pedir y se dictó diligencia de ordenación el 11 de marzo de 2019 (fol. 590 del tomo II), que se limitó a tener por alegados los nuevos hechos, concediendo a la contraria el plazo de cinco días para que manifestara si reconocía como cierto el hecho alegado o lo negaba; presentando la parte actora nuevo escrito el 13 de marzo de 2019, destinado a que se completara la diligencia y fuera requerida la otra parte para la aportación de la documental propuesta, a lo que se le respondió por la diligencia de 14 de marzo de 2019 que no había lugar al pronunciamiento sobre los medios de prueba sin perjuicio de que se resolviera dicha cuestión en momento procesal oportuno; no solicitando nada la parte actora en el acto de la vista del juicio celebrada el 11 de diciembre de 2019.

En consecuencia las nuevas reclamaciones que se formulan por vez primera en el recurso no pueden prosperar y en relación a la indemnización por la infracción de sus derechos marcarios, en ningún momento en la demanda se fijó dicha pretensión en base al artículo 43.2 LM, sino en el art. 43.1 LM, para la que tenía que haber optado de manera expresa.

Tampoco pueden prosperar la indemnización de 30.000 euros que se reclaman por los daños morales, por los mismos argumentos que recoge la sentencia recurrida y que hacemos nuestros: 'en lo que respecta a la indemnización reclamada por las entidades demandantes en concepto de daño moral, lo cierto es que aquellas entidades se limitan a reclamar las cantidades de 30.000 € para cada una, pero no concretan razón o circunstancia alguna por la que, a su juicio, aquellas entidades sufrieron algún tipo de daño moral susceptible de ser indemnizado por la infracción marcaria o por los actos de competencia desleal llevados a cabo por el demandado. A este respecto, la parte actora no puede limitarse a reclamar daños morales sin más, sino que tiene la carga de concretar, aunque sea mínimamente, la existencia de las circunstancias o razones por las que, a su juicio, se le produjeron aquellos daños morales, a fin de que puedan, en su caso, ser controvertidas aquellas circunstancias por la parte demandada así como analizadas por parte del tribunal respecto de su procedencia. Al no fundamentar la parte actora en su demanda las razones por las que, a su juicio, sufrió el eventual daño moral que reclama, no puede este tribunal en sentencia subsanar dicha omisión analizando de oficio posibles circunstancias o razones de las que pudieran haberse derivado daños morales, pues ello colocaría en situación de indefensión a la parte demandada, que no ha podido alegar nada respecto de esas posibles razones o circunstancias. En consecuencia, no procede condenar al demandado a indemnizar a las demandantes por los supuestos daños morales objeto de reclamación en la demanda'.

Finalmente, el Sr. Anibal recurre en apelación la indemnización reconocida a favor de Hispa Importaciones de Luxe, S.L., por un total de 30.383,59 euros conforme a lo previsto en el art. 43.5 LM, es decir, el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos y servicios ilícitamente marcados. Decisión que debe ser confirmada en apelación pues si no ha podido tenerse en cuenta la cifra de negocio por la venta concreta de productos LawMate sólo es atribuible a la parte recurrente que tenía en su poder esta documentación y no la aportó al procedimiento y, en todo caso, esta indemnización no se determinar a favor de Hispa Importaciones de Luxe, S.L., por vender el demandado productos de LawMate sino por utilizar el dominio en internet ' www.espia2.com', lo que infringe la marca de la parte actora y la indemnización a favor del titular de la marca, a falta de otra prueba, debe fijarse tal y como establece el art. 43.5 LM.

Respecto a la duplicidad de la sanción marcaria y de competencia desleal resulta un argumento extemporáneo, pues esta cuestión no se planteó en el escrito de contestación a la demanda y en todo caso la acción marcaria se refiere al uso del dominio en internet ' www.espia2.com' que infringe los derechos marcarios de la actora como titular de la marca denominativa 'espiamos'; mientras que los actos de competencia desleal se refieren al contenido de la página web que sigue utilizando la información facilitada en su día por la actora sin su autorización expresa, aprovechándose de esta forma del esfuerzo ajeno sin abonar la correspondiente contraprestación que estaba previsto que afrontara.

OCTAVO:En cuanto a las costas de los recursos será de aplicación el art. 398LEC.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

Fallo

Estimar parcialmente el recurso de apelación de Spy Europe Mijof, S.L., y condenamos a don Anibal a indemnizarle por daños y perjuicios en la suma de 9.000 euros, confirmando el resto de la sentencia dictada el 13 de febrero de 2020, en el juicio ordinario nº 1821/2015 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, de Marcas, Patentes y Protección Jurídica del Diseño Industrial, sin hacer pronunciamiento en cuanto a las costas del recurso y la devolución del depósito constituido.

Estimar parcialmente el recurso de apelación de Hispa Importaciones de Luxe, S.L., y declaramos que don Anibal incurrió en actos de competencia desleal al anunciarse en su página web como que asistió al Salón Internacional de Seguridad (SICUR), cuando no lo hizo, condenándole al cese de la conducta infractora, sin condenar al pago de las costas del recurso y la devolución del depósito constituido.

Desestimar el recurso de apelación de don Anibal, con condena al pago de las costas del recurso y la pérdida del depósito constituido que se le dará el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de casación, siempre que la resolución del recurso presente interés casacional, a interponer ante este Tribunal en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo resuelto por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Firme la presente resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de 1ª Instancia de procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su conocimiento y efectos.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

'La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.