Sentencia CIVIL Nº 158/2016, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 433/2015 de 14 de Julio de 2016

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67

N.I.G.: 03014-66-2-2015-0000940

S E N T E N C I A Nº 000158/2016

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA

Lugar:ALICANTE

Fecha: catorcede julio de dos mil dieciseis.

Procedimiento: Asunto Civil 000433/2015T

PARTE DEMANDANTE: FRAGA IMPORT EXPORT SL

Procurador: OLCINA FERNANDEZ, JUAN CARLOS

PARTE DEMANDADAGRAFOPLAS DEL NOROESTE SA

Procurador: MIRALLES MORERA, VICENTE

Antecedentes

Primero. El 27 de mayo de 2015, don Juan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil FRAGA IMPORT EXPORT, S.L. presentó demanda de juicio ordinario contra GRAFOPLAST DEL NOROESTE S.A.que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo. Se admitió a trámite la demanda mediante decreto de 10 de junio de 2015 y se acordó emplazar a la demandada.

Tercero. El 23 de julio de 2015, don Vicente Miralles Morera, Procurador de los Tribunales y de GRAFOPLAST DEL NOROESTE S.A.presentó escrito de contestación a la demanda.

Cuarto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 24 de febrero de 2016. En él comparecieron todas las partes personadas que se ratificaron en sus pretensiones y se recibió el pleito a prueba.

Se propuso prueba.

Fue admitida la documental, testifical y pericial en los términos y por los motivos que obran en el acta y grabación del acto.

Quinto. El acto del juicio tuvo lugar el día 7 de julio de 2016. En él comparecieron todas las partes, se practicó la prueba propuesta y declarada pertinente y tras un trámite de conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.

Fundamentos

Primero. La actora pretende que se dicte sentencia en la que se declare que:

- Lamercantil FRAGA IMPORT EXPORT, S.L., como titular del diseño comunitario no registrado comercializado bajo el nombre de'Porta Todo Triple' ostenta el derecho a impedir la utilización (fabricación, oferta en Internet o de cualquier otro modo, puesta en el mercado, importación y/o exportación), sin su consentimiento, por parte de la demandada del producto comercializado bajo el nombre 'Portatodo Multiline'.

-Que la utilización (fabricación, oferta en Internet o de cualquier otro modo, puesta en el mercado, importación y/o exportación), parte de la demandada del producto comercializado bajo el nombre 'Portatodo Multiline',que es una copia,supone una infracción del diseño comunitario no registrado comercializado bajo el nombre de'Porta Todo Triple' titularidad de la demandante.

Que la demandada ha incurrido en actos de competencia desleal.

Que como consecuencia de todo lo anterior, ha ocasionado daños y perjuicios a la actora.

Como consecuencia de lo anterior solicitan que se dicte sentencia en la cual se condene a la demandada:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar en los actos de violación del diseño comunitario no registrado comercializado bajo el nombre de'Porta Todo Triple' que ostenta el demandante, prohibiendo a la demandada la utilización (fabricación, oferta en Internet o de cualquier otro modo, puesta en el mercado, importación y/o exportación) del producto comercializado bajo el nombre 'Portatodo Multiline'así como a retirarlo y destruirlo a su costa del tráfico económico.

A indemnizar los daños y perjuicios causados.

A publicar la sentencia condenatoria en el periódico EL PAIS y en una revista del sector.

Al pago de las costas.

La demandante sostiene que la demandada está infringiendo su diseño comunitario no registrado aportado como documento nº 19 denominado 'Porta Todo Triple', cuya primera comercialización se produjo en junio de 2013. Sostiene que dicha infracción se produce por la demandada a través de su producto 'Portatodo Multiline'; subsidiariamente alega competencia desleal dado que no sólo éste último es una copia exacta del primero, sino que forma parte de una estrategia en este sentido ya concretada en otros supuestos enumerados.

La demandada sostiene la falta de legitimación activa de la demandante para el ejercicio de la acción de infracción de diseño comunitario no registrado ya que es mera distribuidora; sostiene que el mismo está registrado por ella, que carece de los requisitos de novedad y carácter singular, que además está caducado pues en el catálogo de 2012 había otro muy semejante; que existen diferencias entre los controvertidos en los colores, acabados, materiales y marcas; que en el sector de la papelería existe un bajo grado de diferenciación entre los productos; que el registro se efectuó hace tiempo y que por tanto se trata de unas conductas consentidas, que no existe imitación, ni mucho menos de forma sistemática.

Segundo. Sobre la existencia o inexistencia de un Diseño Comunitario Registrado titularidad de la actora.

Sobre la carga de la prueba y las presunciones al respecto en este tipo de diseños el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Sentencia en el asunto C- 345/13 Karen Millen Fashions Ltd / Dunnes Storesha declarado que las acciones por infracción de dibujos o modelos, el Reglamento establece una presunción de validez de los dibujos o modelos comunitarios no registrados, de modo que en estos litigios su titular no está obligado a demostrar su carácter singular. Así pues, el titular debe indicar únicamente dónde reside el carácter singular de su dibujo o modelo, es decir, debe identificar las características del dibujo o modelo que, a su juicio, le confieren ese carácter. No obstante, el demandado siempre puede impugnar la validez del dibujo o modelo controvertido.

Al respecto, ya se resolvió, de manera indiciaria en el auto de medidas cautelares de 10 de septiembre de 2015, en el cual se establecía:

'Invoca la demandante el Diseño Comunitario no Registrado denominado 'Porta Todo Triple', comercializado por primera vez en junio de 2013, según factura aportada (documento 7), hecho no discutido por la demandada. Lo que sí que pone ésta en cuestión es que se reúnan los requisitos de novedad y carácter singular y la titularidad del propio diseño.

El punto de partida ha de ser ésta excepción de falta de legitimación activa por cuanto que el Reglamento (CE) núm. 6/2002, de 12 diciembre 2001, en suartículo 14.1 establece queel derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor o a su causahabiente.

En la medida en que el invocado es un derecho no registrado, no puede presumirse ni la validez de su registro, ni tampoco la titularidad del mismo. Invocada esta excepción por la demandada, ha de estimarse por cuanto que al respecto la demandante, que tenía carga de acreditar este hecho al menos de forma indiciaria, por aplicación del artículo 217.2 de la LEC , no lo ha hecho, limitándose en su escrito de conclusiones a afirmar que dispone de una plantilla de diseñadores que son los que encargan la fabricación a terceras empresas. Ha de tenerse en cuenta además que en la propia demanda se indica en el primer párrafo que la demandante es una mercantil 'constituida en el año 1995 dedicada a la importación y venta al por mayor de artículos de papelería, escritorio e imprenta'. De la misma forma, su propia denominación 'FRAGA IMPORT EXPORT, S.L.', dentro de la realidad de que las denominaciones sociales no agotan -ni pretenden hacerlo- el conjunto de actividades que desarrollan las sociedades, apunta igualmente a una ausencia de esa presunta actividad creativa que le conferiría la titularidad del diseño comunitario no registrado.'

Todo ello, expuesto con anterioridad a la celebración de la Audiencia Previa en el presente y a la vista de las alegaciones efectuadas en la contestación, habrían debido mover a la actora a aportar una documental que acreditara la creación del diseño, y sin embargo poco cambia la situación con la aportación de dos contratos de diseñadores, y con su declaración testifical, en la que sólo uno de ellos, hermano del administrador social de la demandante, afirma que desarrolló todo el proceso creativo. Se trata de una prueba manifiestamente insuficiente por cuanto que tal y como es sabido y además se ha reconocido por ambos testigos, el proceso creativo deja un amplio rastro documental, desde los primeros bocetos, a las muestras remitidas por el fabricante para hacer las debidas correcciones, pasando por los diseños definitivos, los correos de comunicación con el fabricante, los envíos de los mismos, etc. Y nada se aporta. No puede pretenderse la aplicación de una presunción judicial sólo porque tenga diseñadores en plantilla y, teniendo un vínculo familiar con el administrador social de la actora, afirme ser el creador del diseño, sin más.

Ha de tenerse en cuenta que la protección al diseño comunitario ya sea registrado o no, se pretende amparar frente al creador, y en la medida en que el mismo no se presume cuando es no registrado, ha de demostrarse el proceso creativo con una prueba suficiente y adaptada a las circunstancias del caso.

Tercero. Sobre la competencia desleal.

Se ejercita por la demandada asimismo la acción de competencia desleal sobre la base de los artículos 4 LCD (infracción de la buena fe ), 11 LCD (actos de imitación ) y 6 LCD (actos de confusión).

Al respecto, nada nuevo se ha aportado en el procedimiento, por lo que procede ratificar lo argumentado en sede de medidas:

- Ha de excluirse en todo caso la aplicación del artículo 4 LCD (antiguo 5) por los motivos que recuerda la STS, Civil sección 1 del 13 de noviembre de 2012 :

Este precepto 'no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 19/2011, de 11 de febrero ), sino que 'tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , 311/2007, de 23 de marzo , y 1032/2007, de 8 de octubre ). Consiguientemente, 'esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular' (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 48/2012, de 21 de febrero ). Pero sin que ello pueda 'servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas' ( sentencias 635/2009, de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre).

La infracción de esta doctrina jurisprudencial por la sentencia recurrida es muy clara, ya que el mismo acto que considera de imitación de una prestación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno lo incardina tanto en el art. 11.2 LCD como en el art. 5 LCD . Ni caso de ser procedente la aplicación del art. 11.2 LCD , hubiera resultado justificado calificar la conducta también de competencia desleal al amparo del art. 5 LCD , ni tampoco lo está pretender la consideración desleal de un acto de imitación que bajo el art. 11 LCD es lícito, sin que se haya explicado la concurrencia de ninguna otra circunstancia más allá de la mera imitación de la prestación.

- La imitación de prestaciones únicamente puede tener cabida en el artículo 11 de la LEC , por cuanto que no es la confusión por los signos ni por los modos de presentación, lo que es objeto de cuestión, sino una presunta estrategia dirigida a una imitación sistemática de las prestaciones de la demandante.

Establece el referido artículo 11 en su apartado 3

Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Al respecto del citado apartado 11 citar la SAP Barcelona sección 15 de 23 de septiembre de 2014 :

Menos aún se advierte la concurrencia del art. 11.3 y sus conductas de imitación sistemática para impedir u obstaculizar la afirmación de Barcino en el mercado. Ni las conductas son sistemáticas sino referidas a unos pocos modelos de figuras, las presumiblemente más demandadas por el público consumidor, de entre las muchas que fabrican las dos empresas, ni desde luego parecen haber tenido la finalidad ni haber supuesto el menor riesgo de impedimento u obstaculización en el mercado de Barcino, que ha podido desenvolverse con total libertad en él y sin otro menoscabo que el mayor o menor volumen de ventas que ha efectuado Jumi. No se trata de maniobra para impedir u obstaculizar la presencia en el mercado sino de simple conducta de concurrencia en él.

Coincidiendo plenamente con su criterio, y siendo supuestos asimilables (se citan 3 modelos que con las limitaciones que ofrecen las fotografías puede concluirse que parecen ser asimismo imitaciones) entre la multiplicidad de productos comercializados por las partes, que no permiten concluir que la imitación sea sistemática. De la misma manera no se alega ni acredita que impida o dificulte el posicionamiento en el mercado de la demandante, nada se sabe del volumen de negocio de unos y otros ni de la gama de productos que ambas manejan, de la misma manera que se desconocen sus precios de venta al público o canales y ámbito geográfico de distribución que serían esenciales para dilucidar hasta qué punto se obstaculiza por la demandada el acceso e implantación en el mercado de la demandante.

- Finalmente la jurisprudencia ya ha destacado desde hace años que el ámbito del artículo 6 LCD no es el de las prestaciones sino el de los signos y modos de presentación, que son ajenos a la presente controversia (por todas STS de 17 de mayo de 2004 ).

Quinto. Sobre las costas.

La existencia de imitaciones en varios productos, introduce una duda suficiente para no imponer las costas a la actora por aplicación del artículo 394 LEC .

Fallo

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta pordon Juan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil FRAGA IMPORT EXPORT, S.L contra GRAFOPLAST DEL NOROESTE S.A. sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

Notifíquese esta resolución partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman SALVADOR CALERO GARCIA, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante.

PUBLICACION:- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia públíca en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el letrado de la Admon. de Justicia doy fé.