Sentencia CIVIL Nº 16/2015, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 1009/2013 de 29 de Enero de 2015

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA Num. Uno

C/Pardo Gimeno, 43 Alicante Tlno.965936093-4-5-6

Procedimiento:JUICIO ORDINARIO núm.1009/2013

Parte demandante: Eva María e IRENT ELECTRIC EUROPE SLU

Procurador ROGER BELLI, CARLOS Y ROGER BELLI, CARLOS

Letrado : MARGARITA REPINA

Parte demandada: Pedro Jesús y W4NTED SL

Procurador BARCELO BONET, ALFREDO Y BARCELO BONET, ALFREDO

Letrado : SRA. TRABADO ALVAREZ

SENTENCIA núm. 16/15

En Alicante, a 29 de Enero de 2015

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria Num Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 534/2013 promovidos a instancia de Eva María e IRENT ELECTRIC EUROPE SLU representado/a por el/la Procurador/a Sr/a ROGER BELLI y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a.REPINA contra Pedro Jesús y W4NTED SLrepresentado/a por el/la Procurador/a Sr/a. BARCELÓ BONET y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a TRABADO ALVAREZ, sobre infracción de marca comunitaria y competencia desleal

Antecedentes

Primero -Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia en la que:1º) Declare que el uso de los distintivos RENT ELECTRIC, RE, RENT-ELECTRIC.COM y otros que pueden derivar en confusión con la denominación de mi mandante, en la forma expuesta en la demanda, ya sea directamente o valiéndose de terceros constituye una violación de la marca comunitaria núm. 011671881 (mixta) de la demandante Doña Eva María en todas sus clases y condene a los demandados a estar y pasar por dicha declaración.

2º) Condene a los demandados a cesar en los actos de violación de la marca comunitaria n º 011671881 (mixta), propiedad de DOÑA Eva María , y en concreto, a cesar, ya sea de forma directa o valiéndose de terceros, en la utilización del signo distintivo RE, RENT ELECTRIC y RENT-ELECTRIC.COM, o cualquier otro parecido o confundible con las marcas prioritarias de la actora nº 011671881.

3º) Condene a las demandadas a la adopción de todas las medidas necesarias para evitar que prosiga la lesión, y en concreto, a proceder a la destrucción o supresión en su caso, así como retirar, cualquier tipo de material publicitario, en cualquier medio, ya sea Internet o medio físico, rótulos, etiquetas u otros documentos y objetos de toda clase y naturaleza en los que figuren los distintivos RE y RENT ELÉCTRIC u otros similares a la marca comunitaria prioritaria 011671881.

4º) Condene a los demandados a la renuncia a la titularidad del nombre de dominio 'rent-electric.com', remitiendo mandamiento judicial a la compañía registradora de dicho nombre de dominio para que lo cancele, así como al cese de la difusión sobre la marca RE RENT ELECTRIC en Internet y a abstenerse de utilizar en lo sucesivo la marca RE RENT ELÉCTRIC o cualesquiera otra confundible en Internet, ya sea mediante registro de nombre de dominio, confección de página web, o cualesquiera otros medios, declarando que los únicos legitimados para utilizar denominación de 'RENT ELECTRIC' en Internet son Doña Eva María y la empresa Irent Electric Europe SL.

5º) Condene a los demandados a la cancelación de las paginas en facebook 'rent-eclectric.com', 'tourelectric.rentelectric', 'rentelctric.europe.3' con libramiento de oficio a Facebook para la cancelación de dichas página, e igualmente con condena a los demandados a abstenerse de abrir nuevas páginas en Facebook con esa denominación u otra confundible. Asimismo a quitar imágenes y toda mención a rentelectric de la página personal de Facebook de Sr. Pedro Jesús 'remis.generolas'

6º) Declare que desde la fecha de inicio de la actividad en cuanto a la utilización de dicho signo RE , RENT ELECTRIC y RENT-ELECTRIC.COM, asi como la web 'www.rent-electric.com' y el dominio 'rent-electric.com' e igualmente en cuanto a la forma de presentación de los productos de las demandadas, imitando los colores, grafías, diseños de mi mandante y presentación de sus establecimientos, para distinguir servicios de alquiler de vehículos eléctricos, así como los actos deliberados de imitación, confusión y engaño a los clientes y demás descritos en la demanda, ya sean ejecutados directamente por los demandados o valiéndose de terceros, constituyen actos de competencia desleal y se condene a las demandadas a estar y pasar por dicha declaración.

7º) Se condene a las demandadas a la cesación de los actos de competencia desleal descritos en el apartado anterior, y en concreto a cesar en el uso de la denominación RE o RENT ELÉCTRIC en cualquier medio ya sea Internet o medio físico, así como cese en la presentación de sus productos y establecimientos con colores, estilo, tamaños y forma de presentación idénticos a los de mi mandante, ya sea directamente o valiéndose de terceros.

8º) Declare que el uso de los modelos de los vehículos eléctricos Tante Paula Maximilan 2 del que mi mandante tiene la exclusiva concedida por el fabricante para España, y TransX Eagle, del que se desvío el pedido que iba dirigido a mi principal, se ha obtenido de mala fe valiéndose de tratos preliminares y el conocimiento previo que tenían los demandados de la funcionalidad y prestaciones de dichos modelos, y prevaliéndose de las condiciones comerciales pactadas para mi mandante, constituyendo actos de competencia desleal.

9º) Se condene a la demandada a la cesación en el uso de dichos modelos Tante Paula Maximilian II y TransX Eagle.

10º) Condene a los demandados al pago a mi mandante de la indemnización que pericialmente se determine y con arreglo a las bases y cuantías determinadas en el fundamento de hecho noveno y que importa:

-Los beneficios netos obtenidos por los demandados por la comercialización de los vehículos eléctricos desde el inicio de la actividad hasta el momento de elaboración del dictamen, calculado en la forma expuesta en la demanda.

-El descenso de ventas acusado por mi mandante desde el inicio de la actividad de la demandada por la actuación ilícita de la adversa, incluyendo una estimación de las desviaciones de pedidos efectuada por la adversa

-El lucro cesante que se calculará partiendo de la base de las posibilidades de venta de mi mandante en proporción a los desvíos de pedidos y de la mercancía de bicicletas que efectuaron los demandados.

Todo ello según los importes que resulten de los dictámenes periciales anunciados en esta demanda.

-Los gastos de investigación de la infracción:

-Minuta de honorarios de la Notario, por importe 475,90.-euros (según Doc. 30)

-Minuta del letrado que acompañó a la misma, por importe de 302,50 (según DOC. 31)

-Provisión de fondos por el perito de parte, por importe de 500 euros

- Gastos de los buro faxes por el importe de 42,98.-euros (según DOC. 29)

-Un 1% de la cifra de negocio obtenido por la adversa a consecuencia de la infracción por la comercialización de productos y servicios infractores.

-Suma invertida en la nueva confección de la web de mi mandante www.rentelectric.com por importe de 5800,00.-euros y por los derechos de hosting y dominio rentelectric.com la cantidad de 1508, 62.-euros.

-Daños morales que se establecen en 50.000.-€.

-Una indemnización coercitiva de 600.-€ euros por cada uno de los días que transcurra desde la condena al cese y retirada de los artículos y publicidad infractora hasta el efectivo cese y retirada de los mismos.

Se condene a los demandados a publicar a su costa el Fallo de la Sentencia en dos diarios de difusión nacional y su notificación a proveedores, agentes, clientes y demás personas interesadas;

11.-) Se les condene al pago de las costas.'

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla, verificándolo en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero .-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y desestimada la prejudicialidad civil suscitada, se interesó por las partes la práctica de las pruebas documental, pericial, interrogatorio y testifical, señalándose la celebración del juicio

Cuarto- El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, sin comparecencia de la parte demandada, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes, y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Quinto. -En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación, asi como la pluralidad de pretensiones ejercitadas, ascendiendo a más de 910 el número de asuntos registrados y más de 225 las sentencia dictadas en 2014

Fundamentos

Primero.-Planteamiento y delimitación del objeto procesal

En una demanda se ejercitan de manera acumulada acciones marcarias y de competencia desleal por violación de la marca comunitaria num 011671881 mixta (gráfica-denominativa) 'RE rentelectric.com' titularidad de Eva María , y usada por IRENT ELECTRIC EUROPE SLU, empresa dedicada a la venta y alquiler de medios de transporte eléctricos, así como actos de competencia desleal

En extracto, se narra que la empresa actora usa el logo 'RE' de color negro y amarillo en su tráfico mercantil así como el nombre 'RENT ELECTRIC' , y que su anterior socio Pedro Jesús , una vez producida su salida de la sociedad, ha establecido idéntica estructura del negocio mediante otra sociedad - W4NTED SL - de manera ilícita por (a) hacer uso de los mismos signos distintivos y presentación en sus locales y productos, en publicidad y en redes sociales ; (b) emplear la página webwww.rent-electric.comque venía utilizando la SL actora , privándola de las cuentas de correo electrónico vinculadas a dicha web que utilizaba Irent Electric Europe SL, que tuvo que contratar un nuevo dominiowww.rentelectric.com;(c) obtención indebida de vehículos eléctricos mediante (i) desvío del pedido de vehículos eléctricos (bicicletas 'TranzX Eagle') al fabricante realizado por la actora ; (ii) no respeto del contrato de distribución en exclusiva con el fabricante del modelo Tante Paula Maximilian 2; (d) contratación de los miembros importantes del equipo humano que formaban parte de la empresa de mi mandante (los trabajadores Leovigildo , Luciano )

Desde del punto de vista jurídico, en primer lugar considera la existencia de una infracción de marca comunitaria, con invocación del art 9 del Reglamento de Marca Comunitaria 207/2009 ( en adelante RMC) y por remisión de los arts 14 y 101 RMC, los arts 34 , 40 a 44 de la Ley de Marcas 17/2001 (LM en abreviatura), y en segundo lugar, en cuanto a los actos de competencia desleal, además de los arts 32 , 33 y 34 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991( LCD en abreviatura) se limita a reproducir los arts 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 19 y 20 de la LCD que contienen la regulación, respectivamente, de la cláusula general de deslealtad y de los actos de engaño, de confusión, de las omisiones engañosas, de denigración, de comparación, de imitación, de explotación de la reputación ajena , de violación de secretos, de inducción a la infracción contractual, de violación de normas y de prácticas engañosas por confusión para los consumidores

Frente a ello los demandados, además de negar las infracciones imputadas, se oponen, en extracto, por los siguientes motivos: a) prejudicialidad civil respecto del procedimiento ordinario seguido ante el Juzgado Mercantil num 10 de Barcelona; b) la nulidad de la marca por mala fe y por su confundible con un nombre notorio anterior utilizada por el demandado

Respecto de la prejudicialidad civil ya fue desestimada en la audiencia previa, ya que el pleito societario seguido ante el Juzgado Mercantil num 10 de Barcelona no predetermina esta resolución, pues (i) no consta que verse litigio sobre la validez de la compraventade participaciones de IRENT ELECTRIC EUROPE SLU aREMIGIJUS JACENAS al no ser admitida la reconvención ( según resolución aportada en audiencia previa), y en todo caso, es irrelevante para apreciar la infracción de una marca titularidad de una tercera persona y si el comportamiento es desleal frente a una Sociedad, pues ello no viene determinado por su composición social.

Asimismo se resolvió que la nulidad de la marca comunitaria de la actora por mala fe era inadmisible su análisis, al no haberse formulado la preceptiva reconvención, como impone el art 99.3 RMC 2007/2009

En esos términos queda fijada la litis, sin que sea admisible que en momentos ulteriores se pretenda introducir o ampliar las pretensiones, o su ámbito de aplicación, ya que ello no lo permite el art 400 , 412 y 426 de la LEC

Los escritos hábiles para sustentar una tesis fáctica o jurídica , son en esencia los de demanda y contestación, esto es lo que, por integrar el período expositivo, definen las cuestiones a discutir y resolver, insistiendo en que ha de cerrarse el paso a toda cuestión planteada fuera de los términos en que el litigio quedó de esa manera planteado, en evitación de la merma del derecho de defensa de la contraparte ( SSTS 15 abril y 14 octubre 1991 ), al no darse al otro litigante la posibilidad de alegar y probar lo que estimase conveniente a su derecho( SSTS 18 junio y 20 noviembre 1990 , 5 y 20 diciembre 1991 y 3 abril 1993 ), tal y como apunta igualmente la STC 28 septiembre 1990 , que razona que la introducción de hechos posterior a la fase expositiva del proceso supone una modificación sustancial de los términos del debate procesal que afecta al principio de contradicción y por ende al fundamental derecho de defensa.( art 24 CE ). Además, así lo impone las reglas de la buena fe ( artículo 11.1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial )

Segundo.- Marco fáctico general

Debe previamente dejarse constancia de cuáles son los datos fácticos generales que permitan, sin perjuicio de complementación a posteriori, enmarcar la problemática que mantienen las partes. Extracto fáctico que resulta esencial habida cuenta la ausencia de rigor expositivo de las partes, y que se desprende de la prueba practicada, en especial, de la documentación obrante en autos que, salvo indicación en contrario, se entenderá referida a la aportada por la actora

i) la sociedad actora IRENT ELECTRIC EUROPE SLU fue constituida en fecha 19 de octubre de 2011 por el demandado Pedro Jesús , como socio y administrador único (Doc. 1)

ii) el 26 de julio 2012 fue otorgada escritura de compraventa de participaciones por la que transmite Pedro Jesús la totalidad de sus participaciones al socio único actual Ovidio (Doc.2)

iii) el 16 de octubre de 2012 se elevó a público el acuerdo social de 8 de ese mes de cese como Administrador de Pedro Jesús , asi como el nombramiento de Doña Eva María como administradora única (Doc. 3)

iv) la empresa Irent Electric Europe SL se dedica a la venta y alquiler de medios de transporte eléctricos (Turismo Renault Twizy, patinetes y bicicletas eléctricas), con varios establecimientos abiertos al público en la ciudad de Barcelona ( no controvertido)

Los vehículos, patinetes y bicicletas eléctricas objeto de alquiler venían identificados con el logo 'RE' de color negro enmarcado en un circulo amarillo, y el nombre 'RENT- ELECTRIC.COM ' (con guión, en adelante) , con las letras RENT en amarillo y ELECTRIC .COM en blanco (doc num 12.2)

v) la empresa Irent Electric Europe SL hacía uso de la página web vinculada al dominiorent-electric.com(testifical practicada y doc num 16), que fue dotada de contenido en agosto de 2012 ( doc num 16) y su pago al diseñador (Domas Pareigis) efectuado por la SL actora (Doc. 8- 9 y 10)

Al dominio indicado estaban vinculadas las cuentas de correo electrónico que utilizaba la empresa Irent Electric Europe SL( testificales practicadas)

Rota la relación entre la sociedad actora y Sr. Pedro Jesús , éste no entregó las claves para poder acceder al panel de control del dominiorent-electric.comy del hosting donde está alojada la web (testifical practicada)

vi) ante la imposibilidad de seguir usando la web citada , Irent Electric Europe SL tuvo que registrar un nuevo dominio 'rentelectric.com' (sin guión, en adelante), elaborar una nueva web vinculada al mismowww.rentelectric.com, activar nuevas cuentas de correo (doc num 12, 15 , 20 y testifical) y usar como distintivo en publicidad (en cartelería ,folletos e identificar sus vehículos) el signo 'rentelectric.com' (sin guión) ( doc num 20.3 y 12)

vii) la actora Eva María solicitó ante la OAMI en fecha 20 de marzo de 2013, y se concedió el 23 de julio de 2013 la marca comunitaria 011671881 para las clases 12, 35 y 39

Se trata de una marca mixta con el denominativo 'RE rentelectric.com' enmarcado en un rectángulo negro, en el que la partícula 'RE' en color negro se sitúa dentro de un círculo amarillo, con las letras RENT en amarillo y ELECTRIC .COM en blanco, como se reproduce (Doc. 7)

La titular de la marca autoriza su uso a la IRENT ELECTRIC EUROPE SLU

viii) Pedro Jesús constituyó la sociedad SMART ELECTRIC WORLD WIDE SL el 11/2/2013 y W4NTED SL el 18/6/2013 y desarrolla la misma actividad de la actora en la ciudad española de Barcelona (doc num 11)

Para ello hace uso de la web alojada en el dominiowww.rent-electric.comen la que aparecen imágenes tomadas en el local de la SL actora

En la web, así como en rótulos y carteles de la tienda aperturada al público, folletos publicitarios y en los productos (como el chaleco , pieza 26) y medios de transporte eléctricos que constituyen el objeto de su negocio aparece el logoy RENT-ELECTRIC.COM en amarillo y blanco (acta notarial doc num 20 y acta notarial de noviembre 2014), e inclusive algunos de los vehículos ( modelo Tranz X Eagle figura la denominación social de la actora , doc num 20), figurando en los contratos de alquiler de bicicletas la mención 'powered by Rent Electric' (Doc. 27)

También se usa rent-electric (con guión) en redes sociales, con distintos usuarios y enlaces ( doc num 21, 22 y acta notarial de noviembre 2014),)

ix) el nombre de dominiowww.rent-electric.comfue registrado el 20 de mayo de 2011 ( antes de la constitución de la sociedad actora en octubre de 2011) por Pedro Jesús ( doc num 17)

x) Entre los consumidores se percibe que los servicios prestadas por la sociedad actora y la demandada responden a una unidad empresarial (conjunto documental nº 18: correos electrónicos enviados por clientes de la actora a @rent-electric.com recibidos por Pedro Jesús

xi ) en fecha 6 de agosto de 2013 Irent Electric Europe, S.L. requirió a los demandados el cese inmediato de cualquier tipo de uso de las denominaciones y del logo (Doc. 29 )

Tercero: La validez de la marca comunitaria de la actora

La marca comunitaria debe reputarse válida por imperativo del art 99.1RMC, sin que la queja de mala fe en su registro sea posible su análisis, al no haberse formulado la preceptiva reconvención, como impone el art 99.3 RMC 2007/2009

En cuanto a la falta de validez por nulidad relativa por ser titular de un derecho anterior, considerando (con una lectura no formal) que lo pretendido es excepcionar la nulidad como permite el art 99.3 in fine del RMC en ese caso, debe, asimismo, ser rechazada

Si dicho derecho son las marcas no registradas RENT ELECTRIC o RENT y TOUR ELECTRIC o los logos RE y TE (pues siquiera se aclara este particular) no hay prueba que permita afirmar quesea 'notoriamente conocidas' en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París , que es presupuesto para poder ser invocada ( art 99.3 en relación con art 53.1.b ) y art 8.4 RMC y art 34.5 LM )

El precepto de referencia del CUP dice que 'Los países de la Unión secomprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta'.

A la hora de apreciar esa notoriedad (o renombre o reconocimiento, según la distinta terminología) la sentencia del TJCE de 14 de septiembre de 1999 (Generals Motors Corporation contra Yplon) otorga las pautas de análisis al interpretar el artículo 5, apartado 2, de la Directiva indicando:'24. Se desprende de todo ello que no puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo

.25: Ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2, de la Directiva permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido

26.El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca

27.En el examen de este requisito, el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla'añadiendo la Sentencia de 22 de junio de 1999 (Lloyd )' las declaraciones de las Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales ' ;criterios que podemos completar con los recogidos en la Recomendación Conjunta de la Unión de Paris y de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas de septiembre de 1999 , que desglosa en su articulo 2 unos factores a considerar, en una cláusula abierta y en todo caso no obligatoria ( sentencia del JMC num Uno , de 16 de febrero de 2006, asunto CINQ-HUITIÈMES SA) . Criterios a los que de igual manera la Sentencia del Tribunal de Marca español de 4 de febrero de 2009 hace referencia

La notoriedad de la marca extrarregistral en España ( STS 1/10/2009 ) a efectos de aplicación del art 6bis CUP no deja de ser más que una mera manifestación en el caso presente, en el que no consta adverado la intensidad en el uso, ni el volumen de las ventas, ni su duración en el tiempo, sin que se aporte certificación de la Cámaras Oficiales u organismos análogos, ni el reconocimiento de la condición de marca notoria por autoridades judiciales o administrativas en otras ocasiones ( vgra para denegar la solicitud de registro de signos confundibles) , ya que los datos de inversión publicitaria ( doc num 16 de la contestación, y los del doc num 10 no pueden ser valorados, ya que ni se traduce el documento ni consta que se refieran a España) son minúsculos, sin que la presencia en youtube (doc num52-53) se explique qué impacto publicitario ha tenido

Cuarto.- La infracción de la marca comunitaria

Sentado lo anterior, los hechos antes descritos constituyen una palmaria infracción de la marca comunitaria titularidad del Eva María y usada por IRENT ELECTRIC EUROPE SLU, ya que es evidente el riesgo de confusión (art 9.1b) RMC)

Según se ha dicho por este Juzgado en múltiples precedentes (entre otras, sentencia de 15 de mayo de 2014), constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon) añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél (TJCE en sentencia de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG .) y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

Para su determinación procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJCE Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.), y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer), y en el caso presente, al ser servicios y productos dirigidos a consumidores medios en general, no se puede predicar que su grado de atención sea especialmente elevado

Aquí el riesgo de confusión es manifiesto, al concurrir (a) identidad aplicativa, tanto respecto de los servicios como los productos comercializados, y (b) quasidentidad absoluta de signos, pues la inclusión de un guión para separar RENT - ELECTRIC no precisa de especiales razonamientos para afirmar que carece de peso para impedir el peligro cierto de que el consumidor considere que los servicios y productos de actora y demandada tienen el mismo origen empresarial

Por tanto , y desde julio de 2013 el uso en el mercado del signocon guión por los demandados , o una parte sustancial del mismo como RENT-ELECTRIC, como elemento nuclear, resulta infractor

Este uso en el tráfico económico ( art 9.1 RMC) es comprensivo del realizado para identificar los productos y servicios, los locales , en publicidad (folletos y resto de material publicitario) o en la web así como en las redes sociales, pero sin que sea admisible pretender que abarque el ius prohibendi marcario cualesquiera expresiones que comprendan términos genéricos como ELECTRIC de forma aislada, o combinado con otra palabra puramente descriptiva como 'tour'

Finalmente, en cuanto a las alegaciones sobre el uso previo, reseñar que en las marcas no hay un derecho de preuso (al modo de las patentes, art 54 LP, o diseño, art 50 LPJDI ) y en todo caso en España quien consta que la usó fueIRENT ELECTRIC EUROPE SLU. El que en su día el socio fuera el demandado, no le habilita para atribuirse personalmente ese uso.

Tampoco es motivo exonerante de su actuación el que el Sr. Pedro Jesús sea titular del nombre de dominio 'rent-electric.com' registrado antes de la constitución de la SL actora (en su día por dicho Sr. Pedro Jesús ), pues al margen de si se entendía o no comprendido en la venta de la empresa instrumentalizada a través de la venta de participaciones, lo relevante es que la página web vinculada consta que fue realizada por encargo de la mercantil actora y abonada por ésta, que era quien la usaba para publicitar y comercializar sus productos y servicios y a la que estaba vinculada sus cuentas de correo, sin que después pueda verse privada de ello, como tuvo lugar

Y en cuanto a la relativa a coexistencia de las marcas, carece de rigor la alegación, pues precisa que sea pacífica, y es manifiesto que ello no ocurre, por lo que la invocación defensiva del principio de que nadie puede ir contra sus propios actos carece de sustento; además la SL actora si tuvo que hacer una nueva web ( rentelectric.com, sin guión) para presentarse al público no por su propia voluntad sino forzada por las circunstancias, al verse privada de la que venía usando

Quinto.- La infracción concurrencial. Consideraciones generales

Afirmada la infracción marcaria resta por verificar si procede, además, la tutela al amparo de la Ley de Competencia Desleal, está ya reducida exclusivamente al mercado nacional, dejando constancia previamente de una serie de consideraciones generales, atendido el planteamiento de la demanda

En primer lugar, dejar constancia de la jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, que sigue el denominado principio de complementariedad relativa.

Según enseña la STS de 11 de marzo de 2014 (asunto botella azul) en la que partiendo de que cumplen funciones distintas ( La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial y la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado), concluye que' El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva'),y con apoyo en la previa Sentencia 586/2012, de 17 de octubre'(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'

No parece, pues, que lo hechos ya analizados desde la óptica marcaria deben ser nuevamente vueltos a analizar

En segundo lugar, la LCD establece una serie de tipos de ilícitos concurrenciales, de interpretación estricta.

En su ilustrativo Preámbulo advierte que 'De acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la redacción de los preceptos ... ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar qué prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad'Debe, pues, la parte que imputa tal infracción encuadrar la conducta en alguno de sus tipos y acreditar que concurren todos y cada uno de los requisitos que cada uno de los tipos exigen, de forma análoga a lo que ocurre en un procedimiento penal, sin que baste con hacer una mera cita de preceptos legales, sin labor alguna de subsunción en los mismos de los hechos

Desde esta perspectiva deben ser analizados los distintos tipos de conducta desleal imputados a la demandada, que se entremezclan, como suele por desgracia ser habitual en la práctica forense en el que la parte no delimitan con precisión los elementos fácticos de su calificación jurídica, y que en esta clase de litigios devine trascendental, debiendo asumir las consecuencias de este comportamiento la parte actora

En tercer lugar, la cláusula general del artículo 4 (anterior art 5) tiene sustantividad propia, de manera que frente a lo parece sostenerse en la demanda, no puede ser entendida como cláusula subsidiaria a la que acudir para el caso de que el tipo específico no se cumpla. Si la conducta que se trata como desleal es susceptible de ser valorada con arreglo a alguno de los tipos o ilícitos concurrenciales específicos que aparecen desglosados en los artículos 6 y ss de la Ley de Competencia Desleal debe estarse a los mismos. Si, valorada esa conducta se considera que no reúne los requisitos que el tipo específico exige, desde el punto de vista concurrencial, hay que concluir que se tratará de una conducta correcta, sin que después se pueda acudir, como cláusula subsidiaria a la formula general del art 4.

Por tanto cuando se acumulan ilícitos concurrenciales que giran en torno a unos mismos hechos, deben analizarse en primer lugar las figuras típicas de los artículos 5 , 6 , 7 ,9,10, 11, 12 ,13, 14, 15 y 20 LCD de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71 ) y, luego, en su caso, la cláusula general del artículo 4 . Como reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo, la cláusula general es sólo aplicable a actos no contemplados o tipificados en los artículos 6 y ss de la LCD y que, por consiguiente, es improcedente acudir a la fórmula general para combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones ( sentencias, entre otras, de 28 de septiembre de 2.005 (RJ 2005, 8889) ; 20 de febrero (RJ 2006, 5783) y 11 de julio de 2.006 ; 14 de marzo , 30 de mayo (RJ 2007, 3607) y 10 de octubre de 2.007 ; 28 y 29 de mayo de 2.008 (RJ 2008, 4164) ; y 1 de junio y 23 de julio de 2010 (RJ 2010, 6571)

Sentado lo anterior se va a analizar uno a uno los distintos tipos o ilícitos concurrenciales objeto de denuncia, muchos de los cuales, ya se adelanta, no tienen relación cobertura alguna con los hechos acreditados

Sexto.- Los actos de engaño

En este tipo, previsto en el art 5 en su vertiente activa ,en tanto que el art 7 contempla las omisiones engañosas, la deslealtad reside en el error que provoca o puede provocar en el consumidor la falsedad o inexactitud de las indicaciones sobre determinados aspectos de la prestación, y trata de proteger al consumidor en el momento de adoptar su decisión en el mercado, en concreto, para que la misma sea libre y consciente, cual corresponde a quien ha de ser árbitro en un sistema transparente de libre competencia ( SAP de Barcelona, de 4 de mayo de 2005 ).

Al margen de comportamientos ya cubiertos por la infracción marcaria (uso de expresiones confundibles con la marca en locales, productos, vehículos, publicidad, etc) el uso de una web que estaba siendo usada por la SL actora, con imágenes de la actora para comercializar y publicitar productos y servicios propios de W4NTED SL, y por ende que ya no procedían de la actora , constituye una actuación desleal, pues se presenta en el mercado la demandada como SL vinculada cuanto menos a la SL actora, cuando ello no es cierto, es decir, se arroga unas conexiones y características que no se ajustan a la realidad, con lo cual se causa error al consumidor, susceptible de alterar su comportamiento económico

Séptimo. Los actos de confusión

Previstos en el art 6 LCD , según el cual se prohíbe la confusión con las actividades, las prestaciones o establecimiento ajenos, hay que aclarar que el precepto se refiere a la confusión entre signos

Analizada ya la confusión respecto de las marcas registrada, lo cierto es que además la demandada hace uso de un logo( doc num 20,21, 23,26 ) que no está registrado, pero que era el empleado por la actora para distinguir sus productos y servicios y establecimientos, de manera que lo que se produce con ello es una confusión con las actividades, las prestaciones o establecimiento de una y otra.

No es un comportamiento ajustado a la normas de una leal concurrencia emplear el signo con el que se presente en el mercado un competidor, pues ello genera el riesgo de que el consumidor vea distorsionado su comportamiento económico a la hora de elegir y adoptar su decisión, al pensar que ambas empresas responden a la misma dirección, o que están vinculadas , que viene además a recogerse como prácticas engañosas por confusión para los consumidores en el art 20LCD

Octavo .Otros actos desleales

No cabe, en cambio, la apreciación de los demás actos desleales

Respecto de losactos de denigración del art 9no se concreta ni se identifica qué manifestación se ha hecho 'sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles' de la actora 'que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado', que hace imposible plantearse si 'son exactas, verdaderas y pertinentes'

Respecto de losactos de comparaciónno se identifica qué acto de comparación pública, incluida la publicidad comparativa, se ha realizado, sin que el tipo del art 10 LCD se deba confundir con el uso de signos confusorios, que reciben otro tratamiento

Respeto de losactos de imitación, no se pude impedir a la demandada realizar las mismas prestaciones, pues 'La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley', habiendo ya recibido respuesta la tutela de ese derecho de exclusiva, sin que sea de aplicación el apartado segundo, por falta absoluta de prueba de que la prestación de la actora revisa singularidad competitiva, que es precisa para su estimación .

Como dice la sentencia del TS de 15 de diciembre de 2008 '...la apreciación de la deslealtad sancionada en la norma debe ser objeto de interpretación restrictiva (SS. 13 de mayo 2002 y 30 de mayo de 2007) porque si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés en general, sin embargo nuestro ordenamiento jurídico establece como principio general el de libre imitabilidad ( art. 11.1 LCD ) que se halla integrado en el de libre competencia (S. 17 de julio de 2007)',

El primer requisito positivo para su apreciación es la existencia de una 'imitación','la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial', que puede identificarse por un componente o por varios elementos (S. 17 de julio de 2007)'( STS 15 de diciembre de 2008 ).

De forma certera la SAP de Madrid , Sección 28ª, 22 de enero de 2010 reseña que'Es cierto que toda conducta imitativa comporta en alguna medida el riesgo de que se produzca el aprovechamiento de la reputación alcanzada en el mercado o del esfuerzo ajeno, y para evitar que el principio de libre imitación quede vacío de contenido hay que aplicar el ilícito concurrencial del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal siguiendo una interpretación restrictiva, que pasa por exigir la concurrencia de las siguientes circunstancias: 1º) la apreciación de mérito competitivo, lo que supondría: a) la presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza; y b) el asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original que sea objeto de imitación; y 2º) la evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, de modo que si resultan inevitables quedará excluida la apreciación de deslealtad en la práctica, tal como se indica en el párrafo segundo del núm. 2 del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal (el cual no menciona, en relación con esta premisa, el supuesto de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en el cual ha de entenderse que no regirá la cláusula de inevitabilidad)'

Por tanto, la reproducción sustancialmente similar de la prestación, que basta para afirmar la violación de derecho de propiedad industrial, es per se insuficiente para concluir que hay comisión de un ilícito de competencia desleal, al ser exigible que la prestación original esté dotada de esa singularidad competitiva; singularidadque se posee si los elementos o rasgos que contiene,por razón de sus características o cualidades intrínsecas, la diferencian de las demás prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector y, en consecuencia, sirven al círculo de destinatarios para su identificación y reconocimiento ( AAP de Barcelona de 30/9/2005 ).

Respecto de losactos de explotación de la reputación ajena,previstos en el art 12, vale también lo dicho anteriormente, pues en ningún apartado de la demanda se especifica y acredita que la actora (i) tenga prestigio o reputación industrial, comercial o profesional de la mercantil demandante, que no se acredita, lo cual ya de por sí impide la estimación de este tipo, y (ii) qué ventajas derivadas de esa presunta reputación ha obtenido la demandada, y que precisan que sean usurpadas por ésta para que entre en juego y se aplique el precepto

Respecto de los actos de violación de secretos

No se puede el art 13LCD aplicar por no identificarse los 'secretos ' violados, recordando que para fijar lo que haya de entenderse por 'secretos industriales' o 'empresariales' de los que hablan los arts. 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal se acude, a falta de otra referencia normativa, al art. 39.2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Anexo 1-C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (ADPIC) que al seguir la terminología anglosajona incluye lo que en nuestro derecho es tanto la propiedad intelectual como la industrial. Dicho precepto prevé que 'las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos 10, en la medida en que dicha información: a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla'

Como dice la SAP de Barcelona de 26/10/2005 ' Se trata, en suma, de un conocimiento o información que no es notoria; que tiene para la empresa un valor económico, actual o potencial, por suponer una ventaja para el empresario frente a los competidores que la desconocen; y respecto de la cual se adopten medidas razonables y apropiadas para preservarla o evitar su divulgación, tanto hacia el exterior, impidiendo que los terceros puedan acceder a la misma, como hacia el interior, disponiendo lo necesario para que solamente puedan acceder a ella únicamente empleados o colaboradores que por sus funciones en la organización empresarial deban conocerla o manejarla, siempre sometidos a un deber de secreto'.

En todo caso la demanda está huérfana de prueba alguna de tales requisitos

Respecto de losactos de inducción a la infracción contractual, tampoco cabe apreciar el art 14 , pues se limita a indicar que dos antiguos empleados de la actora ahora lo son de la demandada, pero no consta siquiera alegado : i) cuáles serían los deberes contractuales básicos de los trabajadores que habrían sido infringidos por inducción de alguno de los demandados, ya que no existe norma alguna que obligue a un trabajador a permanecer en una empresa, al no alegarse ni probarse que existiera un pacto de permanencia conforme a lo regulado en el art. 21.4 del Estatuto de los Trabajadores y ii) hay que tener en cuenta que la posibilidad de cambiar de trabajo, o de dejar un trabajo para constituir una sociedad, y de aprovechar en el nuevo trabajo el bagaje de experiencia y conocimiento profesional adquirido en el anterior empleo es un derecho del trabajador con anclaje constitucional en el art. 35.1 de la Constitución ( (derecho a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo) y en el art. 38 de la Constitución (libertad de empresa) y que la competencia de las empresas/empresarios por la captación de trabajadores, ofreciéndoles mejores condiciones laborales, forma parte del libre juego del mercado y de la posibilidad de promoción de los trabajadores a través del empleo, con el anclaje constitucional antes mencionado.

Por tanto, salvo que concurra alguna de las características negativas previstas en el art. 14.2 de la Ley de Competencia Desleal (engaño, revelación de secretos, intención de eliminar a un competidor del mercado) o exista una infracción de un deber contractual básico (por lo que no basta la infracción de cualquier deber contractual), el 'fichaje' de trabajadores de una empresa por parte de otra no puede considerarse desleal sino, por el contrario, propio de las reglas de funcionamiento del mercado en un Estado social de Derecho.

Respecto de la violación de normas del art 15 LCD , no puede ser atendida cuando : i) no se identifica la ley infringida, y ii) en todo caso que ventaja competitiva se ha adquirido por ello, ya que se reitera, no se dice qué infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial se ha producido, sin que baste la normativa marcaria, como dice el TS en la sentencia antes citada

Finalmente, en cuanto al análisis del art 5 LCD , conforme a lo dicho anteriormente, no cabe reiterar aquí los hechos ya enjuiciados en otros tipos

En todo caso, y respecto a lo que se denuncia como obtención indebida de vehículos eléctricos por el Sr Pedro Jesús , reseñar que no tiene acogida en el art. 4 de la LCD ya que : i) si lo que se quiere denunciar es una inducción a la infracción contractual, el cauce es el del art 14.2; ii) no consta del legajo documental num 5 con claridad el desvió de una previo pedido de modelo TranzX , que siquiera se identifica y iii) la adquisición del modelo Tante Paula del que se afirma ser distribuidor exclusivo, podrá generar consecuencias contractuales para el que no cumple el compromiso de exclusiva , pero no competencia desleal de los demandado , al no constar los requisitos del art 14.2LCD

Noveno -Las consecuencias de la infracción.

Afirmada la infracción de la marca comunitaria, así como determinados actos de competencia desleal, resta por determinar las consecuencias derivadas de ello, que se contemplan en el artículo 102 RMC , a completar ( art 101 y 14 RMC) en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional ( artículos 42 y ss de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ), en cuanto a la primera, y el art 32 LCD respecto de los segundos

Atendiendo al suplico - reiterativo en parte - de la demanda y a la vista de tales previsiones legales, procede la pretensión declarativa, de cesación, y la de remoción o retirada, haciendo constar las siguientes consideraciones:

1º) que se refieren a los usos reflejados en la demanda, pues la fórmula abierta empleada en el suplico noes válida por indefinida, y se rechaza por el Tribual Supremo en la sentencia de 3 de marzo de 2004 al decir que' constituye, o bien una condena inaceptable en cuanto previsión de un supuesto hipotético que no se sabe si llegará a producirse, o bien una mera declaración genérica innecesaria, que nada aporta a la pretensión ejercitada, y por ello no puede servir de fundamento al recurso'

2º) que se limitan a los demandados exclusivamente, sin que pueda afectar a terceros no llamados a la litis, para no causar indefensión ( art 24CE ) ni incurrir en incongruencia ( art 218LEC )

3º) que respecto de la remoción, basta la supresión/ocultación permanente de los distintivos RE y RENT ELÉCTRIC

4º) que no cabe pronunciamiento sobre titularidad del nombre de dominio 'rent-electric.com', ni mucho menos que se declare que los únicos legitimados para su uso en Internet son los actores, pues la tutela de la marca se colma ordenado el cese de uso de nombre de dominio confusorio ( que es a lo que se refiere el art 34LM ), dado que estos no solo tienen una función identificadora de una dirección electrónica sino que desempeñan funciones distintivas, por lo que doctrina (Massaguer, García Vidal, o González Bueno) y jurisprudencia ( AAP de Barcelona de 14/2/2003 ) lo conceptúa como un signo distintivo de carácter atípico.

Finalmente, en cuanto a la indemnización, al misma procede ex art 42 LM y ex 32 LCD por cuanto el comportamiento de los demandados es cuanto menos negligente al usar unos signos idénticos a los usados previamente por la SL actora, y después uno de ellos registrado como marca, buscando aproximarse a la forma de presentación en el mercado de la sociedad de la que fue socio. No es ilícito montar un negocio que se dedique a lo mismo, pero siempre que no se causando confusión y engaño

Dicho lo anterior, no todas las partidas reclamadas, y el importe de las mismas, pueden ser estimadas, sin que se comparta el parecer de que se deba duplicar la indemnización por la legislación de marcas y de competencia desleal, cuando responde a una misma actividad infractora en su conjunto, si bien con dos enfoques jurídicos complementarios

En primer lugar, no se consideran conceptos acumulables (a) los beneficios netos obtenidos por los demandados consecuencia de las actividad infractora y (b) las beneficios dejados de obtener por la actora (o descenso de ventas acusado por la actuación ilícita)

En segundo lugar, y respecto del primero al que se refiere el escrito de 5 diciembre 2014, no pueden estimarse los beneficios obtenidos por los demandados desde junio 2013 hasta diciembre 2014 en 10.043.792 € , pues se refiere esa cifra la estimación de ventas

En tercer lugar, tampoco se comparte ese cálculo o estimación de cifras de ventas , que se hace en función de la capacidad de venta estimada de W4anted

Cierto es que la ausencia de cooperación de la demandada al no depositar cuentas anuales ni exhibir documentación contable reclamada en este proceso, dificulta en gran manera la estimación pericial , sin que ello deba beneficiar al infractor al tener la disponibilidad de la fuente de prueba y el deber de cooperar con los tribunales ( art 338 y 217LEC y 118 CE ).

Pero también lo es que las bases tomadas en consideración por la parte en sus cálculos son débiles, pues : i) no bastan las declaraciones subjetivas de los empleados de la actora - a pondera a la hora de su valoración - para cuantificar los vehículos de los que dispone la demandada, o sus tarifas o horarios, cuando hay medios de prueba más fiables, como por ejemplo , una investigación de detective, con soporte fotográfico, aportación de tales tarifas, horarios, distintos contratos, etc y ii) en todo caso, lo que no se explica es porque si la capacidad de venta de la actora se cifra en un 2,47% en 2013 y en un 2,20 % en 2014 (según informe pericial ), a la demandada se le asigna un 50% y un 70% en temporada baja y alta, respetivamente, o de un 100% para calcular el 1% de la cifra de negocios

En esta tesitura, y teniendo en cuenta que ambas sociedades atendidos los propios parámetros de la actora (número de tiendas y vehículos) son de dimensiones parecidas (inclusive con mayor capacidad de venta diaria de la actora) lo único razonable es considerar que la cifra de negocios de la demandada es parecida a la de la actora, que en 2013 fue de 442.769€ y en 2014 de cerca de 300.000€ sin contabilizar el cuarto trimestre, que ponderando con el del año previo , permite, a estos efectos , fijar una suma cercana a los 390.000€

Por tanto, la cifra de negocios de la demandada desde junio 2013 hasta diciembre de 2014 se puede estimar en unos 705.000€, aproximadamente, y sobre ella, ante la ausencia de mayores datos, se puede fijar prudencialmente un 20% de margen de beneficios, lo que significa una suma indemnizatoria de 141.000€, mucho más ajustada a la entidad de los hechos que las desorbitadas pretensiones económicas de la actora

En cuanto al concepto reclamado como gastos de investigación de la infracción, proceden los notariales para acreditación de hechos (475,90.-euros Doc. 30) y los burofaxes ( 42,98.-euros , Doc 29), pero no los de minuta del letrado por 'acompañamiento' al notario (al no ser necesarios) ni los de la pericia judicial , al ser estos gastos judiciales

Respecto de los daños, sí se consideraba atendible la reclamación de la suma invertida en la confección de la webwww.rentelectric.compor la obstaculización a su uso por el demandado (5.800,00.-euros) y por los derechos de hosting y dominio rentelectric.com (1508, 62.-euros) provocados por esa ilícita actuación. Lo que no procede, en cambio, son 50.000€ por daños morales, ya que la zozobra por la presencia de un competidor no es resarcible, habiendo ya sido ya acordado el resarcimiento por el uso indebido de los signos de identidad empleados por la actora en el mercado

Por último, la indemnización coercitiva, se fijará en ejecución de sentencia, si concurre el supuesto habilitante ( art 44LM )

Finalmente, acerca de la publicación de la sentencia baste con reproducir lo dicho por este Juzgado de manera reiterada de que'Se trata de una de las medidas que puede interesar el titular de la marca ( art 41.1.e) en la redacción anterior a la Ley 19/2006 , actual apartado f)) habiéndose pronunciado este Juzgado en el sentido de que no estamos ante medidas de aplicación automática, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 29 de abril de 2002 )', recordando el TS en sentencia de 23 julio 2012 que se debe la demanda justificar su procedencia: 'Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre , '(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela'.Dado que aquí nada se justifica, no procede

Décimo - Costas

La estimación de la demanda no puede calificarse como total , al quedar excluido varios pronunciamientos, por lo que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ( art 394LEC )

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Eva María e IRENT ELECTRIC EUROPE SLU contra Pedro Jesús y W4NTED SL debo declarar que el uso de los distintivos RENT ELECTRIC, RENT-ELECTRIC.COM constituye una violación de la marca comunitaria núm. 011671881 (mixta) y que la utilización del signo RE así como la web 'www.rent-electric.com' y el dominio 'rent-electric.com' constituyen actos de competencia desleal, y debo condenar y condeno a los demandados

1º) a cesar en la utilización del signo distintivo RE, RENT ELECTRIC y RENT-ELECTRIC.COM , con o sin guión

2º) a retirar y destruir, en caso de imposibilidad de supresión permanente de los distintivos RE y RENT ELÉCTRIC, cualquier tipo de material publicitario en cualquier medio, incluido internet, en el que figuren dichos distintivos

3º) a cesar en el uso en el trafico económico del nombre de dominio 'rent-electric.com'

4º) a cesar en el uso de las páginas en facebook que sean de su titularidad que contengan la identificación 'rent-eclectric.com', 'tourelectric.rentelectric' o 'rentelctric.europe.3'

5º) a eliminar de sus páginas de Facebook las imágenes y logo de la sociedad actora

6º) a abonar solidariamente la suma de 148.819,50 €

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a interponer ante este Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Santander consignando como código 02 y como concepto 'pago recurso de apelación', sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

E/.

Publicidad:-A la presente resolución se le ha dado la publicidad prevista en las leyes