Sentencia CIVIL Nº 16/2018, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 473/2017 de 25 de Enero de 2018

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67

N.I.G.: 03014-66-1-2017-0001019

Procedimiento: Asunto Civil 000473/2017T

S E N T E N C I A Nº 000016/2018

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA

Lugar:ALICANTE

Fecha: veinticinco de enero de dos mil dieciocho

Procedimiento: Asunto Civil 000473/2017T

PARTE DEMANDANTE: DAYKA TRADE SL

Abogado: JOSE CARLOS ERDOZAIN LOPEZ

Procurador: MOLINA SANCHEZ-HERRUZO, RICARDO

PARTE DEMANDADADECORACIONES Y MANUALIDADES SL

Abogado: ENRIQUE FONTES VILA

Procurador: POYATOS HERRERO, M. DOLORES

Antecedentes

Primero. Don Ricardo Molina Sánchez Herruzo, Procurador de los Tribunales y de la mercantil DAYKA TRADE, S.L. presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil DECORACIONES Y MANUALIDADES, S.L. el 30 de junio de 2017 que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo. Se admitió a trámite la demanda mediante decreto de 29 de septiembre de 2017 y se acordó emplazar a la demandada.

Tercero. El 29 de noviembre de 2017, doña María Dolores Poyatos Herreros, Procuradora de los Tribunales y de DECORACIONES Y MANUALIDADES, S.L. presentó escrito de contestación a la demanda.

Cuarto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 18 de enero de 2018. En él comparecieron todas las partes que se ratificaron en sus pretensiones y se recibió el pleito a prueba.

Fue propuesta y admitida en los términos y por los motivos que obran en el acta y grabación del acto y los autos quedaron vistos para sentencia.

Fundamentos

Primero. La actora pretende que se dicte sentencia en la que se declare:

Que los actos llevados a cabo por la demandada consistentes en la explotación comercial de la denominación 'ARTIS DECOR' para productos en clases 2 y 16 del Nomenclátor constituyen actos de infracción de los derechos que derivan a favor de la actora DAYKA TRADE, S.L. del registro de la Marca de la Unión Europea nº 8.549.262 'ARTIS CROMÁTICA' de la Marca Española nº 3.607.407 'ARTIS'.

Que tales actos han ocasionado daños y perjuicios.

La caducidad por falta de uso de la Marca Española nº 2.629.951 'ARTIS DECOR' concedida para la clase 39 del Nomenclátor Internacional, titularidad de la demandada.

Como consecuencia de lo anterior solicitan que se dicte sentencia en la cual se condene a la demandada:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar inmediatamente y abstenerse en el futuro de toda forma de explotación comercial de la denominación 'ARTIS DECOR' para artículos de cristalería (sic, aunque se entiende como una errata) así como de cualesquiera otros signos que difieran en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquéllos, en relación con los productos en clases 2 y 16 de Nomenclátor y en todo caso los que incluyan el término 'ARTIS' para productos en clases 2 y 16 del Nomenclátor.

A retirar del tráfico económico y destruir los productos infractores, así como embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que figuren dichos signos

Al pago de una indemnización coercitiva por importe de 600 euros diarios por cada día en que subsista la infracción.

Al pago de una indemnización de daños y perjuicios

Al pago de las costas.

La demandante sostiene sus pretensiones en el registro de las marcas siguientes:

Marca de la Unión Europea nº 8.549.262 'ARTIS CROMÁTICA' (mixta) para clases 2, 16 y 39.

Y Marca Española nº 3.607.407 'ARTIS' (mixta) para clases 2 y 16.

Sostiene la demandante que la demandada infringe sus derechos de exclusiva al comercializar productos incluidos dentro de las clases 2 y 16 con el signo 'ARTIS DECOR' y solicita la declaración de caducidad por falta de uso de la Marca Española nº 2.629.951 concedida para la clase 39.

La demandada niega la infracción y la caducidad al ser distribuidora de los productos ARTIS DECOR.

Segundo. Sobre la infracción de los derechos de marca

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso:

De cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

A los efectos de valorar el riesgo de confusión, ha de partirse del patrón de 'consumidor medio' adoptado en la legislación sobre competencia desleal a partir de la directiva 2005/29/CE que ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999). Parte el TJUE del consumidornormalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es decir que, en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una 'diligencia media' del consumidor.

Estableció la SAP de Alicante Sección 8ª en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005:' Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales .'

Por su parte la SAP Alicante Sección Octava de 16 de octubre de 2010 que cita al respecto jurisprudencia comunitaria:

Como reitera una vez más la STS de 18 de marzo de 2010 , que recoge lo que entiende constituye hoy ya una interpretación uniforme de la Directiva 89/104 /CEE, de 21 de diciembre de 1.988, para la configuración de un concepto esencialmente comunitario, debe entenderse que el riesgo de confusión consiste que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance - sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 -,

Sobre los elementos que han de ser considerados para apreciarse si concurre el referido riesgo de confusión continúa la citada sentencia: (...)señalándose en esta misma Sentencia que el riesgo de confusión debe ser investigado a la vista de todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22 ; de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , 18; de 22 de junio de 2.000, C-425/98 , Marca Mode CV c. Adidas AG y otra, 40; de 10 de abril de 2.008, C-102/07 , Adidas AG y otra c. Marca Mode CV y otras, 29-, tomando en consideración la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23-, si bien, apunta esta Sentencia, ello no significa que, tratándose de marcas compuestas o de marcas mixtas, no pueda existir un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23-.

(...)

Por último, dice la referida resolución, para averiguar la similitud entre los productos o servicios identificados con los signos confrontados se han de tener en cuenta todos los factores influyentes, como la naturaleza de los mismos, su destino y utilización... - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, 39/97, Canon KabushikiKaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 23 -.

Finalmente, y en relación con marcas compuestas, destaca la doctrina recogida en la STJUE de 8 de mayo de 2014Bimbo Doughnuts:

21. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias SABEL, EU:C:1997:528 , apartado 23; OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartado 35, y Nestlé/OAMI, EU:C:2007:539 , apartado 34).

22. La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto ( sentencia OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartado 41).

23. La impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartados 41 y 42, y Nestlé/OAMI, EU:C:2007:539 , apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).

24. A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó que no se excluye que una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto. En consecuencia, a efectos de la verificación del riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto ( sentencia Medion, C-120/04 , EU:C:2005:594 , apartados 30 y 36, y auto Perfetti Van Melle/OAMI, C-353/09 P, EU:C:2011:73 , apartado 36).

25. No obstante, un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (véanse, en este sentido, el auto ecoblue/OAMI y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35 , apartado 47; la sentencia Becker/Harman International Industries, EU:C:2010:368 , apartados 37 y 38, y el auto Perfetti Van Melle/OAMI, EU:C:2011:73 , apartados 36 y 37).

Vemos en primer lugar que efectivamente existe una plena identidad aplicativa ya que todos los productos que son citados como presuntamente infractores por la actora efectivamente son susceptibles de ser encuadrados en la clase 2 y/o en la clase 16 (páginas 9, 10 y 11 de la demanda). La demandada no discute esta cuestión si bien en sus alegaciones referidas a la caducidad de su marca indica que al ser mero distribuidor su actividad se engloba en la clase 39. Si bien no argumenta que sea exclusivamente en esta clase en donde deba encuadrarse su actividad que, como distribuidor, mayorista y/o importador (ya que no ha quedado claro su intervención) es comercializador de tales productos y por tanto existe esta plena coincidencia aplicativa en las clases 2, 16 y en principio también la 39.

En cuanto a los signos, vemos por una parte el signo mixto 'ARTIS CROMÁTICA' y el signo también mixto 'ARTIS', frente al empleado por la demandada 'ARTIS DECOR', distingamos:

a) El primero de ellos el signo mixto 'ARTIS CROMÁTICA' tiene un componente gráfico que no puede catalogarse de meramente secundario, pues está integrado por el signo denominativo, enmarcado en una elipse y con una estrella de ocho puntas en lugar del hipotético punto de la 'I' a pesar de ser mayúscula. En este signo se observa un mayor tamaño de la palabra 'ARTIS' frente a la palabra 'CROMÁTICA', que pretende conferir un mayor protagonismo a la primera.

Analizando los elementos concurrentes ha de descartase cualquier riesgo de confusión y/o asociación por los siguientes motivos:

En primer lugar, por las circunstancias en que se emplea la marca de la demandada, que carecen de trascendencia gráfica, conformándose por un elemento denominativo en una fuente muy conocida, siendo por tanto su forma de uso muy distinta a la del distintivo de la actora.

Y en segundo lugar porque el término 'ARTIS' al que la demandante confiere gran protagonismo en su signo es, sin embargo, marcadamente sugestivo al ser una palabra latina (el genitivo de ARS, arte) de uso muy extendido para referirse a todo tipo de arte pero particularmente a las artes plásticas, que de ninguna forma puede concluirse que el consumidor medio tenga asociado a un origen empresarial en concreto, pudiendo afirmarse que su escasa fuerza distintiva lo reducen a un elemento casi carácter informativo. Y esta debilidad hace que el resto de factores que integran el signo tengan una gran relevancia para individualizarlo y cumplir las funciones propias de la marca. Y particularmente lo que -siguiendo la doctrina citada del TJUE- sucede en el presente es que su asociación con 'CROMÁTICA', como la que se produce con 'DECOR', determina el surgimiento de unidades marcadamente diferenciadas que no sólo no pueden ser confundidas porque los elementos diferenciadores son muy distintos entre sí, sino que tampoco producen riesgo de asociación porque, como indicábamos' 'ARTIS' no es asociado por el consumidor medio a ningún origen empresarial.

b) El segundo de ellos 'ARTIS' presenta un conflicto más complejo de resolver con el empleado por la demandada, pues su compatibilidad o incompatibilidad es más discutible, ya que, por una parte, a pesar de ser una marca mixta, el elemento gráfico es insignificante, en tanto que no contiene otro componente denominativo, ya que sólo consiste en la palabra 'ARTIS'.

Con todo, y dentro de la complejidad de este supuesto, he de decantarme también por una desestimación en la medida en que la debilidad del término 'ARTIS' sigue siendo igualmente predicable y en los mismos términos. Y por tanto la presencia de este vocablo en el signo de la demandada 'ARTIS DECOR' sigue imbuida de dos caracteres esenciales: el primero es que es si duda la parte más débil del mismo en cuanto a la atracción de la atención del consumidor, y el segundo es que en su conjunción con 'DECOR' conforman una unidad propia perfectamente distinguible de 'ARTIS' y no susceptible de generar confusión o asociación.

No contando así con una particularmente destacada presencia del signo y los productos de la actora en el mercado, ni con unos significativos promoción publicitaria o grado de conocimiento, ubicar un término tan genérico y extendido en una posición tal que su presencia en signos compuestos (que además sería su presencia natural ya que el genitivo en latín es un complemento del nombre, y exige de la presencia de éste, como sucede en el vocablo 'LEX ARTIS') pueda ser considerada como infractora supone conferir de una protección desmedida al signo en cuestión, cuando el de un tercero se integra en un signo más amplio que adquiere una singularidad propia, como sucede en el presente.

Tercero. Sobre caducidad de la Marca Española nº 2.629.951 'ARTIS DECOR' concedida para la clase 39 del Nomenclátor Internacional, titularidad de la demandada.

La marca se encuentra registrada desde el 2 de junio de 2005 (solicitud el 30 de diciembre de 2004) en clase 39servicios de almacenamiento, distribución, transporte, deposito, embalaje y empaquetado de mercancías diversas.Sostiene la demandada que como ella no es fabricante sino mera 'distribuidora' en todas sus actividades de comercialización de los productos incluidos en clases 2 y 16, de forma que también está haciendo un uso del signo en clase 39. Sin embargo es un argumento que debemos descartar por lo siguiente:

De la prueba aportada puede comprobarse que el demandado DECORACIONES Y MANUALIDADES, S.L. aparece (documento nº 2 a 5 y objetos que fueron reconocidos judicialmente) como la empresa que encabeza el catálogo y que por tanto se identifica en el mercado según los usos del tráfico económico como la empresa que comercializa los productos, lo que a todos los efectos es tenido como el 'origen empresarial'. Algo que además se declara expresamente en el catálogo de 2013 en cuya página tes se recoge; 'nuestra meta es ser cada vez mejores para tí, para ello, importamos artículos para ofrecerte, junto con nuestra marca 'Artis Decor', una inmejorable relación calidad-precio'. Junto a ello observamos que el signo además de aparecer en estos catálogos se encuentra en los productos e incluso aparece en ellos la propia DECORACIONES Y MANUALIDADES, S.L. sin indicación de su condición de distribuidor, como sucede en las paletas afilaminas (documento nº 24). El documento nº 7, por otra parte, evidencia que ARTIS DECOR tiene un tratamiento diferenciado respecto al resto de marcas que aparecen en la tarjeta, ya que se ubica junto al nombre de la empresa, lo que invita a suponer lo que el registro de marcas confirma, esto es, que se trata de una marca propia.

Aunque la demandada actúe como almacén y preste servicios de importación y distribución de otras marcas de terceros, la marca ARTIS DECOR no es objeto de esta explotación comercial, y el hecho de que en los productos de esta marca se identifique como mero distribuidor o que para su efectiva comercialización al por menor requiera, como todo lo que se vende en tiendas físicas, de una distribución, no puede estimarse que la marca esté siendo objeto de uso en clase 39 si esta distribución la lleva a cabo quien es titular de la marca y aparece como empresa comercializadora en los catálogos y en el mismo producto. El servicio de distribución requiere de una prestación del mismo a tercero para que se considere incluido en clase 39 y en el presente supuesto vemos que la demandada presta y ofrece servicios de distribución de productos de terceros, y que usa el signo ARTIS DECOR pero que no lo usa en la prestación de este servicio de distribución ni en ningún otro de la clase 39 porque se lo presta a sí misma. Y ello aunque ésta, por sus propios medios materiales y personales, no haya fabricado los productos, sino que lo haga un tercero contratado por ésta.

Por tanto, concluimos que no consta en el procedimiento un solo albarán, catáogo, impresión de sitio web o factura, que demuestre que la demandada DECORACIONES Y MANUALIDADES, S.L. ha ofrecido o prestado a un tercero servicios, de transporte, almacenamiento, distribución, ni ningún otro de la clase 39 bajo la marca 'ARTIS DECOR' . No consta por tanto que haya recibido ni una sola retribución por tales servicios pues se lo ha prestado a sí misma, y puede presumirse por los elementos obrantes que los beneficios de los productos marcados con ARTIS DECOR se reciben por la demandada no al concluir la distribución y por parte de la empresa que se lo ha encomendado, sino al percibir íntegramente el importe de la venta de los productos por parte de los minoristas.

Cuarto. Sobre las costas.

En atención a la estimación parcial de la demanda y en aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no procede hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

Fallo

Que deboESTIMAR y ESTIMOparcialmente la demanda interpuesta por don Ricardo Molina Sánchez Herruzo, Procurador de los Tribunales y de la mercantil DAYKA TRADE, S.L. contra la mercantil DECORACIONES Y MANUALIDADES, S.L. por lo que, en consecuenciaDECLARO LA CADUCIDADpor falta de uso de la Marca Española nº 2.629.951 'ARTIS DECOR' concedida para la clase 39 del Nomenclátor Internacional, titularidad de la demandada,DESESTIMANDOlas demás pretensiones deducidas y sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

Una vez firme ofíciese a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Notifíquese esta resolución partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman SALVADOR CALERO GARCIA, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante.

PUBLICACION:- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia públíca en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el letrado de la Admon. de Justicia doy fé.