Sentencia Civil Nº 160/2009, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 215/2008 de 08 de Junio de 2009

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00160/2009

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN Nº 215/08.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 186/05.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.

Parte recurrente-recurrida: PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L.

Procurador: Don Argimiro Vázquez Guillén.

Letrado: Don José Manuel Otero Lastres.

Parte recurrente-recurrida: SHS POLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L.

Procurador: Don José Carlos Piñeira De Campos.

Letrado: Doña Patricia Rey González.

SENTENCIA Nº 160/09

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO

En Madrid, a 8 de junio de 2009.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 215/2008, interpuesto contra la sentencia de fecha 28 de junio de 2007, dictada en el proceso ordinario núm. 186/2005 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante-apelada la entidad PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L., representada por el Procurador Don Argimiro Vázquez Guillén y asistida del Letrado Don José Manuel Otero Lastres, siendo también apelante- apelada la entidad SHS POLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L., representada por el Procurador Don José Carlos Piñeira De Campos y asistida por la Letrado Doña Patricia Rey González.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la entidad SHS POLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L., representada por la Procuradora Doña Isabel Campillo García y asistida por el Letrado Don Miguel Antel Rodríguez de Andrés, contra las entidades PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. y PANEL INFORMÁTICO, S.L., representadas por el Procurador Don Joaquín Banjul de Antonio y asistidas de los Letrados Don Sabiniano Medrano Irazola y Don José María Marrero Ortega, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba el dictado de Sentencia por la que se declarase:

a)- Las demandadas, al reproducir y transformar el programa informático GUARDEAN y distribuirlo bajo la denominación "RIZQALIA", de la forma descrita en el relato de hechos de la demanda, han realizado actos ilícitos que vulneran los derechos de Propiedad Intelectual de mi mandante, así como, en su caso, subsidiariamente, la vigente legislación en materia de Competencia Desleal.

b)- Las demandadas, al inducir a 46 antiguos trabajadores de mi mandante a la terminación de su relación laboral con la misma con fines desleales, han cometido actos constitutivos de Competencia Desleal.

c)- La actuación de las demandadas ha ocasionado daños y perjuicios a mi representada, que deberán ser resarcidos.

d)- Las demandadas deben responder solidariamente frente a la actora de las consecuencias de su actuación.

Así como que se condene a las demandadas:

a)- A estar y pasar por los pronunciamientos declarativos.

b)- Cesar de manera inmediata en la realización de los actos ilícitos precedentemente descritos, cesación que comprenderá:

- La suspensión de la explotación del producto RIZQALIA.

- La prohibición de reanudar en el futuro la explotación infractora, por sí o a través de tercero, bajo la denominación actual del programa o cualquier otra, y por si sólo o integrado en cualquier otro producto o paquete informático.

- La retirada del tráfico económico de todos los ejemplares distribuidos de RIZQALIA para su ulterior destrucción.

- La destrucción de toda documentación, manuales de usuario y cualesquiera otros materiales, lógicos o físicos que estén relacionados con RIZQALIA incluidos aquellos relativos al NHR, y en particular, de todo soporte en el que se encuentre el código fuente de dicho programa, así como todos los productos informáticos que incorporen RIZQALIA como programa, a fin de evitar posteriores infracciones a los derechos de mi mandante.

c)- Indemnizar a mi mandante por los daños y perjuicios sufridos, tanto morales como patrimoniales, como consecuencia del comportamiento de las demandadas, en la concreta cuantía que se fije en fase probatoria; daños y perjuicios relacionados en el Hecho Decimoquinto de la demanda, y para cuyo cálculo habrá de estarse a los criterios contenidos en el Fundamento Décimo de este escrito.

d)- Publicar la Sentencia que en su día se dicte, a costa de las demandadas, en un periódico de gran circulación y tirada nacional, y en una publicación especializada en informática, medios cuya designación deberá efectuarse en fase de ejecución de Sentencia.

e)- Pagar a mi mandante la cantidad en que se determine, en fase probatoria, el enriquecimiento injusto obtenido por las demandadas por razón de la distribución del producto RIZQALIA, descrito en el Hecho Decimoquinto de la demanda y cuyo cálculo se efectuará conforme a los criterios contenidos en el Fundamento Décimo de este escrito de demanda.

f)- Pagar las costas del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid dictó sentencia, con fecha 28 de junio de 2007 , cuyo fallo es el siguiente: " Que estimando parcialmente la demanda formulada por SHS POLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L. contra PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L. y desestimándola en su integridad contra PANEL INFORMÁTICA S.L., debo declarar y declaro que:

a)- La demandada, al reproducir y transformar el programa informático GUARDEAN y distribuirlo bajo la denominación "RIZQALIA" y al inducir a 46 antiguos trabajadores de la parte actora a la terminación de su relación laboral con la misma con fines desleales, han realizado actos ilícitos que vulneran, la vigente legislación en materia de Competencia Desleal.

b)- La actuación de las demandadas ha ocasionado daños y perjuicios a la parte actora, que deberán ser resarcidos.

Y así mismo debo condenar y condeno a la demandada PANEL INFORMÁTICA S.L.:

a)- A estar y pasar por los pronunciamientos declarativos.

b)- A cesar de manera inmediata en la realización de los actos ilícitos precedentemente descritos; cesación que comprenderá:

- La suspensión de la explotación del producto RIZCALIA.

- La prohibición de reanudar en el futuro la explotación infractora, por sí o a través de tercero, bajo la denominación actual del programa o cualquier otra, y por si solo o integrado en cualquier otro producto o paquete informático.

- La retirada del tráfico económico de todos los ejemplares distribuidos de RIZQALIA para su ulterior destrucción.

- La destrucción de toda documentación, manuales de usuario y cualesquiera otros materiales, lógicos o físicos que estén relacionados con RIZQALIA incluidos aquellos relativos al NHR, y en particular, de todo soporte en el que se encuentre el código fuente de dicho programa, así como todos los productos informáticos que incorporen RIZCALIA como programa, a fin de evitar posteriores infracciones a los derechos de la parte actora.

c)- Indemnizar a la parte actora por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del comportamiento de la demandada en 282.070 Ñ.

d)- Publicar esta Sentencia una vez firme, a costa de la demandada condenada, en un periódico de gran circulación y tirada nacional, y en una publicación especializada en informática, medios cuya designación deberá efectuarse en fase de ejecución de Sentencia.

En materia de costas no se hace especial pronunciamiento a la vista de la estimación parcial de la demanda, a excepción de que procede la imposición de las costas causadas por la intervención de PANEL INFORMÁTICA S.L. a la parte actora.

Finalmente se absuelve a la empresa PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L. del resto de las peticiones formuladas".

Con fecha de 18 de julio de 2007 se dictó auto de aclaración rectificando el error material del apartado b) del FALLO en el sentido de donde dice "y asi mismo debo condenar a la demandada PANEL INFORMÁTICA S.L." debe decir y asi mismo debo condenar a la demandada PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, se interpusieron contra la misma sendos recursos de apelación por las respectivas representaciones de SHS POLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L., y de PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. que, admitidos por el mencionado juzgado y tramitados en legal forma han dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia.

Es magistrado ponente D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO, que expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- En las presentes actuaciones se formuló demanda por la representación de la entidad SHS POLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. frente a PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. y PANEL INFORMÁTICA, S.L., ejercitando acción por infracción de sus derechos de propiedad intelectual en base a la reproducción y transformación del programa informático GUARDEAN mediante la aplicación RIZQALIA desarrollada por las demandadas, así como, de forma subsidiaria, actos de competencia desleal consistentes en actos de imitación y de violación de secretos y de inducción a 46 antiguos trabajadores de la demandante a la terminación de su relación laboral con fines desleales, ampliándose la demanda por inducción a cliente a poner término a la relación contractual, solicitando el dictado de Sentencia con los pronunciamientos que se han puesto de relieve en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

La Sentencia dictada en primera instancia estimó parcialmente la demanda, en los términos ya consignados, acogiendo la falta de legitimación pasiva de la entidad PANEL INFORMÁTICA, S.L. y la falta de legitimación activa en cuanto a la acción por infracción de derechos de propiedad intelectual al haberse acreditado que la actora no es autora ni propietaria o titular del programa informático GUARDEAN, ni ostenta derechos de propiedad intelectual de ningún tipo sobre dicha aplicación informática, entendiendo conforme a su apreciación de la prueba practicada que el comportamiento de PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. y de los ex trabajadores no está justificado por la libre prestación de servicios, siendo su conducta contraria a la buena fe que contempla el artículo 5 de la LCD y en concreto de su artículo 14.2 relativo a la inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena, máxime cuando ésta ha tenido por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial, considerando también cometidos en la actuación de PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. los ilícitos comprendidos en los artículos 11.1 y 13.1 de la LCD no sólo porque la demandada ha adoptado un nombre que en siglas es parecido al de la actora, con la importancia que la denominación en siglas tiene a los efectos del tráfico mercantil, sino que con el mismo equipo personal que habían conseguido importar de la actora desarrollaron en un tiempo récord -10 meses- un producto semejante al que comercializaba la actora.

Frente a dicha resolución se alza el recurso de apelación formulado por la representación de la entidad PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L., que viene a invocar como motivos de impugnación:

1º.- La imposibilidad de valorar la supuesta imitación del programa de ordenador GUARDEAN al amparo del artículo 11 de la LCD , partiendo de que el programa supuestamente imitado sería una creación protegida por la LPI sobre la que se ha negado legitimación a la actora, no pudiendo derivarse la existencia de un acto desleal de imitación ni al amparo del apartado primero del precepto ni de su apartado segundo .

2º.- Imposibilidad de resolver el litigio aplicando la cláusula general del artículo 5 de la LCD .

3º.- Disconformidad con respecto a la apreciación sobre las supuestas identidades que presentan el programa GUARDEAN y el programa RIZQALIA, señalando que la Sentencia habla de semejanzas, con desacierto al valorar los informes del Dr. Gregorio y de KPGM, así como la falta de aportación del código fuente para comparar y al no ser relevante la mera apariencia.

4º.- La falta de encaje de la reproducción y transformación del programa informático GUARDEAN y su distribución bajo la denominación RIZQALIA en el tipo del artículo 11 de la LCD al tener el acto desleal como requisito fundamental la propia existencia de una imitación de una prestación o iniciativa empresarial que es inexistente en el caso, careciendo el programa GUARDEAN de singularidad competitiva y no existiendo aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

5º.- Falta de encaje desde la perspectiva del artículo 13 de la LCD al identificarse por la actora el secreto empresarial con el código fuente del programa GUARDEAN y resultar que éste no se ha aportado al procedimiento.

6º.- Inexistencia de prueba sobre la inducción a los trabajadores a la terminación regular de sus contratos, en relación con la difusión o explotación de un secreto empresarial.

7º.- Inexistencia de acto desleal de inducción a la infracción contractual en la modalidad prevista por el apartado segundo del artículo 14 de la LCD .

8º.- Improcedencia de la indemnización de daños y perjuicios establecida por la Sentencia.

9º.- Imposición de costas a la demandante.

Por su parte, la demandante SHS POLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L., formuló igualmente recurso de apelación invocando los siguientes motivos de impugnación:

1º.- Disconformidad con el pronunciamiento que acoge indebidamente la excepción de falta de legitimación activa, para la acción basada en el derecho de propiedad intelectual sobre el programa GUARDEAN, entendiendo que es claramente erróneo y entra en contradicción con los propios hechos que tiene como probados.

2º.- Error al desestimar la partida solicitada correspondiente al lucro cesante.

SEGUNDO.- Planteado el debate en esta alzada por los términos de los respectivos recursos, en los términos que en apretada síntesis se han expuesto en el fundamento jurídico precedente, y comenzando por razones de lógica jurídica por el análisis del primer motivo de impugnación formulado por la representación de la demandante, ya que necesariamente ha de incidir en la respuesta al recurso formulado de contrario, y referido dicho motivo a la, a su juicio, indebida apreciación de la falta de legitimación activa para el ejercicio de la acción basada en el derecho de propiedad intelectual sobre el programa GUARDEAN, debe indicarse que tal motivo incurre en causa de inadmisibilidad por no haber sido formulado en el momento procesal oportuno, esto es, con el escrito de interposición del recurso y puesto que en el mismo se señala como único pronunciamiento recurrido aquél "por el que se declara la improcedencia de la indemnización por lucro cesante por estar motivada su reclamación en infracción de derechos de propiedad intelectual".

Debe señalarse al respecto que en el recurso de apelación se establecen dos fases sustancialmente bien definidas, la de "preparación" y la de "interposición" del recurso propiamente dicho, y así establece el artículo 457 que dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución cualquiera de las partes podrá presentar escrito para que se tenga por preparado recurso de apelación, debiendo recoger el escrito tres circunstancias, citar la resolución impugnada, manifestar la voluntad de recurrir, y expresar concretamente el/los pronunciamientos que impugna. Conforme al artículo 457.2 en el nuevo proceso civil, dicho escrito no se debe limitar únicamente a anunciar la voluntad de recurrir, sino también debe precisar concretamente qué es lo que se recurre, y esta es una diferencia muy importante con el sistema anterior, pues si bien no se exige que en el escrito de preparación se expongan razonadamente todas las alegaciones en las que se basa la impugnación, trámite reservado para el escrito de formalización, sí al menos dota a dicho escrito de preparación del contenido mínimo que exige expresamente la ley. Debe ponerse en este sentido en relación el artículo 457.2 con los artículos 209 y 218.3, todos ellos de la Ley 1/2000 , al obligar al juez a fallar de forma numerada y separada los diversos pronunciamientos peticionados por las partes objeto del litigio, desprendiéndose de ello la consiguiente obligación de quien impugna ese fallo de concretar los pronunciamientos afectados por su recurso, en aras a facilitar incluso la impugnación de la sentencia de la parte contraria y de delimitarse, en resumidas cuentas, la consignación de la apelación

El sistema legalmente procedente nos dice que puesta en cuestión la totalidad del fallo o alguno de sus pronunciamientos, el tribunal de apelación tiene que revisar tanto la fijación de hechos como la motivación jurídica, pero en los mismos límites en que se definió la pretensión impugnatoria. En la regulación de la Ley de Ritos el escrito de preparación de recurso no es de los llamados "de cajón", puesto que en él se expresa la voluntad de recurrir, se define la pretensión impugnatoria frente a la parte contraria y al tribunal, dejando para un momento posterior la fundamentación jurídica de la pretensión que ya está ejercitada, y desde ese momento inmutable y petrificada, y así con dicho escrito de preparación: 1º) Frente a la parte contraria, se determina la pretensión impugnatoria y se fija el ámbito de oposición, limitándolo a los puntos de discrepancia predefinidos con exclusión de los no mencionados, que adquieren firmeza por aquiescencia y ejecutividad en sentido propio, salvo que el apelado impugne la sentencia con posterioridad, y 2º) Frente al tribunal, porque solo los puntos sometidos a debate son los que fundan su deber de congruencia y los que miden la posibilidad de recibimiento a prueba en la segunda instancia.

Además, está cuestión ha sido tratada por la doctrina del Tribunal Constitucional que ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el tema por ejemplo en su sentencia de 15 de diciembre de 2003 en la que se sostiene que "En efecto, la Ley de enjuiciamiento civil distingue dos fases o momentos sucesivos en la formulación del recurso de apelación civil (arts. 457 y 458 ). La primera de ellas (que es la aquí controvertida) es la fase de preparación del recurso (art. 457 ). La misma..."se limitará a citar la resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que impugna". Con ello, el Tribunal a quo dispone de los elementos necesarios para realizar el examen de su procedencia, que le permitirá fundar el juicio de admisibilidad, teniendo por preparado el recurso, en su caso, y emplazando a la parte recurrente para que lo interponga de conformidad con lo establecido en el art. 458 LEC . Por tanto..., la fase de preparación en la tramitación del recurso tiene por objeto delimitar la apelación para controlar su admisibilidad, lo que requiere manifestar, ante el órgano judicial que dictó la resolución y dentro del plazo legalmente fijado, la voluntad de recurrirla, señalando desde un principio los pronunciamientos que se impugnan".

Así pues, tienen tales trámites procesales una concreta lógica jurídico-procesal, pues la interposición deberá encontrarse directamente relacionada con aquellos pronunciamientos que fueron objeto de impugnación en la preparación, y que constituyen los motivos de la apelación interpuesta, de aquí que se exija dentro de los escasos requisitos que el artículo 457 contiene en relación con la preparación del recurso, el de consignar con claridad y concreción cuales de los pronunciamientos de la sentencia de instancia son objeto de recurso, debiendo posteriormente interrelacionarse y por ello debidamente desarrollarse en los motivos formalizados en el escrito de interposición, pues serán inadmisibles motivos que no hubieran sido previamente anunciados en la preparación y así mismo deberá significarse que aquellos motivos anunciados y no formalizados en el escrito de interposición se tendrán por desistidos, regulándose el recurso de apelación como un recurso de conocimiento limitado por el Tribunal de apelación y circunscrito de manera taxativa a las únicas cuestiones que han sido objeto de recurso, y por ello formalizados debidamente, sin que sea posible al Tribunal de segundo grado, entrar a conocer sobre cuestiones distintas a las expresamente formalizadas, en virtud del principio de justicia rogada por el que se concretarán las resoluciones a las pretensiones deducidas por las partes que vinculan de manera expresa al órgano judicial, conforme a las previsiones de artículo 218 que establece los principios de exhaustividad y congruencia, sin que el Tribunal de segundo grado en base a los principios previamente expuestos pueda entrar a resolver sobre cuestiones no suscitadas o que si bien en su momento (preparación) lo fueron, posteriormente fueron abandonadas por el recurrente y no debidamente formalizadas.

Por tanto no puede dejar de señalarse que la hoy apelante, en el trámite del artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no hizo mención alguna, en cuanto pronunciamiento impugnado, al que, en la sentencia de instancia declaraba la falta de legitimación activa de la actora para accionar en base a derechos de propiedad intelectual sobre el programa GUARDEAN, de los que no era autora ni propietaria o titular, por lo que no resulta viable procesalmente la introducción extemporánea de la analizada pretensión revocatoria en el escrito de formalización del recurso que, conforme a lo prevenido en el artículo 458 L.E.C ., tiene por objeto la exposición de las razones, fácticas y jurídicas, en que se base la impugnación previamente anunciada.

En definitiva, y conforme se infiere de la lectura de los aludidos preceptos, el ámbito del debate litigioso en la segunda instancia, a salvo de las posibilidades que al apelado ofrece el artículo 461-1 , queda definitivamente configurado desde el escrito de preparación del recurso, en el que la parte apelante debe determinar definitivamente, esto es sin posibilidad de ulterior ampliación, los pronunciamientos objeto de impugnación. Consideraciones todas ellas que hacen decaer, por falta de todo amparo legal, el motivo de recurso que extemporáneamente se pretende hacer valer acerca de la falta de legitimación activa declarada en la instancia.

TERCERO.- Entrando en el análisis de los motivos de recurso suscitados por la representación de la demandada y atendiendo a los propios términos de impugnación conviene hacer determinadas precisiones y así, con relación a la aplicabilidad de la cláusula general contenida en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal que la STS de 28 de noviembre de 2007, con cita de las de 30 de mayo de 2007 y 20 de febrero de 2006, recuerda que el artículo 5 se orienta a prohibir todas aquellas actuaciones de competencia desleal que, concurriendo los requisitos del artículo 2 (acto realizado en el mercado con fines concurrenciales), no encuentran acomodo en los supuestos que expresamente se tipifican en los artículos 6 a 17 de la propia Ley : "el referido artículo 5 es aplicable con independencia de los que le siguen, pero siempre a actos que no sean de los contemplados en estos mismos artículos, pues como se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley de Competencia Desleal, la razón de ser de la cláusula general contenida en tal precepto es la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal, esto es, la posibilidad siempre abierta de que surjan actos o prácticas no contemplados expresamente en la ley pero que no por ello dejen de ser constitutivos de competencia desleal".

Como afirma la STS de 8 de octubre de 2007, recordando la de 24 de noviembre de 2006 , la cláusula general del artículo 5 LCD no formula un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y concreción en las normas siguientes, en las que van a ser tipificados los actos o comportamientos de competencia desleal en particular, sino que establece una verdadera norma jurídica en sentido técnico, esto es, lo que la doctrina ha calificado como una norma completa de la que derivan deberes jurídicos precisos para los particulares, tal y como sucede con el artículo 7.1 del Código Civil : "Por tanto, esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican actos en particular, sino que la aplicación ha de realizarse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular". Las conductas que, tipificadas en los artículos 6 y siguientes de la LCD , hayan superado ese control de legalidad, no pueden luego incardinarse en el artículo 5 ; la cláusula general de buena fe será de aplicación a todas aquellas conductas que, en la actualidad o en el futuro, no encuentren encaje en ninguno de esos tipos legales.

De ahí que efectivamente resulte inoportuna la mención que en la resolución recurrida se hace a la cláusula general contenida en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal cuando la conducta de la demandada pretendía ser subsumida en los ilícitos concurrenciales tipificados en los artículos 11, 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal y efectivamente se da lugar a ello.

CUARTO.- Por otra parte, como ya ha indicado este tribunal en anteriores ocasiones -Sentencia de 11 de enero de 2007 - no se considera adecuada la intercambiabilidad o "indiferencia" en la protección por la normativa de propiedad intelectual y de competencia desleal, de modo que unos mismos hechos y unas mismas consideraciones jurídicas puedan llevar indiferentemente a la protección por la una o por la otra. Como ya ha sostenido esta Sala anteriormente (sentencia de 18 de mayo de 2006, rollo de apelación 160/2006 ) la doctrina ha venido entendiendo que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de la normativa de propiedad industrial (marcas, patentes y diseño industrial) o intelectual a favor del titular del mismo, que es además el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa especifica, dado su carácter residual o complementario. Se alude así a la teoría de los círculos concéntricos (BERCOVITZ A. "La formación del Derecho de la Competencia, ADI, 1975) para explicar gráficamente las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos normativos (propiedad industrial y competencia desleal). En tal sentido señala el Prof. BERCOVICH que la protección de los derechos de propiedad industrial y la protección frente a la competencia desleal se comportan como dos círculos concéntricos , de manera que en el círculo interior, el que protege la propiedad industrial, el ilícito tiene lugar por el solo hecho de utilizar el infractor el objeto protegido sin necesidad de entrar a considerar las circunstancias del caso, mientras que en el círculo exterior, el que protege frente a la competencia desleal, es necesario el análisis las particulares circunstancias concurrentes, y -sigue diciendo dicho autor-, aún cuando no se precisa la infracción de un derecho de exclusiva para poder apreciar la comisión de un ilícito concurrencial, no es infrecuente que la violación del derecho de exclusiva vaya acompañada de un comportamiento desleal cuando quien viola aquél derecho realiza además una actuación tendente a aprovecharse de la posición que el titular del mismo tiene en el mercado.

QUINTO.- Partiendo de lo anterior es de indicar que la sentencia apelada no explicita adecuadamente con qué alcance y fundamento estima las acciones de competencia desleal ejercitadas en la demanda en base a los artículos 11 y 13 de la ley de Competencia Desleal cuando, al margen de la indebida mención al parecido de los nombres en siglas de las litigantes y en tanto que tal cuestión no se suscitaba por la actora, se limita a establecer la deslealtad en el desarrollo en un tiempo que considera récord de un producto que entiende semejante al programa GUARDEAN que comercializa la actora, con base en el personal importado de la actora, y considera incorrectamente incardinada la conducta de la demandada en el artículo 11.1 de la LCD

Como esta Sala ha tenido ocasión de declarar anteriormente (por ejemplo, sentencia de 3 de noviembre de 2006, rollo de apelación núm. 342/2006 ), el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal parte del principio de libertad en la imitación de prestaciones, salvo que las mismas se encuentren amparadas por un derecho de exclusiva. De manera que en nuestro ordenamiento jurídico la imitación de las prestaciones ajenas, si no están protegidas por derechos de propiedad industrial o intelectual, no solo resulta lícita sino que es generalmente concebida como un factor dinamizador del mercado que contribuye al progreso técnico y estético.

No es tampoco ocioso recordar el criterio recogido en la propia Exposición de Motivos de la Ley de Competencia Desleal (apartado 2 in fine) de que la regulación contenida en la Ley de Competencia Desleal no tiene una orientación restrictiva de la competencia, de tal modo que de su aplicación resulte la tipificación de un gran número de conductas como desleales. Antes al contrario, "la redacción de los preceptos... ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad".

Ahora bien, como toda regla general, el principio de libre imitabilidad también tiene sus excepciones. Y así, la imitación de prestaciones ajenas, en determinadas circunstancias, puede ser un comportamiento que merezca ser subsumido en el ilícito previsto en el núm. 2 del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal . El legislador, partiendo de la vigencia del principio general de libre imitación de prestaciones no protegidas por derechos de exclusiva (artículo 11.1 de la Ley de Competencia Desleal ), establece un límite consistente en que no medie deslealtad, como ocurre cuando con la imitación pueda generarse asociación por parte de los consumidores o el imitador se esté aprovechando de la reputación o el esfuerzo ajeno. Lo que la ley sanciona así es la denominada imitación ineficiente, que ni contribuye al progreso técnico ni a dinamizar el mercado o que produce efectos colaterales inaceptables sobre el consumidor o el competidor. De ahí que no baste con constatar que se haya realizado una reproducción idéntica o sustancialmente similar, que sería suficiente para afirmar la violación de derechos de propiedad industrial o intelectual, sino que es preciso que además se den las circunstancias antes apuntadas para que pueda afirmarse la comisión de un ilícito de competencia desleal.

Conforme a lo anteriormente expuesto son tres clases de comportamientos los que pueden generar un ilícito concurrencial según lo previsto al núm. 2 del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal : 1) la imitación con riesgo de asociación por parte de los consumidores (que evoque en éstos una procedencia empresarial ajena, en concreto, la de la prestación imitada); 2) la imitación con aprovechamiento indebido de la reputación ajena (se trata de conductas parasitarias en las que el imitador aprovecha para sí el prestigio alcanzado por el producto original, pero no necesariamente para invadir el mercado propio de éste último, sino para penetrar en un segmento del mercado distinto creando una demanda específica que reconoce que la imitación no es la prestación original, pero que, sin embargo, conoce su prestigio y fama, consiguiendo merced a ello colocar en el mercado el producto de imitación); y 3) la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno (aquélla en la que los costes de producción de la prestación original que el imitador elude sean sustanciales en relación con la integridad del producto, de tal suerte que el ahorro de costes para el imitador puede considerarse considerable, que es singularmente apreciable en aquellos casos en que la reproducción de las prestaciones originales se logra mediante el empleo de medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste o en los que se provoca en el titular de la prestación original dificultades de amortización de la propia inversión).

Es cierto que toda conducta imitativa comporta en alguna medida el riesgo de que se produzca el aprovechamiento de la reputación alcanzada por éste en el mercado o del esfuerzo ajeno, que es lo alegado por la parte actora. Así que para evitar que el principio de libre imitación quede vacío de contenido hay que aplicar el ilícito concurrencial del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal siguiendo una interpretación restrictiva, que pasa por exigir la concurrencia de las siguientes circunstancias: 1º) la apreciación de mérito competitivo, lo que supondría: a) la presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza; y b) el asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original que sea objeto de imitación; y 2º) la evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, de modo que si resultan inevitables quedará excluida la apreciación de deslealtad en la práctica, tal como se indica en el párrafo segundo del núm. 2 del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal (el cual no menciona, en relación con esta premisa, el supuesto de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en el cual ha de entenderse que no regirá la cláusula de inevitabilidad) .

SEXTO.- Enlazando con lo anteriormente expuesto y entrando en el núcleo de las cuestiones debatidas, esto es, la supuesta identidad que presentarían el programa informático GUARDEAN y el programa informático RIZQALIA, que es en definitiva la causa en la que la entidad actora sostiene los ilícitos concurrenciales imputados a la demandada y la que en definitiva lleva a la Sentencia apelada a apreciar que existirían, en base a la semejanza entre ambos programas que deduce de coincidencias entre ellos, en su interpretación de los informes periciales Don. Gregorio y de KPMG, o por el tiempo récord en el desarrollo del programa RIZQALIA, concluyendo que la demandada habría reproducido y transformado el programa GUARDEAN y lo distribuiría bajo la denominación RIZQALIA, no puede compartirse en modo alguno esa apreciación si se tiene en cuenta la prueba pericial practicada en esta instancia, precisamente a iniciativa de la entidad actora, de la que necesariamente se extrae que no existe esa identidad que se pretende entre ambos programas informáticos y que deban incluso descartarse las aludidas semejanzas, cuando además la cuestión a dilucidar se situaría en términos en los que no bastaría la mera afinidad sino en si el programa RIZQALIA habría sido obtenido a partir del otro.

En este sentido el perito ingeniero informático Sr. Celestino , versando lo requerido a su pericia sobre la eventual identidad o existencia de semejanzas entre el código fuente de la aplicación RIZQALIA y el código fuente de GUARDEAN, así como sobre la evidencia y el grado de certidumbre sobre si la aplicación RIZQALIA ha sido obtenida o desarrollada a partir de la aplicación GUARDEAN, es suficientemente expresivo en las conclusiones de su informe cuando señala que: "En base al análisis realizado entre la aplicación GUARDEAN desarrollada por SHS POLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A. y la aplicación RIZQALIA desarrollada por PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. se deduce lo siguiente:

1.- No se encuentran semejanzas entre el código fuente de la aplicación GUARDEAN y la aplicación RIZQALIA.

2.- No se puede asegurar al 100% que la aplicación RIZQALIA fue concebida a partir de la aplicación GUARDEAN" e interrogado profusamente en el acto de la vista del recurso acerca de las similitudes entre ambas aplicaciones manifiesta esa similitud en cuanto a la tecnología, siendo disímil el contenido; sobre los componentes de software, siendo los más importantes los de negocios y datos y como módulos que interactúan y procesan información en capa de negocios y datos, advierte de similitudes no relevantes y señala que las bases de datos son distintas, que es posible copiar en parte el modelo de datos y es fácil cambiar el nombre de ficheros pero en los nombres variables los tipos no son fáciles de alterar, no pudiendo asegurarse en ningún caso a pesar de ciertas similitudes que la aplicación RIZQALIA sea copia de la aplicación GUARDEAN, e interrogado por la representación de la demandada manifiesta que el desarrollo de RIZQALIA se realizaría a imitación de estándares conocidos, que no encuentra semejanzas entre los códigos fuente y que las similitudes serían debidas a la propia funcionalidad.

De ahí que no pueda sostenerse la actuación desleal de la demandada en base al ilícito contenido en el artículo 11.2 de la LCD , por la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, cuando no se encuentra constatada la propia imitación, lo que hace innecesario el análisis de otras circunstancias exigidas por el precepto, y menos con los que consideramos endebles argumentos en que se funda la decisión adoptada, como las simples coincidencias entre los programas, tomando para ello del informe Don. Gregorio en el que simplemente se indica la previsión de comercialización en breve plazo de un producto informático "afín" y que el equipo técnico de desarrollo había acreditado conocer bien el producto GUARDEAN y que los fundamentos de los desarrollos llevados a cabo por PANEL para su producto NHR coinciden en sus orígenes con los del GUARDEAN, pero también señalando que no se pueden inferir conclusiones absolutas en ningún sentido sin tener acceso a las líneas de código, o lo que no deja de ser una apreciación sobre un evento en cierto modo impredecible como el mayor o menor tiempo que pueda demorarse el desarrollo de una aplicación informática.

En conexión con lo anterior, descartada la identidad que se pretende en cuanto desarrollo en copia de un programa sobre la base de otro, resulta evidente que tampoco ha mediado el ilícito de violación de secretos del artículo 13 de la LCD , a falta de constatación de la disposición por parte de la demandada o de los trabajadores captados de la demandante del código fuente de la aplicación GUARDEAN y sin que nada aportaran en ese sentido las diligencias penales seguidas sobre la supuesta sustracción del código fuente contenido en el disco duro de un ordenador, cuando además sólo puede ser considerado como secreto empresarial, aquél con un valor comercial y sobre el que se hubiesen adoptado medidas razonables, habida cuenta de las circunstancias, para mantenerlo en secreto (artículo 39 ADPIC ) como se recoge en la Sentencia de este tribunal de 16 de abril de 2008 , sin que merezcan tal carácter las informaciones que formen parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aunque lo haya adquirido en el desempeño de sus funciones para otro.

Por tanto, en el caso de autos, cuando no se encuentra constatada la tenencia por la demandada del secreto que se pretende consistente en el código fuente del programa informático, hay que concluir que únicamente podría imputarse a los trabajadores que se llevaran la información adquirida por su experiencia profesional y, como dice la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2006 , ".no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aún cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador"

Las habilidades, capacidades, experiencia y conocimiento del sector, e incluso de las características y necesidades de determinados clientes, que componen la formación y capacitación profesional del trabajador o del directivo son de libre e incluso necesario uso por el mismo, con el consiguiente aprovechamiento por la nueva empresa que lo emplea o que el propio directivo o trabajador constituye, en el ulterior desarrollo de su vida laboral, normalmente dedicada al mismo sector en el que ha adquirido aquellos valores, siempre que no se haya hecho uso por la empresa de la posibilidad de incluir un pacto de no competencia del art. 21.2 del Estatuto de los Trabajadores . Esas capacidades o habilidades son independientes, por ello, de los secretos empresariales, que deben distinguirse de aquellos conocimientos adquiridos por el trabajador y, por tanto, necesarios para hacer uso de su derecho constitucional a desarrollar un trabajo en otra empresa o a fundar él mismo una empresa, aunque sea una empresa de la competencia.

Cualquier medida jurídica que limite gravemente esta posibilidad del trabajador puede entrar en un serio conflicto con estos derechos de los art. 35.1 y 38 de la Constitución. Cuando una empresa no concierta con sus directivos y trabajadores una cláusula de no competencia admitida en el art. 21.2 del Estatuto de los Trabajadores (y en los términos previstos en tal precepto legal), se arriesga a que éstos pasen a trabajar para otra empresa o funden su propia empresa y aprovechen la experiencia y los concretos conocimientos adquiridos en su trabajo anterior.

SÉPTIMO.- En lo referente al ilícito competencial del apartado 2 del art. 14 LCD la problemática se centra en la modalidad de "inducción a la terminación regular de un contrato" que "sólo se reputará desleal cuando tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas". Entiende la recurrente que no se han probado ninguna de las circunstancias específicas a que se refiere el precepto.

El planteamiento de la parte recurrente debe ser acogido. Las hipótesis legales relativas al objeto de "difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial" o "existencia de engaño" no se han probado, y por lo que respecta a la tercera hipótesis legal concretada en la "intención de eliminar a un competidor del mercado", aunque en el caso no cabe excluirla, dado el sector al que se dedicaban las dos empresas, sin embargo no cabe deducirla simplemente de la mera captación de trabajadores que produce un trasvase de algunos de ellos de una entidad a la otra. Dejando a un lado que no consta ninguna inestabilidad económica diferente de la que pudiera existir con anterioridad, de las circunstancias del caso no cabe deducir la intención de eliminar a un competidor. Una cosa es que la marcha de empleados de una empresa a otra pueda crear dificultades momentáneas a la primera y que toda empresa desee contratar para el mejor desarrollo de su actividad las personas con experiencia en el tipo de trabajo, y otra distinta que sólo ello pueda servir de fundamento a una supuesta intención de eliminar a la empresa competidora.

En el caso no hay base para sostener que se da una contratación masiva o en bloque de 46 trabajadores dedicados concretamente al proyecto GUARDEAN, en ausencia de actividad probatoria tendente a identificar en concreto cuantos de esos trabajadores estaban dedicados al proyecto y de ellos cuantos se dedicaron al desarrollo del producto RIZQALIA, ni sostener que los trabajadores no puedan ser fácilmente sustituidos por otros. Por otro lado, no cabe efectuar una interpretación que pudiera obstaculizar el derecho de los trabajadores, cuando no se ha limitado contractualmente la concurrencia, a cambiar libremente de trabajo, en orden a conseguir una mejora de sus condiciones económicas y/o laborales. Como señala la doctrina "todo agente que participa en el mercado debe afrontar el riesgo de la pérdida de trabajadores por ofertas más atractivas". Finalmente, aunque la intención de crear severas dificultades a un competidor, poniéndole al borde de la extinción, situación de crisis económica o grave disminución de su operatividad podría integrar una circunstancia analógica de las previstas en el último inciso del art. 14.2 LCD , tampoco hay base suficiente para deducir la concurrencia de la intencionalidad expresada.

No es ilógico que las empresas traten de obtener trabajadores con experiencia, y ello tanto más en el inicio de su actividad empresarial, lo que normalmente supone que dichos trabajadores dejen de formar parte de la plantilla de otra, y no es maniobra desleal que la captación tenga lugar mediante el ofrecimiento de mejores condiciones económicas y/o laborales y/o personales. Por lo demás, la experiencia del trabajador, y la aportación que pueda suponer, no es patrimonio de la empresa, con independencia de que se aproveche de la misma, y se vea perjudicado por la marcha del empleado, pero, de ello, no cabe deducir que con la oferta de mejora, sea concreta o abstracta, se esté tratando de hundir al competidor. Tal circunstancia no es suficiente para generar un ilícito de competencia desleal previsto en la referida norma. Extenderlo de otro modo afectaría a la libertad de trabajo y libertad de empresa (arts. 35 y 38 CE )

La mera captación y trasvase de trabajadores de una empresa a otra, que se funda o ya en funcionamiento, con la misma actividad industrial y/o comercial no es suficiente para generar un ilícito de competencia desleal (STS entre otras, 11 oct. 1999, 1 ab. 2002, 28 sept. 2005 ) siendo preciso la concurrencia de otras circunstancias típicas o que supongan abuso de la competencia, es decir, deslealtad en el sentido de contradicción de la buena fe objetiva en su perspectiva de mecanismo de ordenación y control de las conductas del mercado. En este sentido las STS de 23 de mayo de 2007 o de 25 de febrero de 2009 .

En base a todo lo argumentado ha de entenderse que no concurrían en el caso los ilícitos desleales que venían siendo imputados a la demandada y, en consecuencia, con estimación del recurso de apelación formulado por la demandada, debe desestimarse la demanda absolviendo a la misma de las pretensiones deducidas con la misma.

OCTAVO.- Pese a la desestimación de la demanda no se efectuará imposición a la actora de las costas derivadas de la primera instancia, al amparo de la excepción al principio del vencimiento a que se refiere el núm. 1 del artículo 394 de la LEC . Este tribunal entiende que el comportamiento de la parte de la actora planteando un litigio ante la fundada creencia de que un competidor le estaba copiando uno de sus productos y cuando concurre un importante trasvase de trabajadores de una a otra empresa, entendiendo que a través de los mismos se estaba desarrollando la conducta desleal de imitación del producto, supone una reacción comprensible, derivando la suerte final de la contienda de la pericia descartando la semejanza entre los programas informáticos confrontados y de la interpretación y aplicación por este tribunal de un precepto legal tan complejo como lo es el artículo 11 de la LCD , labor en la que pueden encontrarse precedentes jurisprudenciales de muy diversa índole. Son razones suficientes para estimar justificado que a la parte actora se le representase como alternativa razonable para defender sus intereses la promoción del litigio, que incluso obtuvo éxito en la primera instancia. Por lo que resulta acreedora a beneficiarse de la calificación de situación jurídicamente dudosa al objeto de que pueda eludir la condena en costas.

NOVENO.- Al estimarse el recurso de apelación formulado por la demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no se hará expresa imposición de las costas causadas con su recurso y, por el contrario, al desestimarse el recurso de apelación formulado por la representación de la actora, en base al apartado 1 del referido precepto, se le impondrán las costas causadas con su recurso.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso.

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. y desestimar el interpuesto por la representación de SHS POLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. contra la sentencia dictada el 28 de junio de 2007, por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid , en el procedimiento ordinario núm. 186/05 del que este rollo dimana.

2.- Revocar la expresada resolución para desestimar la demanda interpuesta por la representación de la entidad SHS POLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. frente a las entidades PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. y PANEL INFORMÁTICA, S.L. absolviendo a las mismas de las pretensiones deducidas con la demanda sin hacer expresa imposición de las costas causadas con la demanda.

3.- No hacer expresa imposición de las costas causadas en esta instancia con el recurso formulado por la entidad PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. e imponer a SHS POLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. las costas causadas con su recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretario certifico.