Sentencia Civil Nº 162/2015, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 470/2014 de 28 de Septiembre de 2015

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67

N.I.G.: 03014-66-2-2014-0001010

Procedimiento: Asunto Civil 470/2014E

S E N T E N C I A Nº 162/2015

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo Sr D. SALVADOR CALERO GARCIA

Lugar:ALICANTE

PARTE DEMANDANTE: WURST KONIG GMBH & CO. WURST SCHINKEN SPEZIALITATEN

Abogado:

Procurador: DE LA CRUZ LLEDO, ENRIQUE

PARTE DEMANDADABEACH NIGHT S.L.

Abogado:

Procurador: MIRA ERAUZQUIN, JONE M.

OBJETO DEL JUICIO: Otros

En Alicante, a 28 de septiembre de 2015

Antecedentes

Primero.- El 10 de junio de 2014, don Enrique de la Cruz Lledó, Procurador de los Tribunales y de la mercantil WURST-KÖNIG GMBH & CO. WURST-SCHINKEN- SPEZIALITÄTEN presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil BEACH NIGHT, S.L. que por turno de reparto correspondió a este juzgado.

Segundo.- Mediante Decreto de 30 de junio de 2014 se admitió a trámite y se emplazó a la demandada.

Tercero.- Desestimada declinatoria, Doña Jone Mira Erauzquin, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil BEACH NIGHT, S.L. presentó escrito de contestación a la demanda el día 11 de febrero de 2015.

Cuarto.-El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 24 de septiembre de 2015. En él comparecieron todas las partes, que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Fue propuesta la prueba en los términos que constan en el acta.

Sólo fue admitida documental y los autos quedaron vistos para sentencia.

Fundamentos

Primero.- Planteamiento.

La parte actora pretende que se dicte sentencia.

Que declare:

Que la utilización por la demandada del distintivo WURSTKÖNIG constituye una infracción de los derechos de marca de la actora representados por la Marca Comunitaria (denominativa) nº 4336152 WURST-KÖNIG

Que el registro de Marca Española nº 3010854 es nulo por resultar incompatible con los derechos prioritarios de la actora, ordenando su cancelación.

Y en consecuencia, que se condene a la demandada UISSOS & COMPANY, S.L.U.:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar y a abstenerse en el futuro en la utilización del distintivo WUSTKÖNIG.

A retirar del mercado todos los carteles, enseñas, rótulos, documentos, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que aparezca el distintivo WUSTKÖNIG, procediéndose a su destrucción a costa de la demandada.

A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios correspondientes al 1.247Ž66€ por daño emergente y por una regalía hipotética del 5% del importe bruto de la cifra de negocio realizada bajo este distintivo en concepto de lucro cesante que se liquiden en ejecución de sentencia.

Sustenta la demandante sus pretensiones en el registro de la Marca Comunitaria (denominativa) 4336152 WURST-KÖNIG (documento 5) para designar los servicios identificados en las clases 29, 30 y 43 de la Clasificación de Niza.

La demandada ha registrado como Marca Española nº 3010854 para la clase 43:

Argumenta la demandante su nulidad por resultar incompatible con los derechos prioritarios de la actora, solicitando que se ordene su cancelación mediante remisión de oficio, así como la declaración de la infracción de sus derechos por su utilización en el tráfico económico.

La demandada se opone.

Segundo. Sobre la nulidad de la Marca Española nº 3010854

Regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece el artículo 52.1 de la misma:

El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.

Por su parte, el artículo 6 establece en su apartado 1:

No podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b)Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

A los efectos de valorar el riesgo de confusión, ha de partirse del patrón de 'consumidor medio' adoptado en la legislación sobre competencia desleal a partir de la directiva 2005/29/CE que ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999). Parte el TJUE del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es decir que, en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una 'diligencia media' del consumidor.

Estableció la SAP de Alicante Sección 8ª en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 , en la que decíamos: ' Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales .'

Del examen de los signos en cuestión vemos que el elemento denominativo en la mixta es dominante respecto al gráfico por cuanto que la característica esencial del signo y su mayor vis atractivade la atención del consumidor viene conformada por el mismo WURSTKÖNIG que presenta una grafía con una fuente no particularmente original y unos elementos gráficos que acompañan a los denominativos poco llamativos por cuanto que son una corona y una salchicha y la palabra en alemán significa 'rey de las salchichas'. La inclusión en letra mucho menos de 'CURRY & CO.' y la referida escasa singularidad de los componentes gráficos, así como la cuasi identidad (salvo por un guión) del término denominativo, hacen que en los elementos en los que reside su particularidad y vis atractiva(particularmente en territorios de la UE donde el alemán no es idioma oficial) determinen la existencia de un manifiesto riesgo de confusión.

En alemán, siendo dos palabras de uso muy común, la combinación de ambas confiere cierta particularidad, no muy estimable en cualquier caso, pues puede concluirse que la combinación REY + PRODUCTO es muy habitual en marcas incluso renombradas como BURGER KING, de tal manera que el signo de la demandante puede calificarse como débil. Es por la gran semejanza en el elemento denominativo, que fonéticamente es incluso plena identidad, y por la escasa fuerza distintiva de los gráficos que conforman el signo de la demandada, por lo que se concluye que a pesar de su debilidad, el controvertido es infractor y genera un riesgo de confusión que ha de ser amparado, por cuanto que su diferenciación es mínima.

Tercero. Sobre la infracción de la Marca Comunitaria (denominativa) nº 4336152 WURSTKÖNIG:

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso:

De cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

Dando por reproducidos los argumentos expuestos en el Fundamento anterior, se declara la existencia de infracción en la medida en que consta acreditado y no es hecho controvertido la utilización de tal signo, para los servicios de la clase 43.

Cuarto. Sobre la indemnización de daños y perjuicios y las demás acciones ejercitadas.

Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas procede atendida la existencia de requerimiento previo (documento 12), que no era en todo caso exigible al ser el demandado el primer comercializador.

Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbrica Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

La indemnización se considera adecuada toda vez que se acredita que la demandante no concede licencias si bien se acredita documentalmente (doc. 15 y 16) que en el sector de la alimentación las mismas se sitúan en el 5% del volumen bruto de facturación. Éstese determinará previo examen de la contabilidad de la demandada (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) que podrán cotejarse con el Libro Mayor, Libro Diario y Libro Registro de Facturas, y con las facturas correspondientes a cada uno de sus asientos.

De conformidad con el 328 y el 329 del LEC, de no exhibirse la documentación por el demandado, podrá aportarse por la actora un cálculo estimativo.

Los gastos de investigación constan acreditados (documentos 14) consistentes en minuta expedida por ELIZABURU, S.L.P. se consideran proporcionados a las actuaciones llevadas a cabo para averiguar las personas responsables de su comercialización y demás hechos relevantes constatados y necesarios.

Quinto. Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y en atención a la estimación sustancial de la demanda se imponen las costas a la demandada.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Enrique de la Cruz Lledó, Procurador de los Tribunales y de la mercantil WURST-KÖNIG GMBH & CO. WURST-SCHINKEN-SPEZIALITÄTEN contra la mercantil BEACH NIGHT, S.L. y en consecuencia:

A Declaro:

Que la utilización por la demandada del distintivo WURSTKÖNIG constituye una infracción de los derechos de marca de la actora representados por la Marca Comunitaria (denominativa) nº 4336152 WURST-KÖNIG.

Que el registro de Marca Española nº 3010854 es nulo por resultar incompatible con los derechos prioritarios de la actora, ordenando su cancelación.

B) Y en consecuencia, condeno a la demandada:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar y a abstenerse en el futuro en la utilización del distintivo WUSTKÖNIG.

A retirar del mercado todos los carteles, enseñas, rótulos, documentos, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que aparezca el distintivo WUSTKÖNIG, procediéndose a su destrucción a costa de la demandada.

A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios correspondientes a MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS Y SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.247Ž66€) por daño emergente y por una regalía hipotética del 5% del importe bruto de la cifra de negocio realizada bajo este distintivo en concepto de lucro cesante que se liquideºen ejecución de sentencia en los términos del Fundamento Cuarto de la presente.

A pagar las costas del procedimiento

Una vez firme, ofíciese a la Oficina Española de Patentes y Marcas

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman SALVADOR CALERO GARCIA, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICANTE , a veintinueve de septiembre de dos mil quince.