Sentencia Civil Nº 164/2013, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 688/2012 de 04 de Julio de 2013

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE
N.I.G.:03014-66-2-2012-0001588
Procedimiento: Juicio Ordinario - 000688/2012-C
De: D/ña. GEOBRA BRANDSTATTER GMBH & CO KG y PLAYMOBIL IBERICA SAU Procurador/
a Sr/a. DABROWSKI PERNAS, DANIEL J.
Contra: D/ña. BOYS TOYS SA
Procurador/a Sr/a. CALVO SEBASTIA, MANUEL
S E N T E N C I A Nº 000164/2013
MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA : Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA
Lugar: ALICANTE
Fecha : cuatro de julio de dos mil trece

Antecedentes

Primero.- El 28 de septiembre de 2012 don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG y PLAYMÓBIL IBÉRICA, S.A.U. presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil BOYS TOYS, S.A. que por turno de reparto correspondió a este juzgado.

Segundo.- Mediante Decreto de 15 de noviembre de 2012 se admitió a trámite y se emplazó a las demandadas.

Tercero.- Don Manuel Calvo Sebastiá, Procurador de los Tribunales y de la mercantil BOYS TOYS, S.A.

presentó escrito de contestación a la demanda el día 21 de enero de 2013.

Cuarto.- El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 15 de mayo de 2013. En él comparecieron ambas partes que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

La parte actora propuso como prueba la documental, testifical, interrogatorio de parte, reproducción de medios audiovisuales y pericial; la demandada, documental, y testifical.

Fue admitida en los términos y por los motivos que obran en el acta de la vista y de común acuerdo con las mismas se emplazó a las partes que formularon conclusiones por escrito.

Quinto.- Recibidas éstas, los autos quedaron vistos para resolver el día 7 de junio de 2013.

Fundamentos

Primero.- Planteamiento.

La parte actora pretende que se dicte sentencia. A) Que se declare: Que la demandada ha realizado actos de violación de las marcas de GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG identificados en la demanda.

Que la demandada ha realizado actos de violación de los diseños comunitarios registrados de GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG identificados en la demanda.

Que la demandada ha realizado actos de competencia desleal contra las demandantes.

La nulidad de la marca española nº 2.754973, denominativa FAMOBIL titularidad de BOYS TOYS, S.A.

por incompatibilidad con las marcas de la demandante, con la consiguiente publicación de su nulidad.

B) Y en consecuencia, que se condene a la misma: A cesar de inmediato en la importación y comercialización de los productos marca FAMOBIL así como en la importación y comercialización de cualesquiera productos en los que se utilice dicho signo distintivo, aisladamente o junto con cualquier otro gráfico o denominación, en su actual forma o bajo cualquier otra que infrinjalos derechos de GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG sobre todas sus marcas registradas recogidas en la demanda, acordándose en su caso las indemnizaciones coercitivas previstas en el artículo 44 de la LM , y que se prohíba la continuidad de dichas actuaciones en el futuro.

Al cese en la importación y comercialización de productos que incorporen los diseños registrados por GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG así como en la importación y comercialización de cualesquiera otros productos que no causen el usuario informado una impresión general distinta, acordándose en su caso las indemnizaciones coercitivas previstas en el artículo 55.6 de la LD.

Al cese en la realización de actos desleales contra PLAYMÓBIL IBÉRICA, S.A.U. consistentes en la importación y comercialización de los productos que motivan la demanda, en su actual configuración y forma de presentación o cualquier otra que confunda con la utilizada por la demandante y/o se asocie con la misma y/o suponga una imitación desleal y/o suponga un aprovechamiento o explotación indebida de la reputación adquirida por PLAYMÓBIL IBÉRICA, S.A.U. en el mercado español y que se prohíba la repetición de dichas actuaciones en el futuro.

A la retirada del mercado asu costa de todos los productos que incorporen el signo FAMOBIL, de todos los productos que incorporan los diseños industriales titularidad de GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG. así como de todos aquellos productos en los que se hayan materializado los actos de competencia desleal incluyendo todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado las violaciones referidas y los actos de competencia desleal. Igualmente, para el caso de que la infracción se materialice a través de Internet.

A tal efecto deberá poner a disposición del juzgado en el plazo de un mes una relación de distribuidores y puntos de venta a los que les hayan suministrados los mencionados productos y una copia de las comunicaciones que haya dirigido a cada uno de ellos para hacer efectiva la retirada de los mencionados productos, así como la retirada de todo material publicitario que obra en poder de los distribuidores en los puntos de venta.

A destruir, a su costa, todos productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se hayanmaterializado las violaciones referidas y los actos de competencia desleal.

A la indemnización por los actos de competencia desleal cometidos.

A la publicación a su costa de la sentencia recaída en estos autos en dos periódicos de tirada nacional, en concreto los diarios EL MUNDO y EL PAÍS.

A pagar las costas del procedimiento.

Sustentan las demandantes sus pretensiones en el argumento en el registro de los siguientes derechos: Marca Comunitaria denominativa nº 3228483 'PLAYMOBIL' para las clases 10, 18 y 25; Marca Comunitaria tridimensional nº 10065258 para las clases 9 y 28; Marca Internacional que designa la CE nº 1047692 denominativa 'PLAYMOBIL' para las clases 3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 y 30; Marca Internacional que designa la CE nº 919653 denominativa 'PLAYMOBIL' para las clases 6, 9, 12, 21, 24, y 28; Marca Internacional que designa la CE nº 917695 denominativa 'PLAYMOBIL' para las clases 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 28; Marca Internacional que designa la CE nº 881691 denominativa 'PLAYMOBIL MICRO' para la clase 28; Marca Internacional que designa España nº 609931 denominativa para las clases 16 y 28; Marca Internacional que designa la CE nº 778306 tridimensional para la clase 28; Diseño Internacional que designa España DM 004 660; Diseño Internacional que designa España DM 051 462.

Sostienen que la demandada comenzó a comercializar en el último trimestre de 2008 productos distinguidos con la marca FAMOBIL, resultando además susceptible de confusión y asociación con la marca tridimensional y producen la misma impresión general en el usuario informado que los diseños registrados y comercializados por ambas demandantes respectivamente, así como otros productos no registrados, que conforman una conducta de competencia desleal.

Las demandadas no niegan la comercialización de tales productos y argumenta que la demandante intenta solventar mediante la presentación de esta demanda su dejación a la hora de registrar la marca FAMOBIL que por cuestiones meramente internas de las relaciones comerciales con la mercantil FAMOSA abandonaron. Sostiene que entre los signos existen suficientes diferencias así como entre los productos comercializados por su cliente y las marcas tridimensionales y diseños comunitarios registrados así como los demás productos comercializados por los actores.

Segundo. Sobre la nulidad de la marca española nº 2.754973, denominativa FAMOBIL titularidad de BOYS TOYS, S.A.

Regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece el artículo 52.1 de la misma: El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 .

Por su parte, el artículo 6 establece en su apartado 1: No podrán registrarse como marcas los signos: a)Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b)Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

En el presente supuesto la demandada adquirió de forma derivativa la marca FAMOBIL registrada por FALOMIR SOCIEDAD LIMITADA para la clase 28 (juguetes) concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas sin que existiera oposición por parte del titular de la anterior marca FAMOBIL, la empresa FAMOSA, que no es una de las demandantes del presente procedimiento por lo que no se invoca por las actoras la existencia de dichos derechos anteriores, sino de un riesgo de confusión derivado de la relación comercial que mantuvieron desde 1974 GEOBRA con FAMOSA quien registró la citada marca española FAMOBIL SYSTEM para la clase 28, adjuntada como documento número 30. Según explican las demandantes y no es discutido por la demandada, el origen de la marca FAMOBIL es la unión de los nombres de FAMOSA y PLAYMÓBIL de tal manera que para la comercialización en España de los productos hoy mundialmente conocidos, se acordóque FAMOSA lohiciera bajo la marca FAMOBIL y no bajo la marca PLAYMOBIL respecto de sus conocidos Klickys o Clicks y Clacks (respectivamente masculinos y femeninos).

Igualmente es hecho no discutido por la demandada que en 1983, después de lo que califican las actoras como exitosa colaboración de GEOBRA y FAMOSA decidieron consolidar su asociación mediante la creación de la sociedad PLAYMOBIL, SA. participada al 50% por ambas y que en lo sucesivo comercializaría los productos en España bajo la marca PLAYMOBIL con la finalidad de unificar producción y comercialización produciéndose la liquidación del stock de productos FAMOBIL, marca que desde entonces se abandonó.

Así las cosas, no es extraño que 2007 se produjera el registro por parte de FALOMIR de la marca FAMOBIL.

Argumentan las demandantes que existe riesgo de confusión y aunque hacen especial incidencia en que el mismo se produce por una coincidencia fonética y gráfica parcial, el motivo que entiendo que ha de prosperar es el de la absoluta sinonimia que para el consumidor medio tienen los PLAYMOBIL y FAMOBIL. Ha de destacarse que el riesgo de confusión y/o de asociación no puede entenderse exclusivamente referido a las coincidencias gráficas fonéticas o de escritura ya que en el presente caso puede llegarse la conclusión de que estas diferencias son lo suficientemente estimables como para que, en una situación de hecho completamente distinta, no se hable de riesgo de confusión o de asociación. Sin embargo, los antecedentes históricos de la marca FAMOBIL y el hecho de que durante nueve años hubiera sido utilizada para comercializar los productos que posteriormente pasaron a denominarse PLAYMOBIL siendo los mismos productos, que se iban actualizando con el paso de los años, pero identificados plenamente como los mismos y con el mismo origen empresarial por el consumidor medio.

Esa asociación o incluso esa identidad para el consumidor medio cuando se le mencionan ambos signos de este producto no ya notorio sino renombrado, pues es uno de los juguetes más conocidos, cuya fama se extiende más allá del mundo de los juguetes, es motivo suficiente para hablar de un riesgo de confusión o de asociación porque PLAYMOBIL y FAMOBIL, sin que el consumidor medio conozca los motivos por los que evolucionó de una marca a otra, es conocido que no eran marcas que entraban en competencia sino que eran la misma marca que cambió para designar los mismos productos con el mismo origen empresarial. Existe una cuasi sinonimia conceptual cuyas diferencias son muy leves y desconocidas por el consumidor medio, por lo que concurre un riesgo de confusión que determina la nulidad de la marca.

Tercero. Sobre la infracción de las marcas denominativas de las que es titular GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG y licenciataria en España PLAYMÓBIL IBÉRICA, S.A.U.

La clase 28 del Nomenclátor internacional o Clasificación Armonizada de Niza de Productos o servicios es la única referida a los juguetes como tales, y para esta clase están registradas por la demandante las siguientes marcas: Marca Internacional que designa la CE nº 919653 denominativa 'PLAYMOBIL' para las clases 6, 9, 12, 21, 24, y 28; Marca Internacional que designa la CE nº 917695 denominativa 'PLAYMOBIL' para las clases 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 28; Marca Internacional que designa la CE nº 881691 denominativa 'PLAYMOBIL MICRO' para la clase 28; Marca Internacional que designa España nº 609931 denominativa para las clases 16 y 28; Marca Internacional que designa la CE nº 778306 tridimensional para la clase 28; Diseño Internacional que designa España DM 004 660; Diseño Internacional que designa España DM 051 462 Al ser marcas internacionales de conformidad con lo dispuesto en el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 y protocolo del Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989, se regulan por lo dispuesto en la normativa nacional del país al que extienden sus efectos, como si de una marca nacional se tratase (art 4 del PM).

Así, establece el artículo 34 de la LM , el derecho del titular de la marca de impedir el uso: b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

A los efectos de valorar el riesgo de confusión, ha de partirse del patrón de 'consumidor medio' adoptado en la legislación sobre competencia desleal a partir de la directiva 2005/29/CE que ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999 ). Parte el TJUE del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz , es decir que, en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una 'diligencia media' del consumidor.

Partiendo de este punto, examinamos los signos y observamos que como hemos expuesto anteriormente un examen in abstracto nos permitiría llegar a la conclusión de que entre PLAYMOBIL y FAMOBIL no existe riesgo de confusión. Pero el examen en abstracto que exige la jurisprudencia no puede llevarnos hasta el punto de desconocer cuál ha sido el alcance y repercusión que han tenido y tienen los diferentes signos en el consumidor medio, porque la abstracción no significa desprenderse de todo cuanto no sea el signo, sino sólo de aquellos elementos externos al mismo que puede marcar diferencias o similitudes que sean irrelevantes. No implica únicamente tener presente los significantes sin apreciar sus significados y la trascendencia que los mismos han tenido en el consumidor medio, examen que nos lleva a la conclusión anteriormente expuesta de que se trata de signos renombrados que, por la evolución comercial, se asocian como conceptualmente sinónimos para el consumidor medio y que, por lo tanto, la utilización de uno de ellos genera un abierto riesgo de confusión y especialmente de asociaciónrespecto del titular del otro, que en modo alguno puede entenderse que incurrió enuna dejación de su derecho por no registrarlo, toda vez que aunque hubiera registrado el mismo habría caducado porque dejó de utilizarse desde la última liquidación efectuada a partir del acuerdo comercial de 1983, de fecha desconocida pero en todo caso plazo muy superior a los cinco años exigidos legalmente.

Ello no implica que pueda un tercero apropiarse del que era un signo entonces notorio.

Cuarto. Sobre la infracción de las marcas tridimensionales de de las que es titular GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG y licenciataria en España PLAYMÓBIL IBÉRICA, S.A.U. Marca Comunitaria tridimensional nº 10065258 para las clases 9 y 28, Marca intenacional que designa la CE nº 778306 tridimensional para la clase 28.

Efectuado el examen comprobamos que tal y como destaca la demandada existen ciertas leves diferencias entre la marca tridimensional y los productos comercializados por la demandada en la medida en que efectivamente tienen diferentes articulaciones en brazos y piernas y mayor movilidad en cabeza y pies, si bien ello no es motivo suficiente para hablar de una inexistencia de riesgo de confusión ya que todos los elementos característicos que conforman la marca tridimensional renombrada y que otorgan la peculiaridad a los muñecos por ella amparados se encuentran presentes, de tal manera que las leves diferencias conformadas por una mayor movilidad de articulaciones y de cabeza son irrelevantes puesto que para un consumidor medio los productos de la demandada presentan un grado de semejanza extraordinario con la marca tridimensional, lo que permite calificar la comercialización de los mismos como contrario a lo dispuesto en el artículo 34. 1 b) de la Ley de Marcas .

Así se observan extraordinarias similitudes en el hecho de que las de la demandada presentan las mismas formas, el mismo contorno, las piernas y brazos ligeramente abiertos, las características manos, la forma de la cabeza, el pelo, la cara, sin nariz, sin relieve alguno, pintada en marrón únicamente ojos y boca, aunque en los de la demandada también haya cejas.

A mayor abundamiento, la marca tridimensional no permite distinguir esas presuntas diferencias de movilidad pues sólo protege hasta los límites que marca la imagen, y ésta es muy similar a la de los productos de la demandada. Las diferencias inapreciables con la simple observación de la representación gráfica son irrelevantes.

Quinto. Sobre la infracción del diseño internacional.

Distingamos: a) El diseño internacional DM051462, variantes 14.1 y 14.2 es una excavadora que presenta semejanzas extraordinarias con el tractor con remolque FAMOBIL de referencia 72541 y el tractor con pala FAMOBIL de referencia 72548, muy especialmente (hasta la cuasi-identidad) con el primero, tanto en la forma de las ruedas como en la forma en su conjunto, la cabina, el lugar y la forma del rayado inclinado en negro, las llantas y la forma del brazo de la excavadora, existiendo diferencias en lo que es la pala en ambos casos y resultando indiferentes las variaciones de color porque el registro no puede entenderse exclusivamente referido a alguno en concreto.

Lo mismo cabe decir respecto al los EXCAVATOR de la marca FOLIN de referencia WS788 19 y WS 788 10 en los que las diferencias son igualmente mínimas.

La conclusión que puede sacarse es que ambos productos generan la misma impresión general en el usuario informado hasta el punto de que le resulta difícil incluso teniendo ambos productos a la vista encontrar las diferencias que puedan existir en los mismos.

b) El diseño internacional DM 044660 es una transportadora que presenta una extraordinaria semejanza con la de FAMOBIL referencia 72550 y la de FOLIN referencia WS 788-05 difiriendo sólo la primera respecto al registro, pero encontrándonos nuevamente con que las semejanzas son ingentes, incluso en llantas y ruedas, combinaciones colores y forma de cabina y, en general, forma de los remolques, que dificultarían al usuario formado su diferenciación incluso en presencia de ambas.

c) El diseño industrial internacional DM 051462 es un camión de basura que es prácticamente idéntico al que comercializa la demandada y que no consta la referencia en el escrito de demanda.

Sexto. Sobre la competencia desleal.

Es reiterada la jurisprudencia menor que sienta la doctrina, que incluso ha llegado ya hasta el Tribunal Supremo ( STS 4 de septiembre de 2006 ), que ha venido a corregir la práctica anteriormente instalada en los tribunales de efectuar pronunciamientos de competencia desleal a mayor abundamiento cuando existían condenas por infracción de los derechos de Propiedad Industrial.

Existiendo, sin embargo, una reclamación no sobre la base de los signos o diseños sino de otros productos que no se alegan sean diseños no registrados, procede entrar en el fondo de la cuestión..

Sobre la presunta infracción del artículo 6 de la LCD Establece el citado artículo de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Al respecto cabe señalar que la STS del 30 mayo de 2007 ha aclarado el diferente ámbito de aplicación entre este artículo y el 11, de tal manera que concluye que el artículo 6 resulta de aplicación a los medios de identificación o presentación del producto mientras el artículo 11 se refiere sólo a la imitación de prestaciones, esto es, de sus productos o servicios y no a una confusión entre los signos que identifican a las actividades, las prestaciones y los establecimientos, que incumbe propiamente al artículo 6.

En el mismo sentido Sentencia de la Sec 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de diciembre de 2003 .

En el presente lo que se discute es la posible concurrencia de una competencia desleal por los productos en sí mismos.

b) Sobre la presunta infracción del artículo 12 de la LCD . Establece el mismo: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelos, sistema, tipo, clase y similares.

La citada STS de 30 de mayo de 2007 viene igualmente a destacar que el ámbito propio de este artículo es el de los signos, las denominaciones de origen y expresiones como las que el propio artículo menciona a título de ejemplo, pero no el de las creaciones materiales o productos, ámbito propio del artículo 11; o como estableció la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 20 de febrero 2002 que parafrasea García Pérez: 'En el artículo 11 la deslealtad aparece referida a las hipótesis de reproducción de prestaciones, mientras que con el artículo 12 se persigue aquellas conductas conducentes un aprovechamiento indebido de la reputación de signos distintivos ajenos que cualquier clase'.

c) Sobre la presunta infracción del artículo 11 de la LCD .

Se regula en el mismo.

1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

En el presente concurre una extraordinaria coincidencia que se produce entre los productos de la demandada y de la demandante en los que concurren prácticamente una identidad Son enumerados por la actora: el camión hormigonera, el camión volquete, el barco vikingo, el barco pirata, el fuerte, del castillo, el campamento romano, las cuadrillas, otro castillo y el arca de Noé. Ello implica una imitación tan sistemática que no sólo genera un riesgo de asociación o confusión añadido al que se produce como consecuencia de la utilización de la marca FAMOBIL, sino en sí mismo, por las reiterada imitación de las prestaciones que además supone claramente un aprovechamiento del esfuerzo y del prestigio de las actoras, por lo que conforma una conducta claramente desleal en la medida en que es sistemática y muy variada la imitación de los diferentes productos y en la medida también en las que estos presentan semejanzas extraordinarias.

Séptimo. Sobre la indemnización de daños y perjuicios.

Aunque no ejercida formalmente en el Suplico, el mismo queda integrado por el cuerpo de la demanda, y en ella se muestra claramente que la pretensión indemnizatoria viene no solamente referida a los actos competencia desleal sino también a los supuestos de infracción de marcas y de diseños y por ello por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y 54 y ss de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial procede estimar la pretensión de las actoras sin necesidad siquiera de que hubiera habido requerimiento previo, habida cuenta el renombre y notoriedad de las marcas, en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la Propiedad Industrial, sin que puedan duplicarse la reclamación por el hecho de que se estime igualmente la pretensión de competencia desleal toda vez que los productos imitados contenían la marca FAMOBIL.

Se consideran acreditados y necesarios para la interposición de la demanda, y por tanto indemnizables los gastos que conforman el daño emergente que es compatible, en la medida en que exclusivamente referidos a los perjuicios generados para la interposición de la demanda, con el criterio de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor, con el mínimo del 1% la cifra de negocio y considerándose igualmente que el perjuicio moral generado a una marca reconocida y prestigiosa como PLAYMOBIL sin embargo no puede estimarse, porque la simple existencia de una infracción no implica la causación en perjuicio moral si no se acredita que los productos comercializados por la demandante eran de inferior calidad o las condiciones de venta, lugar o precio implicaren necesariamente un deterioro de la imagen de los productos y de los signos de las demandantes.

Los beneficios ilícitamente obtenidos se calcularán previo requerimiento de exhibición y en caso de no ser atendido por pericial estimativa, siguiendo estas pautas: beneficios netos obtenidos con la comercialización de los productos, computándose para su determinación los gastos propios y exclusivos de la producción y comercialización de los mismos y la parte proporcional de los gastos comunes a todos los productos que, durante el tiempo en que se produjeron y vendieron los infractores, representaba la facturación de los mismos sobre la facturación total de la empresa Por otra parte, no procede requerir en este momento procesal la documentación que solicitan las demandantes, ya que ello sólo sería procedente si se incumpliese la sentencia, dado que la misma ha de ser cumplida en principio por la demandada. Sólo en caso de incumplimiento podrían adoptarse estas medidas para asegurar su eficacia.

La multa coercitiva parece adecuada a las circunstancias del caso que se fije en 600 # al día, el mínimo legal, aunque ya considerablemente elevado.

Finalmente, en lo concerniente a la publicación en los diarios de tirada nacional, se desconocen exactamente cuales fueron el número de unidades vendidas pero en cualquier caso, el renombre de la marca implicaría que el perjuicio generado pudiera justificar una publicación dos diarios, aunqueparece excesivo habida cuenta que parece que la comercialización estaba muy localizada territorialmente, y no era generalizada, debiendo hacerse exclusivamente a costa de la demandante en uno de ellos.

Octavo. Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y en atención a la estimación sustancial de la demanda, procede imponer las costas a la demandada.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG y PLAYMÓBIL IBÉRICA, S.A.U. presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil BOYS TOYS, S.A. y en consecuencia: A) Declaro: Que la demandada ha realizado actos de violación de las marcas de GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG identificados en la demanda.

Que la demandada ha realizado actos de violación de los diseños comunitarios registrados de GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG identificados en la demanda.

Que la demandada ha realizado actos de competencia desleal contra las demandantes.

La nulidad de la marca española nº 2.754973, denominativa FAMOBIL titularidad de BOYS TOYS, S.A.

por incompatibilidad con las marcas de la demandante.

B) Y en consecuencia, que se condene a la misma: - A cesar de inmediato en la importación y comercialización de los productos marca FAMOBIL así como en la importación y comercialización de cualesquiera productos en los que se utilice dicho signo distintivo, aisladamente o junto con cualquier otro gráfico o denominación, en su actual forma o bajo cualquier otra que infrinja los derechos de GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG sobre todas sus marcas registradas recogidas en la demanda, con la imposición de una multa coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600#) diarios por cada día en que persistiere la infracción Al cese en la importación y comercialización de productos que incorporen los diseños registrados por GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG así como en la importación y comercialización de cualesquiera otros productos que no causen el usuario informado una impresión general distinta, con la imposición de una multa coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600#) diarios por cada día en que persistiere la infracción Al cese en la realización de actos desleales contra PLAYMÓBIL IBÉRICA, S.A.U. consistentes en la importación y comercialización de los productos descritos y cuyas fotografías se adjuntan en la demanda y que se mencionan en el Fundamento Sexto de la presente, en su actual configuración y forma de presentación o cualquier otra que confunda con la utilizada por la demandante y/o se asocie con la misma y/o suponga una imitación desleal y/o suponga un aprovechamiento o explotación indebida de la reputación adquirida por PLAYMÓBIL IBÉRICA, S.A.U. en el mercado español.

A la prohibición de continuidad o reiteración de todas estas actuaciones en el futuro.

A la retirada del mercado su costa de todos los productos que incorporen el signo FAMOBIL, de todos los productos que incorporan los diseños industriales titularidad de GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG. así como de todos aquellos productos en los que se hayan materializado los actos de competencia desleal incluyendo todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado las violaciones referidas y los actos de competencia desleal. Igualmente, para el caso de que la infracción se materialice a través de Internet.

A destruir, a su costa, todos productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado las violaciones referidas y los actos de competencia desleal.

A pagar solidariamente a las actoras en concepto de daño emergente la cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.721#35#) A pagar solidariamente a las actoras en concepto de beneficios ilícitamente obtenidos la cantidad que resulte acreditada en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento Séptimo de la presente con el mínimo del 1% del volumen de negocio de los productos infractores.

A la publicación a su costa de la sentencia recaída en estos autos en un periódicos de tirada nacional, en concreto los diarios EL MUNDO o EL PAÍS.

A pagar las costas del procedimiento Una vez firme, ofíciese a la Oficina Española de Patentes y Marcas Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman SALVADOR CALERO GARCIA, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante.