Sentencia Civil Nº 164/2013, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 2, Rec 729/2012 de 30 de Julio de 2013

Encabezamiento

Juzgado Mercantil 2 Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 111

Barcelona Barcelona

Procedimiento Procedimiento ordinario 729/2012 SecciónP

Parte demandante PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A, KENZO, S.A, GUERLAIN,S.A, LVMH FRAGRANCE BRANDS S.A y LVMH IBERIA, S.L

Procurador LAIA GALLEGO URIARTE

Parte demandada VICINANZA TRADING,S.L

Procurador ALFONSO LORENTE PARES

SENTENCIA nº 164/13

En Barcelona, a 30 de julio de 2013.

Vistos por D. Alberto Mata Sáiz, Magistrado Juez del Juzgado Mercantil numero 2 de Barcelona los presentes autos de juicio declarativo ordinario número 729/2012-P seguidos a instancia de la entidades PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A., KENZO, S.A., GUERLAIN, S.A., LVMH FRAGRANCE BRANDS, S.A. y LVMH IBERIA, S.L. que han comparecido todas ellas, a través de la Procuradora Sra. Laia Gallego Uriarte y asistidos por el letrado D. Pablo Albert Albert, contra la entidad VICINANZA TRADING, S.L. que ha comparecido representada por el Procurador Sr. Alfonso Lorente Parés y asistido por el letrado Sr. Julián García Modolell, como demandada.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la meritada representación se interpuso demanda de juicio ordinario contra el demandado con base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes y constan en autos y, que en suma, tenía por objeto que se declarara que la comercialización por la demandada de los perfumes de las marcas relacionadas en el expositivo primero de la demanda sin ostentar la condición de distribuidor selectivo autorizado, constituye un acto de violación de derechos de marca y de competencia desleal y, en consecuencia, se condene a la demandada a no comercializar y, en su caso, a cesar en la comercialización de dicha mercancía, a cesar en el uso de anagramas, logotipos, nombres comerciales o material promocional de las marcas de los poderdantes, a publicar la sentencia de los dos diarios de mayor difusión en España, y a indemnizar a las actoras por el importe que se determine en el período probatorio de acuerdo con las bases señaladas en el expositivo de los hechos quinto y en el fundamento de derecho B. IV de la demanda.

SEGUNDO.- Dado traslado de la demanda a la demandada compareció en el procedimiento bajo la defensa y representación ya indicadas, oponiéndose a la reclamación formulada contra ella.

En el acto de la la audiencia previa, las partes propusieron la prueba que tuvieron por conveniente, y cuya práctica se llevó a cabo el día de la celebración del juicio.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso se han observado esencialmente los requisitos procesales.

Fundamentos

Primero .-. Hechos.

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A., KE NZO, S.A., LVMH FRAGANCE BRANDS, S.A. y GUERLAIN, S.A. son sendas sociedades de nacionalidad francesa titulares a su vez de otras tantas marcas registradas, y que son recogidas en los documentos números 6 a 9 de la demanda.

Son: 'DIOR ADDICT', 'POISON', 'DUNE', 'EAU SAUVAGE', 'J'ADORE', 'HIGHER ENERGY', 'DIORISSIMO', 'DIORESSENCE', 'MISS DIOR', 'ESCALE A.', 'DIOR' ,'FAHRENHEIT '- MARCAS DIOR.

' FLOWER by KENZO', ' L'EAU PAR KENZO', ' KENZO AMOUR', 'KENZO FLOWERTAG', 'KENZO POWER', ' KENZO JUNGLE', MARCAS KENZO.

'GIVENCHY', ' ANGE OU DEMON', ' PLAY GIVENCHY', ' VERY IRRESISTIBLE', ' ORGANZA' ' HOT COUTURE', 'AMARIGE'- MARCAS GIVENCHY.

'AGUA ALLEGORIA', 'CHAMPS ELISEES', 'SAMSARA', 'MITSOUKO', ' IDYLLE', ' SHALIMAR', ' L'INSTANT DE GUERLAIN'- MARCAS GUERLAIN.

LMVH IBERIA, S.L. es una sociedad española que pertenece al mismo grupo y que explota, entre otras marcas, las denominadas DIOR, GUERLAIN, GIVENCHY mediante la fabricación y distribución de productos de perfumería.

LMVH IBERIA, S.L. comercializa perfumes fabricados y distribuidos bajo las marcas indicadas a través de una red de distribuidores autorizados que han suscrito contratos de distribución selectiva.

Expone la actora que, conforme a dichos contratos, los perfumes de las citadas marcas solo se pueden comercializar en España por esos distribuidores autorizados que reúnan una serie de requisitos cualitativos de carácter objetivo encaminados a lograr cierta imagen de marca: calificación profesional del persona, imagen y mantenimiento de las instalaciones, realizar un volumen mínimo de compras anuales en el punto de venta, tener un stock mínimo y garantizar una rotación del stock mínimo, cierta cooperación publicitaria y promocional.

También indica la actora que está obligada frente a sus distribuidores a tomar las medidas necesarias para la protección de su red de distribución selectiva.

Se pretende la distribución selectiva en la necesidad de asegurar el prestigio de la marca, por cuanto el medio de distribución en sí mismo, es parte del valor añadido de la misma.

Así se explica en la página 3 de la demanda.

La demandada comercializa los perfumes de las marcas de la actora sin pertenecer a la red de distribución oficial, y sin cumplir por tanto, todas aquellas condiciones que exige a sus distribuidores oficiales dirigidos a mantener el prestigio de la misma.

Segundo.-

A juicio de la actora la actividad de distribución que realiza la actora supone tres vulneraciones:

Primera, vulnera los contratos de distribución y no cumple los requisitos de éstos como son, entre otros, la formación del personal, el número mínimo de ventas o la actividad promocional exigida al resto de distribuidores.

Segundo, traslada al usuario la impresión de que es distribuidor autorizado, a través de determinadas menciones que se recogen en la página web de la demanda (documento numero 15 de la demanda).

Y finalmente, promueve un mercado paralelo que no cumple con las garantías de calidad exigidas y que afectan a la imagen de la marca.

Como corolario, se beneficia de la imagen de la marca y de su prestigio y al mismo tiempo atenta contra la imagen de ésta en cuanto que no cumple con los estándares de calidad que exige a sus distribuidores exclusivos.

Por todo ello, reclama la indemnización por los daños y perjuicios sufridos y que desglosa del siguiente modo:

El 1 % de la cifra de negocio realizada por la demandada con los productos registrados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43.5 de la ley de marcas .

25.000 euros como consecuencia del desprestigio causado a la marca de la actora como consecuencia de la presentación inadecuada de aquélla en el mercado ( artículo 43.1 de la ley de marcas ).

Finalmente, reclama el perjuicio causado por la realización de actos que entiende que son competencia desleal y debe ser el equivalente al ingreso que un distribuidor autorizado produce con las ventas que la demandada lleva a cabo.

Tras la presentación de la documentación contable llevada a cabo antes de la celebración del juicio ( 3 de abril de 2013), la parte actora, en el propio acto del juicio (24 de abril de 2013), manifestó que la documentación contable presentada no era completa y que no podía calcular la indemnización que le correspondía conforme a las bases expuestas en la demanda. En concreto, manifestaba una serie de puntos en los que las facturas presentadas no eran completas o no se habían aportado todas las páginas que componían las mismas.

Por todo ello, indicó que solicitaba como indemnización el 1 % de las ventas de los productos de las actoras llevada a cabo por la demandada ( sin concretar cuantía), 30.000 euros por daño moral y un criterio utilizado por la sentencia de un juzgado mercantil de Madrid de 30 de mayo de 2012 , y que cuantificaba en 108. 828 euros.

Tercero.-

Con base a este planteamiento, la actora ejerce dos clases de acciones distintas: La acción derivada de la lesión de los derechos de marcas cuyo titular son PARFUMS CHRISTIAN DIOR, LVMH FRAGANCE BRANDS, GUERLAIN Y KENZO

Y, la acción derivada del acto de competencia desleal, cuyo titular es, además de las anteriores, LVMH IBERIA.

-Infracción del derecho de marca.

El fundamento de la reclamación de la actora se basa en un concepto amplio de de los derechos de esta institución, de tal forma que incluye, entre los derechos del titular, toda una serie de aspectos que cita de forma no exhaustiva.

Así, incluye aspectos tales como la comercialización fuera de la red, no entrega de material publicitario, ausencia de formación del personal que llevan a cabo las ventas, el no ofrecimiento de muestras gratuitas, la presentación insuficiente u otros aspectos similares relacionados con el cumplimiento de una serie de normas sobre el stock de productos.

Se entiende que las cláusulas impuestas en la distribución selectiva contribuyen al prestigio de la marca, lo que redunda en la imagen y fama de la misma. Responden estas premisas al más puro derecho de marcas, que se condensan en el denominado good will o reputación cuya protección corresponde al titular (así lo indica la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 14 de octubre de 2008 ).

-Actos de competencia desleal por la explotación de la reputación ajena.

Entiende también la actora que la postura de la demandada supone una vulneración de la Ley sobre Competencia Desleal 3/ 1991, de 10 de enero, en cuanto que supone un aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Artículo 12 de la Ley.

También considera los hechos como contrarios a las exigencias de la buena fe, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la misma ley .

En suma, resalta que el hecho de que la demandada no tenga que cumplir los requisitos que le exigen al resto de distribuidores autorizados, supone una ventaja competitiva frente a éstos.

Y en fundamento de ello, cita diversas sentencias que amparan su pretensión. Sentencia de la AP Alicante de 14 de octubre de 2008 , de 5 de noviembre de 2004 de AP Madrid , y sentencia de AP de Zaragoza de 20 de octubre de 2003 .

Cuarto.-

La cuestión planteada propone el debate entre los derechos derivados de la propiedad industrial del titular registral y la necesaria competencia en el mercado.

Tal como afirma la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 4 de noviembre de 1997 se trata de realizar una valoración entre el derecho del titular de la marca de llevar a cabo una explotación de la misma conforme a sus instrucciones o disposiciones emitidas a los distintos distribuidores selectivos y, el derecho de terceros a comparecer en el mercado de forma leal y ordenada.

Desde este punto de vista, la decisión a adoptar en cada caso no puede ser única, y debe atender a diversos criterios, esencialmente, si la presentación del producto por parte del tercero que no forma parte de los distribuidores selectivos, atenta o menoscaba la reputación de la marca.

En este caso, se expone en la contestación de la demanda, que la demandada es una empresa mayorista que se anuncia en una página web, y que tiene como principal mercado a diferentes clientes minoristas que acuden al mismo para la compra de productos, bajo pedido.

No se discute que la entidad demandada vende productos oficiales, no copias.

Con arreglo a esta base, se debe partir de que el artículo 36 de la ley de marcas establece que ' el derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en el espacio económico europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento. en similar sentido se pronuncia el artículo 13.1 del Reglamento de la Marca Comunitaria y el artículo 7.1 de la Directiva 89/104 .

Desde este marco legal, podría concluirse que la compra de estos productos al titular autorizado, agota el derecho de marca, y permite su reventa, sin vulnerar los derechos del titular.

Ahora bien, el segundo párrafo establece que el anterior no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial, cuando el estado de los mismos se haya alterado o modificado tras su comercialización.

Lo que lleva, de nuevo, a valorar si la comercialización llevada a cabo por la demandada, atenta contra el prestigio de la marca.

Quinto.-

Ya se ha valorado, en un fundamento anterior, que la actora basa los hechos de desprestigio de su marca en varios elementos entre los que indican los siguientes: la comercialización fuera de la red, no entrega de material publicitario, ausencia de formación del personal que llevan a cabo las ventas, no se ofrecen muestras gratuitas, presentación insuficiente u otros aspectos similares relacionados con el cumplimiento de una serie de normas sobre el stock de productos.

Sobre este particular cabe indicar lo siguiente:

Se debe negar, tal como ya se ha anunciado, que la no pertenencia al ramo de los distribuidores autorizados, suponga en sí mismo, infracción del derecho de marca o del derecho de competencia desleal. Este extremo, para que tenga relevancia, debe venir acompañado de la comisión de una serie de hechos que determinen el desprestigio de la marca.

En la Audiencia Previa se reconoció por parte de la demandada, que no cumplía con ninguno de los requisitos que las actoras exigían a sus distribuidores autorizados a los que se ha hecho referencia.

Sobre esta base, debe analizarse si en el caso presente, la venta o comercialización realizada por la demandada afecta a la imagen y prestigio de su marca.

En primer lugar, se debe partir de que la marcas de las actoras reúnen una serie de requisitos que les confiere un conocimiento publico por poderse incluir dentro de los parámetros de las denominadas gama alta o de lujo en el ámbito comercial al que se dedican.

Desde ese punto de vista, el mantenimiento del prestigio de las marcas que representan solo puede mantenerse a través de determinadas medidas, que nacen no solo de la calidad y presentación del producto sino también de toda una serie de características que rodean la comercialización y que es un valor añadido al producto en sí mismo.

Desde este planteamiento, es trascendente porque se desea y es necesario para el mantenimiento del prestigio de la marca, que reúna una serie de condiciones, derivadas de la propia comercialización del producto. Basta con analizar los contratos de distribución exclusiva, para desprender que local de venta al público, debe reunir una determinada ubicación y un entorno determinado. Incluso se tiene en cuenta la calidad de los inmuebles cercanos o la propia calidad del centro o de la galería comercial donde se encuentre el establecimiento. Documento número 11 de la demanda, página 3.

Pero es más, si la venta se realiza a través de internet, el espacio web también debe reunir una serie de características, acordes con los criterios de calidad e imagen de los productos. Además de requerir el previo consentimiento de la titular de la marca, previa verificación de estos extremos.

En segundo lugar, se exigen determinados requisitos por parte del personal de ventas ( diplomatura de belleza, determinada experiencia en el sector (3 años) en la venta de perfumes de lujo).

Se intenta lograr que la atención no sea rutinaria sino especializada y personal y que incluya el asesoramiento necesario al cliente.

En tercer lugar, y sin carácter exhaustivo, se exige un número de compras mínima anual y también el mantenimiento de un stock de productos. Se intenta lograr con ello, entre otros aspectos, que las tiendas dispongan de todos los productos de temporada, y en cantidad suficiente. El público que acude a estos centros conoce que van a poder adquirir el producto porque uno de los requisitos que deben cumplir es el mantenimiento de un stock suficiente y que comprenda los productos de temporada.

De igual modo, se producen otras exigencias entre las que destaca el tema publicitario.

En este sentido, la actora proporciona material publicitario, de demostración y de exhibición, así como muebles de escaparate con el compromiso de su utilización y de hacerlo con determinadas características (ubicación destacada en el interior de la tienda).

Finalmente, y aunque se podrían indicar otras, la titular de la marca proporciona probadores de maquillaje y de cuidado de la piel, con lo que se logra transmitir una imagen de refinamiento y de cuidado integral.

Todos y cada de los aspectos mencionados dotan y dan valor añadido a la marca de las actoras, en cuanto que transmiten una determinada calidad, entre las que destaca, la exclusiva selección de los puntos de venta.

Y el valor añadido que se ha expuesto, resulta trascendente para el valor de una marca, si ésta reúne determinadas características de calidad y prestigio.

No solo se trata del producto en sí mismo, se trata de valorar toda una serie de componentes exigidos por el titular de la marca, y también por el cliente que, en ocasiones, desea atribuir al producto un cierto carácter exclusivo ( se comparta o no).

De lo expuesto, resultaría que la demandada no puede cumplir con ninguno de estos requisitos, dadas las condiciones en las que realiza la venta.

Y desde este punto de vista vulnera las características de comercialización que la titular de la marca quiere implantar para su producto. En suma, no está en condiciones de cumplir estos requisitos, situación que no cabe atribuir a las actoras sino a ella misma.

Finalmente, la titular de marca le resulta de especial interés que la venta de los productos no salga de los distribuidores oficiales, precisamente porque asegura el respeto de estas características.

Y por ello exige que las ventas se haga al publico, exclusivamente en los puntos de venta y si se hace a otros minoristas, cumplan también la condición de ser autorizados. Así se expone en la página 10 del mismo documento número 11.

Es la única forma de asegurar el cumplimiento de esas condiciones, y de hacerlos cumplir y de resolver los contratos de distribución, en caso contrario.

Evidentemente, la demandada no cumple con esta condición porque vende los productos a otras tiendas, no autorizadas como distribuidores exclusivos, con lo que obvia una de las principales garantías de las actoras: que los productos solo se vendan a distribuidores autorizados.

Por todo ello, debe estimarse la demanda en cuanto a este particular en cuanto que supone la vulneración del derecho de marca de las actoras.

De una lectura completa de la sentencia de 14 de octubre de 2008 de la AP Alicante, se desprende que la vulneración del derecho de marca en estos casos, se produce sin que se produzca la alteración del producto.

Sexto.-

- Existencia de competencia desleal.

En este sentido, debe acogerse la doctrina establecida por el TS (Sentencia de 17 de octubre de 2012 ) y que viene recogida al contestar a la demanda. El ejercicio de las acciones protectoras del derecho de marcas, debe agotar el debate, sin que quepa entrar en si resulta de aplicación la normativa sobre competencia desleal, salvo que se basara en hechos distintos.

En este caso, se produce este supuesto, porque la actora basa los actos de competencia desleal en la no pertenencia a los distribuidores exclusivos y en el aprovechamiento del prestigio de la actora. Ambas cuestiones resultan de lo ya analizado por lo que no cabe entrar en el debate de nuevo, ahora sobra la normativa de la competencia desleal.

La ley reguladora del derecho de marcas, supone por sí misma, que la vulneración de dicha normativa supone conculcar el derecho al prestigio de la marca, y el aprovechamiento del titular de la misma en el mercado. Por lo que a falta de hechos nuevos distintos para los que sirven el análisis de la normativa de marcas, no cabe entrar en el debate sobre si los mismos hechos suponen vulneración de la normativa sobre competencia desleal.

Séptimo.-

Al amparo de lo previsto en la ley de marcas, la actoras reclaman el 1 % de la cifra de negocios llevada a cabo por la demandada, además del pago de una indemnización de 25.000 euros por el desprestigio que ha supuesto para la marca de las actoras la comercialización que ha realizado la demandada.

De especial interés resulta lo acontecido en fase probatoria, para analizar la cuestión.

La demandada fue requerida para que aportara determinada documentación que acreditara la comercialización en aras al cálculo al que se ha hecho referencia.

El día 3 de abril de 2013, finalmente ( en la primera ocasión se alegó que la documentación no era completa), se llevó a cabo la exhibición de dicha documentación en la sede del juzgado.

El día de la celebración del juicio, 24 de abril de 2013, la actora, en fase de conclusiones, introdujo toda una serie de aspectos, de forma sorpresiva, variando incluso el petitum de la demanda.

En primer lugar, indicó que no podía calcular el 1 % de la cifra de negocio realizada por la demandada y relacionada con las marcas objeto del procedimiento, al faltar algunas facturas o ser éstas incompletas.

En el acto de la vista, se le requirió para que al margen de dicha dificultad, concretara las cantidades que reclamaba sobre dicho particular, y que resultaba de la documentación ya aportada, sin que atendiera a ello, alegando imposibilidad.

Con arreglo a esta base, la actora no concreta la cantidad que pide por éste concepto, por lo que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 219 de la LEC no puede dejarse para ejecución de sentencia.

Sobre el particular debe indicarse que la actora no indicó, con anterioridad a la celebración del juicio, su imposibilidad de concretar la cifra, probablemente, porque le resultaba insatisfactoria.

Y esta actividad procesal no puede ser sustituida por el juez, con merma del derecho de la defensa de la demandada, que se vería condenada a una cifra, sin conocer la cantidad concreta, ni poder debatir su corrección.

Por lo demás, en autos se han aportado dos tomos de facturas, sin que se pueda precisar, dado el numero de marcas (varias por cada actora) a las que va referida la petición de la actora.

Por los mismos motivos, se va a desestimar la petición de condena al daño moral, que cifró en demanda en 25.000 euros y en el acto del juicio en 30.000 euros.

No se duda que éste se ha podido causar, pero en este caso, el daño moral tiene que estar en relación al daño material causado. Si no ha quedado probado éste (cuyo cálculo conforme a la ley sí que es posible), no puede establecerse cantidad alguna por otros conceptos cuyo cálculo resulta más difícil de precisar.

La ley de marcas establece con relación a la indemnización por desprestigio que se atenderá, a las circunstancias de la infracción, a la gravedad de la lesión y al grado de difusión en el mercado.

Si no se conoce cuál es el grado de infracción (qué volumen de negocio representa para la demandada) no puede darse una cantidad sobre el daño moral, bajo el riesgo de dar más cantidad por éste que por el daño material, cuando éste sí que se podía haber concretado, aunque fuera de manera muy aproximada.

Y finalmente, debe rechazarse cualquier petición derivada de la comisión de actos de competencia desleal: publicación de sentencia y daños derivados de la conculcación de esta ley.

En cuanto que no se estima la demanda sobre este particular, no cabe condena.

Ahora bien, tampoco cabría porque la actora, en el mismo acto del juicio, varió la petición que contenía la demanda en este particular, reclamando otro criterio distinto que ha sido recogido en una resolución judicial. En tanto que supone una variación del petitum de la demanda, no cabría tampoco su admisión.

Octavo.- Costas.

En el supuesto presente, dado que la estimación de la demanda es parcial, no se imponen las costas del procedimiento.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A., KENZO, S.A., GUERLAIN, S.A. y, LVMH FRAGRANCE BRANDS, S.A contra la entidad VICINANZA TRADING, S.L. debo declarar que la comercialización por la demandada de los perfumes de las marcas relacionadas en el fundamento derecho primero de esta sentencia, sin ostentar la condición de distribuidor selectivo autorizado, constituye un acto de violación de los derechos de marca y en consecuencia se condena a la demandada a:

uno, a no comercializar y, en su caso, a cesar en la comercialización de dicha mercancía por cualquier vía.

dos, a cesar en el uso de los anagramas, logotipos, nombres comerciales o material promocional de las marcas de las actoras

Se desestiman el resto de las peticiones, tanto las dirigidas a la condena a una indemnización como a la publicación de la sentencia.

También se desestiman las acciones interpuestas por la entidad LVMH IBERIA,S.L. y por el resto de actoras, derivadas de la conculcación de la Ley de competencia desleal por la demandada.

No se imponen las costas del procedimiento.

Notifíquese la presente resolución en la forma establecida en el artículo 248.4 de la L.O.P.J ., indicando que contra ella cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación.

No se admitirá el recurso si al interponerlo, no se acredita haber efectuado el depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones del este juzgado ( Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ en la redacción dada por la LO de 3 de noviembre de 2009. Asimismo, la parte deberá manifestar expresamente que la consignación se efectúa a los efectos de interponer un recurso, así como el recurso que se interpone, debiendo efectuarse la consignación en resguardo separado e independiente de cualquier otra consignación.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.-La sentencia que antecede ha sido firmada y publicada por el Magistrado-Juez que la suscribe, de lo que doy fe.