Sentencia Civil Nº 165/2012, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 252/2011 de 03 de Julio de 2012

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67

N.I.G.: 03014-66-2-2011-0000423

Procedimiento: Asunto Civil 000252/2011C

PARTE DEMANDANTE: BORNAY AEROGENERADORES SL

Abogado:

Procurador: TORMO MORATALLA, AMANDA

PARTE DEMANDADA ENAIR D. BORNAY SL, SONKYO ENERGY SL, SONKYO SL, SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ELECTRICOS DOS DC SL y Pedro Francisco

Abogado:

Procurador: QUIÑONERO HERNANDEZ, PEDRO y CARRATALA BAEZA, ALICIA

OBJETO DEL JUICIO: Otros

S E N T E N C I A Nº 000165/2012

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA

Lugar: ALICANTE

Fecha: tres de julio de dos mil doce

Antecedentes

Primero. El 14 de marzo de 2011, doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil BORNAY AEROGENERADORES, S.L. presentó escrito de demanda contra don Pedro Francisco y las mercantiles SONKYO, S.L., SONKYO ENERGY, S.L., SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ELÉCTRICOS DOS DC, S.L. y ENAIR D. BORNAY, S.L. que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo. Subsanado el defecto apreciado y puesto de manifiesto por Diligencia de Ordenación de 18 de marzo de 2011, fue admitida a trámite por decreto de 23 de marzo de 2010 y se emplazó a las demandadas.

Tercero. Don Pedro Quiñonero Hernández, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles SONKYO, S.L. y SONKYO ENERGY, S.L., presentó escrito de contestación a la demanda el 9 de mayo de 2011.

Cuarto. Doña Alicia Carratalá Baeza, Procuradora de los Tribunales y de don Pedro Francisco y las mercantiles SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ELÉCTRICOS DOS DC, S.L. y ENAIR D. BORNAY, S.L. presentó escrito de contestación a la demanda y reconvención el 1 de junio de 2011.

Quinto. La reconvención fue admitida a trámite por decreto de 2 de junio de 2011 y se le dio traslado a la demandante.

Sexto. El 4 de julio de 2011, doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil BORNAY AEROGENERADORES, S.L.

presentó escrito de contestación a la reconvención.

Séptimo. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 14 de diciembre de 2011. En él comparecieron todas las partes que se ratificaron en sus posiciones.

Se efectuaron alegaciones y se fijaron los hechos controvertidos.

Se solicitó el recibimiento del pleito a prueba.

La actora propuso como prueba la documental por reproducida, interrogatorio de parte, testifical, más documental y pericial; las demandadas don Pedro Francisco y las mercantiles SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ELÉCTRICOS DOS DC, S.L. y ENAIR D. BORNAY, S.L, documental, pericial y testifical; las demandadas SONKYO, S.L. y SONKYO ENERGY, S.L., interrogatorio de parte, documental y testifical.

La prueba fue admitida íntegramente y fue señalada fecha para el juicio.

Octavo. El acto del juicio tuvo lugar el día 16 de mayo de 2012 y reanudado, tras interrupción, el día 8 de junio de 2012. En él comparecieron todas las partes, si bien en el lapso de tiempo entre la primera y la segunda sesión de la vista, la actora y don Pedro Francisco, SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ELÉCTRICOS DOS DC, S.L. y ENAIR D. BORNAY, S.L. llegaron a un acuerdo, objeto de homologación.

Se practicó toda la prueba propuesta y declarada pertinente salvo la que restaba por practicar y que había sido solicitada por las demandadas don Pedro Francisco, SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ELÉCTRICOS DOS DC, S.L. y ENAIR D. BORNAY, S.L. y la propuesta por la actora que guardaba relación con los hechos controvertidos vinvulados con éstas.

Tras un trámite de conclusiones, los autos quedaron vistos para sentencia.

Fundamentos

Primero. Planteamiento.

La parte actora, una vez llegado a un acuerdo con parte de los codemandados, solicita que se dicte sentencia:

Contra SONKYO, S.L. en la que se declare: que BORNAY AEROGENERADORES, S.L. es titular de la marca comunitaria nº 8.407.306 ?BORNAY?; que el demandado no puede utilizar la marca BORNAY para distinguir los mismos o similares productos para los que se halla registrada la marca 8.407.306; que el uso del término BORNAY/ VORNAY/ BORNAI en redes de comunicación telemática para publicitar aerogeneradores supone una infracción de la marca comunitaria 8.407.306; y en consecuencia, que se condene a SONKYO S.L. a: estar y pasar por las anteriores declaraciones, al cese y/o prohibición del uso del término BORNAY/ VORNAY/ BORNAI o cualquier otro signo que por ser idéntico o similar a la marca de la actora y distinguir los mismos o similares productos pueda suponer una infracción de la marca 8.407.306 ?BORNAY?.

Contra SONKYO ENERGY en la que se declare: que BORNAY AEROGENERADORES, S.L. es titular de la marca comunitaria nº 8.407.306 ?BORNAY?; que el demandado no puede utilizar la marca BORNAY para distinguir los mismos o similares productos para los que se halla registrada la marca 8.407.306; que el demandado ha realizado actos de competencia desleal en concreto actos de confusión tipificados en el artículo 6 de la LCD al utilizar en su documentación mercantil (catálogo) fotografías de las instalaciones realizadas por la demandante; y en consecuencia, que se condene a SONKYO ENERGY S.L. a: estar y pasar por las anteriores declaraciones y al cese y/o prohibición del uso de fotografías en sus catálogos que se correspondan con instalaciones de aerogeneradores realizadas por la actora.

Y todo ello con expresa condena en costas.

Las demandadas SONKYO, S.L. y SONKYO ENERGY, S.L reconocen la utilización para la publicidad en Google de los adwords recogidos en el escrito de demanda, pero argumentan que ello es debido a la estrecha colaboración con el codemandado, don Pedro Francisco, hermano del propietario de la mercantil actora, argumentando, asimismo, que al registrar la marca comunitaria ?BORNAY?, es el propio actor el que ha generado confusión, pues en el mercado es conocida la participación también de su hermano; de la misma manera, niega que pueda haber cualquier riesgo de confusión en la medida en que cualquier consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz sabe determinar perfectamente el origen empresarial de los productos comercializados por la actora y de los que son puestos en el mercado bajo la marca de las demandadas, a lo que contribuye sustancialmente el hecho de que se trate de un consumidor especializado y muy reducido, que conoce perfectamente el mercado, ya que no se trata de un producto dirigido al gran consumo; añade que la utilización de los adwordsBornai/Vornay/Bornay se hace únicamente no como forma de determinar el resultado de búsqueda natural sino el correspondiente a un anuncio de Google, por lo que por cualquier consumidor es claramente diferenciado de aquéllos que son resultado de la búsqueda con los algoritmos propios de Google; además, una vez accedido a la página de las codemandadas es evidente la diferenciación que existe con la marca de la actora.

En lo concerniente a la competencia desleal, niega que pueda existir cualquier tipo de confusión porque la utilización de las fotografías en el catálogo no se realiza con finalidad comercial sino simplemente es una ilustración sobre el carácter de los proyectos solidarios que realizan las codemandadas y los beneficios que supone la utilización de la energía ?minieólica?.

Segundo. Sobre el riesgo de confusión con la marca comunitaria

8.407.306 ?BORNAY? por parte de SONKYO, S.L.

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso:

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; Por su parte, el artículo 14 establece:

Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del título X.

Existiendo, por tanto una expresa remisión a la normativa nacional, la vigente ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas regula en su artículo 34.3 que el titular de un derecho de marca podrá oponerse a su uso por terceros de un signo idéntico o confundible en:

d) En los documentos mercantiles y la publicidad

e) Redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

De la prueba pericial aportada por la mercantil actora, y corroborada por la documental número 24 acreditativa del funcionamiento de los mecanismos de publicidad por búsqueda de Google y el propio reconocimiento efectuado por las mercantiles codemandadas, resulta acreditado en el presente procedimiento que las mismas utilizaron el adword ?Bornay? así como sus variantes ortográficas más frecuentes, de tal forma que éstas eran algunas de las palabras seleccionadas para que apareciera su página como resultado de publicidad, no como resultado natural del buscador.

La pericial nos ha demostrado algo no controvertido, y es que los ?resultados naturales?, como son denominados por el informático, vienen únicamente producidos como consecuencia de la aplicación de los algoritmos propios de la página y que se diferencian de los resultados publicitarios, que aparecen distinguidos con una coloración diferente y que pueden encontrarse o bien en el margen o bien alineados con los resultados naturales, aunque en un color distinto.

Poca trascendencia tiene que el consumidor medio distinga claramente unos de otros resultados, y que el consumidor al que personalmente van dirigidos los productos comercializados por las mercantiles intervinientes en el presente procedimiento tenga o no un determinado grado de especialización, así como que efectivamente esa posible confusión entre resultado natural y resultado que podríamos llamar comercial del buscador sea real o no. Esto es, si como sostienen letrados de las demandadas es claramente diferenciado por la generalidad de los consumidores o si, como manifiesta el perito que ha depuesto, precisamente esa posible confusión es la que otorga el valor, y lo que determina que los resultados comerciales que aparezcan conjuntamente alineados con los resultados naturales y no en el margen, sean de contratación más costosa.

Y es irrelevante porque independientemente de cómo resolvamos todas estas cuestiones, lo cierto es que con una finalidad estrictamente publicitaria y comercial las mercantiles codemandadas han utilizado una palabra que conforma una marca comunitaria, no que sea confundible, sino que es idéntica a una marca comunitaria de la mercantil actora, lo cual supone una manifiesta infracción del artículo 34 de la LM, que prohíbe su utilización en redes telemáticas y como forma de publicidad. Por ello, no podemos nunca entrar a valorar si ese empleo genera o no riesgo de confusión o de asociación porque no es el uso el que debe ser objeto de esa comparación, sino los signos. Y la marca y el adword son idénticos. La confusión de este empleo carece de sentido toda vez que es un uso expresamente prohibido por el artículo 34, apartado 3º, tanto en la letra e) como especialmente en la d).

Tercero. Sobre el riesgo de confusión con la marca comunitaria

8.407.306 ?BORNAY? por parte de SONKYO ENERGY, S.L.

Ninguna utilización de la marca ?Bornay? o signo confundible con éste, por parte de SONKYO ENERGY, S.L., se alega ni prueba, por lo que no puede estimarse la demanda en lo concerniente a sus pronunciamientos meramente declarativos de la titularidad de la marca y de la existencia de una infracción, al no concurrir ninguno de sus requisitos.

Cuarto. Sobre la competencia desleal

Invoca la demandante la aplicación del artículo 6 de la Ley 3/1991, de

10 de enero de Competencia Desleal, ya que la utilización en el catálogo de fotografías de proyectos realizados por la mercantil actora en Kenia puede producir un riesgo de confusión o de asociación en los consumidores, que pudieran creer que dichas obras han sido realizadas por la mercantiles demandada SONKYO ENERGY, S.L.

Exactamente se solicita que se declare que el demandado ha realizado actos de competencia desleal, en concreto actos de confusión tipificados en el artículo 6 de la LCD al utilizar en su documentación mercantil (catálogo) fotografías de las instalaciones realizadas por la demandante

Se oponen las demandadas argumentando que estas fotografías se incluyen en una parte del catálogo que no tiene finalidades comerciales, sino únicamente pretenden ser ilustrativas de la trascendencia que tiene la energía minieólica como forma de cooperación al desarrollo.

La primera cuestión que tiene que abordarse es si es posible afirmar que existen algunos datos o elementos dentro de un catálogo que puedan considerarse al margen de la finalidad comercial del mismo.

La respuesta ha de ser necesariamente negativa: per se un catálogo tiene una finalidad comercial y no puede sustraerse a la misma ningún elemento que se incorpore a él pues, aunque parezca que únicamente tiene por objeto una promoción generalizada de determinada forma de energía y la defensa de la ayuda para el desarrollo, en la medida en que se realiza por una determinada empresa y dentro del catálogo comercial de la misma, y es evidente que se utiliza dicha defensa de tales valores como un aspecto que le otorga una posición dentro del mercado y si esa no es la intención, sí que es indiscutiblemente el resultado.

Así, resulta hoy muy frecuente que, con la evolución de las inquietudes del consumidor medio, las empresas, a la par que su actividad principal, la que conforma su objeto, promocionen el reciclaje, la utilización de productos cultivados de forma biológica, la participación en proyectos solidarios, la investigación científica, la realización de obras sociales? y que ello lo utilicen para promocionarse (incluso en los casos de las antiguas Cajas de Ahorros, a pesar de que se encontraban obligadas a ello por ley).

Independientemente de que la motivación de las diferentes empresas para el acometimiento de tales proyectos en numerosas ocasiones no obedece a una finalidad comercial, sino que responden a la mera filantropía, la aparición en publicidad de cualquier tipo de participación en tales actividades tiene también una finalidad que se encuentra al menos al mismo nivel que la de concienciar a la

ciudadanía: la de hacer más competitiva a la empresa, captando la voluntad de aquellos consumidores que, desconociendo el mercado en cuestión o conociéndolo pero no teniendo una preferencia marcada por cuestiones de calidad por uno u otro competidor, se decida por aquél que dedique parte de sus beneficios a realizar obras en beneficio del prójimo.

En segundo lugar, procede analizar si concurre en el presente, riesgo de confusión.

Al respecto, lo primero que puede destacarse es que es muy posible que dicha práctica pueda encuadrarse mejor dentro de otros comportamientos de competencia desleal, como el de aprovechamiento de la reputación, del prestigio o del esfuerzo ajenos, y especialmente en el actual artículo 5 de la ley que regula los actos de engaño. Menos claro es el único solicitado, correspondiente al riesgo de confusión. Y sin embargo, al haberse solicitado expresamente en el Suplico su declaración con relación al artículo 6 LCD, entiendo que el principio de congruencia impide un pronunciamiento sobre la deslealtad de la conducta que vaya más allá de la aplicación del citado artículo, tal y como exige el 218.1 de la LEC.

En cuanto al mismo, cabe preguntarse si la aparición de unas fotografías relativas a un proyecto solidario elaborado por la mercantil actora dentro del catálogo de la mercantil demandada SONKYO ENERGY, S.L. puede dar o no lugar a un riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de las prestaciones.

Asumiendo, así la postura mayoritaria que extiende el riesgo de confusión al de asociación (entre otras, STS 12 de junio de 2007) éste implicaría la premisa del conocimiento generalizado por parte del consumidor de la realización de dicho proyecto. Y sin embargo, por su envergadura no parece que pueda tener tal grado de notoriedad dentro del gran público.

Parece, así, que por el hecho de que únicamente pueda producirse un riesgo de confusión o de asociación en un consumidor que pueda conocer con detalle las actividades de cooperación para el desarrollo que ejecutó la mercantil actora nos encontramos con un riesgo de confusión por encima del umbral del consumidor medio.

El patrón de?consumidor medio? adoptado en la legislación sobre competencia desleal a partir de la directiva 2005/29/CE que ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999), parte del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ,es decir que en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz exige que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una ?diligencia media? del consumidor.

Así, en el presente, hemos de destacar que el conocimiento de que es la empresa de la actora la que realizó ese proyecto en Kenia no puede exigirse a un consumidor medio porque el grado de notoriedad de la empresa y de la actividad de la misma, y la importancia de este proyecto no puede considerarse como generalmente conocido por las personas a las que van dirigidos los productos. O al menos, no ha quedado acreditado.

Aunque pudiéramos partir de la premisa de las demandadas, de que se trata de una demanda muy especializada, la autoría del proyecto en Kenia implicaría un conocimiento muy riguroso de las actividades propias de la mercantil, conocimiento que modo alguno puede predicarse del consumidor medio.

A mayor abundamiento, añadiríamos que otros criterios generalmente admitidos para apreciar el riesgo de confusión, como la valoración del conjunto o la inclusión de la propia marca, nos llevarían a la misma conclusión.

En cuanto al primero, recogido en Sentencias como la de la AP de Barcelona de 28 de junio de 2002, nos conduce a un análisis de las demás circunstancias de la propia empresa y del catálogo comercial, que no hace referencia alguna a la empresa demandante, y es mucho más amplio que la fotografía de Kenia, la cual es sólo una más y se encuentra en una parte del catálogo, que aunque igualmente comercial, es secundaria.

En cuanto al segundo, que defienden sentencias como la del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2006, la presencia constante de la marca y del nombre comercial de la demandada diluye considerablemente todo riesgo de confusión.

Quinto. Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la LEC y habida cuenta la estimación íntegra de la demanda dirigida contra SONKYO, S.L., procede imponerle las costas de la acción contra ella dirigida.

Por aplicación del artículo 394 de la LEC y en atención a las serias dudas de Derecho en la acción dirigida contra SONKYO ENERGY S.L., no procede hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

Fallo

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil BORNAY AEROGENERADORES, S.L. contra la mercantil SONKYO, S.L., de tal manera que:

Declaro:

Que BORNAY AEROGENERADORES, S.L. es titular de la marca comunitaria nº

8.407.306 ?BORNAY?;

Que SONKYO, S.L. no puede utilizar la marca BORNAY para distinguir los mismos o similares productos para los que se halla registrada la marca 8.407.306; Que el uso del término BORNAY/ VORNAY/ BORNAI en redes de comunicación telemática para publicitar aerogeneradores supone una infracción de la marca comunitaria 8.407.306; Condeno a SONKYO S.L.:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones, Al cese y/o prohibición del uso del término BORNAY/ VORNAY/ BORNAI o cualquier otro signo que por ser idéntico o similar a la marca de la actora y distinguir los mismos o similares productos pueda suponer una infracción de la marca 8.407.306 ?BORNAY?:

A pagar las costas de la acción contra ella dirigida Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil BORNAY AEROGENERADORES, S.L contra la mercantil SONKYO ENERGY, S.L. sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, ya que contra ella cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda y firma el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, SALVADOR CALERO GARCIA.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en ALICANTE , a tres de julio de dos mil doce.