Sentencia Civil Nº 166/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 608/2010 de 27 de Abril de 2012

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 608/2010 - 3ª

Juicio Ordinario núm. 364/2008

Juzgado Mercantil núm. 1 Barcelona

SENTENCIA núm. 166/2012

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. JUAN F. GARNICA MARTÍN

Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN

D. LUÍS GARRIDO ESPA

En la ciudad de Barcelona, a veintisiete de abril de dos mil doce.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 1 de esta localidad, por virtud de demanda de Hansgrohe AG y Hansgrohe, S.A. contra Grifería Tres, S.A., pendientes en esta instancia al haber apelado todas las partes la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 1 de septiembre de 2010.

Han comparecido en esta alzada las apelantes Hansgrohe AG y Hansgrohe, S.A., representadas por el procurador de los tribunales Sr. Font y defendidas por el letrado Sr. Pellisé, así como Grifería Tres, S.A. en calidad también de apelante, representada por el procurador Sr. Montero y defendida por el letrado Sr. Pedrero.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " 1.- Estimar parcialmente la demanda interpuesta por HANSGROHE, AG y representado por el Procurador D. Daniel Font Berkhemer contra GRIFERÍA TRES, SA y condenarle a pagar al actor la cantidad de 531.860 euros, así como.

1.1.- Declarar que la demandada ha infringido los derechos de propiedad industrial amparados por el DM 062246, que comprendía el diseño de la actora de la grifería que identifica en sus catálogos como TALIS

1.2.- Condenarla a cesar en la fabricación de productos que incorporen el referido diseño.

1.3.- Condenarla a retirar del mercado los productos infractores.

1.4.- Condenarla a publicar en EL PAÍS y las revistas MI CASA, EL MUEBLE e INTERIORES la siguiente nota, con la siguiente estructura y en un anuncio no inferior a 11 cms de largo por 7 de ancho que, CON MÁRGENES MÍNIMOS Y EN UN TAMAÑO DE LETRA QUE PERMITA COMPLETAR LA TOTALIDAD DEL CUADRO CON EL TEXTO, se contenga la siguiente mención LITERALMENTE, RESPETANDO MAYÚSCULAS Y NEGRITA.

" EL Juzgado Mercantil número Uno de Barcelona (en su caso la AP de Barcelona si la sentencia fuera total o parcialmente revocada), en sentencia de fecha +++ ha dictado sentencia por la que se declara que la sociedad GRIFERÍA TRES, S.A HA INFRINGIDO durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 los derechos de propiedad industrial amparados por el DM 062246, que comprendía el diseño de la actora, la sociedad alemana HANSGROHE AG, de la grifería que identifica en sus catálogos como TALIS, que es el siguiente: (se reproducirá una imagen tamaño de foto de carnet que incluya un grifo completo de la actora que incorpore el diseño protegido y permita apreciarlo porque el grifo ocupe la mayor parte del espacio de la fotografía).

La demandada cometía la referida infracción al participar del proceso de fabricación de la grifería que se identifica en el catálogo de TRES COMERCIAL,S.A como ALP TRES. EL Juzgado ha condenado a GRIFERÍA TRES, S.A a cesar en la fabricación de productos que incorporen el referido diseño, retirar del mercado o proceso de fabricación los que pudiera haber fabricado, indemnizar a HANSGROHE, AG en la cantidad de 531.860 euros y a publicar esta nota de prensa en EL DIARIO EL PAÍS y las revistas MI CASA, EL MUEBLE e INTERIORES, atendido el periodo de la infracción, el número de ventas y el liderazgo del diseño en el sector en parte del periodo analizado."

2.- Desestimar la demanda interpuesta por HANSGROHE,S.A contra GRIFERÍA TRES, SA, con expresa condena al actor al pago de las costas de esa acción con arreglo a los parámetros contenidos en el cuerpo de esta resolución ".

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpusieron sendos recursos de apelación cada una de las partes. Admitidos en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló vista para el día 8 de febrero pasado.

Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN.

Fundamentos

PRIMERO . Objeto de la controversia que enfrenta a las partes

1. La demandante Hansgrohe AG, en su calidad de titular del registro internacional del modelo industrial DM 062246 "griferías sanitarias y sus componentes", solicitado el 12 de diciembre de 2002, con prioridad de 14 de junio de 2002, y Hansgrohe, S.A., en su calidad de distribuidora en España de los productos de la primera, interpusieron una acción declarativa de violación de los derechos de exclusiva, al amparo de lo establecido en los arts. 52 y 53 de la Ley de Diseño Industrial (LDI) frente a la demandada Grifería Tres, S.A., a la vez que la acción de cesación de la conducta infractora y la de indemnización de los daños y perjuicios, que incluía la publicación de la sentencia en diversas publicaciones especializadas. Se fundaban en que la comercialización por parte de la demandada de sus modelos de grifo monomando ALP-TRES para lavabo y bidé supone una infracción de los derechos que les concede el referido modelo industrial, tal y como aparece reflejado en los gráficos 3.1 y siguientes (variantes 3 y 4 del referido modelo -docs. 10 y 22 demanda).

2. Grifería Tres se opuso a la demanda alegando: (i) falta de legitimación activa de Hansgrohe, S.A.; (ii) que no existía violación de los derechos protegidos, atendido que los diseños de los productos presentan diferencias muy significativas; y (iii), de forma subsidiaria, para el caso de que se pudiera considerar que existía infracción, excepcionó la nulidad del registro por falta de singularidad o de novedad.

3. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda de Hansgrohe, S.A. apreciando su falta de legitimación activa. Y respecto de la demanda de Hansgrohe AG, desestimó la excepción de nulidad opuesta por Grifería Tres, considerando que el diseño presentaba novedad, y estimó la acción de infracción, considerando que el diseño producía una impresión de conjunto muy similar a la del producto infractor, de manera que al usuario medio de este tipo de productos (un profesional de la construcción o un consumidor especialmente informado) no le resultaba posible diferenciar entre el producto que fabrica la demandada y el diseño protegido. También estimó la acción de daños y perjuicios condenando a la demandada a hacer pago a Hansgrohe AG de la cantidad de 531.860 euros y a la publicación de la sentencia en diversos medios de comunicación.

4. El recurso de las actoras cuestiona (i) la falta de legitimación activa que la resolución recurrida ha apreciado respecto de Hansgrohe, S.A., aduciendo que su legitimación resulta de su carácter de licenciataria en España de los derechos de su matriz alemana, y (ii) el importe de la indemnización concedida, alegando que solo se han concedido los daños y perjuicios causados a la titular del modelo industrial, desconociendo los causados a la licenciataria, a su vez distribuidora en España de los productos, y que el método de valoración del daño no ha sido correcto.

5. El recurso de la demandada cuestiona la existencia de infracción, insiste en la nulidad del modelo industrial por la falta de singularidad del diseño y alega que esa falta de singularidad afecta a cuestiones muy relevantes desde la perspectiva de la impresión de conjunto, razón por la que estas características del diseño y del producto no deberían tomarse en consideración al realizar el juicio comparativo.

SEGUNDO. Sobre la falta de legitimación activa de Hansgrohe, S.A.U.

1. La resolución recurrida apreció la falta de legitimación activa de Hansgrohe, S.A.U., filial española de Hansgrohe AG, fundándose en que no es titular del diseño, razón por la que no ostenta sobre el mismo ningún derecho, dado que su condición es la de mero distribuidor de los grifos controvertidos y el art. 55 LDI únicamente atribuye legitimación para reclamar daños y perjuicios al titular del diseño.

2. El recurso de las demandantes alega que la resolución recurrida ha incurrido en error al negar la legitimación activa de Hansgrohe, S.A.U. Se funda tal alegación con tres argumentos distintos:

i) Se ha producido violación del art. 218.1 LEC al afirmar que estima acreditado que Hansgrohe, S.A.U. ha sufrido daños pero que no puede reclamarlos al amparo del art. 55 LDI, sin perjuicio de que pudiera haberlos reclamado al amparo de una norma distinta. Estima la recurrente que el principio iura novit curia que tal precepto consagra obligaba al tribunal a acudir a la norma que considerara correcta para dar respuesta a la acción resarcitoria ejercitada. También se aduce que con ello la resolución recurrida se está apartando del precedente establecido por la Sentencia de esta Sala de 17 de septiembre de 2009, recaída en un pleito anterior que guarda una gran analogía con el presente.

ii) La relación entre Hansgrohe, S.A.U. Hansgrohe AG es mucho más intensa que la que se produce con un simple distribuidor porque la matriz alemana es titular de todas las acciones de la filial española, que no tiene capacidad de decisión autónoma, y ambas actúan en el mercado como una única empresa, participando de forma completamente organizada y complementaria en la explotación del modelo industrial al que se refiere la demanda. Por último se alega que de esa relación existente entre matriz y filial cabe deducir, de forma implícita, la existencia de una licencia de explotación, que no exige, como requisito constitutivo, la inscripción de la licencia en el Registro de Diseños, pues tal inscripción únicamente es exigible para poderla oponer a terceros de buena fe, carácter que no ostenta la demandada.

iii) La interpretación del art. 55 LDI debe hacerse poniéndolo en relación con el art. 61.2 in fine del propio Texto legal y con el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que impone reconocer legitimación activa para la acción indemnizatoria a cualquier parte perjudicada, sin limitarlo, por tanto, al titular del diseño o a su licenciatario.

3. Grifería Tres se opuso a este motivo del recurso alegando que:

a) El principio iura novit curia no admite la interpretación que Hansgrohe pretende que se le conceda.

b) Es irrelevante a estos efectos la relación que pueda existir entre Hansgrohe, S.A.U. y Hansgrohe AG y la posible vinculación empresarial entre esas dos compañías.

c) El art. 13 de la Directiva 2004/48/CE no amplía la legitimación activa a todos los perjudicados sino que considera perjudicados únicamente a los titulares del derecho.

Valoración del tribunal

4. Tiene razón Grifería Tres cuando alega que la Sentencia de esta Sala de 17 de septiembre de 2009 no constituye un precedente de interés para resolver la cuestión controvertida porque, aunque en el asunto que la misma resuelve también actuaron como demandantes Hansgrohe, S.A.U. y Hansgrohe AG, lo cierto es que allí, a diferencia de lo que aquí ha ocurrido, nadie cuestionó la legitimación de ninguna de ellas, razón por la que esta Sala no tuvo ocasión de pronunciarse propiamente sobre esa cuestión, limitándose a aceptar la legitimación de ambas demandantes.

5. Resulta irrelevante la relación interna que pueda existir entre Hansgrohe, S.A.U. y Hansgrohe AG. Aunque se afirma que la segunda es titular de todas las acciones de la primera, hecho que no se discute, lo relevante es que se trata de dos personas jurídicas distintas. Que formen parte de un mismo grupo de empresas no es razón suficiente que permita desconocer que se trata de dos personas jurídicas distintas y cuya esfera de actuación es singularizada, con independencia de como actúen en el mercado.

6. No cabe admitir la existencia de una licencia tácita sino que, conforme a lo que exige el art. 59.2 LDI, la escritura constituye un requisito de validez de la licencia. No acreditado (las actoras ni siquiera lo han alegado) que se haya cumplido ese requisito, no podemos considerar que concurra en Hansgrohe, S.A.U. el carácter de licenciataria del diseño objeto del proceso.

7. Por consiguiente, la legitimación activa de la referida demandante la deberemos analizar exclusivamente desde la perspectiva de su carácter de distribuidora de los productos que incorporan el diseño, que fabrica y comercializa su titular Hansgrohe AG.

8. El art. 13 de la Directiva 2004/48/CE , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, no permite sostener la idea de que la legitimación activa para el ejercicio de la acción de resarcimiento se extienda, para la tutela de los referidos derechos de propiedad intelectual (que incluyen los derivados de los diseños protegidos), más allá del ámbito delimitado por las reglas de legitimación establecidas por nuestra legislación en materia de diseño.

9. La legitimación para el ejercicio de las acciones de infracción y de indemnización de daños y perjuicios corresponde al titular del diseño, conforme a lo que resulta de los arts. 53 y 55 LDI, así como a los titulares de licencias (art. 61.1 LDI), carácter del que carece Hansgrohe, S.A.U., que es una mera distribuidora. Nuestra legislación no reconoce al distribuidor legitimación para el ejercicio de las acciones derivadas de la infracción de los derechos que atribuye el registro de un diseño.

10. No podemos considerar que se hayan ejercitado acciones distintas a las derivadas de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, tal y como resulta del propio escrito de recurso, en el que la parte ha tenido ocasión de precisar qué otro fundamento jurídico podía soportar su acción sin que lo haya hecho. Por consiguiente, el principio iura novit curia no puede ser interpretado en el sentido de que incorpore una invitación abierta para que el juez indague en todo el ordenamiento jurídico a la búsqueda de las diversas causas de pedir que pueden fundar los pedimentos de la parte. Tal y como el art. 218.1 LEC expresa, el juez está autorizado a corregir la incorrecta invocación de las normas jurídicas alegadas por las partes al describir la causa de pedir acudiendo a las normas que realmente la funden, pero no está autorizado a acudir a otras distintas de las que la partes "hayan querido hacer valer". Por consiguiente, no podemos considerar que la resolución recurrida haya incurrido en violación de esa norma procesal.

TERCERO. Diseño protegido y producto presuntamente infractor

1. Los diseños registrados que Hansgrohe afirma que la demandada ha violado son los que resultan de los siguientes gráficos, que extraemos de parte del documento núm. 10 de la demanda, el certificado de la OMPI acreditativo del registro. Concretamente, de la diversidad de diseños que ese certificado incorpora, las realizaciones que creemos que mejor nos permiten ilustrar el ámbito de protección invocado por la actora son las siguientes:

Los cuatro primeros dibujos corresponden a los grifos de lavabo y los cuatro últimos a los grifos de bidé.

2. Los grifos de lavabo y bidé de ALP-TRES de la demandada, presuntamente infractores son los que aparecen en las siguientes reproducciones:

CUARTO. Planteamiento del recurso de la demandada Grifería Tres

1. La demandada alegó, por la vía de la excepción, la nulidad del diseño registrado en el que la actora funda su demanda, si bien esta alegación la hizo de forma subsidiaria, esto es, para el caso de que no prosperara su alegación principal, que consistía en negar que su producto infringiera el diseño que la actora tiene registrado. La cuestión, se afirma en la contestación, está en interpretar qué concretos elementos del diseño y del producto se deben tomar en consideración al realizar el juicio comparativo, en suma, cuál es el alcance y extensión de la protección que la actora tiene concedida con el diseño registrado. En opinión de la demandada, algunos elementos esenciales que el diseño incorpora no merecen protección alguna porque se trata de formas que previamente al registro de la actora ya se encontraban incorporadas al acervo de las formas comunes en el sector de la grifería sanitaria, de manera que no admite que la actora haya creado esas formas sino que se basó en ellas e incorporó en su diseño únicamente tres concretas novedades, que son las únicas que merecen protección.

Entre las formas que ya se encontraban incorporadas al "acervo, estado o patrimonio de las formas", afirma que se deben incluir las dos siguientes características del diseño:

Primera, la combinación en un grifo monomando de cuerpos cilíndricos (cuerpo principal, caño y sombrerete con vástago), que considera que no es original ni exclusiva de HANSGROHE.

Segunda, la inclinación del cuerpo principal, que considera como un recurso conocido, largamente empleado y absolutamente convencional en cualquier modelo de grifería, que se presenta como variante de realización del modelo vertical, y que tampoco es original ni exclusivo de HANSGROHE.

A los únicos aspectos del diseño a los que la demandada reconoce originalidad son:

1º) La concreta forma de conexión entre el sombrerete y el vástago.

2º) La longitud relativa del vástago respecto del caño.

3º) El ángulo relativo del vástago con respecto al caño.

La razón por la que la demandada considera que el diseño invocado puede ser nulo consiste en su falta de singularidad. Y la razón por la que planteó la excepción de nulidad de forma condicionada se encuentra en que, de acuerdo con lo que expresa el apartado IV de la exposición de motivos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, del diseño industrial, los criterios de valoración del grado de diferenciación para determinar la infracción han de ser los mismos que los que han de servir para determinar la validez del Modelo.

2. La resolución recurrida rechazó la alegación de nulidad del diseño con los siguientes argumentos:

Primero y principal, que en realidad lo que se está invocando por la demandada no es la falta de singularidad sino la falta de novedad y los medios de prueba ofrecidos para acreditarla (fotografías de pequeño tamaño de 9 grifos distintos) no son el medio de prueba idóneo (porque no permiten dar relevancia a los pormenores) para realizar el juicio comparativo.

Segundo, y a mayor abundamiento, que en la medida en que la demandada ha admitido que no existían antecedentes de algunos detalles que el diseño incorpora (a los que habría que añadir el relativo a la inclinación del grifo, porque no considera acreditado que existieran antecedentes) debería concluirse que el diseño goza de novedad. A lo que debería añadirse la forma del corte del caño (en bisel), así como otras consideraciones contenidas en el informe pericial de la actora al que se remite.

Todo ello le lleva a concluir que, desde la perspectiva del usuario relevante (una persona especializada, con un profundo conocimiento del sector, capaz de diferenciar entre los diversos productos por detalles que un usuario no informado podría considerar menores), el diseño goza de singularidad.

3. El recurso de la demandada Grifería Tres insiste en la falta de singularidad del diseño, al menos desde la perspectiva de las cuestiones esenciales más relevantes para apreciar la impresión de conjunto, lo que debería determinar la nulidad del modelo industrial o, cuando menos, ser tomado en consideración a efectos del juicio comparativo. Y afirma que se equivoca la sentencia cuando expresa que la excepción de nulidad se basa en la falta de novedad, cuando lo que se afirmó en la contestación que no existe es singularidad, razón por la que no puede omitirse, como ha hecho la resolución recurrida, el examen de los documentos 3 a 14 de la contestación. Por otra parte, se afirma, la sentencia no sólo confunde la singularidad con la novedad sino que, para examinar ésta, utiliza un parámetro (la impresión que el diseño objeto del modelo produciría a un "consumidor informado") que es propio de la singularidad, no de la novedad.

El recurso se funda en este punto en las siguientes alegaciones:

a) La actora admitió durante la audiencia previa la existencia, con anterioridad a la fecha de prioridad del diseño internacional que invoca, de los grifos reproducidos en el informe pericial de la demandada (doc. 5 contestación) así como en los docs. 3 a 14 de la contestación.

b) El juez no ha tomado en consideración los medios de prueba aportados en los docs. 3 a 14 de la contestación, que acreditan la preexistencia de grifos inclinados y con formas muy similares al diseño de la actora, además de las fotografías que obran en la página 22 del escrito de contestación y el examen de esos medios de prueba era absolutamente relevante para la suerte del litigio.

c) Si las escasas diferencias que existen entre el diseño de la actora y las formas conocidas en la industria con anterioridad a la solicitud se aprecia que son suficientes para concluir que existe singularidad en el diseño registrado, también las diferencias que presenta la realización de los grifos de la demandada respecto del mismo tienen singularidad suficiente para excluir la infracción. Ese examen, afirma el recurso, no ha sido realizado por el juzgado a quo y es esencial para realizar correctamente el juicio sobre la infracción.

4. HANSGROHE se opuso al recurso de Grifería Tres alegando que el examen de los modelos anteriores es relevante a los efectos de examinar el requisito de singularidad, si bien, una vez determinado que el modelo presenta la singularidad exigible, el examen de dichos modelos no debe tomarse en consideración para examinar el alcance de la protección del modelo, puesto que el mismo claramente lo define el art. 47 LDI. En su opinión, lo relevante no son los modelos anteriores sino el margen de libertad del autor. Que deba existir una correlación entre ambos grados de diferenciación no significa que deba analizarse conjuntamente, a modo de totum revolutum , sino que debe mantenerse un mismo grado de exigencia para acceder a la protección como modelo y para determinar el alcance de dicha protección. Por lo demás, se trata de dos procesos analíticos diferenciados, que deben realizarse separada y ordenadamente en el tiempo. En opinión de HANSGROHE, el enfoque analítico que la adversa ha utilizado se encuentra en las antípodas del enfoque sintético que exige valorar el carácter singular del diseño, donde debe atenderse a la impresión general, esto es, la valoración de conjunto del diseño, razón por la que no puede sorprender que la sentencia haya concluido que lo planteado no era propiamente atinente a la singularidad sino a la novedad.

QUINTO. Correlación entre la extensión de la protección y el motivo de nulidad del modelo industrial

1. Los requisitos que deben concurrir para que pueda concederse protección a un diseño que se pretenda registrar son que el mismo tenga novedad (art. 6 LDI) y que presente singularidad (art. 7 LDI). A su vez, esos mismos requisitos marcan los límites de la protección que el diseño registrado merece frente a otros diseño ulteriores, se hayan registrado o no.

Resulta incuestionable que el diseño registrado por la actora cumple el primero de esos requisitos. La demandada no lo ha cuestionado y la resolución recurrida así lo ha reconocido cuando pone de manifiesto las diferencias que el diseño de la actora presenta con otros anteriores. Por consiguiente, procedería limitar el examen al requisito de la singularidad, único al que se extiende la controversia que plantean las partes. No obstante, será preciso hacer unas consideraciones previas sobre la novedad porque así lo exige el correcto examen de la singularidad.

2. El problema estriba en que no resulta fácil distinguir entre la novedad y la singularidad en un supuesto como el enjuiciado porque el diseño protegido incluye formas bastante comunes en el ámbito de los productos de grifería, de manera que no resulta fácil determinar qué concretas formas son las que deben ser tomadas en consideración al examinar la existencia de singularidad. Tanto es así que la resolución recurrida ha apreciado que la singularidad procede de la "combinación novedosa" de una pluralidad de formas anticipadas, que puede logar que la impresión general del conjunto resulte singular.

En suma, el problema fundamental que el caso plantea consiste en cómo debe examinarse la existencia del requisito de la singularidad, particularmente, qué concretos datos son relevantes para ello. Mientras que la parte actora pretende que se debe tomar en consideración de forma global el producto para hacer el juicio comparativo con el diseño, la demandada Grifería Tres sostiene que el juicio comparativo únicamente se puede llevar a cabo a partir de aquellos aspectos en los que se pueda estimar que el diseño que haya aportado novedades al previo estado de las formas en la industria. O, dicho de otra forma, que no se pueden tomar en consideración las formas que eran comunes en el momento del registro.

3. Compartimos el punto de vista de la demandada. Aunque el enjuiciamiento sobre la singularidad debe ser sintético (no analítico) y realizado desde la perspectiva de una visión de conjunto, no por ello debe hacerse desde la perspectiva de todos los elementos que el diseño registrado contiene sino que al realizarlo no se pueden tomar en consideración más que aquellos elementos en los que pueda considerarse que el diseño protegido haya introducido novedades en el estado de las formas, esto es, lo que propiamente podemos considerar que el registro protege. En otro caso se estaría extendiendo la protección a formas comunes, previamente conocidas y que por sí mismas no merecen protección, por el simple hecho de que el nuevo diseño las hubiera incorporado.

4. Buen ejemplo de ello lo ofrecen las STJUE de 20 de octubre de 2011 (asunto C-281/10 , Pepsico v. Grupo Promer y OAMI) y la Sentencia del Tribunal General de 18 de marzo de 2010 (asunto T-8/07 , Grupo Promer v. OAMI y Pepsico) , ambas recaídas en el mismo asunto, en el que se planteaba el mismo problema que en nuestro asunto, esto es, que el diseño registrado incluía formas comunes en la industria. Lo que hace el Tribunal General, y luego confirma el Tribunal de Justicia, para examinar si existe singularidad, es distinguir entre los aspectos que se podía tomar en consideración al realizar el juicio comparativo de aquellos que no podían tomar en consideración porque eran formas conocidas. Ello conduce a que el examen tenga un doble nivel: primero analítico y luego sintético. O bien puede explicarse ese proceder afirmando que si bien el examen es sintético ello no significa que el juicio comparativo no deba fundarse, lo que obliga a exponer las concretas razones en las que se funda. Esta motivación del juicio obliga a que el análisis, sin dejar de ser sintético, porque está hecho desde la perspectiva de la visión de conjunto, parezca analítico porque se refiere a concretas analogías y diferencias.

5. También compartimos con la demandada que, tal y como expresa el apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, los criterios de valoración del grado de diferenciación para determinar la infracción han de ser los mismos que los que han de servir para determinar la validez del Modelo. Ello significa que no le puede ser exigida a la realización de la parte demandada un grado de diferenciación más acusado que el observado por el diseño protegido respecto de las formas existentes en la industria en el momento del registro.

6. En suma, si bien la demandada acepta que su realización no está muy alejada del diseño protegido, sí lo está tanto como éste lo estaba del estado de las formas conocidas en el momento del registro. Ello nos obliga, aunque la demandada únicamente haya opuesto la excepción de nulidad de forma subsidiaria, a comenzar por el examen del grado de diferenciación que el diseño registrado presenta respecto del estado de las formas de la industria conocido en el momento del registro.

SEXTO. Examen de los aspectos en los que el diseño registrado presentaba novedad sobre el estado de las formas

1 . El art. 6 LDI regula el primero de los requisitos precisos para que un diseño pueda ser registrado y, por tanto, objeto de protección: que tenga novedad. Se considera nuevo cuando ninguno idéntico haya sido accesible al público antes de la fecha de la solicitud del registro.

2. La resolución recurrida admite que, si bien las formas concretas que presenta el diseño de la actora pueden considerarse anticipadas, no lo estaba el conjunto que integran, su combinación. Aunque refiera esta manifestación a la singularidad, lo que en realidad quiere afirmar es que existe novedad y que ésta no procede tanto de las concretas formas que presenta el diseño como de su combinación.

3. Efectivamente, no es novedoso que el cuerpo y el caño del grifo presenten forma cilíndrica, sino que esa forma estaba muy extendida con anterioridad al registro por la actora de su modelo en el año 2002, tal y como acredita la pericial aportada por la parte demandada, que hace referencia a una pluralidad de publicaciones (también aportadas a autos) de fecha anterior que lo reflejan.

4. Tampoco podemos considerar novedoso que el cuerpo aparezca ligeramente inclinado hacia adelante. Aunque la resolución recurrida no considere acreditado que esta forma era ya conocida, lo cierto es que el informe pericial de la demandada, que se refiere concretamente a un modelo de Creval que aparece reproducido en la revista Sala Baño, núm. 95 del año 2001 (doc. 5 contestación, folio 434), así como el modelo Schell de Acquacontrol, que aparece en el núm. 28 de la misma revista, también del año 2001 (doc. 7 contestación, al folio 436) son datos suficientes para que debamos considerar acreditada la existencia de esa forma en el mercado en el momento del registro por parte de la actora del modelo en el que funda las acciones ejercitadas en este proceso.

5. La novedad, por consiguiente, no se encuentra ni en que el diseño registrado incorpore dos cuerpos cilíndricos, ni en la inclinación del cuerpo principal o del caño porque todas esas formas eran conocidas e incluso usuales en el momento del registro. Y tampoco se encuentra en la existencia de determinadas proporciones de grosor o longitud entre los diversos cuerpos cilíndricos (cuerpo principal y caño) o entre el grado de inclinación de uno y otro, porque también esas formas ya eran conocidas, así como el hecho de que el cuerpo cilíndrico principal se encuentre coronado por un sombrerete del que sale un vástago, forma bastante común.

6. No obstante, si bien las principales características del diseño registrado las consideramos formas comunes, ello no nos lleva a concluir que no existe novedad. Creemos que la novedad procede de algunos detalles que el diseño incorpora, que estimamos que son suficientemente relevantes como para merecer la protección, esto es, sirven para distinguir sustancialmente el diseño de las formas previamente conocidas. Esos detalles son los siguientes:

i) La dimensión de vástago, apreciablemente más corta que el caño.

ii) La línea o correlación que forman el vástago con el caño, que no es paralela sino que es divergente.

iii) El encuentro entre el vástago y el sombrerete que se produce a ras de la superficie superior del sombrerete.

7. No se ha acreditado que ninguna de esas formas se encuentre anticipada y las mismas, particularmente si se toman en consideración de forma conjunta, presentan suficiente entidad como para que pueda entenderse que existe novedad, esto es, que el diseño registrado se distingue suficientemente de las formas previamente conocidas.

SÉPTIMO. Sobre la singularidad

1. De acuerdo con lo que establece el art. 7.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial , se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Así como en la novedad lo que se exige es que el diseño no sea idéntico o cuasi idéntico a otro anterior, en el carácter singular lo que se exige es que el diseño produzca una impresión general diferente de cualquier diseño o realización anterior. La protección no depende de que exista novedad, esto es, de que existan elementos singulares que sean diferentes de las formas anteriores conocidas en la industria sino de que la impresión general o de conjunto sea distinta.

3. Aunque ni la ley española sobre el diseño ni la Directiva europea (la Directiva 98/71/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998) establecen cuál es el grado de diferencia exigible para concluir que el diseño posea carácter singular, estimamos que no se exige que la diferencia sea notable aunque sí que sea clara. La propuesta de Directiva incorporaba el adverbio "notablemente" que se suprimió en el texto definitivamente aprobado. El considerando 13 de la Directiva emplea la expresión "difiere claramente" para referirse a la valoración del carácter singular.

4. El examen de la singularidad, y por tanto también el de la infracción, debe hacerse desde una perspectiva más amplia y abierta que el de la novedad. Mientras el de esta última se realiza de forma analítica y tomando una a una las características del diseño, el de la novedad es de conjunto y debe ser realizado de forma sintética. Ello concede un relieve importante a cuestiones tales como la combinación de formas previamente conocidas. Y en ese sentido es importante tomar en consideración que si bien la demandada ha acreditado que una parte sustancial de las características del diseño de la actora ya estaban anticipadas, no ha acreditado que también lo estuviera su combinación, que es la que contribuye a conceder al diseño registrado una visión de conjunto claramente distinta de las conocidas en las formas incorporadas a la industria de la grifería.

OCTAVO. Sobre el grado de libertad del autor

1. Tampoco podemos olvidar que, conforme resulta del art. 7.2 LDI, para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño. Y también sobre la forma en la que debe ser apreciada esa libertad del autor existe discrepancia entre las partes: mientras que para Hansgrohe esas circunstancias únicamente deben ser aquéllas que están ligadas al producto y a sus exigencias técnicas, Grifería Tres sostiene que también deben ser tomadas en consideración las tendencias del mercado.

2. Como decíamos en nuestra Sentencia de 17 de septiembre de 2009 (RA 382/2008), el grado de libertad del diseñador depende de la naturaleza del producto al que se aplica el diseño, de sus exigencias técnicas o funcionales, del sector al que pertenece el diseño, así como de las tendencias o márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modas de la época (como dice el Legislador en la Exposición de Motivos, IV). Si el grado de libertad del autor al desarrollar el diseño es muy reducido, el usuario informado tenderá a fijarse más en los detalles que distinguen los dos diseños, imponiéndose en mayor medida dichas diferencias en la impresión global que le produce el diseño. Así, cabe concluir que cuanto mayor sea el grado de libertad del autor del diseño denunciado, mayor deberá ser el grado de diferenciación que debe presentar respecto al diseño protegido.

3. Nos inclinamos por pensar que las tendencias del mercado respecto de las formas de un producto no resultan completamente irrelevantes desde la perspectiva del examen del grado de libertad del autor. Así se ha sostenido, al menos de manera indirecta en la Sentencia del Tribunal General de 18 de marzo de 2010 (asunto T-8/07 , Grupo Promer v. OAMI y Pepsico). El apartado 68 de esa resolución toma en consideración que la libertad del autor del diseño se encuentra muy limitada (" seriamente restringida ") ya que el paradigma de producto (tazos) se circunscribe a un pequeño disco plano o casi plano sobre el que pueden imprimirse imágenes en color y, a menudo, el disco es convexo hacia el centro, precisándose que es poco probable que un rapper o tazo que no reúna esas características tenga aceptación en el mercado.

La STJUE de 20 de octubre de 2011 (asunto C-281/10 , Pepsico v. Grupo Promer y OAMI) no entra en esa cuestión porque considera mal formulado el motivo que se refiere a la misma, si bien hace referencia en su apartado 40 a la posición sostenida por la OAMI respecto a que las exigencias del mercado suponen una verdadera limitación de la libertad del autor, apreciación que compartimos.

4. En el supuesto que enjuiciamos no puede hablarse en un sentido tan estricto de una "exigencia del mercado", esto es, de un requisito sin el cual el producto no podría entrar en el mercado, si bien las tendencias del mercado, cuando son tan acusadas como en el caso ocurre, se aproximan mucho a una verdadera exigencia de mercado. Por consiguiente, si bien en principio existe un alto grado de libertad en el diseño del producto (unos grifos de lavabo y de bidé), está acreditado que desde el momento en que se popularizaron los sistemas que mezclan agua fría con agua caliente y el monomando, las tendencias del mercado han conducido a un importante acercamiento entre algunas formas básicas en el diseño de la grifería, entre las que se encuentra la incorporación de un (i) cuerpo central cilíndrico, (ii) el caño con forma de otro cilindro más pequeño y (iii) un mando único situado en la parte superior del cilindro central con forma de sombrerete con un vástago de forma cilíndrica.

NOVENO. Sobre el usuario informado

1. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011, asunto C-281/10 P (asunto Pepsico) en sus apartados 53 y 54 define el concepto de usuario informado afirmando que " constituye un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate". Y, en el supuesto enjuiciado en aquel caso, el Tribunal de Justicia admite que "el usuario informado pertinente (...) podría ser un niño de unos 5 a 10 años de edad o un director de técnicas de comercialización de una sociedad fabricante de productos".

2. Por otra parte, en cuanto al grado de atención del usuario informado, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011 nos recuerda que, si bien éste no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase, por analogía, la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97 , Rec. p. I 3819, apartados 25 y 26), tampoco es un experto o técnico capaz de observar con detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto. De este modo, el adjetivo «informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos.

3. En el supuesto que aquí enjuiciamos el usuario informado de referencia a los efectos de realizar la comparación entre el diseño registrado y el producto presuntamente infractor no tiene por qué ser único. La resolución recurrida acepta como usuario informado a los "operadores de la construcción", que son quienes deciden qué grifería instalan en las obras que ejecutan. Las partes no discrepan sustancialmente de esa apreciación, aceptando que no es el usuario final medio de los grifos sino un experto, un contratista que sabe distinguir por los pequeños detalles entre las tendencias que marcan la moda. Ello no resulta incompatible con el hecho de que también se pueda incorporar como usuario informado a un pequeño sector de usuarios finales, si bien únicamente a aquellos especialmente preocupados con las tendencias del mercado, o bien a los técnicos o decoradores por quienes se dejan asesorar. Por consiguiente, en cualquier caso, estaríamos hablando de un usuario especialmente conocedor de las tendencias del mercado y capaz de distinguir entre los diversos productos de grifería por pequeños detalles.

DÉCIMO. Juicio comparativo

1. La comparación entre el diseño que la actora tiene registrado y el producto presuntamente infractor debe hacerse, como ya hemos anticipado, descontando aquellas características del diseño registrado que no cuentan con protección porque se trataba de formas comunes en el momento del registro. Ello nos lleva a que el juicio comparativo deba hacerse esencialmente a partir de las concretas características del producto que podemos considerar que presentaban novedad y a las que únicamente se extiende la protección que el registro concede a su titular. Esas características son, según hemos anticipado, las siguientes:

i) La dimensión del vástago, apreciablemente más corta que el caño.

ii) La línea o correlación que forman el vástago con el caño, que no es paralela sino que es divergente.

iii) El encuentro entre el vástago y el sombrerete que se produce a ras de la superficie superior del sombrerete.

2. Ilustramos algunas de esas características con la reproducción de algunos de los detalles del diseño protegido, que extraemos de la propia certificación aportada como documento núm. 10 de la demanda:

3. La comparación con los grifos de la demandada presuntamente infractores exige que una vez más reproduzcamos fotografías correspondientes a su diseño, aunque no ofrezcan un detalle tan significativo:

4. La comparación entre el producto de la demandada y el diseño protegido ofrece las siguientes diferencias:

i) Es distinta la proporción que existe entre la longitud del caño y el vástago. Mientras en los grifos de la demandada prácticamente son de la misma longitud, en el diseño protegido la longitud del vástago es apreciablemente más corta.

ii) La línea que mantienen entre sí el caño y el vástago es paralela en la realización de la demandada mientras que en el diseño protegido el vástago mantiene una trayectoria divergente ofreciendo una sensación de mayor distancia o amplitud respecto del caño.

iii) El encuentro entre el vástago y el sombrerete se produce en el diseño registrado a ras de la cara superior del sombrerete mientras que en el producto de la demandada el encuentro se produce unos milímetros por debajo de la parte cara superior del sombrerete.

5. La diferente proporción que existe entre la longitud del caño y la del vástago es un dato relevante desde la perspectiva de nuestro usuario informado que no puede dejar de apreciar las diferencias que existen entre el diseño registrado y la realización de la demandada. Se trata de una diferencia con notable incidencia en la impresión de conjunto.

6. Más apreciable incluso es la diferencia que presentan los grifos realizados por la demandada respecto del diseño registrado por la actora en cuanto al ángulo en el que se encuentra el caño respecto del vástago. A pesar de los esfuerzos realizados por el perito de la actora, que de forma algo engañosa no compara uno y otro elemento en igualdad de condiciones sino que hace la comparación (en la reproducción gráfica que el informe incorpora de los elementos a comparar) entre el diseño en posición de grifo cerrado y la realización de la demandada en posición de grifo abierto, con lo que consigue crear una falsa apariencia de que en este punto no existe diferencia, lo cierto es que existe y muy notable. En la realización de la demandada el vástago es completamente paralelo al caño, mientras que en el diseño registrado es claramente divergente, mostrando un importante ángulo de divergencia que ofrece una impresión de conjunto muy distinta que no podría haber pasado inadvertida a nuestro usuario informado, capaz de distinguir detalles como éste.

7. También es apreciable la diferencia existente entre la forma en la que se encuentra el vástago con el sombrerete en el diseño registrado y como lo hace en la realización de la demandada. Mientras ésta podemos considerar que sigue la pauta más común en el sector, produciéndose la inserción unos milímetros por debajo de la superficie superior del sombrerete, el encuentro se produce en el diseño protegido a la altura misma de la cara superior del sombrerete, de forma que ese encuentro produce una impresión muy diversa a la del producto de la demandada. Tampoco esta diferencia podía pasar inadvertida a nuestro usuario informado, particularmente porque se encuentra en un punto esencial desde la perspectiva de la aproximación visual a ambas realizaciones (la del diseño y la del producto).

8. También debemos tomar en consideración, para hacer el juicio comparativo lo que hemos expresado en el fundamento séptimo, apartado 4, al tratar sobre la singularidad, esto es, que también ostenta protección la particular disposición que presentan el cuerpo y el caño, ambos inclinados sobre el sanitario. Si bien en este punto lo relevante es precisamente la combinación de ese idéntico grado de inclinación de uno y otro, es decir, que la inclinación se produzca mientras mantienen ambos cilindros entre sí una línea casi perpendicular. Está acreditado que era conocida la combinación de los dos cilindros cónicos (el cuerpo y el caño) de forma perpendicular entre sí, aunque manteniendo ambos una línea paralela con la horizontal del sanitario; la propia demandada había comercializado con anterioridad un grifo con esas formas muy parecido en su estructura general a los cuestionados en este proceso. La diferencia sustancial es que los ahora cuestionados aparecen inclinados sobre la horizontal de los sanitarios, como el diseño de la actora.

No obstante, el grado de inclinación no parece ser idéntico en ambos casos sino que es más acusado en la realización de la demandada que en el diseño de la actora.

9. Tomando en consideración todas esas circunstancias de forma conjunta concluimos en que el usuario informado de referencia puede distinguir claramente entre los diseños registrados de la actora y las realizaciones conocidas como ALP-TRES de la demandada, concretamente, de los modelos núm. 183103, 183120, 188103 y 188120, lo que permite concluir que no existe infracción.

A pesar de que el grado de inclinación no sea idéntico, éste no estimamos que sea un dato suficiente para excluir que la impresión de conjunto fuera distinta. No obstante, la incidencia en la impresión de conjunto de los detalles concretos en los que difieren el diseño registrado y las realizaciones presuntamente infractoras nos llevan a apreciar que entre uno y otras existen claras diferencias, al menos en la misma medida en la que esas diferencias concurren entre el diseño protegido y las formas comunes en la industria en el momento del registro.

DÉCIMO. Costas

Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposición de las costas a Grifería Tres, al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

Aunque no se haya estimado su recurso, tampoco procede hacer imposición de las costas correspondientes al recurso de Hansgrohe, atendidas las dudas de hecho y de derecho que el caso plantea.

Tampoco procede hacer imposición de las costas de la primera instancia, a pesar de que la demanda se haya desestimado íntegramente, atendidas las dudas de hecho y de derecho que el caso plantea, ni siquiera en el caso de la demanda de Hansgrohe, S.A. ( art. 394.1 LEC ).

Fallo

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Grifería Tres, S.A. y desestimamos íntegramente el interpuesto por Hansgrohe AG y Hansgrohe, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Barcelona de fecha 1 de septiembre de 2010 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos íntegramente. En su lugar, desestimamos íntegramente la demanda de Hansgrohe AG y Hansgrohe, S.A. contra Grifería Tres, S.A.

No hacemos imposición de las costas de ninguna de las dos instancias.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Firme que sea, remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.