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02/12/2021
Sentencia CIVIL Nº 167/2021, Juzgados de lo Mercantil - Murcia, Sección 2, Rec 549/2016 de 17 de Junio de 2021
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Orden: Civil
Fecha: 17 de Junio de 2021
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Murcia
Ponente: CANO MARCO, FRANCISCO
Nº de sentencia: 167/2021
Núm. Cendoj: 30030470022021100197
Núm. Ecli: ES:JMMU:2021:7844
Núm. Roj: SJM MU 7844:2021
Encabezamiento
AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE 2, MÓDULO 2,2ª PLANTA, CP. 30011 MURCIA
Equipo/usuario: AGP
Modelo: S40000
Procedimiento origen: /
DEMANDANTE D/ña. AROM, S.A.
Procurador/a Sr/a. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ FOULQUIE
Abogado/a Sr/a. ANTONIO JOSE VELA BALLESTEROS
DEMANDADO D/ña. PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L.
Procurador/a Sr/a. ANTONIO RENTERO JOVER
Abogado/a Sr/a.
En Murcia, diecisiete de junio de dos mil veintiuno.
Vistos por mí, Francisco Cano Marco, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil número dos de Murcia, los presentes autos de Juicio Ordinario 549/2016, promovidos por AROM SA, representada por el/la Procurador/a HERNANDEZ FOULQUIE y defendido/a por el/la Letrado/a VELA BALLESTEROS, contra PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L., representado/a por el/la Procurador/a RENTERO JOVER y defendido/a por el/la Letrado/a ANNA FIGUEROLA, en este juicio que versa sobre derecho de marcas y competencia desleal, y atendiendo a los siguientes:
Antecedentes
'a).- Que mis mandantes ostentan frente al demandado un derecho anterior exclusivo, basado en sus signos exclusivos, sobre el diseño y las demás señas de identidad de sus envases que se constituyen por el objeto de las marcas de su titularidad.
b).- Que la adopción y uso por el demandado de dichas señas de identidad en los envases de sus productos y las denominaciones JABON DE LA ABUELA / LA ABUELA es incompatible con los derechos marcarios de mi mandante y la solicitud como marca constituye una actuación de mala fe por vulneración de los derechos de las marcas de mi mandante, según el art. 40 de la Ley de Marcas.
c).-La nulidad de la marca 3079405 LUBREX EL JABON DE LA ABUELA LIQUIDO, para distinguir productos de la clase 03ª del Nomenclátor internacional, por cuanto infringe las marcas españolas de mi mandante no 2335470 ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA (Gráfica), no 3107456 'JABON DE LA ABUELA' y la no 3093978 'LA ABUELA'.
d).- Por tanto, al objeto de cumplir con la acción de cesación, la demandada deberá cambiar el aspecto del diseño de los envases de los productos, en un plazo que deberá ser fijado judicialmente en atención a las circunstancias del caso, eliminando cualquier parecido con los de mi representada con la orden de cesar y abstenerse en el futuro de hacer uso de dicho diseño de los envases en relación con los productos de la clase 31 a del nomenclátor internacional.
e).- Que, la utilización en los envases de los productos de la demandada de los elementos identificativos de las marcas de mi mandante, constituye un acto de competencia desleal, contrario a la buena fe por la conducta de la demandada consistente en la aproximación a las señas de identidad de mi cliente en los elementos identificativos de sus envases de los productos ya señaladas en el relato fáctico de esta demanda.
f).- Que, dicho acto desleal constituye un acto de confusión e imitación y explotación de la reputación ajena según los arts. 6, l l y 12 de la Ley de Competencia Desleal
g).- Que en consecuencia la sociedad demandada, deberá cesar inmediatamente en la utilización de dicho diseño en los envases de los productos y la denominación JABON DE LA ABUELA / LA ABUELA, que se asemejan a los de mi representada, permitiéndosele exclusivamente un uso que no sea incompatible con los de mi mandante y destruir a su sola costa y responsabilidad cuantos productos infractores y material publicitario (tal como placas, catálogos, sellos, tarjetas de visita, cartonajes, sobres, entre otros) que ilegítimamente incorpore la Marca LA ABUELA / JABON DE LA ABUELA sean de la propiedad u obren en su poder, teniendo intervención esta parte que deberá ser preavisada con un mínimo de cinco días, y llevándose dicha destrucción con sujeción a las normas administrativas de eliminación de residuos, con constancia notarial .
h)Indemnizar a mi mandante por los daños y perjuicios económicos causados conforme a las bases que han quedado sentadas en el cuerpo de la presente demanda (regalía del 10% al 15% sobre la facturación de todos los productos marcados como 'LA ABUELA y JABON DE LA ABUELA' por la adversa por cuyas bases se han sido cuantificadas y, subsidiariamente a lo anterior, procederá a indemnizar a mi mandante, sin necesidad de prueba y como responsabilidad objetiva en el 1 % de la cifra de negocios realizada por las demandadas con los productos infractores, como permite el art. 43.5 de la LM.
i).- Satisfacer solidariamente las demandadas una multa coercitiva diaria de 2.000 euros mientras no se lleven a cabo en su integridad y de modo efectivo la totalidad de las condenas.
j).- A publicar íntegramente la sentencia en la página web de la demandada www.palc.es por el período de un año, de modo visible, su Fallo y en un periódico de ámbito nacional y/o en una publicación específica del sector de la distribución de productos de limpieza, a elección de la actora y a costa de la demandada.
Y asimismo en ambos casos condene a la demandada:
a).- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
b).- Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada.'
1.La parte actora es titular de las siguientes marcas;
Marca española nº 2.335.470 'ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA', denominativa, en clase 3, solicitada el 26 de julio de 2000 y registrada desde el 14 de mayo de 2002.
Marca española nº 3.093.978 'LA ABUELA' mixta, en clase 3,
solicitada el 14 de octubre de 2013 y registrada desde el 6 de febrero de 2014.
Marca española nº 3.107.456 'JABON DE LA ABUELA' mixta, en clase 3,
solicitada el 23 de enero de 2014 y registrada desde el 1 de julio de 2014
2. La parte demandada es titular de la Marca española n o 3.079.405 'LUBREX JABON DE LA ABUELA'( mixta) en clase 3,
solicitada el 12 de Junio de 2013 y concedida el 3 de octubre de 2013.
3. La demandante es además titular de la marca española ARRIXACA y la demandada titular de la marca española LUBREX para productos de la clase 3.
4. Los signos y marcas a que se refiere el presente procedimiento se emplean por demandante y demandada para comercializar detergentes, friegasuelos y otros productos de limpieza.
5. La empresa demandante y la demandada tienen su sede en la Región de Murcia, la demandante en la localidad de Molina de Segura realizando su actividad desde 1971 y la demandada en la localidad de Las Torres de Cotillas, siendo la Región de Murcia el mayor ámbito de comercialización de los productos de una y otra empresa.
6. En fecha 18 de Noviembre de 2015 la actora remitió un Burofax a la demandada al objeto de advertirle de la existencia de sus derechos prioritarios sobre las marcas ARRIXACA JABON DE LA ABUELA, JABON DE LA ABUELA Y LA ABUELA y advertirle que el uso llevado a cabo infringía y era incompatible con dichos derechos, por existir un riesgo de confusión; y solicitarle que renuncie al registro de la marca impugnada y cese en el uso de la misma y en la conducta desleal.
La carta fue contestada por comunicación fechada el 29 de Diciembre de 2015 en la que se ponía de manifiesto que las marcas eran compatibles, que los productos eran distinguibles y que la marca se encontraba concedida, habiendo finalizado el plazo de oposición.
7. Las ventas efectuadas por la demandada de productos por ella elaborados con los signos LA ABUELA/ EL JABON DE LA ABUELA desde el año 2015 a 2019 ascienden a la suma total de 1.363.264,12 euros.
8. La demandada ha comercializado con la indicación LA ABUELA/ JABON DE LA ABUELA diversos productos incluidos en la clase 3 del nomenclátor internacional, entre otros, los siguientes;
Fundamentos
Con carácter previo al análisis de las alegaciones de las partes, procede indicar que los hechos declarados probados en el antecedente de hecho quinto resultan acreditados con la documental obrante en autos y no controvertidos entre las partes salvo el número 7.
El hecho probado nº 7 resulta de la pericial y documental obrante en autos en los términos que se razonarán en el fundamento de derecho séptimo.
Conviene indicar que las referencias que se efectuarán en la presente sentencia lo serán al articulado de la Ley de Marcas existente al tiempo de los hechos y al tiempo de la demanda y, por tanto, anterior a la reforma efectuada en dicha Ley por Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre.
De la lectura de la demanda y su suplico y de lo afirmado por la parte actora en fase de conclusiones resulta complicado deslindar que concretas acciones se ejercitan y en base a que fundamentación.
2. Así, no cabe duda que la actora ejercita una acción de nulidad de la marca de la demandada n o 3.079.405 'LUBREX JABON DE LA ABUELA'( mixta).
Pero si bien en el hecho primero de la demanda y durante todo el cuerpo de la mismas afirma que dicha nulidad sería relativa y por infracción del art. 6.I.b) Ley de Marcas, en el suplico indica, además, que la solicitud como marca constituye una actuación de mala fe, lo que nos llevaría a la nulidad absoluta de marcas prevista en el artículo 51.1.b de la de la Ley de Marcas, Ley 17/2001, que establece que el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
La actora solo trata de la mala fe en el cuerpo de la demanda, pero referida a la infracción en materia de competencia desleal que ejercita acumuladamente.
Así, en la demanda solo se introduce la mala fe para indicar;
No obstante lo anterior, entiende este juzgador que la expresa petición en el suplico permite analizar la mala fe en el ámbito de la infracción marcaria, tal y como se hará en la presente sentencia.
3. Solución distinta debe darse en relación a la cuestión de la supuesta notoriedad de las marcas de la actora. Y es que, como hemos visto en el párrafo transcrito, la alegación de notoriedad de los signos de la actora solo se trata en la demanda en relación a la acción sobre competencia desleal.
Ni en el suplico ni en el cuerpo de la demanda se relaciona la notoriedad con la infracción marcaria, en tanto que en fase de conclusiones la actora trata de incluir la notoriedad como fundamento esencial de la acción marcaria, lo cual resulta improcedente en ese momento procesal.
Se aprecia con claridad que en la demanda la cuestión de la notoriedad solo se vincula con la acción de competencia desleal en el siguiente párrafo de la demanda;
Por lo tanto, la notoriedad de la marca de la actora no puede analizarse en la presente sentencia en torno a la infracción marcaria.
4. Por otro lado, resulta claro que la actora igualmente ejercita una acción de infracción de sus marcas conforme al artículo 34. 2 b) de la Ley de Marcas, ejercitando las acciones civiles que le permite el artículo 41 de la Ley de Marcas, y no solo en relación a la marca registrada de la demandada sino a los diferentes signos y formas de comercialización que lleva a cabo la demandada a su juicio similares a los registrados por la actora. Y sobre esta acción también se resolverá en la presente sentencia.
Relacionado con lo indicado en el anterior fundamento, y, por tanto, con las acciones que pueden analizarse en la presente sentencia, se encuentra la cuestión relativa a la acumulación de acciones en materia de marcas y de competencia desleal que la parte actora realiza en su demanda.
1.- Sobre la compatibilidad de ambas acciones la STS de 11 de marzo de 2014 indica;
' Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.
Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: '(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso -en tanto la caducidad no se declare-. En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.
Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo'.
El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva').
Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.
De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.
De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria. Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.
En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.
2. En el caso de autos no se aprecia en la demanda una diferenciación de los fundamentos fácticos relativos a la supuesta infracción marcaria y a la de competencia desleal.
Es cierto que en los hechos y en los fundamentos de derecho de la demanda, mediante su análisis en ocasiones por separado, se pretende analizar las circunstancias concurrentes de modo independiente, pero todo nos lleva a hechos que son perfectamente incardinables en la infracción marcaria sin que aprecie este juzgador, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.
Así, la parte actora basa fácticamente su demanda en la titularidad sobre varias marcas que contienen los términos, a su juicio originales, LA ABUELA/ EL JABON DE LA ABUELA, y en la imitación o uso que la parte demandada está realizando de las mismas mediante la marca registrada por la demandada o la inclusión de estos términos en los productos que comercializa con un evidente riesgo de confusión.
No existen hechos adicionales de los que se desprenda que la actora pretende proteger el correcto funcionamiento del mercado más allá de la protección que pretende del derecho sobre su marca.
Así, en la demanda puede leerse;
La actora habla aquí de imitación de prestaciones empresariales ajenas con la modificación de envases, pero todo denota que lo que la actora pretende demostrar que se imitan son las marcas registradas a cuyo efecto trata del riesgo de confusión y asociación propio de la infracción marcaria.
Únicamente, como decíamos en el fundamento anterior, la demanda introduce como hecho novedoso en materia de competencia desleal la cuestión de la notoriedad de sus signos derivada, según afirma, de una acreditada reputación desde 1971.
Pero es evidente que la notoriedad de su marca pudiera haberla tratado en el ámbito de la infracción marcaria conforme a la definición contenida en el artículo 8Ley de Marcas, en su redacción anterior a Real Decreto-ley 23/2018, y por tanto vigente al tiempo de la demanda, y a la protección contenida en el artículo 52Ley de Marcas.
No obstante lo anterior, y a mayor abundamiento, procede indicar, como afirma la demandada, que la actora no ha logrado acreditar la notoriedad de sus marcas en el presente procedimientos. Así, en torno a este hecho en la demanda únicamente se alega que la actora fue fundada en 1971 y fabrica productos en las distintas categorías de higiene personal, belleza y cuidado masculino y femenino, cuidado e higiene infantil, hogar y peluquería personal.
Adjunta la actora catálogos de sus productos, cuya realidad no niega la demandada, pero se entiende que son catálogos actualizados extraídos al tiempo de la demanda de su página web, y que, por tanto, no acreditan la antigüedad en la fabricación de estos productos.
También se afirma en la demanda que dos de los productos de la actora con mayor acogida en el mercado son los de limpieza que se comercializan con las marcas ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA 'JABON DE LA ABUELA y 'LA ABUELA', tanto en forma de detergente concentrado y friegasuelos, pero no se aporta documentación, ni medio de prueba alternativo alguno, para acreditar esta afirmación.
Resulta acreditado que la actora es titular de la marca ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA desde el año 2002, pero esta mera circunstancia tampoco acredita la notoriedad de la marca de la actora.
Finalmente, la actora afirma en la demanda en relación a sus marcas 'su profusión de apariciones en medios de publicidad, que hace que sean reconocidos fácilmente por los consumidores', pero negada esta circunstancia por la demandada, nada se acredita sobre dichas apariciones.
Para acreditar la notoriedad la actora pudiera haber aportado, como es habitual, estudios de mercado, inversión en publicidad, datos de facturación o cualesquiera otros medios similares, pero nada de eso ha sido traído por la actora al procedimiento, más allá de la titularidad de la marca ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA desde el año 2002.
En consecuencia, no cabe analizar la acción de competencia desleal que se ejercita en la demanda, y tampoco cabe tener por acreditada la notoriedad de la marca de la actora.
1.Resuelto lo anterior, y entrando a resolver sobre el fondo de las cuestiones planteadas, procede analizar, en primer lugar, la acción ejercitada de nulidad absoluta de marca prevista en el artículo 51.1.b de la de la Ley de Marcas, Ley 17/2001, siendo que la actora afirma en el suplico de la demanda que 'la solicitud como marca constituye una actuación de mala fe.'
El citado artículo 51.1b, en su redacción vigente al tiempo de la demanda, establecía que el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
2.Por lo tanto, la posibilidad de declarar la nulidad de la marca por este motivo gravita sobre el concepto de mala fe.
La buena o mala fe consiste, como señala la sentencia del TS de 22 de junio de 1995, en un concepto jurídico, apoyado en la valoración de las conductas que se deducen de unos hechos. En el caso, además, de la 'buena fe' ha de tenerse presente que su concurrencia se presume, de manera que la carga de la prueba sobre los hechos incumbe a quien la niega, mediante la acreditación de actos que demuestren la mala fe.
Por su parte, la STS de 23 de noviembre de 2010 define la mala fe en los siguientes términos;
'La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes.'
Igualmente, la STS de 9 de mayo de 2016 resume la doctrina del TJUE sobre la materia, cuando afirma;
'El art. 51.1 b) LM, que incorporó a nuestro Derecho interno una norma facultativa formulada por el art. 3.2 d) de la Directiva 2008/95/CE, sanciona con nulidad absoluta la marca obtenida con mala fe del solicitante. La jurisprudencia comunitaria (verbigracia, STJCE de 11 de junio de 2009, asunto C-529/07, caso Lindt ) ha establecido los siguientes requisitos para la apreciación de mala fe a estos efectos:
a)Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero (en este caso, la actora) venía utilizando un signo confundible con la marca solicitada.
b)La intención del solicitante de impedir que un tercero (nuevamente, la demandante) continúe utilizando un signo.
2.- Como reitera la STJUE de 27 de junio de 2013, asunto C-320/12, caso Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd:
«26. Consta que la redacción del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 no contiene definición alguna del concepto de «mala fe», el cual tampoco se define en los otros artículos de dicha Directiva. Dicha disposición no contiene tampoco ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros en lo que respecta a este concepto. Por tanto, el sentido y el alcance del mencionado concepto deben determinarse a la luz del contexto en el que se inserta la disposición de que se trata de la Directiva 2008/95 y el objetivo perseguido por ésta».
[....]
«36. [..] la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , Rec. p. I-4893, apartados 37 y 40 a 42)»'
3. En el presente procedimiento la parte actora únicamente justifica la mala fe de la demandada en el conocimiento que ésta debía tener de la marca de la actora al tiempo de su registro.
Y ello dado que, por un lado, la actora da por sentado en la demanda la notoriedad de sus productos, cuestión que ya hemos desestimado en el fundamento anterior.
Además, se afirma en la demanda que cuando la demandada comenzó su actividad es presumible que realizara un estudio de mercado y tomara conocimiento de las marcas competidoras, y más teniendo en cuenta la proximidad geográfica de los centros de producción y el ámbito de distribución del producto.
Parte la actora de una presunción que no es compartida por este juzgador, pues la práctica demuestra que no siempre se hacen los citados estudios, y la falta de acreditación de notoriedad por la actora impide tener por lógico dicho conocimiento, con lo que el conocimiento afirmado por la actora resulta huérfano de prueba.
Por otro lado, en torno al elemento objetivo de mala fe, y queriendo introducir en cierto modo el necesario elemento subjetivo, la actora afirma en su demanda que;
'Mi mandante que conoce perfectamente a la Entidad demandada no sólo por la proximidad geográfica sino por la real situación de competencia y concurrencia en el mercado de los productos de limpieza, ha seguido de cerca la actuación desleal de esta empresa que ha variado la línea de sus marcas 'LUBREX' para asimilarlo al de mi mandante, procediendo utilizar la denominación JABON DE LA ABUELA y la imagen de una ABUELA en su línea de detergentes y friegasuelos que mi mandante lleva usando desde hace años, actuación imitadora de las prestaciones empresariales de mi mandante.
Y así, mi mandante detectó en el mercado el nuevo envase donde se procede a utilizar la denominación 'EL JABON DE LA ABUELA' con de la representación gráfica de LA ABUELA. utilizando los mismos colores de envase que la empresa que represento.
Adjunto como
Como
Para corroborar esta actuación desleal esta parte ha encargado un Informe Pericial dónde se analiza la variación del producto llevada a cabo por la competidora que adjunto acompaño como
La lectura de los anteriores párrafos demuestra, como indicamos en el fundamento de derecho primero y segundo, la confusión que realiza la actora entre infracción marcaria y la de competencia desleal.
En cualquier caso, y como indicábamos en el fundamento primero, el hecho de que en suplico de la demanda se postule la nulidad absoluta de la marca por mala fe, nos lleva a analizar este hecho en el presente fundamento.
Y resulta acreditado que la demandada ha utilizado los distintos signos e imágenes que se indican por la actora, y que aparecen en el informe pericial ( documento nº 25 de la demanda) que se da aquí por reproducido en este punto, lo cual no es negado por la demandada, pero lo que la demandada sí que niega es que exista la evolución o variación de sus productos o marcas y mucho menos con intención alguna.
Así, el informe pericial aportado por la actora trata de reflejar dicha evolución haciendo referencia a un orden cronológico de aparición de diversas etiquetas en el mercado por parte de la demandada, llegando a afirmar que la marca LUBREX desaparece, y tras el requerimiento de la actora de 18 de noviembre de 2015, vuelve a aparecer. Pero la demandada niega, como decíamos esta evolución, y preguntado al perito en el acto de la vista sobre cómo se había cerciorado del orden cronológico de aparición de los productos que indica en su informe, éste afirma que dicha información se la había proporcionado la actora.
Y la actora no acredita en modo alguno la evolución que pretende, y ello ya que a partir del documento nº 18 aporta documentos de publicidad o incluso compra de productos de la demandada, pero se entiende que estos documentos son de la misma fecha y que al tiempo de la demanda estaban todos en el mercado, como resulta igualmente del acta notarial aportada, por lo que no resulta probada una actuación planificada por parte de la demandada para alejarse o acercarse a la marca de la actora y que finalmente hubiera culminado con el registro de su marca concurriendo mala fe.
A la vista de todo lo anterior, debe desestimarse la nulidad absoluta de la marca que postula la actora.
Desestimada la anterior causa de nulidad, en segundo lugar, ejercita la parte actora acción de nulidad relativa de marca registrada en base al artículo 52.1 de la Ley de Marcas en relación con el artículos 6.1 b.
El artículo 6.1 b de la Ley de Marcas establece 'No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.'
2. Sobre el riesgo de confusión se pronuncia, entre otras muchas, la STS de 11 de marzo de 2014 indicando;
'14. No es la primera vez que nos referimos a cuáles son estas directrices que enmarcan el juicio de confusión ( Sentencia núm. 433/2013, de 28 de junio ). Son las siguientes:
i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ),Lloyd c. Klijsen].
ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].
iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma].
iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: ' así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).
v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen]
vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre).'
3. Vista la jurisprudencia sobre la materia, en el presente caso la primera cuestión a aclarar es la relativa a cuáles deben ser los signos a comparar.
La parte actora parece querer comparar las tres marcas denominativas y mixtas de su titularidad indicadas en el hecho quinto con la marca mixta de la demandada 'LUBREX JABON DE LA ABUELA'
Pero asiste la razón a la demandada cuando afirma que las marcas mixtas de la actora no pueden ser utilizadas en esta comparación dado que son posteriores a la de la demandada. Todo ello tal y como resulta probado en base a la documentación registral aportada en demanda y contestación, y con conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 Ley de Marcas.
Por tanto, las marcas a comparar serán;
La denominativa de la actora;
'ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA'
Y la mixta de la demandada;
'LUBREX JABON DE LA ABUELA'
4. Fijados los signos a comparar,
1) que no puede existir riesgo de confusión real por cuanto el consumidor no percibirá la expresión 'jabón de la abuela' como una marca, si no como una expresión descriptiva de las características del producto. Esto es, el consumidor percibe 'jabón de la abuela' como otro tipo de detergente como lo son los de jabón de Marsella, de rosa de mosqueta, etc. 2) que basta con efectuar una búsqueda en Google® para encontrar miles de referencias al 'jabón de la abuela', desde recetas de cómo prepararlo hasta cursos para aprender a hacer 'jabón de la abuela' por lo que claramente el consumidor percibe el 'jabón de la abuela' como un jabón con unas características propias y no como una marca. Efectivamente, el consumidor asocia el 'jabón de la abuela' con valores como casero, tradicional, auténtico y natural. 3) que existen diferencias denominativas, fonéticas y gráficas entre ambas marcas que no solo descartan cualquier identidad/semejanza entre las marcas, sino que las diferencian lo suficiente para ser totalmente compatibles entre ellas y no resultar en ningún riesgo de confusión y/o asociación para el consumidor. 4) que el elemento dominante y distintivo de la marca 'ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA' es claramente 'ARRIXACA' no solo per ser el único con carácter distintivo sino también, por la posición que ocupa. 5) que cuanto a la marca de la demandada los elementos dominantes y distintivos son el vocablo 'LUBREX' y el propio diseño de la marca que goza de una serie de elementos que en su conjunto lo hacen original y distintivo.
1.Sobre el alegado carácter descriptivo la expresión 'jabón de la abuela' procede recordar la jurisprudencia del Tribunal Supremo manifestada en STS 282/2016, de 29 de abril y STS 101/2016, de 25 de febrero, cuando afirma;
'Desde el momento en que no se ha cuestionado la validez de la marca, pues no se ha pedido en reconvención su nulidad, el tribunal de apelación hizo bien en partir de su validez, sin perjuicio de tener en cuenta la incidencia que la significación del término Francachela (reunión de varias personas para comer, beber y divertirse descomedidamente), pueda tener en el juicio de infracción por riesgo de confusión.
En el caso de autos la demandada no ha formulado reconvención, por lo que debe partirse de la validez de la marca de la actora en cuanto a la inclusión de este término sin que concurra ninguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5Ley de Marcas.
2. Además, no considera este juzgado que la expresión 'jabón de la abuela' pueda ser tenida como un tipo de detergente.
Es cierto que existen múltiples referencias en internet a la expresión jabón de la abuela, pero, como afirma la actora en fase de conclusiones, no consta que sea habitual la utilización de dicha expresión para detergentes o friegasuelos, siendo que del propio resultado de la búsqueda de internet que aporta la demandada se desprende que la expresión 'jabón de la abuela' se refiere normalmente a un jabón sólido cortado en bloques y fabricado con grasa y sosa cáustica.
Consta en autos con la prueba aportada por la actora que la misma ha dirigido requerimientos a algunas empresas que utilizaban la expresión 'jabón de la abuela' para detergentes y productos de limpieza, y que éstas han cesado en su utilización.
3.Tampoco considero que nos encontremos ante un término de escasa distintividad para los servicios o productos para los que se ha registrado la marca. Recuérdese que dicha circunstancia se apreció con el término 'aromas' en STS 503/2019, de 30 de septiembre, cuando afirmaba;
'En el presente supuesto, la utilización del término 'aromas' como elemento denominativo de marcas que distinguen servicios de venta al por menor o por internet de, entre otros productos, perfumes, y la existencia de numerosas marcas de las clases 3 y 35 que incluyen ese vocablo para distinguir perfumes o servicios relacionados con los perfumes, hace que ese elemento denominativo, por sí solo, tenga escasa fuerza distintiva para la distinción de perfumes o de servicios relacionados con perfumes, por su acusado carácter genérico o cuanto menos descriptivo de esos productos, los perfumes, objeto, entre otros, de los servicios amparados por las marcas.'
Pero no considero que el supuesto de autos sea asimilable. El término 'jabón de la abuela' no se usa habitualmente para distinguir productos de limpieza o friegasuelos, siendo que sí entiende este juzgador que se trata de una idea original de la actora registrada desde el año 2002 y que puede ser objeto de protección.
4. No resulta controvertido que los productos identificados por ambas marcas, productos de limpieza como detergentes o friegasuelos son idénticos, lo que es especialmente relevante conforme a la transcrita jurisprudencia.
5. Respecto del consumidor medio al que van destinados los productos en liza, no acreditándose especiales circunstancias, debe partirse de un consumidor normal o medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
5. En la comparación de signos es donde surgen mayores problemas, siendo interesante plasmar los criterios jurisprudenciales establecidos por STS de 9 de mayo de 2016 cuando afirma;
«1.- Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia comunitaria y española ha establecido las siguientes reglas:
a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad ( STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99, Baby-Dry). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99 (asunto Postkaantoor), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear 'una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos'. Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00, Campina Melkunie (marca Biomild).
b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior ( STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma ( STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life).
c) Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores (sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013).
d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no sea suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabe l). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de tomarse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.
e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa (sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre).
f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana).
g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparación ha de ser eminentemente visual ( sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo, y 34/2016, de 2 de febrero)»
En el caso de autos considera este juzgador;
-Que, sin desconocer la visión en conjunto que es fundamental, procede empezar diciendo que el término DETERGENTE empleado por la actora carece de capacidad distintiva.
-Que el término dominante y distintivo de la marca 'ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA' no es necesariamente el término 'ARRIXACA' como pretende la parte demandada por su mera inclusión en primer lugar del conjunto conforme a cierta doctrina judicial sobre la materia.
La indicada marca no consta que sea especialmente conocida por el consumidor medio, lo que, sin olvidar la necesaria visión conjunta, desplaza la impresión del mismo a un término con originalidad y fuerza comercial como es la expresión JABON DE LA ABUELA, que es evidente que se repite en ambas marcas en términos exactos y, por tanto, con total identidad fonética, con lo que signos se hacen especialmente similares visualmente
Ello no quiere decir que pierdan total fuerza distintiva los signos empleados por ambas partes, ARRIXACA y LUBREX, pero lo cierto es que en la visión de conjunto prevalecerá para el consumidor medio, no experto en marcas de limpieza que no sean especialmente conocidas, la expresión JABON DE LA ABUELA que se repite en ambas marcas.
- Que el elemento gráfico que aparece en la marca de la demandada no es especialmente distintivo, siendo que la expresión JABON DE LA ABUELA figura de manera destacada, apareciendo igualmente un dibujo de aspecto antiguo, en el que aparece una señora lavando ropa, lo que precisamente evoca a que esa señora sea la abuela que utilizaba aquel antiguo jabón.
Finalmente, la expresión LIQUIDO, que es meramente descriptiva del producto que se comercializa, nada añade a efectos distintivos.
Todo ello teniendo, además, en cuenta que como regla general, que no absoluta, se entiende que en este tipo de marcas se suele predicar el predominio del elemento denominativo, dado que el consumidor medio suele conservar en la memoria con mayor exactitud dicho elemento, ya que es el más útil a la hora de tomar sus decisiones en el mercado.
6. De todo lo anterior, teniendo en cuenta globalmente las variadas circunstancias analizadas, se llega la conclusión de que existe un evidente riesgo de confusión de manera que el público puede creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas,
Y por ello, concurre la prohibición relativa prevista en el artículo 6.1 b de la Ley de Marcas y, por tanto, conforme al articulo 51 de la misma Ley, procede declarar la nulidad de la marca de la demandada nª 3.079.405 'LUBREX JABON DE LA ABUELA'( mixta).
1.Entrando en el análisis de la posible infracción por la demandada de las marcas registradas por la actora, y resultando acreditado que la actora es titular de las distintas marcas descritas en los hechos probados de la presente sentencia, conviene recordar, en los términos que propone la actora, que el artículo 34. 2 b) de la Ley de Marcas establece que el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público, así como que el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
Por su parte, el artículo 41Ley de Marcas bajo el título 'Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca' indica;
En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:
a) La cesación de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.
f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.
2. Habiendo declarado en el fundamento anterior la nulidad de la marca de la demandada'LUBREX JABON DE LA ABUELA'( mixta), sí que procede resolver en el presente apartado en relación a las tres marcas de la demandada, y el juicio de comparación debe realizarse en relación a los diferentes usos que la demandada ha realizado del término ABUELA/JABON DE LA ABUELA en la comercialización de sus productos de limpieza.
Estos usos, como se deprende del apartado de hechos probados número ocho, en ocasiones han sido diferentes a la marca mixta registrada. Pero no cabe duda que con la utilización en dichos usos de las expresiones ABUELA/JABON DE LA ABUELA concurre el mismo riesgo de confusión que declarábamos en el fundamento anterior, sin que sea necesaria argumentación adicional.
3. En base a lo anterior, la infracción del art 34.2.b) LM implica que la demandada deberán cesar en la utilización de los signos antes indicados que contienen la expresión ABUELA/JABON DE LA ABUELA para productos de la clase 3.
Resultando de la prueba practicada, documental aportada en la demanda, que al menos hasta el momento de la demanda la demandada continuaba con la comercialización de los productos del tipo indicado, procede la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, como se solicita en la demanda, deberá la demandada destruir a su sola costa y responsabilidad cuantos productos infractores y material publicitario (tal como placas, catálogos, sellos, tarjetas de visita, cartonajes, sobres, entre otros) que incorpore los signos LA ABUELA / JABON DE LA ABUELA sean de la propiedad u obren en su poder, teniendo intervención la parte actora que deberá ser preavisada con un mínimo de cinco días, y llevándose dicha destrucción con sujeción a las normas administrativas de eliminación de residuos, con constancia notarial.
4.Igualmente, y como se solicita, procede la fijación de una indemnización coercitiva.
Establece el artículo 44Ley de Marcas sobre esta cuestión;
Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.
Solicita la parte actora la fijación de esta multa en la cuantía de 2.000 euros sin argumentar razón alguna sobre esta cifra, por lo que la fijación debe hacerse en el mínimo legal.
5.Solicita la parte actora que se condene a la demandada a publicar íntegramente la sentencia en la página web de la demandada www.palc.es por el período de un año, de modo visible, su Fallo y en un periódico de ámbito nacional y/o en una publicación específica del sector de la distribución de productos de limpieza, a elección de la actora y a costa de la demandada.
Esta pretensión, que se formula al amparo del artículo 41 f) de la Ley de Marcas, se encuentra meramente indicada en el suplico de la demanda, siendo que ni en el resto de la demanda, ni en el acto del juicio se formula alegación alguna sobre la oportunidad o conveniencia de su imposición.
Visto lo anterior, no existen razones suficientes para que este Juzgador deba considerar como procedente la publicación que se solicita, por lo que, considerando que la publicación solicitada no se encuentra unida automáticamente al reconocimiento de la violación de la Ley de Marcas, debe desestimarse este punto del suplico de la demanda.
Sobre la no aplicación automática de este efecto se pronuncia, entre otras, la STS 505/2012, de 23 de julio;
'Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, «(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela'
1.Resuelto lo anterior, resta por analizar la indemnización de daños y perjuicios que solicita la actora en el suplico de su demanda, cuando pide que se condena a la demandada a;
Indemnizar a mi mandante por los daños y perjuicios económicos causados conforme a las bases que han quedado sentadas en el cuerpo de la presente demanda (regalía del 10% al 15% sobre la facturación de todos los productos marcados como 'LA ABUELA y JABON DE LA ABUELA' por la adversa por cuyas bases se han sido cuantificadas y, subsidiariamente a lo anterior, procederá a indemnizar a mi mandante, sin necesidad de prueba y como responsabilidad objetiva en el 1 % de la cifra de negocios realizada por las demandadas con los productos infractores, como permite el art. 43.5 de la LM.
Conviene recordar que la Ley de Marcas regula esta materia en el artículo 42 cuando indica;
'1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.'
2.En el presente caso, resulta acreditada la realización de los actos previstos en la letra a) y b) del artículo 34.3 de la Ley de Marcas, al no resultar controvertido la utilización por la demandada de signos confundibles con los registrados por la actora, en concreto LA ABUELA/ EL JABON DE LA ABUELA, en sus productos o en su presentación, siendo que, además, la demandada había sido debidamente advertida de la existencia de la marca como se desprende de los requerimientos previstos en los hechos probados.
De los sistemas previstos por la Ley de Marcas para fijar la indemnización la actora opta en su demanda por el previsto en la letra b) del artículo 43.2Ley de Marcas, y subsidiariamente por lo previsto en el artículo 43.5Ley de Marcas.
Indica el artículo 43.2Ley de Marcas que para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta:
b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
Indica el artículo 43.5Ley de Marcas
'5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.'
2. Concretamente en su demanda la parte actora indicaba sobre la indemnización por regalía hipotética que solicita con carácter principal;
'Entendemos que un parámetro adecuado en el sector de la venta distribución de productos de limpieza para determinar el porcentaje que debería percibir el titular de la marca de sus licenciatarios puede establecerse en la aplicación de un porcentaje de 5% al 10% sobre las ventas que tales licenciatarios realicen en el territorio designado en la licencia, tal y como acreditaremos y ha corroborado la jurisprudencia. El referido porcentaje ha de ser aplicado igualmente al volumen de las ventas que haya realizado dentro del plazo prescriptivo de 5 años previsto en la Ley de Marcas, según se acreditará en autos.'
3. A fin de fijar la concreta indemnización la parte actora solicitó el nombramiento de perito judicial.
Obra en autos informe pericial en el que se concretan las ventas efectuadas por la demandada de productos por ella elaborados con la referencia LA ABUELA/ EL JABON DE LA ABUELA desde el año 2015 a 2019 en la suma total de 1.363.264,12 euros, afirmando la perito en el acto de la vista, en el que se ratifica en el informe, que a su juicio sería adecuada un porcentaje de dichas ventas como regalía hipotética de entre el 10% y el 15%.
La parte demandada en el interrogatorio de la perito y en fase de conclusiones critica el informe por considerar que la perito se extralimita en sus funciones al realizar consideraciones sobre la cuestión marcaria planteada y la prosperabilidad de la demanda.
Y efectivamente deben estimarse las alegaciones sobre este punto, dado que la perito no fue nombrada con esa finalidad, ni por ostentar cualificación para ello, y no se tendrán en cuenta las afirmaciones de la perito sobre estas cuestiones.
Respecto de la parte contable del informe la parte demandada critica que la realización del mismo en base a las referencias a LA ABUELA/ JABON DE LA ABUELA indicadas en la documentación aportada por la demandada en el procedimiento y que fueron analizadas por la perito no es correcta, debiendo determinar que concreto etiquetaje llevan esos productos o bien aplicar un factor de corrección por el juzgado.
Y no debe estimarse esta causa de oposición siendo que, como indica la perito y como se desprende de la documentación que aportó la demandada, el informe ha sido elaborado con listados de ventas y facturación, así como informe de auditoría aportado por la propia demandada, afirmando igualmente la perito que la demandada únicamente dejó ver a la actora las referencias en que constaba LA ABUELA o JABON DE LA ABUELA, siendo tachadas por la demandada el resto de referencias, por lo que las facilidades en la aportación probatoria que le han sido dadas a la demandada son máximas, sin que quepa ahora sin base suficiente impugnar la propia prueba que ella preparó.
En estas circunstancias deben tenerse por probados los datos contenidos en el informe cuando indica que las ventas efectuadas por la demandada de productos por ella elaborados con la referencia y con los signos LA ABUELA/ EL JABON DE LA ABUELA desde el año 2015 a 2019 alcanzan la suma total de 1.363.264,12 euros.
Es cierto que se tienen en cuenta periodos que incluyen años posteriores a la demanda, pero, vista la evolución en ventas que la perito plasma, estos datos deben entenderse equivalentes a años anteriores.
Y acreditada la cifra indicada procede, como corresponde a una regalía hipotética, fijar un tanto por ciento de dichas ventas como canon o precio que supuestamente se habría abonado, siendo que la parte actora indicó en su demanda que debía oscilar entre un de 5% al 10% y la perito llega incluso a citar un porcentaje del 15% en el acto de la vista.
Es cierto, como afirma la demandada, que ni la actora ni la perito aportan prueba alguna de que estos porcentajes sean los habituales en el sector, siendo que las manifestaciones sobre este punto de la perito en el acto del juicio no resultan corroboradas de modo alguno. Pero también es cierto que la parte demandada, a pesar de cuestionar a la perito sobre la consulta de documentación en la materia, no ofrece cifra alternativa ni prueba alguna sobre el particular.
A la vista de lo anterior, se considera prudente y adecuado, teniendo en cuenta el notorio conocimiento que se puede tener sobre esta materia, fijar el porcentaje en el 5% de la cifra de ventas durante cinco años, resultando la cifra de 68.163,20 euros a la que debe ser condenada la parte demandada en la presente sentencia.
En base a todo lo anterior, la demanda debe ser parcialmente estimada en los términos que se indicarán en la parte dispositiva de la presente resolución.
En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad en la medida en que la demanda se estima parcialmente.
Vistos los preceptos legales citados y demás de concordante y general aplicación al caso de autos
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por AROM SA, representada por el/la Procurador/a HERNANDEZ FOULQUIE y defendido/a por el/la Letrado/a VELA BALLESTEROS, contra PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L., representado/a por el/la Procurador/a RENTERO JOVER y defendido/a por el/la Letrado/a ANNA FIGUEROLA, procede efectuar los siguientes pronunciamientos;
a).- Debo acordar y acuerdo la nulidad de la marca española titularidad de PAL CHEMICAL ESPAÑOLA SL nº 3079405 LUBREX EL JABON DE LA ABUELA LIQUIDO.
b).- Debo declarar y declaro que la actora ostenta frente a la demandada un derecho exclusivo basado en sus marcas nº 2335470 ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA, nº 3107456 'JABON DE LA ABUELA' y nº 3093978 'LA ABUELA', sobre la utilización de los términos JABON DE LA ABUELA/ ABUELA para productos del de la clase 3 del nomenclátor internacional.
c).- Debo declarar y declaro que la adopción y uso por la demandada en sus productos de la clase 3 del nomenclátor internacional de cualquier indicación a JABON DE LA ABUELA / LA ABUELA es incompatible con los derechos marcarios de la actora.
d).- Debo condenar y condeno la demandada a cambiar el aspecto del diseño de los envases de los productos, en el plazo de tres meses desde la firmeza de la sentencia, eliminando los términos JABON DE LA ABUELA/ABUELA y abstenerse en el futuro de incluir los indicados términos en su productos de la clase 3 del nomenclátor internacional, así como, en su caso, a destruir a su sola costa y responsabilidad cuantos productos infractores y material publicitario (tal como placas, catálogos, sellos, tarjetas de visita, cartonajes, sobres, entre otros) que incorpore los signos LA ABUELA / JABON DE LA ABUELA sean de la propiedad u obren en su poder, teniendo intervención la parte actora que deberá ser preavisada con un mínimo de cinco días, y llevándose dicha destrucción con sujeción a las normas administrativas de eliminación de residuos, con constancia notarial .
e).- Debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la demandante la suma de 68.163,20 euros en concepto de daños y perjuicios por la infracción marcaria.
f).- Debo fijar y fijo una indemnización en la cuantía de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.
g).- Debo absolver y absuelvo a la demandada del resto de peticiones efectuadas en la demanda que dio origen a las presentes actuaciones.
Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Notifíquese a las partes.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que, en su caso, deberá ser interpuesto ante este Juzgado, en el plazo de veinte días siguientes a su notificación.
Se le hace saber a las partes que para entablar el mencionado recurso deberán consignar el importe que, al efecto, señala la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicha consignación deberá efectuarse en la cuenta de este Juzgado, mediante ingreso en la cuenta expediente correspondiente al órgano y procedimiento judicial en que se ha dictado, debiéndose especificar en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso', seguido del código y tipo de recurso de que se trate ( 00- Reposición; 01- Revisión de resoluciones Secretario Judicial, 02- Apelación y 03- Queja); caso contrario no se admitirá a trámite el recurso.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos y cuyo original se incluirá en el libro de sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.