Sentencia Civil Nº 169/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 193/2013 de 13 de Mayo de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 193/2013 -1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 250/2012

JUZGADO MERCANTIL Nº 5 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 169 / 2014

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN

DON LUIS GARRIDO ESPA

DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a 13 de Mayo de 2014

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 250/2012 ante el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona, a instancia de THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION y ZELTIQ AESTHETICS INC, representadas por el procurador de los tribunales Don Antonio María de Anzizu Furest, contra CLINIPRO S.L. y AQUAESTÉTICA CONSULTORES S.L., representadas por el procurador de los tribunales Don Rafael Ros Fernández.

Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 25 de enero de 2013 .

Antecedentes

PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: 'Desestimo la demanda de infracción de las patentes ES 2300569 y ES 235981 interpuesta por THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION y ZELTIQ AESTHETICS INC, contra CLINIPRO S.L. y AQUESTÉTICA CONSULTORES S.L. Condeno a las parte actora a pagar las costas causadas en este procedimiento.'

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 9 de abril de 2014.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

Fundamentos

PRIMERO.- THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION (en adelante, TGH) y ZELTIQ AESTHETICS INC (en adelante, ZELTIC), interpusieron demanda de infracción de patentes y competencia desleal sustentada en los siguientes hechos:

1º) TGH, que opera en el tráfico económico como 'MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL', es un hospital universitario de la Escuela de Harvard fundado en el año 1811. Dentro de las investigaciones más exitosas llevadas a cabo por TGH se encuentra la relativa a la cryolipolysis, que consiste en el enfriamiento no invasivo del tejido adiposo para inducir la descomposición de las células grasas sin dañar otros tejidos. La tecnología desarrollada por TGH ha dado lugar a un método no invasivo de reducción de grasas en áreas corporales localizadas (como el abdomen, los flancos, la espalda o las 'cartucheras'), de manera que mediante la administración de frío de forma controlada se reducen las adiposidades localizadas, obteniendo resultados visibles y naturales de reducción de grasas en las áreas tratadas.

2º) ZELTIQ, sociedad fundada en 2005, es una empresa de dispositivos médicos dedicada precisamente al desarrollo de procedimientos no invasivos para la reducción del tejido adiposo no deseado, y que se ocupa del desarrollo y explotación de los productos y procedimientos/métodos relacionados con la Cryolipolysis.

3º) TGH es titular de las siguientes patentes:

- Patente Europea EP 490005, validada en España con el número de publicación 2300569 (en adelante, EP 005),cuyo título es: 'Dispositivo para la perturbación selectiva de tejido graso mediante enfriamiento controlado'. Esta patente europea tiene como base la solicitud PCT W0308014US, con prioridad de la patente USA 365662P del 15 de marzo de 2002. La patente fue presentada en fecha de 17 de marzo de 2003.

La concesión de la patente europea fue publicada el 20 de febrero de 2008 y la publicación de la remisión de la traducción del fascículo en la OEPM se produjo el 16 de junio de ese mismo año.

- Patente Europea Número EP1917935, validada en España con el número 2359581 (en adelante, EP 935), cuyo título es: 'Procedimientos y dispositivos para la rotura selectiva de tejido graso mediante enfriamiento controlado'.

Esta patente europea, que fue presentada en fecha de 17 de marzo de 2003, tiene una prioridad de la patente USA 365662P del 15 de marzo de 2002. La publicación de su concesión se produjo el 12 de enero de 2011.

La presentación de la traducción para protección definitiva data del 7 de abril de 2011, habiendo sido publicada el 24 de mayo de 2011.

4º) Las patentes son objeto de explotación comercial en España, como lo acreditan los certificados que se acompañan a la demanda como documentos 20 a 23.

5º) La demandada CLINIPRO S.L. es una empresa que, según su objeto social, se dedica a la importación, comercialización y montaje de aparatos y material médicos, habiendo comenzado sus operaciones el 18 de enero de 1993. Al acceder a su página web aparece en pantalla el producto denominado 'LipoCryo' que, según la demanda, infringe las patentes de la actora.

Entre otros aspectos, se define el LipoCryo como una nueva tecnología que permite la reducción del tejido graso de manera selectiva y no invasiva, y que tiene grandes ventajas, tales como: que no presenta el traumatismo de los métodos invasivos (liposucción), que evita el riesgo de afectar a los tejidos colindantes (como puede ocurrir con la radiofrecuencia, los ultrasonidos focalizados o el láser) o el hecho de que, después de la sesión, el paciente puede volver inmediatamente a su actividad normal sin ninguna molestia (se indica que cada aplicación dura entre 20 y 30 min. y que, en función de la extensión de las zonas tratadas y de la profundidad del tejido adiposo, la sesión puede durar desde 20 min. hasta 180 min.).

Por su parte AQUAESTÉTICA CONSULTORES, S.L. es una empresa que según su objeto social se dedica a la distribución de mobiliario, aparatología y cosmética, así como a los servicios de consultoría para proyectos de construcción, a los servicios de formación y venta de cursos de todo tipo, así como a equipamientos de gimnasio e instalaciones domóticas y de climatización y a servicios de seguridad y ventas de franquicias, habiendo comenzado sus operaciones el 7 de octubre de 2010. Según la actora, AQUESTÉTICA ha comercializado el dispositivo LipoCryo y el procedimiento asociado a la utilización del mismo y ha cometido actos de competencia desleal.

6º) En el año 2011 la demandante localizó en Francia el producto LipoCryo, iniciando una serie de actuaciones ante las autoridades judiciales francesas. En concreto, interpuso demanda de infracción ante el Tribunal de Grande Instance de París,siguiéndose procedimiento contra el distribuidor del producto en Francia, el Sr. Gerardo . En ese procedimiento se emplazó a CLINIPRO como fabricante del producto.

7º) La parte actora alega que el dispositivo de la demandada reproduce todas las características de la reivindicación primera (independiente) de la patente EP 005, tal y como se desprende del informe pericial elaborado por Don Pablo (documento 38 de la demanda, que denominaremos en adelante informe ROOIJ). También reproduce las características del resto de reivindicaciones dependientes.

8º) De igual modo, el procedimiento que se lleva a cabo durante el uso normal del dispositivo LipoCryo infringe las características de la reivindicación primera (independiente) de la patente EP 935 y el resto de las reivindicaciones dependientes.

9º) Las dos demandadas cometen actos de infracción de ambas patentes. CLINIPRO, en cuanto fabrica, comercializa, exporta, publicita y ofrece en el mercado el dispositivo LiproCryo, y ofrece y publicita el método de utilización. AQUESTÉTICA, por su parte, como distribuidora independiente, ofrece y comercializa uno y otro.

10º) Asimismo las demandadas cometen actos de competencia desleal. CLINIPRO utiliza como 'etiqueta' para atraer potenciales consumidores a su canal de 'YOUTUBE' la palabra 'Zeltiq', es decir, el nombre y la marca de la actora. También utiliza la palabra 'criolipolisis', término acuñado por los inventores de la tecnología patentada. Con ello comete actos de confusión (artículo 6) y de aprovechamiento de la reputación ajena (artículo 12).

A AQUESTÉTICA también le atribuye los siguientes actos de competencia desleal:

-Utiliza en su web para definir la tecnología que utiliza la palabra Cryolipolysis Innovance, nombre concebido por los inventores.

-En la misma web se afirma lo siguiente: ' la Cryolipolysis Inoovance es una nueva tecnología que permite la reducción del tejido graso de manera selectiva y no invasiva. Es una revolución dentro del sector Médico Estético y hallazgo de la Harvard Medical School debido a que es una técnica que no solo vacía los adipocitos de la grasa acumulada, sino que los hace desaparecer'.Da a entender con ello que el dispositivo ha sido autorizado por los creadores de la tecnología.

-En el buscador 'google', si introducimos la palabra 'ZELTIQ', aparece como enlace patrocinado uno que redirige a la página web de la demandada.

Por lo expuesto solicitó que se declarara que las demandadas han infringido los derechos de propiedad de la actora y cometido actos de competencia desleal, interesando se les condenara al cese de la actividad infractora, al pago de los daños y perjuicios, de acuerdo con las bases que se fijan en el hecho noveno de la demanda, y a la publicación de la sentencia en un diario de tirada nacional y en la revista especializada COSMOBELLEZA.

SEGUNDO.- Las demandadas se opusieron a la demanda, alegando, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de oposición:

1º) Admiten que investigadores del hospital explotado por la actora -en concreto, los doctores Pedro Francisco y Bruno - descubrieron que las células de grasa subcutánea son naturalmente más vulnerables a los efectos del frío que otros tejidos circundantes. Y que, aplicando frío controlado y de forma selectiva -en determinadas partes del cuerpo- es posible eliminar las adiposidades localizadas al cristalizar las células grasas, que posteriormente se eliminan de forma natural sin dañar otros tejidos. Ese proceso es conocido como criolipolisis( cryo=frío, lipo=grasa; lisis=disolución).

2º) La patente EP 005 carece de novedad, por cuanto la práctica totalidad de las características reivindicadas están anticipadas por la patente norteamericana Pira US 6017337, en combinación con la patente inglesa Thorner GB 2286660. También carece de actividad inventiva. Lo mismo cabe decir del procedimiento protegido en la patente EP 935. Adjuntó con la contestación un informe preliminar elaborado por el Doctor Ildefonso (documento siete), completado por otro presentado antes de la audiencia previa.

3º) Admiten que la actora explota en España el equipo conocido como Coolsculping, aun cuando descartan que esté acreditado que ese equipo reúna todas las características de las reivindicaciones independientes.

4º) Rechazan que el dispositivo fabricado por CLINIPRO, denominado LIPROCRYO, infrinja la patente de la actora, dado que no cumple todas las características reivindicadas. Para acreditar todo ello, la parte demandada aportó dos informes elaborados por los peritos Romulo y Luis Antonio , que concluyen que el equipo LIPROCRYO no cae dentro del ámbito de protección de las patentes de la actora.

5º) Rechazaron, igualmente, los actos de competencia desleal que se denuncian en la demanda. No utilizan el término 'ZELTIQ' como etiqueta en Youtube o en Google, conforme resulta de los documentos 16 a 20 de la demanda. No es desleal, por otro lado, el uso del término criolipolisis, que describe la técnica consistente en aplicar frío para eliminar células grasas.

Por todo lo expuesto solicitaron se desestimara íntegramente la demanda.

TERCERO.- La sentencia de instancia desestima íntegramente la demanda. Analiza, en primer lugar, la validez de la patente EP 935 (fundamentos tercero y cuarto), que refiere un procedimiento para usar en la rotura selectiva de células ricas en lípidos mediante enfriamiento controlado. Aplicando el procedimiento conocido como 'método problema solución' ( problem and solution approach),considera, al igual que las partes, que la patente WO 00/44346 A1, publicada el 3 de agosto de 2000 (D7), es el documento más cercano. Dicho documento enseña que el control de enfriamiento de la temperatura de la piel sirve o es adecuado para la reducción de la grasa localizada en el cuerpo humano, así como para la reducción de la inflamación. El problema a resolver, según la sentencia, que acoge en lo sustancial las conclusiones del perito de la demandada, es desarrollar un procedimiento alternativo de enfriar/refrigerar la piel de una forma controlada para reducir la grasa de las personas, control que en la patente impugnada se lleva a cabo basándose en la información recibida del dispositivo de retroalimentación. Esa alternativa, señala el juez a quo,la proporciona la patente británica GB 2.286.660 A (D9), que divulga un dispositivo de enfriamiento para el tratamiento de un tejido enfermo o dañado que comprende un módulo termoeléctrico basado en el efecto Peltier y una unidad de refrigeración. La sentencia concluye que un experto que conoce el procedimiento descrito en D7 buscaría una alternativa de refrigeración controlada de la temperatura de la piel y la encontraría, sin esfuerzo inventivo, en D9. Por ello considera nula la reivindicación primera de la patente EP 135 y, por motivos similares, la del resto de reivindicaciones dependientes.

En los fundamentos quinto y sexto analiza la validez de la patente EP 005, que tiene por objeto un dispositivo para la perturbación selectiva del tejido graso mediante el enfriamiento controlado. Ante la demanda por infracción, la demandada opuso la falta de novedad de la reivindicación primera (independiente) y de las reivindicaciones dependientes 2 a 6, 9 a 11, 13, 14 y 20 a 22. La sentencia analiza con detalle la patente, que reivindica una concreta unidad de control de la temperatura en función de la temperatura de la piel, de forma que la piel no baja de una temperatura predeterminada, logrando así cumplir el objetivo propuesto: reducir grasa sin dañar el tejido adyacente no graso. Y concluye que la patente está anticipada por D9, que divulga una unidad de control en función de la temperatura de la piel con las mismas características que la patente impugnada.

En definitiva, la sentencia estima nula la reivindicación primera y el resto de las reivindicaciones dependientes, por falta de novedad.

La nulidad de las dos patentes, esgrimida vía excepción, determina, a su vez, que la demanda por infracción sea desestimada.

Por último la sentencia examina en su fundamento séptimo la acción por competencia desleal, que desestima, dado que no tiene por acreditados los hechos y no advierte riesgo de confusión o aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La sentencia es recurrida por la parte actora, que impugna todos sus pronunciamientos. Las demandadas, por el contrario, se oponen al recurso e interesan se confirme íntegramente la sentencia.

Seguiremos en el análisis del recurso un orden distinto al que nos propone la recurrente, que coincide con el de la sentencia de instancia. Entendemos más lógico examinar, en primer lugar, la validez de la patente que protege el dispositivo (EP 005), que se integra en la patente de método (EP 581).

CUARTO.- En términos generales, por lo que se refiere a la nulidad de la patente debe recordarse que el artículo 4 de la Ley de Patentes , que reproduce el artículo 52 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas , hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, dispone que son patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. De acuerdo con los artículos 6 de la LP y 54 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas , se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro modo.

Por tanto, la novedad es un concepto normativo definido por la Ley de Patentes mediante una fórmula negativa; una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica (artículo 6.1 º). Debe recordarse, en todo caso, que para concluir que una reivindicación carece de novedad es necesario dar con un único documento del estado de la técnica relevante que contenga todas y cada una de las características reivindicadas, esto es, como señalamos en nuestra anterior sentencia de 9 de mayo de 2008 , el juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada uno de los antecedentes, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos de distintos documentos.

Por lo que se refiere a la actividad inventiva, se considera que una invención reúne dicho requisito si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia ( artículos 8 de la LP y 56 del CPE). De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Patentes , se declarará la nulidad de la patente cuando, entre otros supuestos, se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad, esto es, los contemplados en el artículo 4 y concordantes. Como hemos señalado en anteriores ocasiones, ( SS de 18 de enero de 2007 -ROJ 327/2007 y 5 de febrero de 2008 -ROJ 1863/2008 -), implica la exigencia de que la innovación haya sido fruto de la conducta investigadora expresa o implícita llevada a cabo por el inventor; y así el artículo 8 de la citada Ley , al igual que el artículo 56 del CPE, considera que 'una invención implica una actividad inventiva si aquello no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia'.

El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio. Pero al analizar la obviedad o no de la invención el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si el mismo hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor.

Las dos partes del litigio están de acuerdo en utilizar como método de actuación el llamado análisis problema-solución ( problem-solution approach), método de examen que propone la EPO (Oficina Europea de Patentes), cuya aplicación requiere tres pasos:

(i) Determinar el estado de la técnica más próximo.

(ii) Establecer el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.

(iii) Examinar si la invención reivindicada habría resultado obvia para el experto en la materia a la luz de sus conocimientos y de todo el estado de la técnica considerado de forma conjunta.

QUINTO.- La sentencia analiza en su fundamento quinto la validez de la patente EP 005 (ES 569), que protege 'un dispositivo para la perturbación selectiva de tejido graso, mediante enfriamiento controlado'. La reivindicación primera de la patente (R1), única independiente, es del siguiente tenor:

Un dispositivo (100) para perturbar selectivamente las células ricas en lípidos en un sujeto humano que no sea un niño pequeño mediante enfriamiento que comprende:

Medios (110) de enfriamiento para refrigerar una región local de la piel de un sujeto para perturbar selectivamente las células ricas en lípidos de la región, mientras, simultáneamente con esto, mantener la piel del sujeto a una temperatura a la cual no se perturben las células (no)ricas en lípidos, en la que los medios de enfriamiento se adapten al enfriamiento de las células ricas en lípidos a una temperatura entre aproximadamente -10ºC y aproximadamente 25ºC.

una unidad (105) de control de temperatura para controlar la temperatura de los medios de enfriamiento, y

medios (120) de medición de la temperatura que se adaptan para medir la temperatura de la piel del sujeto y/o la temperatura en la piel del sujeto y/o la temperatura en la superficie de la piel del sujeto; caracterizados porque

la unidad de control de la temperatura se adapta adicionalmente para controlar la temperatura de los medios de enfriamiento de tal manera que la temperatura de la piel de los sujetos y/o la temperatura en la piel del sujeto y/o la temperatura en la superficie de la piel del sujeto no baja por debajo de una temperatura mínima predeterminada en función de la temperatura de la piel del sujeto y/o la temperatura en la piel del sujeto y/o la temperatura en la superficie de la piel del sujeto.'

La demandada alegó que la patente EP 005 carecía de novedad y actividad inventiva, todo ello con fundamento en informe pericial realizado por Don Ildefonso (folios 2628 y siguientes). Por lo que se refiere a la novedad de R1, único aspecto que analiza la sentencia impugnada, el perito concluyó que todas las características reivindicadas estaban presentes en la patente británica GB 2286660 A (D9), publicada el 23 de agosto de 1995. ' El dispositivo descrito en D9-dice el informe, al folio 2644-, a diferencia de los dispositivos descritos en el estado de la técnica, está diseñado para enfriar la piel de un sujeto de forma controlada, de modo que el miembro a tratar se puede enfriar a la temperatura deseada, preferiblemente mediante el empleo de un sensor de temperatura en contacto directo con el sujeto a tratar, que permite controlar la temperatura del líquido refrigerante de acuerdo con la temperatura de la superficie de la piel detectada por dicho sensor'.

El informe ROOIJ, aportado por la actora (folios 2978 y siguientes), analiza D9 admitiendo que divulga las siguientes características de R1:

-Un dispositivo adecuado para refrigerar una región local de la piel de un sujeto para perturbar selectivamente las células ricas en lípidos de la región, mientras simultáneamente con esto, mantener la piel del sujeto a una temperatura a la cual no se perturben las células no ricas en lípidos. Aunque el objetivo del dispositivo descrito en D9 es completamente distinto al objetivo del dispositivo de la patente, el perito admite que esas dos características estaban divulgadas.

-D9 también divulga una unidad de control para ' controlar la temperatura de los medios de enfriamiento'.

-D9 describe 'medios de medición de la temperatura que se adaptan para medir la temperatura de la piel del sujeto y/o la temperatura en la piel del sujeto y/o la temperatura en la superficie de la piel del sujeto'.En concreto, aparece en una de las realizaciones (figura 4).

El perito limita las divergencias a la última de las características. La unidad de control de la temperatura, al igual que en R1, puede controlar la temperatura del refrigerante en función de la temperatura de la piel del sujeto, aunque matiza que el control recae sobre el propio refrigerante y no sobre la superficie que está en contacto con la piel del sujeto ( 'The temperature of the coolant circulated by de pump 14 fron de reservoir 19 can thus be controlled acording to the surface skin temperatura detected by the sensor 24'). 'El Sr. Ildefonso -dice el informe de la actora, al folio 2984- considera que la segunda unidad de refrigeración 13 que sirve para refrigerar el refrigerante es la unidad de control que sirve para enfriar los medios de enfriamiento que refrigeran una región local de la piel. Pero como anteriormente he explicado, la segunda unidad de refrigeración refrigera el refrigerante. Luego es la unidad de control 10 que controla el flujo del refrigerante y el módulo Peltier (página 3, párrafos 5 y 6). Por lo tanto no se puede considerar que la segunda unidad de refrigeración controle la temperatura de los medios de enfriamiento, sino que debe ser la unidad de control 10'.

SEXTO.- La sentencia de instancia considera que D9 destruye la novedad de la patente. A partir del informe ROOIJ, que admite que todas las características de R1 están anticipadas por D9, salvo el hecho de que la temperatura de la piel del sujeto permite controlar la temperatura del refrigerante, no la de la superficie del medio que está en contacto con la piel, el juez a quoconcluye que estamos ante la misma unidad de control que produce el mismo efecto técnico. Tanto en D9 como en la patente EP 005, en función de la temperatura de la piel se controla la temperatura del medio de enfriamiento. En el caso de D9 el control de temperatura se consigue preferiblemente con un sensor de temperatura en contacto con la piel del sujeto a tratar -aparece en las figuras 3 y 5 de D9-, que permite controlar la temperatura del líquido refrigerante de acuerdo con la temperatura de la piel detectada por el sensor.

Además, según la sentencia apelada, no se prueba (tampoco se alega) que el dispositivo que diseña D9 resulte inadecuado para controlar la temperatura de los medios de enfriamiento de tal manera que la temperatura de la piel de los sujetos no baje de un determinado umbral. D9 permite controlar la temperatura y adaptarla a 'las temperaturas deseadas' (p. 5 del párrafo segundo), lo que incluye el mantenimiento de la temperatura por encima de una determinado umbral.

Por último, en cuanto al argumento del perito, que admite como hipótesis que D9 divulgue una unidad de control como la reivindicada en R1, si bien, en tal caso, no divulgaría la característica tercera -una unidad de control de temperatura para controlar la temperatura de los medios de enfriamiento-, el juez afirma que esa conclusión del perito es errónea. No hay dos unidades de control de temperatura sino una única unidad que puede controlar el descenso de temperatura en función de la temperatura de la piel.

SEPTIMO.- Analizados los informes periciales según las reglas de la sana crítica ( artículo 648 de la LEC ), así como las aclaraciones realizadas por los peritos en la vista (Don Pablo , minutos 1:22 y siguientes del primer vídeo, y vídeo 2 hasta minuto 45, y Don Ildefonso , disco 6, minutos 21 y siguientes), coincidimos con el criterio de la sentencia apelada cuando concluye que D9 destruye la novedad de la patente impugnada. Todas las características de la reivindicación primera de EP 005 están presentes en dicho documento de forma explícita.

En efecto, el informe Pablo admite que las cuatro primeras características de la patente -según el esquema que utiliza el propio perito en su informe, al folio 2981- se encuentran descritas en D9. Ello es evidente, además, en tanto en cuanto se recogen en el preámbulo de la reivindicación y no en la parte caracterizadora. Recordemos que el artículo 7.1 del Reglamente de Ejecución de la LP dispone que las reivindicaciones deben contener: a) 'Un preámbulo indicando la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica; y b) Una parte caracterizadora que exponga las características técnicas que en combinación con las mencionadas en el apartado a) se desea proteger'.

Por tanto D9 describe un dispositivo adecuado para refrigerar una región local de la piel de un sujeto y perturbar selectivamente las células ricas en lípidos de la región, manteniendo simultáneamente la piel del sujeto a una temperatura a la cual no se perturben las células no ricas en lípidos. También divulga una unidad de control de la temperatura y 'medios para la medición de la temperatura que se adaptan para medir la temperatura de la piel del sujeto'. Para el Sr. Pablo , según se deduce del informe y de las aclaraciones en la vista, la unidad de control de D9 permite, en función de la temperatura de la piel del sujeto, mantener la temperatura mínima en un determinado umbral, si bien -y ahí radicaría la diferencia de R1 con D9- el control recae sobre el líquido refrigerante y no sobre el elemento que está en contacto directo con la piel. En ello insistió en la vista (minutos 16, 18:50, 20:30, 25 y 41 del segundo vídeo). Según el Sr. Pablo , la unidad de control actúa sobre el líquido que refrigera el lado caliente del módulo Pertier, que no está en contacto con la piel. A su entender en D9 el control de temperatura puede operar tanto mediante el líquido del refrigerante como regulando el flujo o la potencia del dispositivo (minuto 41), en tanto que R1 precisa el control directo del elemento que está en contacto con la piel.

No compartimos la tesis del perito Sr. Pablo , tesis en la que insiste el recurrente. Las figuras 3 y 5 de D9 permiten comprender el objeto de la patente británica. El dispositivo cuenta con un sensor (elemento 24) que mide la temperatura de la piel. El sensor, a su vez, está conectado con el depósito del líquido refrigerante (11) y con la fuente de alimentación (13). Por ello, tal y como sostuvo el perito Don Ildefonso (minuto 1:13 del sexto vídeo), cuando se alcanza la temperatura deseada -como afirma literalmente el texto de D9, término equivalente al de temperatura 'predeterminada' a la que alude R1-, la fuente de alimentación se desconecta.

El letrado de la actora y el propio perito Sr. Pablo introdujeron en el debate los conceptos de divulgación explícita e implícita, que se utilizan frecuentemente en el análisis de la novedad de una patente. La distinción entre falta de novedad explícita e implícita efectivamente existe en el ordenamiento europeo de patentes a partir de la doctrina de las Cámaras de Recursos de la EPO, que se ha reflejado en las Directrices de Examen. Como dijo esta Sala en sentencia de 23 de mayo de 2008 (ROJ 12388/2008 ), la implícita se dará en aquellos supuestos en que 'la reivindicación de la patente ha sido objeto de una previa divulgación a partir del contenido implícito de un documento, en contraste con la novedad explícita, que deriva de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior [doctrina sostenida por varias Decisiones, como la T 12/81, T 140/94, T 658/92, T 793/93 y T 101/98, y que se ha recogido en las Directrices para los exámenes realizados en la EPO, concretamente en las Reglas C-IV.9.2 y 9.4: un documento anterior 'destruye la novedad del objeto reivindicado que derive directamente y sin ambigüedad del documento, incluyendo cualquier elemento que para un experto en la materia esté implícito en lo explícitamente mencionado en el documento', y 'en el caso de un documento anterior, la falta de novedad puede ser obvia a la vista de lo que está expresamente indicado en el propio documento. Alternativamente, la falta de novedad puede ser implícita en el sentido de que al poner en práctica la enseñanza del documento anterior, el experto en la materia llegaría inevitablemente al resultado que se corresponde con los términos de la reivindicación (...)'], pero la falta de novedad por una previa divulgación implícita no se identifica con la actividad inventiva, y no creemos que sea necesario, dada la claridad del tema, abundar más en ello.'

Entendemos que D9 divulga explícitamente la característica controvertida. R1 exige que la unidad de control de la temperatura controle, a su vez, la de los 'medios de enfriamiento', a partir de la temperatura obtenida de la piel del sujeto. Enfriar la parte caliente del módulo Pertier incide directamente sobre el 'medio de enfriamiento', siendo irrelevante, a estos efectos, que el líquido refrigerante no entre en contacto directo con la piel, dado que esa característica no está presente en R1. Controlar el refrigerante implica controlar el medio de enfriamiento, como bien señaló el perito Sr. Ildefonso (minuto 35 del sexto vídeo). No cabe hablar, por tanto, de un control indirecto o por extensión, sino de un control efectivo y directo del medio de enfriamiento.

En el recurso no se insiste en otro de los argumentos del perito Sr. Pablo , al que da cumplida respuesta la sentencia de instancia, como es que, de aceptarse que D9 divulga la característica quinta -controvertida-, no concurriría la tercera -la unidad de control de temperatura controla el medio de enfriamiento-,que figura en el preámbulo de la reivindicación. Basta, por tanto, con reproducir los argumentos del juez a quo.En EP 005 no hay dos unidades de control de la temperatura de los medios de enfriamiento. Es la misma unidad la que controla el descenso de la temperatura de la piel para que no baje de un umbral determinado, todo ello en función de la propia temperatura de la piel.

Por último indicar que el hecho de que el dispositivo que diseña D9 esté concebido para una función distinta (el tratamiento del cáncer de piel) no lo invalida como antecedente que destruye la novedad. D9 se caracteriza por sus elementos técnicos y estructurales, por lo que no puede extrañar que se emplee para tratamientos distintos dentro del mismo campo de la sanidad.

OCTAVO.- La parte actora aportó copia de la sentencia de 23 de mayo de 2013 del Tribunal de Gran Instancia de París, que también analizó la novedad de la patente EP 005 y que ha llegado a una conclusión distinta a la de este tribunal. En esa sentencia -que no es firme- también se confronta R1 con la patente británica 2286660 (D9), denominada patente Thorner, descartando que destruya la novedad por los siguientes motivos:

1º) D9 no contempla que la temperatura de la superficie de la piel no se reduzca por debajo de una temperatura mínima preestablecida para evitar que sea dañada. Este argumento es utilizado también por la actora en su recurso.

2º) Los intervalos de temperatura mostrados por la patente Thorner, de 13º a 18º, por una parte, e inferior a 0º, por otra parte, no son los mismos que los intervalos de temperatura reivindicados en la patente de TGH.

3º) Proporcionar ' un sensor de temperatura para medir la temperatura del miembro a tratar'no es idéntico al objetivo de la patente de TGH, que consiste en evitar daños a la piel mediante un control de la temperatura.

Pues bien, según es de ver de lo expuesto, los argumentos utilizados por la juez francesa ni tan siquiera constan en el informe Pablo . Y viceversa, los hechos esgrimidos por la demandante para sostener la novedad de la patente son despreciados. No se estima relevante o no se toma en consideración en la sentencia francesa el que la unidad de control controle la temperatura del refrigerante y no directamente el medio de enfriamiento, circunstancia que la recurrente estima determinante.

En cuanto a la necesidad de que la temperatura de la piel no se reduzca por debajo de una temperatura mínima preestablecida para evitar que sea dañada, recordemos que el perito Sr. Pablo no cuestiona que ese elemento esté presente en la patente, aunque admita que el objetivo de D9 sea distinto. Y es evidente que consta en dicho documento, cuando señala que con el dispositivo descrito se puede conseguir enfriar los miembros objeto del tratamiento hasta las temperaturas deseadas (página cinco, segundo párrafo). La temperatura mínima preestablecida, al igual que la temperatura deseada, dependerá del tipo de piel y de la clase de tratamiento.

Enlazando con lo anterior, dado que nos encontramos ante una patente de producto -protege un dispositivo que permite ser utilizado en el tratamiento selectivo de las células ricas en lípidos-, los rangos de temperatura son propios del tratamiento y no del dispositivo. De ahí que no se incluyan en la parte caracterizadora y que no los podamos tomar en consideración, como no lo ha hecho la recurrente ni su perito (al contrario que la sentencia francesa).

NOVENO.- Dado que R1 carece de validez por falta de novedad, no es necesario analizar la actividad inventiva. La sentencia de instancia también considera nulas por falta de novedad las reivindicaciones 2 a 6, 9, 20 y 22. El recurso sólo impugna la nulidad de tres de ellas (página 52), consideradas de forma autónoma (las reivindicaciones 4, 6 y 20). Las trascribimos a continuación:

Reivindicación 4:

El dispositivo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la unidad de control de temperatura se adapta para mantener una temperatura promedio de los medios de enfriamiento entre aproximadamente -15 y 35°C, o entre aproximadamente -15 y 30°C, o entre aproximadamente -15 y 25°C, o entre aproximadamente -15 y 20°C, o entre aproximadamente -15 y 15°C, o entre aproximadamente -15 y 10°C, o entre aproximadamente -15 y 5°C, o entre aproximadamente -10 y 35°C, o entre aproximadamente -10 y 30°C, o entre aproximadamente -10 y 25°C, o entre aproximadamente -10 y 20°C, 0 entre aproximadamente -10 y 15°C, o entre aproximadamente -10 y 10°C, o entre aproximadamente -10 y 5°C, 0 entre aproximadamente -5 y 20°C, o entre aproximadamente -5 y 15°C, o entre aproximadamente -5 y 10°C, 0 entre aproximadamente -5 y 5°C.

Reivindicación 6:

El dispositivo de una cualquiera de las reivindicaciones 4 ó 5, en el que la temperatura mínima predeterminada es aproximadamente de -10°C o aproximadamente -10°C o aproximadamente -5°C, o aproximadamente 0°C, o aproximadamente 5° C, o aproximadamente 10°C, o aproximadamente 15°C, 0 aproximadamente 20°C, 0 aproximadamente 30°C.

Reivindicación 20:

EI dispositivo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, en el que los medios de enfriamiento se adaptan para refrigerar las células ricas en lípidos a una temperatura de aproximadamente -10 y 20°C oa una temperatura entre aproximadamente -10 y 15°C, o a una temperatura entre aproximadamente -10 y 10°C, o a una temperatura entre aproximadamente -10 y 4°C, o a una temperatura entre aproximadamente -4 y 25°C, o a una temperatura entre aproximadamente -4 y 20°C, o a una temperatura entre aproximadamente -4 y 15°C, o a una temperatura entre aproximadamente -4 y 10ºC, o a una temperatura entre aproximadamente -4 y 4°C, o a una temperatura entre aproximadamente- 2 y 25°C, o a una temperatura entre aproximadamente -2 y 20°C, o a una temperatura entre aproximadamente -2 y 15°C, o a una temperatura entre aproximadamente -2 y 10ºC, o a una temperatura entre aproximadamente -2 y 4°C.

Al entender de la recurrente, D9 no indica los rangos de temperaturas que deben utilizarse para el enfriamiento de células ricas en lípidos, mientras se asegura la no perturbación de las células no ricas en lípidos, y, en cualquier caso, los rangos de temperatura previstos (entre 13º y 18º o a temperaturas por debajo de 0) no anticipan los de la patente. Pues bien, como venimos exponiendo, D9 sí contempla rangos de temperaturas, que están comprendidos dentro de los amplísimos márgenes de las reivindicaciones y, además, los rangos de temperatura se fijan, como señala la sentencia apelada, de forma rutinaria y sin relevancia inventiva.

DÉCIMO.- La sentencia apelada concluye que las reivindicaciones dependientes 10, 11, 13, 14 y 21 de la patente EP 005 no son válidas por falta de actividad inventiva. En el recurso la demandante impugna dicha conclusión en relación con las cuatro primeras, que trascribimos a continuación:

Reivindicaciones 10 y 11:

10. El dispositivo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que los medios de enfriamiento se adaptan para aplicarse a la piel del sujeto con una presión que es aproximadamente igual a o mayor que la de la presión sanguínea sistólica en la dermis del sujeto con el fin de disminuir el flujo sanguíneo dentro de la dermis.

11. El dispositivo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que los medios de enfriamiento se adaptan para aplicarse a la piel del sujeto con una presión que es aproximadamente igual a o menor que la presión sanguínea sistólica en la dermis del sujeto con el fin de disminuir el flujo sanguíneo dentro de la dermis.

Reivindicación 13:

El dispositivo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en el que los medios de enfriamiento se adaptan para aplicarse a un pliegue de la piel del sujeto.

Reivindicación 14:

El dispositivo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, que comprende adicionalmente al menos otros medios de enfriamiento, en el que los medios de enfriamiento se adaptan de tal manera que se presiona el pliegue en la piel del sujeto entre los medios de enfriamiento y unos segundos medios de enfriamiento cuando se aplica el dispositivo.

Entendemos, al igual que el juez a quoy que el perito Ildefonso (folio 2659), que las realizaciones particulares de las reivindicaciones 10 y 11 no aportan actividad inventiva alguna. Se limitan a señalar que el medio de enfriamiento ha de 'adaptarse' a una determinada presión, que no se concreta. Refiere no tanto un elemento adicional del dispositivo sino una indicación sobre su uso sin altura inventiva. La presión no deja de ser un elemento más para graduar la temperatura de la piel.

Lo mismo podemos decir de las reivindicaciones 13 y 14. Partiendo de D9, como documento del estado de la técnica más cercano, tanto el perito de la demandada Sr. Ildefonso (folio 2659), como el perito de la actora Sr. Pablo (folios 2987 y 2996) admiten que la solicitud de patente francesa FR 2744358 A1 (D10) describe un dispositivo para aplicar a un pliegue de la piel. Para un experto en la materia resultaría evidente la combinación de ambos dispositivos, que se utilizan en el sector de la sanidad, por lo que R13 y R14 carecen de actividad inventiva. La recurrente considera la combinación de esos dos elementos -o de D8 con D10- resulta forzada y, en definitiva, que no está justificada, dado que D10 está concebido para el masaje, la electroterapia y el tratamiento de otras patologías. Consideramos, por el contrario, al igual que la sentencia de instancia, que D10 describe un dispositivo que permite adaptar el medio de enfriamiento a un pliegue de la piel y que el experto en la materia encontraría sin dificultad en ese documento las características de las reivindicaciones impugnadas. Debemos tener en cuenta, además, que R13 y R14 no describen el modo en el que se adapta el medio de enfriamiento (en R13) o los medios de enfriamiento (en R14) al pliegue de la piel, incurriendo, de alguna manera, en insuficiencia de la descripción ( artículo 112, apartado b/, de la Ley de Patentes ). Por ello y como conclusión, corroboramos el criterio del juez de instancia, que estima que las reivindicaciones dependientes impugnadas son realizaciones particulares de la única reivindicación independiente sin actividad inventiva.

DECIMOPRIMERO.- Pasamos a continuación a analizar la validez de la patente EP 935 (ES 581). La patente se acompaña a la demanda como documento catorce (folios 278 y siguientes). Tiene por objeto un procedimiento para usar en la rotura selectiva de células ricas en lípidos mediante el enfriamiento controlado y comprende además un dispositivo para su uso en el procedimiento. Según reseña la descripción, es conocido que las células ricas en lípidos y no ricas en lípidos tienen diferentes grados de susceptibilidad al frío. En general, las células no ricas en lípidos pueden aguantar temperaturas más frías que las células ricas en lípidos. Pues bien, la invención refiere un procedimiento para reducir localmente el tejido adiposo, que comprende aplicar un elemento de enfriamiento a un sujeto a una temperatura suficiente para romper selectivamente células ricas en lípidos, en el que la temperatura no produce efectos indeseados en las células no ricas en lípidos (página 4, líneas 10 a 14).

Para llevar a cabo la descomposición de las células grasas (ricas en lípidos), sin dañar otros tejidos no ricos en lípidos, la Reivindicación primera (R1), única independiente, comprende -trascribimos literalmente-:

'Usar al menos un dispositivo de retroalimentación para monitorizar la temperatura y/o formación de cristales, configurado para proporcionar información por retroalimentación relativa a la temperatura de la piel del sujeto o la formación de cristales; y

Enfriar la piel del sujeto, basándose en la información recibida de al menos un dispositivo de retroalimentación, en una región en la que se desea la reducción del tejido adiposo subcutáneo, mediante el enfriamiento de dicha región lo suficiente para romper selectivamente las células ricas en lípidos de la misma, y simultáneamente con esto mantener la piel del sujeto a una temperatura en la que las células no ricas en lípidos próximas al medio de enfriamiento no se rompan, y en el que las células no ricas en lípidos que rodean el tejido graso subcutáneo no se rompan, en el que las células ricas en lípidos se enfrían a una temperatura entre aproximadamente -10ºC y aproximadamente 25ºC durante un periodo de tiempo de 10 segundos a 30 minutos.'

En el análisis de la actividad inventiva, mediante la aplicación del método problema-solución, no es controvertido que el estado de la técnica más cercano viene representado por la patente internacional WO 00/44346 A1, publicada el 3 de agosto de 2000, denominada 'lowering skin temperatura',designada en los autos como D7. Se aporta como anexo siete al informe pericial de Don Ildefonso (folios 2628 y siguientes). Dejamos constancia que D7 está en inglés y que no se aporta la correspondiente traducción, por lo que hemos de analizarlo a partir de las traducciones parciales no impugnadas que efectúan las partes y sus peritos.

El perito de la demandante (informe ROOIJ, al folio 2972), compara R1 con las enseñanzas de D7 (folios 2998 y siguientes). El perito concluye -y no es controvertido-, que D7 comprende las siguientes características que también están comprendidas en R1:

1º) Divulga un procedimiento cosmético para tratar una región seleccionada (zona abdominal y la zona de glúteos de un sujeto no bebé) para lograr una reducción cosméticamente beneficiosa del tejido adiposo subcutáneo.

2º) Contempla la posibilidad de medir la temperatura de la piel de vez en cuando o de manera continua, utilizando dispositivos y técnicas convencionales.

3º) Al menos en una realización, describe un dispositivo de retroalimentación para monitorizar la temperatura de la piel del sujeto y proporcionar información relativa a la temperatura de la piel del sujeto.

4º) Divulga que el enfriamiento de la piel del sujeto debe mantenerse a una temperatura en la que las células no ricas en lípidos próximas al medio de enfriamiento o que rodean al tejido graso no se rompan (características d) y e) de R1).

Sin embargo D1 no divulga las siguientes características:

-Enfriar la piel del sujeto basándose en la información recibida del dispositivo de retroalimentación.

-No dice a qué temperatura llegan a estar las células ricas en lípidos. Si la temperatura de la superficie baja unos 6ºC (reducción preferida para reducir grasa) durante 7 minutos (realización preferida) no está claro que la temperatura de las células ricas en lípidos, que normalmente está a una temperatura superior a 30ºC, llegan a estar por debajo de 25ºC.

El perito de la demandada Sr. Ildefonso (folio 2656) señala en su informe que el problema objetivo que resuelve la patente D1 es el de proporcionar un dispositivo para enfriar la piel que permite disponer de información de la temperatura de la piel. A partir del estado de la técnica que tenía el experto a su disposición el perito concluye que esas ventajas ya estaban presentes en D9. El experto en la materia, a su entender, habría combinado sin dificultad ambos documentos para lograr el control directo de la temperatura a partir de la temperatura de la piel. Carece, por tanto, de actividad inventiva.

DECIMOSEGUNDO.- La sentencia, como hemos adelantado, también concluye que la patente EP 935 es nula por falta de actividad inventiva. Según la sentencia, D7 (documento más cercano) enseña que el control de la temperatura de la piel de acuerdo con las reivindicaciones sirve o es adecuado para la reducción de la grasa localizada en el cuerpo humano y para la reducción de la inflamación. D7, por tanto, revela que la refrigeración controlada de la temperatura de la piel, de acuerdo con lo reivindicado, sirve para la reducción de la grasa del cuerpo humano. D7 reivindica un procedimiento para controlar el descenso de la temperatura de la piel de una persona que comprende la preparación de una solución refrigerante con unos determinados elementos (agua, alcohol...) que se pone en contacto con la piel del sujeto entre 10 a 60 minutos.

La sentencia aplica, en el análisis de la actividad inventiva, el método problema solución ( problema and solution approach). Considera que el problema consiste en encontrar una alternativa o desarrollar procedimientos de enfriar/refrigerar la piel de una forma controlada (con un mayor control, deducimos nosotros de la sentencia) para reducir la grasa de las personas, alternativa que se obtiene mediante un dispositivo de retroalimentación en el que el control de la temperatura de los medios de enfriamiento se lleve a cabo a partir de la temperatura de la piel obtenida por medio de dicho dispositivo. Y esa enseñanza la proporciona D9. Al entender del juez a quo,el experto en la materia habría combinado sin dificultad ambos documentos.

DECIMOTERCERO.- La apelante reprocha a la sentencia cómo formula el problema técnico, que no es simplemente la reducción de grasa, sino que es más complejo. El problema consiste en reducir los tejidos ricos en lípidos mediante aplicación del frio en modo tal que ni se destruya el tejido dérmico y epidérmico (la piel), ni se cause daño alguno al mismo. La patente solventa el problema mediante un procedimiento de reducción selectiva de las células ricas en lípidos a través del control de la temperatura del medio de enfriamiento basándose en el control de la temperatura de la piel.

Según la recurrente, la combinación de documentos (D7 y D9) no hubiera sido obvia, y D9 divulga, en cualquier caso, un dispositivo distinto, tesis que ya hemos rechazado al analizar la patente EP 005. Además, la actora también censura de la sentencia (folios 32 y siguientes del recurso) que haya excluido, como elemento relevante y diferenciador a fin de determinar la actividad inventiva de la patente de la actora, el rango de temperaturas a las que se tienen que enfriar las células ricas en lípidos. Los intervalos que divulga la patente (entre -10º y 25º) no están anticipados por D7.

Empezando por esto último, coincidimos, en buena medida, con los argumentos del juez a quosobre la relevancia de los rangos de temperatura en la invención. La sentencia señala en su fundamento 24 que aunque D7 no explicita a qué temperatura han de llegar las células ricas en lípidos, ello no es relevante. Era conocido que el enfriamiento localizado reduce la grasa. Por tanto, sabida la temperatura del cuerpo humano (37º) -argumenta el juez-, fijar un arco de temperaturas entre -10º y 25º no es una enseñanza nueva. Simplemente, en un ejercicio rutinario, la patente está poniendo en práctica lo ya divulgado por el estado de la técnica. Por ello, la selección de las gamas óptimas de temperatura no ha dado lugar a un efecto inesperado.

Coincidimos con la sentencia de instancia cuando prescinde en la formulación del problema y en su solución del arco de temperaturas, que está contemplado en términos amplísimos a aplicar en periodos de tiempos también muy amplios (entre diez segundos y 30 minutos). La descripción de la patente impugnada nos enseña que la temperatura y la duración del tratamiento depende de la zona en la que se aplica, el tipo de piel, la presión que se ejerza...

Sin salirnos de la descripción, la reducción de la grasa mediante el enfriamiento localizado, que reivindica la patente, supuso un avance respecto de otros tratamientos invasivos, como la liposucción o el uso de la energía radiante. La disolución de la grasa por enfriamiento que divulga la patente WO 00/44346 (D7), que es mencionada en los antecedentes (línea 52, de la página 2), presenta como problema -añade la descripción- que ' no estabilizan las temperaturas de la superficie de la piel y, por lo tanto, tampoco protegen adecuadamente frente a daños colaterales a la dermis y/o epidermis'.El problema consiste, por tanto, en diseñar un procedimiento de disolución de grasa por enfriamiento de forma más controlada y estable, que permita una reducción selectiva de las células ricas en lípidos, sin dañar las células no grasas. Y esa solución se obtiene con la patente impugnada, no mediante unos rangos de temperatura fijados en términos casi omnicomprensivos, sino mediante una unidad de control que estabiliza la temperatura a partir de la temperatura de la piel. El control de la temperatura favorece la eliminación selectiva de las células ricas en lípidos, sin lesionar las células no ricas en lípidos (líneas 1 a 3 de la página 3).

Tanto D7 como D9 contemplan también rangos de temperaturas en términos amplios; la primera, entre 3º y 12º, y D9, entre 13 a 18º 'o a temperaturas bajo cero' (último párrafo de la página uno). Otros documentos del estado de la técnica, incluidos en el anexo del informe del perito Sr. Ildefonso , como la patente europea EP 0 840 078, publicada el 6 de mayo de 1998 (D8), que describe una aparato denominado criosonda o sonda criogénica para el tratamiento de la piel humana, así como los tejidos subyacentes, sustituyendo las fricciones de hielo y a los aerosoles refrigerante, permiten que la temperatura deseada oscile entre un mínimo de -10º y un máximo de 45º (página 13, líneas 5 a 7).

Por tanto, no estimamos relevante que D7 'no deje claro', como dice el informe Pablo , que a la temperatura preferida (6ºC) las células ricas en lípidos lleguen a estar por debajo de 25º. Aquella temperatura se encuentra en la parte media/baja del amplio margen (-10º a 25º) que marca la patente EP 935.

DECIMOCUARTO.- En definitiva, de las siete características que el informe Pablo extrae de R1, D7 divulga seis. No anticipa, por el contrario, enfriar la piel del sujeto basándose en la información recibida del dispositivo de retroalimentación. Este extremo no es controvertido, aunque extraña que D7 comprenda un dispositivo de retroalimentación para monitorizar la temperatura de la piel del sujeto, como señala el informe Pablo , y que luego esa información no se emplee para controlar la temperatura del dispositivo. Esta característica, sin embargo, se encuentra en D9. Aunque la recurrente cuestiona que el dispositivo que diseña D9 coincida con el de la patente, nos remitimos a lo expuesto en los fundamentos anteriores en relación con la patente EP 005.

Pues bien, tal y como sostiene la sentencia apelada, consideramos que el experto en la materia que se hubiera enfrentado al problema técnico que plantea D7 habría recurrido a la alternativa que le ofrece D9 para lograr un mayor control y estabilidad en la temperatura deseada, favoreciendo con ello la eliminación del tejido graso sin dañar las células no ricas en lípidos. Por tanto, la patente es nula por falta de actividad inventiva.

No es cierto, a nuestro entender, que en la fecha de redacción de la patente no fuera conocida la perturbación selectiva de la cédulas grasas. Según resulta de los antecedentes de la descripción (página 2, líneas 38 y 39), por entonces era conocido que ' las células ricas en lípidos y no ricas en lípidos, tienen diferentes grados de susceptibilidad del frio. En general, las células no ricas en lípidos pueden aguantar temperaturas más frías que las células ricas en lípidos'.De ahí que el perito Sr. Pablo considere que esa característica de R1 (la e/, según su esquema), se encontrara en D7.

Hemos de tener presente, a estos efectos, la gran proximidad entre D7 y R1. Incluso la única característica que D7 no contempla de forma explícita -el enfriamiento de la piel basándose en la información recibida del dispositivo de retroalimentación-, se aprecia de alguna manera en el texto de la patente. En efecto, junto al propio dispositivo, D7 señala (página 4, líneas 32 y siguientes) que el mantenimiento de las temperatura de la piel en niveles adecuadamente bajos se puede lograr usando dispositivos convencionales.

El experto hubiera encontrado sin dificultad en D9 la solución al problema técnico que plantea D7. D9 describe una unidad de control de la temperatura y medios para la medición de la temperatura de la piel del sujeto, que permiten mantener el medio de enfriamiento en la temperatura deseada. Nos remitimos a lo expuesto al analizar la patente EP 005. D9, por tanto, resuelve el inconveniente técnico que plantea D7.

Consideramos, además, que D9 se encuentra en un campo técnico similar al de D7 y al de la propia reivindicación primera de la patente impugnada. Uno y otros diseñan, dentro del sector de la sanidad, dispositivos de tratamientos de la piel (y de la hipodermis, en donde se encuentran los tejidos adiposos) mediante el enfriamiento. Lógicamente, el experto utilizaría de D9 aquello que permite suplir las limitaciones de D7, despreciando aquellas aplicaciones específicas para el tratamiento del cáncer de piel.

En consecuencia, debemos confirmar la conclusión de la sentencia de instancia que estima nula la reivindicación primera, independiente, de la patente EP 935 (ES 581).

DECIMOQUINTO.- Por lo que se refiere a las reivindicaciones dependientes, el informe Pablo considera que el dispositivo de LipoCryo reproduce las características de las reivindicaciones que trascribimos a continuación:

Reivindicación 2:

El procedimiento de la reivindicación 1, en el que las células ricas en lípidos son adipocitos dentro del tejido adiposo subcutáneo o celulitis.

Reivindicación 3:

El procedimiento de la reivindicación 1 o 2, que además comprende la etapa de: repetir la aplicación del medio de enfriamiento a la piel del sujeto una pluralidad de veces hasta que se logre la reducción deseada del tejido adiposo subcutáneo.

Reivindicación 4:

El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende además la etapa de aplicar los medios de enfriamiento poniendo en contacto la piel del sujeto con el medio de enfriamiento.

Reivindicaciones 5 y 6 :

5. EI procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que las células ricas en lípidos se enfrían a una temperatura entre aproximadamente -10 y 20°C.

6. EI procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que las células ricas en lípidos se enfrían a una temperatura entre aproximadamente -10 y 15°C, o a una temperatura entre aproximadamente -10 y 10°C, o a una temperatura entre aproximadamente -10 y 4°C, o a una temperatura entre aproximadamente -4 y 25°C, o a una temperatura entre aproximadamente -4 y 20°C, o a una temperatura entre aproximadamente -4 y 15°C, 0 a una temperatura entre aproximadamente -4 y 10°C, o a una temperatura entre aproximadamente -4 y 4°C, o a una temperatura entre aproximadamente -2 y 25°C, o a una temperatura entre aproximadamente -2 y 20°C, o a una temperatura entre aproximadamente -2 y 15°C, o a una temperatura entre aproximadamente -2 y 10°C, o a una temperatura entre aproximadamente -2 y 4°C.

Reivindicación 8:

El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que el medio de enfriamiento aplicado a la piel del sujeto incluye un medio de enfriamiento conductor.

Reivindicaciones 9 y 10:

9. EI procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que además comprende: controlar una temperatura del medio de enfriamiento de modo que la temperatura se mantenga a una temperatura media entre -15° y 35°C.

10. EI procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que además comprende: controlar una temperatura del medio de enfriamiento de modo que la temperatura se mantenga a una temperatura media entre -15° y 30°C, o entre aproximadamente -15 y 25°C, o entre aproximadamente -15 y 20°C, o entre aproximadamente -15 y 15°C, o entre aproximadamente -15 y 10°C, o entre aproximadamente -15 y 5°C, o entre aproximadamente -10 y 35°C, o entre aproximadamente -10 y 30°C, o entre aproximadamente -10 y 25°C, o entre aproximadamente -10 y 20°C, o entre aproximadamente -10 y 15°C, o entre aproximadamente -10 y 10°C, o entre aproximadamente -10 y 5°C, o entre aproximadamente -5 y 20°C, o entre aproximadamente -5 y 15°C, o entre aproximadamente -5 y 10°C, o entre aproximadamente -5 y 5°C.

Reivindicación 11:

El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que la temperatura de la piel del sujeto es proporcionada como retroalimentación por al menos un dispositivo de retroalimentación para asegurar que la temperatura de la misma no se enfría por debajo de una temperatura mínima predeterminada.

Reivindicaciones 15 y 16:

15. El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en el que el medio de enfriamiento se aplica a la piel del sujeto con una presión que es aproximadamente igual o mayor que la presión sanguínea sistólica en la dermis del sujeto, para así reducir el flujo sanguíneo en la dermis.

16. El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en el que el medio de enfriamiento se aplica a la piel del sujeto con una presión que es aproximadamente igual o menor que la presión sanguínea sistólica en la dermis del sujeto, para así reducir el flujo sanguíneo en la dermis.

Reivindicaciones 18 y 19:

18. El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en el que el medio de enfriamiento se aplica a un pliegue en la piel del sujeto.

19. El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, en el que el pliegue en la piel del sujeto se presiona entre el medio de enfriamiento y un segundo medio de enfriamiento.

Reivindicación 23:

El procedimiento de las reivindicaciones 13 o 14, en el que el mecanismo de medición de la temperatura no es invasivo.

Reivindicación 26 :

El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 23, que además comprende aplicar un material de alta conductividad térmica a la piel del sujeto antes de aplicar el medio de enfriamiento a la misma.

Los argumentos expuestos en el fundamento decimosegundo para negar actividad inventiva a los rangos de temperatura y tiempos de aplicación los podemos extrapolar a las reivindicaciones 5, 6, 9, 10 y 11 que contemplan valores distintos.

Por otro lado, el recurso nada dice de las reivindicaciones 2, 3, 4 y 23, por lo que debemos dar por reproducidos los argumentos del juez a quo,que las considera nulas por falta de actividad inventiva. Es evidente, en cualquier caso, que ninguna ventaja adicional proporciona el que las células ricas en lípidos sean adipocitos (R2), que el procedimiento se repita una pluralidad de veces (R3) o que el mecanismo de medición de temperatura no sea invasivo (R23), cuando el mecanismo de medición de D9 no lo es.

Respecto de R8, tampoco advertimos actividad inventiva. Dicha reivindicación se limita a recoger como elemento adicional que el medio de enfriamiento aplicado a la piel del sujeto incluye un medio de enfriamiento conductor. El informe Pablo admite que esos medios eran conocidos y que están presentes en varios documentos del estado de la técnica, como los que se refieren a un módulo Peltier (folio 3002). Por los motivos expuestos al analizar R1, ninguna dificultad plantearía al experto combinar D7 con aquellos documentos.

En cuanto a las reivindicaciones 18 y 19, recordemos que R18 simplemente protege el procedimiento aplicado en las reivindicaciones 1 a 17, en el que el medio de enfriamiento se aplica a un pliegue en la piel del sujeto, en tanto que R19 contempla el mismo procedimiento en el que el pliegue en la piel del sujeto se presiona entre el medio de enfriamiento y un segundo medio de enfriamiento. Tampoco advertimos actividad inventiva en esta concreta realización del procedimiento, como sostiene el informe de la demandada (folio 2662). El informe Pablo , en apenas seis líneas (folio 3003), señala que la característica adicional de R18 y R19 estaría presente en la 'cabeza de masaje' descrita en D10, que combina masaje de aspiración y electroterapia. En este punto nos remitimos a las consideraciones que hemos realizado en el fundamento décimo en relación con las reivindicaciones 13 y 14 de la patente EP 005.

En cuanto a R26, ninguna actividad inventiva apreciamos en la aplicación de 'un material de alta conductividad térmica a la piel', como el gel que se aconseja en el método de la demandada, antes de aplicar el medio de enfriamiento. Esos materiales, de general conocimiento, formaban parte del estado de la técnica y su uso en combinación con D7 resultaba obvio para un experto en la materia.

Por último, en cuanto a las reivindicaciones 15 y 16, entendemos que la recurrente incurre en un error, al relacionarlas con las reivindicaciones 13 y 14 de la patente de producto ES 569, cuando lo estarían con las reivindicaciones 10 y 11 (R13 y R14 lo estarían con R18 y R19 de EP 935). Así resulta inequívocamente de la demanda (folio 20) y del informe de la actora. En cualquier caso, el perito Sr. Pablo no justifica la actividad inventiva de esas reivindicaciones dependientes, por cuanto, entendemos, la presión con que se aplica el medio de enfriamiento carece de altura inventiva por sí sola. Además, no nos consta, dado que tampoco se realiza indicación alguna en la demanda ni en el recurso, que el procedimiento de uso del dispositivo de la demandada oriente sobre la presión con el que deba utilizarse.

Por lo expuesto, procede confirmar la sentencia apelada, que desestima la acción de infracción por considerar que son nulas las reivindicaciones impugnadas de las patentes de la actora.

DECIMOSEXTO.- En la demanda la parte actora atribuyó a la demandada la comisión de los siguientes actos de competencia desleal:

- CLINIPRO utiliza como 'etiqueta' para atraer a potenciales consumidores en su canal de 'YOUTUBE' la palabra 'Zeltiq' -nombre y marca de la demandante-. También utiliza como etiqueta la palabra 'criolipolisis', término que, según la demandante, fue 'acuñado' por los inventores de la tecnología patentada. Habría incurrido con ello en actos de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal y de aprovechamiento de la reputación ajena del artículo 12.

- Por lo que respecta a AQUAESTÉTICA, en la web 'ww.inoovancetechnology.com' presenta la tecnología como 'Cryolipolysis innovance', es decir, utilizando el mismo nombre concebido por los inventores, lo que induce a confusión (artículo 6) e implica aprovechamiento indebido de la reputación ajena (artículo 12). Además se presenta esa tecnología como un procedimiento de reducción del tejido graso de manera selectiva con referencia a su origen en la Harvard Medical School.Por otro lado en google si utilizamos el término ZELTIC aparece como enlace patrocinado la página web 'ww.inoovancetechnology.com'.

Las demandadas se opusieron negando los hechos. Así rechazaron que utilicen en Youtube o en Google las palabras 'Zeltiq' o 'criolipolisis', adjuntando impresiones actualizadas en esas webs (documentos 16 a 20 de la contestación). Además consideran que, de ser ciertos los hechos, tampoco habrían cometido actos de competencia desleal, toda vez que el término 'criolipolisis' es el que usualmente se emplea para describir el tratamiento de reducción de grasas mediante enfriamiento localizado.

La sentencia desestima igualmente la acción de competencia desleal. En primer lugar, por cuanto no tiene por acreditado que las demandadas utilicen el signo 'Zeltiq'. Y, en segundo lugar, por no advertir riesgo de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena.

DECIMOSÉPTIMO.- El artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal establece que 'se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crea confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos'.

Hemos dicho reiteradamente que la confusión que contempla esta norma está referida a los medios de identificación utilizados por un empresario en el mercado, bien sea de su actividad, de sus productos o prestaciones o de su establecimiento comercial, esto es, el que recae sobre la identificación o presentación de aquéllos o éstos, imponiendo un juicio de confundibilidad que considere no sólo los medios de identificación y la similitud de productos o servicios con ellos distinguidos, sino también todos aquellos otros factores que coadyuven a ponderar, reforzando o debilitando, el riesgo de confusión. Aquí, a diferencia del art. 11 LCD , no rige el principio de libre imitabilidad, ni el de la inevitabilidad del riesgo de confusión o de asociación, porque siempre es evitable la imitación de los signos de identificación ajenos.

El comportamiento relevante ha de ser idóneo para crear confusión, si bien el riesgo de asociación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica. La confusión en sentido estricto se produce cuando el consumidor equivocadamente entiende que las prestaciones proceden del mismo origen empresarial o que las empresas son las mismas o los establecimientos del mismo empresario, y ello puede acontecer porque considere que los medios de identificación son uno mismo (confusión directa o inmediata), o porque, pese a advertir que los signos son distintos, las semejanzas entre ellos le llevan a pensar que el empresario que las crea es idéntico (confusión indirecta o inmediata). La confusión en sentido amplio (o asociación) tiene lugar cuando el consumidor, pese a saber que las prestaciones tienen un origen empresarial distinto, supone equivocadamente que entre los empresarios o profesionales respectivos existen vínculos económicos (pertenencia al mismo grupo enmpresarial) o jurídicos (licencias colaterales) que autorizan a explotar la semejanza de los signos.

El artículo 12, por su parte, considera desleal 'el aprovechamiento, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida en el mercado'. Según hemos recordado en otras ocasiones este precepto 'trata de proteger, además del mercado, al competidor que ha logrado reputación industrial, comercial o profesional, y tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento de las ventajas que la misma proporciona'[ Sentencia 24 abril 2001 (AC 2001/1036 )]. Aunque la acción puede ser de cualquier tipo, con tal que tenga aptitud para producir aquel efecto, que la cualifica y define, normalmente consistirá en el empleo de signos distintivos ajenos, notorios o implantados en el mercado y, además, con buena fama o reputación o prestigio. Pero, en cualquier caso, la acción no se refiere a la imitación de las prestaciones, amparadas en su caso por el art. 11 LCD , sino como en el caso del art. 6 LCD a la forma de presentación de las prestaciones que induzca a asociarla a un origen empresarial bien reputado en el mercado, con idea de aprovecharse de las ventajas de tal reputación.

DECIMOCTAVO.- Aplicado cuanto antecede al presente caso, no podemos tener por acreditado que las demandadas hayan utilizado la palabra 'ZELTIQ' como criterio de búsqueda en google, como medio vinculado a un enlace patrocinado o como 'etiqueta de formato' en Youtube. El documento 41 de la demanda queda contrarestado con los documentos 18 y 20, que ofrecen un resultado distinto si se utiliza en youtube o en google dicho término. Tampoco es controvertido -y resulta fácil de comprobar- que a día de hoy el uso de la palabra 'ZELTIQ' como criterio de búsqueda no remite al usuario a las webs de las demandadas.

Se intentó, sin éxito, y no se ha insistido por la recurrente en esta segunda instancia, la práctica como medio de prueba que aquellas empresas (Google o Youtube) certificaran si las demandadas han patrocinado o favorecido de algún modo esa asociación con el nombre 'ZELTIQ'. Por tanto, no podemos aceptar en el análisis de la cuestión suscitada que CLINIPRO o AQUAESTÉTICA se hayan promocionado en Internet haciendo alusión a dicho término.

En segundo lugar, en cuanto al uso por las demandadas del término 'criolipolisis', también coincidimos con la sentencia de instancia cuando concluye que con esa denominación se identifica el procedimiento de eliminación de grasas mediante el frío, habiéndose convertido en un término habitualmente utilizado para describir ese procedimiento (documento cinco de la contestación). Y ello por cuanto resulta de la mera yuxtaposición de los términos crio(frío), lipo(grasa) y lisis(disolución o destrucción). En definitiva, la demandante no acredita un derecho de exclusiva sobre dicha denominación. Tampoco ejercita acciones marcarias para la protección de dichos signos.

En definitiva, no advertimos actos de confusión ni aprovechamiento de la reputación ajena, cuando no es controvertido que los equipos de la demandada se comercializan con el nombre LIPOCRYO y los de la actora con el de COOLCULPINTING. Los supuestos de hecho contemplados en los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal no concurren en el presente caso, atendidas las diferencias entre los signos distintivos de una y otra parte.

Tampoco atribuimos relevancia alguna, a estos efectos, a la alusión en la web de AQUASTÉTICA a que la tecnología que emplea fuera un 'hallazgo de la Harvard Médical School', pues no es discutido el protagonismo de dos doctores de esa institución en la investigación de la reducción de la grasa mediante el uso del frío.

Por todo lo expuesto debemos desestimar íntegramente la demanda, confirmando la sentencia apelada.

DECIMONOVENO.- Que en cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , deben imponerse al apelante.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION y ZELTIQ AETHETICS INC, contra la sentencia dictada en fecha 5 de enero de 2013 por el Juzgado de lo Mercantil 5, que confirmamos, con imposición de las costas al apelante.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.