Sentencia Civil Nº 170/2015, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 192/2015 de 23 de Julio de 2015

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 192 ( C-15 ) 15.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 221 / 13.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM.170/2015

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veintitres de julio del año dos mil quince.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por D. Prudencio y SOCIEDAD DE PRODUCCIONES APÓSTOL SANTIAGO, SL, apelantes por tanto en esta alzada, representados por la Procuradora D. ª FABIOLA MONERRIS JUAN, con la dirección del Letrado D. JUAN ANTONIO GARCÍA SOLANO; siendo la parte apelada ASSOCIAZIONE RADIO MARÍA, representada por el Procurador D. JUAN CARLOS OLCINA FERNÁNDEZ, con la dirección de la Letrada D. ª MARÍA HELENA GRANADO CARPENTER.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 4 de marzo del 2015, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:' Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Juan Carlos Olcina Fenández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil ASOCIAZIONE RADIO MARIA CONTRA don Prudencio y la mercantil PROCDUCCIONES APÓSTOL , S.A. En consecuencia :

A) Declaro.

Que ASSICIAZIONE RADIO MARIA ostenta frente a don Prudencio y la mercantil PRODUCCIONES y la mercantil PRODUCCION APOSTOL SANTIAGO SA , unos derecho de propiedad industrial preferentes con base e las Marcar Comunitarias 3.471.562 ' RADIO MARIA ' , 5.992,383 ' MARIA ' . 7599,591, ' RADIO MARIA ' y en la Marca internacional 600.288 ' RADIO MARIA '

-Que el uso de la marca MARIA VISION INRI ( mixta ) crea un riesgo de confusión en su forma de riesgo de asociación con las marcas comunitarias de la actora

- La nulidad de la marca Española número 2.890,933 'MARIA VISION INRI ' ( mixta titularidad de don Prudencio por estar incursa en causa de nulidad relativa del artículo 52.1 LM en relación con el artículo 6.1 b) LM .

-Que el uso de la Marca Española número 2.890.933 ' MARIA VISICON INRI' para distinguir emisiones radiofónicas , telecomunicaciones y educación, en especial de la religión católica , constituyen una infracción de los derechos de marca de ASSICIAZIONE RADIO MARIA.

- Que el uso de PRODUCCIONES APOSTOL SANTIAGO, S. A. DEL SIGNO MARIA VISION como nombres de dominio y en internet representa asimismo una infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de la demandante.

-Que como consecuencia de lo anterior, la infracción de los derechos de propiedad industrial de ASSOCIAZIONE RADIO MARIA , se le han ocasionado la misma unos daños y perjucios. .

B) Y en consecuencia , se condena a PRODUCCIONES APOSTORL SANTIAGO SA

-A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar de forma inmediata en cualquier uso de la Marca España nŽmeros 2.890.933 ' MARIA VISION INRI ' ( mixta) para distinguir servicios de emisiones radiofonicas telecomunicaciones y educacion, en especial de la religión católica.

-A cesar ene el uso de los nombre de dominio.l ' mariavisión. Es' y a la prohiibición de uso de nombres de dominio 'mariavisión.net' y 'mariavisión.org' , cancelando el registros del primero.

-

A . Retirar del mercado cualquier medio, elemento u objeto ene el que se consigne el signo infractor 'MARIA VISION' tanto del mercado como de Internet, acreditando fehacientemente su retirada en el plazo de 30 días .

-A indemnizar a la demandante en el importe de VEINTICINCO MIL OCH EUROS Y NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (25.908,96€)

-Al pago de una multa coercitiva por importe de SEISCIENTOS EUROS (600€) por cada día en que subsista la infracción.

Se condena solidariamente a las demandadas a pagar las costas del procedimiento'-

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 7 / 7 / 15, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO.-

La sentencia dictada en primera instancia, dicho sea muy en síntesis, ha estimado la demanda y ha declarado que la actora ostenta, frente a los demandados, unos derechos de propiedad industrial preferente, por la titularidad de tres marcas comunitarias y una marca internacional, y que el uso de la marca española MARÍA VISIÓN INRI, al crear un riesgo de confusión (en su modalidad de riesgo de asociación) con aquéllas, constituye infracción de las mismas; declarando igualmente, en atención a dicho riesgo de confusión, su nulidad; todo ello, con las consecuencias legales inherentes, de conformidad con las pretensiones deducidas por la parte demandante.

Frente a dicha resolución se alza la otrora demandada, articulando en su escrito de apelación una serie de motivos impugnatorios que se abordarán en los siguientes fundamentos de derecho.

Anticipamos desde este momento que confirmaremos la resolución recurrida.

Veamos, antes de seguir adelante, la representación gráfica de las marcas que nos ocupan.

Las marcas prioritarias titularidad de la parte demandante que la sentencia considera infringidas son las siguientes.

a) Marca comunitaria n.º 3.471.562, denominativa, 'RADIO MARIA' registrada, en lo que ahora interesa, para servicios de la clase 38, telecomunicaciones y comunicaciones.

b) Marca comunitaria n.º 5.992.383, denominativa, 'MARIA' para servicios de la clase 38 (telecomunicaciones).

c) Marca comunitaria n.º 7.599.591, figurativa, 'RADIO MARIA', para servicios de la clase 38 (telecomunicaciones) cuya representación gráfica es la siguiente:

La marca española titularidad de la demandada es la n.º 2.890.933, mixta, registrada para servicios de la clase 38, cuya representación gráfica es la siguiente:

SEGUNDO.-

Como bien se dice en el recurso, la cuestión queda constreñida a determinar si entre las marcas antes representadas existen las suficientes semejanzas para generar riesgo de confusión, por asociación, entre los consumidores, teniendo en cuenta que la marca titularidad del Sr. Prudencio va destinada a distinguir un canal de televisión, pues dicho riesgo de confusión se erige en base tanto de la nulidad de la marca española ( arts. 52.1 en relación al art. 6.1 de la Ley de Marcas ) como de la infracción de las marcas titularidad de la parte demandante (ex art. 9.1.b del Reglamento de Marca Comunitaria , ' La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca').

La sentencia apelada entiende que el riesgo de confusión, en su modalidad de riesgo de asociación, existe porque la locución RADIO MARÍA (formada por dos palabras con escasa fuerza distintiva) es un signo de conocimiento generalizado por el público de las emisiones radiofónicas, y, a partir de esta consideración, la confrontación entre los signos revela semejanza (con predominio de la palabra MARÍA y diferencia en la palabra RADIO vs VISION, que se refiere al medio de emisión), y son empleados para identificar servicios del sector de las comunicaciones, con lo que '... puede ser muy fácilmente asociable por el consumidor que MARÍA VISIÓN es la nueva emisión televisiva del mismo grupo empresarial que regenta RADIO MARÍA y que ha cambiado su denominación para adecuarla al nuevo medio y poder a la vez ser reconocible en su vinculación por el consumidor, por cuanto que es una práctica muy frecuente en los últimos años en nuestro país que medios de radio creen una emisora televisiva o viceversa'.

Coincidimos con estos razonamientos.

Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión . Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales'.

Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

Comencemos contrastando las marcas registradas y la marca que se dice infractora. La comparación entre los signos debe hacerse, desde la perspectiva marcaria en que nos hallamos, de modo que lo que ha de confrontarse es el signo registrado y el signo utilizado por la demandada.

De inmediato, y como ya hiciera el magistrado de instancia, advertimos importantes similitudes entre las marcas.

En la comparación de los signos enfrentados, prima el aspecto gramático y fonético (hasta el punto de que los consumidores del programa de la parte actora, que se emite por radio, percibirán fundamentalmente la marca por el oído) y en ambos aparece con gran predominio la palabra MARÍA y otra (RADIO o VISION) que puede ser identificada por el consumidor como la que informa del canal de comunicación por el que se realiza la actividad de la empresa: radiofónico, en un caso, televisivo y por internet, en otro. La palabra 'INRI' que aparece en la marca de aquélla es de indudable connotación cristiana, también, con lo que tampoco ayuda a los efectos de diferenciación.

Cierto es que la marca de la parte demandada se ve acompañada de símbolos y dibujos (una figura triangular que reproduce el misterio de la Santísima Trinidad), pero el carácter religioso de los mismos poco añade al efecto de diferenciar una marca de otra.

Nos encontramos, pues, con signos que giran en torno a una palabra (MARÍA) acompañada por de muy poco valor distintivo (RADIO, porque el programa es de radio; VISIÓN, porque se emite un programa de televisión por internet) y de símbolos de marcado carácter religioso cristiano.

De otra parte, la gran semejanza de los servicios designados por los signos empleados por la demandada no se ha cuestionado en el litigio, pues se integran en la misma clase de 'telecomunicaciones' y guardan similitud también con un importante trasfondo religioso.

Por último, la interdependencia que debe darse entre los elementos anteriores (gran similitud de los signos en conflicto e identidad de los servicios marcados con ellos) y al hecho de la distintividad, adquirida, que las marcas de la parte actora han conseguido a raíz de la emisión de los programas radiofónicos, permite considerar la existencia de riesgo de confusión, en su vertiente de riesgo de asociación, entendido en el sentido de que la generalidad del público interesado en los servicios que nos ocupan pueda creer, erróneamente, que los de la demandada tienen el mismo origen empresarial que los designados por las marcas de la actora o, que existe algún tipo de vinculación entre las empresas que los ofrecen, dada su concurrencia en ese ámbito del mercado. Es factible que el público interesado en recibir una formación o información cristiana (o desde una perspectiva cristiana, o relacionada con ella) pueda considerar que la misma empresa que ofrece un programa radiofónico (identificada como RADIO MARÍA) es la que hace lo propio con un programa televisivo, aún por internet, llamado fonéticamente 'MARÍA VISION'.

Por tanto, compartimos con la resolución recurrida que existe el riesgo de confusión, con lo que han de decaer los motivos impugnatorios relativos a la inexistencia de infracción marcaria y de nulidad de la marca titularidad de la parte demandada.

TERCERO.-

Otro motivo impugnatorio se refiere a la indemnización de daños y perjuicios, que la sentencia concreta en 25.908,96 € al considerar el 1% de la cifra de negocios realizada con el signo infractor ( art. 43.5 LM ). Dicha cantidad resulta a la vista de la contabilidad exhibida, sin que se haya alegado ni probado que la mercantil demandada realice otras actividades que integren el total de su cifra de negocios.

Los alegatos vertidos sobre este aspecto serán desestimados, porque:

a) Con relación a que no se ha probado que toda la facturación de PRODUCCIONES APÓSTOL SANTIAGO, SL proceda de la emisión del canal de televisión a que nos hemos venido refiriendo, a través del dominio mariavision.es, hemos de reiterar que la contestación a la demanda nada alegó a la contundente afirmación del apartado 71 de la demanda, en que se afirmaba que aquélla se dedicaba expresamente a la explotación de la cadena de televisión citada, por lo que los ingresos de explotación reflejados en sus cuentas anuales se corresponderían con la cifra de negocios realizada con el signo infractor. Fue, por tanto, un hecho admitido en la instancia.

b) Ninguna relación guardan, a efectos indemnizatorios, el art. 34.3.e) LM (en particular, se podrá prohibir en caso de infracción de marca el uso del signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio) y el art. 42 (presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios), sin que la fecha a partir de la cual deban resarcirse tales daños y perjuicios sea la del requerimiento extrajudicial de cese, pues éste sólo opera como elemento habilitador de dicha indemnización.

Por último, la apelante pretende que sea dejada sin efecto la condena en costas, al no haber sido estimada íntegramente la demanda, pues no se accedió a la indemnización por daño moral ni a la cesación en el uso de dos dominios, que no habían sido nunca utilizados. Mantendremos el pronunciamiento sobre costas en cuanto la estimación de la demanda ha sido sustancial, desatendiendo tan sólo peticiones derivadas de la infracción marcaria, que ha sido la cuestión realmente discutida en el litigio.

CUARTO.-

De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC ., en caso de desestimación total de un recurso de apelación, las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie que la cuestión promovida presentara serias dudas de hecho o de derecho.

QUINTO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

SEXTO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de confirmación de la resolución recurrida, la parte recurrente perderá el depósito que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con desestimacióndel recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Prudencio y SOCIEDAD DE PRODUCCIONES APÓSTOL SANTIAGO, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 4 de marzo del 2015, en los autos de juicio ordinario n.º 221 / 13, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.