Sentencia Civil Nº 171/2006, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 342/2006 de 03 de Noviembre de 2006

Encabezamiento

AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00171/2006

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 342/2006

Materia: Competencia Desleal.

Órgano judicial de origen: Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Collado Villalba.

Autos de origen: juicio ordinario nº 334/2004

Parte recurrente: D. Imanol

Parte recurrida: EUSTAQUIO Y CHILET ASOCIADOS SL

SENTENCIA Nº 171

En Madrid, a tres de noviembre de 2006.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Enrique García García, D. Rafael Sarazá Jimena y D. Gregorio Plaza González, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 342/2006, los autos del procedimiento nº 334/2004, provenientes del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Collado Villalba, el cual fue promovido por EUSTAQUIO Y CHILET ASOCIADOS SL contra D. Imanol , siendo objeto del mismo acciones en materia de Competencia Desleal.

Ha actuado en representación y defensa de la parte apelante, el Procurador D. Antonio Gómez de la Serna Adrada y el Letrado Dª. Ana Alocen Escamilla por D. Imanol , no habiendo comparecido en esta segunda instancia la parte apelada EUSTAQUIO Y CHILET ASOCIADOS, S.L.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 22 de junio de 2004 por la representación de EUSTAQUIO Y CHILET ASOCIADOS SL contra D. Imanol , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaban lo siguiente:

"1.- Declare que la comercialización realizada por el demandado del sofá modelo "Time" en imitación del modelo "Manhattan" de mi mandante, constituye un comportamiento desleal por actos de imitación, confusión, asociación y aprovechamiento indebido del esfuerzo y de la reputación ajena.

2.- Condene al demandado al cese en la comercialización del sofá modelo "TIME" o cualquiera que sea su denominación, imitación del modelo "MANHATTAN" de mi mandante.

3.- Condene al demandado al cese en la utilización para fines comerciales de la ficha técnica de la empresa del sofá "TIME" o cualquiera otra que fuera su denominación, y de cuantos catálogos, folletos y cualquier otro material publicitario o de marketing incluyan dicho sofá imitación del modelo "MANHATTAN" de mi mandante.

4.- Condene al demandado a la inutilización y destrucción de forma fehaciente y a su costa de cuantos stocks de sofás modelo "TIME", o cualquier otra que sea su denominación, imitación del modelo "MANHATTAN" de mi mandante.

5.- Condene al demandado al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a mi mandante por los actos de competencia desleal realizados por el demandado, en la cuantía que resulte con arreglo a las bases de cálculo establecidas en el cuerpo de este escrito.

Todo ello, con expresa imposición a la demandada de las costas y gastos derivados del procedimiento."

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Collado Villalba dictó sentencia, con fecha 30 de diciembre de 2005 , cuyo fallo era el siguiente:

"Que estimando íntegramente la demanda planteada por la Procuradora de los Tribunales Doña LINA MARÍA ESTEBAN SÁNCHEZ, en nombre y representación de la mercantil EUSTAQUIO Y CHILET TAPIZADOS, S.L. frente a la Don Imanol , representado por el Procurador de los Tribunales Don ESTEBAN MUÑOZ NIETO, debo declarar y declaro que el demandado ha incurrido en comportamiento desleal, por actos de imitación, asociación y aprovechamiento indebido del esfuerzo y reputación ajenos, por comercializar el sofá "Time" en imitación al modelo "Manhattan" de la actora, y debo condenar al demandado al cese de la comercialización de su sofá - bajo la denominación "Time", o cualquier otra que le diere-, así como de la utilización de la ficha técnica del mismo, catálogos, folletos o cualquier otro material publicitario o de marketing, y a inutilizar y destruir, a su costa, los stocks de sus sofás de ese modelo, y al pago indemnizatorio a la actora, en resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por los actos de competencia desleal realizados, de la cantidad total de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS, ( 3.579,53), así como al pago de las costas procesales."

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de D. Imanol se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por parte de EUSTAQUIO Y CHILET ASOCIADOS SL, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha dos de noviembre de 2006.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La presente contienda encuentra su motivo en que la entidad EUSTAQUIO Y CHILET ASOCIADOS SL, que se dedica a la fabricación y comercialización de sofás y sillones, y que entre sus productos comercializa desde el año 2001 el sofá que identifica como modelo "Manhattan", comprobó, a principios del año 2004, que en un establecimiento integrado en la red de la franquicia "Avant Haus", sito en la localidad de Villalba (Madrid), regentado por el demandado D. Imanol , tenían a la venta un sofá, identificado como "Time", que era una imitación del citado modelo "Manhattan", por lo que emprendió, en un primer momento, diligencias preliminares contra dicho comerciante, y más adelante, a mediados de 2004, el presente litigio, reprochando al demandado la comisión de un ilícito de competencia desleal.

Aunque son varios los motivos del recurso de apelación interpuesto por D. Imanol contra la sentencia que, en primera instancia, ha sido favorable a la parte actora, considera este tribunal esencial, ante los alegatos del recurrente relativos a la ausencia de derechos de exclusiva de la demandante sobre el sofá modelo "Manhattan" y a la invocación por éste del principio de libertad en la imitación de prestaciones, aclarar cuál es el sentido del artículo 11 de la LCD y sobre qué premisas opera dicho precepto legal, para luego poder aplicarlo con corrección al presente caso.

Conviene asimismo dejar ya sentado que en esta segunda instancia no es objeto de polémica que el sofá modelo "Time" que comercializa el demandado presenta gran similitud con el sofá modelo "Manhattan" que fabrica y comercializa la actora.

SEGUNDO.- El párrafo primero del artículo 11 de la LCD parte del principio de libertad en la imitación de prestaciones, salvo que las mismas se encuentren amparadas por un derecho de exclusiva. De manera que en nuestro ordenamiento jurídico la imitación de las prestaciones ajenas, si no están protegidas por derechos de propiedad industrial o intelectual, no solo resulta lícita sino que es generalmente concebida como un factor dinamizador del mercado que contribuye al progreso técnico y estético. Así resulta además de la Exposición de Motivos de la propia LCD, donde se remarca que su redacción persigue evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales, y señala que se ha buscado hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad.

Ahora bien, como toda regla general, al principio antes enunciado también tiene sus excepciones. Y así, la comercialización de productos de imitación, en determinadas circunstancias, puede ser un comportamiento que merezca ser subsumido en el ilícito previsto en el nº 2 del artículo 11 de la LCD . El legislador, partiendo de la vigencia del principio general de libre imitación de prestaciones no protegidas por derechos de exclusiva (artículo 11.1 de la LCD ), establece un límite a éste que lo es que no medie deslealtad, como ocurre cuando con la imitación pueda generarse asociación por parte de los consumidores o el imitador se esté aprovechando de la reputación o el esfuerzo ajeno. Lo que la ley sanciona así es la denominada imitación ineficiente, que ni contribuye al progreso técnico ni a dinamizar el mercado o que produce efectos colaterales inaceptables sobre el consumidor o el competidor. De ahí que no baste con constatar que se haya realizado una reproducción idéntica o sustancialmente similar, que sería suficiente para afirmar la violación de derechos de propiedad industrial o intelectual, sino que es preciso que además se den las circunstancias antes apuntadas para que pueda afirmarse la comisión de un ilícito de competencia desleal.

Es por es que la parte actora que, en efecto, como alega el apelante, carece de derecho de exclusiva sobre el diseño del sofá Manhattan (derecho exclusivo que, como excepción al principio general de la libre empresa - artículo 53.1 de la Constitución en relación con el artículo 38 de mismo texto fundamental-, precisaría de soporte legal para gozar de efecto erga omnes, sin que baste, ante tercero, que pretenda conferirlo el autor del diseño si no lo tiene registrado), no invocó en su demanda la protección que se prevé en las leyes especiales relativas a ello (las de propiedad industrial o intelectual), sino que solicitó la protección que podría brindarle la Ley de Competencia Desleal. Porque, como ya se ha dicho, la comercialización de productos de imitación, en determinadas circunstancias, puede ser constitutiva de un ilícito concurrencial. Lo que hay que dilucidar es si ello ocurre así en el presente caso.

TERCERO.- Conforme a lo anteriormente expuesto son tres clases de comportamientos los que pueden generar un ilícito concurrencial conforme al nº 2 del artículo 11 de la LCD : 1) la imitación con riesgo de asociación por parte de los consumidores (que evoque en éstos una procedencia empresarial ajena, en concreto, la de la prestación imitada); 2) la imitación con aprovechamiento indebido de la reputación ajena (se trata de conductas parasitarias en las que el imitador aprovecha para sí el prestigio alcanzado por el producto original, pero no necesariamente para invadir el mercado propio de éste último, sino para penetrar en un segmento del mercado distinto creando una demanda específica que reconoce que la imitación no es la prestación original, pero que, sin embargo, conoce su prestigio y fama, consiguiendo merced a ello colocar en el mercado el producto de imitación); y 3) la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno (aquélla en la que los costes de producción de la prestación original que el imitador elude sean sustanciales en relación con la integridad del producto, de tal suerte que el ahorro de costes para el imitador puede considerarse considerable; la cual es singularmente apreciable en aquellos casos en que la reproducción de las prestaciones originales se logra mediante el empleo de medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste o en los que se provoca en el titular de la prestación original dificultades de amortización de la propia inversión).

No obstante, toda conducta imitativa comporta en alguna medida el riesgo de que se asocie la prestación del imitador con la prestación genuina del imitado o la posibilidad de que se produzca el aprovechamiento de la reputación alcanzada por éste en el mercado. Así que para evitar que el principio de libre imitación quede vacío de contenido hay que aplicar los mencionados ilícitos concurrenciales siguiendo una interpretación restrictiva, que pasa por exigir la concurrencia en el caso enjuiciado de las siguientes circunstancias: 1º) la apreciación de mérito competitivo, lo que supondría: a) la presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza; y b) el asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original que sea objeto de imitación; y 2º) la evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, de modo que si resultan inevitables quedará excluida la apreciación de deslealtad en la práctica, tal como se indica en el párrafo segundo del nº 2 del artículo 11 de la LCD (el cual no menciona, en relación con esta premisa, el supuesto de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en el cual ha de entenderse que no regirá la cláusula de inevitabilidad) .

CUARTO.- Comenzando por el análisis del requisito del mérito competitivo, aprecia este tribunal que ningún reparo puede oponerse respecto a la concurrencia del segundo de sus elementos integrantes, el de la implantación en el mercado del producto imitado, dada la elevada facturación por las ventas del sofá "Manhattan" durante los ejercicios 2002 y 2003 y el esfuerzo publicitario desplegado por la actora en revistas de mobiliario. Sin embargo, el problema surge al analizar si el producto original reúne también la exigencia de singularidad competitiva porque la parte demandante no hizo, ni en su demanda ni durante el juicio, pese a que trajo a testificar en él a quién lo diseñó (D. Valentín ), el más mínimo hincapié en explicar y concretar cuáles son los rasgos del modelo "Manhattan" que le podrían hacer acreedor a que se le reconociese su diferencia con otros sofás existentes en el mercado (no bastaría con afirmar que pueda tenerlos, ni presumirlos porque interviniese el mencionado Sr. Valentín en su diseño, sino que hubiese sido preciso demostrarlos en sede de este litigio) . Y este tribunal, a la vista de las fotos del producto, no es capaz de discernir, al margen de apreciar lo que constituye lugar común a las formas de todo sofá de línea moderna, donde radicaría lo que podría hacerlo verdaderamente singular con respecto a otros modelos de diversos fabricantes que están siendo objeto de comercialización. No parece que tal singularidad haya de buscarse exclusivamente en las patas, como parece entender la juzgadora a quo, pues no suponen, según el criterio de este tribunal, dada la simplicidad de su morfología, sus limitadas dimensiones e inferior emplazamiento, un elemento de relevancia en la visión de conjunto del modelo "Manhattan" que permita magnificar su importancia. La observancia del requisito de singularidad competitiva es fundamental para poder obtener la tutela que se invocaba en la demanda al amparo del artículo 11.2 de la LCD y, sin embargo, la parte actora no le ha dedicado a su acreditación la atención que merecía, lo que carece de justificación cuando la parte demandada combatió en su contestación a la demanda la concurrencia de tal premisa. Y no sólo eso, también se ocupó ésta de aportar al acto de la vista el testimonio de dos profesionales del sector, un decorador (D. Jaime ) y un comercial de muebles (D. Benjamín ), que indicaron el gran perecido del modelo Manhatan con varios sofás de línea moderna que existen en el mercado y de los que también se ha aportado prueba gráfica ( folios nº 358 a 363 de las actuaciones).

Fallando la premisa aludida, por falta de demostración de la singularidad competitiva del producto, no cabía apreciar que el demandado hubiese incurrido en la comisión de ilícito concurrencial, por lo que debieron ser desestimadas las acciones declarativas de deslealtad del acto (artículo 18.1 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , de Competencia Desleal), de cesación definitiva del mismo ( artículo 18.2ª del mismo texto legal), de remoción de los efectos producidos (artículo 18.3ª de la LCD ) y de indemnización de daños y perjuicios (artículo 18.5ª de la LCD ) que se ejercitaron en la demanda. En consecuencia bastaría con las consideraciones precedentes para la estimación del recurso de apelación planteado por el demandado a fin de revocar la resolución que en primera instancia falló en favor de la parte actora.

QUINTO.- En cualquier caso, no está de más añadir que la entidad demandante debería ser consciente de que si, por la razón que fuese, no dispone de un derecho de exclusiva no puede pretender el monopolio sobre determinado modelo de sofá, por lo que una vez que su esfuerzo inversor haya podido generar mercado y demanda para ese producto, lo que no podrá impedir es que otros operadores entren en competencia con él, al amparo del principio de libre imitación. Se efectúa esta observación porque la actora lanzó su sofá en el año 2001 y, según se desprende de la facturación aportada y del informe pericial incorporado a autos, ha obtenido desde entonces hasta 2004 muy sustanciosos ingresos (1.052.335,15 euros), sobre todo en los ejercicios 2002 y 2003, de manera que sólo los beneficios que resultaron de los años 2001 y 2002 ya deberían haber permitido amortizar sobradamente su esfuerzo inversor (también cuantificado en el informe del perito en 68.914,33 euros). Por lo que resulta lícito que el demandado, al que no se han constatado ventas de su modelo "Time" anteriores al año 2004, se haya inspirado en el sofá modelo "Manhattan" de la entidad demandante, que no está protegido por derecho de exclusiva, para encargar la fabricación de su propio producto, que vende en su tienda, al amparo del principio de libertad en la imitación de prestaciones (artículo 11.1 de la LCD ), puesto que no se dan en este caso las presupuestos precisos para que pueda aplicarse una limitación al mismo (conforme a las previsiones del nº 2 del artículo 11 de la LCD ). Además, la propia demandante debería evaluar el motivo de la caída de sus ventas a partir de 2004, de las que no parece que pueda culpar al demandado, puesto que adoptó medidas contra éste durante ese mismo ejercicio que interfirieron en su actividad y el número de unidades vendidas del sofá "Time" en 2004 resulta poco significativo (siete).

SEXTO.- Pese a la desestimación de la demanda no se efectuará imposición a la actora de las costas derivadas de la primera instancia, al amparo de la excepción al principio del vencimiento a que se refiere el nº 1 del artículo 394 de la LEC . Este tribunal entiende que el comportamiento de la parte de la actora planteando un litigio ante la evidencia de que un competidor le estaba copiando uno de sus productos supone una reacción comprensible, derivando la suerte final de la contienda de la interpretación y aplicación por este tribunal de un precepto legal tan complejo como lo es el artículo 11 de la LCD , labor en la que pueden encontrarse precedentes jurisprudenciales de muy diversa índole. Son razones suficientes para estimar justificado que a la parte actora se le representase como alternativa razonable para defender sus intereses la promoción del litigio, que incluso obtuvo éxito en la primera instancia. Por lo que resulta acreedora a beneficiarse de la calificación de situación jurídicamente dudosa al objeto de que pueda eludir la condena en costas.

SÉPTIMO.- Tampoco procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de esta alzada, a tenor de la regla prevista en el nº 2 del artículo 398 de la L.E.C . que prevé que no se condenará en costas del recurso a ninguno de los litigantes en caso de estimación total o parcial del mismo.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso.

Fallo

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Imanol contra la sentencia dictada el 30 de diciembre de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Collado Villalba , en el juicio ordinario nº 334/2004 del que este rollo dimana, debemos revocar y revocamos dicha resolución, a fin de desestimar la demanda presentada por la representación de EUSTAQUIO Y CHILET ASOCIADOS SL contra D. Imanol , no efectuando expresa imposición de las costas derivadas de ambas instancias.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.