Sentencia Civil Nº 174/1997, Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 123/1997 de 03 de Junio de 1997

Encabezamiento

'MODELO INDUSTRIAL' INSCRITO EN 'OF. INTERNAL DE BERNA Y NO EN 'OF. ESPAÑOLA

DE PATENTES Y MARCAS'.

Albacete, a 3 de junio de 1997.

D. Juan Manuel Sánchez Purificación, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción nº 4 de esta ciudad y su partido, pronuncia,

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente,

SENTENCIA 147

en los presentes autos del juicio civil nº 123/1996, seguidos a instancia del procurador de los

Tribunales D. Trinidad Cantos Galdamez en nombre y representación de SALOMON SA, con

domicilio en Lieudit 'La Rovoire' 74370, Metz-Tessy, Francia, asistida del letrado D. Carlos Lema

Devesa, contra CREACIONES ALPE SL, con domicilio en ctra Vieja de Extremadura, s/n,

representada por el Procurador D. Francisco Ponce Real y asistida del letrado D. Iñigo Gonzalez

Gonzale-Mogena en base a las siguientes,

Antecedentes

PRIMERO.- Por la parte actora se dedujo demanda de juicio de menor cuantía contra el demandada expresado sobre acción de protección de propiedad industrial (modelos industriales), declaración, cesación, restitución e indemnización de daños y perjuicios derivados del ejercicio por la demandada de competencia desleal

Alegó los correspondientes hechos y fundamentos de derecho y terminó suplicando al Juzgado que previos los trámites legales se dictara Sentencia, por la que estimando la demanda en todas sus partes, se declarare el derecho exclusivo de SALOMON SA de explotar los modelos industriales que después se identificarán relativos a calzada deportivo, que su comercialización por la entidad demandada de las botas deportivas que imitan a la protegida por los modelos referidos de la actora ADVENTURE 7 representa una violación del derecho de exclusiva referido, que la demandada ha llevado a cesar actos de competencia desleal y que sea condenada CREACIONES ALPE SL a cesar en la fabricación y comercialización de las botas que infringen dichos modelos y abstenerse en el futuro de tales actos, a retirarlas del mercado y a indemnizar daños y perjuicios, a cesar en los actos de competencia desleal y a publicar la sentencia a costa de la demandada con expresa imposición de costas.

SEGUNDO.- Emplazado el demandado/s para que contestase/n a la demanda así lo verificaron, oponiéndose a la misma, por lo que fueron citadas ambas partes a comparecencia donde se ratificaron en sus respectivas posiciones procesales y materiales solicitándose el pleito a prueba.

TERCERO- Por SSª se acordó recibir el juicio a prueba y se solicitó los medios obrantes en autos, practicándose la que fué declarada pertinente con el resultado que consta en actuaciones, tras lo cual se dio traslado por diez dial a ambas partes para escrito de resumen de pruebas, declarándose ulteriormente concluso el juicio con citación a ambas partes para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Por la entidad francesa SALOMON SA se ejerce acción del art. 167 del Estatuto de Propiedad Industrial ( Texto en vigor respecto a modelos industriales, según Disposición Derogatoria de la Ley de Patentes de 2.03.86 ) en protección de su propiedad industrial consistentes en dos modelas industriales (denominados DM/020009 y DM/123386) de calzado deportivo depositados en la Oficina Internacional de Propiedad Industrial en Berna, Suiza, en 1991 y 1992, y que considera han sido infringidos por CREACIONES ALPE SL, así como acción declarativa, de cesación, remoción y de resarcimiento de daños y perjuicios como consecuencia de dicha infracción de su propiedad industrial, a lo que se opone dicha entidad demandada por considerar que no se ha infringido propiedad alguna pues la entidad actora, aunque tenga depositados dichos modelos en la Oficina internacional, no los tiene inscritos en el Registro correspondiente, en el caso, el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Oficina Española de de Patentes y Marcas, según la Disposición Adicional 1ª de la Ley/21/1992, de 16 de julio , de Industria) y por tratarse de botas similares a las fabricadas y comercializadas por terceros, amén de no considerar haya habido competencia desleal al no haber actuado con mala fe y no haber causado contusión en el mercada, pues el nombre comercial o marca de la actora ('ALPE') aparece de modo notorio y manifiesto en el producto denunciado.

SEGUNDO.- Circunscrita así el objeto del litigia, ha de recordarse cuanta antes que, al igual que sucede con los más importantes derechos de propiedad industrial (marcas, patentes, etc) la relativa a modelos industriales se adquiere exclusivamente por su inscripción registral, requisito tabular de carácter constitutivo en cuanta dicho apunte determina el nacimiento del derecho de explotación exclusivo. Así el art. 2.c, 7 y 165 de su Estatuto aprobada por Decreto-ley de 26.07.29 , refiriendo expresamente el art 167 que solo está autorizado a ejercer las acciones de protección el que obtenga el correspondiente certificado del Registro de Propiedad Industrial (hoy, como ya se dijo, oficina Española de Patentes y Marcas).

Pues bien, del examen de las actuaciones no se acredita dicha inscripción determinante de la propiedad y legitimación invocada por la entidad demandante. Incluso se reconoce la ausencia de su inscripción, considerando en cambio que el sólo depósito en la Oficina Internacional de Propiedad Industrial en Berna equivale a dicha inscripción constitutiva, lo que no puede ser atendido pues ya el propio Convenio Internacional., suscrito por España, y denominado 'Arreglo de La Haya de 6.11.25' (revisado en Londres el 2.06.34) atribuye a dicho depósito un carácter declarativo y que 'producirá en los países contratantes los mismos efectos que si los dibujos o modelos hubieren sido depositados directamente en ellos el día del depósito internacional...' y su publicidad queda 'a reserva de las formalidades que haya de cumplir para el ejercicio del derecho, de acuerdo con la legislación interior' de cada país (art 4), esto es, supone unos efectos de prioridad propios de la presentación de la solicitud, pero que no impide para la plena o propia adquisición la necesaria inscripción registral como 'formalidad que hay que cumplir para el ejercicio del derecho, de acuerdo con la legislación interior' española a que se refiere el mentado art 4 del Arreglo de La Haya. El depósito en Berna permite la prioridad adquisitiva y la posibilidad de impugnar cualquier modela cuya inscripción se inste después, incluso en España, pero no supone un derecho de explotación exclusiva en nuestro país hasta que no se inscribe posteriormente en el registro. El depósito internacional supone un 'ius ad rem' o derecho de adquisición preferente que precisa completarse con la inscripción registral en España para que determine un 'ius in rem' o propiedad exclusiva constitutiva. En este sentido, véase el Certificado de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29.10.96.

La pretensión de reconocimiento de explotación exclusiva y consiguiente infracción por la demandada de la propiedad industrial ha de ser, por ello, rechazada.

TERCERO.- En cuanto a la acción acumulada de competencia desleal, establece el art. 11 de la Ley reguladora de dicha actividad (3/1991, de 10.01.91) que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre salvo que están amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley, lo que no es el caso, por lo dicho anteriormente), por lo que la pretendida imitación de la bota fabricada y comercializada por la entidad demandada, aún de ser cierta, estarla permitida al carecer la actora de derecho exclusivo dada la ausencia de inscripción de sus modelos en España.

Se invoca sin embargo el art 11.2 de aquella ley , en cuanto seria desleal la imitación denunciada por generar asociación por parte de las consumidores respecto a la prestación de la actora, o compactar un aprovechamiento indebido de su reputación o esfuerzo. En este sentida, la doctrina más autorizada (entre ellos Lema Devesa, el propio letrado de la actora, Gómez Montero, etc) refieren cómo, para calificar como desleal un acto empresarial es preciso, además de la imitación (requisito necesario pero no suficiente), que dicho acto resulte idóneo para generar la asociación por parte de los consumidores o comporte aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno, basta la concurrencia de cualquiera de los das casos junto con la imitación).

Por riesgo de asociación ha de entenderse riesgo de 'confusión' cuando el publica al identificar das prestaciones les atribuye idéntico origen empresarial o proviniente de la misma fuente comercial o económica, siendo en realidad empresario distinto den este sentida St Aud Provincial de Madrid de 26.02.93, St Aud Prov Valencia de 8.11.93, etc), riesgo que no ocurre en el casa, pues la aparición del logotipo, marca a nombre comercial en lugar destacado de ambos calzados, en uno 'SALOMON' y en otro 'ALPE', sin parecido entre si, impide claramente la referida confusión o riesgo de asociación par los consumidores.

Tampoco se aprecia explotación de reputación de la actora, pues tal como refiere el art 12 de la Ley de Competencia Desleal , hay empleo de signos distintivas por ambas entidades litigantes en sus respectivos calzados y además es diverso, no similar ni parecido, y ubicados claramente en el producto en lugar destacado.

La acción de deslealtad ha de ser, por tanto, también rechazada.

CUARTA- Respecto a la indemnización solicitada por la actora como consecuencia de su solicitud y admisión judicial de la prueba de confesión de la entidad actora por auxilia judicial internacional, tampoco puede ser estimada pues conforme establece el art 552 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo proscribe cuando 'apareciere que no ha sido par su culpa' la omisión de la ejecución probatoria, lo que ocurre en el casa, en que la comisión rogatoria fué remitida de oficio por el Juzgado, careciendo de facultades para su cumplimentación y diligenciado la entidad actora por lo que izo puede reprochársele su incumplimiento en el plano conferido, máxime cuando es notorio y conocida el incumplimiento en los términos legales de las comisiones rogatorias a determinados países, como al que se remitió la prueba de confesión solicitada por la demandada.

QUINTO.- Desestimada la pretensión actora, serán a cargo de la demandante el abono de las costas procesales causadas ( art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Vistos los anteriores preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación, por el poder que me confiere la Constitución Española,

Fallo

Que desestimando la demanda interpuesta por la representación procesal de SALOMON SA contra CREACIONES ALPE SL, debo absolver y absuelvo a testa entidad de las pretensiones de aquélla contenidas en su demanda, con imposición de las costas procesales a SALOMON SA.

Notifíquese la presente resolución a las partes dando cumplimiento a lo previsto en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder judicial . Déjese testimonio de la presente en actuaciones.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

DILIGENCIA DE PUBLICACION.- Que pongo yo el secretario, al día siguiente, para hacer constar que la anterior sentencia fue publicada por SSª durante horas de audiencia. Doy fe.