Sentencia Civil Nº 178/2010, Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3, Rec 434/2009 de 21 de Abril de 2010

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

BURGOS

SENTENCIA: 00178/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

BURGOS

Sección 003

Domicilio : SAN JUAN 2

Telf : 947259950

Fax : 947259952

N.I.G.: 09059 38 1 2009 0000921

ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000434 /2009

Juzgado procedencia : JDO.DE LO MERCANTIL N.1 de BURGOS

Procedimiento de origen : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000757 /2008

RECURRENTE : KRAFT BISCUITS IBERIA, S.L., GENERALE BISCUIT, S.A.

Procurador/a : JESUS MIGUEL PRIETO CASADO, RECURRIDO/A : PRODUCTOS J. JIMENEZ

Procurador/a : FERNANDO SANTAMARIA ALCALDE

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados DON JUAN SANCHO FRAILE, Presidente, DON

ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA Y DOÑA MARÍA ESTHER VILLÍMAR SAN SALVADOR, ha dictado la siguiente.

SENTENCIA Nº 178

En Burgos a veintiuno de abril de dos mil diez.

VISTO en apelación ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, los Autos de Procedimiento Ordinario 757/2008, procedentes del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos, a los que ha correspondido el Rollo Nº 434 /2009, en los que aparece como parte apelante KRAFT BISCUITS IBERIA, S.L., y GENERALE BISCUIT, S.A. representado por el Procurador don Jesús Miguel Prieto Casado , y asistido por el Letrado don Jordi Güell Serra, y como apelado PRODUCTOS J. JIMENEZ representado por el procurador don Fernando Santamaría Alcalde y asistido por el Letrado don Rafael Luque Moreno, sobre infracción de marcas registradas y reclamación de daños y perjuicios , y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

1º: Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO "Que desestimando como desestimo la Demanda presentada por Procurador Sr. Prieto Casado en representación de las Mercantiles "Kra Biscuits Iberica, S.L., y Generales Biscuit, S.A. debo absolver y absuelvo a la Sociedad "Productos J. Jiménez, S.L., de las pretensiones ejercidas en su contra, con expresa imposición de costas a la parte demandante.".

2º: Notificada la anterior resolución a las partes por la representación de Kraft Biscuits Iberia S.L. y Generale Biscuit S.A. se presentó escrito preparando recurso de apelación, que posteriormente formalizó, mediante otro escrito, dentro del término que le fue concedido al efecto. Y dado traslado a la otra parte, presentó escrito de oposición a dicho recurso dentro del plazo que le fue concedido, acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3º: Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 19 de enero de 2010 en que tuvo lugar.

4º: En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Se ejercitan en los presentes autos las acciones en defensa del derecho de marca, a las que se acumulan las de la ley de competencia desleal, por la imitación que la parte demandada ha hecho de las marcas de las que es titular la parte actora, que se caracterizan por tratarse de dos marcas tridimensionales -una nacional y otra internacional- para galletas.

SEGUNDO.- La sentencia apelada desestima la demanda porque considera que no existe riego de confusión ya que, a pesar de tratarse de galletas casi idénticas, los productos de ambas partes litigantes pueden distinguirse tomando como base otros elementos distintos de la forma de la galleta, tales como la denominación, la presentación, los colores de los envoltorios o cajas, etc... Concretamente sobre la ausencia de confusión la sentencia dice lo siguiente: "en el presente caso no puede desconocerse la manera en la que se presentan al consumidor las galletas litigiosas, en envoltorios o envases perfectamente distinguibles; no se venden las galletas a granel o por unidades separadas del envoltorio en el que se comercializan y las de la parte actora con el signo denominativo Príncipe Estrellas (...) No obstante la comparación de las galletas controvertidas, tanto en una visión de conjunto como por alguno de sus elementos configuradores, permite inferir que el consumidor medio las puede distinguir, eligiendo entre ellas la que sea de su preferencia adquisitiva. La disposición de los elementos ornamentales, los grafismos o dibujos que lleva la galleta y marca registrada, individualizan el producto, especialmente cuando el tamaño y el grosor de las galletas litigiosas son distintos, abstracción hecha del envase y la marca denominativa Príncipe Estrellas de las actoras".

De la lectura anterior se desprende que el Juzgador de instancia desestima la demanda porque utiliza como elementos de comparación de los productos otros aspectos distintos de la forma, como son los envoltorios, los nombres, los grafismos y los dibujos. No estamos conformes con esta forma de hacer la comparación, sobre todo cuando uno de los productos aparece designado con una marca registrada, que no es una marca denominativa ni gráfica, sino tridimensional, que es una clase de marca que esta admitida por el artículo 4.2, letra d) de la Ley de Marcas . La forma de razonar de la sentencia sería admisible si la comparación se diera entre marcas no registradas, o entre marcas que consistieran en una determinada forma del producto unida a otros signos denominativos y gráficos. Sin embargo, en el presente caso estamos en presencia de una marca que es exclusivamente tridimensional. Al comparar la sentencia elementos que son ajenos al derecho de marca de la actora, y fundar en estos elementos ajenos la falta de confusión, se despoja al titular de la marca de su derecho principal, que es el de que nadie puede usar un signo idéntico para los mismos productos, lo cual conduce inevitablemente a comparar el signo tridimensional de la actora con el mismo signo tridimensional de la demandada, con independencia del resto de los elementos identificativos que pueden acompañar a los productos en liza.

La utilización por el actor, que no por el demandado, de otros elementos identificativos distintos del signo tridimensional en que consiste su marca, lo que puede hacer, no es el permitir la distinción de los productos, sino que la marca del actor pierda el carácter distintivo con el que fue registrada. En este caso el titular de la marca no puede prohibir a los terceros el uso del mismo signo en el mercado como medio de evitar la confusión, porque es el propio titular de la marca el que no la usa para distinguir sus productos. Es el problema del uso modificado de la marca y de hasta donde se puede usar la marca en forma distinta a como está registrada para que la marca siga teniendo una función distintiva.

En el supuesto de autos es evidente que el actor utiliza, además de la forma de la galleta, otros elementos identificativos de su producto, entre los que está el nombre de la galleta Príncipe Estrellas. Pero la utilización de estos elementos es algo habitual en el mercado. También es algo habitual que la marca se use a veces en una forma distinta a como está registrada. El artículo 39 de la Ley de Marcas lo permite cuando la marca se use en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada. Como dice el TS en la sentencia de 15 de enero de 2009, con aplicación de la LM de 1988 , por ello, de conformidad con el referido artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988 , hay que entender que el titular de una marca supera el límite de la protección nacida de la concesión y usa otro signo cuando se cumplen dos condiciones. La primera es que use la marca "en forma que difiera" de aquella "bajo la cual se halle registrada". La segunda es que la diferencia entre la forma de uso y la de registro recaiga en elementos que alteren la última "de manera significativa".

TERCERO.- A la vista de lo anterior lo que hay que determinar es si el signo tridimensional sigue teniendo carácter distintivo, o si por el contrario lo ha perdido en beneficio de esos otros elementos ajenos al derecho de marca. Esta es la cuestión de la que a nuestro juicio depende la estimación de la demanda, con la salvedad de que resulta difícil sentar un criterio definido en este tema, pues es un punto de vista del derecho de marca de la parte actora que ha estado ausente de la contienda procesal.

En cualquier caso nos parece que el signo tridimensional en que consiste la marca sigue cumpliendo su función distintiva, por más que el producto no se venda a granel, como dice la sentencia, sino en paquetes individuales. Desconocemos las características de estos paquetes, pues la parte actora interesadamente los ha ocultado, y la parte demandada no ha puesto interés en darlos a conocer. Por eso razonamientos como los que hace la sentencia de que "el formato de los envases es distinto", o que "las galletas se presentan al consumidor en envoltorios o envases perfectamente distinguibles", son afirmaciones gratuitas pues no se sabe cómo son los paquetes de galletas de la parte actora. Y en cuanto a la comercialización de las galletas con el nombre "Príncipe Estrellas" hay que decir que se sigue haciendo referencia en el nombre a la forma de la galleta, que es una estrella embutida en la forma redonda de la galleta, no siendo "príncipe" un elemento decisivo pues es el mismo nombre de otra galleta fabricada por la parte actora. De todo ello se colige que la forma de la galleta sigue cumpliendo un papel distintivo del producto por encima de los otros elementos que la acompañan, y que la demandada al imitar la forma de la galleta ha infringido el derecho de marca de la actora.

CUARTO.- En el suplico de la demanda también se solicita que se declare que los actos realizados por la demandada constituyen actos de competencia desleal.

Ciertamente como declaró la STS de fecha 13 de junio de 2006, y reproduce la de 4 de septiembre de 2006 , no cabe desconocer la relación existente entre la regulación de la competencia, en sus diversas manifestaciones, y los derechos subjetivos de exclusiva, así como tampoco la posibilidad de que la Ley 3/1991 proyecte una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan de la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial. Quiere ello decir que la protección que otorga la ley de competencia desleal, particularmente frente a los actos de confusión del artículo 6 y los actos de explotación de la reputación ajena del artículo 12, no desplaza la que pueden encontrar los mismos actos en la ley reguladora de los derechos de exclusiva, en este caso en la ley de marcas. Pero se trata de una protección complementaria, como dice el Tribunal Supremo, que solo debe tener efecto si el titular de la marca no encuentra protección en la ley que regula su signo distintivo. Pero si el titular de la marca ya se encuentra suficientemente protegido no hace falta una calificación doble de los hechos que es lo que se pide en la demanda.

QUINTO.- En materia de indemnización de daños y perjuicios se pide la prevista en el artículo 43.5 LM que es la mínima del 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores. De conformidad con lo anterior en la demanda se pide que la indemnización se calcule conforme a lo previsto en la letra b del artículo 43.2 LM , según los beneficios que el titular de la marca hubiera obtenido si no hubiera existido la infracción y según los beneficios obtenidos por el infractor. Sin embargo, ni uno ni otro criterio se han cuantificado, pues solo se han aportado facturas de venta de los productos, y no se ha propuesto prueba pericial para la determinación de estos beneficios. Por lo tanto, la actora solo tiene derecho a la indemnización mínima. Este 1% habrá de calcularse en ejecución de sentencia sobre el volumen de negocios llevado a cabo por la parte demandada. Son ingresos brutos, no netos, de acuerdo con la referencia que se hace, no a los beneficios, sino a la cifra de negocio, y porque parecería ridícula una indemnización que fuera solo del 1% de los beneficios. Y habrán de calcularse fijando como dies a quo los cinco años anteriores a la interposición de la demanda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 LM .

SEXTO.- Finalmente la demanda debe estimarse en lo que pide sobre ordenar que se publique a costa de la demandada la sentencia en los dos periódicos de cobertura nacional. Se trata de la acción de difusión prevista en el artículo 41, letra f) de la Ley , y antes en el artículo 36, letra d) de la ley de 1988. Es esta una acción que se contempla como separada de la acción indemnizatoria, y a la que no debe ser por tanto de aplicación la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2006 recaída sobre el artículo 18 de la ley de Competencia Desleal en la que sí se contempla la publicación de la sentencia como asociada a la acción indemnizatoria. Dice esta sentencia que el motivo se estima porque efectivamente existe una clara infracción del precepto citado, que exige declaración de dolo o culpa por parte del autor del acto para que pueda condenársele a la publicación de la sentencia, y esta circunstancia falta tanto en los fundamentos jurídicos como en el fallo de la sentencia recurrida. Cierto es que no existe una unidad indisoluble entre la condena a indemnizar daños y la publicación de la sentencia, de modo que puede faltar la primera (como en el caso litigioso, debido a falta de prueba), y, sin embargo, condenarse a la publicación, pero siempre y cuando medie culpa o dolo. Los mismos argumentos que utiliza el TS para denegar la publicación, cuando lo que se comete es un acto de competencia desleal, los hay a sensu contrario cuando lo que se produce es una infracción sancionada en la Ley de Marcas, porque en esta no se contempla la publicación como una forma de resarcimiento y tampoco se exige que concurra el requisito del dolo o de la culpa del agente.

SÉPTIMO.- La estimación parcial de la demanda y del recurso conlleva la no imposición de costas en ambas instancias conforme a los artículos 394.2 y 398.2 LEC .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Jesús Miguel Prieto Casado contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Burgos en los autos de juicio ordinario 757/2008, con revocación de la misma se dicta otra por la que estimando la demanda formulada por Kraft Biscuits Ibérica SL y Generale Biscuit SA contra la entidad Productos Jiménez SL se declara:

1. Que Productos Jiménez SL ha infringido las marcas registradas de marca española 2620347 y marca internacional 848069 de las demandantes.

2. Que Productos Jiménez SL ha causado daños y perjuicios efectivos a las entidades demandantes y ha obtenido un enriquecimiento injusto como consecuencia de los actos de infracción de la marca.

Como consecuencia de lo anterior se condena a la demandada a:

1. Abstenerse de ofrecer cualquier producto que contenga el signo reivindicado por las marcas titularidad de las actoras.

2. Retirar del tráfico económico todos los productos que contengan el signo reivindicado por las marcas de las actoras.

3. Abonar a las demandantes el 1% de los de la cifra de negocios realizada por la demandada con los productos o servicios ilícitamente marcados durante los cinco años anteriores a la interposición de la demanda.

4. La publicación de la sentencia en dos periódicos de cobertura nacional a costa de la demandada.

Todo ello sin hacer imposición de costas en ambas instancias.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, notificándose legalmente a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.