Sentencia CIVIL Nº 183/2016, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 685/2014 de 07 de Septiembre de 2016

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA

PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 685/2014

SENTENCIA

En Alicante, a 7 de septiembre de 2016.

Vistos por mí, don Leandro Blanco García Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con número 685/2014, en el que es parte demandante la entidad mercantil Application des Gaz, S.A.S. (en adelante, AdG), representada por la Procuradora de los Tribunales doña Francisca Caballero Caballero y asistida por el Letrado don Jordi Güell Serra; y parte demandada la entidad mercantil Solquimia Iberia, S.L. (en adelante, SI), representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Auxiliadora Márquez Muñoz y asistida por el Letrado don Antonio Estalisnao Gracia Zubiri; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA, ACCIÓN DE CONDENA A LA CESACIÓN, Y ACCIÓN DE CONDENA AL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA, dicto la presentesentencia.

Antecedentes

PRIMERO.-El día 14 de octubre de 2014, la Procuradora de los Tribunales doña Francisca Caballero Caballero, actuando en nombre y representación de AdG, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario contra SI.

SEGUNDO.-Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de SI mediante escrito presentado en este Juzgado el día 17 de diciembre de 2014.

El día 18 de mayo de 2015 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, en cuyo seno se fijó el día 15 de diciembre de 2015 como día para la celebración de la vista. La vista tuvo lugar el día señalado, en cuyo seno se practicaron los siguientes medios de prueba:

1) Interrogatorio del legal representante de SI.

2) Testifical del legal representante de la entidad mercantil Barrachina de Inversiones y Servicios, S.L. (en adelante, BIS).

3) Testifical de don Fabio .

4) Testifical de don Indalecio .

5) Testifical de don Mariano .

6) Testifical de don Rogelio .

7) Testifical de don Jose Ignacio .

8) Testifical de don Juan Pedro .

9) Testifical de don Armando .

10) Pericial de don Constancio .

11) Pericial de don Feliciano .

El auto de este Juzgado de 15 de diciembre de 2015 acordó la práctica, como diligencia final, de la prueba pericial judicial, la cual tuvo lugar el día 25 de enero de 2016, oyéndose en declaración a doña Angelica . Tras su práctica y las correspondientes conclusiones de las partes, los autos quedaron vistos para sentencia.

TERCERO.-En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.

Fundamentos

PRIMERO.-Delimitación del objeto de la controversia.

A)Breve exposición de los hechos de la demanda.

1.La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ('causa petendi', según la STS de 28 de octubre de 2013 , entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:

a)Sobre AdG:

1.- AdG es una entidad mercantil francesa especializada en la fabricación de equipamiento para camping. Entre su amplia variedad de productos destacan las bomobonas metálicas y cartuchos de gas, siempre de color azul, distinguidos bajo la mundialmente conocida marca 'CAMPINGAZ®'.

2.- Desde el año 1949, los productos identificados con la marca 'CAMPINGAZ®' permiten a los consumidores disfrutar del ocio al aire libre, al permitirles, al mismo tiempo, cocinar y calentarse. Su primera estufa portátil, creada en el año 1955 y comercializada en los años 70, se llamó 'BLEUET', en referencia al color azul de la botella y al color de las llamas que producía.

3.- Las características de los cilindros identificados con la marca 'CAMPINGAZ®' son las siguientes:

(i) 100% de butano en alta calidad constante.

(ii) Disponibles en 3 tamaños diferentes (0,4 kg, 1,8 kg y 2,75 kg).

(iii) Los cilindros identificados con la marca 'CAMPINGAZ®' están disponibles y pueden ser cambiados en toda Europa y en muchos países fuera de Europa.

(iv) Son cilindros recargables y con cada recarga AdG se asegura que el producto siga manteniendo los mismos niveles de seguridad que el primer día.

(v) Son 100% fabricados en Europa, donde también se realiza su control de calidad.

4.- Los productos identificados con la marca 'CAMPINGAZ®' se caracterizan por el color azul de sus contenedores, tal y como muestra el documento nº 1 de la demanda:

b)Acerca de las actividades de AdG en el ámbito de las bombonas de gas:

1.- Los productos más famosos de AdG son sus contenedores de gas comprimido rellenables en forma de cilindros, los cuales están provistos de una válvula que se desenrosca en la parte superior.

2.- Las bombonas de AdG está diseñadas para su uso en campings o al aire libre, donde están expuestas al sol, el viento y la lluvia. Esto, unido al hecho de que el gas es un producto altamente inflamable y tóxico, hace que la seguridad sea una de las mayores prioridades de AdG. En este sentido, los consumidores españoles, conscientes de estos extremos, han venido confiando en los productos de AdG, sabiendo que con la adquisición de los cilindros identificados con la marca 'CAMPINGAZ®' están comprando un producto de alta calidad, completamente seguro y de total confianza.

3.- Las actividades de AdG no se limitan a la venta de cilindros de gas, sino también a la inspección y la recarga de los mismos. A fin de garantizar a los consumidores los más altos estándares de calidad y seguridad, AdG opera a través de distribuidores que, en sus actividades de recarga de los cilindros identificados con la marca'CAMPINGAZ®', tienen que cumplir una serie de condiciones de seguridad y presentación de los productos para mantener la imagen de calidad y prestigio de la marca 'CAMPINGAZ®'. En este sentido, el distribuidor de AdG en España es la entidad mercantil Butsir, S.L. (documento nº 2 de la demanda), siendo que para que los distribuidores puedan actuar como tales y puedan efectuar tareas de reparación, se les exige personal cualificado y medios adecuados (documento nº 3 de la demanda). Así, cada cilindro identificado con la marca 'CAMPINGAZ®' devuelto a la red comercial después de ser rellenado, debe: (i) no presentar ninguna de las características que justificaría su descarte (deterioro evidente por herrumbre, etc.); (ii) pasar las pruebas de seguridad y de ajuste requeridas por AdG; (iii) estar provisto de una válvula protegida en buenas condiciones de funcionamiento; (iv) tener legibles marcajes técnicos, conforme al texto establecido por AdG; (v) estar limpio y tener un aspecto atractivo, con arreglo a las necesidades de los consumidores; y (vi) estar cubierto por una capa de pintura azul registrada como marca.

4.- El procedimiento para la puesta en el mercado de las bombonas de AdG rellenadas es el siguiente:

(i) AdG suministra de bombonas de gas nuevas y llenas bajo la marca 'CAMPINGAZ®' a sus distribuidores. Éstos las venden a los minoristas, que, a su vez, las venden al consumidor final. Una vez la bombona se queda vacía, el consumidor la devuelve a un minorista y la cambia por una llena, pagando únicamente el gas (pues la botella ya ha sido pagada). Posteriormente, el minorista devuelve la bombona vacía al distribuidor quien la inspecciona y rellena para su nueva puesta en el mercado.

(ii) AdG no se limita a rellenar las botellas de gas vacías, sino que, además, antes de reintroducirlas en el mercado, las inspeccionan, las reparan si es necesario, se aseguran que son completamente seguras, y, en su caso, las vuelven a pintar para que las botellas rellenadas presenten un aspecto igual que las nuevas y sean ofrecidas al consumidor en buenas condiciones.

(iii) Cuando el consumidor final compra una bombona nueva, el precio incluye no sólo la bombona en sí, sino también todos los servicios anexos, tales como las reparaciones, el mantenimiento, las pruebas de seguridad, etc. Es decir, la transacción incluye una garantía para el usuario final de un servicio de calidad durante toda la vida útil de la bombona, siendo el producto adquirido, por tanto, una combinación de bombona y servicios anexos.

c)De los registros de marca de AdG y de la notoriedad de los mismos en España:

1.- AdG es titular de los siguientes registros de marca (documentos nº 4 a 7 de la demanda):

(i) Marca española nº 762.951 (gráfica), solicitada el día 13 de agosto de 1974 y concedida el día 5 de diciembre de 1978 para productos de la clase 4 (' gas combustibles (comprimido), de alumbrado'), con la siguiente representación gráfica:

(ii) Marca española nº 2.027.141 'CAMPING GAS ESPAÑOLA' (mixta), solicitada el día 6 de mayo de 1996 y concedida el día 5 de noviembre de 1996 para productos de la clase 21 ('bombonas'), con la siguiente representación gráfica:

(iii) Marca internacional nº 419.103 (gráfica), solicitada el día 28 de noviembre de 1975 y concedida el día 8 de marzo de 1977 para productos de la clase 6 ('bidones, cajas y otros recipientes para gas licuado') y 21 ('pequeños utensilios y recipientes portátiles para el menaje y cocina (a excepción de los de metales preciosos o de plaqué'), con la siguiente representación gráfica:

(iv) Marca de la Unión Europea nº 689.208 'CAMPINGAZ' (mixta), solicitada el día 19 de noviembre de 1997, con prioridad francesa de 29 de octubre de 1997, y concedida el día 5 de enero de 2000 para los productos de la clase 4 ('gas de uso industrial o doméstico; gas de petróleo; gases combustibles; gas butano; gas propano') y 5 ('recipientes metálicos, rellenables o no, para gas; cilindros; botellas; latas y cartuchos; varillas de soldadura metálicas'), con la siguiente representación gráfica:

2.- Las bombonas de gas de color azul, fabricadas por AdG y distinguidas bajo su marca 'CAMPINGAZ®', gozan de notoriedad entre el público, debido a la antigüedad e intensidad de su uso (documentos nº 8 a 18 de la demanda).

d)SI y sus actividades infractoras:

1.- SI es una entidad mercantil constituida el día 24 de junio de 2002 con el siguiente objeto social: 'La compraventa y distribución al por mayor y al por menor de productos y accesorios de soldadura y productos químicos' (documento nº 19 de la demanda).

2.- Aproximadamente un año antes de la presentación de la demanda, AdG descubrió que SI estaba comercializando bombonas de gas recargables de color azul y le remitió una carta de requerimiento, en fecha 2 de septiembre de 2013 y sobre la base de la marca española nº 762.951 (gráfica), instándole al cese en la comercialización y promoción de dichas bombonas de gas recargables de color azul (documento nº 20 de la demanda). SI respondió por medio de carta de 12 de septiembre de 2013, en la que rechazaba la existencia de infracción marcaria e informaba que, al objeto de 'evitar situaciones litigiosas', iba a proceder a rediseñar la presentación de sus botellas de gas para evitar cualquier confusión (documento nº 21 de la demanda).

3.- El día 19 de septiembre de 2013, AdG remitió una segunda carta a SI solicitando más información sobre los plazos en los que se realizarían los cambios anunciados (documento nº 22 de la demanda). SI contestó por medio de carta de 18 de octubre de 2013, reiterando su opinión de que, en su opinión, no existía infracción alguna, e indicando que no proporcionaría la información solicitada por AdG, al no considerar procedente dicha petición (documento nº 23 de la demanda).

4.- En el mes de enero del año 2014, AdG tuvo conocimiento de que SI había iniciado una actividad comercial consistente en la recarga de bombonas de gas fabricadas por AdG, sin que dicha actividad se realizara con la autorización de AdG, al margen de su red de distribución, sin cumplir con los estándares de calidad exigidos por AdG y, en consecuencia, de una manera que no permitía a AdG garantizar la adecuación de dichos productos a los estándares de calidad de AdG. Los documentos nº 24 a 27 de la demanda muestran que las bombonas de gas de AdG rellenadas por SI se ofrecían al consumidor en mal estado, ya que en la superficie de dichas bombonas se observan numeroso desperfectos y zonas oxidadas, perjudicando gravemente la imagen de calidad y notoriedad de AdG y de sus marcas:

5.- El día 6 de marzo de 2014, AdG remitió a SI una carta de requerimiento instándole al cese de las actividades de rellenado de bombonas de gas fabricadas por AdG (documento nº 28 de la demanda). El día 18 de marzo de 2014, SI rechazó la reclamación de AdG, sobre la base de que su actividad de rellenado no generaba confusión en el consumidor debido al uso de una etiqueta adhesiva sobre las bombonas rellenadas (documento nº 29 de la demanda). La asistencia letrada de AdG rechaza el argumento de SI, ya que, si bien es cierto que SI coloca una etiqueta adhesiva en la bombona con el texto 'ENVASE RELLENADO POR SOLQUIMIA', las características de la etiqueta inducen a error a los consumidores, que creen erróneamente que SI es una entidad mercantil vinculada a AdG, o con algún tipo de acuerdo con AdG, y esto por los siguientes motivos:

(i) El tamaño del texto 'SOLQUIMIA' es muy superior al texto 'ENVASE RELLENADO POR'.

(ii) La leyenda situada debajo del texto 'SOLQUIMIA', que dice 'SOLQUIMIA IBERIA, S.L. no tiene ningún vínculo con la marca del envase' tiene un tamaño aún más reducido, casi inapreciable para el consumidor.

(iii) En la mente de los consumidores, la marca 'CAMPINGAZ®', como indicación del origen del producto, es sustituida por 'SOLQUIMIA'.

(iv) Desde una mediana distancia,lo único que percibe el consumidor de forma clara es el logo 'SOLQUIMIA', utilizado a título de marca.

6.- El hecho de que SI rellene cilindros de AdG, sin cumplir los estándares de calidad de AdG (sino únicamente, en su caso, cumpliendo con los mínimos requisitos de seguridad exigidos por la Ley) supone aprovechamiento indebido de la reputación de la famosa botella azul identificada con la marca 'CAMPINGAZ®', así como un menoscabo del carácter distintivo y reputación de dicha marca notoria. En este caso, la marca consistente en la botella azul produce un impacto comercial en la mente del consumidor de forma que éste inmediatamente la asocia con 'CAMPINGAZ®'. La asistencia letrada de AdG considera que si se permitiese que SI rellenara y posteriormente comercializara las botellas azules de AdG llenas de herrumbre y sin cumplir con los estándares de calidad de AdG, este valor se vería claramente afectado, y lo que es peor, el comportamiento económico del consumidor medio de los productos identificados con la marca 'CAMPINGAZ®' se modificaría, puesto que, ante la proliferación de estas bombonas azules en situación de evidente deterioro, probablemente dejaría de adquirir productos identificados con la marca 'CAMPINGAZ®'. En conclusión, el uso no autorizado de las bombonas de gas azules de AdG, unidas a la denominación 'SOLQUIMIA', a título de marca, infringe las marcas de AdG consistente en la bombona de gas azul.

7.- AdG descubrió que SI ha iniciado una actividad consistente en repintar las bombonas azules identificadas con la marca 'CAMPINGAZ®' y ponerlas en el mercado bajo su propia marca 'GREENSOL', utilizando la válvula de AdG identificadas con la marca internacional nº 419.103, como resultan de las siguientes fotografías (documentos nº 30 a 41 de la demanda):

e)Infracción de las marcas de AdG: la asistencia letrada de AdG considera que se han producido las siguientes infracciones:

1.-Infracción de marca por doble identidad ( artículos 9.1.a) del Reglamento de Marcas de la Unión Europea (en adelante, RMUE ) y 34.2.a) de la Ley de Marcas (en adelante, LM)): existe la doble identidad entre productos y signos.

2.-Infracción de marca por riesgo de confusión ( artículos 9.1.b) del RMUE y 34.2.b) y 34.3 de la LM ): el uso de los signos usados por SI en relación con los mismos productos para los que se encuentran registradas las marcas de AdG induce a los consumidores a confusión.

3.-Infracción de marca notoria ( artículos 9.1.c) del RMUE y 34.2.c) y 34.3 de la LM ): la asistencia letrada de AdG hace las siguientes consideraciones:

(i) Las marcas de AdG gozan de notoriedad en nuestro país y es asociada por los consumidores españoles con el fabricante 'CAMPINGAZ®'. No parece, pues, una coincidencia fortuita que SI hubiera elegido dedicarse al rellenado de, precisamente, bombonas azules de AdG.

(ii) Al rellenar las bombonas azules identificadas con la marca 'CAMPINGAZ®' y colocar una etiqueta adhesiva con la denominación 'SOLQUIMIA', SI atrae al público consumidor y consigue ventas inmediatamente, sin necesidad de realizar inversión alguna en publicidad o en diseño de bombonas de gas. De esta forma, SI se aprovecha del poder de atracción y el alto valor publicitario de las marcas prioritarias y de los considerables esfuerzos económicos de AdG en su promoción, a la vez que menoscaba su distintividad, al impedir que el público asocie la bombona de gas de color azul de forma exclusiva con AdG.

(iii) Las actividades de rellenado producen un grave menoscabo de la notoriedad de las marcas de AdG, puesto que SI simplemente rellena las botellas identificadas con la marca 'CAMPINGAZ®' sin cumplir con los estándares de calidad de AdG y las está poniendo de nuevo en el mercado llenas de óxido y con estándares de seguridad mucho menores que las rellenadas por los distribuidores oficiales de AdG.

(iv) El signo 'SOLQUIMIA' es usado a título de marca en la etiqueta adhesiva pegada por SI, lo cual denota un afán de sustituir la marca 'CAMPINGAZ®' por la marca 'SOLQUIMIA' en la mente del consumidor. Esta etiqueta se puede quitar fácilmente, en cuyo caso no habría manera de rastrear la empresa que ha rellenado la bombona. Si se produjera un accidente, AdG tendría que soportar plena responsabilidad y sin ninguna posibilidad de poder identificar y reclamar contra la empresa que ha rellenado la bombona. Esta circunstancia también implica un aprovechamiento indebido por parte de SI, cuya responsabilidad puede ser fácilmente rehuida simplemente porque su marcaje/etiqueta no es durable.

(v) Al repintar los cilindros identificados con la marca 'CAMPINGAZ®', reemplazar su color azul por otro y sustituir dicha marca con la marca 'GREENSOL' como marca del producto, SI también se aprovecha indebidamente de la notoriedad y los esfuerzos económicos de AdG.

B)Objeto de la controversia.

2.En base a los hechos expuestos de la letra anterior(causa petendi, según la STS de 28 de octubre de 2013 ),la parte demandante suplica que la sentencia contenga los siguientes pronunciamientos:

a)Pronunciamientos de carácter declarativo: que esta sentencia declare 'que el uso que la demandada realiza de bombonas de gas de color azul y válvulas CAMPINGAZ® infringe las marcas de ADG españolas nº 762951 y nº 2027141, internacional nº 419103 y comunitaria nº 689208.'

b)Pronunciamientos de carácter condenatoria: que esta sentencia condena a SI a:

'i. estar y pasar por las anteriores declaraciones.

ii. cesar en sus actividades de rellenado y venta en España de las bombonas de color azul de la actora.

iii. cesar en sus actividades de rellenado y venta en España de las bombonas de color azul y válvulas de la actora.

iv. abonar a la actora los daños y perjuicios causados a ésta, en cuantía a determinar en el proceso o, en caso de no ser ello posible, en ejecución de sentencia.

v. pagar las costas procesales de este procedimiento.'

3.En consecuencia, la entidad demandante ejercita las siguientes acciones:

a)Acción declarativa de infracción marcaria: la parte demandante considera que se ha producido una infracción marcaria por doble identidad, una infracción marcaria por riesgo de confusión y una infracción de marca notoria.

b)Acción de cesación: como consecuencia de la estimación de la infracción marcaria denunciada, la parte demandante, al amparo del artículo 41 de la LM , solicita la cesación de los actos de infracción marcaria.

c)Acción de indemnización: la parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a los daños y perjuicios causados con su conducta. Para la cuantificación de los daños y perjuicios, la parte demandante ha acudido al método contenido en el artículo 43.3 y 5 de la LM relativo a la indemnización mínima. Por otro lado, solicita, al amparo del artículo 43.1 de la LM , los gastos de investigación en los que ha incurrido AdG para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto de esta sentencia (2.530,80 euros), así como, al amparo del artículo 44 de la LM , la condena a la indemnización coercitiva de multa por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.

C)Breve exposición de los hechos de la contestación a la demanda.

4.La asistencia letrada de la entidad demandada defiende que no existe ninguna semejanza ni similitud entre los signos en conflicto, y esto en base a las siguientes consideraciones:

a)En relación con el hecho primero de la demanda:

1.- La asistencia letrada de SI afirma que la lectura de los documentos nº 8, 9, 10, 14 y 18 de la demanda, arroja que los productos de AdG fueron comercializados en España bajo la denominación de marca de 'CAMPING GAS', mediante la inserción en sus productos de alguno de los siguientes signos:

2.- La asistencia letrada de SI defiende que el color azul empleado por AdG para determinados productos comercializados por ella no es un signo identificativo en el mercado de la marca de AdG, resultando que la asociación que se hace en el mercado (de las bombonas pequeñas de color azul) es con el uso.

b)En relación con el hecho segundo de la demanda:

1.- La asistencia letrada de SI muestra disconformidad con este extremo de la demanda, salvo en lo relativo al aspecto relativo a que el procedimiento se centra única y exclusivamente en la re-comercialización que SI hace de determinado producto de AdG: la bombona, botella o envase de gas, recargable de pequeña capacidad (de 1 l/0,5 kg o de 6 l/3 kg). La composición de dichas bombonas se divide en tres partes: (i) envase (pieza nº 1); (ii) válvula (pieza nº 5); y (iii) tapón (pieza nº 3). Teniendo en cuenta el croquis anterior, la asistencia letrada de SI defiende que la pieza desenroscable a la que se refiere la demanda no es la válvula, sino el tapón:

2.- La asistencia letrada de SI discrepa de la afirmación de la demanda de que los consumidores confían en los productos de AdG por su calidad y seguridad, razón por la que AdG es líder indiscutible del mercado, por cuanto que, si bien es cierto que AdG ostenta un cuasi- absoluto monopolio en el mercado de bombonas de 1 l y 3 l, esto es debido tanto a una posible calidad del producto, como al hecho de que AdG no quiere tener competencia en el mercado, procediendo por tanto a 'martirizar' con todos los medios posibles a cualquier competidor que le pueda surgir, siendo exponente de esta afirmación:

(i) Se han puesto denuncias absurdas ante organismos administrativos (anexo nº 1 del escrito de contestación a la demanda).

(ii) Se han realizado campañas de desprestigio contra el competidor y sus productos, que obligaron a interponer una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona (anexo nº 2 del escrito de contestación a la demanda).

(iii) Se ha tratado de cortar las vías de suministro a los competidores, a fin de que carezcan de la materia prima necesaria para poder realizar la actividad.

3.- La asistencia letrada de SI niega que AdG vele por qué las bombonas de gas recargadas respondan a los 'más altos estándares de calidad y seguridad', y que por esto exija a sus distribuidores el cumplimiento de los requisitos contenidos en el documento nº 3 de la demanda, ya que las fotografías de los anexos nº 3, 4 y 5 del escrito de contestación a la demanda (bombonas de gas de la parte demandante adquiridas en distintos distribuidores de España y Portugal) muestran la falsedad de la afirmación de AdG:

c)Proceso de comercialización de las bombonas: la asistencia letrada de SI considera necesario recordar las siguientes circunstancias del proceso de comercialización:

1.- El proceso de comercialización original del producto consiste en que el consumidor, cuando adquiere una bombona de gas, paga tanto el precio de dicha bombona (es decir, el envase), como el precio de la carga de gas que contiene, de tal manera que el consumidor pasa a ser propietario de uno y otro producto. Y cuando el consumidor quiere volver a adquirir una bombona cargada (o rellenada), lo que hace es llevar ese envase previamente adquirido (ya vacío) al comercializador o minorista, y se formaliza un negocio mixto (compraventa y permuta), de tal forma que al consumidor se le permuta su envase vacío por el envase relleno y sólo se le cobra la carga. El precio de adquisición de ese envase relleno es el mismo que si se comprase un envase nuevo, sin que exista diferencia de precio entre uno y otro.

2.- Por tanto, la asistencia letrada de SI defiende que es incierta la afirmación de AdG de que cuando el consumidor adquiere una bombona nueva está pagando todos los servicios anexos que se citan en la demanda, y esto por las siguientes razones:

(i) AdG no da ese servicio independiente al consumidor (mantenimiento, reparaciones, etc.), sino que ese servicio sólo se da cuando la bombona vuelve a sus instalaciones (es decir, cuando AdG o el minorista vuelven a ser propietarios de la bombona por permuta).

(ii) Los supuestos servicios extra que AdG dice prestar se limitan al cumplimiento de la normativa UNE (UNE-EN 1439 y UNE-EN 1440:2009+A1) de seguridad en el rellenado y mantenimiento de botellas.

(iii) No se alcanza a pensar cómo puede resultar que el precio de una bombona nueva y el precio de una bombona vieja sea el mismo.

3.- La asistencia letrada de SI afirma que es incierto que la relación comercial entre AdG y el consumidor se perpetúe 'ad eternum', siendo que dichas relaciones son concretas, determinadas y limitadas en el tiempo, de tal forma que:

(i) Se tiene una única, separada y diferenciada relación comercial con el consumidor cuando se le vende una botella nueva rellenada de GLP, agotándose en ese mismo instante la relación entre las partes, sin que AdG le preste ningún otro servicio adicional.

(ii) Se tiene una única, separada y diferenciada relación comercial con el consumidor cuando éste acude con su envase vacío y viejo, para permutarlo por otro envase relleno, pagándose sólo el precio de la carga, y agotándose en ese mismo instante la relación entre las partes, sin que AdG le preste ningún otro servicio adicional.

d)En relación con el hecho tercero de la demanda: la asistencia letrada de SI efectúa las siguientes consideraciones:

1.- AdG es la entidad titular de una gran cantidad de marcas y signos o logos, mas debe destacarse que, en el mercado nacional, su marca primigenia ('CAMPING GAS') ha evolucionado de tal forma que cualquier identificación de la marca se debe más a su asociación del tamaño de la botella con el uso o destino del producto, que con la propia identidad de la denominación, de tal manera que nos encontramos con que la expresión 'CAMPING GAS' (de gran similitud fonética con 'CAMPINGAZ®') tiene en la actualidad una aceptación tan extensa que se podría considerar como un genérico, por lo que la gente no asocia los productos a la marca 'CAMPINGAZ®', sino al destino 'CAMPING GAS'. Muestra de esta afirmación es que los periódicos se refieren a este tipo de bombonas de gas como 'bombonas de camping gas' (anexo nº 6 del escrito de contestación a la demanda); que en la tiendas especializadas en artículos deportivos (por ejemplo, 'DECATHLON'), se identifique de forma genérica a los hornillos de gas como 'CAMPING GAS', aglutinando bajo dicha denominación productos de diversas marcas (anexo nº 7 del escrito de contestación a la demanda). Esto determina que cualquier estudio de mercado esté viciado desde un inicio, ya que la gente asocia los productos al uso, y no a la marca.

2.- La asistencia letrada de AdG considera que el análisis de las marcas registradas nos arroja la siguiente información:

(i)Marca nacional nº 762.951: se corresponde con el dibujo de una bombona, señalándose el color azul (indeterminado) para el cuerpo de la botella, y el color oro (indeterminado) para la tapa o el asa (documento nº 4 de la demanda). Esta indeterminación de las características esenciales de la marca registrada lleva a la asistencia letrada de SI a afirmar que poca o ninguna protección se podrá dar a AdG en base a la misma, so pena de darle total y absoluto monopolio en el mercado para unos signos distintivos difusos, genéricos e indeterminados, ya que es doctrina jurisprudencial que los colores, salvo supuestos muy específicos, no pueden ser objeto de marca inscribible, extremo conocido por AdG que intentó inscribir como marca el color azul y cuya solicitud fue denegada por la EUIPO (documento nº 8 del escrito de contestación a la demanda).

(ii)Marca nacional nº 2.027.141: se corresponde con el dibujo de una botella, color azul ral 5019, en la cual debe constar un círculo blanco, con una raya vertical negar, y en la parte inferior otra reproducción del círculo blanco con una raya vertical negra, acompañada de la leyenda en blanco 'CAMPING GAS ESPAÑOLA, SA' (documento nº 5 de la demanda). La asistencia letrada de SI defiende que, dado que ninguna de estas botellas ha sido usada por SI, ninguna acción puede ejercitarse en base a esta marca.

(iii)Marca internacional nº 419.103: se corresponde con un signo compuesto por un rombo blanco dentro de un cuadrado negro, sin ningún tipo de leyenda en su parte inferior (documento nº 6 de la demanda). La asistencia letrada de SI:

- Defiende que esta marca está caducada, al haber sido objeto de renovación en el año 1995, por lo que en aplicación del artículo 7 del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, Protocolo del Arreglo de Madrid), desde el año 2005 dicha marca no goza de protección alguna.

- Recuerda el uso modificado de esta marca registrada en base a las fotografías expuesta en la letra a) de este parágrafo, a las que me remito.

- Considera que la vulneración de la marca que se imputa a SI es la derivada del uso de un tapón (anexo nº 9 del escrito de contestación a la demanda) cuyo logo consiste en una 'g' dentro de un rombo, sin color, y este rombo dentro de un cuadrado, sin color, constatando abajo una leyenda escrita que indica 'INTERNACIONAL', de tal forma que, si bien el rombo dentro del cuadrado guarda similitudes notables con la marca registrada, no coinciden los colores, no se han introducido leyendas en la marca registrada, ni tampoco queda acreditado que SI haya hecho uso de este signo para identificar sus productos.

- Defiende que si se considera que este tapón identifica el producto de AdG (bombona y gas en envase azul), en vez de sólo al fabricante del envase, resulta que AdG no hace uso del logo primigenio (anexo nº 9 del escrito de contestación a la demanda), sino que hace uso de un logo similar, ya que el tapón lo colorea (anexo nº 10 del escrito de contestación a la demanda). Por esta razón, el citado tapón: (1) no infringe la marca inscrita a favor de AdG, dado que las diferencias entre uno y otro signo son notables y no es factible hablar de semejanzas que pudieran inducir a error o confusión; (2) no infringe ninguna marca notoria o nombre comercial de AdG, no inscritos, dado que no consta que, en momento alguno, AdG haya empleado ese signo para distinguir sus productos, o alguna rama de los mismos.

(iv)Marca de la Unión Europea nº 6.899.208: se corresponde con una leyenda escrita 'CAMPINGAZ', acompañada de un símbolo consistente en un rombo rallado, marca mixta, donde el rombo carece de fuerza distintiva (documento nº 7 de la demanda). La asistencia letrada de SI recuerda que el signo es introducido directamente por el suministrador/fabricante de los envases en los tapones (la entidad mercantil Tecnoenvases, S.L.), tal y como lo muestra el anexo nº 11 del escrito de contestación a la demanda.

e)Respecto a la notoriedad de AdG y de sus signos distintivos: la asistencia letrada de SI niega la notoriedad de la marca de AdG por las siguientes razones:

1.- Porque los envases de color azul de AdG se identifican con su uso o destino principal, resultando que cualquier asociación que se pueda hacer en la actualidad con la marca 'CAMPINGAZ®' es más una similitud fonética, el cual sólo se usa en el mercado español desde el año 2012.

2.- El documento nº 15 de la demanda no puede servir para medir la notoriedad de una marca, ya que, según expone el informe pericial adjunto como anexo nº 12 del escrito de contestación a la demanda, ni la técnica empleada para el estudio de mercado (técnica Omnibus), ni la forma de desarrollar o realizar dicho estudio son adecuadas, siendo, además, que el informe pericial obrante como documento nº 13 del escrito de contestación a la demanda concluye que los signos relativos al rombo dentro de un cuadrado y el rombo rallado no tienen fuerza distintiva, ni genera confusión en los consumidores.

f)Respecto de las conductas denunciadas por AdG: la asistencia letrada de SI considera que las actividades económicas de SI que AdG censura consisten en: (i) adquirir a los consumidores finales, por permuta o compra, botellas vacías de AdG, debidamente seriegrafiadas con su marca, y tras revisarlas, proceder a su rellenado y reintroducirlas en el mercado con una pegatina, de notables dimensiones, que establece nítidamente que es una botella rellenada por SI, y que no tiene vínculos con AdG; y (ii) adquirir a los consumidores finales, por permuta o compra, envases vacíos inicialmente comercializados por AdG, que no fabricados, y tras repintarlos e identificarlos con los colores y la marca de SI, sacarlos nuevamente al mercado. Y respecto de estas actividades son cuestiones a tener en cuenta, puestas de manifiesto por el perito de la parte demandada en el informe obrante como anexo nº 14 del escrito de contestación a la demanda:

1.- Que ni AdG ni SI son fabricantes de envases, botellas o bombonas de gas, sino que las fabrican y distribuyen en el mercado terceras personas absolutamente ajenas a ambas.

2.- Que ni AdG ni SI son fabricantes de las válvulas que llevan los envases, botellas o bombonas de gas, sino que las fabrican y distribuyen en el mercado terceras personas absolutamente ajenas a ambas.

3.- Que la parte de la bombona que lleva un logo grabado es el tapón, que no la válvula.

4.- Que la forma de la bombona de gas recargable empleada por AdG no responde a un diseño estético o artístico, ni está protegida por una marca tridimensional, sino que responde a un diseño estrictamente funcional, y que además dimana de la mera aplicación de la norma de seguridad para envases UNE- EN 1442:2007+A1 y anteriores.

5.- Que analizados tanto las instalaciones de SI, como los procesos de tratamiento de bombonas para su rellenado, resulta que SI cumple íntegramente con todos los requisitos de seguridad y calidad establecidos legalmente.

6.- Que analizadas las botellas de gas azules con la marca de AdG, que SI reintroduce en el mercado tras su rellenado, con una pegatina identificativa, resulta que estas botellas: (i) cumplen con todos los requisitos legales, ya que son seguras y están debidamente marcadas; y (ii) a nivel estético, tienen mejor aspecto que las recargadas y puestas en el mercado por AdG.

7.- Que las bombonas de AdG que SI, tras su adquisición al consumidor final, reintroduce en el mercado, tras el repintado completo de las mismas y debida identificación con el nombre y logo de SI, cumplen con todos los requisitos establecidos normativamente y no ocultan, pese al repintado, el nombre del fabricante de la botella, el cual va grabado en la botella por el fabricante.

g)En cuanto a la supuesta actividad infractora de SI derivada del rellenado directo de botellas azules de 'CAMPINGAZ®', colocando una pegatina de color blanco y con una leyenda informativa relativa a que la botella ha sido rellenada por SI, así como que SI no tiene ninguna relación con la marca del envase: la asistencia letrada de SI discute los argumentos de la asistencia letrada de AdG:

1.-Argumento relativo a que el tamaño de la pegatina (blanca en contraste con el fondo de la botella) es insuficiente, así como que el texto de dicha pegatina induce a erro al consumidor:

(i) La asistencia letrada de SI, a la vista del contenido de las pegatinas, su tamaño, etc., defiende que el riesgo de confusión es absolutamente inexistente, dado que tanto el contraste de la pegatina (blanco sobre azul), como el tamaño de las letras (fácilmente legibles, sin necesidad de muchos esfuerzos) y la simplicidad de sus textos permiten al consumidor medio comprender que está adquiriendo una botella recargada por SI.

(ii) La asistencia letrada de SI defiende que pretender que las pegatinas puedan inducir a algún tipo de confusión es un argumento endeble, inconsistente y carente de toda lógica.

2.-Argumento relativo a que el estado en que SI comercializa las botellas (supuestamente oxidadas, sucias, dañadas, etc.) rompe la imagen de excelencia, calidad y elegancia que tiene el producto de AdG: la asistencia letrada de AdG considera que, vistas las bombonas comercializadas por AdG en España y Portugal, es un argumento que cae por su propio peso.

3.-Argumento relativo a que AdG es la fabricante del envase y que tiene un compromiso de garantía con el cliente por la botella, encargándose de organizar AdG su recogida, tratamiento y, en su caso, destrucción: la asistencia letrada de SI considera que este argumento es falaz por las siguientes razones, que darían lugar a que fuera de aplicación la STJUE ( C-46/10 ), asunto Viking Gas vs Kosan Gas:

(i) AdG no es la fabricante del envase, sino que son terceras personas ajenas a ella.

(ii) El compromiso de garantía, reciclado, tratamiento, o como se quiera llamar de adverso, no es otra cosa que el estricto cumplimiento de la normativa relativa al rellenado de botellas, al cual está sujeto y sometido toda empresa que realiza dicha actividad y que se ve en la obligación de, si la botella está en mal estado, retirarla del mercado, y si está bien, retimbrarla, por lo que SI tiene las mismas obligaciones que AdG.

(iii) La relación económica entre AdG y el consumidor se realiza y extingue cuando éste compra la botella por primera vez, sin que AdG preste ningún tipo de servicio post-venta de tratamiento, seguimiento, etc. de la bombona, y se vuelve a iniciar y extinguir simultáneamente, cuando el consumidor acude a cambiar su botella vacía por otra llena, pagando la carga del gas.

h)En cuanto a la actividad de reciclado de las botellas incialmente introducidas por AdG en el mercado, vía pintado completo de éstas, incluso los tapones, con colores totalmente distintos de los empleados por AdG en sus botellas, dejando visibles las marcas del fabricante de la botella:

1.- La asistencia letrada de SI discierne de la ilicitud de esta actividad invocada por la asistencia letrada de AdG, recordando lo siguiente:

(i) Que AdG no es la fabricante de la botella, sino que es un tercero, como acredita la pericial adjunta al escrito de contestación a la demanda.

(ii) Que el repintado de la botella no oculta las marcas del fabricante de la botella, como acredita la pericial adjunta al escrito de contestación a la demanda.

(iii) Que el diseño de la bombona es funcional (respondiendo al diseño establecido por una norma UNE-EN), sin que responda el diseño de la botella a un diseño artístico o estético, por lo que AdG no tiene ningún derecho de marca tridimensional sobre la botella, como acredita la pericial adjunta al escrito de contestación a la demanda.

(iv) Que SI adquiere la botella vacía del consumidor final.

(v) Que la única zona donde, en su caso, podría constar algún signo identificativo de AdG, si es que ostenta la titularidad del mismo, o éste está protegido por marca inscrita a favor de AdG, es el tapón de la botella, que AdG confunde con la válvula.

(vi) Que, aún poniendo un tapón con un logo parecido al usado por AdG, no existe riesgo de confusión para el consumidor medio.

2.- En este sentido, la asistencia letrada de SI defiende que cualquier derecho de marca que pudiera asistir al fabricante del envase se extinguió cuando se vendió el mismo al consumidor final, a lo que debe adicionarse que, no tapándose los signos identificativos del fabricante, tampoco puede tildarse de ilícita esta actividad.

3.- La asistencia letrada de SI valora que el hecho de que algunas de las botellas repintadas que SI comercializa lleve un tapón con un hipotético logo parecido a las marcas de AdG, aunque no está acreditado, de ser cierto, no implica que nos encontremos ante una infracción marcaria, dado que resulta que, al haberse pintado el logo, ésta ya no es idéntico sino, en todo caso, semejante, dando el resultado final de que la colocación de ese tapón en una botella de las comercializadas por SI no arroja riesgo de confusión en el consumidor medio, como se extrae del estudio de mercado aportado por SI, en el que se indica claramente que ningún encuestado estableció asociación entre las botellas de SI y la marca de AdG, o incluso con AdG.

4.- La falta de identidad entre el logo inicial cuya titularidad se irroga AdG, y la del existente en los tapones pintados por SI, es evidente, como resulta de comparar el tapón que se adjunta como anexo nº 9 del escrito de contestación a la demanda con los tapones que se adjuntan como anexo nº 10 del escrito de contestación a la demanda; o el tapón que se adjunta como anexo nº 21 del escrito de contestación a la demanda con los tapones que se adjuntan como anexo nº 22 del escrito de contestación a la demanda.

D)Delimitación del objeto de la controversia.

5.La contradicción de los hechos relevantes de la demanda y del escrito de contestación a la demanda ponen de manifiesto que las actividades de SI que las partes quieren enjuiciar bajo el prisma de la protección marcaria son dos: (i) actividad de rellenado por SI de las botellas azules y re-entrada al mercado con una pegatina identificativa de la entidad que ha procedido a rellenar la botella; y (ii) actividad de repintado de las bombonas azules, tapando la marca, pero manteniendo el tapón y el logo de AdG.

6.El análisis marcario de estas dos conductas, exige que previamente analicemos el ámbito de protección de las marcas invocadas por AdG, lo que nos lleva a analizar si la marca internacional invocada está o no caducada, el carácter distintivo de las marcas españolas respecto del color azul de las bombonas, así como a analizar el carácter o no notorio de las marcas de AdG.

7.Por último, la controversia se centra en la prosperabilidad o no de las acciones ejercitadas por AdG, esto es: (i) la acción declarativa de infracción marcaria, desde la perspectiva de la prohibición de identidad, el riesgo de confusión y la protección de las marcas notorias; (ii) la acción de cesación; y (iii) la acción de resarcimiento de daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria.

8.No obstante lo cual, dado que ambas partes admiten que estamos ante una actividad de reciclado o rellenado de gas, sin que ambas se dediquen a la fabricación de los envases, lo cierto es que la primera cuestión que esta sentencia debe analizar es si se ha producido o no el efectivo agotamiento del derecho de marca de AdG por el hecho de que ésta haya procedido a vender una bombona azul y se haya procedido a la retirada de esa bombona y su permuta por otra rellenada en las instalaciones de SI, por cuanto que así fuera, todas las disquisiciones anteriores serían inútiles.

SEGUNDO.-Agotamiento del derecho de marca.

A)Doctrina jurisprudencial.

9.Dado que esta cuestión ya fue tratada por este Juzgado en su SJMUE nº 1 de España de 18 de julio de 2013, conviene extractar la doctrina aplicada en esa sentencia:

'8. Como se anticipó la controversia desde el punto de vista marcario el debate gira en torno al uso de la marca ajena -SCHÜTZ - en los productos reciclados que oferta la demandada, lo que conecta con el agotamiento como límite al derecho de exclusiva que otorga la marca, y más concretamente, sobre la excepción que permite su renacimiento.

9. Bajo la rubrica 'Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria' , el art 13.1 RMC dice '1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento'

10. De igual modo que el art 7 de la Directiva, el artículo citado consagra uno de los límites jurisprudenciales y legales a las facultades derivadas de la titularidad de la marca, de manera que si bien corresponde en exclusiva al titular de la marca la primera comercialización de los bienes o servicios identificados por ese signo, una vez realizada dicha comercialización directamente por él titular o con su consentimiento, no puede ya impedir que los terceros efectúen las comercializaciones posteriores en un régimen de libre comercio.

11. En el caso presente no se cuestiona que concurran tales requisitos, ya que las jaulas identificadas con las marcas de las actoras que se emplean por la demandada son: a) auténticas y b) han sido comercializados por las actoras en el Espacio Económico Europeo o con su consentimiento, centrándose la discusión en su limites, es decir, si se dan determinadas circunstancias por las que renace el ius prohibendi, dado que según el art 13.2 RMC ' El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización' , siguiendo la pauta del art. 7 de la Directiva, y por ejemplo se ha dicho en el apartado 79 de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras del TJCE de 11 de julio de 1996 en un supuesto de reenvasado que 'el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado ' citada por la reciente sentencia de Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda), de 26 abril 2007 Boehringer Ingelheim y otros.

12. De especial interés por su cercanía al litigio presente resulta la cuestión prejudicial resuelta por la STJUE de 14 de julio de 2011 en el marco de un litigio entre una empresa Viking Gas A/S y Kosan Gas A/S, en relación con la práctica de la primera consistente en vender gas rellenando y cambiando, contra pago, bombonas de gas de material compuesto, cuya forma está protegida como marca tridimensional por la segunda, que previamente fueron adquiridas por los consumidores, y en el que el Tribunal señala en casos de estas bombonas destinadas a ser reutilizados varias veces 'debe ponderarse, por una parte, el interés legítimo del titular de las marcas que figuran en ésta en obtener un beneficio de los derechos vinculados a esas marcas y, por otra, los intereses legítimos de los compradores de dichas bombonas, en particular el de disfrutar plenamente de su derecho de propiedad sobre esas bombonas, así como el interés general en que se mantenga una competencia no falseada' añadiendo en cuanto al interés del titular 'que la venta de las bombonas de material compuesto le permite realizar el valor económico de las marcas relativas a dichas bombonas. Pues bien, el Tribunal ya ha declarado que una venta, que permite al titular hacer efectivo el valor económico de su marca, agota los derechos exclusivos conferidos por la Directiva 89/104 (LCEur 1989, 132) (véase, en particular, la sentencia de 30 de noviembre de 2004 [TJCE 2004, 346], Peak Holding, C-16/03 , Rec. p. I-11313, apartado 40) y en cuanto a los intereses de los adquirentes de bombonas de material compuesto, '... éstos no pueden disfrutar plenamente de su derecho de propiedad sobre esas bombonas en el supuesto de que ese derecho esté limitado por los correspondientes derechos de marca incluso después de la venta de dichas bombonas por el titular o con su consentimiento. Como señaló el Abogado General en el punto 66 de sus conclusiones, esos adquirentes no son más libres en el ejercicio de ese derecho, sino que están vinculados a un solo proveedor de gas para rellenar posteriormente las citadas bombonas'. Por ello permitir al titular de las marcas oponerse, sobre la base de los derechos relativos a esas marcas, 'a que se rellenen posteriormente las bombonas reduciría indebidamente la competencia en el mercado de referencia, relativo al rellenado de bombonas de gas, y supondría incluso el riesgo de una compartimentación del mercado cuando ese licenciatario y titular consiga imponer su bombona gracias a las características técnicas particulares de ésta, cuya protección no es objeto del Derecho de marcas'.

13. De ello concluye 'que la venta de la bombona de material compuesto agota los derechos que el licenciatario del derecho de marca constituida por la forma de la bombona de material compuesto y titular de las marcas que figuran en ella obtiene de dichas marcas y transfiere al adquirente el derecho de disponer libremente de esa bombona, incluido el de cambiarla o rellenarla, una vez que se consuma el gas de origen, en una empresa de su elección, es decir, no sólo con ese licenciatario y titular, sino también con uno de sus competidores. Ese derecho del adquirente tiene por corolario el derecho de sus competidores de proceder, dentro de los límites establecidos en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 (CEur 1989, 132), al rellenado y al cambio de las bombonas vacías'.

14. Trasladado ello al caso presente supone que el reciclaje de este tipo de embalajes GRG ya mediante 're-embotellamiento' (jaula y cápsula del mismo fabricante) ya mediante 'embotellamiento cruzado' o 'cross-bottling' (utilizar como recambios para las jaulas las cápsulas de otro fabricante) no es contrario en principio al derecho del titular marcario de los elementos que conforman el producto reciclado, a fin de evitar resultados contrarios al interés general en que se mantenga un mercado competitivo, y así lo viene a reconocer la propia actora al decir que 'nada tendría que objetar a BIDONS EGARA, si la demandada suprimiera de forma definitiva la marca SCHÜTZ de todos sus embalajes reciclados que incluyan elementos de otros fabricantes'.

15. El litigio se suscita por considerar que al no suprimirse la marca se lesionan sus derechos, lo que suscita la problemática de si ese uso de la marca ajena por BIDONS EGARA en un componente (jaula) del producto reciclado (embalaje tipo GRG) violenta los derechos del titular marcario, lo cual nos aboca a los límites del agotamiento previstos en el art 13.2 RMC según el cual el titular de una marca puede, a pesar de la comercialización de los productos designados con su marca, oponerse a su comercialización ulterior cuando motivos legítimos justifiquen dicha oposición y, en particular, cuando el estado de los productos sea modificado o alterado después de su comercialización

16.Es reiterada jurisprudencia del equivalente art 7.2 de la Directiva de Marcas que 'el uso de la expresión «en especial» en el artículo 7, apartado 2, demuestra que el supuesto relativo a la modificación o a la alteración del estado de los productos de la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueda constituir un motivo legítimo (sentencia de 23 de abril de 2009 Copad, C-59/08 y jurisprudencia citada)' habiéndose declarado que tal motivo legítimo existe también cuando el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a una marca menoscaba seriamente la reputación de ésta, o cuando ese uso se realiza de modo que dé la impresión de que existe un vínculo comercial entre el titular de la marca y ese tercero y, en particular, de que éste pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas personas (sentencia de 8 de julio de 2010 Portakabin y Portakabin).

17. En la sentencia de 14 de julio de 2011 (asunto bombonas de gas) el Tribunal apunta unas pautas para apreciar si existe ' ese motivo legítimo ' y dice: ' 39.En ese contexto, debe precisare que, para responder a la cuestión de si la comercialización de las bombonas de material compuesto rellenadas por Viking Gas se hace para dar la impresión que existe un vínculo económico entre esa empresa y Kosan Gas, lo que facultaría a esta empresa para oponerse a esa comercialización, debe tenerse en cuenta el etiquetado de esas bombonas así como las condiciones en las que se produce el intercambio de éstas.

40. En efecto, el etiquetado de las bombonas de material compuesto y las condiciones en que éstas se intercambian no deben llevar al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a considerar que existe un vínculo entre las dos empresas de que se trata en el litigio principal o que el gas que sirvió para el rellenado de esas bombonas procede de Kosan Gas. Para apreciar si se descarta esa impresión errónea, deben tenerse en cuenta las prácticas en ese sector y, en particular, por lo que atañe a la cuestión de si los consumidores están habituados a que las bombonas de gas sean rellenadas por otros distribuidores. Además, parece razonable presumir que al consumidor que se dirige directamente a Viking Gas, para cambiar su bombona de gas vacía por una bombona rellenada o para que le rellenen su propia bombona, le resulta más fácil conocer la falta de vínculos entre esa empresa y Kosan Gas.

41.Por lo que se refiere al hecho de que las bombonas de material compuesto lleven marcas denominativa y figurativa constituidas por el nombre y el logotipo de Kosan Gas, que, según lo declarado por el órgano jurisdiccional remitente, siguen siendo visibles a pesar del etiquetado colocado por Viking Gas en esas bombonas, debe señalarse que esa circunstancia constituye un elemento pertinente en la medida en que parece excluir que ese etiquetado modifique el estado de las bombonas ocultando su origen'.

18. Consideraciones que se entroncan con la doctrina alemana e italiana según la cual es admisible el uso de la marca ajena para indicar un componente de un producto final siempre que no se realice de tal modo que asuma las características y las funciones de una verdadera marca del producto, o en todo caso, genere confusión sobre su efectiva procedencia; doctrina asumida en España por García Vidal.'

10.En este mismo sentido, la STMUE de España de 30 de enero de 2014 indicó:

'Sobre la base de los anteriores hechos, y siguiendo la línea argumental de la STJUE de 14 de julio del 2011, efectuaremos las siguientes consideraciones:

a) Con la comercialización de los embalajes GRG por parte de la actora, identificados con su marca comunitaria denominativa SCHÜTZ, se ha producido el agotamiento del derecho conferido por la misma, en los términos del art. 13 RMC (el art. 13.1 dispone, 'Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria', que el derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento). Por tanto, y como bien advirtió el magistrado de instancia, el titular de la marca no puede impedir a la demandada (que, además, está autorizada administrativamente para ello) la comercialización de embalajes GRG reciclados, alguno de cuyos elementos continúe signado con dicha marca comunitaria.

b) La cuestión queda centrada en si existe algún motivo legítimo (art. 13.2 RMC) que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos signados con dicha marca, pues tal precepto establece que el apartado primero no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización. Según reiterada jurisprudencia del TJUE, el uso de la expresión 'en especial' demuestra que el supuesto relativo a la modificación o a la alteración del estado de los productos de la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueda constituir un motivo legítimo (en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, C 59/08, Rec. p. I 3421, apartado 54, y jurisprudencia citada). Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que tal motivo legítimo existe también cuando el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a una marca menoscaba seriamente la reputación de ésta, o cuando ese uso se realiza de modo que dé la impresión de que existe un vínculo comercial entre el titular de la marca y ese tercero y, en particular, de que éste pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas personas (sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin y Portakabin, C 558/08, Rec. p. I 0000, apartados 79 y 80 y jurisprudencia citada).

(...)

Como indicó el TJUE en la sentencia VIKING GAS antes referida, dos datos relevantes han de ser tomados en consideración: la forma en que se produce la comercialización de dichos envases y el etiquetado que la demandada añade a las jaulas de SCHÜTZ.'

B)Análisis del caso presente.

11.Vista la doctrina jurisprudencial aplicable, e independientemente de que AdG tenga o no algún derecho marcario que hacer valer en el caso presente, partiendo de la ficción de que lo tuviera, lo cierto es que no podría ejercitar ninguna de las acciones marcarias expuestas en la demanda, por cuanto que se ha producido el agotamiento del derecho de marca con la venta de la bombona de gas, esto es, con la entrega de la propiedad del envase al consumidor final, de tal forma que la actividad de rellenado no puede estar protegido por la marca de AdG. Otra cosa es que existan motivos legítimos que habiliten a AdG a oponerse a la citada actividad, en cuyo caso hemos de tener presente, como factores relevantes a analizar conforme a la STJUE de 14 de julio de 2011 (asunto Viking Gas vs Kosan Gas), la forma en la que se produce la comercialización de los envases y el etiquetado que SI añade a las botellas rellenadas:

a)Forma en que se comercializa los envases de AdG y de SI:

1.- La asistencia letrada de AdG considera que la STJUE de 14 de julio de 2011 no es aplicable en el caso presente, ya que en dicha sentencia se tenía en cuenta las circunstancias existentes en Dinamarca, en el que existe la costumbre de que otras empresas no licenciatarias del primer comercializador o fabricante de bombonas de gas, realicen las actividades de rellenado de las bombonas de gas, cosa que no pasa en España, en el que casi el 80% del sector está ocupado por AdG y sus entidades licenciadas, de tal forma que el consumidor final está acostumbrado a ver cómo son minoristas licenciados de AdG quiénes efectúan la actividad de rellenado, siendo que el riesgo de confundir a SI con una entidad licenciada de AdG es mayor que en Dinamarca. De ahí que la asistencia letrada de AdG exija que la etiqueta de SI excluya el riesgo de confusión, cosa que no ocurre como veremos a continuación.

2.- Dicho esto, incumbía a la parte demandante, como hecho fundamentador de su pretensión, conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), acreditar el hecho de que el consumidor medio, cuando acude a un minorista a obtener una bombona rellenada, piensa que lo está haciendo en una entidad licenciada de AdG, cosa que no ha hecho, basando todos sus esfuerzos en tratar de acreditar el grado de conocimiento de la marca por el público y su carácter notorio. Este hecho, al menos, podía acreditarse mediante un estudio de mercado o sondeos que acreditaran la asociación entre los signos de las partes. En cambio, la parte demandada ha aportado un estudio de mercado en el que ha acreditado la falta de asociación entre los signos de ambas entidades. En consecuencia, si no existe esta asociación, no puede afirmarse que al examinar las bombonas de la parte demandada, el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede considerar que SI es una entidad vinculada o licenciada por AdG.

3.- Además, el contenido de la etiqueta puesta por SI es suficientemente clara respecto de que la entidad demandada no tiene nada que ver con la marca del envase, por lo que el establecimiento del vínculo que afirma la asistencia letrada de AdG, entendido como pensamiento de que los establecimientos de SI lo son de una entidad vinculada o licenciada por AdG, no puede afirmarse como algo real.

4.- Pero es que, por si no fuera suficiente lo anterior, el hecho de que SI no suprima la marca originaria del componente (en este caso, la marca del fabricante del envase) sino que añada otra, la suya (en un lugar distinto, sin superponerla ni ocultar de modo alguno aquélla) corrobora que la comercialización no trata de esconder el origen empresarial del envase. Como indicó el TJUE en la sentencia a que me he referido, la práctica consistente en que el producto lleve no sólo la marca del fabricante originario del envase sino también la marca del empresario que vende el envase reciclado '(...) constituye un elemento pertinente en la medida en que parece excluir que ese etiquetado modifique el estado de las bombonas ocultando su origen'. Y esto es aplicable respecto de las botellas repintadas de colores, en el que si bien se discute si el repintado es lo suficientemente bueno como para ocultar el color azul característico de las bombonas comercializadas por AdG, cosa que no puede afirmarse de las bombonas granalladas por SI antes de ser repintadas, lo cierto es que también se discute si el tapón conserva o no el signo distintivo de AdG. Pues bien, fuera de lo defendido por las partes, la conservación de este signo distintivo es un elemento pertinente para no ocultar el origen de las botellas, y por tanto, como veremos, para no modificar su estado ocultando su origen. Si los signos distintivos de la parte demandante son notorios, como defiende la asistencia letrada de AdG (cosa que no entraré a analizar en este momento), el consumidor medio será capaz de conocer el origen de la botella mediante la observancia del tapón (si es cierto que se ha mantenido el signo), por lo que no puede afirmarse que exista el riesgo de que el citado consumidor pueda pensar que SI es una entidad licenciada por AdG.

b)El etiquetado de SI:

1.- Defiende la asistencia letrada de AdG que el etiquetado puesto por SI en las bombonas no evita el riesgo de confusión, ya que la referencia a que SI no tiene nada que ver con AdG lo es en una letra más pequeña que el texto relativo al rellenado por SI, por lo que no se podrá leer fácilmente por el consumidor medio, máxime cuando la lectura es a media distancia; el adhesivo es fácilmente retirable, y en caso de deflagración se haría responsable a AdG; no se da la dirección de SI, sino sólo un correo electrónico; y las circunstancias de la comercialización hacen imposible que la etiqueta evite el riesgo de confusión, entendido como el riesgo de que el consumidor medio piense que las botellas han sido rellenadas por una entidad dependiente de AdG, o con la que se mantienen vínculos. La afirmación del director de planta en juicio, señalando que el texto es poco afortunado, tienen el valor que tienen, primero porque respondió a una pregunta de la asistencia letrada de la parte demandante, efectuada en un contexto concreto, pero, fundamentalmente, porque la opinión del director de planta no puede considerarse como un argumento de autoridad para valorar una infracción marcaria.

2.- Lo cierto es que las apreciaciones de la asistencia letrada de AdG no se comparten por este Juzgador, ya que si observamos las etiquetas, bien por las fotografías, bien por el ramo documental adjuntado por SI, veremos que si bien es cierto que el texto 'SOLQUIMIA' es el que domina la leyenda, en cuanto a grosor y tamaño, no puede afirmarse que la referencia a que dicha entidad nada tiene que ver con la marca del envase sea de imposible lectura. Es más, el color de la pegatina, blanca, contrasta con el color azul de las bombonas de AdG, lo que destaca el texto de la pegatina, y no impide leer su contenido. La forma en la que se comercializan estas bombonas, que no están colocadas en escaparates o expositores de cara al público, sino que están en establecimientos conocidos por el consumidor de estas bombonas, desmiente que sea relevante que el texto sea o no legible a media distancia, ya que el consumidor, al ver la etiqueta, conoce que el rellenado no es el habitual de AdG. No existe prueba de que las entidades licenciadas por AdG coloquen la citada pegatina, por lo que no puede afirmarse un riesgo de confusión con un licenciatario, si éstos no queda acreditado que realizan la actividad de colocar la pegatina

3.- La afirmación de que la pegatina es fácilmente retirable es una afirmación de parte, sin prueba ninguna, como le incumbía a AdG. No obstante, esta circunstancia podrá tener relevancia en relación al análisis de la conducta desde la perspectiva de la competencia desleal, es decir, respecto del cumplimiento o no de la normativa de seguridad, y las ventajas que pueden obtener las entidades competidoras de AdG con la colocación de una pegatina fácilmente retirable, pero no desde el ámbito del análisis marcario, en el que lo relevante es que la citada etiqueta evite el riesgo de confusión.

12.Dicho esto, no puede afirmarse que los motivos legítimos invocados por AdG para excluir la aplicación de la norma del agotamiento marcario, sean tales:

a)El menoscabo de la imagen de marca de AdG:

1.- La asistencia letrada de AdG considera que, siendo el color azul parte de sus marcas notorias, el estado en el que se entregan las bombonas rellenadas por SI, perjudica gravemente su imagen de marca.

2.- Difícilmente puede afirmarse que exista el meritado menoscabo cuando AdG, o sus minoristas, comercializan las bombonas de AdG en el mismo o peor estado que las bombonas de SI. Es difícil establecer una conclusión segura de esta afirmación, por cuanto que los términos de comparación son simples fotografías, mas como quiera que la parte demandada ha tenido el interés de confeccionar un informe en el que se ha procedido a acudir a distintos puntos de venta y permuta minorista de bombonas de gas de AdG en España, y en Portugal, así como ha procedido a aportar a autos numerosas muestras del estado en el que se venden las bombonas azules de AdG, puede otorgarse mayor credibilidad al citado informe que a las meras fotografías de la parte demandante. Ni siquiera la parte demandante ha elaborado un contrainforme del informe de la parte demandada, o ha procedido a acreditar fehacientemente la venta en mal estado de las bombonas de SI.

b)La transformación de la marca:

1.- La asistencia letrada de AdG entiende que con la actividad de repintado de la bombona azul, tapando este color, se está transformando la marca de AdG, lo que le legitimaría a excluir el agotamiento del derecho de marca.

2.- Debe recordarse que lo que la doctrina establece como motivo legítimo de exclusión del agotamiento marcario, es el hecho de que la actividad de rellenado altere o modifique el estado de los productos, pero no de las marcas. Puede afirmarse, de hecho la STMUE de España citada así lo considera, que la actividad consistente en tapar o superponer un signo propio a un signo de tercero, supone una alteración en el sentido señalado por cuanto que oculta el origen del producto. Ahora bien, en el caso presente, ya he señalado que la actividad de repintado respeta los signos del fabricante del envase, así como el logo del tapón, por lo que no puede afirmarse que se trate de una ocultación transformadora del estado del producto.

13.En consecuencia, producido el agotamiento del derecho de marca, y no existiendo motivos legítimos que habiliten a AdG a prohibir la comercialización por SI de las bombonas rellenadas, puedo concluir que AdG carece de base para el ejercicio de las acciones ejercitadas, lo que conlleva la desestimación íntegra de la demanda.

TERCERO.-Costas procesales.

14.De conformidad con el artículo 394 de la LEC , en caso de desestimación íntegra de la demanda, las costas procesales se impondrán a la parte demandante, salvo que existan serias dudas de hecho o de derecho que aconsejen no imponerlas. En el caso presente, la desestimación de la demanda se basa en la incapacidad de la parte demandante de acreditar los hechos fundamentadores de su pretensión, y no en la existencia de serias dudas de hecho o de derecho.

Visto lo anterior,

Fallo

Que con DESESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Francisca Caballero Caballero, en nombre y representación de la entidad mercantil Application des Gaz, S.A.S. contra la entidad mercantil Solquimia Iberia, S.L., debo ABSOLVER Y ABSUELVO a la entidad mercantil Solquimia Iberia, S.L. de la totalidad de los pedimentos contenidos en la demanda.

Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandante, la entidad mercantil Application des Gaz, S.A.S.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.

Así por ésta, mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez don Leandro Blanco García Lomas, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, de lo que como Letrada al Servicio de la Administración de Justicia certifico.