Sentencia Civil Nº 185/2011, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 417/2010 de 27 de Abril de 2011

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

A CORUÑA

SENTENCIA: 00185/2011

MERCANTIL 1 -A CORUÑA-

Rollo: RECURSO DE APELACIÓN 417/10

FECHA DE REPARTO: 15.7.10

S E N T E N C I A

Nº 185/11

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION CUARTA CIVIL-MERCANTIL

Iltmos. Sres. Magistrados:

DON JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG

DON CARLOS FUENTES CANDELAS

DON ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ

En A Coruña, veintisiete de abril de dos mil once.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000583 /2007 , procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000417 /2010, en los que aparece como parte demandante apelante, "PROGERAL ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA", representada en ambas instancias por el Procurador de los tribunales, Sr./a. JUAN ANTONIO GARRIDO PARDO, asistido por el Letrado D. JOSEP CARBONELL CALLICÓ, y como partes demandadas apeladas LAVA BOX, S. L., COGAUTO, S. L. y DON Isaac , representados en ambas instancias por la Procuradora de los tribunales, Sr./a. BELO GONZÁLEZ, asistidos por el Letrado D. JAVIER GONZÁLEZ VILLAR, sobre ACCIÓN DE NULIDAD, INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS, siendo Magistrado/a Ponente el/la Ilmo./Ilma. D./Dª ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE A CORUÑA, de fecha 20.4.10. Su parte dispositiva literalmente dice: "Que estimo en parte la demanda deducida por PROGREAL ESPAÑA S. L., representada por el procurador don Juan Antonio Garrido Pardo, contra don Isaac , LAVA-BOX S. L. y COGAUTO S.L., representados por la procuradora doña Carmen Belo González, y declaro que la demandada ha infringido los derechos prioritarios de la actora sobre el signo "La Ballena Azul" derivado del registro a su nombre de las marcas españolas mixtas nº 2.060.312 y nº 1.927.570, al empelar el gráfico de una ballena, confundible con la de las marcas registradas a nombre de la actora, en la identificación de las estaciones de servicios de auto-lavado de vehículos que comercializa.

En consecuencia condeno a la demandada:

1.- A estar y pasar por la anterior declaración y a cesar en la utilización directa o indirecta de cualquier signo -incluido el de la marca registrada a su nombre nº. 2.180.253, MOVILIMP- que incorpore el gráfico de la ballena para dar a conocer al público servicios o estaciones de auto-lavado de vehículos, o cualquier otro que por su parecido pueda ser confundido con el de la actora.

2.- A destruir y eliminar el material publicitario y/o de comunicación comercial en folletos, catálogos, carteles, banderolas, etc. en el que aparezca o se proponga la utilización del gráfico de la ballena en la identificación de servicios de auto-lavado de vehículos.

3.- A publicar a su costa la parte dispositiva de esta resolución, con los datos necesarios para la identificación del procedimiento y la sentencia, en un periódico de ámbito nacional y en dos revistas nacionales especializadas del sector de las franquicias. Desestimo las demás peticiones de la demandada y no hago especial imposición de las costas de este litigio a ninguna de las partes".

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por PROGERAL ESPAÑA, S. L., se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

Fundamentos

PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación por la representación de la entidad demandante "PROGERAL ESPAÑA, S.L.", contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, que estimando parcialmente la demanda formulada contra D. Isaac , "LAVA-BOX, S.L." Y "COGAUTO,S.L.", declara que la demandada ha infringido los derechos prioritarios de la actora sobre el signo "La Ballena Azul" derivado del registro a su nombre de las marcas españolas mixtas nº 2.060.312 y nº 1.927.570, al emplear el gráfico de una ballena, confundible con las marcas registradas a nombre de la actora, en la identificación de las estaciones de servicios de auto-lavado de vehículos que comercializa, y condena a la demandada: 1.- A estar y pasar por la anterior declaración y a cesar en la utilización directa o indirecta de cualquier signo - incluido el de la marca registrada a su nombre nº 2.180.253, MOVILIMP- que incorpore el gráfico de la ballena para dar a conocer el público servicios o estaciones de auto-lavado de vehículos, o cualquier otro que por su parecido pueda ser confundible con el de la actora. 2.- A destruir y eliminar el material publicitario y/o de comunicación comercial en folletos, catálogos, carteles, banderolas, etc en el que aparezca o se proponga la utilización del gráfico de la ballena en la identificación de servicios de auto- lavado de vehículos. 3.- A publicar a su costa la parte dispositiva de esta resolución, con los datos necesarios para la identificación del procedimiento y la sentencia, en un periódico de ámbito nacional y en dos revistas nacionales especializadas del sector de las franquicias, se fundamenta el recurso en las pretensiones desestimadas relativas a la acción de nulidad, de competencia desleal y de daños y perjuicios ejercitadas con la demanda rectora.

SEGUNDO.- La demanda tiene como pretensión principal el ejercicio de la acción de nulidad de la marca de la que es titular registral el codemandado D. Isaac , marca española nº 2.180.253, que al ser desestimada en la sentencia apelada, se mantiene como primer motivo del recurso de apelación. El fundamento de la sentencia apelada para su desestimación radica en que la marca "MOVILIMP", mixta, de la clase 7, que también contiene el dibujo de una ballena, puede coexistir con las marcas españolas registradas de la actora, mixtas nº 2.060.312 y nº 1.927.570, siempre que no se emplee de una forma diferente a la que se encuentran registradas o utilizándola de forma fragmentada, y siempre y cuando se ciña a la identificación de sus productos para los que ha sido concedida, no rebasando su ámbito aplicativo, que precisamente al exceder su utilización del mismo fue la razón de que se estimase la demanda, condenando a las demandadas a cesar en los actos de infracción que se aprecian cometidos, en cuanto que no se ciñen a la identificación de sus productos que se dedican a su fabricación, dado que identifican servicios de autolavado, induciendo a confusión. En cuanto que es obvio, que existe un interés por parte de la actora en defender los derechos de su marca registrada frente a terceros que realicen actos que violen su derecho marcario, distinguiendo sus productos protegidos con su marca ante los consumidores evitando la confusión en la clientela.

En primer lugar, debemos señalar que la resolución del litigio debe ser examinada bajo la normativa de la Ley de Marcas, por cuanto es reiterada la jurisprudencia en tal sentido cuando se ejercitan acciones acumuladas, en caso de marcas registradas, prescindiendo de la normativa sobre competencia desleal, considerando así que las conductas infractoras de las marcas están reguladas en su ley específica y conforme a ella debe resolverse, con el fin de no duplicar las consecuencias o sanciones previstas en las respectivas legislaciones protectoras ( STS de 15 enero de 2009 , 24 de noviembre de 2006 y 11 de julio 2006 ).

Y de la prueba practicada se deduce que la peculiaridad que presenta el presente caso, no es pues la nulidad por semejanza de las marcas, tal como están registradas, que induzcan a confusionismo entre los consumidores, sino el empleo por el demandado de la marca por él registrada de una forma diferente a la forma que se encuentra registrada, en elementos que la alteran de manera significativa. En cuanto que se utiliza de forma fragmentaria en su publicidad, el gráfico de la ballena, cuando tal como tiene registrada su marca es con la denominación "MOVILIMP". Lo que evidentemente constituye un riesgo de confusión o asociación el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, debiendo cesar el demandado en la realización de aquellos actos que violan el derecho del actor.

Y ello resulta del examen comparativo entre las marcas registradas por las partes respectivamente. La demandada tiene registradas en España las nº 2.060.312 y 1.927.527, como marca, tipo mixta, en clase 37, para servicios de construcción; servicios de reparación y mantenimiento de túneles de lavado para toda clase de vehículos, con fecha de solicitud 27/11/1996 y 24/10/1994 y concedidas 21/4/1997 y 5/6/1995 respectivamente, y con la denominación "LA BALLENA AZUL" la primera, y "SELF AUTOWASH PROGERAL" la segunda antes referida. Y teniendo en cuenta la salvedad enunciada en la misma sentencia apelada respecto a que la documentación que la actora respecto a sus marcas españolas es la extraída directamente de la base de datos "SITADEX" de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que no incorpora ni describe el gráfico que forma parte de la marca tipo mixta, en las que con mínimas diferencias representa el dibujo caprichoso de una ballena, en sentido izquierdo y con fondo azul, figurando en blanco la zona inferior y chorro de agua expulsada a consecuencia de la respiración. Conforman de tal modo unas marcas mixtas o complejas, al integrarse por fonemas y representación gráfica, es decir palabras y logotipo.

Mientras que la marca registrada con nº 2.180.253 del codemandado D. Isaac , que aporta el título acreditativo de concesión de marca de 5 de febrero de 1999, solicitada el 12/8/1998 y concedida el 5/2/1999, "MOVILIMP", tipo mixta, en clase 7 del nomenclator, "Máquinas y máquinas- herramientas no incluidas en otras clases, motores, acoplamientos y correas de transmisión, instrumentos no manuales para la agricultura, incubadoras de huevos", y su descripción "Consiste en la denominación MOVILIMP diseñada caprichosamente dentro de una etiqueta rectangular, adornada con el diseño esquemático de un animal cetáceo. Todo tal y como se representa en el diseño adjunto". Del que cabe destacar a los efectos que nos interesan, el gráfico del animal en sentido izquierdo, con fondo de color negro, boca y ojo abiertos con fondo blanco, chorro de agua debido a la respiración del animal representado por cinco trazos curvilíneos de color negro y debajo del cetáceo de forma destacada la denominación movilimp, con fondo negro, diseñada caprichosamente y ocupando todo la anchura del recuadro.

En definitiva las marcas registradas en contraste no presentan semejanza fonética alguna, y efectivamente los elementos gráficos que las acompañan, la imagen de un cetáceo no es igual, si bien pueden tener similitud, con fondo de color distinto, las del actor azul, la del codemandado negro, lo que tomadas estrictamente en su visual conjunta, de la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, acredita suficientemente la disparidad de sendas marcas y la difícil confusión entre sus productos, máxime dentro de su ámbito de aplicación. Ello sobre la base de la doctrina jurisprudencial plasmada en sentencias de, 30 de julio de 1988 , 2 de abril de 1990 , 8 de junio de 1991 y 5 de marzo y 14 de abril de 1993 , y 7 de abril de 1994 , que establece entre los criterios directos y complementarios fijados jurisprudencialmente ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, perspectiva adecuada a cuestiones cuyo aspecto más significativo es el lingüístico. Así es de constante aplicación el criterio de unidad gramatical y conceptual indiscutible de las marcas en pugna, porque su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literarios o gráficos de las denominaciones ha considerar, sin desintegrar artificiosamente las sílabas, palabras, gráficos o dibujos que las componen, sino atendiendo más bien a la "impresión fonética o gráfica" que normalmente ha de producir en el público consumidor y que sus componentes asumen a través de la visión o de la audición, más que en buscar en sus profundos y prolijos significativos etimológicos, producto de disquisiciones léxico-gramaticales, descomponiendo y aquilatando técnica y científicamente los elementos que forman los vocablos o expresiones enfrentados, pues esta labor propia de las personas de alto estado cultural no es realizado por el ciudadano medio al que la marca ha de impresionar", "teniendo en cuenta, por lo tanto, (dice la sentencia de 24 de noviembre de 1978 ) en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora, a fin de decidir si la marca discutida es susceptible de originar confusión en el tráfico".

Encontrándonos ante la comparación de marcas denominativas complejas la pauta de la visión global o de conjunto no permite desconocer la necesidad de tomar en consideración igualmente sus elementos distintivos y dominantes, dado que el principio de comparación con arreglo a la impresión del conjunto, sin que se otorgue una protección individual o independiente a uno de sus elementos o componentes concretos no excluye que, en ciertos casos, se atribuya a alguno de ellos una singular fuerza o preeminencia que va dentro del conjunto que conforma y constituye el signo al ser el elemento dominante justamente el que prevalece en la visión de conjunto de la marca compleja. No podemos aceptar esa falta de aptitud o capacidad distintiva o diferenciadora, entre las marcas inscritas de la actora "LA BALLENA AZUL" y "SELF AUTOWASH PROGERAL" con la que es titular el codemandado "MOVILIMP", no dándose identidad, ni semejanza fonética, si bien es cierto que el gráfico utilizado en ambas es un similar animal cetáceo, pero aún así visualmente en su conjunto, llegamos a la misma conclusión que el Juzgador de primera instancia, que no hay identidad conceptual, y son fácilmente diferenciables, por cuanto el componente denominativo de la marca de la que es titular el demandado domina absolutamente sobre el gráfico, que es el elemento destacado de la marca al entrar en el tráfico, el que más inmediatamente se revela al posible consumidor. Hay que tener presente como refiere la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13-05-1996 "que el medio a través de que las cosas son objeto de tráfico y comercio es, normalmente, la palabra. La identificación de las mismas tiene frecuentemente un alto componente visual, fijando el destinatario su identidad mediante una composición visual, pero cuando esa cosa es objeto de un acto de tráfico normalmente se identifica fonéticamente...". En definitiva, la autorización de la marca impugnada es correcta al no introducir un elemento de confusión en el mercado que obligue a declarar su nulidad. No podemos admitir la condena, como se pretende de inutilización de la imagen de un cetáceo por las demandadas, desde el momento que el uso de la marca en su conjunto tal como se encuentra registrada y dentro de su ámbito de aplicación, no origina confusión entre los consumidores, siempre y cuando no se utilice de forma o modo distinto. No pudiendo considerarse en modo alguno que el razonamiento y conclusión anterior favorezca el menoscabo del signo ajeno. Por tanto el motivo debe ser desestimado.

TERCERO.- En lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios, que si bien en demanda no se cuantifica, en espera de informe pericial contable que anuncia su proposición y práctica en periodo probatorio, ante la falta de documentación contable de las mercantiles demandadas, se fundamentaba en la misma en el art. 43.2 a) de la Ley de Marcas , los beneficios que haya obtenido los infractores como consecuencia de la violación de las marcas titularidad de "PROGERAL ESPAÑA, S.L.".

Lógicamente para que pueda prosperar la pretensión es procedente la práctica de la prueba de la realidad de los daños irrogados y reclamados, lo que no se llegó a practicar, una vez admitida por el Juzgador de primera instancia y designado el perito, por culpa de la parte que interesa la pericia, por cuanto no efectúa la provisión de fondos solicitada, y ese fue el motivo para la denegación de su práctica como diligencia final por el Juzgado, y por este mismo Tribunal como prueba en esta alzada.

De tal modo, carecemos de datos suficientes acreditativos de la realidad de los daños irrogados y reclamados, en definitiva para poder entrar a resolver sobre la determinación y cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios, tal como se reclama. De tal modo, el motivo del recurso, en la medida en que no se acredita la perdida de beneficios reclamados por los actos de infracción de la marca, desde el momento en que no consta acreditada la perdida de beneficio por los actos infractores de la marca por parte de las demandadas, atendiendo a la elección por el actor del criterio indemnizatorio, como fueron los beneficios dejados de obtener, dentro de las distintas opciones que le concede la Ley. Y no resulta aplicable al caso el art. 43.5 de la tan repetida Ley de Marcas , que concede como indemnización mínima el derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor siempre y cuando se produzca con los productos o servicios ilícitamente marcados que habría de calcularse sobre el volumen de negocios llevado a cabo por la parte demandada, aunque no quede cuantificado, lo que no consta justificado de la prueba practicada teniendo en consideración los actos de violación de la marca apreciados, cuando las demandadas son fabricantes y vendedores de maquinas de autolavado, no dedicándose directamente a la explotación o prestación de servicios de autolavado de vehículos, que es la actividad mercantil propia de la actora.

CUARTO.- Por último, es claro que la sentencia apelada estima en parte la demanda frente a todas las codemandadas, sin que pueda inducir a confusión la redacción de su parte dispositiva, cuando declara "...que la demandada ha infringido los derechos prioritarios....", y cuando refiere "En consecuencia condeno a la demandada:", por cuanto se deduce claramente de su fundamentación jurídica y cuando en el fallo no absuelve a ninguna de las mercantiles demandadas, y así lo entienden las mismas partes apeladas en su escrito de oposición al recurso. Ello en su caso es más propio de una aclaración de sentencia, que no solicitó en momento procesal oportuno la parte recurrente, que no como fundamento de un motivo del recurso de apelación, que tiene su razón de ser más bien en intentar evitar un pronunciamiento condenatorio sobre las costas de segunda instancia para el caso de venir desestimado su recurso de apelación.

QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación conlleva la condena en costas de esta alzada de la parte recurrente, por aplicación del art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad concedida por el Pueblo Español.

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad demandante "PROGERAL ESPAÑA, S.L.", contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, de fecha 20 de abril de 2010, en el juicio ordinario nº 583/2007 -M, del que dimana el presente rollo de la Sala, confirmamos la expresada resolución, con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir, y dése su destino legal.

Esta sentencia no es firme en Derecho y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, siempre que concurran los presupuestos legales para su admisión, a preparar en el plazo de cinco días a contar a partir de la notificación de esta sentencia.

Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevará certificación al rollo de Sala lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario certifico.