Sentencia Civil Nº 188/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 479/2011 de 08 de Junio de 2012

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00188/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28

MADRID

C/GRAL. MARTINEZ CAMPOS 27

Tfno: 914931988/9 Fax: 914931996

Rollo: RECURSO DE APELACION 479/2011

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 338/10

Organo Procedencia: JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 8 DE MADRID

Recurrente: REIAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUÑA

Procurador: Dª: Mª DEL CARMEN ORTIZ CORNAGO

Abogado: D. JORGE LORENZO SANTACATALINA

Recurrida: AUTOESCUELA GALA SL

Procurador: D. RAMON RODIRGUEZ NOGUEIRA

Abogado: D. JUAN GARBAYO BLANCH

S E N T E N C I A nº 188/2012

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

Dª BEATRIZ PATIÑO ALVES

En Madrid, a 8 de junio de 2012.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ, Don Enrique García García, Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ y Doña BEATRIZ PATIÑO ALVES, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 479/11 interpuesto contra la Sentencia de fecha 4 de mayo de 2011 dictado en el proceso número 338/10 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandante, siendo apelada la parte demandada, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 17 de marzo de 2010 por la representación de REIAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUÑA contra AUTOESCUELA GALA, S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que " ..dicte sentencia formulando las declaraciones y condenas siguientes: 1.- Se declare que el comportamiento de la demanda utilizando en el tráfico comercial, tanto en los rótulos de las fachadas de sus autoescuelas , como en los vehículos de prácticas, como en las páginas web "autoescuelagala.com" y autoescuela-madrid.com", una imagen corporativa caracterizada por la combinación de un fondo de color amarillo sobre el cual aparecen unas letras mayúsculas en color negro- según se ha identificado en la presente demanda-tras la resolución del Contrato de franquicia que le vinculaba a RACC, constituye un acto de confusión, de imitación y de explotación de la reputación ajena y, por tanto, de competencia desleal; y en consecuencia, se condene a la demandada a cesar, y a abstenerse de forma inmediata, en la utilización de dicha imagen corporativa, especialmente en los rótulos de las fachadas de sus autoescuelas y en los vehículos de prácticas así como en las páginas web citadas; se condene a la remoción de los efectos mediante los cuales se han realizado los actos de competencia desleal, ordenado expresamente la retirada y destrucción- a costa de la demandada- de los rótulos de sus autoescuelas y de todo material publicitario en el que se utilice una imagen corporativa en la que se combina un fondo de color amarillo sobre el cual aparecen unas letras mayúsculas en color negro- según se ha identificado en el presente demanda; así como al repintando de los vehículos de prácticas de tal forma que no se utilice en los mismos ni el color amarillo ni la combinación de las letras mayúsculas en color negro que fuera confundible con la imagen corporativa de RACC, todo ello a costa de la demandada.

2. Se declare que el comportamiento de la demandada solicitando en la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de las marcas números 2.874.250 "GALA" y 2.874.254 "AUTOESCUELA GALA" para identificar servicios incluidos en la clase 41 del Nomenclátor Internacional tras la resolución del Contrato de Franquicia que la había vinculado a RACC y habiendo sido requerida para el cese en la utilización de la imagen corporativa identificada en la presente demanda constituye un acto de competencia desleal al ser objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

3. Se declare que las marcas españolas números 2.874.250 "GALA" y 2.874.254 "AUTOESCUELA GALA" para identificar servicios incluidos en la clase 41 del Nomenclátor Internacional, son nulas al haber sido solicitadas de mala fe; librando mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenando la cancelación de las marcas españolas 2.874.250 "GALA" y 2.874.254 "AUTOESCUELA GALA", mixta, en clase 41, concedidas a AUTOESCUELA GALA, S.L.

4. Se declare que la actuación de AUTOESCUELA GALA, S.L ha causado a la actora daños y perjuicios que deben ser indemnizados por la demandada, condenándola, a indemnizar, a la parte actora, en concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, la cantidad de 1.054,64 E.

5. Alternativamente, para el caso de que no se estimase la acción de resarcimiento por los daños y perjuicios causados por la actuación desleal de la demandada, se declare que la actuación de AUTOESCUELA GALA, S.L. consistente en la falta de cumplimiento de la obligaciones de hacer (retirar todas las referencias e indicativos publicitarios relacionados por RCC y con la franquicia RACC CLUB FORMACIÓN; devolver los vinilos identificativos de la franquicia RACC CLUB FORMACIÓN; retirar la rotulación de los vehículos de prácticas) y de las obligaciones de no hacer (no copiar el sistema formativo RACC CLUB FORMACIÓN u otro de idénticas o análogas características, y/o a no utilizar ni divulgar de ninguna forma otros elementos de know-how de la franquicia) suponen el incumplimientos de sus obligaciones contractuales, condenándola al resarcimiento por la responsabilidad contractual en la cantidad que resulte de aplicar la fórmula contemplada en la Cláusula 18ª del Contrato de Franquicia de fecha 30 de septiembre de 2005 desde el 01 de mayo de 2008 hasta la fecha en que se haya ejecutado la retirada efectiva de todas las referencias e indicativos publicitarios relacionados con el RACC y la franquicia RACC CLUB FORMACIÓN.

6- Se condene, en todo caso, a la demandad a publicar, a su costa, la Sentencia estimatoria de las pretensiones de la actora en el diario de difusión nacional EL PAIS.

7. Se condene, en todo caso, a la demanda al pago de las costas causadas en este procedimiento".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid dictó sentencia con fecha cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"I.- Con estimación parcial de la demanda interpuesta por REIAL AUTOMOVIL CLUB CATALUNYA, debo declarar y declaro que AUTOESCUELA GALA SL ha incurrido en actos de competencia desleal al (i).- mantener en su página Web en fecha de 1 de abril de 2009 un fundo con fotografía de su establecimiento donde aún figuraba el signo "RACC", y (II).- al poseer en fecha de 31 de marzo de 2009, un vehículo de autoescuela, marca Renault, modelo Megane, con el signo "RACC" sobre el mismo.

II.- Debo condenar y condeno a AUTOESCUELA GALA SL a la retirada de esos dos símbolos, para el caso en que no lo hubiera realizado ya, así como al pago, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, de la suma de 1.054,64 E.

III.- Debo desestimar y desestimo toda otra solicitud de REIAL AUTOMOVIL CLUB CATALUYA, tanto por actos de competencia desleal como por nulidad de marca por mala fe deducido contra AUTOESCUELA GALA SL, a la que se absuelve de todas las pretensiones referentes a ellas.

IV.- Debo declarar y declaro que no procede imponer el pago de las costas procesales a ninguna de las partes".

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. Señalándose deliberación, votación y fallo para el día 7 de junio de 2012.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Constituyen precedentes de conveniente mención para la adecuada comprensión de las claves del litigio que subsisten en esta segunda instancia los siguientes:

1.- La demandante, REAL AUTOMÓVIL CLUB DE CATALUNYA (en adelante RACC), es titular de diversos registros marcarios, varios de ellos de carácter mixto, cuyo aspecto gráfico se caracteriza porque el componente denominativo (RACC Automóvil Club), escrito mediante letras de color negro y estilo convencional, se sitúa sobre un fondo de color amarillo intenso (folios 28 y ss.). Su dimensión aplicativa se encuentra referida a servicios de la Clase 41 del Nomenclátor Internacional (esencialmente, servicios de enseñanza teórica y práctica de la conducción).

2.- La demandada, AUTOESCUELA GALA, S.L. (en adelante GALA), dedicada a la enseñanza de la conducción, estuvo vinculada a la actora por un contrato de franquicia entre septiembre de 2005 y diciembre de 2007, tiempo durante el cual utilizó los distintivos de la actora junto a los propios. Extinguida esa relación contractual, la demandada comenzó a distinguirse en el mercado mediante rótulos caracterizados por la plasmación, con legras negras, de las palabras "GALA" y "Autoescuela" sobre un fondo de color amarillo.

3.- En mayo de 2009 GALA solicitó y obtuvo de la O.E.P.M. las marcas mixtas 2.874.250 y 2.874.254 en la Clase 41 que reproducen la característica gráfica que acaba de comentarse y cuyo componente denominativo es "GALA" y "GALA Autoescuela", respectivamente.

4.- Con base en la conducta descrita en el precedente apartado 2), RACC ejercitó diversas acciones contra GALA fundadas en la comisión de actos de confusión, imitación y explotación de reputación ajena tipificados en los Arts. 6 , 11 y 12, respectivamente, de la Ley de Competencia Desleal .

5.- Con base en la conducta descrita en el precedente apartado 3), RACC ejercitó, asimismo, acción de competencia desleal fundada en la vulneración del principio de buena fe concurrencial ( Art. 5, numeración antigua) de la Ley de Competencia Desleal ), y, por otro lado, acción de nulidad marcaria de carácter absoluto fundada en la concurrencia de mala fe en la solicitud de registro de las marcas obtenidas por la demandada, todo ello con base en el Art. 51-1, b) de la Ley de Marcas

6.- La sentencia de primera instancia, que estimó parcialmente la demanda al acoger otras pretensiones que ahora no hacen al caso, desestimó, en cambio, las acciones a las que acabamos de aludir en los apartados 4) y 5) que preceden. Disconforme con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alza RACC a través del presente recurso de apelación.

A continuación abordamos, con la debida separación, el examen de los pronunciamientos concernientes a las acciones mencionadas en dichos apartados.

SEGUNDO.- Acciones fundadas en la Ley de Competencia Desleal.-

La sentencia apelada razonó que, existiendo registros marcarios, la protección de los intereses de la actora a través de la normativa marcaria era prioritaria y excluyente respecto a la aplicación de la disciplina propia de la competencia desleal, sin que se advirtiera en el caso la existencia de ningún flanco desprovisto de aquella protección que debiera complementarse mediante la aplicación de la normativa concurrencial.

El hecho de que la disciplina propiamente marcaria comparta con determinados preceptos de la Ley de Competencia Desleal el designio de reprimir actos capaces de generar confusión o de favorecer un ineficiente parasitismo de la reputación de otro operador económico, no significa que el agraviado por la conducta ilícita disponga, a discreción o conveniencia, de la posibilidad de ejercitar opcionalmente acciones basadas en una u otra normativa. El recurso a la legislación sobre la competencia desleal siempre se ha reservado en el terreno doctrinal, siguiendo un principio o criterio de complementariedad funcional, a los supuestos de ausencia de protección marcaria o bien a ciertas hipótesis en las que gozando el agraviado de esa clase de protección especial, la legislación marcaria no aporte soluciones capaces de preservar suficientemente todos los intereses protegibles que se encuentren en juego. No obstante, allí donde hay registro marcario, ha sido tradicional también la llamada a la prudencia respecto de esa utilización "complementaria" de la normativa sobre competencia desleal (históricamente empleada con mayor frecuencia para colmar las primitivas y hoy superadas insuficiencias de la legislación marcaria anterior en la protección de las marcas notorias y de las marcas de renombre), y ello en evitación de la grave distorsión que en la legalidad del sistema marcario podría originar un uso abusivo o generalizado de dicho expediente. En definitiva, como regla general, el fenómeno debe ser contemplado como un mero concurso de normas que debe dirimirse, de acuerdo con el criterio de la consunción, en favor de la Ley de Marcas, esto es, otorgando prevalencia a las acciones que de esta derivan frente a las acciones fundadas en la comisión de ilícitos concurrenciales.

Así, al abordar el tema relativo a esa coexistencia o posible solapamiento entre ambas normativas, nos indica la S.T.S. de 22 de junio de 2011 que ".También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido. Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos. De darse la identidad entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo específico se destina a tutelarlos."(énfasis añadido), criterio reiterado por la más reciente S.T.S. de 4 de abril de 2012 que se pronuncia en idénticos términos.

La demandante RACC, que ha sido categórica a lo largo de todo el proceso al dejar perfectamente claro que lo que ejercitaba eran acciones de competencia desleal y no acciones de infracción marcaria y que, por otro lado, no ha utilizado en momento alguno el mecanismo de la acumulación eventual que contempla el Art. 71-4 L.E.C ., ha eludido constantemente el empleo del término "marca" sustituyéndolo por el de "imagen corporativa". No vemos, sin embargo, la necesidad de acudir a esta última noción, ordinariamente reservada para el amparo de intangibles carentes de protección registral, cuando RACC ostenta la titularidad de registros marcarios cuyo componente figurativo incluye, precisamente, aquellos elementos gráficos (letras negras convencionales sobre fondo amarillo) en cuya utilización por parte de GALA funda su reproche hacia esta. O dicho de otro modo: no es necesario acudir a dicha construcción conceptual ("imagen corporativa") como si se tratase de una noción extramarcaria cuando imagen y marca se identifican con arreglo al tipo de relación que existe entre la parte y el todo, al incluir la marca -el todo- la totalidad de las características (color de letras y de fondo) que singularizarían a esa denominada "imagen corporativa" - la parte-.

Centrado de ese modo el problema, parece claro que de lo que se trata es de dilucidar si la Ley de Marcas dotaba a la actora de suficientes instrumentos de defensa frente al tipo de agravio que denuncia o si, por el contrario, existe algún aspecto antijurídico en la conducta de la demanda para cuya adecuada represión se haga preciso el recurso complementario a la Ley de Competencia Desleal, todo ello tomando por base el tenor del Art. 34-2 de la Ley de Marcas con arreglo al cual "El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada".

No resultando controvertido que en el presente caso existe identidad aplicativa plena entre las marcas de la actora y el uso llevado a cabo por la demandada de los distintivos litigiosos (se trata, en ambos casos, de distinguir servicios de enseñanza de la conducción), de la línea argumental de la demanda parece inferirse que, en el sentir de RACC, el hecho de que la similitud formal se encuentre mucho más diluida (en nada se parece la parte denominativa de los distintivos en conflicto, concurriendo únicamente coincidencia en los colores empleados) sería circunstancia capaz de excluir la aplicabilidad de la Ley de Marcas y determinaría la necesidad de acudir al sistema de protección complementaria de la Ley de Competencia Desleal. Considera este tribunal, sin embargo, que ese punto de vista implica dejar de lado el amplísimo ámbito de protección que el sistema marcario otorga al titular del registro cuando, dentro de su defensa frente al riesgo de confusión, le brinda también protección frente al riesgo de asociación. Se trata, como es sabido, de un concepto jurídico indeterminado dotado de considerable amplitud dentro de cuyo ámbito cabe incluir las siguientes hipótesis acuñadas por la doctrina y la jurisprudencia:

1) El riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo: el público toma una marca por otra, confundiéndolas.

2) El riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto: el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa.

3) El riesgo de confusión en sentido amplio: el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos.

Por otro lado, las marcas de la actora RACC son marcas notorias, dato este del que podemos partir desde el momento en que la demandada GALA no solo no lo ha cuestionado sino que lo ha admitido explícitamente. Y es criterio tradicional y jurisprudencialmente establecido el de que las exigencias de similitud entre los signos se atenúan exponencialmente a medida que el signo prioritario goza de mayor distintividad, bien intrínseca o bien adquirida por su notoriedad, de manera, a la hora de ponderar los riesgos de confusión y asociación, una similitud escasa puede verse compensada por un mayor grado de conocimiento entre el público de la marca prioritaria.

Así, en su 10º "considerando", la Directiva 89/104/CEE acoge el criterio proveniente de la jurisprudencia alemana que configura la eventual notoriedad de la marca más antigua como elemento decisivo a la hora de valorar el riesgo de confusión que es capaz de generar la más moderna al señalar que "..el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado,..constituye la condición específica de la protección..". Criterio mantenido posteriormente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy Tribunal de Justicia de la Unión europea) en la STJCE (Pleno) de 11 de noviembre de 1997 (asunto SABEL/PUMA ) al indicar que "..En estas circunstancias, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Por consiguiente, no puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público..". En similar sentido se pronunciaron la STJCE (Pleno) de 29 de septiembre de 1998 (caso CANON/METRO GOLDWYN MAYER ) y la STJCE (Pleno) de 22 de junio de 1999 (caso LLOYD SCHUHFABRIK MEYER/KLIJSEN HANDEL BV ). Doctrina la expuesta que, aplicada al caso examinado, permitiría concluir que la notoriedad de las marcas de la actora podría constituir una circunstancia capaz de dulcificar el rigor exigible en la apreciación de similitud obstativa entre las marcas enfrentadas, pese a la concurrencia de un elemento diferencial ostensible entre ellas, cual es el representado por su íntegro componente denominativo.

Llegados a este punto, no podemos sino concluir que a través, cuando menos, de la noción típicamente marcaria del riesgo de confusión en sentido amplio (el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos) la Ley de Marcas brindaba perfecta cobertura para el tipo de conflicto que la actora planteó en su demanda, hasta el punto de que puede afirmarse que la Ley de Competencia Desleal no podría proporcionarle ninguna protección especial o adicional distinta de la que ya le proporciona la normativa marcaria. Y lo relevante no es solo que este tribunal lo considere así: lo verdaderamente importante es que también lo entiende de ese modo la propia RACC, quien, a la hora de caracterizar el tipo de riesgos que trataba de conjurar mediante el ejercicio de sus acciones era precisamente ese. No en vano nos indica en la página 71 de su demanda (folio 72 de las actuaciones) lo siguiente:

"En el caso que nos ocupa observamos que los actos ejecutados por la demandada son susceptibles de crear en los usuarios la idea de que los servicios que se ofrecen y se prestan en las autoescuelas de la demandada tienen su origen empresarial en el RACC y, en concreto, en su división de formación/autoescuelas. Es decir, son susceptibles de generar la creencia en los consumidores -atendiendo al criterio del consumidor medio- de que los servicios de formación de conductores prestados en las AUTOESCUELAS GALA y en las autoescuelas de RACC tienen una procedencia común".

Pues bien, no se precisa de un meticuloso razonamiento para alcanzar la conclusión de que lo que la actora describe es un tipo de riesgo para el titular de la marca frente al cual se encuentra expresamente protegido por el Art. 34-2,b) de la Ley de Marcas . En realidad, lo que la apelante plantea es un dilema falso o inexistente: tanto del fragmento trascrito como del tenor general de la demanda se deduce que la actora nunca introdujo un solo argumento por medio del cual se pusiera de relieve que buscaba alguna protección específica que, susceptible de ser hallada en la Ley de Competencia Desleal, no encontrase cobijo en la Ley de Marcas: las dos cualidades que integrarían esa "imagen corporativa" que pretende defender constituyen un subconjunto que se integra dentro del conjunto representado por las cualidades de sus registros marcarios (conjunto este que, además de aquellas cualidades, incluye un componente denominativo característico no presente en el subconjunto).

TERCERO.- Aclarado lo anterior, no está de más añadir, en cualquier caso, que, atendiendo a esos reproches dignos de protección a través de la legislación marcaria, este tribunal consideraría la pretensión igualmente improsperable. Y es que no debe perderse de vista que nos encontramos ante una denuncia de similitud entre signos sumamente diluida, una denuncia que se funda exclusivamente en el color de las letras y en el color del fondo sobre el que aquellas se plasman. En dicho trance, no podemos, desde luego, descartar la posibilidad de que se produzca entre el público algún tipo de asociación caracterizado por el errónea creencia de que existen entre ambas entidades vínculos económicos o jurídicos, pero el hecho de que admitamos esa posibilidad no implica que nos encontremos en disposición de afirmarla ni de aventurar respecto de ella ningún grado específico de probabilidad.

No es por ello infrecuente, en presencia de litigios similares caracterizados por el elevado grado de sutileza que alcanza el examen de los riesgos de confusión o asociación, sutileza consecutiva al carácter relativamente imperceptible de la similitud concurrente entre los signos en conflicto, que los planteamientos de la parte demandante se vean respaldados por algún estudio de mercado capaz de poner de relieve, aunque sea mediante una muestra discreta de la población, que se produce efectivamente entre el público relevante algún tipo de evocación o respuesta asociativa mediante la cual se vinculan, de algún modo y aunque sea de manera remota o sumamente indirecta, los orígenes empresariales respectivos. Sin embargo, en el caso que examinamos RACC no ha considerado oportuno aportar al proceso un medio probatorio de las expresadas características. En tales circunstancias, y aun cuando -se insiste- no estemos en condiciones de descartar absolutamente el tipo de riesgo que la apelante anuncia, lo cierto es que un hipotético juicio por la que este tribunal afirmase sin ambages que el empleo de los colores negro sobre amarillo por parte de GALA es por sí solo capaz de provocar vínculos asociativos entre el público constituiría un juicio débil e insuficiente al tener que cimentarse necesariamente sobre una mera intuición o conjetura dotada de un elevadísimo componente especulativo. Y ese vacío probatorio solo a la parte demandante puede perjudicar de conformidad con el Art. 217 L.E.C .

Desde otro punto de vista, y para finalizar este apartado concerniente a las acciones de competencia desleal, debemos añadir, como simple argumento "ex abundantia", que no comprendemos la actitud de la apelante cuando en su recurso insiste en la apreciabilidad de la imitación desleal tipificada por el Art. 11 de la Ley de Competencia Desleal . La sentencia apelada, siguiendo un punto de vista jurisprudencial que en la actualidad puede considerarse consolidado y cuya reiteración excusa de cita, utilizó el criterio distintivo con arreglo al cual, en el trance de deslindar los ámbitos respectivos de los Arts. 6 (actos de confusión) y 11 (actos de imitación), debemos considerar que este último se aplica, siempre que concurran los restantes requisitos exigidos por el precepto, a los supuestos de similitud entre las prestaciones, en tanto que el primero resultaría aplicable a las hipótesis de similitud en las formas de presentación de esas mismas prestaciones. Ahora bien, la apelante, que asegura no disentir de ese criterio de delimitación, nos argumenta, contradictoriamente a juicio de esta Sala, que, al utilizar negro sobre amarillo en sus letreros y rótulos, GALA ofrece una prestación similar a la que ofrece RACC, apreciación manifiestamente inconsistente si se tiene en cuenta que la prestación que GALA ofrece en el mercado consiste en la enseñanza de la conducción y no -como sostiene la apelante- en unos distintivos con los que, justamente, se limita a presentar al público y a singularizar esa misma prestación o servicio. Y no hace falta recordar que ninguno de los reproches vertidos en la demanda se ha fundado en que las técnicas de enseñanza de la conducción empleadas por GALA sean similares o constituyan una imitación de las técnicas utilizadas por RACC.

QUINTO.- Acciones fundadas en la Ley de Marcas.-

Como se relató al principio de la presente resolución, en mayo de 2009 GALA solicitó y obtuvo de la O.E.P.M. las marcas mixtas 2.874.250 y 2.874.254 en la Clase 41 que reproducen la característica gráfica controvertida (letras negras sobre fondo amarillo) y cuyo componente denominativo es el de "GALA" y "GALA Autoescuela", respectivamente. Con base en ese hecho, RACC ejercitó, por un lado, acción de competencia desleal fundada en la vulneración del principio de buena fe concurrencial ( Art. 5, numeración antigua de la Ley de Competencia Desleal ), acción que examinaremos en último lugar, y, por otro lado, acción de nulidad marcaria de carácter absoluto fundada en la concurrencia de mala fe en la solicitud de registro de las marcas obtenidas por la demandada, todo ello con base en el Art. 51-1, b) de la Ley de Marcas .

Pese a que -retomando criterios anteriormente expuestos- nos encontramos de manera clara ante un característico conflicto entre marcas anteriores y posteriores, es decir, ante una contienda propia de las acciones de nulidad relativa del Art. 52-1 de la Ley de Marcas , la actora RACC fue también extraordinariamente clara en este punto: no desea ejercitar contra las marcas obtenidas por GALA esa clase de acción sino que la que ejercita es la acción de nulidad absoluta que contempla el Art. 51-1 de dicha ley al establecer que "El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:.b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. ..".

No podemos, desde luego, compartir el argumento que inicialmente emplea RACC para fundar el reproche de mala fe, a saber, el hecho de que con anterioridad a las solicitudes de registro ante la O.E.P.M. formuladas por GALA, había remitido a esta una o varias misivas participándole su disconformidad con el uso que estaba llevando a cabo de los colores negro y amarillo a la hora de configurar sus distintivos. Y no podemos compartir tal punto de vista porque resulta evidente que el ejercicio de un derecho como el de solicitar registros marcarios ante la oficina pública competente no puede considerarse presidido por la mala fe por el simple hecho de que quien lo ejercita haya sido notificado por un tercero de su oposición a que lo haga. Si quien solicita los registros se encuentra persuadido de que las razones que le proporciona ese tercero para oponerse al uso de los distintivos son razones infundadas, no vemos con qué clase de sustento argumental podría hablarse de un actuar contrario al principio de la buena fe.

Pues bien, en este punto RACC acude a un razonamiento que se nos antoja en cierto modo tautológico, es decir, a un razonamiento circular que se autoabastece a partir de una afirmación inicial de carácter apriorístico: concurría mala fe en GALA al solicitar los registros marcarios porque esa solicitud perseguía un resultado antijurídico cual era el de eludir la prohibición de utilizar los signos controvertidos, y, al ser antijurídico dicho comportamiento, GALA no podía dejar de ser consciente de ello. Luego obró con mala fe (pag. 87 de la demanda, folio 88 de las actuaciones).

No obstante, es la propia RACC quien debe ser consciente de las insuficiencias de las que adolece ese modo de razonar cuando, como no podía ser de otro modo, al final ser ve en la necesidad de acudir a criterios de similitud y de incompatibilidad marcaria (página 91, "in fine", de la demanda y pág. 92), esto es, a criterios característicos del debate sobre existencia o inexistencia de causas de nulidad relativa, o lo que es igual, a los criterios característicos de aquella clase de acciones que, justamente, asegura no querer ejercitar. Y ello ante la evidente necesidad intelectual de justificar la afirmación apriorística inicial: la concurrencia real de prohibición, esto es, la existencia de verdadera incompatibilidad entre los signos en conflicto y la imposibilidad de convivir en el mercado.

Así pues, la apelante incurre en cierta contradicción a la hora de configurar las acciones que ejercita. En cualquier caso, debemos señalar que, aun cuando se hubiera ejercitado -como hubiera sido lo propio- acción de nulidad relativa, esta debería fracasar forzosamente por las mismas razones que hemos indicado en el ordinal precedente: la demandante no nos ha proporcionado los instrumentos probatorios precisos para que nos encontremos en condiciones de afirmar con un mínimo grado de solvencia que la utilización del negro sobre el amarillo sea circunstancia capaz de generar los vínculos asociativos proscritos por el Art. 6-1,b) de la Ley de Marcas .

Superfluo resulta, en tales circunstancias, indicar que tampoco debe prosperar la acción de competencia desleal fundada en la concurrencia de mala fe en la solicitud de registro con base en el Art. 4 (antiguo Art. 5) de la Ley de Competencia Desleal . Y ello sin contar con que, tratándose de combatir la validez de marcas ya concedidas y no de marcas en trámite de concesión, resulta por completo inconsistente la pretensión de acumular esta acción a la de nulidad marcaria, especialmente teniendo en cuenta que la causa de nulidad absoluta que se invoca es, precisamente, la presencia de mala fe en el solicitante en el momento de formular la solicitud, esto es, la presencia de un elemento subjetivo en todo coincidente con el que contempla la norma concurrencial.

SEXTO.- La sentencia apelada estimó -en pronunciamiento que ha ganado firmeza- las acciones ejercitadas por RACC y que tomaban por base el hecho de que, después de la extinción de la relación contractual de franquicia, GALA continuó utilizando los distintivos de la actora con sus propios componentes denominativos y gráficos: lo hizo al mantener en su página web algunas fotografías de sus establecimientos en cuyos rótulos aparecía, junto a la denominación "GALA", la simbología y denominación característica de la actora ("RACC Automóvil Club"), y lo hizo al mantener también esa simbología en un concreto vehículo de la autoescuela.

La sentencia, sin embargo, desestimó la pretensión de la actora de que su parte dispositiva fuese publicitada en el diario EL PAIS por considerar que el impacto de tales infracciones había sido circunscrito y discreto. Debemos, sin embargo, disentir de este punto de vista, al menos en lo que concierne a la repercusión de la publicidad operada a través de la página web. Y es que, en efecto, si tenemos en cuenta la realidad sociológica, que nos evidencia que es cada vez más generalizado el uso de internet tanto para obtener información acerca de las opciones de contratación concurrentes en el mercado como, incluso, para llevar a cabo la contratación misma, el hecho de que durante más de dos años la demandada GALA haya mantenido, pese a la existencia de advertencias escritas, los aludidos contenidos en su página web, esto es, su propio nombre asociado a la marca de RACC, es circunstancia que puede haber propiciado una difusión bastante notable de esa inexistente asociación. Y ello justifica el empleo del remedio publicitario como fórmula apta para restaurar, al menos en parte, la distorsión provocada por el uso -ya ilícito- de una marca ajena. No obstante, nos parece más ponderado -además de más eficaz desde la perspectiva de los intereses que se persiguen- que esa publicación tenga lugar en la propia página web de la demandada y no en un diario de difusión nacional que no haría otra cosa que transmitir el mensaje a una amplia colectividad desconocedora de la naturaleza y de los precedentes del presente conflicto.

SÉPTIMO.- Estimándose parcialmente el recurso de apelación, no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.C .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de REAL AUTOMÓVIL CLUB DE CATALUNYA contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución en el exclusivo sentido de ordenar -como ordenamos- que la parte dispositiva de dicha sentencia se publique por espacio de 30 días en la página de inicio de la página web de la demandada AUTOESCUELA GALA S.A., quien se encargará por llevar a cabo tal publicación, confirmando dicha sentencia en todo lo demás.

2.- No efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las causadas por el presente recurso de apelación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.