Sentencia Civil Nº 188/2013, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 741/2012 de 13 de Septiembre de 2013

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno, 43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67

N.I.G.: 03014-66-2-2012-0001708

Procedimiento: Asunto Civil 000741/2012C

PARTE DEMANDANTE: LONGCHAMP SAS y JEAN CASSEGRAIN SAS

Abogado: ALEJANDRO ÁNGULO LAFORA

Procurador: MIRALLES MORERA, VICENTE

PARTE DEMANDADA CARLA SADE SL

Abogado:

Procurador: CORDOBA ALMELA, JOSE L

OBJETO DEL JUICIO: Otros

S E N T E N C I A Nº 000188/2013

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA; Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCÍA

Lugar: ALICANTE

Fecha: trece de septiembre de dos mil trece

Antecedentes

Primero. El 18 de octubre de 2012 don Vicente Miralles Morera, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles JEAN CASSEGRAIN; S.A.S. y LONGCHAMP, S.A.S. presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil CARLA SADE, S.L. que por turno de reparto correspondió a este juzgado.

Segundo. Mediante Decreto de 6 de noviembre de 2012 se admitió a trámite y se emplazó a la demandada.

Tercero. Don José Córdoba Almela, Procurador de los Tribunales y de la mercantil CARLA SADE S.L. presentó escrito de contestación a la demanda el día 9 de enero de 2013.

Cuarto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 25 de abril de 2013. En él comparecieron ambas partes que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

La parte actora propuso como prueba la documental, más documental, e interrogatorio de parte; la demandada, documental, testifical y pericial.

Fue admitida en los términos y por los motivos que obran en el acta de la vista y de acuerdo con las partes, se les concedió un plazo para efectuar conclusiones por escrito.

Quinto. Recibidas, mediante Diligencia de Ordenación de 4 de junio de 2013, los autos quedaron vistos para resolver.

Fundamentos

Primero. Planteamiento.

La parte actora pretende que se dicte sentencia en la que se declare.

- Que con la explotación comercial en España de los bolsos descritos en los Hechos Cuarto y Quinto de la demanda, la mercantil CARLA SADE, S.L. ha infringido el modelo Industrial comunitario nº 001067250-0015, titularidad de la codemandante JEAN CASSEGRAIN, S.A.S.

-Que con la explotación comercial en España de los bolsos descritos en los Hechos Cuarto y Quinto de la demanda, la mercantil CARLA SADE, S.L. ha cometido actos de comparencia desleal contra la codemandante LONGCHAMP, S.A.S.

Asimismo solicita que se dicte sentencia en la que se condene a la demandada:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A la cesación en la fabricación oferta, comercialización, importación, exportación, uso y/o cualquier otro acto de explotación comercial de los bolsos descritos en los Hechos Cuarto y Quinto de la demanda.

- A abstenerse en el futuro a realizar cualquier acto de comercio de los bolsos descritos en los Hechos Cuarto y Quinto de la demanda.

- A retirar del mercado los bolsos descritos en los Hechos Cuarto y Quinto de la demanda.

- A destruir a su costa, desde que adquiera firmeza la sentencia, cualesquiera bolsos de los descritos que obren en su poder.

- A indemnizar a las actoras en concepto de infracción de los derechos de Propiedad Industrial y competencia desleal, mediante los parámetros de royaltyhipotético y beneficios ilícitamente obtenidos respectivamente.

- A pagar las costas del procedimiento.

Sustenta JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. sus pretensiones en el argumento de que ostenta el Modelo Industrial Comunitario registrado nº 001067250-0015.

Argumenta que existe una práctica identidad de los productos de la demandada. Acompaña documentación acreditativa del hecho del registro y de la comercialización, así como del prestigio y éxito comercial.

LONGCHAMP, S.A.S. solicita condena por competencia desleal al considerar que existe riesgo de asociación así como aprovechamiento indebido de la reputación y del esfuerzo ajenos.

La demandada excepciona la falta de legitimación activa de LONGCHAMP, S.A.S.; no niega la comercialización de tales productos pero sí que concurran los requisitos para la estimación de la demanda toda vez que sostiene, hay marcadas diferencias entre los productos de ambas mercantiles, concurriendo además falta de novedad y carácter singular de los diseños de la demandante, aunque no invoca formalmente su nulidad mediante la reconvención; niega que sea un clásico de indiscutible implantación y que el comercializado se corresponda con el modelo registrado; niega cualquier forma de competencia desleal al no existir riesgo de confusión o asociación por el consumidor medio, ni aprovechamiento del esfuerzo o prestigio ajeno, toda vez que para la creación de su modelo CARLA SADE 34911 han empleado su propio equipo de diseñadores que acogieron las tendencias de la moda en la temporada Primavera-verano 2011.

Segundo. Sobre la falta de legitimación activa de LONGCHAMP, S.A.S.

Sostiene la mercantil demandada que LONGCHAMP, S.A.S. no ha acreditado su condición de comercializadora de los bolsos que presuntamente se ajustan al modelo comunitario registrado titularidad de la otra codemandante y que sirven de sustento para la certificación de competencia desleal y, sin embargo, puede comprobarse de la documentación aportada junto con el escrito de demanda que como documento número 3 se acompañan diversos catálogos donde se observan los productos por la codemandante, documento n° 4 impresiones de las páginas web www.longchamp.com, así como documento n° 5, impresiones del sitio web del Comité Colbert www.comitecolbert.com, así como documento número 7 testimonio notarial de artículo publicado en la revista española especializada en M M Moda, y documento número 9 facturas aportadas como que acreditan la explotación comercial del modelo comunitario 'GATSBY' por parte de LONGCHAMP, S.A.S.

Por todo ello, queda suficientemente acreditada que la comercialización de los bolsos modelo 'GATSBY' se efectúa por LONGCHAMP, S.A.S., por lo que procede desestimar la excepción planteada

Tercero. Sobre la impresión general que producen los productos de las partes.

Establece el Reglamento ( CE) núm. 6/2002, de 12 diciembre 2001 en su artículo 10 :

1. La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.

2. Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo.

El concepto de usuario informado no alcanza a un ciudadano que pueda tener la condición de experto en el sector comercial del que se trata, sino que, tal y como ha destacado ya la Audiencia Provincial de Alicante en sentencia 46/2009 de 29 de enero , En nuestra Sentencia de 21 de febrero de 2008 (JUR 2008166384) decíamos que 'no es el consumidor cualquiera, pero tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de patentes ( artículo 9 de la Ley de Patentes ), RCL 1986/19939)) ni, añadimos nosotros, a los integrantes de los cícurlos, especializados del sector' y que ' posee un cierto nivel de conocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector sin llegar a ser especialistas en diseño'. Por otro lado si proyectamos este concepto de 'usuario informado' al concreto producto litigioso (lamparas) observamos que se trata de un producto de consumo común por el público en el sentido de que cualquier persona puede ser el adquirente del mismo por lo que no son tan importantes en este litigio los dictámenes periciales sino que el propio Juzgados puede colocarse, atendido su nivel conocimientos sobre el sector de la iluminación, en la posición del usuario informado.

En consecuencia, debe ser objeto de apreciación por parte del juzgado esa impresión general que puedan producir en el usuario informado, que no tenga la condición de experto, los productos que son objeto de litigio.

Entrando ya en el examen de los modelos comercializados por las mercantiles intervinientes en el presente procedimiento, se comprueba que existe una amplia coincidencia entre ambos modelos representada por prácticamente la totalidad de los elementos que definen las características de un bolso, ya que se puede comprobar que el comercializado por la demandada coincide extraordinariamente con la representación gráfica del diseño comunitario registrado n° 001067250-0015, apreciándose sólo muy leves diferencias en el tamaño y forma de las asas y en el del cierre, en un pespunteado en la parte superior y en el dibujo de un jinete, siendo casi idénticos los volumen, el contorno, la composición de piezas y la forma y disposición de la cremallera, que determina una particular forma de la pieza inferior.

Teniendo en cuenta que ha de valorarse la producción de la misma impresión general, queda claro que del análisis de ambos bolsos puede llegarse a la conclusión de que la impresión que producen en el usuario informado es la misma.

Cuarto. Sobre la competencia desleal.

Es reiterada la jurisprudencia menor que sienta la doctrina, que incluso ha llegado ya hasta el Tribunal Supremo ( STS 4 de septiembre de 2006 ) que ha venido corregir la práctica anteriormente instalada en los tribunales de efectuar pronunciamientos de competencia desleal a mayor abundamiento cuando existían condenas por infracción de los derechos de Propiedad Industrial.

Siendo ello así, lo cierto es que se trata de una doctrina sentada sobre la base de que quien ejercita la acción de competencia desleal es el mismo que alega la infracción de los derechos de derechos de exclusiva. Nos encontramos, por el contrario, en este caso, con que la primera actora es titular de los derechos registrados y la segunda LONGCHAMP; SAS, es la que explota comercialmente tal modelo industrial, de tal manera que, aparentemente sobre los mismos hechos, sostienen que la demandada está ejerciendo, contra la segunda, competencia desleal por infracción del artículo 11 de la LCD .

Estimo que siendo dos personas distintas aunque pertenecientes al mismo grupo se puede concluir que se invocan hechos distintos porque una alega la violación de sus derechos de exclusiva y otra, como autorizada para la explotación de tales registros, no puede argüir la titularidad de los mismos, pero si la práctica desleal de la demandada.

Únicamente se invoca una presunta infracción del artículo 11 de la LCD . Se regula en el mismo:

1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusivo reconocido por la Ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Ciertamente que en el presente supuesto puede hablarse de que la violación del diseño registrado puede suponer, habida cuenta las extraordinarias semejanzas que se han destacado anteriormente, a su vez, una infracción del apartado segundo del artículo 11 de la LCD , a lo que hay que añadir que al compararlos aportados en cuerda floja como documentos 13 y 18 se pueden tener en cuanta otros elementos que no pueden ser considerados amparados por el diseño, como son el material y el color, así como la textura. Y observamos no sólo que la tonalidad de rojo es casi la misma sino que la imitación de piel de pitón se hace reproduciéndose casi íntegramente la forma simulada de las escamas del animal, y encontrándose las diferentes formas que éstas presentan distribuidas de idéntica manera por ambos bolsos.

Todo ello nos permite hablar asimismo de una infracción de la LCD en la medida en que puede claramente generar un aprovechamiento indebido y de la reputación ajenas porque aunque podría pensarse que el esfuerzo en principio parece fundamentalmente el de diseño, en realidad para la implantación de un producto también hay una labor muy importante que va más allá de la creación y que es realizada por LONGCHAMP, que lleva a cabo campanas de promoción y de publicidad, de distribución, que asume los riesgos de un fracaso de ventas (esfuerzo económico) y que consigue una posición en el mercado prestigiosa, la cual es aprovechada a su vez por la demandada para poner en circulación unos productos casi idénticos, que pueden ser, en una parte, reclamados por aquellas personas que han tenido acceso a los productos de la actora por la promoción de la misma.

Concurren además los requisitos fijados jurisprudencialmente porque las semejanzas permiten hablar de un aprovechamiento indebido, al no encontrarnos ante una simple imitación, declarada deseable por la ley y por los tribunales, sino ante una verdadera reproducción de los productos comercializados, ( SAP Alicante de 7 septiembre del año 2007 ). Así, estimo que no puede hablarse de simple imitación por el hecho de que existan íntimas diferencias, porque no ese necesaria una coincidencia absoluta para hablar de reproducción, sino una coincidencia abrumadora, como ocurre en el presente caso, en donde las diferencias son mínimas y casi inapreciables si no se tienen a la vista cada uno de los productos comparados.

Quinto. Sobre la indemnización de daño y perjuicios.

Pretende la demandante la fijación del royaltyhipotético por la vulneración del derecho de Propiedad Industrial, al amparo del artículo 55.2 b) de la LD, fijando su cuantía en 25.000€ anuales y un 12% de la cifra de ventas.

Debe estimarse parcialmente la pretensión al ser una de las formas de resarcimiento recogidas por la LD, si bien, en lo concerniente a la cuantía, estimo que la fijada por la demandante es excesiva. Considero más ajustada a derecho la cantidad de 10.000 € dado que la comercialización se ha llevado a cabo mediante una imitación en todos los elementos que definen a un bolso, siendo íntimas las diferencias, por lo que la demandada pudo haberse beneficiado extraordinariamente del prestigio y de la promoción de los bolsos de la demandada, Sin embargo, los 25.000 € solicitados parece que puedan llegar a tener un contenido punitivo o sancionador, en la medida en que cubrirían un porcentaje demasiado elevado de los beneficios previsibles obtenidos con la venta de estos bolsos, que si bien es verdad que no son conocidos, no parece que puedan llegar a los extremos que serían necesarios para que pudiera pagarse 10.000 € por un royalty razonable, teniendo en cuenta que el mismo nunca debe exceder de 15% o 20% según los sectores.

El porcentaje del 12% sobre la cifra de ventas sí parece ajustado a los usos del sector.

En cuanto a la indemnización solicitada sobre la base de la competencia desleal, ha de concluirse que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 32,1. 6 LCD ya que sí que estaban amparados los diseños en derechos de exclusiva. Se liquidará en ejecución de sentencia por aplicación del artículo 219 de la LEC sobre la base de los siguientes parámetros: beneficios netos de la explotación de los productos, una vez se descuenten los gastos directos y la proporción de los indirectos correspondiente al volumen total de facturación de los productos.

Séptimo. Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la Ley Enjuiciamiento Civil , y en atención a la estimación sustancial de la demanda, procede impone las costas a la demandada.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Vicente Miralles Morera, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles JEAN CASSEGRAIN, S.A. y LONGCHAMP, S.A.S. contra la mercantil CARLA SADE, S.L. y en consecuencia:

A) Declaro.

- Que con la explotación comercial en España del bolso modelo CARLA SADE 34911, descrito en los Hechos Cuarto y Quinto de la demanda la mercantil CARLA SADE, S.L. ha infringido el Modelo Industrial Internacional número 001067250- 0015, titularidad de JEAN CASSEGRAIN, S.A.S.

- Que con la explotación comercial en España del bolso modelo CARLA SADE 34911, descrito en los Hechos Cuarto y Quinto de la demanda la mercantil CARLA SADE, S.L. ha cometido actos de competencia desleal contra LONGCHAMP, S.A.S.

B) condene a la mercantil CARLA SADE, S.L.:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A la cesación en la fabricación, oferta, comercialización, importación, exportación, uso y/o cualquier otro acto de explotación comercial de del bolso modelo CARLA SADE 34911, descrito en los Hechos Cuarto y Quinto de la demanda comercializados por LONGCHAMP, S.A.S.

- A abstenerse en el futuro a realizar cualquier acto de comercio del bolso modelo CARLA SADE 34911, descrito en los Hechos Cuarto y Quinto de la demanda comercializados por LONGCHAMP, S.A.S.

- A destruir a su costa, desde que adquiera firmeza la sentencia, cualesquiera bolsos de los descritos que obren en su poder.

- A indemnizar a JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. en la cantidad que resulte de aplicar el 12% (DOCE POR CIENTO) de su cifra de ventas de los bolsos objeto de la presente con un mínimo anual de DIEZ MIL EUROS (10.000€) en concepto de infracción de los derechos de Propiedad Industrial y a LONGCHAMP S.A.S. en concepto de competencia desleal, en la forma de beneficios ilícitamente obtenidos que se liquiden en ejecución de sentencia según las bases fijadas en el Fundamento de Derecho Sexto de la presente.

- A pagar las costas del procedimiento

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante este juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman SALVADOR CALERO GARCÍA, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Juez que la dictó estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en ALICANTE, a trece de septiembre de dos mil trece.