Sentencia CIVIL Nº 188/2020, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 4275/2018 de 05 de Junio de 2020

Encabezamiento

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigesimoctava

c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035

Tfno.: 914931988

37007740

N.I.G.:28.079.00.2-2016/0060106

Recurso de Apelación 4275/2018

O. Judicial Origen:Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 244/2016

APELANTE:DAKOTA MAYOR DE HOMBRE SL

PROCURADORA: Dña. MARÍA ROSARIO FERNÁNDEZ MOLLEDA

LETRADO: D. ALBERTO J. RODRÍGUEZ GARCÍA

APELADO:TRANSFORMADOS DEL SUR, S.A.

PROCURADORA: Dña. AMPARO RAMÍREZ PLAZA

LETRADO: D. CARLOS LEMA DEVESA

SENTENCIA Nº 188/2020

En Madrid, a 5 de junio de 2020.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. José Manuel de Vicente Bobadilla, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 4275/ 2018, los autos del procedimiento nº 244/2016, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, relativo a propiedad industrial, derechos de marca.

Han intervenido en la segunda instancia, como apelante, DAKOTA MAYOR DEL HOMBRE SL, y como apelada, TRANSFORMADOS DEL SUR SA. Ambas partes representadas por procurador y defendidas por abogado.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.-Las actuaciones procesales se iniciaron mediante escrito de demanda presentado con fecha 22 de marzo de 2016 por la representación de TRANSFORMADOS DEL SUR SA contra DAKOTA MAYOR DEL HOMBRE SL, en el que solicitaba lo siguiente:

'SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, con sus documentos y copias, por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, se sirva admitirlos y, en su virtud, tenga por formulada DEMANDADE JUICIO ORDINARIO,por infracción de las marcas nº 2.921.219, 2.975.773 y 2.975.847 contra Dakota Mayor del Hombre con domicilio en la calle Atocha, nº 22, 28012 Madrid, y proceda a dar traslado de ésta demanda y documentos a la demandada, para que -en el plazo de veinte días- la conteste, si le conviniere y, tras la tramitación legal oportuna, se dicte sentencia por la que se estime íntegramente esta demanda y se declare:

Primero.- Que la demandante, Transformados del Sur S.A., en su condición de titular de las marcas españolas 2.921.219 'Spagnolo'; 2.975.773 'Spagnolo' y gráfico y 2.975.847 gráfica, ostenta el derecho exclusivo y excluyente sobre los citados signos.

Segundo.- Que la demandada infringe las marcas nº 2.921.219, 'Spagnolo', 2.975.773 'Spagnolo' y gráfico y nº 2.976.847 consistente en el gráfico de dos banderas cruzadas, al utilizar la marca 'La Española' y gráfico de dos banderas cruzadas.

Tercero.- Que, los actos de infracción de las marcas, núms. 2.921.219 'Spagnolo', 2.975.773 'Spagnolo' y gráfico y nº 2.975.847 consistente en el gráfico de dos banderas, han ocasionado daños y perjuicios a Transformados del Sur S.A.

Y como consecuencia de las anteriores declaraciones, que se condene a la demandada:

1º A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2º A cesar en la comercialización de productos con la marca 'La Española' y gráfico de dos banderas cruzadas, incluida la utilización de tal marca en la página web.

3º A retirar del mercado todos los productos textiles, etiquetas y materiales, en los que se reproduzca la marca 'La Española' y gráfico de dos banderas cruzadas.

4º A entregar a mi mandante los artículos que presentan la marca 'La Española' y gráfico de dos banderas cruzadas, para proceder a su destrucción o, en su caso, a elección de esta última para su cesión con fines humanitarios a una organización no gubernamental.

5º A indemnizar a Transformados del Sur S.A. los daños y perjuicios causados, por la infracción de las marcas nº 2.921.219, 2.975.773 y 2.975.847 debiendo fijarse el lucro cesante en fase probatoria.

6º A indemnizar a mi mandante en la cantidad de 600 € diarios, por cada día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la citada violación de las marcas, fijándose este importe en ejecución de sentencia.

7º A la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia condenatoria en el periódico 'El País', con unas dimensiones de 12cm x 12 cm, en la sección de Economía o Empresa, a costa de la demandada.

8º A las costas de este pleito.'

SEGUNDO.-Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid dictó sentencia, con fecha 19 de julio de 2018, cuyo fallo era el siguiente:

'Estimo la demanda promovida por la representación procesal de TRANSFORMADOS DEL SUR S.A. contra DAKOTA MAYOR DEL HOMBRE S.L. y:

En primer lugar declaro:

1º Que la demandante, Transformados del Sur S.A., en su condición de titular de las marcas españolas 2.921.219 'Spagnolo'; 2.975.773 'Spagnolo' y gráfico y 2.975.847 gráfica, ostenta el derecho exclusivo y excluyente sobre los citados signos.

2º Que la demandada Dakota Mayor del Hombre S.L. infringe las marcas nº 2.921.219, 'Spagnolo', 2.975.773 'Spagnolo' y gráfico y nº 2.976.847 consistente en el gráfico de dos banderas cruzadas, al utilizar la marca 'La Española' y gráfico de dos banderas cruzadas.

3º Que, los actos de infracción de las marcas, nº. 2.921.219 'Spagnolo', nº 2.975.773 'Spagnolo' y gráfico y nº 2.975.847 consistente en el gráfico de dos banderas, han ocasionado daños y perjuicios a Transformados del Sur S.A.

En segundo lugar, como consecuencia de las anteriores declaraciones, condeno a la demandada:

1º A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2º A cesar en la comercialización de productos con la marca 'La Española' y gráfico de dos banderas cruzadas, incluida la utilización de tal marca en la página web.

A indemnizar a la actora en la cantidad de 600 € diarios, por cada día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la citada violación de las marcas, fijándose este importe en ejecución de sentencia.

3º A retirar del mercado todos los productos textiles, etiquetas y materiales, en los que se reproduzca la marca 'La Española' y gráfico de dos banderas cruzadas.

4º A entregar a la actora los artículos que presentan la marca 'La Española' y gráfico de dos banderas cruzadas, para proceder a su destrucción o, en su caso, a elección de esta última para su cesión con fines humanitarios a una organización no gubernamental.

5º A indemnizar a Transformados del Sur S.A. los daños y perjuicios causados, por la infracción de las marcas nº 2.921.219, 2.975.773 y 2.975.847, por importe de 9.030 euros.

6º A la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia condenatoria en el periódico 'El País', con unas dimensiones de 12cm x 12 cm, en la sección de Economía o Empresa, a costa de la demandada.

Se imponen las costas a la demandada.

TERCERO.-Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de DAKOTA MAYOR DEL HOMBRE SL se interpuso recurso de apelación que, una vez admitido por el mencionado juzgado, fue tramitado en legal forma.

Completado el trámite ante el juzgado, los autos fueron enviados a la Audiencia Provincial, en cuyo registro general tuvieron entrada con fecha 16 de noviembre de 2018.

Turnado el asunto a la sección 28ª, tras recibir ésta los autos, se procedió a la formación del rollo de apelación, que se ha seguido con arreglo a los trámites previstos para los procedimientos de su clase.

CUARTO.-La sesión de deliberación del asunto se programó para el 26 de marzo de 2020, respetando el orden de señalamientos establecido en este órgano judicial.

QUINTO.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, con la interferencia suscitada por el estado de alarma que fue declarado en España a partir del 14 de marzo de 2020 a causa de la pandemia generada por el virus COVID-19, lo que motivó un nuevo señalamiento para deliberación del tribunal con fecha 4 de junio de 2020.

Fundamentos

PRIMERO.-Los hechos relevantes para el enjuiciamiento de esta contienda son los siguientes:

1º) La entidad TRANSFORMADOS DEL SUR SA es la titular de los siguientes registros españoles de marca:

a) nº 29221219, consistente en el distintivo 'SPAGNOLO', coloreado en rojo y amarillo (dos primeras letras y dos últimas de un color y las centrales en el otro), destinada a su empleo en productos de la clase 25ª del nomenclátor internacional, tales como vestidos, calzados y sombrerería; fue solicitada el 24 de marzo de 2010 y concedida el 6 de julio de ese mismo año;

b) nº 2975773, consistente en el distintivo 'SPAGNOLO', con sendas banderas a derecha e izquierda, con los colores reivindicados gris claro y oscuro, destinada a su empleo en productos de la clase 25ª del nomenclátor internacional, tales como vestidos, calzados y sombrerería; fue solicitada el 23 de marzo de 2011 y concedida el 13 de julio de ese año;

c) nº 2975847, consistente en un gráfico de dos banderas cruzadas, con los colores reivindicados gris claro, oscuro y marengo, destinada a su empleo en productos de la clase 25ª del nomenclátor internacional, tales como vestidos, calzados y sombrerería; fue solicitada el 23 de marzo de 2011 y concedida el 13 de julio de ese año;

2º) la sociedad TRANSFORMADOS DEL SUR SA no comercializa directamente los productos de esas marcas, sino que lo hace a través de la empresa de su grupo PAUL & ESTHER SL, con unos significativos datos de ventas que reseñaremos más adelante;

3º) el distintivo SPAGNOLO de la demandante, con los colores rojo y amarillo, es una marca notoria, en atención a los diversos signos que justifican atribuirle esa condición, que serán detallados más adelante en esta resolución;

4º) la entidad DAKOTA MAYOR DEL HOMBRE SL comercializa prendas de vestir, procedentes del fabricante Rafhaelo Guti SL, con el empleo de un distintivo que incluye la denominación LA ESPAÑOLA en colores rojo, en las letras situadas en sus extremos, y amarillo en las de la zona central de la expresión, junto con un gráfico que representa dos banderas ondeantes, cruzadas entre sí, con tres bandas horizontales de colores rojo, amarillo y rojo;

5º) TRANSFORMADOS DEL SUR SA requirió, con fecha 4 de octubre de 2013, a DAKOTA MAYOR DEL HOMBRE SL para que se abstuviese de comercializar prendas de vestir con ese distintivo y las retirase del mercado, sin que esa petición fuera atendida por la requerida, que continuó comercializando esa clase de artículos con ese signo;

6º) TRANSFORMADOS DEL SUR SA siguió un litigio en Granada contra Rafhaelo Guti SL, en el que el juzgado de lo mercantil (sentencia de 21 de mayo de 2015) consideró que procedía declarar la nulidad parcial de la marca nº 2989643 'Camisería La Española' para los productos de la clase 25 ª y consideró a la demandada infractora de las marcas números 2921219 y 2975773 de la actora y le condenaba a cesar en la utilización de la expresión 'La Española' con el tipo de letra y colores utilizados en las marcas de la demandante o enmarcadas entre dos banderas españolas; posteriormente la Audiencia Provincial de Granada (sentencia de 16 de octubre de 2015) modificaría parcialmente esa decisión, únicamente para declarar que la nulidad de la marca nº 2989643 lo era por haberse registrado de mala fe y para considerar innecesaria la publicación de la sentencia; y

7º) TRANSFORMADOS DEL SUR SA presentó demanda ante los juzgados de Madrid en contra de DAKOTA MAYOR DEL HOMBRE SL, en marzo de 2016, reprochando a ésta la infracción de sus derechos de marca y ejercitando acciones declarativa, cesatoria, de remoción de los efectos de la infracción, indemnizatoria y de publicación de la sentencia.

La decisión del juzgado de lo mercantil de estimar la demanda de TRANSFORMADOS DEL SUR SA es lo que ha movido la voluntad de DAKOTA MAYOR DEL HOMBRE SL a interesar en esta segunda instancia la revisión de esa sentencia, con la finalidad de que sea desestimada.

La sociedad recurrente muestra su queja por el hecho de que el juez no haya tomado en cuenta la existencia de derechos de marca correspondientes al fabricante que serían prioritarios a los de la demandante (la nº 2883004 - denominativa CAMISERÍA LA ESPAÑOLA- y la nº 2956191 -dos banderas cruzadas impresas en blanco y negro). Sostiene que no cabe apreciar la existencia de riesgo de confusión, mostrando su discrepancia con el hecho de que el juez no tomase en cuenta el informe pericial elaborado al respecto por la profesora de marketing, Dª. Eva Toledo. Considera la recurrente que la demandante no tiene un signo dotado de notoriedad, que estamos ante marcas que son compatibles en el sector de la moda y que el juez ha errado al imputarle la comisión de infracción marcaria. En último lugar, discute, además, por desproporcionada, la condena que se le ha impuesto a tener que costear la publicación de la sentencia.

SEGUNDO.-No va a ser partícipe este tribunal del juego de la distracción que trata de utilizar la parte apelante. No se suscita en este litigio un conflicto entre los títulos marcarios de la demandante y los anteriores de otro titular marcario, ni tampoco se trata de un conflicto entre signos meramente usados, tal como se sugiere en el escrito de recurso. Lo que se ha ejercitado por la actora es, al amparo de los artículos 34, 40 y 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, una acción de infracción de los derechos de exclusiva que le conceden a la demandante sus títulos marcarios como reacción contra la comercialización por la parte demanda de productos del mismo tipo bajo un distintivo no registrado que lesiona los derechos de aquella (empleo de la denominación LA ESPAÑOLA en colores rojo, en las letras situadas en sus extremos, y amarillo en las de la zona central de la expresión, junto con un gráfico que representa dos banderas ondeantes, cruzadas entre sí, con tres bandas horizontales de colores rojo, amarillo y rojo). Por un lado, a la demandante le basta con esgrimir sus registros de marca, que nadie duda de que estén en vigor, pues ni se ha denunciado su caducidad por desuso, ni se ha interesado su nulidad. Por el otro, no es admisible el alegato defensivo de la recurrente que sostiene que, en realidad, lo que hace no es sino servirse del empleo conjunto de dos marcas registradas con anterioridad por el fabricante Rafhaelo Gutti SL (la nº 2883004 - denominativa CAMISERÍA LA ESPAÑOLA- y la nº 2956191 -dos banderas cruzadas impresas en blanco y negro), ya que no se trata del mero uso conjunto de esos dos signos registrados, porque no aparecen en su integridad uno junto al otro ni se plasman del modo en el que están registrados. Además, el problema estriba en la apariencia que se da a los componentes que interesadamente se extractan de cada una de esas marcas, para construir con esos ingredientes un tercer signo, caracterizado por una estética cromática que lo asimila al de la actora, con la finalidad, además, de aplicarlo a un mismo tipo de productos. Precisamente, el obrar de ese modo ya implicó para el mencionado fabricante que en un previo litigio seguido en Granada la entidad aquí demandante obtuviera una tutela parcial de sus pretensiones, justamente las que tenían respaldo, no en reservarle el empleo comercial de las expresiones español o española o de la imagen de la bandera nacional, porque no era posible gozar de un monopolio sobre su uso de manera abstracta y general, pero sí para protegerle frente a la utilización por otro de un distintivo con cierta similitud que presentase una disposición gráfica o cromática de sus componentes que pudiera favorecer el que se asociara lo perteneciente a empresarios diferentes.

TERCERO.-La parte apelante muestra su queja por el hecho que el juez no haya tomado en cuenta las conclusiones alcanzadas en el informe pericial elaborado a su instancia por la profesora de marketing, Dª. Eva Toledo, que acompañó a su contestación a la demanda, en el que ésta se inclinaba por considerar que no existía riesgo de confusión entre los signos objeto de litigio.

Este tribunal únicamente tiene que decir al respecto que el dictamen de peritos sólo está concebido en la ley de ritos para aportarle al juez los conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos que no son propios de la profesión de aquél y que sean precisos para resolver una contienda ( artículo 335 de la LEC); por lo que el experto deberá limitarse a efectuar esa labor, proporcionando al juez esa clase de información, adecuadamente estructurada y de manera asequible para su intelecto. Ahora bien, lo que no debería ser objeto del dictamen es el inmiscuirse en la realización de valoraciones puramente jurídicas, que son de la soberanía del tribunal. No le corresponde al perito decirle al juez si existe o no riesgo de confusión como consecuencia de la coexistencia de dos signos, sino que sólo debe facilitarle aquella información, sobre las características del signo o del público consumidor, que el juez no pudiera manejar por sí mismo o facilitarle la comprensión de la que pudiera escapar a sus competencias, para que sea luego él quien realice las correspondientes valoraciones jurídicas.

No resultaba imprescindible, por lo tanto, que el juez de lo mercantil tuviera que manejar el dictamen presentado por la parte demandada, si disponía de información suficiente para alcanzar sus propias conclusiones, ni debería tampoco haber sido objeto de aquél el señalamiento de conclusiones jurídicas que constituían atribuciones exclusivas del juzgador. Por otro lado, como veremos más adelante, existían matices, derivados de la atribución de notoriedad a la marca de la actora, que no fueron tenidos en cuenta en ese dictamen, lo que convierte en claramente desenfocada la labor de la mencionada perito.

CUARTO.-La parte demandante viene insistiendo en la notoriedad de sus marcas. En la resolución de la primera instancia solo se alude a ello, e incluso parece que se acepta que sea así, pero sin profundizar en la importancia que puede tener el reconocerlo para aclarar la suerte final de la contienda. Vamos a explicar, en primer lugar, por qué la actora tiene derecho a esgrimir la titularidad de una marca notoria y seguidamente derivaremos las consecuencias pertinentes, que son trascendentes para la resolución de este litigio.

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 505/2012, de 23 de julio, el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas, ha precisado el contenido del concepto 'notoriamente conocido'. La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto ' supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente' (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento ' debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca (...) conoce esta marca' (ap. 24). Para ello, 'el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla' (ap. 25).

La Sentencia de la Sala 1ª del TS de 11 marzo de 2014 reitera que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores afectados. A este concepto responde la definición contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001: ' La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad (...). Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.' A su vez, conforme al artículo 8 de la Ley de Marcas, la marca será notoria cuando sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinen los productos, servicios o actividades que distingue dicha marca, ya sea por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico del uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa.

Para decidir si una marca debe ser considerada como conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios cubiertos por ella se deben tomar en consideración elementos tales como la cuota de mercado poseída por la marca anterior, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso y la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de fecha 27 de septiembre de 2012 del Tribunal General UE).

Por su parte, en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha adoptado la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas,que fue aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión de reuniones celebrada los días 20 a 29 de septiembre de 1999 (ya mencionada en nuestras sentencias de la sección 28ª de la AP de Madrid de 8 de febrero de 2007, 10 de julio de 2009, 20 de noviembre de 2009 y 15 de marzo de 2019) que, con carácter orientativo, no vinculante, contiene interesantes elementos ilustrativos que ayudan a acometer la siempre delicada tarea de evaluar la notoriedad o renombre de las marcas, conceptos ambos que se integran en el de marcas notoriamente conocidas que utiliza la Recomendación (aunque en la normativa española que todavía aquí estamos aplicando la marca renombrada exigía el plus de que fuese conocida por el público en general y no sólo por el sector pertinente del público) y que incluye entre sus pautas las siguientes: el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización o promoción de la marca (incluyendo la publicidad o propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique); la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la misma, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por las autoridades competentes; y el valor asociado a la marca.

La sentencia de la Sala 1ª del TS de 23 de julio de 2012 destaca que estos factores son ' pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida', pero ' no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión'. Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, podrían ser tenidos en consideración otros factores distintos. A su vez, la sentencia de la Sala 1ª del TS número 504/2017, de 15 de septiembre, señala que el grado de conocimiento de la marca por el sector pertinente del público destinatario es una cuestión de hecho que tiene que ser objeto de prueba en cada caso, para lo que el juez debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.

Pues bien, constan en autos las siguientes pruebas: 1º) información objetiva proporcionada por organismos oficiales que avala el reconocimiento de la notoriedad a la marca, puesto que la propia Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en Resolución de 29 de mayo de 2014 le atribuyó tal cualidad a la marca SPAGNOLO en el campo de la moda (folio nº 304 de autos); 2º) se ha acreditado la relevancia del esfuerzo publicitario que se ha venido realizando en la promoción de esa marca, pues se han lanzado catálogos de la colección de prendas con esta marca ininterrumpidamente desde 2010 hasta 2014 (folios nº 119 a 207 de autos), se han efectuado cuantiosas inversiones en publicidad que se han ido incrementando progresivamente desde 2010 (desde entonces hasta finales de 2015 superan, de manera acumulada, los 700.000 euros) hasta el punto de alcanzar en los ejercicios 2014 y 2015 los importes de 171.327,44 y 253.680,77 euros (folio nº 94 de autos) y se ha actuado con ella como patrocinador de múltiples actividades sociales, fundamentalmente deportivas, de ámbito nacional y también de diferentes puntos concretos de la geografía española (Real Federación Española de Polo para patrocinio del equipo nacional español de ese deporte en las temporadas 2010 y 2011, Real Federación Española de Rugby para las selecciones nacionales de ese deporte desde 2012 a 2016, Circuito de velocidad de Jerez de la Frontera 2013 y 2014, Club Racing Atlético Portuense en 2014, Acuerdo de colaboración con la Federación Española de Balonmano en 2014 y Convenios de colaboración con el Betis Balompié SAD y con el Real Valladolid CF SAD en 2015 (folios n 219 a 302 de los autos); 3º) el volumen de ventas de la marca es de considerable entidad (ronda los 35.000.000 de euros en el período 2010 a 2015, con una evolución desde los 4.428.505,24 euros en 2010 a 6.823.797,29 euros en 2015 - folio 94 de autos); y 4º) se ha producido, incluso, la expansión internacional de la marca, sobre todo en el continente americano, especialmente en México y Estados Unidos (folios nº 306 a 317). Estamos, por lo tanto, en lo que atañe al signo 'SPAGNOLO', con colores rojo y amarillo, ante una marca que merece el reconocimiento de su condición de notoria.

QUINTO.-La calificación jurídica de notoria permite asignar a la marca de la actora un ámbito de protección más amplio, que no solo se extiende más allá del principio de especialidad, sino que además supone que ya no será necesario, para poder apreciar una incompatibilidad entre signos (también a efectos de las acciones de infracción), que concurra riesgo de confusión o asociación, sino que bastará con que el grado de similitud entre el signo de la contraparte y la marca notoria de la actora tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo o conexión entre ellos y, además, que concurriera alguna de las circunstancias específicas de protección, esto es, aprovechamiento indebido o menoscabo de carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada, todo ello en los términos de las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01, Adidas-Salomon y Adidas Benelux (pronunciada en interpretación del artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas) y de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, Intel (en aplicación del artículo 4.4.a de la Directiva). Ese es el alcance del 'ius prohibendi' que resulta, en Derecho interno español para esa clase de marcas, según los artículos 34.2.c y 8 de la Ley de Marcas (en su redacción anterior a la reforma operada en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por vía del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, siendo aquella la versión que aquí debemos todavía aplicar).

Es importante el matiz que introducimos en este fundamento jurídico, pues advertimos que la parte apelante consume un exceso de energías en tratar de combatir la existencia de riesgo de confusión o asociación, cuando en el caso de estar en juego una marca notoria basta con un requisito más modesto, en concreto, que el grado de similitud entre el signo que emplea uno y la marca notoria del otro permita que el público pertinente establezca un vínculo o conexión entre ellos y que se produzca con ello un aprovechamiento de la marca notoria o un menoscabo de la misma.

SEXTO.-El signo con el que está comercializando productos la entidad demandada, que aparece plasmado en el folio nº 158 vuelto de autos (impresión de la página web, diligenciada notarialmente), emplea la denominación LA ESPAÑOLA con una coloración particular de sus letras, además de un gráfico de banderas. Consideramos acertado que el juzgador de la primera instancia identificase en este concreto caso al componente denominativo como el principal en ese signo, pues el efectuar una visión de conjunto del mismo se percibe su preeminencia, fruto de ser el que es legible y de estar sometido a un resalte de colorido en su grafía, coincidente con el de las banderas. Esto no implica desconocer el criterio de que lo relevante es observar la marca en su conjunto, sino simplemente tratar de identificar en dónde radica aquello que, desde el punto de vista distintivo, puede contribuir mejor a la captación de la atención del consumidor, quedando, siquiera de forma difusa, en su memoria, y que puede provocar que lo asocie luego con otros signos.

La expresión LA ESPAÑOLA tiene, de por sí, un muy alto grado de coincidencia en su grafía (hasta en un total de seis letras), en su fonética (el sonido solo varía en la última vocal, coincidiendo en el sonido 'español') y en su significado conceptual (pues en ambos casos se evoca una determinada nacionalidad, la española) con el de la marca SPAGNOLO de la demandante. Pero lo que remata la situación, es que la denominación LA ESPAÑOLA se somete en el signo objeto de litigio al mismo efecto cromático que la marca de la demandante (letras iniciales y finales en rojo, en tanto que las centrales en amarillo). El empleo del gráfico de las banderas con esa misma coloración, lejos de contribuir a introducir una nota de distinción entre las denominaciones, lo que hace es confluir para dotar al componente cromático coincidente de la denominación de un mayor realce; además, en modo alguno podría ser esa adición la excusa para enmascarar el uso de un signo que estuviera vulnerando la marca notoria ajena.

Por otro lado, la coincidencia aplicativa es plena, pues estamos hablando de signos registrados en un caso y utilizados en el otro para marcar prendas de vestir, significadamente camisas y polos.

Ya que hemos reconocido notoriedad a la marca de la demandante, consideramos que el grado de similitud que hemos constatado entre el signo de la contraparte y la marca notoria de la actora tiene, cuando menos, relevancia suficiente para que ello tenga por efecto que el público pertinente (bajo el estándar jurídico del usuario informado y medianamente atento y perspicaz), que lo es el adquirente de prendas de vestir (un amplio sector de la población conocedor de esta clase de artículos, pero no altamente especializado en la materia), establezca un vínculo o conexión entre ellos. Significamos que no hace falta que se detecte una situación de cuasi identidad entre los distintivos en liza, ni tampoco que linde con ella, pues aun habiendo algunas diferencias basta, dado que media la notoriedad, con que se provoque la existencia de conexidad. La actora ha demostrado, además, que ha recibido una multiplicidad de mensajes procedentes de consumidores y puntos de venta en los que se mencionan las dudas y malentendidos que ha creado esta situación (folios nº 323 a 335 de los autos), lo que demuestra que la convivencia de signos no es posible sin erosionar a la marca notoria. Basta con que ello implique un aprovechamiento indebido de la notoriedad o renombre de la marca registrada para que apreciemos infracción, pues resulta rechazable que otro empresario pueda tratar de aprovecharse indebidamente, sin permiso para ello, de la corriente comercial generada por aquella.

Consideramos, por lo tanto, que estaba justificada la estimación de la demanda, porque este tribunal no ha hecho sino advertir razones que todavía fundan con más contundencia la procedencia de esa clase de decisión.

SÉPTIMO.-La publicación de la sentencia es un derecho del titular marcario ( artículo 41.1.f de la Ley de Marcas) que debe responder a la finalidad de, en la medida de lo posible, contribuir a restablecer la situación del perjudicado, deshaciendo posibles equívocos del público destinatario de los bienes o servicios y poniendo además en conocimiento del mercado cuál ha sido la solución para el conflicto suscitado en su seno. Se trata de una medida pensada para contribuir a remover los efectos de la infracción, que persigue tratar de eliminarlos por completo, allá hasta donde resulte viable, y restablecer la situación de mercado que resultó alterada por la vulneración del derecho que motivó la acción judicial. Es cierto que la publicación entraña un coste económico para el demandado, pero el demandante no recibe una compensación económica con ello, sino que disfruta de una medida de remoción de los efectos de la infracción.

Es importante que el grado de publicidad exigido deba ajustarse al criterio de la buena fe ( artículo 7 del C Civil), a fin de no incurrir en una desproporción entre la entidad de la infracción y el tenor del medio empleado para hacer desaparecer o compensar sus efectos.

Consideramos justificado que el juez decretase la medida de publicación de la sentencia, pues quedó demostrado en las actuaciones que se había generado incertidumbre entre un colectivo variado de vendedores y de clientes a propósito de la eventual conexión entre los productos marcados con los respectivos signos de ambas partes, con lo que resulta difícil que pueda restablecerse la claridad que demanda tal situación si no se da cierta publicidad a la solución de este litigio. Además, el juez ha decretado una medida razonable y proporcionada, al limitar la extensión de la publicación en cuanto a texto y espacio y al ordenar que se ciña la inserción del anuncio a un determinado periódico.

OCTAVO.-En materia de costas de la segunda instancia nos atenemos a lo establecido en el nº 1 del artículo 398 de la L.E.C. para los casos de desestimación del recurso de apelación.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

Fallo

1º.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de DAKOTA MAYOR DEL HOMBRE SL contra la sentencia pronunciada por el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid en el procedimiento número 244/2016.

2º.- Imponemos a la parte apelante las costas derivadas de esta segunda instancia.

Hacemos saber a las partes que tienen la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal contra la presente sentencia, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.