Sentencia CIVIL Nº 189/2021, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4, Rec 249/2020 de 25 de Febrero de 2021

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

MURCIA

SENTENCIA: 00189/2021

Modelo: N10250

SCOP CIVIL, PASEO DE GARAY, Nº 5, MURCIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Teléfono:968 229119 Fax:968 229278

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MFM

N.I.G.30030 47 1 2016 0001263

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000249 /2020

Juzgado de procedencia:JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 de MURCIA

Procedimiento de origen:ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000554 /2016

Recurrente: EXIGRUP J. GUERRERO S.L.

Procurador: MARIA DEL CARMEN GARCIA VIVANCOS

Abogado:

Recurrido: COMERCIAL AZNAR ZAMORA, S.L._

Procurador: JOSEFA GALLARDO AMAT

Abogado: JESUS GABRIEL ESPESO ZUÑIGA

SENTENCIA Nº 189

Ilmos. Sres.

Don Carlos Moreno Millán

Presidente

Don Juan Antonio Jover Coy

Don Rafael Fuentes Devesa

Magistrados

En la ciudad de Murcia, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.

Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes autos de procedimiento ordinario que con el número 554/2016 se han tramitado en el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia entre las partes, como demandante y demandada reconvenida y ahora apelada COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L., representada por el/la procurador/a Sr/a. Gallardo Amat y con la asistencia letrada del Sr/a. Espeso Zúñiga, y de otra, como demandada y actora reconvencional y ahora apelante EXIGRUP J GUERRERO SL representada por el/la procurador/a Sr/a. García Vivancos y con la asistencia letrada del Sr/a. Navarro Pereira. Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Rafael Fuentes Devesa, que expresa la convicción del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO- El Juzgado Mercantil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 5 de julio de 2019 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: 'Se estima parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. Gallardo Amat, actuando en nombre y representación de Comercial Aznar Zamora, S.L., y en consecuencia:

a) Declaro el derecho exclusivo de la actora para utilizar en el tráfico económico para el que lo tiene conferido la marca EXIGRUP, y declaro que EXIGRUP J. GUERRERO S.L. ha realizado actos de violación de las marcas de COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L. mediante la utilización de la marca EXIGRUP.

b) Condeno a Exigrup J. Guerrero, S.L. a la cesación en la utilización del signo distintivo EXIGRUP. Se ordena a la entidad demanda que se abstenga de hacer uso de la referida marca, en carteles, propaganda de cualquier clase, declaraciones a la prensa, membretes de cartas, sobres, facturas, contratos, recibos y en general, toda clase de impresos relacionados con la marca registrada.

c) Exigrup J. Guerrero, S.L. deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, deberá retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor.

d) Se acuerda la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuera posible, a elección del actor, y a costa de la demandada, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario.

Se desestima la demanda reconvencional interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. García Vivancos, actuando en nombre y representación de Exigrup J. Guerrero, S.L., y en su consecuencia debo absolver y absuelvo a Comercial Aznar Zamora, S.L. de todas las pretensiones deducidas en su contra.

En cuanto a la demanda principal, no se imponen costas causadas a instancia de Comercial Aznar Zamora, S.L. a ninguna de las partes.

En cuanto a la demanda reconvencional, las costas derivadas de la misma se imponen a la demandada reconviniente'

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la demandada interesando su revocación. Se dio traslado a la otra parte, que formula oposición

TERCERO. -Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 249/2020 y se señaló para votación y fallo el día 24 de febrero de 2021.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero. Planteamiento

1. El litigio principia por demanda de COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L., titular de las marcas nacionales nº 2.689.330 para productos de la clase 21 y nº 2.689.334 para servicios de la clase 39 , ambas mixtas, registradas en 2006, en la que ejercita las acciones por violación de su derecho de exclusiva por el uso que realiza la demandada EXIGRUP J GUERRERO SL del signo 'exigrup' en el tráfico económico , interesando las pretensiones declarativas, de cesación , remoción , difusión e indemnizatorias que desglosa en el suplico, con arreglo a los arts. 34 y 41 y ss. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ( LM en abreviatura)

2. Frente a ello EXIGRUP J GUERRERO SL se opone en su contestación y además formula reconvención

De una parte, solicita la desestimación de la demanda por (a) estar la marca de la actora viciada de nulidad, con arreglo al art 51.1 b), art 52 y art 9 LM, por haber la actora inscrito como marca con mala fe un nombre que corresponde a la razón social de la mercantil demandada y usada para su identificación en el tráfico mercantil y (b) por prescripción de la acción ejercitada, con invocación de los art 45LM y art 35 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD). Además, añade que se produce una situación de competencia desleal en la actuación de la demandante, con invocación de la cláusula general del art. 4, art 5 (actos de engaño), 6 (actos de confusión), 11 (actos de imitación) y 12 (aprovechamiento de reputación ajena)

Por otra parte, reconviene , y con arreglo a los mismos hechos de la contestación, se deduce de su fundamentación jurídica que ejercita (a) la acción reivindicatoria de la marca objeto de debate, con arreglo al art 2.2 y 2.3 LM; (b) la nulidad de la marcas de la actora, con remisión a la contestación y (c) la acción de indemnización de los daños y perjuicios por el uso ilícito desde la inscripción en el año 2006 de la marca nula y en la que solicita (a) la declaración de fraude de ley en la inscripción de la marca exigrup por parte de la mercantil Comercial Aznar Zamora ; (b) la nulidad de la marca; (c) el derecho de uso de la marca 'exigrup ' y su reivindicación y ( d) la condena a la demandada reconvenida a indemnizarle los daños y perjuicios causados , a determinar en ejecución de sentencia

3. En su contestación a la demanda reconvencional, COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L no solo se opone a la misma, sino que en realidad la aprovecha - indebidamente- para rebatir la contestación (a modo de réplica inexistente en el juicio ordinario) y ratificar su demanda por violación de las marcas que 'ha patentado ', según reitera, revelador de una manifiesta imprecisión conceptual, al no discriminar los signos distintivos de las patentes

4. La sentencia estima parcialmente la demanda y desestima la reconvención.

En primer lugar, precisa que las acciones ejercitadas son marcarias, ya que, aunque la demandada EXIGRUP J GUERRERO menciona posibles actos de competencia desleal en la contestación, en la reconvención no se hace referencia a dicha conducta, ni concreta la acción ejercitada conforme al artículo 32 de la LCD ni en su suplico interesa condena compatible con dichas acciones. Por ello entiende que no procede un pronunciamiento en relación a una posible conducta desleal.

Por otra parte, no considera acreditado mala fe o abuso del derecho en la inscripción de las marcas por la actora, por lo que rechaza las acciones ejercitadas en la reconvención

Finalmente, descarta que la acción ejercitada por la actora esté prescrita; y dado que no se discute el riesgo de confusión, afirmada la legalidad del registro de la marca por la actora, estima la demanda parcialmente en los términos del fallo antes trascrito, al rechazar la pretensión de publicación de la sentencia; de embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción, o la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados y la de indemnización de daños y perjuicios

4. La mercantil demandada y actora reconvencional EXIGRUP J GUERRERO S.L, disconforme con ello, apela por error en la valoración de la prueba y aplicación del derecho, solicita su revocación y que (a) se declare la nulidad de las marcas 'exigrup'; (b) se otorgue la propiedad de las marcas a la mercantil EXIGRUP J GUERRERO S.L y (c) se condene a la reconvenida a indemnizar los daños y perjuicios de acuerdo con el art. 43 LM.

En extracto, de forma confusa, con referencia a otra mercantil (EXIGRUP CONFORT SL) y repetitiva, sin la debida y exigible sistemática que exige un escrito forense, se alega (a) indebida denegación de la nulidad absoluta y relativa de las marcas de la actora, con infracción (i) del art 51 LM, al haber sido inscrita de mala fe y (ii) del art 52 LC LM en relación con los arts. 7 y 9 LM, por ser confusoria con la marca/nombre comercial/ denominación social previa usada desde 2001 y (b) error al no apreciar la prescripción, con infracción del art 45 LM

Asimismo, realiza alegaciones referentes a (a) ausencia de riesgo de confusión, por usar la apelante el vocablo 'exigrup' no como marca, sino su denominación social, con invocación del art. 37 LM; (b) la caducidad de la marca por ausencia de prueba del uso de la marca inscrita por la actora, con invocación del art. 41.2 LM o (c) actos de competencia desleal llevados a cabo por la apelada

5. La apelada COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L solicita la confirmación de la sentencia

6.Se viene a reiterar en su gran parte las mismas problemáticas que las ya planteadas entre la misma actora y EXIGRUP CONFORM SL, resueltas por sentencia de este Tribunal de 28 de enero de 2021, a la que necesariamente nos remitiremos en todo aquello que reproduzcan idénticas cuestiones, por lógicos motivos de igualdad de trato y evitación de resoluciones contradictorias.

Como en aquel precedente, la escasa precisión de las partes en sus escritos en la instancia, que no se esclarece debidamente en la sentencia, y que se agravan con los presentados en segunda instancia, impone que hagamos una serie de previas aclaraciones para fijar el ámbito de conocimiento de este Tribunal

Segundo. Delimitación de la apelación

1.La primera aclaración referente al ámbito de conocimiento de este Tribunal es que el litigio se reduce a una controversia marcaria.

Aunque la demandada EXIGRUP J GUERRERO en su contestación alegara posibles actos de competencia desleal imputados a COMERCIAL AZNAR ZAMORA, acierta el Juzgado cuando indica que no procede un pronunciamiento al respecto, pues más allá que no se concretara la acción ejercitada conforme al artículo 32 de la LCD, lo relevante es que esas referencias no se hacen valer en la reconvención ni en su suplico se interesa condena con arreglo a las mismas.

No deja, pues, de ser un argumento defensivo frente a las acciones de violación de las marcas registradas de la actora (inadecuado, dicho sea de paso), pero no el ejercicio de unas pretensiones que exijan una respuesta judicial específica

Por ello las alegaciones a los actos de competencia desleal del recurso solo pueden ser entendidas como un apoyo argumental de la acción de nulidad de marca; prescindibles, ya anticipamos, pues esa nulidad se funda en la LM, no en la LCD; dualidad de planos (el registral marcario y el concurrencial) que las partes no discriminan con precisión.

En segundo lugar, la caducidad de la marca por ausencia de prueba del uso de las marcas inscritas por la actora y la excepción de falta de uso con invocación del art. 41.2 LM son inatendibles por lo siguiente:

i) ni la excepción de falta de uso del art 41.2 LM, como defensa ante la acción por violación del ius prohibendi del titular marcario, ni la caducidad por falta de uso del art 55.1.c) en relación con el art 39LM , como supuesto de cancelación de la marca distinto a la nulidad, fueron invocados en la contestación a la demanda y reconvención, respectivamente, por lo que su alegación en el recurso es improcedente, no permitido por el art 412 y 456LEC, que positiviza el principio 'pendente apellatione , nihil innovetur' ( SSTS 12 de julio de 2010 y 1 de octubre de 2012, entre otras)

ii) en todo caso , reconocido por la apelante que la apelada ha hecho uso de las marcas litigiosas desde 2013, y presentada la demanda y la reconvención el 29/12/2016 , no se da el presupuesto para la aplicación del art 41.2 LM ni del art 55.1.c) en relación con el art 58 LM, pues lo determinante es que en los cinco años inmediatamente anteriores a la demanda (en el caso de la excepción ) o de la reconvención ( en el caso de la caducidad) la marca no haya sido objeto de un uso real y efectivo para los productos y servicios para los que está registrada , sin que se plantee aquí su caducidad parcial, que impide su apreciación.

El que no se usara tras su registro en 2006 no es aquí relevante si después comenzó a usarla, que da lugar a un nuevo plazo de cinco años. Otra cosa es la trascendencia que ello pueda tener a la hora de apreciar la mala fe

En tercer lugar, tampoco procede el análisis de las alegaciones relativas a la ausencia de riesgo de confusión por usar la apelante el vocablo 'exigrup' no como marca sino como denominación social, con invocación del art. 37 LM por lo siguiente:

i) se trata de una alegación ex novo suscitada en apelación, prohibida por el art 456LEC, que consagra el principio 'pendente apellatione, nihil innovetur'

ii) carece de rigor, pues el uso del signo exigrup por la apelada se hace a título de nombre comercial o marca, pues se sirve de ella para identificar la empresa y sus servicios en el mercado, y así lo dice en la contestación. El que forme parte de su denominación social no habilita, sin más, para usar un signo registrado ajeno. Así, la STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto Céline) según la cual puede ejercitarse el ius prohibendi cuando el uso no permitido de la denominación social

'menoscaba o puede menoscabar las funciones de la referida marca y, particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios. Así sucede cuando el tercero usa el signo para sus productos o servicios de manera tal que los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata'.

Doctrina de la que se hace eco la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras en la sentencia de 6 de julio de 2015, tal y como dijimos en nuestra sentencia de 23 de noviembre de 2015

Cuestión diversa es que ese signo marcario ajeno se declare nulo por estar incurso en causa de nulidad, de modo que en ese caso ese uso en el tráfico jurídico de ese denominativo confusorio (pues es idéntico al que figura en las marcas registradas y en unos casos, concurriendo identidad aplicativa) ya no podría tildarse de infractor.

2. En otro orden de cosas, la falta de rigor del escrito de apelación se revela con la referencia del otrosí a la aportación de informe axesor de la mercantil COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L., al amparo del art. 460 LEC, que ni se aporta. Pero es que además su justificación - acreditar el transcurso del plazo de caducidad durante la pendencia del proceso judicial- es inatendible, al ser improcedente por las razones que acabamos de exponer, a las que nos remitimos

Tercero -Marco fáctico relevante

1.De los datos contenidos en la sentencia, que en lo no cuestionado en apelación deviene vinculante para las partes, completado en lo necesario con las alegaciones conformes de las partes y material probatorio obrante en autos, dejamos constancia que el marco fáctico relevante para la comprensión del litigio es el que sigue:

i) Casimiro y Apolonio, vecinos del pueblo murciano de Fuente Álamo, dedicados a la misma actividad, estuvieron en conversaciones para crear una empresa con el nombre EXIGRUP, que no fructificó: Apolonio constituyó en 2001 la sociedad EXIGRUP J. GUERRERO SL en tanto que Casimiro (con su hermano Dionisio) constituyó marzo de 2004 COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L. (hecho invocado en la contestación a la reconvención)

ii) la sociedad EXIGRUP J. GUERRERO SL se han dedicado, en otras actividades, a la comercialización y distribución de productos para el hogar, etc. (no controvertido)

En el tráfico económico se ha servido del nombre EXIGRUP para su identificación y la de sus servicios (hecho no controvertido en oposición a la reconvención, al indicar que utiliza una marca a la que no tiene derecho). Corrobora el uso del signo EXIGRUP en el tráfico económico el que figure en la documentación mercantil adjuntada relativa al periodo 2001 a 2005 (doc. núm. 2 de la contestación).

iii) la mercantil actora COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L se dedica a semejantes actividades (no controvertido)

Es titular de las marcas nacionales siguientes, solicitadas el 13 de enero de 2006, y concedida el 18 de julio y 17 de octubre de ese año

- nº 2689330(4) para los productos de la clase 21 siguientes: UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA EL MENAJE Y LA COCINA (QUE NO SEAN DE METALES PRECIOSOS NI CHAPADOS); PEINES Y ESPONJAS; CEPILLOS (CON EXCEPCION DE LOS PINCELES); MATERIALES PARA LA FABRICACION DE CEPILLOS; MATERIAL DE LIMPIEZA; VIRUTA DE HIERRO; VIDRIO EN BRUTO O SEMIELABORADO (CON EXCEPCION DEL VIDRIO DE CONSTRUCCION); CRISTALERIA, PORCELANA Y LOZA, NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES

- nº 2689334(7) para los productos de la clase 39 siguientes: SERVICIOS DE TRANSPORTE, DEPOSITO, EMBALAJE, EMPAQUETADO, ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE MENAJE DEL HOGAR. SERVICIOS DE ORGANIZACION DE VIAJES, EXCURSIONES Y VISITAS TURISTICAS.

Ambas reivindican los colores rojos, amarillo, verde, azul, azul marino, marrón y naranja y su representación gráfica es la siguiente

Se afirma en la contestación a la reconvención que 'le habían pedido por las buenas que quitara el nombre EXIGRUP J. GUERRERO por ser idea de Casimiro y no le hicieron caso, así que por eso tras 5 años deciden registrar la marca EXIGRUP en la Oficina Española de Patentes y Marcas.'

No consta el uso en el tráfico mercantil del nombre EXIGRUP por esta mercantil hasta 2013 (hecho alegado en la contestación no controvertido en la oposición a la reconvención), limitándose la prueba del uso de la marca a unos folletos de viaje de 2017 en la que los servicios de la actora se identifican en el tráfico económico como prestados por VIAJES EXIGRUP AZNAR ZAMORA (doc. 18 demanda) , sin que se niegue en la oposición al recurso que se ha servido el mercado de la expresión 'AZZA' para identificar sus servicios

iv) en 2008 EXIGRUP VIAJES, S.L. y EXIGRUP J. GUERRERO, S.L dirigen burofax a COMERCIAL AZNAR ZAMORA en el que denuncian que las marcas registradas por esta última eran de mala fe para aprovecharse de una denominación usada previamente por aquellas. Y en ese año 2008 se denegó a EXIGRUP J. GUERRERO S.L. registrar la marca EXIGRUP J. GUERRERO por la Oficina Española de Patentes y Marcas, tras la oposición de COMERCIAL AZNAR ZAMORA

2.Con ello damos respuesta a la invocación de error en la valoración de la prueba, que se entremezcla con las deducciones o inferencias de la misma, que analizaremos a continuación, al tratar de la apreciación de mala fe en la solicitud de registro

Tal y como dijimos en la precedente sentencia de 28 de enero de 2021, acierta el juez a quo al decir que los testigos poco aportan, y que la documental relevante no es abundante, pero no compartimos la apreciación judicial según la cual la documentación mercantil aportada del periodo enero de 2001 a enero de 2005 en la que figura el membrete EXIGRUP J. GUERRERO no revela un uso del signo EXIGRUP a título de marca. No se trata exclusivamente de la utilización de la denominación social para individualizar a una sociedad en el tráfico jurídico, sino que figura EXIGRUP solo , o junto con el resto de expresión, de forma destacado , de manera que va más allá de esa finalidad apuntada , y denota una vinculación o conexión entre el mismo y el producto o servicio, que nos permite afirmar que estemos ante un signo que identifica y distingue a estos en el mercado, es decir, un uso a título de marca ( STS 476/2006, de 18 de mayo , citada por la STS de 6 de julio de 2015)

Cuarto. -La nulidad de la marca por registro de mala fe

1. El registro de mala fe es elevado a causa de nulidad absoluta en el art 51.1 b LM 2001 y constituye una trasposición de la previsión contenida en el art. 3.2.d) de la Directiva 104/89/CEE (más tarde al precepto equivalente de la Directiva 2008/59/CE ( art. 4.4. g]), y luego al art. 4.2 de la Directiva 2015/2436), y equivalente también en el ámbito de la regulación de la marca de la Unión Europea ( art. 51.1.b) del Reglamento CE 40/1994 , después Reglamento CE 207/2009 , y ahora art. 59.1.b] del posterior Reglamento UE 2017/2001, de 14 de junio), de modo que para interpretar este concepto jurídico indeterminado, al no constar definición alguna en la Ley española ni en la Directiva ni Reglamento comunitario (a diferencia de lo que ocurre con alguna ley nacional como la luxemburguesa) debemos acudir a la jurisprudencia del TJUE, después asumida por el TS , que resumimos en nuestra sentencia de 28 de enero de 2021 en los términos siguientes

«En la sentencia de 11 de junio de 2009 recaída en el asunto C-529/07 que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof austriaco en el procedimiento entre Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG y Franz Hauswirth GMBH, el TJUE sienta la siguiente interpretación:

«Con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, la jurisdicción nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios al caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando el signo, así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita»

En todo caso en su apartado 40 y 41 indica que

«es necesario señalar que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante.

Por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la mala fe»

La posterior STJUE 27 de junio de 2013, caso Malaysia Dairy Industries (C-320/12 ), en relación con el precepto equivalente de la Directiva de marcas, reitera que

«para acreditar que concurre mala fe en el solicitante a efectos de dicha disposición, procede tomar en consideración todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro»

Y al interpretar el correlativo precepto del RMC, el TJUE ha concretado más este concepto de la mala fe en el registro de la marca, en la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik (C-104/18 P), citada en los apartados 74 y 75 de la STJUE de 29 de enero de 2020, Sky (C-371/18 ):

«El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de 'mala fe' presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia ( sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)'.

Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C- 104/18 P)».

Doctrina que, como hemos dicho, asume el TS (entre otras, STS 70/2017, de 8 de febrero o STS 625/2020, de 23 de noviembre )»

2. Lo determinante es, pues, atender a las circunstancias concurrentes al tiempo de la solicitud de las marcas en enero de 2006. Y como en el precedente citado, adelantamos ya que no compartimos la conclusión judicial por las siguientes razones:

i) no cabe negar que se solicitó sabiendo de la existencia de una empresa que usaba el signo EXIGRUP J GUERRERO en el mercado desde 2001. Dijimos en ese precedente, y es aquí trasladable, que

«No solo resulta sorprendente que la mercantil solicitante no conociera a otra que se dedicaba a semejante actividad en un pueblo de reducidas dimensiones, y escasamente creíble cuando se dice que estuvieron en conversaciones previamente para crear una empresa conjunta precisamente con el nombre EXIGRUP , que no llegó a buen puerto, sino que en la contestación a la reconvención se reconoce su uso por ese tercero cuando se dice que 'le habían pedido por las buenas que quitara el nombre EXIGRUP J. GUERRERO por ser idea de Casimiro y no le hicieron caso, así que por eso tras 5 años deciden registrar la marca EXIGRUP en la Oficina Española de Patentes y Marcas'

Pero es que en todo caso, en vía de hipótesis, no es siquiera necesario que el solicitante tenga conocimiento del uso del signo en el mercado por un tercero, pues basta que deba tenerlo; y tratándose de empresas que compiten en la misma actividad y mercado local, resulta predicable ese deber»

ii) aunque el signo usado por ese tercero no gozara de protección marcaria, no significa que no pudiera estaba protegido por las normas de la LCD que ordenan una adecuada y leal concurrencia en el mercado, en tanto era el que servía para presentarse en el mercado, distinguir servicios y establecimiento

iii) la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro no fue leal

Tal y como argumentamos en el precedente referenciado, igualmente aquí aplicable

«El registro de las marcas mixtas antes descritas no obedecía a la propia función de la mismas, pues no se registró ese signo para identificar sus productos/servicios y permitir al consumidor distinguirlos sin confusión de los que tienen otra procedencia.

Ello se revela no solo porque (i) no consta su uso tras ese registro , sirviéndose de otros signos para ello, pues hasta 2013 ( hecho admitido de contrario ) no se puede afirmar el uso de EXIGRUP por COMERCIAL AZNAR ZAMORA, que explicaría su inacción ante el uso que venía haciéndose de esa expresión EXIGRUP en el mercado por terceros ( pues se ejercita el ius prohibendi en 2017 con las demandas por infracción contra las distintas sociedades EXIGRUP), sino porque ( ii) se reconoce que la finalidad era impedir y obstaculizar su uso por un competidor , al no haber este ' por las buenas quitado el nombre EXIGRUP J. GUERRERO'

Aun en la hipótesis de que 'la idea' del negocio o signo fuera de Casimiro (socio fundador y administrador de la mercantil solicitante) ello no justifica en ningún caso ese registro posterior pasados cinco años de ese declarado intento de negocio común

En conclusión, frente al parecer de la sentencia, el conjunto fáctico que rodea esa solicitud nos permite afirmar que esos registros marcarios son censurables desde la perspectiva del ordenamiento jurídico porque violenta las funciones propias de la marca, o los elementales principios de respeto a lo ajeno, con intento de apropiación de los logros, crédito y méritos conseguidos por los demás, contrario a un sistema de competencia basada en los méritos propios, pues como dice la citada sentencia del TJUE de 11 de junio de 2009

'en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca ... con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios '

3. En definitiva, los signos nacionales registrados por la actora adolecen de nulidad absoluta y radical, con la eficacia ex tunc prevista en el art 54 LM, y, por ende, inválidas para sustentar la acción por infracción ejercitada por COMERCIAL AZNAR ZAMORA, lo cual implica la desestimación de su demanda y la absolución de la demandada EXIGRUP J. GUERRERO de las pretensiones contra la misma ejercitadas

4. Aunque ello hace innecesario examinar la prescripción de las acciones por infracción solo indicar que, aunque el art 45LM diga que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse, aquí al tratarse de una infracción continuada no se podría predicar. Tal y como dijimos en la tan citada sentencia de 28 de enero de 2021

«al perdurar en el tiempo por un comportamiento continuado, lo que determina es que permanezca mientras éste no cese. En tales casos, la moderna jurisprudencia entiende que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición [ STS 184/2014, de 15 de abril ], con cita de las sentencias de 20 de enero de 2010 y 721/2010, de 16 de noviembre . Se reitera en la STS 520/2014, de 14 de octubre »

Quinto. - La nulidad relativa de la marca

1. En cuanto a la nulidad relativa de las marcas de la actora, por infracción del art del art 52 LC LM en relación con los arts. 6 y 9 LM, por ser confusoria con la denominación social previa usada desde 2001 (o marca o nombre comercial no registrado, según la cita de preceptos), no puede ser estimada, al no concurrir los requisitos para invocar un derecho anterior en base al uso del signo 'exigrup' no registrado por lo siguiente:

(a) si se trata de marcas no registradas, deben ser «notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París ( art 6.2 d) LM), y,

(b) si se trata de nombre comercial no registrado o denominación social, es preciso probar un uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional ( art 9.1 d) LM) y ello ni se alega en la demanda reconvencional ni consta por supuesto probado

Sexto. -La reivindicación de las marcas nacionales

1.El apelante reitera la petición de su demanda reconvencional relativa a que se otorgue la propiedad de las marcas de la actora a la mercantil EXIGRUP J. GUERRERO S.L con arreglo al art 2.2 LM, que recoge la llamada acción reivindicatoria

2. Según expusimos en la tan citada sentencia de 28 de enero de 2021

«(e)sta acción, de la que la cesión de marca registrada a nombre de agente recogida en el art 10 LM es una especialidad, representa una excepción en un sistema marcario de corte registral en el que el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley (art 2.1). Dice el apartado 2 del art 2

«Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca».

Precepto de aplicación a las marcas de la Unión Europea, según indica la STS 14 de febrero de 2018 , que recoge el parecer de la STJUE de 23 de noviembre de 2017, Convenio Colectivo de Empresa de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A. , que dio respuesta a la petición de decisión prejudicial remitida por la Sala Primera

Sobre su exégesis, la STS de 14 de abril de 2015 expone

«La acción reivindicatoria de la marca prevista en el art. 2.2 de la Ley de Marcas , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado 'con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual'.

Como afirmábamos en la sentencia núm. 391/2013, de 14 de junio , esta acción alcanza ordinariamente a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 de la Ley de Marcas casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena (o para obstaculizar la posición ganada por el tercero en el mercado). Es lo que en la doctrina se describe como 'registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto'.

2.- La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente,y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo»

3. En el caso presente no puede prosperar la acción porque si se pide la nulidad de las marcas registradas, y se declara esta, no cabe simultáneamente reivindicar una marca que no ha producido efectos desde su solicitud ( art 54LM). Son pretensiones incompatibles, que deben ser pedidas de forma principal y subsidiaria; extremo que no hace el apelante, que en su suplico pide la nulidad de las marcas que después reivindica

Séptimo. - La indemnización de daños y perjuicios reclamada

1. La indemnización de daños y perjuicios reclamada por la apelante por infracción de la marca 'exigrup' tampoco procede porque (i) no es titular de ninguna marca y (ii) la indemnización en todo caso se otorga al titular de una marca registrada ( art 40 y 41.1.b) LM), por lo que, aunque se hubiera estimado la acción reivindicatoria, hasta su registro no se generaría derecho indemnizatorio

Octavo. - Costas de la primera instancia

1.Al ser desestimada la demanda, las costas se imponen al demandante ( art 394LEC) en tanto que al ser parcial la estimación de la reconvención, no se efectúa imposición de las costas devengadas por esta

Noveno. - Costas de la segunda instancia

2. La estimación parcial del recurso conlleva la no imposición de costas de esta alzada al apelante ( art. 398 y 394 de la LEC)

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos parcialmente el recurso de apelación formulado por EXIGRUP J. GUERRERO SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia en fecha 5 de julio de 2019 y debemos revocar la misma, que se deja sin efecto, y en su lugar debemos:

1º) desestimar la demanda formulada por COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L. contra EXIGRUP J. GUERRERO SL, a la que se absuelve de las pretensiones formuladas, con imposición de las costas a la actora

2º) estimar parcialmente la reconvención formulada por EXIGRUP J. GUERRERO SL contra COMERCIAL AZNAR ZAMORA S.L. y, en consecuencia, se declara la nulidad de las marcas nacionales nº 2.689.330 y nº 2.689.334, con absolución a la reconvenida de los restantes pedimentos, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

No se efectúa imposición de las costas causadas en esta alzada

Firme esta sentencia, comuníquese a la OEPM para que procede a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el BOPI

Procédase a la devolución del depósito para recurrir al recurrente

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACION

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal a interponer ante esta Sala en el plazo de veinte días desde que sea notificada, debiendo consignar la cantidad de 50 € (por cada recurso que se interponga) para su admisión conforme a lo establecido en la D. A. 15ª LOPJ y en su caso, la tasa prevista en la Ley 10/2012