Sentencia CIVIL Nº 189/2022, Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 13, Rec 1040/2020 de 30 de Mayo de 2022

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 13 DE MADRID

C/ Gran Vía, 52 , Planta 2ª - 28013

Tfno: 917043516

Fax: 917031995

42020310

NIG: 28.079.00.2-2020/0091685

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1040/2020

Materia: Marcas/Nombres comerciales

Clase reparto: DEMANDAS RELATIVAS A MARCAS

MDF50 914933104

Demandante:ALIVE DIGITAL S.L

PROCURADOR D./Dña. ANA ISABEL JIMENEZ ACOSTA

Demandado:UNIVERSAL MUSIC SPAIN S.L.

PROCURADOR D./Dña. RAFAEL ROS FERNANDEZ

SENTENCIA Nº 189/2022

JUEZ/MAGISTRADA- JUEZ:Dña. BARBARA CORDOBA ARDAO

Lugar: Madrid

Fecha: treinta de mayo de dos mil veintidós

Antecedentes

PRIMERO. Doña ANA ISABEL JIMÉNEZ ACOSTA, Procuradora de los Tribunales y actuando en nombre y representación de la mercantil ALIVE DIGITAL SL (en adelante 'ALIVE'), presentó demanda de juicio ordinario contra la compañía UNIVERSAL MUSIC SPAIN SL (en adelante 'UMS' o 'UNIVERSAL') por incumplimiento contractual.

SEGUNDO. Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la parte demandada quien se opuso a su estimación en tiempo y forma. Asimismo, planteó demanda reconvencional de resolución contractual por incumplimiento y reclamación de cantidad contra ALIVE. Admitida a trámite la reconvención, se dio traslado de la misma a ALIVE quien se opuso a su estimación.

TERCERO.La audiencia previa se celebró el día 16 de diciembre de 2021, a las 12 horas. Tras ratificarse ambas partes en sus respectivos escritos, solicitaron el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo la práctica de diferentes medios probatorios de los cuales fueron admitidos los siguientes:

Parte actora/demandada reconvencional: 1) documental por reproducida; 2) testifical de Marcelina, Jose Ángel, Jose Pablo, Carlos Manuel y Carlos Miguel; 3) Pericial de Jesús Carlos y Juan María.

Parte demandada/actora reconviniente:1) documental por reproducida; 2) testifical de Marco Antonio y Sacramento; 3) Pericial de Salvadora, Sofía, Sonsoles y Alonso.

CUARTO. El juicio se celebró en dos jornadas, los días 29 y 30 de marzo de 2022, a las 09:30 horas, en el que se practicó, el primer día, las testificales admitidas, a excepción de las declaraciones de Marcelina, Jose Pablo, y Carlos Miguel por renuncia expresa de la parte actora. Y el segundo día, las periciales, siendo sustituidos Sonsoles y Alonso por Don Arsenio, como tercer firmante del dictamen pericial, ante la imposibilidad de los otros dos de acudir al acto del juicio.

Finalizadas las dos sesiones de juicio, se concedió la palabra a cada parte para informe final. Evacuado este requerimiento, se declaró concluso el acto y visto para sentencia.

QUINTO. En el presente procedimiento, se han observado las prescripciones legales a excepción del plazo para dictar sentencia por sobrecarga de trabajo de este juzgador, con un módulo de productividad superior al 200%, en el año 2021, respecto al fijado por el CGPJ.

Fundamentos

PRIMERO. Síntesis de las posicionesdefendidas por cada una de las partes en esta instancia

a) Demanda principal

Las presentes actuaciones tienen su origen en la demanda presentada por la compañía ALIVE contra la empresa UNIVERSAL a la que acusa de incumplir los contratos de servicios y de distribución de 21 de julio de 2016 y 1 de enero de 2016 (novado el 1 de enero de 2017) al no haber protegido correctamente la marca emoji(r) frente a terceros, lo que supuso, según la actora, la irrupción de multitud de productos falsos en el mercado con la consiguiente pérdida de valor de la marca emoji(r)' y la dificultad de vender los productos originales por el sublicenciatario.

Tales afirmaciones se sustentan en los siguientes datos fácticos de la demanda:

La compañía ALIVE era sublicenciataria de algunos productos de la marca 'emoji(r)' pudiendo venderlos online y mediante tienda física, habiendo realizado desde el inicio, un gran esfuerzo económico para la implementación de este negocio y un considerable esfuerzo creativo, ideando nuevos pictogramas para la marca emoji(r)' que luego pasaron a ser propiedad de EMOJI COMPANY Gmbh. Ello se sustentó en tres contratos:

1. Contrato de 1 de enero de 2016, novado el 1 de enero de 2017 (de distribución).

2. Contrato de 15 de julio de 2016 (par ventas de fundas de móviles y tablets). Este contrato no es objeto de este procedimiento.

3. Contrato de 21 de julio de 2016 (de servicios).

Sin embargo, como en los contratos de prestación de servicios y de distribución antes indicados, se prohibió expresamente a la actora iniciar acciones legales para la defensa de la marca, debiendo limitarse simplemente a comunicarlo a UMS, ello comportó que la actora quedara a merced de las decisiones de la demandada.

Según indica la actora, a pesar de haberle informado en numerosas ocasiones a la demandada que se estaba inundando el mercado productos 'emojis' falsos que infringían los derechos de la marca emoji(r), la demandada adoptó una actitud pasiva por lo que el mercado se saturó y los consumidores no podían ya diferenciar el 'producto original' del 'falso', no pudiendo la actora competir contra éstos por el precio.

La pasividad con la que actuó la demandada en defensa de la marca, le causó a la actora, como sublicenciataria, cuantiosos daños y perjuicios que valora en 8.490.288,44 euros.

Por tales motivos, interesa se dicte sentencia estimatoria de su demanda y pide:

'1.- Que se declare que los dos contratos suscritos por ALIVE y UNIVERSAL, de fecha 21 de julio de 2016 y 1 de enero de 2016 /novado el 1 de enero de 2017), fueron legal y válidamente resueltos por la actora a raíz del incumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de la demandada.

2.- Que se condene a la demandada a indemnizar a la actora, en la cantidad de 8.490.288,44 euros, en concepto de daños y perjuicios, más intereses legales desde demanda y costas.'

b) Contestación a la demanda principal:

Frente a dicha demanda se alza la compañía UNIVERSAL, tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal.

A) Desde el punto de vista sustantivo:

a. La actora parte de un presupuesto erróneo e inexistente, como es la comisión de actos de piratería de la marca emoji(r) de forma generalizada, cuando lejos se corresponde con la realidad. Así, cierto es que la compañía THE EMOJI COMPANY es la propietaria de esa marca registrada en muchos países, si bien, al tratarse de un elemento descriptivo, no puede impedir que terceros empleen la palabra 'emoji' como sinónimo de 'emoticono' ni tampoco, que esos terceros hagan uso de pictogramas de emoticonos en cojines, llaveros, etc., siempre y cuando no sean los mismos que están registrados por THE EMOJI COMPANY ni vayan acompañados de la marca 'emoji(r)', como signo distintivo.

b. Ni en la demanda ni tampoco, en las reclamaciones previas, se identifican casos concretos de piratería a fin de que UMS pudiera valorar si debía interponer o no acciones judiciales contra ese tercero.

c. Tanto THE EMOJI COMPANY como UNIVERSAL MUSIC invierten importantes cantidades de dinero para la defensa de todas sus marcas y derechos de propiedad, por lo que no se les puede achacar 'pasividad' o inacción en este sentido.

d. ALIVE es un sublicenciatario más y sin carácter de exclusiva, de los más de 800 sublicencitarios que existen de la marca 'emoji(r)', por lo que pueden existir perfectamente 'productos originales', que sean vendidos por otros sublicencitarios y no sólo los de ALIVE.

e. Además, la actora sólo tenía licencia para vender y distribuir determinados productos del portafolios de THE EMOJI COMPANY y para algunos territorios mientras que en la demanda se quiere presentar erróneamente a ALIVE como si fuera el único distribuidor y en régimen de exclusiva, de todos los productos del portafolio de THE EMOJI COMPANY y a nivel mundial.

B) Desde el punto de vista procesal: la presente demanda no es más que un instrumento que utiliza la actora para anticiparse a la demanda que sabía que UMS le iba a interponer por incumplimiento contractual por impago de facturas desde el inicio de la relación mercantil, adeudándole, a día de hoy, más de 700.000 euros. De hecho, la mitad de ese importe (312.773,39 euros), estaba garantizada mediante pagarés los cuales fueron reclamados por la parte demandada, vía juicio cambiario nº 41/2019, del que conoció el JPI nº 1 de Pozuelo de Alcorcón. Por tanto, lo que UMS reclama a ALIVE en este procedimiento, vía demanda reconvencional, son los 384.074,87 euros restantes, deuda inclusive reconocida por la administración concursal en su informe del art. 290 y 292 TRLVC, en el seno del concurso voluntario de acreedores de ALIVE, declarado por auto de 13 de mayo de 2021, dictado por el juzgado mercantil nº 4 de Madrid, autos de CV 263/2021, deuda que fue reconocida con la clasificación correspondiente y no impugnada por la concursada.

C) Subsidiariamente, aún de tenerse por acreditada la supuesta infracción que ALIVE atribuye a UMS de no proteger la marca emoji(r), debe desestimarse la petición de daños y perjuicios por falta de acreditación.

c) Demanda reconvencional:

Enlazando con lo anterior, solicita la demandada/actora reconviniente que se dicte sentencia estimatoria de su demanda reconvencional y:

1.- Se declare que ALIVE incumplió el contrato de distribución suscrito con UNIVERSAL de fecha 1 de enero de 2016, comunicada mediante burofax el día 20 de junio de 2018 y se la condene al pago de la cantidad de 98.514,87 euros.

2.- Se declare que ALIVE incumplió el contrato de servicios suscrito con UNIVERSAL de fecha 21 de julio de 2016, comunicada mediante burofax el día 6 de julio de 2018 y se la condene al pago de la cantidad de 285.560 euros.

3.- Más intereses moratorios legales y costas.

d) Contestación a la demanda reconvencional:

La parte demandada reconviniente, si bien reconoce adeudar a la actora diversas facturas, manifiesta que sólo alcanzan el valor de 350.208,67 euros, según informe emitido por la administración concursal en el concurso.

Con todo, tarta de justificar su incumplimiento de pago en el hecho de que fue UMS quien incumplió antes el contrato de distribución y el de servicios, al no defender correctamente la marca 'emoji(r)'.

Subsidiariamente, entiende que son cantidades compensables, pues la deuda que la actora mantiene con UMS sería compensable con la condena que, en su caso, le fuera impuesta a UMS, en virtud de esta sentencia, en concepto de daños y perjuicios.

e) Hechos controvertidos:

Tal como se fijó en el acto de la audiencia previa, ambas partes litigantes se achacan, mutuamente, haber incumplido los contratos de distribución y de prestación de servicios suscritos el 1 de enero de 2016 (novado el 1 de enero de 2017) y el 21 de julio de 2016. En particular, ALIVE le achaca a UMS no haber protegido correctamente la marca emoji(r), permitiendo que el mercado se inundara de productos falsos, con el consiguiente perjuicio para la actora, en su condición de sublicenciatario y UMS, por su parte, además de negar tales incumplimientos, dice que fue justamente ALIVE quien incumplió esos contratos desde el principio, al no haber pagado las facturas que le giraba a su vencimiento, hasta el punto que, a día de hoy, le adeuda casi 700.000 euros de los cuales, en este procedimiento, reclama 384.074,87 euros.

SEGUNDO. Acción de resolución contractual por incumplimiento de una de las partes contratantes. Non adimpleti contractus

Conviene recordar, tal como dice la STS, Sala 1ª, de 18 de julio de 2012, que, en nuestro sistema, las partes son libres de contratar o no y, en caso de hacerlo, de regular libremente las obligaciones que van a regir sus relaciones contractuales, dentro de los límites que fija el artículo 1255 del Código Civil, viniendo, a partir de ese momento, obligadas a su cumplimiento con fuerza de ley ( artículo 1091 del Código Civil).

No obstante, cuando los particulares se obligan con carácter recíproco, de tal forma que la obligación de uno de ellos tiene por causa la del otro, el sistema autoriza a reaccionar frente a los incumplimientos de una de las partes y faculta a quien cumplió para que exija su cumplimiento o la resolución, a cuyo efecto el artículo 1124 del Código Civil después de indicar que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe, y que el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses, en ambos casos, dispone que ' también podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.' Y que 'el Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo'.

En todo caso, el incumplimiento contractual, para que dé lugar a la resolución del contrato, tiene que ser 'grave' y de 'cierta intensidad', de tal manera que frustre su finalidad o las legítimas expectativas de la contraparte.

Ahora bien, ' la facultad resolutoria de los contratos por incumplimiento contractual de una de las partes, no sólo puede hacerse en vía judicial sino también, mediante declaración no sujeta a forma y dirigida a la otra parte, a reserva de que sean los Tribunales quienes examinen y sancionen su procedencia cuando es impugnada, bien negando el incumplimiento, bien rechazando la oportunidad de extinguir el contrato' -Sentencia 399/2007, de 27 de marzo -, por ejemplo, porque ese incumplimiento trae causa de un incumplimiento anterior de la contraparte de tal manera que una no cumple mientras que la otra no lo haga. Es la denominada excepción de 'non rite adimpleti', la cual, aunque no está expresamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico, sí aparece reconocida en los arts. 1.100 in fine, 1.466, 1.467, 1.500 y 1.502 Cciv. Dentro de esa excepción, cabe distinguir entre la excepción de non adimpleti contratus, cuando el incumplimiento contractual de la otra parte es completo o respecto de obligaciones esenciales o, puede darse un incumplimiento parcial o defecto, en cuyo caso, se la denomina la exceptio non rite adimpleti contractus ( SAP de Navarra, sección 3, del 08 de abril de 2021, ROJ: SAP NA 1049/2021, entre otras).

Es una defensa material, en el sentido de que el deudor no se encuentra en mora en tanto la contraparte no cumpla, y ello dentro y fuera del proceso. No importa la razón por la que la contraprestación no se haya cumplido aún, siempre que resulte debida y no se haya extinguido por imposibilidad u otra causa legal.

En todo caso, para aceptar la validez de una excepción de incumplimiento, con suspensión de la obligación de una de las partes, exige que el incumplimiento de la contraria sea ' previo' y 'de suficiente entidad o importancia'con relación al conjunto de la prestación ( SSTS de 22 de octubre de 1997, 28 de abril de 1999, o 20 y 26 de junio de 2002).

Por último, quien solicite a resolución del contrato por incumplimiento de la contraparte y, en su caso, una indemnización de daños y perjuicios, le corresponde la carga de la prueba, debiendo soportar las consecuencias jurídicas que procedan en derecho, en caso contrario, todo ello, al amparo del art. 217 de la LEC.

TERCERO. Hechos probados

a) Del origen del término 'emoji':

La irrupción de las nuevas tecnologías supuso un cambio en la manera de comunicarse y en el propio lenguaje. Así, cuando aparecieron los primeros dispositivos de telefonía, los usuarios, en muchas ocasiones, buscando la rapidez y el 'impacto visual', sustituían las palabras por signos del teclado alfanumérico, para expresar un sentimiento, por ejemplo :)(sinónimo de contento), ;)(guiñar el ojo) o :(sinónimo de triste, entre otros.

Poco a pocos, esos signos rudimentarios que se hacían con el teclado evolucionaron dando paso a los iconos con expresiones faciales, que recibieron el nombre de ' emoticonos'. El primero de ellos fue el famoso 'smile', creado por Constantino, en 1971 (según figura en uno de los recortes de prensa que se acompañan con la demanda).

Fue tal el éxito que tuvo ese icono entre el público en general, que los principales prestadores de servicios de telecomunicación, como Apple, Google, Microsoft, Samsung, Twitter, etc. empezaron a crear sus propios iconos con otras expresiones faciales. Hoy en día, el uso de la palabra ' emoticono', está tan extendida que aparece reconocida inclusa por la RAE (folio 5 de la demanda), según el cual, procede del inglés 'emoticon' y éste, a su vez, del término 'emotion' y 'icon', palabra referida a la'representación facial que se utiliza en mensajes electrónicos para aludir al ánimo del remitente'.

En la década de los 90, casi de forma paralela a la irrupción de los 'emoticonos' en el mercado, empezaron a crearse otros ideogramas o caracteres referidos no solo a expresiones faciales, sino que abarcaban también un espectro mucho más amplio. Fue entonces cuando surgió el término de ' emoji'(???). Es un término japonés formado por la palabra compuesta por imagen (?) + letra (??).

El primer 'emoji' fue creado por Fabio (Ogaki, Japón, 1972), que trabajaba en la operadora móvil NTT (hecho no controvertido). Acto seguido, las principales empresas de telefonía crearon sus propios pictogramas o iconos, conocidos comúnmente con el término de ' emojis.'

Por tanto, ' emoji' es un vocablo que tiene carácter descriptivo pues hace referencia a una'pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, una idea, etc.',según la definición que aparece en el opio Diccionario de la Real Academia Española.

Es más, la actora reconoce también en varios pasajes de su demanda, ese carácter descriptivo del término ' emoji' cuando se usa para identificar a esos ideogramas. Por ejemplo:

* Folio 7:

o Nota 3: 'Cada cierto tiempo el Consorcio Unicode saca a la luz nuevos 'emojis'.

o Nota 4: Las tipografías 'emoji', aunque sean tipografías no alfabéticas, se rigen por las mismas normas de comercialización que el resto de tipografías

* Folio 8: 'La propietaria de los derechos de propiedad intelectual sobre los 'emojis' que licencia UNIVERSAL es Emoji Company GmbH, una compañía pionera creada por el señor Horacio.'

* Folio 9: La adaptación y creación de los primeros 1000 emojis tuvo una inversión inicial de un millón y medio de dólares

* Folio 14: 'Las perspectivas de esta operación parecían inmejorables: unas marcas icónicas, concedidas y repartidas por todo el mundo, consistentes ocentradas en un término cada vez más inserto en los hábitos de millones de personas.'Lógicamente, se refiere al término 'emoji'.

* Folio 29: '(...) es importante tener presente que no hablamos de la infracción por emplear el signo denominativo emoji(r) para referirse a un emoji, es decir, a un ideograma o un emoticono'.

* Folio 36: 'Todas estas circunstancias, junto con la dificultad de competir en el mercado con competidores que ponen en venta productos emoji a un euro o incluso regalándolo

También aparece reconocido como tal en los siguientes medios probatorios:

* Entrevista a Constantino (hijo del creador del mítico icono 'smile', que se aporta con la demanda como documento 3.30:

o 'Los emojis los lanzó Apple en 2007, al principio sólo en Japón y ya luego, al resto del mundo. (...) Así es como creció el 'fenómeno emoji' como una nueva forma de escritura'.

* Folio 5 del dictamen pericial emitido a instancias de la parte actora, emitido por Don Jesús Carlos y Don Juan María, pertenecientes a la mercantil 'AS VALORACIÓN'.

* Folio 92 del dictamen pericial de Doña Sofía y Doña Salvadora, pertenecientes al Departamento de Investigación de Mercados de la Universidad Autónoma de Madrid.

* Folio 8 del dictamen pericial de Don Arsenio, de la mercantil DUFF & PHELPS (actualmente, denominada 'Kroll').

Ahora bien, como cada compañía había creado sus propios 'emojis', el problema que se planteó fue que éstos no se podían leer en otros dispositivos de otras marcas, de ahí que surgiera 'UNICODE', como un software estándar que especifica la representación de texto en todo los productos y estándares de software moderno. Es decir, gracias a ese código fuente estándar, al que se han acogido la mayoría de compañías, como Apple o Google, los iconos o imágenes que han creado cada uno, se pueden igualmente visualizar en los dispositivos de otras compañías.

En el año 2013, Don Horacio, tras percatarse del éxito de los 'emojis' en el mundo de la comunicación digital, quiso sacarles rentabilidad comercial y usarlos en otros ámbitos de la vida cotidiana como en ' juguetes, cojines, joyas, bisutería, artículos de playa, gafas, peluches, llaveros, tablets, fundas de móviles, pins, adhesivos,etc.' Para ello, creó la empresa americana 'EMOJI COMPANY GMBH' y registró, en más de 150 países, la marca 'emoji(r)' o 'Emoji the iconic Brand',ideando miles de iconos, en alta resolución, para su explotación comercial.

Tal es así que, hoy en día, según el perito de la propia actora Sr. Jesús Carlos, la compañía americana 'EMOJI COMPANY' cuenta con un portafolios de más de 15.000 iconos para uso comercial, generando licencias para la producción y venta de productos de consumo inmediato, todo bajo el sello de 'emoji(r)' (doc. 5 de la demanda y folio 5 del dictamen pericial de AS VALORACIÓN).

Acto seguido, EMOJI COMPANY GMBH designó a más de 800 licenciatarios para vender los productos de la marca 'emoji(r) the iconic brand' por todo el mundo, entre ellos, se encuentra la compañía 'UNIVERSAL MUSIC', constituida el 18 de diciembre de 1998, perteneciente al grupo empresarial francés 'VIVENDI' y conocida compañía discográfica.

A su vez, cada uno de esos 800 licenciatarios puede nombrar a sus propios 'sublicenciatarios' firmando con ellos contratos de distribución, de servicios y de licencia de los productos de la marca 'emoji(r)'. En el caso concreto de UMS, ésta cuenta con una red de más de 70 sublicenciatarios para la venta de los productos 'emoji(r)'. Uno de esos 'sublicenciatarios' fue la compañía ALIVE, como después analizaré.

Por tanto, esos productos 'originales' son vendidos lícitamente en el mercado por los licenciatarios y sublicencitarios de la marca emoji(r) que compiten entre sí y éstos, a su vez, tienen también que convivir y competir con los 'emojis' de otras empresas, quienes usan sus propios ideogramas sin que por ello podamos concluir que estén cometiendo, per se, 'actos de piratería' ni que sus productos sean 'falsos o piratas', por muy similares que sean entre sí en cuanto a la 'forma o el iconograma'.

Por ejemplo, reproduzco, a continuación, los 'emojis' propiedad de THE EMOJI COMPANY y los de las otras compañías, para percatarse de la similitud entre sus 'emojis'.

CARA SONRIENTE:

a) de EMOJI COMPANY

b) De otras compañías

EL FANTASMA:

a) de EMOJI COMPANY

a) De otras compañías

CARA DE PERRO

a) de EMOJI COMPANY

a) De otras compañías

En suma, tal como se reconoce en el folio 29 de la demanda, los productos que podemos denominar 'originales' de la marca emoji(r) son aquellos que usan los ideogramas registrados por THE MOJI COMPANY y que, además, se identifican en el mercado con el signo distintivo 'emoji(r)' o 'emoji(r) the iconic brand' (tal como reconoció la representación letrada de la actora, en el acto de la audiencia previa).

Tal ha sido el éxito y prestigio alcanzado por esa marca a nivel internacional, que recibió multitud de premios entre los años 2016 al 2019, los cuales aparecen detallados en los folios 12 y 13 del escrito de contestación a la demanda (no controvertido).

b) De la relación contractual entre ALIVE Y UMS:

A principios del año 2015, los Sres. Benito y Don Bernardo contactaron con el Sr. Marco Antonio (director de ' merchandisng' de UMS) con el fin de convertirse en sublicenciatarios de los productos de la marca 'emoji(r)'.

Cuando las negociaciones estaban muy avanzadas y parecía que iban a llegar a buen puerto, los Sres. Benito, el Sr. Bernardo y Doña Camino, en fecha 25 de septiembre de 2015, constituyeron la sociedad 'THE EMOJI COMPANY SL', viéndose obligados, a los propios meses (28 de abril de 2016), a cambiar esa denominación social por la de 'ALIVE DIGITAL SL', por imposición del titular de la marca. Tales hechos resultan del bloque documental 2 de la propia demanda.

Los contratos firmados entre UMS y ALIVE fueron los siguientes:

1. Contrato de 1 de enero de 2016 (denominado por las partes como 'contrato de distribución'), novado el 1 de enero de 2017:

En virtud de ese contrato, ALIVE se convertía en distribuidor, en régimen de 'no exclusiva' (pues nada se indica en el contrato que nos pudiera indicar lo contrario) y para el mercado español, de los siguientes productos del portafolio de UMS:

'Llaveros, pulseras, estuches, cojines, bolsas de gimnasio, sudaderas con capucha, alfombrillas para ratón (mousse), tazas de papelería, toallas, mantas, mochilas, pantuflas, alpargatas.'

Lógicamente, en virtud de ese contrato de distribución, ALIVE quedaba autorizada a usar y vender productos con la marca 'emoji(r)'.

2. Contrato de 15 de julio de 2016 (contrato de licencia de fundas y tablets):

Se trataba de un contrato de licencia, también en régimen de no exclusiva, para fabricar y distribuir en España, Portugal y Andorra (distribución física) y en el mundo (distribución online), fundas de tablets y de teléfonos móviles de la marca emoji (r).

Se trata de un contrato sometido, por voluntad de las partes, a las leyes y jurisdicción de los tribunales alemanes, por lo que queda expresamente fuera del objeto de este procedimiento.

3. Contrato de 21 de julio de 2016 (contrato de prestación de servicios):

En virtud de este contrato, ALIVE se convertía en operador del servicio, en régimen de no exclusiva (pues nada se dice en el contrato en otro sentido), encargado de la gestión y venta de la tienda online (emojistore.com). Ahora bien, a diferencia de lo que sostiene la parte actora y la pericial de parte por ella presentada, ese contrato no implicaba automáticamente que ALIVE pudiera vender online, la totalidad de los productos que conforman el portafolios de 'emoji(r)' de UMS, a nivel mundial, sino únicamente de aquellos productos previamente autorizados y por escrito por UMS. Además, esa implementación de la venta online y a escala mundial, se haría de forma escalonada, no siendo controvertido que ésta no llegó a implantarse de forma total, pues hubo países que se acabaron eliminando del contrato, como Asia y en otros, como América, no llegó a abrirse (docs. 13 a 18 de la contestación).

Los únicos productos de los que tiene conocimiento este juzgador que estuvieran autorizados por UMS, para su venta online, eran los que figuraban en el contrato de 1 de enero de 2016 (novado en el 2017), esto es: ' Llaveros, pulseras, estuches, cojines, bolsas de gimnasio, sudaderas con capucha, alfombrillas para ratón (mousse), tazas de papelería, toallas, mantas, mochilas, pantuflas, alpargatas.'

En todos los contratos, se introdujo una cláusula de salvaguarda a favor de la marca. En particular, ALIVE vena obligada a informar a UNIVERSAL, de cualquier reclamación que recibiera de un tercero que pudiera afectar a la marca emoji(r) así como informarle de cualquier acto infractor que se estuviera cometiendo contra la referida marca. No es controvertido que, en ningún caso, ALIVE estaba legitimada para litigar, por sí misma, en defensa de la marca 'emoji(r)'.

c) Impago de facturas por parte de ALIVE:

En la audiencia previa se fijó, como hecho no controvertido, que UMS suministró a ALIVE los productos que ésta le pedía de la marca emoji(r), a su entera satisfacción. Sin embargo, presentadas al cobro las correspondientes facturas, ya en el verano de 2016, ALIVE empezó a no pagar, deuda que, a día de hoy, asciende a la cantidad de 696.901,38 euros de principal y 31.276,34 euros de intereses, tal como figura en el asiento 24 del informe presentado por la administración concursal en el concurso de ALIVE, del art 290 y 292 del TRLC 8dolio 10 de 11).

Parte de esa deuda fue garantizada por ALIVE mediante pagarés, los cuales UMS no pudo cobrar por falta de fondos, viéndose obligada a iniciar un procedimiento cambiario contra ALIVE, del que conoció el JPI nº 1 de Pozuelo, autos nº 41/2019, quien estimó la demanda. Aunque dicho importe no forma parte de este procedimiento, sí es relevante indicarlo para luego valorar si existió incumplimiento contractual por parte de ALIVE y si el mismo era grave.

Además de esta deuda, ALIVE también debía a UMS, la cantidad de 384.075,66 euros, a razón de 98.515,66 euros de facturas giradas en virtud del contrato de distribución y 285.560 euros de facturas del contrato de prestación de servicios y que constituyen la base de la demanda reconvencional.

d) Quejas de ALIVE:

Por último, cierto es que, desde el inicio, ALIVE transmitió a UMS sus quejas acerca del uso masivo de la marca 'emoji' en el mercado lo que, a su entender, suponían ' actos depiratería a gran escala'que diluían el valor de la marca 'emoji (r)' y dificultaban a los sublicencitarios, como ALIVE, a vender los productos 'originales' al no poder competir en precio. Sin embargo, de la prueba practicada, este juzgador no tiene por acreditados tales actos infractores ni tampoco que UMS hubiera adoptado ninguna actitud pasiva o renuente en defensa de la marca.

CUARTO. Acción de incumplimiento contractual contra ALIVE. Reclamación de cantidades

De los hechos probados anteriormente descritos se infiere cómo los contratos de distribución y de servicios firmados por ambas partes litigantes eran contratos bilaterales, onerosos y con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes. En lo que respecta a UMS, ésta venía obligada a suministrar a ALIVE los productos de la marca emoji(r) que ésta le encargaba y ALIVE podía venderlos a través de los canales de distribución autorizados, siguiendo las indicaciones del licenciante. Por su parte, ALIVE venía obligada como contrapartida, a pagar a UMS las facturas por los suministros recibidos.

Sin embargo, ya en el verano del 2016, por tanto, casi al inicio de los propios contratos, ALIVE empezó a incumplir sus obligaciones de pago, y no de manera puntual, sino reiterada en el tiempo y por importes elevados. Tal es así que, a día de hoy, ALIVE le adeuda a UMS una deuda cercana a los 700.000 euros, reconocida por la propia administración concursal designada en el concurso de ALIVE, deuda que ni siquiera ha sido reconocida como 'crédito concursal litigioso' sino con la clasificación que le corresponde, esto es, ordinario el principal y subordinados los intereses (asiento 24 del informe emitido al amparo del art. 290 y 292 de TRLC).

En consecuencia, en la medida en que dicho informe no ha sido impugnado por ninguna de las partes en el concurso, ni tampoco por la concursada, despliega los efectos propios de la cosa juzgada frente a terceros o, en lo que ahora nos interesa, supone un supuesto de allanamiento, de conformidad con el art. 299 del TRLC, a cuyo tenor.

'Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores acompañados al informe de la administración concursal no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque podrán recurrir en apelación las modificaciones introducidas por el juez al resolver las impugnaciones de otros legitimados.'

De hecho, la concursada parece allanarse a esa deuda en su escrito de contestación a la demanda reconvencional y en el acto de la audiencia previa, sólo que se confunde en el importe de la deuda que aparece en el informe de la administración concursal, pues éste reconoce los 384.075,66 euros que ahora se reclaman y no los 350.000 euros que se indican en el escrito de contestación a la demanda reconvencional.

En consecuencia, este juzgador no puede sino estimar íntegramente la demanda reconvencional y declarar que ALIVE incumplió sus obligaciones contractuales impuestas en virtud del contrato de 1 de enero de 2016 y del contrato de 21 de julio de 2016, siendo condenada al pago de la cantidad de 384.074,87 euros, al amparo de lo dispuesto en el art. 1124 del CC.

Respecto a la excepción que ALIVE pretende invocar frente a UMS, de que fue ésta quien incumplió previamente el contrato, debe ser desestimada, no habiendo quedado acreditados esos actos de infracción masiva de la marca 'emoji(r)' que indica ni tampoco, que la demandada hubiera adoptado una actitud pasiva o renuente al respecto, lo cual abordaré, en el siguiente fundamento de derecho.

QUINTO. Acción de incumplimiento contractual frente a UNIVERSAL.

Tal como quedó fijado en el acto de la audiencia previa, en este procedimiento, no se trata de analizar el contenido de las cláusulas contractuales que libremente fijaron ambas partes contratantes, empresarias ambas, por cierto, y, por tanto, plenamente conocedoras de la materia y de las consecuencias jurídicas que implicaban sus términos.

Es más, es perfectamente lógico y entendible que una compañía internacional como THE EMOJI COMPANY, que cuenta con más de 800 licenciatarios y estos, a su vez, con cientos de sublicenciatarios, que se reserve los derechos de defensa de la marca para sí, a fin de unificar la práctica legal a nivel mundial. Por eso, los sublicenciatarios vienen obligados a informar a los licenciantes y éstos, a su vez, al propietario de la marca, de cualquier acto de infracción marcaria que se esté cometiendo por parte de un tercero, pero carecen de legitimación activa directa para la defensa de la marca, sin que por ello se pueda considerar una conducta comercial abusiva.

Entrando ya en el análisis de esta litis, cierto es que ALIVE acompaña con su demanda multitud de emails que le remitió a la demandada, quejándose de actos de piratería masiva si bien, ello no es suficiente para tener por acreditada dicha infracción si no va acompañada de un esfuerzo probatorio superior. Al respecto, aporta el informe pericial de AS VALORACIÓN cuyas conclusiones deben ser rechazadas al partir de premisas completamente erróneas desde el punto de vista jurídico y fáctico.

Así, en primer lugar, conviene aclarar, como reconoce la demandante en su propia demanda y en el acto de la audiencia previa, que el uso de la palabra 'emoji', per se, no es un acto que infrinja la marca 'emoji(r)' pues 'emoji' es un vocablo de uso común, a nivel mundial, que describe a unos iconogramas de variado espectro. Por consiguiente, THE EMOJI COMPANY no puede impedir que terceros usen la palabra 'emoji' con finalidad descriptiva, para referirse a esos ideogramas creados por terceros o para identificar a los productos que llevan sus ideogramas. La 'piratería' sería si ese tercero usa el mismo pictograma de THE EMOJI COMPANY o muy similar y, además, lo trata de identificar en el mercado con el signo distintivo 'emoji', generando así la confusión en cuanto al origen empresarial, pero no es el caso o, al menos, no queda acreditado.

Al respecto, son numerosos los ejemplos que tenemos en la jurisprudencia, en especial, de la sección 28 de la AP de Madrid, sobre la imposibilidad que tiene el titular de una marca 'descriptiva' de impedir que terceros usen esa marca cuando se emplea exclusivamente para identificar al propio producto, servicio o s calidad, y no, como a título de signo distintivo. Por ejemplo:

* SAP de Madrid, sección, de 4 de julio de 2006 (ROJ: SAP M 18324/2006 ). 'Asunto marca LA LIGA':

'Como tampoco podría reconocerse a la LNFP un derecho de exclusiva para la utilización del término 'liga', que es de tenor claramente descriptivo y no puede constituir un patrimonio de aquélla (alusión de carácter descriptivo que también se produce en las bases del concurso cuando puntualmente se alude a la 'Liga Nacional de Fútbol Profesional', como bien se explica en la resolución recurrida).

* SAP de Madrid, sección 28, de 12 de marzo de 2021 (ROJ: SAP M 3484/2021 ), (marca 'IYENGAR' referida a una disciplina concreta de yoga, conocida a nivel mundial).

16.- El hecho de que los términos 'muebles de yoga' o 'yoga de la perfección' sean expresiones más o menos equivalentes al de 'YOGA IYENGAR', no priva de carácter descriptivo al término IYENGAR en la medida en que se identifica con el método mismo. Lo cierto es que esta especialidad deportiva es conocida mundialmente por ese nombre, tal y como afirmó el actor en su demanda, por lo que no puede negarse su valor descriptivo.

17.- La intención que Sr. Jose Ángel pudiera haber tenido al registrar sus marcas, ya sean figurativas o denominativas, ha de valorarse en el marco de las funciones que caracterizan la institución, y en concreto la necesidad de distinguir sus servicios de los de otros que se presten en el mercado. Lo que ocurre es que la atribución del nombre IYENGER no sólo al signo, sino también al método mismo, confirió a esta denominación un valor descriptivo.

18.- No podemos analizar aquí el carácter descriptivo o no de otras marcas registradas en el ámbito del yoga o de otras especialidades deportivas. Lo cierto es que, en este caso, el derecho de exclusión que caracteriza a la marca IYENGAR es predicable únicamente del uso del signo y no del servicio como tal, lo que justifica la aplicación de determinadas limitaciones en el derecho de marca.

(...) 11.- Tal y como figura en los hechos probados de la sentencia recurrida, la utilización del término IYENGAR fue utilizada por los demandados para describir sus servicios, ofertando clases de 'yoga iyengar', un curso de formación de instructores de 'yoga iyengar' o un curso de yoga 'estilo iyengar'. En esta publicidad la utilización de término controvertido se utiliza con una finalidad puramente descriptiva de los servicios ofertados, pues está claro que quienes realizan los respectivos servicios son los propios demandados.

12.- No consideramos tampoco que pueda establecerse vínculo alguno con el titular de la marca, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla la publicidad de los servicios. En ese escenario, el consumidor medio capta la idea de que la utilización del vocablo objeto de la Litis se efectúa con intención de informar sobre la disciplina impartida, pero de ello no se deduce que los ofertantes cuenten con el apoyo, beneplácito o garantía de calidad de la asociación demandante.

13.- Por ello, no consideramos que este caso se produzca una devaluación de la marca, 'de-branding' o 'desmarquización', pues todas las funciones del signo distintivo están preservadas. La de indicación de origen en primer lugar, pero también, la de indicación de calidad, 'goodwill' (buena fama) o publicitaria. Ello es así porque los demandados no utilizaron la marca para inducir a confusión o para aprovecharse de estas ventajas, sino únicamente dar a conocer el contenido de sus servicios.

* SAP de Madrid, sección 28, de 19 de noviembre de 2021 (ROJ: SAP M 13638/2021 ), 'asunto marca 'administración de fincas' para la clase 41.

En cuarto lugar, y solo en vía de hipótesis, de admitirse el cotejo en los términos propuestos en el recurso, habría que excluir de igual modo la infracción cuando la actuación de la demandada, al usar la expresión 'administración de fincas 'o 'administrador de finca' debería ser calificada como lícita al ampararse en el art. 37 LM , que regula los límites de los efectos de la marca. Y ello dado que (i) viene a utilizarlo como indicativo de los servicios que desempeña y (ii) sin que pueda tildarse como desleal, según los parámetros que maneja la jurisprudencia (SSTJUE de 17 de marzo de 2005 y de 11 septiembre 2007) cuando no consta adverado que se arrogue la condición de colegiada.

En definitiva, no es admisible la comparativa gráfica , sonora y conceptual propuesta en el recurso, ya que no cabe aislar y reducir la marca registrada al denominativo 'administrador de fincas ' , so pretexto de que es el elemento principal (que al ser descriptivo adolece de las condiciones para ser tildado como tal ); expresión que usa la demandada con una finalidad descriptiva de los servicios que presta , sin que conste que lo haga de manera contraria a la practicas leales en materia comercial, pues ni adiciona el adjetivo 'colegida ' ni por supuesto se sirve del gráfico que forma parte del conjunto marcario registrado cuya protección se impetra.'

Sin embargo, cuando se les preguntó a los peritos de AS VALORACIÓN cómo llegan a la conclusión de que el 99% de los productos 'emojis' que se venden en el mercado son falsos, la respuesta dada por el Sr. Jesús Carlos fue muy ilustrativa cuando dijo ' pues fácil, poniendo en la barra del navegador la palabra 'emoji' y todo lo que no sea de ALIVE, es falso'. Tal manifestación evidencia la falta de consistencia de esa supuesta infracción marcaria masiva pues:

1) el perito no tiene en cuenta que ALIVE es sólo un sublicenciatario más, que debe convivir en el mercado con otros sublicencitarios que al igual que él, pueden vender productos 'originales', ni que tampoco es 'piratería' el uso por parte de terceros, del término 'emoji' de forma descriptiva.

2) que ALIVE no puede vender todos los productos del portafolios de UMS, como erróneamente se indica en el dictamen pericial, sino únicamente, los que previamente hayan sido autorizados por UMS y, salvo error, los únicos que le constan a este juzgador son lo que aparecen en el contrato de 1 de enero de 2016. Sin embargo, AS VALORACION incluye la totalidad del portafolios, incluso, hace una búsqueda de las fundas de móviles y tablets cuando se corresponde con el contrato de 15 de julio de 2016, que queda fuera de este procedimiento.

3) Por último, también hace una búsqueda indiscriminada a nivel mundial sin tener en cuenta que, en muchos países, ALIVE ni siquiera se llegó a implantar.

Por ello, sus conclusiones deben ser rechazadas.

Por último, en cuanto a los emails que la actora le envió, en su día, a UMS, siguen sin ser concluyentes para acreditar esa supuesta piratería masiva. Es más, todo ellos fueron respondidos por UMS, quien, frente a los actos infractores identificados sí que actuó (por ejemplo, frente a JOSMA y GROUPON) habiendo conseguido que estos depusieran su actitud y, los restantes, le pedía mayor concreción, en cuanto a quién, cómo y cuñando, para poder actuar, lo cual es perfectamente lógico y entendible. Es más, no es controvertido que la demandada incluso puso en contacto a ALIVE con el abogado THE EMOJI COMPANY para transmitirle directamente sus quejas, por lo que ningún reproche se le puede achacar desde ese punto de vista ni mucho menos, atribuir un incumplimiento contractual.

Por todo lo anteriormente expuesto, este juzgador no puede sino desestimar íntegramente la demanda principal al no haber acreditado la actora ese supuesto incumplimiento contractual por parte de la demandada ni por ello, se puede analizar si la actora sufrió por ello daños y perjuicios ni por qué importe.

SEXTO. Costas.

Respecto de la demanda principal, habiendo sido íntegramente desestimada, procede la condena en costas a la parte actora ALIVE, de conformidad con lo previsto en el art. 394 de la LEC, no observándose dudas de hecho o de derecho que pudieran justificar el apartarse, en este caso, del principio de vencimiento objetivo.

Respecto de la demanda reconvencional, habiendo sido íntegramente estimada, procede la condena en costas a la parte demandada reconviniente ALIVE, de acuerdo al art. 394 de la LEC.

Por lo expuesto, vistos los preceptos indicados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debo desestimar y DESESTIMOla demanda interpuesta por la mercantil ALIVE DIGITAL SL contra la compañía 'UNIVERSAL MUSIC SPAIN SL', con condena en costas a la parte actora.

Que debo estimar y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA RECONVENCIONALinterpuesta por la mercantil 'UNIVERSAL MUSIC SPAIN SL' contra ALIVE DIGITAL SL y por ello:

1.- Declaro que ALIVE incumplió el contrato de distribución suscrito con UNIVERSAL de fecha 1 de enero de 2016, comunicada mediante burofax el día 20 de junio de 2018, y por ello, la condeno al pago de la cantidad de 98.514,87 euros.

2.- Declaro que ALIVE incumplió el contrato de servicios suscrito con UNIVERSAL de fecha 21 de julio de 2016, comunicada mediante burofax el día 6 de julio de 2018 y por ello, la condeno al pago de la cantidad de 285.560 euros.

Tales cantidades deberán incrementarse en el interés moratorio legal, previsto en el art. 7 de la Ley 3/2004 , de lucha contra la morosidad, y costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y el modo de su impugnación.

MODO DE IMPUGNACIÓN:Contra esta sentencia cabe interponer ante este juzgado y en el plazo de veinte días, RECURSO DE APELACIÓN del que conocerá la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid ( artículo 455 LEC).

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la DA 15ª de la LOPJ, será requisito indispensable para la admisión a trámite del recurso de apelación, la constitución de un depósitoprevio de 50 EUROS en la Cuenta de Consignaciones y depósitos de este Juzgado mediante ingreso o transferencia bancaria.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión a autos. Doy fe.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.