Sentencia Civil Nº 19/2012, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 171/2011 de 05 de Enero de 2012

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE Y DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO

Procedimiento: Juicio Ordinario 171/2011

Parte demandante: CAMPER SL

Procurador: AMANDA TORMO MORATALLA

Abogado: FERNANDO ORTEGA SANCHEZ

Parte demandada:DŽCALDERONI SL y PADEVI SA

Procurador: JOSE ANTONIO SAURA SAURA

Abogado: VICENTE SERNA ORTS

SENTENCIA núm. 19/2012

En Alicante, a 5 de enero de 2012

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 171/2011 promovidos a instancia de CAMPER SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. TORMO MORATALLA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. ORTEGA SANCHEZ contra DŽCALDERONI SL y PADEVI SA representado/a por el l/la Procurador/a Sr/a. SAURA SAURA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a SERNA ORTS, sobre infracción de marcas comunitarias y nacionales; modelos comunitarios y competencia desleal

Antecedentes

Primero -Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia por la que se declare que : ' 1. D'CALDERONI S.L. Y PADEVI, S.A. han infringido los derechos de exclusiva que ostenta CAMPER sobre las marcas comunitarias nº 4.469.417, 1.834.738, 6.034.649 y la española 2.223.010, con su conducta y en relación a los modelos de calzado a los que se refiere la presente demanda.

2. La actuación de las demandas descrita en los puntos anteriores ha causado a CAMPER, S.L. daños y perjuicios en concepto de daño emergente y lucro cesante que deben ser indemnizados o compensados en todo caso.

3. Subsidiariamente, y sólo para el caso de desestimación de la acción por infracción marcas, que la conducta de D'CALDERONI S.L. Y PADEVI, S.A. referida a los modelos de calzado indicados en la presente demanda constituyen actos de competencia desleal y han causado daños a CAMPER que deben ser indemnizados

Y consecuentemente, condene a D'CALDERONI S.L. Y PADEVI, S.A. a:

1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2. A cesar de manera inmediata en toda actividad de fabricación, ofrecimiento, comercialización, puesta en el mercado, promoción, publicidad, distribución y, en general, explotación industrial o comercial de los modelos de zapatos a los que se aludido en el cuerpo del presente escrito y de cualquier otro modelo susceptible de infringir las marcas comunitarias 4.469.417, 1.834.738, 6.034.649 y la española 2.223.010, de CAMPER, S.L.

3. A retirar del mercado a costa de D'CALDERONI S.L. Y PADEVI, S.A. y bajo su responsabilidad los referidos modelos de calzado, decretándose por el Juzgado el correspondiente embargo, y su posterior destrucción, incluidos aquellos modelos que se encuentren en stock en los almacenes o dependencias de las demandadas o de terceros depositarios, así como de los correspondientes envoltorios y/o embalajes y/o folletos y/o demás documentación destinada a la promoción u ofrecimiento de los referidos modelos de calzado y que pudieran contener las marcas de CAMPER.

4. A destruir, también a su costa, los moldes y/o la maquinaria que tuviese específicamente destinada a su fabricación, facilitando pruebas fehacientes de dicha destrucción.

5. A indemnizar a CAMPER, S.L. por los daños y perjuicios ocasionados, en la cantidad que en el momento procesal oportuno se determine en función de las informaciones que se traigan al presente procedimiento y conforme a las bases que hemos dejado sentadas en la presente demanda.

A la cuantía indemnizatoria se debe incluir la cantidad de 1700 Euros, que corresponde al gasto en el que ha tenido que incurrir CAMPER para advertir a la demandada de la existencia de unos derechos que estaban siendo infringidos y evitar la presente acción judicial, y todo ello según lo recogido en el Documento nº 17.

6. Subsidiariamente, para el caso de que se desestimara la acción que se ejercita de manera principal al amparo de la normativa sobre marcas, a cesar en la conducta desleal, retirar del tráfico económico y destruir tanto los zapatos que se retiren como los que tuvieran en stock a los que se refiere la presente demanda y resarcir a CAMPER de los daños y perjuicios causados por el comportamiento desleal de D'CALDERONI S.L. Y PADEVI, S.A. denunciado en el presente escrito y a la publicación a su costa de la sentencia que se dicte en este procedimiento en un diario de tirada nacional, en una revista del sector del calzado a elección de CAMPER, así como a notificarla a todos los clientes a los que vendieron los zapatos, facilitando pruebas fehacientes de dicha notificación.

8. A abonar una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 Euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva en la utilización de los derechos de exclusiva de CAMPER, S.L., estableciéndose el importe de la indemnización y el día a partir del cual surge la obligación de indemnizar en ejecución de sentencia, todo ello de conformidad con el art. 44 de la Ley de Marcas .

9. Al pago de las costas del presente procedimiento..'.

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la reconvención, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414 LEC, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, e interesada por las partes la práctica de las pruebas documental, testifical, pericial e interrogatorio se acordaron las pertinentes en los términos que figuran en el soporte audiovisual, señalándose la celebración del juicio

Cuarto.-El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Quinto.-En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación ascendiendo a 300 las sentencias dictadas y a más de 1030 el número de asuntos registrados en 2011

Fundamentos

Primero: Planteamiento

1. Las diversas pretensiones que formula la mercantil CAMPER SL se encuadran en dos clases de acciones: a) acción principal por infracción de las marcas comunitarias y marca nacional, con invocación del Reglamento de Marca Comunitaria (CE) num 207/2009 , que en lo esencial no varía respecto del anterior num 40/1994 (en lo sucesivo RMC) y de la Ley Española de Marcas 17/2001(en adelante LM) y b) la acción subsidiaria por competencia desleal, con invocación de los arts 11.2 y 32 Ley de Competencia Desleal (en adelante LCD)

2. Se imputan a los demandados actos de infracción marcaria, y subsidiariamente de imitación desleal, por fabricar y ofertar a la venta unos modelos de zapatos que reproducen sus marcas tridimensionales y gráficas que identifican sus zapatos, en extracto, por causar confusión respecto de las marcas prioritarias y producir un aprovechamiento indebido a sus marcas notorias, y de su esfuerzo ajeno imitando modelos de zapatos que han adquirido singularidad competitiva

3. Frente a ello los demandados, y prescindiendo de alegaciones irrelevantes, niegan la infracción aduciendo: a) identificación improcedente por la actora de los signos distintivos con el zapato en su totalidad, careciendo de aptitud distintiva al ser la forma usual de un tipo de zapato; b) inexistencia de riesgo de confusión; c) inexistencia de comportamiento desleal al actuar conforme a un título registral y limitarse a fabricar y comercializar un zapato deportivo de paseo que está en el mercado desde hace muchos años

4. Ante las reiteradas alegaciones de las partes en sus escritos e informes que la existencia de una sentencia absolutoria recaída en la previa causa penal seguida entre las partes debe recordase que es consolidada la doctrina jurisprudencial de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que proclama que las resoluciones dictadas por los Tribunales de lo Penal no producen la excepción de cosa juzgada en el orden civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer, por lo que, no dándose el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 116 de la LECrim , este Tribunal tiene facultades tanto para valorar y encuadrar el hecho específico en el ámbito de la responsabilidad marcaria, como para apreciar las pruebas obrantes y sentar sus propias deducciones en orden a la realidad fáctica ( STS de 9/12/1997, entre otras), sin que, dicho sea de paso , sea incompatible con la absolución penal derivada de la exigencia de un plus adicional por los órganos penales para apreciar el ilícito penal a fin de distinguirlo del ilícito civil

Segundo.-.El marco fáctico

5. De la prueba documental y pericial, así como de la fijación de hechos en la audiencia previa se desprenden los siguientes antecedentes fácticos de relevancia:

i) la actora es titular, entre otras, de las marcas siguientes para clase 25, cuya protección interesa ( doc num 5 a 7 )

marca comunitaria nº 4.469.417 tridimensional para calzados y suelas concedida el 9/8/2006, con indicación de color marrón oscuro, marrón claro y rojo
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- marca comunitaria 1.834.738 gráfica entre otros para calzado, concedida el 10/10/2001
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- marca comunitaria nº 6034649 para calzado concedida el 14/05/2008
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- marca nacional española 2.223.010 concedida para calzados el 18/8/1999
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Titularidad que no se impugnó en la audiencia previa y consta en la documentación aportada cuya falsedad no consta, por lo que las referencias al respeto en el informe en el juicio oral son incomprensibles

ii) D'CALDERONI es una empresa dedicada desde 1990 a la fabricación y comercialización de calzado ( doc num 8 y no controvertido) que ha estado fabricando, comercializando y distribuyendo modelos de zapatos que se reproducen a continuación en varias vistas (no controvertido y doc nº 1 de la demanda)
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iii) dichos modelos han sido comercializados con las siguientes referencias: Zapato Piel Café-Taupe P/NORAK o modelo 24103 ( el de la derecha) y Zapato PielNegro-Cuero P/Norak o modelo 23100 o 24102 ( el de l izquierda ) ( doc nº 1 del demanda ) , siendo intervenidos en el acta de entrada y registro en las instalaciones de D'CALDERONI en virtud de denuncia interpuesta, entre otros modelos de calzado, 55 pares del modelo 23100

iv) D'CALDERONI sigue fabricando, comercializado y distribuyéndolos cuando se le solicitan (interrogatorio y declaración en el previo proceso penal, documento nº 1y 1 bis y retirada acordada en enero de 2011 por la zapatería de ORGANIZACIÓN SAMBORI, S.L, doc Nº 9 y 9 Bis de la demanda)

v) PADEVI SL se dedica a la venta de zapatos , con 7 tiendas en Barcelona y 2 en Hospitalet ( según su página web, doc num 12), que ofrece a sus clientes en su tiendas y on line modelos idénticos a los fabricados por D'CALDERONI ( aportados como piezas, doc num 13, 13 bis y 14 de la demanda ), habiendo sido requerida por CAMPER de cese el 25 de noviembre de 2010 por Burofax , reiterado el 9 de diciembre ( doc nº 15 y 15 bis)

vi) la actora ha comercializado zapatos reproduciendo la marca tridimensional indicada conocida como 'pelotas' desde los primeros años 90 del siglo pasado (hecho expuesto en el juicio penal previo y admitido en contestación, doc nº 1 bis de la demanda y nº 58 de la contestación), con una gran respuesta comercial, comercializando a mayo de 2009 más de 6 millones de pares y profusa divulgación, con importante presencia en medios de comunicación , ya a través de campañas publicitarias ya por su utilización por personajes famosos, con implantación en Europa y en otros mercados (doc num 3 quater y quinquies y certificación ANDEMA , doc nº 5 bis)

Tercero.- El riesgo de confusión

6. Constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002 Oberhauser/OAMI - Petit Liberto [Fifties] y de 15 de enero de 2003 , Mystery Drinks/OAMI-Karlsberg Brauerei), sin que el riesgo de asociación sea alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél ( TJCE en sentencia de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG.) y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

7.Para su determinación (por todas STPICE de 25 de mayo de 2005, TELETECH HOLDINGS, Inc. contra OAMI y la jurisprudencia en ella citada) procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJCE Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.), siendo directamente proporcional al carácter distintivo particular de la marca anterior (STCJ de 29 de septiembre de 1998, caso Canon y caso SABEL antes citada); elevado carácter distintivo de una marca que puede deberse, bien por las cualidades intrínsecas de la marca, bien en razón de la notoriedad de que goza (sentencia del Tribunal de Justicia, caso Canon y sentencia del Tribunal de Primera Instancia, MYSTERY citada).

8. Y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer).

9.- En el caso presente el consumidor relevante es el consumidor medio comunitario o español (según la clase de marca) de zapatos , que al no acreditarse especiales circunstancias, son de consumo corriente, por lo que hay que concluir que nos encontramos ante un consumidor normal o medio (entre otras, la STPICE de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI-Educational Services (ELS) y STPICE de 6 octubre 2004 New Look/OHMI-Naulover (NLSPORT), sin que por la categoría de esos productos se puede predicar que su grado de atención sea especialmente elevado

10. Respecto de los productos a cotejar no hay discusión de la identidad aplicativa, ya que los productos comercializados por las demandadas se tratan de zapatos, inclusive del mismo subgénero (calzado que denominan los demandados 'deportivo de paseo') que el protegido por las marcas de la actora

11. En lo que atañe a la comparación de los signos es constante la jurisprudencia que indica que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE de 29 de septiembre de 1999, CANON y STPICE de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)], si bien en el caso presente por la naturaleza de los signos no entra en juego el aspecto fonético y conceptual, limitándose al gráfico o visual

12. En cuanto a la marca comunitaria consistente en la representación de un zapato ( marca comunitaria nº 4.469.417)hay que partir de que tal marca no protege un modelo o clase de zapato, sino que lo que protege es el zapato en la forma registrada, esto es, ese producto con todos los aditamentos específicos que contiene, que en el caso de los colores están indicados en el registro (como prevé el apartado 6 del Regla 5 del Reglamento de ejecución), sin que ello signifique compartir las alegaciones defensivas de las demandadas (submotivo a) por las razones siguientes:

En primer lugar, la marca de la actora se reputa válida, y por ende título bastante para impetrar la tutela, por lo que no cabe analizar si adolece de distintividad por ser una forma usual o se trata de una forma impuesta por la naturaleza del propio producto (art 7.1 RMC) como se aduce, al no haberse instado su nulidad en legal forma (art 95 RMC vigente en 2006, actual art 99 y Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 3 de junio de 2010, entre otras)

En segundo lugar, no nos encontrarnos en un litigio sobre modelos comunitarios sino marcario, por lo que los parámetros no son equivalentes ( STJUE de 20 de octubre de 2011), que son en los que se centra la contestación con una comparativa de detalle de las distintas partes del zapato (con diferencias de milímetros), que no es el que realiza un consumidor medio, y dicho sea de paso, no parece siquiera de un usuario informado sino más propio de un experto técnico

En tercer lugar, en la representación gráfica registral no se aprecian elementos denominativos, al figurar solo una pequeña lengüeta o pestaña en su parte lateral trasera y un círculo rojo en la suela, a la altura del inicio del talón, recordando la trascendencia de la representación gráfica como consustancial e inherente al concepto de marca (art 4 RMC), con la posibilidad de hasta 6 perspectivas diferentes (Regla 3º.4 del Reglamento de ejecución Nº 2868/95), fijándose la fuerza distintiva según forma registrada ( art 15 RMC)

En cuarto lugar, el empleo de denominativos también registrados como marca comunitaria (Camper, según se aprecia en las piezas aportadas) en todo caso no implica que deje de analizarse la marca en la forma registrada. El que se coloque un signo denominativo no debe desenfocar el análisis consistente en determinar si el zapato de los demandados antes reproducido violenta el derecho de exclusiva que el registro de la marca comunitaria tridimensional antes reproducida atribuye a la actora. En este sentido STPICE de 8 de diciembre de 2005 (asunto Cristal contra Cristal Castelblanc) y en la jurisprudencia nacional STS de 20 de julio de 2000 (caso de la lengüeta de color rojo de Levi)

13. En el caso presente, los zapatos litigiosos presentan unos pespuntes laterales en posición oblicua y una suela con múltiples protuberancias de manera semejante a las de la marca comunitaria, sin que el consumidor medio pueda entrar en el detalle que efectúan los demandados relativo a las diferencias de escasos milímetros entre los distintos pespuntes, de grosor de la suela o que las protuberancias de la marca registrada son esféricas y las del zapato litigioso ovalado o elíptica, separados con unos líneas rebordeadas

14. Aunque es cierto que el zapato litigioso tiene en el suela en su parte central un espacio ovalado en lugar del circulo rojo que aparece en la marca comunitaria, el peso de la semejanzas es mayor que las divergencias, atendido el nivel de atención no elevado que se presume a ese consumidor medio, que no efectúa la decisión de compra cotejando directamente ambos productos sino con el recuerdo que tiene en su memoria de la marca tridimensional.

15. Compartiendo la tesis de que el ius prohibendi del art 9 RMC no se puede extender a elementos formales del signo tridimensional que vienen impuestos por la naturaleza del producto (como se desprende de la STJCE de 12 de enero de 2006 y 25 de octubre de 2007), en los autos lo que está huérfana de prueba es la alegación de que sea usual en el sector la suela con esa especial representación, ya que nada se acredita al respecto, limitándose a indicar que ya se utilizaba por CAMPER antes de su registro como marca. Ello que podría tener relevancia a efectos de novedad y singularidad (art 4 a 6 RDMC 6/2002) no significa que sea impuesto por la naturaleza del producto ni que se haya convertido en usual en el sector, según la actividad probatoria practicada

16. En conclusión, atendida la identidad aplicativa, y el menor peso de las divergencias entre el signo marcario registrado y el zapato de la demandada, hay que concluir que concurre el riesgo de confusión denunciado, siendo factor a ponderar en este sentido el grado de distintividad, que según las pruebas aportadas, en especial la certificación de ANDEMA, que no se limita al elemento denominativo (CAMPER) sino que trasciende a la marca tridimensional, atendida a su implantación en el mercado (por número de pares vendidos, extensión geográfica, prolongación en el tiempo, presencia publicitaria e impacto comercial) según antes se ha expuesto

17. Esa confusión no se ve desvirtuada por el empleo en los productos de CAMPER del signo denominativo, según lo antes dicho, y la ausencia de etiqueta de CALDERONI. Ello no impide el riesgo de asociación de sus zapatos con la marca de la actora; es decir, el peligro de que el consumidor piense que, atendido ese grado de semejanza, hay algún tipo de vinculación -empresarial o contractual- entre CAMPER y las demandadas, vgra que se trate de una línea más barata de zapatos. Precisamente la ausencia de etiqueta lo que favorece es el riesgo apuntado

18. En cuanto a las marcas gráficas, mientras las de la actora consisten en una figura formada por una especie de tira ancha en disposición oblicua que en su interior tiene un hueco conformando un arco semielíptico, que en varías de ellas aparece fijado en el lateral de los zapatos, el empleado en los zapatos de las demandadas es un doble arco de media luna también inclinado

19. No obstante esa divergencia, se estima que concurre también riesgo de confusión, si atendemos a que es difícil captar la diferencia de grado entre los arcos, sobre todo por su inclinación, viniendo a suponer el signo empleado por los demandados una duplicación del signo registrado por CAMPER, a modo de figura doblada, tal y como expone la actora al folio 18 y que se reproduce
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20.Como en el caso anterior hay un riesgo de que el consumidor medio de este tipo de productos, con ese nivel de atención no especialmente cualificado que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria, asocie ese gráfico del arco inclinado al doble arco inclinado, y vincule los productos como procedentes de la misma empresa o de empresas ligadas de algún modo, sobre todo atendida la multiplicada de formas que existen para crear logos , y que el de la actora va unido a unos zapatos cuyo conocimiento en el público pertinente es elevado

21. Aunque lo anterior hace innecesario analizar la protección reforzada por la notoriedad de la marca, solo recordar que no es preciso siquiera confusión, pues basta la existencia de un vínculo en la mente del público -aquí concurrente por lo antes dicho - unido a un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad del signo ajeno (art 9.1 c) RMC y Sentencia de este Juzgado de 6 de Marzo de 2009 (asunto MARISTAS), del Tribunal de Marcas de 21 de octubre de 2009 y STJCE 18 junio 2009 (L'Oréal/Bellure)) que también es apreciable cuando hay un riesgo de que la imagen que proyecta la marca tridimensional de CAMPER se transfiera al producto de la demandada en una comportamiento que la doctrina tacha de 'parasitismo» , pues de esta manera logra captar la atención del consumidor hacia su producto sin contraprestación alguna, lo cual no es conforme con unas practicas leales en el mercado, que ha de basarse en la eficiencia de las propias prestaciones y no en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno

22. El que los zapatos comercializados por los demandados lo sean en condiciones de precio distintos a las de los productos de la actora ni elimina ese aprovechamiento desleal ni desvirtúa el riesgo de confusión . A nivel doctrinal entre otros, Alberto Casado, descarta que la introducción de factores secundarios de diferenciación tales como la forma de presentación del producto, su distinto lugar de ventas o la diferencia de precio y calidad de los productos distinguidos sean circunstancias que per se impidan el riesgo de confusión, entendiendo que son absolutamente irrelevantes en el caso de marcas renombradas y notorias, sin olvidar que esos factores secundarios invocados solo pueden, en su caso, afectar al consumidor directo que accede al producto en esa circunstancias, pero no disipa en modo alguno el riesgo de confusión respecto de aquellos a los que son presentados esos productos fuera de esas circunstancias. En este sentido, en la sentencia del TJCE de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club

Cuarto.- La tutela concurrencial

23. La solicitud de tutela concurrencial no procede su examen al estar alegada de forma subsidiaria, y en todo caso sería improcedente si el mismo supuesto de hecho ya ha sido enjuiciado desde la óptica de la legislación protectora de la propiedad industrial, como se ha dicho de manera reiterada por este Juzgado (sentencia de 13 de Octubre de 2006, autos JO numero 23/2006, asunto y sentencia de 26 de julio de 2006, autos JO num. 634/2005, entre otras) en sintonía con la tesis del Tribunal de Marca Comunitaria, entre otras, sentencia de 25 de abril de 2006 la más reciente de 5 de febrero de 2008, y del TS en sentencia de 1 de abril de 2004 o la más recientes de 22 de julio de 2009 o 22 de junio de 2011

Quinto. Las consecuencias derivadas de la infracción

24. A la vista de la infracción de las marcas de la actora y conforme a las previsiones del RMC completados por remisión con las disposiciones de la LM hay que afirmar que proceden las pretensiones merodeclarativa, de cesación, de remoción y destrucción interesadas, si bien con varias aclaraciones, a fin de facilitar su cumplimiento, ya voluntario ya forzoso, a la vista de los términos del suplico:

a) la pretensión de remoción o retirada de los productos identificados en los que se haya materializado la violación queda limitada a aquéllos que han sido objeto de esta litis, sin que fórmula genérica ' de cualesquier otro susceptible de infringir las marcas...' no es válida y se rechaza por el Tribual Supremo en la sentencia de 3 de marzo de 2004 y que aún se encuentren en el mercado, es decir, a disposición del público, pero no a aquéllos que hayan sido ya adquiridos por terceros o por cualquier otra causa no estén ya en 'tráfico económico', expresión legal delimitadora del alcance objetivo de la medida

b) en cuanto a la destrucción, deberá verificarse con sujeción a las normas de eliminación de residuos, con preaviso a la actora con 10 días de antelación y con constancia notarial, en defecto de acuerdo de las partes, limitándose a aquellos moldes o matrices destinados única y exclusivamente a realizar los productos infractores, no de aquellos que con las modificaciones o alteraciones correspondientes puedan ser destinados a otros usos

c) las indemnizaciones coercitivas se fijan en ejecución de sentencia y para el caso de no atender la cesación de los actos de violación ( art 44 LM), no otros pronunciamientos condenatorios

25. Acerca de la publicación de la sentencia, se ha pronunciado reiteradamente este Juzgado en el sentido de que hay que acudir al caso concreto y determinar si esa divulgación deviene necesaria bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos, bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos. La propia mención que realiza ley a 'las personas interesadas' pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada

26. En el caso presente la prolongación temporal (pues los hechos se remontan a 2006) y la propia difusión por Internet como mecanismo de venta, que mantiene por la propia naturaleza del medio, unido a la difusión del zapato de CAMPER protegido como marca tridimensional, justifica la publicación para poner de relieve a los interesados la ausencia de conexión y vinculación entre CAMPER con las compañías demandadas y los zapatos ofertados por estas

27. A fin de facilitar el cumplimiento voluntario, o en su caso evitar incidentes en ejecución, se determina que el anuncio del fallo, bajo la leyenda - infracción de la marca CAMPER - deberá tener unas dimensiones de 12 x 12 cm y publicarse en página par, una sola vez, en una periódico de tirada nacional, que se considera forma más ajustada y proporcionada que la solicitada, al margen de la que la actora pueda realizar

28. Para finalizar procede resolver sobre la indemnización de daños y perjuicios que se concreta en: a) gastos de investigación, cifrados en 1770 € y b) lucro cesante, consistente en el 10% de la cifra de facturación bruta de los zapatos objeto de litigio y en todo caso el 1% de la cifra de negocio, de manera subsidiaria

29. En primer lugar, si su procedencia por concurrencia de los presupuestos del art 42LM (aplicable por remisión a la ley nacional por el RMC) no ofrecería dudas (por el previo requerimiento de cese de la actora a una codemandada y deducirse éste de la denuncia penal, y las marcas de la actora eran conocidas por los demandados o debían serlo, aplicado una diligencia profesional media, atendida su divulgación), no podemos limitarnos a su análisis cuando nos encontramos ante unos demandados que ha hecho uso de unos modelos comunitarios registrados, aunque estos hayan sido después anulados, ya que tal circunstancia provoca que entre en juego también las normas que regulan la nulidad de tal título de propiedad industrial, pues es pacífica en la jurispudencia española en materia de propiedad industrial la regla según la cual 'quien usa de su derecho no causa daño a nadie'

30. Es cierto que los modelos comunitarios en los que se amparaba DŽCALDERONI han sido anulados (doc Nº 1 quater) y que el art 26 RDMC prevé como regla general la eficacia ex tunc de la nulidad del modelo comunitario, pero también lo es que contempla unas excepciones al efecto retroactivo en el su apartado 2, con remisión a las disposiciones nacionales, que en caso del derecho español se contienen en el art 68.2 LPJDI según el cual ' Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular del diseño registrado hubiere actuado de mala fe...'de lo que se infiere que solo si hay mala fe en el registro se responderá de los daños y perjuicios causados, pues en caso contrario ese registro sí otorgue protección frente a reclamaciones en la esfera indemnizatoria

31. Mala fe como presupuesto habilitante de la indemnización que como tal no se invoca en la demanda (momento procesal oportuno, art 399 y 412LEC) y por ello no es posible verificar si concurre, pues se causaría indefensión a los demandados

32. Por tanto, solo la perseverancia en su actuación tras la anulación genera responsabilidad civil. Y aunque no es clara la demanda acerca de la fecha de tal anulación, se desprende de la documentación aportada que se publicó el 1/10/2010, por lo que reconocido por las partes demandadas que han seguido fabricando y comercializado los zapatos litigiosos, el periodo a computar abarca desde esa fecha hasta sentencia, es decir, el ultimo trimestre de 2010 y todo el año 2011

33. En segundo lugar, solventado lo anterior, se vuelve a plantear otra vez el espinoso tema de los daños in re ipsa que según dice la reciente sentencia del TS de 28/11/2008 ' la doctrina sobre la innecesariedad de prueba de la realidad del daño cuando este resulte ineluctablemente del comportamiento ilícito, ha sido sentada por esta Sala en las sentencias de 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 y 5 de febrero de 2.008 )'. A tal efecto no resulta irrelevante la elección del criterio de los enumerados en el art 43.2 LM , ya que, aunque englobados todos bajo la rúbrica de indemnización de daños y perjuicios el criterio de la regalía hipotética obedece o se inspira en pautas próximas del enriquecimiento injusto, dado que implica el derecho del titular del derecho de exclusiva a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento negativo al dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de damnum cessans ). Y en éste caso es más fácil, con carácter general y sin perjuicio de su adaptación al caso concreto, la apreciación de la doctrina ex re ipsa ya que, de una parte, parece lógico pensar que el infractor se beneficia con esa actuación, pues de lo contrario no tiene sentido que lleve a cabo la misma, y por otra parte, la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implica una mejora patrimonial sin causa ( sentencia de este Juzgado de 3 de marzo de 2008). En este sentido la sentencia del TS de 5 de febrero de 2008 (Ponente Sr. Ferrándiz Gabriel) que se reitera en la reciente de 9 de marzo de 2009 en la que se dice que ese trata de ' una medida indemnizatoria inspirada en las conditiones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados' y concluye que ' Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes - manifesta non egent probatione -. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992, 23 de febrero de 1.998, 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001, 1 de junio de 2.005, 5 de febrero de 2.008, 2 y 4 de marzo de 2.009' .

34. Sobre su determinación, y tomando en consideración la difusión en el mercado de las marcas graficas y tridimensional infringidas (como prevé el art 43.3 LM) y ante la ausencia de ' número y clase de licencias concedidas', seasume el porcentaje del 8%, dentro de la horquilla ( 6 al 10%) indicado en el certificado de ANDEMA como habitual en el sector (doc num 16), al no figurar fijo alguno, sin que haya contraprueba que minusvalore dicha certificación

35. Ese porcentaje se ha de aplicar sobre la cifra de facturación realizada por las demandadas con los zapatos en cuestión. El problema es que las demandadas ni indican ni aportan la documentación requerida para determinar la cifra de ventas o de negocios de los productos litigiosos, lo cual no debería presentar especiales problemas, ya que una contabilidad y facturación ordenada permitiría saber, con un alto grado de fiabilidad, el número de unidades vendidas con una determinada referencia y el precio medio por unidad, lo que arrojaría el de ventas.

36. Lo único que consta es la cifra de negocios de ambas codemandadas , que en el caso de DŽCalderoni en 2010 es de 3.944.785,06€ y de PADEVI SA de 3.815.829,38 € , la manifestación del legal representante de esta última de que los pares comprados anualmente rondan los 100 y que su precio está sobre 45-49 euros en 2010 y principios de 2011 (doc num 10 bis y 13 bis ) , y que en la intervención policial n 2006 solo se intervinieron 55 pares en la sede de la primera , sin que la facturación que figura en las diligencias penales - doc nº 1- arroje una cifra abultada

37. Evidentemente la ausencia de aportación de facturación por los demandados no puede perjudicar al actor, pues hay que recordar al respecto que deben adecuarse las reglas de la carga de la prueba a la mayor o menor facilidad o dificultad de probar que tenga cada parte, como consagra ahora el art 217 LEC y había ya puntualizado la doctrina jurisprudencial ( SSTS entre otras de fecha 15 de Julio de 1998, 23 de Septiembre de 1989, 8 de Marzo de 1991, 16 de Octubre de 1995), afirmando el Tribunal Constitucional en su sentencia 227/1991, que cuando las fuentes de prueba se encuentran en poder de una parte del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso ( art. 118 CE) conlleva que dicha parte sea quien deba aportar los datos requeridos, y si no lo hace debe asumir las consecuencias de su falta de cooperación.

38. Con estos parámetros, y ante la tesitura de fijar una cifra de ventas de productos infractores, y adelantando que los desviaciones al alza las deben soportar las partes que han omitido sus deberes procesales como se ha indicado, se estima que el 4% de la cifra total de negocios de DŽCALDERONI corresponde a ese modelo, lo cual significa un total de 157.791 € en 2010 , que se proyectan a 2011 ante la ausencia de mayores datos, en tanto que respecto de PADEVI , a la vista del número de tiendas , se duplica la cifra reconocida , que arroja una cifra de negocios anual de 9.800 € (200 pares x 49 €)

39. La aplicación del porcentaje del 8% sobre esa cifras supone respeto de DŽCALDERONI un total de 15.778,75€ (12.623€ del año 2011 y una Œ parte correspondiente al último trimestre del año 2010) y respecto de PADEVI un total de 980€ (784 € del año 2011 mas una Œ parte correspondiente al último trimestre del año 2010)

40. Finalmente y en cuanto a los gastos de investigación procede la suma correspondiente a la obtención de pruebas razonables ( art 43LM) , como son los gastos derivados de burofaxes y compra de artículos o de investigadores, pero no sin mas una factura del despacho de letrados que asiste a la actora sin más desglose, ya que no cabe confundir la previsión legal con el régimen específico de las costas procesales ( art 241 y ss LEC) . Dado que solo consta identificado el importe por compra de artículos ( doc num 10 bis y 13 bis ) por este concepto la suma asciende a 188 € frente a los 1.770 € reclamados, cuyo importe sí debe satisfacerse a los demandados solidariamente al aparecer la infracción imputable a ambos conjuntamente

Sexto.-Costas

41. Las costas causadas se imponen a los demandados ( art. 394LEC) al ser esencial la estimación

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por CAMPER SL contra D'CALDERONI S.L. Y PADEVI, S.A. debo declarar y declaro que las demandadas han infringido los derechos de exclusiva que ostenta CAMPER sobre las marcas comunitarias nº 4.469.417, 1.834.738, 6.034.649 y la española 2.223.010 y debo condenar y concedo a las demandadas a :

1º A cesar de manera inmediata en toda actividad de fabricación, ofrecimiento, comercialización, puesta en el mercado, promoción, publicidad, distribución y, en general, explotación en el mercado de los modelos de zapatos reproducidos en el apartado 5 de esta sentencia.

3. A retirar del mercado los calzados así como de los correspondientes envoltorios y/o embalajes y/o folletos y/o demás documentación destinada a la promoción u ofrecimiento en los términos del apartado 24 de esta sentencia

4.- A destruir los zapatos y demás material indicado en el número anterior modelos y moldes y/o la maquinaria en los términos del apartado 24 de esta sentencia

5. A publicar el fallo de la sentencia en un diario de tirada nacional en los términos del apartado 27 de esta sentencia

6.- A indemnizar solidariamente a CAMPER, S.L en 188 € por gastos de investigación. Además D'CALDERONI S.L. deberá indemnizar a la actora en la suma de 15.778,75 € y PADEVI, S.A en la suma de 980€

Las costas del presente procedimiento se imponen a las demandadas

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a interponer ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto 'pago recurso de apelación', sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe