Sentencia Civil Nº 191/2007, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 1, Rec 375/2005 de 05 de Julio de 2007

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00191/2007

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1

PALMA DE MALLORCA

ASUNTO: Juicio Ordinario nº375/05

SENTENCIA

En la ciudad de Palma de Mallorca a 5 de julio de 2007

Vistos por mí, Víctor Fernández González, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio de Ordinario nº375/2005, a instancia del Procurador Dña. Monserrat Montané Ponce, en nombre representación de D. Rodolfo y Ca?s Sucrer d?es Mercadal SL, y defendido por el Letrado D. José Luis Casajuana Espinosa, contra D. Cosme , con domicilio en la PLAZA000 NUM000 de Es Mercadal, Menorca, y contra Villalonga Gomila SL, con domicilio en la calle Nou nº46 de Es Mercadal, Menorca, ambos representados por el Procurador Dña. María Garau Montane y defendidos por el Letrado D. Juan Carlos Riera Blanco.

Antecedentes

Primero: por Dña. Monserrat Montane Ponce, en la representación anteriormente dicha, interpuso ante este juzgado, el día 9 de noviembre de 2005 , demanda de Juicio Ordinario contra D. Cosme y Villalonga Gomila SL, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que:

1. &n bsp; Se declare la nulidad de las marcas nº2.581.895, 2.589.688, 2.642.337, 2.642.338 y 2.597.776 por haber solicitado con mala fe.

2. &n bsp; Se declare como acto de competencia desleal el uso por los demandados de los distintivos referidos en el hecho quinto de la demanda.

3. &n bsp; Se condene a los demandados a cesar en el uso de los distintivos "Hijos de J. Villalonga", "Ca?s Sucrer", "de de 1.873" así como el emblema gráfico referido en el hecho tercero de la demanda.

4. &n bsp; Se condene a los demandados a retirar del mercado todos los membretes, rotulaciones, envases, envoltorios y demás material publicitario o comercial que incluyan alguno de los distintivos indicados en el punto precedente u otros similares o confundibles con ellos.

5. &n bsp; Se condene a Villalonga Gomila SL a indemnizar a D. Rodolfo con el pago de la cantidad simbólica de un euro como reparación de daños y perjuicios ocasionados por competencia desleal.

6. &n bsp; Todo ello con imposición de las costas a los demandados

Segundo: admitida a trámite la demanda, por resolución de 30 de noviembre de 2005, se procedió a dar traslado de la misma a la demandada emplazándola para que compareciese y formulase contestación a la misma, lo cual tuvo lugar mediante escrito de 16 de enero de 2006 en la que alegaba los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que se desestimase la demanda, absolviendo al demandado con imposición de las costas a la actora.

Tercero: convocadas las partes al acto de la audiencia previa al juicio, ésta tuvo lugar el 6 de abril de 2006 , con el resultado que obra en autos. Tras ello se convocó a la celebración del juicio, el cual tuvo lugar el 27 de noviembre de 2006. Al mismo comparecieron las partes asistidas de Letrado y representadas por Procurador; tras ello se procedió a practicar las pruebas propuestas y admitidas, en concreto documental, interrogatorio de partes y testifical con el resultado que obra en autos. Dado que no obraba toda la documental aprobada en los autos, se acordó como diligencia final la práctica de la misma. A continuación se formularon las conclusiones, quedando el juicio visto para sentencia.

Cuarto: en la tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero: de la prueba practicada en autos queda acreditado que D. Rodolfo es descendiente de una saga de pasteleros de prestigio reconocido, en la localidad de Es Mercadal (Menorca), con proyección más allá del ámbito local, y llegando incluso al internacional. En el ámbito de esa sucesión familiar, el negocio fundado en 1873, por D. Cosme , se ha ido transmitiendo de generación en generación, llegando hasta la persona del demandante, el cual se hizo cargo del mismo en la década de los 70. Negocio que tiene su sede en la actual PLAZA000 NUM000 de la mencionada localidad, lugar en el que se estableció ya desde 1884, y negocio que ha girado bajo la denominación de Villalonga (apellido de la familia) y de Ca?s Sucrer.

Por otro lado, D. Cosme , hijo del demandante, también pertenece a la saga pastelera familiar que se ha dicho; de hecho procedió a aprender el oficio al lado de su padre, llegando hasta el punto de constituir el 16 de diciembre de 2002, la sociedad Ca?s Sucrer d?es Mercadal SL, mercantil en la que participaban el padre (como socio mayoritario y administrador) y el hijo (como socio minoritario), entidad cuya finalidad era la de explotar el negocio de pastelería.

Igualmente, es un hecho acreditado que el 30 de diciembre de 2003 se constituye la sociedad Pastisseria Es Mercadal SL, mercantil participada por D. Rodolfo , D. Isidro y por Dña. Sandra , la cual tiene por objeto gestionar la actividad industrial y comercial de la pastelería. Por su lado, D. Cosme , una vez que deja de trabajar al lado de su padre en el negocio familiar, junto con D. Benito , constituyeron la sociedad Villalonga Gomila SL, abriendo un establecimiento de pastelería en la calle Nou nº46 de Es Mercadal, Menorca, bajo el rótulo Ca?s Sucrer d?es Mercadal, casa fundada en 1873 y el nombre comercial Es Racó des Sucrer.

Finalmente, D. Cosme ha registrado como propias las siguientes marcas:

- Marca mixta nº2.581.895, con la expresión Cas Sucrer 1873.

- Marca mixta nº2.589.688, con la expresión Confitería Pastelería Hijos de Jaume Villaonga.

- Marca mixta nº2.642.337 con la expresión Confitería de J. Villalonga Sucrería des Mercadal.

- Marca mixta nº2.642.338 con la expresión Confitería de J. Villalonga.

- Marca mixta nº2.597.776 con la expresión Es Racó d?es Sucrer des de 1873

Para llegar a esta conclusión se parte de los escritos de demanda y contestación a la misma, junto a sus documentos.

Segundo: sentado lo anterior y partiendo de las pretensiones deducidas por los demandados en su contestación, queda claro que la primera cuestión que ha de tratarse es la relativa a la falta de legitimación activa de los actores en función de la reclamación efectuada, referente a la acción de nulidad, dado que se sostiene que los demandantes no tienen interés legítimo, una vez que ninguno de ellos actúa de manera real y efectiva en el mercado, ni mucho menos explota los signos distintivos.

Ante ello hay que señalar que la legitimación, tal y como señala el Profesor Ortell Ramos, es "un requisito subjetivo, cuya existencia depende de una cierta vinculación de las personas que se presentan como parte con la situación jurídica material a la que se refiere la pretensión procesal". Igualmente, el Profesor De la Oliva, entiende por legitimación "la cualidad de un sujeto jurídico consistente en hallarse, dentro de una situación jurídica determinada, en la posición que fundamenta, según el derecho, el reconocimiento justamente a su favor de una pretensión que ejercita (legitimación activa).

Partiendo de estas ideas básicas, debemos recordar que la legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad de marcas aparece regulada en el artículo 59 .a) de dicha norma recogiendo una doble posibilidad, una genérica y abierta, a favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que no se exige ningún otro requisito, sino el de plantear una demanda de nulidad, por entender que se trata de una materia de orden público, por considerar que este organismo debe defender y tutelar el interés colectivo, ordenando el mercado, velando por su correcto desenvolvimiento; y por otro lado se concede legitimación, a favor de cualquier persona física o jurídica así como a las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos y las asociaciones de consumidores, pero en este caso el legislador impone que resulten afectados por la conducta del presunto infractor, u ostenten un derecho subjetivo a tutelar o presenten un interés legítimo.

Con ello se ha optado por una legitimación amplia en general, concediendo acción a todo aquel que pudiese verse perturbado por la inscripción que se trata de combatir, tanto de manera directa como indirecta; en particular y desde la perspectiva ahora considerada, la legitimación activa no queda limitada a los competidores efectiva o potencialmente afectados por el acto de registro que se pretende anular y, consiguientemente, pierde todo sentido entrar en considerar quiénes son competidores y quiénes no, dado que cualquiera que sea titular de un derecho subjetivo, de un interés particular o que simplemente pueda ver afectada su posición por la nueva inscripción, puede accionar en ejercicio de la nulidad pretendida. Por ello, de manera evidente, concurrirán estas circunstancias en las personas que resulten inmediata y personalmente alcanzadas, esto es, afectadas de modo concreto y singular por la repercusión que el acto de inscripción cuya nulidad se interesa, tenga o pueda tener sobre su posición en el mercado, sobre los signos que desea defender. Pero también en las que de manera indirecta vean peligrar su posición jurídica.

Dicho lo cual, acudiendo al caso de autos, partiendo del planteamiento general de la demanda, teniendo en cuenta el que la persona física demandante (padre del demandado), se arroga la titularidad de unos signos distintivos afectados por la inscripción, amén de haberse reconocido por todas las partes el ejercicio profesional, en el ámbito de la pastelería y en la localidad de Es Mercadal, durante largo periodo de tiempo y como sucesor de una saga familiar de pasteleros, demuestra un interés legítimo en defender aquello que considera como propio, el negocio que ha regentado durante toda su vida y que manifiesta que en la actualidad lo sigue haciendo, dentro de lo cual, y como parte esencial, se encuadrarían las marcas. Es más, por los propios actos de los demandados, al requerir al actor que cese en el uso de las marcas objeto de nulidad (documento nº35 de la demanda), se le está reconociendo el interés legítimo que la ley exige para accionar.

De otro lado, la sociedad Ca?s Sucrer d?es Mercadal es una mercantil fundada por el actor y por el demandado persona física, en aras a garantizar la continuidad del negocio familiar, mediante la fórmula de una persona jurídica (con las ventajas que ello pudiera reportar). Como tal persona jurídica, vinculada de manera directa a los miembros de la familia, se le atribuyó la explotación de la industria familiar y como tal continúa en la actualidad, pese a la marcha del hijo del negocio, dado que consta que la entidad no ha sido disuelta, sino que permanece inactiva. En consecuencia, como persona jurídica que puede verse afectada por la pérdida de un fondo de comercio tan importante para el ejercicio de la industria, como son los signos distintivos bajo los que supuestamente funciona el negocio principal, demuestra tener ese interés que la norma exige para accionar.

De ahí que debamos desestimar la falta de legitimación activa alegada.

Tercero: en relación a la acción principal que se plantea en la demanda, la nulidad de las marcas titularidad de los demandados, es la contemplada en el artículo 51.b) LM , un precepto que no encuentra reflejo en la anterior regulación de 1988 , y que se introduce en la nueva normativa partiendo de la Directiva 89/104/CEE, de su artículo 3.2 .d), en el que se otorga autonomía a la mala fe del solicitante del registro de una marca, convirtiendo la mala fe del solicitante en una circunstancia constitutiva de una prohibición o causa de nulidad del registro de la marca. En función de ello, como se acaba de indicar, la ley española de 2001 viene a recoger la propuesta comunitaria, al establecer que el registro de la marca se puede declarar nulo, mediante sentencia firme, así como ser objeto de cancelación, cuando al presentar la solicitud de marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Al respecto, la SAP Valencia de 20 de octubre de 2006 concluye que "Como indica la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , la nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe, y así de forma expresa establece el artículo 51 que el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. Pero no solo ello, sino que además, como indica la sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 31 de enero de 2006 , "La vigente Ley de Marcas, ...merced a la influencia de la Directiva 89/104/CEE,... expresa la distinción entre causas de nulidad absoluta (art.51 ) y relativa (art.52 ): en el primer caso, la nulidad toma como fundamento la inobservancia de los requisitos básicos para la concesión de un signo como marca..., mientras que en el segundo se basa en la contravención de los derechos e intereses de particulares que hubieran podido hacerse valer en el trámite de concesión, como las marcas o nombres comerciales anteriores, marcas notorias o renombradas y marcas de agente (arts.6 a 10 )". En concreto, y por lo que se refiere al supuesto de autos, se regula como supuesto de nulidad relativa en el artículo 52 , -por remisión al artículo 9 - el registro como marca, sin la debida autorización, de "a) el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. b) el nombre, apellido seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante".

De esta manera, la base de la nueva regulación aparece refrendada por un concepto jurídico indeterminado, el de la mala fe del solicitante. Con ello el precepto en estudio está llamado a operar como una pequeña cláusula general con fuerza expansiva cuyo ámbito tiene que ser determinado por la doctrina y los Tribunales.

Al lado de este elemento genérico, y derivado del tenor literal de la norma, para poder acceder a la nulidad interesada será necesaria la concurrencia de otros dos elementos, la existencia y uso de signos distintivos propios por quien solicita la declaración de nulidad, y la confundibilidad entre los signos del demandante y del demandado.

Cuarto: comenzando por este último elemento, el de la confundibilidad (dado que si no existe esa confusión resultaría innecesario continuar con el análisis de la cuestión, por poder subsisitir y coexistir todos los signos en litigio), con carácter general podemos declarar que el riesgo de confusión que dicho precepto trata de proscribir (que no es sino el riesgo de confundibilidad, esto es, la mera posibilidad de que el mismo se produzca aunque no se haya ocasionado todavía) ha de interpretarse, tras la amplitud con que lo diseñan la Primera Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1.988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (art. 4.1 .b) y el Reglamento (Comité Ejecutivo) nº40/94 del Consejo, de la Marca Comunitaria (arts. 8.1.b) y 9.1 .b), con un criterio holgado, comprensivo también del riesgo de asociación, que se origina cuando el consumidor no sufre una confusión acerca de la identidad de la empresa de procedencia sino que, aún consciente de que los productos distinguidos con los signos en cuestión tienen una procedencia empresarial distinta, supone equivocadamente que entre las empresas oferentes de cada uno de ellos, existen relaciones económicas, comerciales, organizativas o de cualquier otra índole.

Igualmente, la jurisprudencia tiene repetidamente declarado que el juicio de confundibilidad entre los diversos signos confrontados ha de alcanzarse a través de una visión de conjunto sintética, de la totalidad de los elementos integrantes de los mismos, sin descomponer su unidad fonética y gráfica y que las semejanzas, de haberlas, es preciso que estén referidas, no sólo a los elementos individualizados de cada una de las marcas, sino también y principalmente a la generalidad o conjunto de las distintas partes que comprenden la misma (STS de 16 de mayo de 1.995 ). Con arreglo a tales parámetros, podemos sostener que dos signos son confundibles cuando la confrontación entre las dos marcas enfrentadas, conduce al consumidor a pensar en un origen empresarial común para los productos distinguidos con tales denominativos, y ello, aunque el segundo de los mismos vaya acompañado de otras palabras que, por su carácter secundario y genérico, carezcan de la fuerza individualizadora que, por el contrario, si posee aquélla.

Incluso la jurisprudencia comunitaria al tratar este tema ha fijado unos criterios en la interpretación de la semejanza entre signos o marcas a los efectos del artículo 4.1 b) de la citada directiva (89/104/CEE del consejo de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas), lo cual viene expuesto entre otras en dos sentencias de TJCE de 11 de noviembre de 1997 (asunto SABEL) y la de 22 de junio de 1999 (asunto Lloyd). En ambas resoluciones se declara:" Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esa apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producidas por las marcas, teniendo en cuenta en particular, sus elementos distintivos y dominantes". Se añade que "el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto en concreto que sean pertinentes", y que "la visión ha de ser conjunta, sintética, sin descomponer la unidad fonética o gráfica de la misma".

Igualmente, estos postulados son plasmados tradicionalmente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tanto su Sala Primera (sentencias 4 de julio de 1997 y 20 de febrero de 1998 ) y la Sala Tercera (sentencias de 10 de octubre de 2001 y 28 de noviembre de 2001 ). A lo largo de las mismas se afirma que debe resaltarse la consolidada doctrina según la cual el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, signos o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin mas que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto, que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos conformados, ni que desciendan a disquisiciones léxico-gramaticales, puesto que en la convivencia lo fundamental es que los signos con que se representan en el mercado no induzcan por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error del consumidor. En tal labor fija la jurisprudencia varias pautas que dependerán en cada caso de las circunstancias concurrentes a cada caso de los mismos pero completado tal análisis por medio de determinadas pautas, según las circunstancias concurrentes en cada caso, como la comparación fonética (comparación de la pronunciación); criterio de similitud conceptual (en caso de signos compuestos); criterio del núcleo del signo consistente en atender al núcleo no a los detalles y sin limitarse a un examen parcial de los componentes (sentencia 16 marzo de 1995 ); o incluso el criterio de prevalencia de elementos denominativos sobre los gráficos siempre que la denominación contenida en la marca sea distinta y no sea vocablo descriptivo".

Quinto: siguiendo el sentido expuesto en el anterior fundamento, a los efectos de comprobar si existe esa confundibilidad entre los signos de unos y los de los otros, debemos realizar ese análisis comparativo de todos ellos, pero partiendo de un hecho esencial como es el que se deriva del documento nº35 de la demanda, un burofax remitido en interés de los demandados a D. Rodolfo , de fecha 23 de septiembre de 2005, en el que aquellos reconocen que los signos de unos y de otros son susceptibles de generar confusión, en concreto en el párrafo segundo de la página uno de la misiva, en el que literalmente se dice "...sobre todo considerando su imitación "servil" o el uso constante de signos muy semejantes o confundibles, para diferenciar en el mercado igual tipo de productos que los amparados por dichas marcas, bajo las mismas o casi idénticas formas de presentación..."; es más, tras referir todas y cada una de las marcas registradas por el demandado, y de las que se dice existe la confusión, en la página tres de la carta se recurre a las resoluciones dictadas por la OEPM para reiterar la confundibilidad, aunque en este caso solo sobre las numeradas 2.539.688 (Confitería Pastelería Hijos de Jaume Villalonga) y la 2.581.895 (Cas Sucrer 1873).

Pero si examinamos con detenimiento el resto de las que se pretende su nulidad, encontramos la similitud que conduce a la confusión que proscribe la norma, al emplear gráficos realmente parecidos a los del actor (véase la página 11 de la demanda para comprobar el diseño empleado en ambos casos, bajo la forma de una orla cuasidéntica, con unos caracteres idénticos, bajo los mismos grafismos, con la misma distribución, con la misma rotulación, pese a lo cual es cierto que existen diferencias, pero nos sustanciales para declarar que no existe confusión), utilizados en envases prácticamente iguales. De otro lado se emplean por los demandados términos iguales a los usados por la familia pastelera, y nos referimos al apellido Esteban o los términos Sucrer o Cas Sucrer. Es cierto que podríamos considerar que podrían ser genéricos, pero no es menos cierto que la conducta demostrada por los demandados implica esa ausencia de genericidad, cuando los hace suyos y los incorpora a sus elementos distintivos, registrándolos en aras a generar un derecho de exclusividad sobre ellos. Y en relación a la fecha tan alegada desde la contestación a la demanda, como elemento realmente disuasorio de la confundibilidad, debemos sostener que más allá de emplear 1873 o 1884, la idea que se trasmite al exterior, al público es la de la antigüedad, de finales del siglo XIX, con una cercanía temporal entre ambas fechas que denotan que estamos ante el mismo negocio, máxime si tenemos el origen Esteban (que preside los anagramas y signos), así como la localidad de procedencia, Mercadal en Menorca.

A lo dicho debemos añadir el tema de las fotos, en las que podemos concordar que no son iguales (en cuyo caso hablaríamos de un plagio), dado que todas las partes reconocen (y es fácilmente apreciable) que existen unas diferencias. El problema radica en que, partiendo de una misma imagen (como lo es la casa en que originalmente se ubicaba el negocio familiar y en el que está la pastelería regentada por los demandantes), ha sido modificada en pequeños aspectos para dotarla de una apariencia distinta. Y eso se ha conseguido, pese a lo cual lo que no ha sucedido es evitar la confusión que generan ambas a los efectos de terceros que acudan a adquirir productos bajo la creencia de tratarse de un mismo origen profesional; en efecto, para cualquier profano al pleito que ahora se dilucida, la imagen que se traslada con las fotos en cuestión, es que se trata de los mismos empresarios, dedicados al mismo tipo de negocio, al mismo tipo de actividad, y que tienen el mismo origen familiar, trasvasado de generación en generación, concluyendo que estaríamos en presencia de las mismas tiendas aunque con diferentes ubicaciones. Máxime cuando en las mismas se emplean rótulos y signos distintivos confundibles (como ya se ha indicado), así como la venta de los mismos productos artesanos.

En conclusión, debemos dar la razón a los actores en el sentido de estar en presencia ante signos que realmente generan confusión, que inducen a los potenciales consumidores a la creencia de estar en presencia del mismo origen empresarial, de pertenecer a D. Rodolfo , como pastelero ubicado en la PLAZA000 de Es Mercadal y continuador de una saga familiar de pasteleros.

Sexto: aparte de la confundibilidad que se acaba de analizar, el art.51 .b) exige que el solicitante de la nulidad utilice sus signos a título de marca, es decir, que el signo o medio distintivo en cuestión se emplee en el tráfico económico. Para ello debemos acudir a la normativa general marcaria sobre el uso de los signos, apareciendo como punto de partida el artículo 4 , que define la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir "en el mercado" los productos o servicios, el 34.1º, por el que se atribuye el titular de la marca el "derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico" y el de prohibir que un tercero la utilice sin su consentimiento, y en el 41.1, apartado c), de la Ley de Marcas.

Tal y como sostiene el profesor Fernández-Novoa, en su obra el Tratado sobre derecho de marcas, el principio del uso obligatorio de la marca registrada es actualmente una de las piezas básicas del derecho de marcas, teniendo en cuenta, siempre, las finalidades que el ordenamiento jurídico persigue al titular de la marca registrada, como son el contribuir a consolidar la marca como bien inmaterial, hacer posible y facilitar la receptibilidad de la asociación entre marca y productos por los consumidores, aproximar la realidad formal del registro a la realidad del uso de la marca en el mercado, permitir el registro de las marcas de los nuevos solicitantes o facilitar la operatividad de un sistema que puede verse amenazado por las oposiciones entabladas por los titulares de marcas anteriormente registradas en los Estados de la Unión Europea.

Con estos parámetros, la legislación española, la ley de 2001 (partiendo de la normativa de 1929 y 1988 ), recoge la figura del uso obligatorio a través de diferentes preceptos:

a) Artículo 39 , en el que se recoge, de un lado, las normas por las que se rige el uso obligatorio de la marca registrada; de otro lado contempla supuestos que se equiparan al uso legalmente exigido (apartado 2), equipara al uso de la marca por el titular el uso de la marca por un tercero autorizado (apartado 3) y define las causas que justifican la falta de uso de la marca (apartado 4).

b) Artículo 41 , que recoge el cumplimiento de la carga legal de uso de la marca registrada, permitiendo que el tercero demandado alegue, vía excepción, la falta de uso o, vía reconvención, la caducidad. De igual modo recoge los efectos del uso parcial de la marca.

c) Artículo 52 , al regular la nulidad de la marca registrada se prevé el cumplimiento de la carga del uso de la marca, en términos similares a los del artículo 41 .

d) Artículos 55 y 58 , que recogen la caducidad de la marca como consecuencia del incumplimiento de la carga legal del uso.

Descrito el marco jurídico en el que debemos "movernos", partiendo de que los demandados, sostienen la improcedencia de la nulidad por falta de uso de los signos recogidos en la demanda, deberemos desarrollar la doctrina relativa a ese uso, conforme a la legislación vigente, a los efectos de, por medio de una comparativa, apreciar si se da en el supuesto de autos. Para ello lo primero que destaca es que, en la regulación básica del uso de la marca, contemplada en el art.39 LM , el legislador ha optado por una fórmula abierta, o lo que normalmente se conoce como conceptos jurídicos indeterminados, que se refleja en la expresión "uso efectivo y real", lo que provoca el que los tribunales deban desarrollar una doctrina, analizando los comportamientos que por su relevancia denoten si una marca registrada ha sido objeto de un uso efectivo y real

El primer comportamiento relevante a estos efectos es la venta de productos o la prestación de servicios bajo la correspondiente marca, o lo que es lo mismo, la marca se entiende usada cuando los diferentes productos se introducen en el mercado permitiendo que el consumidor establezca una conexión mental entre ellos y la marca; pero incluso esa conexión mental entre marca y producto se dará, a pesar de que los productos y los envases no sean portadores materiales de la marca, cuando la distribución de los mismos venga respaldada por la presencia de la marca en la publicidad de los productos o bien por otras medidas que conecten la marca con la distribución de éstos. Sin perjuicio de ello, lo queda meridianamente claro es que, para que haya uso efectivo y real se requiere que los productos o los servicios se introduzcan en el mercado de forma pública y con relevancia exterior. Sin embargo, también debemos considerar que no cualquier venta permite sostener el uso que la normativa viene exigiendo, sino que la relevante a nuestros efectos es la que se lleva a efecto con continuidad y con un nivel mínimo de ventas, teniendo en cuenta para ello la naturaleza y las características propias de los productos diferenciados (aquí debemos diferenciar entre productos de consumo masivo o diario y los especializados y de elevado precio, dado que en el primer caso se exigirá una cifra de ventas elevadas mientras que en el segundo el nivel de ventas exigibles se reduce sensiblemente) y la dimensión de la empresa (dado que es lógico que no pueda exigirse el mismo nivel de ventas a una empresa de grandes dimensiones que a una pequeña o mediana, partiendo de los recursos económicos de que disponen cada una de ellas).

El segundo comportamiento relevante es el uso publicitario de la marca, el cual debe considerarse relevante por regla general, ya sea por entender que siempre, con carácter previo a introducir los productos de marca en el mercado, se presentan intensas campañas publicitarias, o por considerar que el uso del mecanismo de la publicidad de los productos y los servicios constituye un proceso de difusión y conocimiento de la marca por parte de los consumidores. Igualmente, el uso publicitario es una de las funciones clásicas de la marca así como que la actual ley de marcas, en el artículo 34.3 .d) menciona expresamente la utilización de la marca a los efectos publicitarios. Ahora bien, no toda publicidad de la marca comporta un uso real y efectivo, considerando que sí se producirá esta circunstancia cuando la publicidad preceda a la venta de productos o prestación de los servicios, o cuando no es anterior a la venta pero existe un proceso de preparativos serios para la fabricación y la venta, o cuando, tratándose de productos de alto coste, de los denominados exclusivos, la simple publicidad de los mismos, sin campañas de venta inmediata ni preparativos, siempre y cuando se de la venta mediante encargos expresos.

El tercer comportamiento de uso relevante lo encontramos en las ventas de sondeo, aquellas encaminadas a medir la reacción de los eventuales consumidores en función del nuevo producto que se tiene intención de vender u ofrecer; en este caso el uso será real y efectivo si están respaldadas por una adecuada campaña publicitaria que muestre claramente que las ventas de sondeo no son un pretexto o excusa para evitar sanciones anejas a la inobservancia de la carga legal del uso de la marca.

Por último debemos descartar determinadas conductas, consistentes en uso de la marca, a los efectos pretendidos por la norma, esto es, a los efectos de considerarlos como uso real y efectivo, tales como la limitación de la actividad empresarial a la adopción de medidas preparatorias (tales como diseñar el signo constitutivo de la marca o bien confeccionar etiquetas o los envases a que se incorporará el signo), o colocar el signo en productos que permanecen almacenados sin abandonar las dependencias empresariales para acceder al correspondiente sector del mercado), o cuando el uso del signo es estrictamente interno de la empresa, o de las filiales o integrantes del grupo de empresas.

Con todo, acudiendo a la prueba obrante en autos, el propio demandado, D. Cosme , al contestar al interrogatorio de preguntas, reconoce el uso de los signos de la actora, como los empleados por la familia Esteban en el devenir de la explotación del negocio de pastelería familiar, como se demuestra por el hecho de seguir abierta al público (despachando productos propios del negocio) la pastelería originaria; en primer lugar la fotografía discutida, se manifiesta su origen es de 1904 resultando usada hasta los años 70, modificándose con posterioridad. Respecto de la expresión Ca?s Sucrer, en el ámbito de la isla de Menoría, identifica a la familia que ha regentado durante generaciones el negocio de pastelería. De otro lado también reconoce que el logotipo de la página 8 de la demanda (el que recoge los datos del negocio, tanto el tipo como el apellido de la familia, así como la localidad, y todo ello dentro de una orla) se diseñó en el año 2002, en el mes de mayo, cuando él trabajaba al lado de su padre, y todo ello con fines comerciales (los cuales quedan plasmados en el uso del mismo en los envoltorios empleados por el demandante). En definitiva, concordamos con los actores que a lo largo del tiempo (más de un siglo), ha existido un uso cierto, concreto, público, dirigido a la comercialización de productos propios de la pastelería y en particular de las especialidades que distinguen el negocio familiar. Y de hecho se ha comercializado, dado que de otra manera no existiría esa fama notoria, ese prestigio profesional (que ha tenido público reconocimiento de diversas instituciones y autoridades), ese carácter distintivo de los productos ofertados.

Se ha tratado de ofrecer la idea de que D. Rodolfo ha cesado en el uso de las marcas, una vez que se dio de baja en el impuesto de actividades económicas, pero lo cierto es que, como sucesor de una saga familiar de pasteleros, ha acreditado que sigue en el ejercicio profesional del oficio, en el mercado de la repostería, de manera personal, trabajando en el negocio, ofreciendo productos al público, bajo la modalidad de autónomo (ha presentado la documentación fiscal al respecto, a lo que coadyuvan las declaraciones testificales de D. Isidro y Dña. Sandra ), habiendo llegado a acuerdos con la mercantil Pastisería Es Mercadal SL para la explotación del negocio, lo que incluye las marcas.

En este punto discrepamos de la versión ofrecida por los demandados al respecto, sobre la falta de utilización de los signos. Particularmente, ya hemos dicho que el demandante, ya sea por sí o por terceros con los que pactó, ha venido utilizando los signos, de forma externa en el mercado. El hecho de que se hubiese dado de baja en el impuesto de actividades económicas no implica que cese la explotación de manera absoluta, puesto que puede acudir a otras fórmulas para desarrollar su profesión (como ya se ha expuesto). Junto a ello se sostiene que los signos que se usaron en el pasado eran distintos de los actuales porque ha habido una evolución. Conforme a este razonamiento se viene a confirmar que hubo usos en el pasado de signos distintivos, dirigidos a la comercialización de los productos y servicios propios del negocio de Es Mercadal, y si han evolucionado, se confirma que existieron a lo largo del desarrollo del negocio y que se trata de los originales, sobre cuya base se ha progresado en su diseño, o lo que es lo mismo, una vez que se ha producido la evolución, el signo original se encuentra inserto en el actual, confirmando el uso a los efectos marcarios. Finalmente, no hace falta acreditar la titularidad del negocio, ni del inmueble en que radica el negocio del actor, ni de la explotación de los rótulos, cuando el propio D. Cosme , en su declaración, reconoce que estuvo trabajando en el negocio familiar sito en la PLAZA000 NUM000 , aquel que aspira a heredar para quede en el ámbito de la familia Esteban , aquel al que se refiere la declaración de la "abuela" de la familia, así como su hija (la hermana del demandante) como el propio de la saga familiar, que ha permanecido en el seno de la familia durante generaciones y que se pretende que pase al hijo ahora demandado; entonces, ¿es propiedad de D. Rodolfo como miembro de esa saga y antecesor del Sr. Cosme ?, ¿porqué se registran unos signos que se dicen ser de la familia, con el ideario de que no se pierdan dado que nunca se han registrado, si no existían los mismos en el pasado? Todo ello conduce al mismo punto, a acreditar que realmente ha habido un uso externo y público de los signos en discusión, máxime cuando D. Cosme reconoció que registró esos signos para evitar que saliesen del ámbito familiar, luego, podemos concluir que los signos existían antes y que eran usados en el mercado.

Séptimo: finalmente debemos estudiar el tercer componente impuesto por la norma para acceder a la nulidad solicitada, la mala fe. Para ello se hace necesario traer a colación la regulación legal y consiguiente doctrina jurisprudencial del principio de la buena fe y del abuso de derecho.

Así, la buena fe se define como la confianza o esperanza en una actuación correcta de otro, concretándose en la lealtad en los tratos y en la fidelidad de la palabra dada. Incluso Cossío ha llegado a formular el hecho de que la buena fe ha llegado a ser, dentro de nuestro derecho positivo, una verdadera fuente de normas objetivas, un conjunto de normas jurídicas sin formulación positiva concreta y que son reunidas bajo esta denominación impropia y ocasionada a equívocos. Con ello se pretende el que las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se produzca conforme a principios que la conciencia social considera como necesarios; principios que se encuentran implícitos o deberían estarlo en el ordenamiento positivo. Lo expuesto conduce a que todo acto realizado en el ejercicio de un derecho es, por principio, un acto lícito y justo, excluyente de responsabilidad, al tener una causa suficiente de justificación.

Ahora bien, cuando ese ejercicio de derecho se sigue como medio para causar daño a terceros (y partiendo de los actos de emulación), tendrá la consideración de ilícito y en consecuencia, dignos de reprensión. Así surge la teoría del abuso de derecho, el cual se produce cuando, si bien se actúa dentro del círculo que la ley marca como frontera al derecho que sea, sin embargo, de alguna forma no se usa conforme al "papel" que tiene encomendado o para la finalidad para la que está pensado; es decir, los actos realizados conforme a lo que el derecho tolera es perfectamente tolerable y amparable, mientras que cuando ese mismo acto se realiza con determinados fines o propósitos (al margen de la ley), será rechazable y sujeto a indemnización. Así lo recoge el art.7 CC , que exige la buena fe en el ejercicio de los derechos y la persecución (con consiguiente indemnización) del abuso de derecho.

Incluso la Jurisprudencia, al amparo de dicha regulación, ha venido a fijar los elementos esenciales del abuso de derecho, consistentes en un uso de un derecho externamente legal, un daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica y una inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestándose en la voluntad de perjudicar a terceros o cuando se ejercita con exceso el derecho.

Trasladado al ámbito marcario, y como se dispone la Corte inglesa al resolver el caso "Gromax Plasticure LTD. Vs. Don & Low Nonwovens LTD", una conducta abusiva sería aquella que tuviere la consideración de deshonesta, con prácticas que no se ajustan a las pautas de una conducta comercial aceptable observadas por personas razonables y experimentadas en el sector concreto pertinente, lo cual, a modo ejemplificador, sucedería cuando al tiempo de depositar la solicitud, el solicitante tenga conocimiento (que tenga conciencia real y efectiva de ello) de que un tercero está usando una denominación o signo idéntica o semejante en relación con productos o servicios idénticos o similares a los que comprende la marca solicitada, siempre y cuando el uso del signo distintivo anterior y confundible haya sido real y efectivo (prolongado en el tiempo y con un nivel estimable de venta y reconocimiento en el mercado); igualmente cuando la intención con el registro de la marca es meramente especulativa o de bloqueo, cuando se pone de manifiesto una actitud meramente obstruccionista, reveladora de que, pese a que en la actualidad no se impone una obligación de uso al titular de la marca, la finalidad de la inscripción revela una conducta abusiva o fraudulenta al pensarse en fines espurios a los derechos amparados por la normativa de propiedad industrial.

También podemos añadir que la mala fe se ha incluido también como una cláusula de cierre en las causas de nulidad absoluta, ante los problemas que en la legislación anterior habían planteado la inexistencia de una disposición específica para anular los registros efectuados de mala fe pero que no colisionaban con ninguna marca registrada anterior. La buena fe, así lo establece la STS de 29 de enero de 2004 , "es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de una conducta deducida de unos hechos, como recogieron las sentencias de esta sala de 20 de noviembre de 1985, 7 de mayo de 1993 y 8 de junio de 1994 , pero aunque como concepto jurídico es de libre apreciación por los Tribunales, debe presumirse la buena fe en tanto no sea declarada judicialmente (Sentencias de 5 de julio de 1985, 15 de febrero de 1991 y 12 de marzo de 1992 )". Más que en sentido subjetivo, la ignorancia del solicitante, la buena fe alude al estándar ético del artículo 7 del Código Civil . Es coherente con ello el hecho de que (tal y como ya se ha expuesto a lo largo de la presente resolución), según el artículo 59 de la LM , la legitimación activa en estos casos sea muy amplia, pues se atribuye a quien acredite la concurrencia de un interés legítimo, lo que no ocurre en la nulidad relativa, para cuya declaración la LM legitima a los titulares de los derechos vulnerados".

Octavo: acudiendo a la prueba de autos, podemos manifestar, ya desde este instante, que la conducta observada por el demandado puede encuadrarse dentro del concepto de mala fe que acaba de ofrecerse; en efecto, no cabe otra solución para alguien que trata de apropiarse del esfuerzo, de la creación, de la ideación efectuada por un tercero y perpetuada a lo largo del tiempo, máxime cuando aquel es conocedor pleno de la situación fáctica concurrente. Porque así hay que pensar de alguien que dedicado al ámbito de la repostería, desarrolla su actividad en un territorio tan poco extenso como es el de Menorca, en la misma localidad de la isla, miembro de la misma familia que durante generaciones ha explotado el negocio bajo unos signos distintivos, abre dos locales a escasos metros del centro de trabajo principal de la saga de los Esteban , lugar donde precisamente el demandado comenzó su labor profesional y su formación como pastelero.

Pero cabe reincidir en el factor temporal, en el transcurso de más de un siglo, a lo largo de los cuales la familia del actor y del demandado (personas físicas ambas, padre e hijo) viene ejercitando su labor empresarial de forma pública e ininterrumpida, participando del mercado, desarrollando la actividad profesional, actividad en la que, reitero, ambos han participado al mismo tiempo, durante un lapso del mismo, lo que permite afirmar el conocimiento mutuo entre ambos, profesionales del mismo gremio, que tiene sus sedes en puntos geográficos muy próximos, implicando ese conocimiento mutuo, que conlleva el de las actividades que ambos realizaban, los medios de que disponían, así como las marcas de que hacían uso. Fruto de ello se revela la publicidad desarrollada por ambas partes, el uso de envases similares, la venta de los mismos productos, acudiendo a los mismos medios de difusión.

De esta manera podemos afirmar que no estamos en presencia de un negocio "fantasma", creado bajo una simple denominación para actuar en el tráfico jurídico de manera ocasional, o para un concreto negocio; hablamos de uno creada a finales del siglo XIX, con un objeto social muy concreto, que ha funcionado a lo largo de todo este tiempo, de manera pública, emitiendo sus facturas, publicitándose y prestando los servicios que le contrataban. Y todo ello, de forma pacífica, bajo las marcas que ahora se discuten.

Derivado de lo expuesto hasta el presente fundamento se llega a la conclusión que procede estimar la acción de nulidad del art.51.1.b) LM planteada por los actores, por concurrir la totalidad de los requisitos exigidos por la ley. Más concretamente, hay que decir que, a parte del registro de la marca, la conducta manifestada por D. Cosme incurre en fraude de los derechos de la actora. En efecto, tratar de obtener un beneficio injusto a costa de un tercero, atribuyéndose la autoría de algo que no le corresponde por ostentarlo terceras personas o entidades, verdaderos creadores de la marca, es una conducta realmente reprobable que merece el rechazo de este Juzgador. La conducta del Sr. Cosme , a los efectos marcarios, es abusiva.

Y aquí es donde se encuentra el dilema que ha suscitado la presente controversia encuadrándose en lo especificado como conducta contraria a la buena fe, como acto permisible dentro de ley pero que busca una finalidad torticera, contraria a la confianza que demanda la sociedad, en el ámbito de la contratación. Es cierto que el Sr. Cosme se amparó en la inexistencia de una marca registrada anterior e idéntica a la que dice suya para acceder al registro, con conocimiento pleno de que no fue el verdadero creador de la misma (ya que en realidad fue la saga familiar a la que pertenece, desde el inicio de su actividad) y pese a que existía un conocimiento público y contrastado de la vinculación de las denominaciones objeto de nulidad al ámbito de la repostería de la isla de Menorca y en especial de la localidad de Es Mercadal, y lo que es más significativo, con la intención de "bloquear" la actividad profesional de la actora, así como beneficiarse de su labrada reputación y trabajo de tantos años.

Podría discutirse la voluntad familiar de que el negocio de pastelería siguiese en la esfera de la familia, que las marcas no pasen "a manos" de quien no lleva el apellido Esteban , que continuase la saga que se ha perpetuado a través de los siglos. Sin embargo, esa es una cuestión que se encuadra en el ámbito sucesorio, en el punto de los derechos que podría tener el hijo sobre los bienes y derechos del padre, en el ámbito de un deseo, más que una situación jurídica, una vez que el titular de los signos marcarios (y el Sr. Rodolfo lo es una vez que le fue traspasado el negocio) es la persona que en exclusiva puede decir sobre los mismos. De esta manera, sobre la base de esa argumentación se puede afirmar que el demandado era plenamente consciente de la titularidad de los signos a favor de su padre, era consciente que los mismos existían antes de solicitud de registro, pese a lo cual trató de hacerlos suyos.

Incluso en el hipotético caso de que pudiese tratarse el aspecto de que el registro pudiese tener justificación sobre la base de que las marcas no saliesen de la esfera familiar, tampoco recibiría el respaldo D. Cosme , por haber incurrido en la misma conducta que su padre, al haber constituido una sociedad participada por un tercero ajeno a la familia, y que se constituye como soporte económico del nuevo negocio abierto, al ser el socio capitalista; me refiero al Sr. Benito , con quien se constituye Villalonga Gomila SL.

Por las razones que se acaban de exponer, en el presente supuesto, se aprecia la mala fe por parte de D. Cosme a la hora de inscribir unos signos que conocía que pertenecían a su padre, a D. Rodolfo , originando la declaración de la concurrencia de la mala fe, y en consecuencia del tercer y último requisito que la ley exige para acceder a la petición de nulidad interesada en la demanda rectora del presente proceso.

Consecuentemente, y en aplicación del art.51.1.b) de la ley de marcas de 2001 , ha lugar a la acción de nulidad formulada por D. Rodolfo y Ca?s Sucrer d?es Mercadal, sobre las marcas nº2.581.895, 2.589.688, 2.642.337, 2.642.338 y 2.597.776.

Noveno: sin perjuicio de lo analizado hasta este punto, tal y como se denuncia en la demanda rectora del procedimiento, aparte de las pretensiones relativas al derecho de marcas, se solicita un pronunciamiento que declare que la conducta observada por D. Cosme se encuadra dentro de los tipificados como desleales desde el punto de vista de la Ley de Competencia Desleal.

De esta manera debemos indicar que, partiendo del principio constitucional de libertad de empresas y, consiguientemente, el de libertad de competencia, la Ley de Competencia Desleal (LCD en adelante) tiene por objeto fijar unos mecanismos precisos tendentes a impedir que esos principios puedan verse falseados por prácticas desleales, susceptibles de perturbar el eficiente funcionamiento del sistema competitivo de economía de mercado.

En concreto la LCD contempla el cambio radical que ha experimentado la materia, abandonado la tradicional orientación de proteger a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores directos que pudieran perjudicarles, para pasar a crear un instrumento de ordenación y control de las conductas dentro del mercado, en aras a garantizar un funcionamiento eficiente del sistema competitivo de economía de mercado, sobre la base que cuando compiten varios empresarios dentro de él, ha de triunfar el que, por ser más eficiente, ofrezca mejores prestaciones. De esta manera se impone la obligación de competir, pero evitando que la clientela sea captada por medios que no se basan en la calidad y condiciones de las prestaciones ofrecidas.

En consecuencia, el objeto directo de protección es la propia competencia, la leal competencia, tutelándose no solo los intereses privados de los empresarios, sino también los colectivos de consumo, del público consumidor y, en último término, el interés público del Estado en el mantenimiento de un orden concurrencial saneado, o lo que es lo mismo, que el sistema funcione correctamente.

Para ello, la LCD formula tipificaciones muy restrictivas, llegando a recogerse en la exposición de motivos que el espíritu que preside la vigente normativa es la preocupación de evitar que prácticas concurrenciales meramente incómodas para los competidores puedan ser consideradas solo por eso desleales.

En todo caso, como se indica en el art.2 LCD para que exista competencia desleal basta con que se cumplan dos condiciones, que el acto se realice en el mercado (lo que implica que esté dotado de una trascendencia externa), y que se realice con fines concurrenciales (lo que supone que tenga por finalidad promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero), sin que sea necesaria la concurrencia de una intención de perjudicar.

Enlazando con las manifestaciones y conclusiones que se acaban de hacer, partiendo del expositivo realizado por los demandados al comienzo de su contestación a la demanda, así como la declaración de inexistencia de conducta sancionable al amparo de la normativa de competencia desleal, este Tribunal, en orden al mandato constitucional que tiene encomendado, y partiendo de las máximas Iura Novit Curia y Da Mihi Factum Dabo Tibi Ius, debe plantearse la imposibilidad de acudir al amparo de la ley de competencia desleal cuando se trata de conductas encuadrables dentro de la normativa marcaria. Ante ello hay que decir, tal y como se expuso en el segundo congreso de Jueces de lo Mercantil (celebrado en Valencia en diciembre de 2006), que existen relaciones entre la ley de competencia desleal y la ley de marcas, partiendo del hecho incontestable que una y otra ley tienen distinta función, una vez que la marcaria protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, aunque especial, con eficacia erga omnes, y que, por regla general, se adquiere por el registro, limitando su protección por el denominado principio de especialidad. En cambio, la LCD no tiene como fin proteger un signo, sino que (como se indica en su exposición de motivos) pretende ser un instrumento de conductas en el mercado, apareciendo como destinatarios de dicha protección, todos los que participan en el mercado y el propio mercado. Con ello, y como ya se ha dicho anteriormente en la presente resolución, la última ratio de esta normativa no es la de proteger al signo violado o a su titular, sino los agentes del mercado y éste en particular.

De esta manera, el dilema se plantea a la hora de deslindar ambas normativas, de determinar cuándo se aplica una y cuándo la otra, para lo cual se hace necesario acudir a la causa de pedir planteada en la demanda. En función de ello, y como primer criterio, en función de la tutela solicitada, si la norma a aplicar resulta ser la que establece un régimen jurídico de los signos, la aplicable será la de marcas; de ahí que, pese a invocarse al mismo tiempo tato la LM como la de LCD, debe darse al conflicto el tratamiento que corresponda conforme a la primera, y sólo podrá acudirse a la segunda allí donde no alcanza la de marcas, siempre que sea preciso para un correcto funcionamiento concurrencial del mercado y no resulte incompatible con las normas que integran el específico régimen jurídico de las marcas. En consecuencia, será aplicable la LCD cuando no sea posible hacer valer la protección que dispensa la LM, una vez que la represión que la competencia desleal no duplica la protección de la marca, no constituye un mecanismo de tutela reforzada y subsidiaria que permita reconstruir la protección jurídica de la propiedad industrial cuando, por la razón que fuere, falle su vigencia.

Tampoco puede aplicarse de forma acumulada ni de forma alternativa a la tutela de la LM en aquellos supuestos de hecho que queden plenamente comprendidos en su ámbito material, objetivo, temporal y espacial de vigencia de aquélla protección y no presenten por demás facetas ajenas al mismo.

Especialmente, la complementariedad que se viene proclamando a través de la presente resolución, se manifiesta especialmente en materia de actos de confusión, actos de imitación, actos de aprovechamiento de la reputación ajena o actos contrarios a la buena fe, a través de signos distintivos; así, cuando el acto escape del ius prohibendi marcario, podrá ser enjuiciado desde la perspectiva del art.6, 11, 12 ó 5 LCD , siempre y cuando en la demanda rectora del proceso, se hayan ofrecido los elementos que permiten subsumir la conducta en dichos preceptos, siempre que la aplicación no resulte incompatible.

Todos estos razonamientos son plenamente acogidos por la doctrina más relevante que ha estudiado el problema, especialmente por el Profesor Massaguer, en su obra "Comentario a la Ley de Competencia Desleal", en la que deja claro que los mecanismos de protección jurídica que dispensan la LM y la de LCD, partiendo de unas bases comunes, se han construido sobre mecanismos distintos, una vez que el derecho sobre la competencia desleal se vale de cláusulas generales (adaptándose a la realidad cambiante de cada momento temporal del mercado), mientras que la marcaria se vale de derechos subjetivos de contenido esencialmente negativos (derechos de exclusión), con la consiguiente rigidez en la definición de los presupuestos materiales y formales de protección, así como en la determinación del contenido material y el alcance objetivo de dicha protección. Con todo, termina concluyendo el mentado autor, que el derecho contra la competencia desleal, en relación con el de marcas, existiendo evidentes centros de interrelación, se presenta "como un motor de expansión y refuerzo de la protección que dispensan los derechos de propiedad industrial e intelectual, en la medida en que permite llevarla a aspectos en principio ajenos a su ámbito objetivo o a su alcance material".

Llevado al caso de autos, acudiendo al suplico de la demanda así como la fundamentación fáctica y jurídica que sustentan el mismo, se denuncian comportamientos que se dicen contrarios a la LCD sobre la base de la infracción del uso de unos signos distintivos, los mismos que han sido objeto de acción de nulidad por concurrir mala fe, argumentando los perjuicios que ello suponía para el actor. Esto es, partiendo de la existencia de un bien inmaterial, con una específica protección y tutela, se pretende complementarla mediante la aplicación de la normativa sobre competencia desleal, cuando con la LM la tutela que se ofrece es la que realmente el legislador ha querido, la que ampara plenamente los derechos del demandante. Ya a lo largo de la presente sentencia se ha tenido la oportunidad de analizar la tutela marcaria, con sus elementos, requisitos y efectos, otorgando una protección al legítimo tenedor de los derechos sobre los bienes inmateriales que los signos distintivos constituyen. Consecuentemente, el uso de los mismos, con las consecuencias que ello comporta, sería una extensión lógica y natural de aquella infracción, que se ve corregida y abortada por la estimación de la reivindicación interesada. Realmente estamos en presencia de un conflicto sobre derechos relativos a bienes inmateriales, configuradores del derecho marcario, que por mor de esa especialización, de acotar las materias, comporta que no pueda ni deba aplicarse la LCD al respecto, tal y como se ha razonado en el presente fundamento.

En consecuencia, debemos acoger los argumentos y razones esgrimidos por el demandado al respecto, y en consecuencia, desestimar las peticiones relativas a la competencia desleal.

Décimo: una vez que se ha acordado que se ha incurrido en la causa de nulidad absoluta del art.51.a) LM y que no procede hacer declaración de infracción de la normativa de competencia desleal, el siguiente paso es fijar los efectos propios de aquella declaración, surgiendo como el primero y esencial, de orden público y expresamente en el art.54 LM el que el registro de las marcas afectas por la nulidad no ha sido válido nunca, considerándose que el registro efectuado por D. Cosme nunca ha producido los efectos previstos en los art.34 a 38 LM . Consecuentemente, y de manera lógica se priva del derecho de exclusividad que ampara a los titulares marcarios, con la extensión propia de ello, y que a sensu contrario implica que los titulares legítimos de los mismos sí que podrán emplearlos frente a los que infrinjan los propios, o lo que es lo mismo, D. Rodolfo goza de la protección marcaria que se solicita, lo que permite estimar la tutela instada, que se concreta en que por parte de los demandados deberán cesar en el uso de los distintivos "Hijos de J. Villalonga", "Ca?s Sucrer", "de de 1.873" así como el emblema gráfico referido en el hecho tercero de la demanda, y al mismo tiempo los demandados deben retirar del mercado todos los membretes, rotulaciones, envases, envoltorios y demás material publicitario o comercial que incluyan alguno de los distintivos indicados en el suplico de la demanda u otros similares o confundibles con ellos.

En cambio, al solicitarse al amparo de la LCD, una vez que se ha determinado la inaplicabilidad de la misma, no procede estimar la indemnización de daños y perjuicios solicitada.

Decimoprimero: en cuanto a las costas, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por lo que al no estimarse íntegramente la demanda, no se hace especial pronunciamiento sobre las mismas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que con estimación parcial de la demanda interpuesta por el Procurador Dña. Monserrat Montané Ponce, en nombre representación de D. Rodolfo y Ca?s Sucrer d?es Mercadal SL, y defendido por el Letrado D. José Luis Casajuana Espinosa, contra D. Cosme , con domicilio en la PLAZA000 NUM000 de Es Mercadal, Menorca, y contra Villalonga Gomila SL, con domicilio en la calle Nou nº46 de Es Mercadal, Menorca, ambos representados por el Procurador Dña. María Garau Montane y defendidos por el Letrado D. Juan Carlos Riera Blanco:

1. DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad de las marcas nº2.581.895, 2.589.688, 2.642.337, 2.642.338 y 2.597.776 por haber solicitado con mala fe.

2. DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados a cesar en el uso de los distintivos "Hijos de J. Villalonga", "Ca?s Sucrer", "de de 1.873" así como el emblema gráfico referido en el hecho tercero de la demanda.

3. DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados a retirar del mercado todos los membretes, rotulaciones, envases, envoltorios y demás material publicitario o comercial que incluyan alguno de los distintivos indicados en el punto precedente u otros similares o confundibles con ellos.

4. Con DESESTIMACIÓN del resto de pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente procedimiento.

Todo ello sin especial pronunciamiento sobre las costas del juicio.

Notifíquese a las partes y hágales saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACION, en ambos efectos, ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que se preparará ante este Juzgado en el plazo de CINCO días

Así lo acuerda, manda y firma D. Víctor Fernández González Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión del original en el Libro de Sentencias.

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dicto estando celebrado en audiencia pública, el mismo día de su pronunciamiento, ante mí doy fe.