Sentencia Civil Nº 194/2016, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 477/2015 de 13 de Octubre de 2016

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67

N.I.G.: 03014-66-2-2015-0001020

Procedimiento: Asunto Civil 477/2015E

S E N T E N C I A Nº 194/2016

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo. Sr. D. SALVADOR CALERO GARCIA

Lugar:ALICANTE

PARTE DEMANDANTE: CAROLINA HERRERA LIMITED, GAULME S.A.S., ANTONIO PUIG S.A. y PUIG FRANCE, S.A.S.

Abogado:

Procurador: MIRALLES MORERA, VICENTE, MIRALLES MORERA, VICENTE, MIRALLES MORERA, VICENTE

PARTE DEMANDADAYODEYMA PARFUMS S.L.

Abogado:

Procurador: MIRA PINOS, NIEVES

OBJETO DEL JUICIO: Competencia desleal

En Alicante, a 13 de octubre de 2016

Antecedentes

Primero.- El 9 de junio de 2015, el Procurador don Vicente Miralles Morera en nombre y representación de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE S.A.S. GAULME S.A.S. y ANTONIO PUIG S.A. presentó escrito de demanda de juicio ordinario contra la mercantil YODEYMA PARFUMS, S.L. que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo.- Fue admitida a trámite por Decreto de 25 de junio de 2015 y se emplazó a la demandada. Tercero.- Doña Nieves Mira Pinos, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil YODEYMA PARFUMS, S.L., presentó declinatoria el 17 de julio de 2015.

Cuarto.- Don Vicente Miralles Morera en nombre y representación de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE S.A.S. GAULME S.A.S. y ANTONIO PUIG S.A. presentó escrito de oposición a la declinatoria interpuesta.

Quinto.- El Ministerio Fiscal informó el 20 de octubre de 2015.

Sexto. Declarado nulo el auto inicial de 21 de octubre de 2015 por auto de 23 de diciembre de 2015, se declaró la competencia de este Juzgado por auto también de 23 de diciembre de 2015.

Séptimo. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 12 de mayo de 2016. En él comparecieron todas las partes, que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Fue propuesta la prueba en los términos que constan en el acta.

Sólo fue admitida la documental y más documental en los términos que obran en el acta y grabación. Se citó a las partes a juicio para formular conclusiones.

Sexto.- El acto del juicio tuvo lugar 30 de septiembre de 2016. Formuladas conclusiones, los autos quedaron vistos para sentencia.

Fundamentos

Primero.- Planteamiento.

La parte actora solicita que se dicte sentencia por la que se declare:

Que con los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización, y promoción de sus perfumes mediante el uso de los signos 'CAROLINA HERRERA' 'CH', '212', '212 VIP', '212 NYC', '212 SEXY', 'ULTRAVIOLET', 'PACO RABANNE', 'BLACK XS', '1 MILLION', 'LADY MILLION', 'INVICTUS', 'NINA RICCI', 'NINA' 'JEAN PAUL GAULTIER' , 'CLASSIQUE' y 'LE MALE' la demandada, YODEYMA PARFUMS, S.L. ha infringido (i) las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED española nºs 1.208.250 y de la Unión Europea nºs 3.011.020, 4.758.851, 4.760.146, 7.473.754, 7.599.012, y 4.661.492; (ii) las Marcas de PUIG FRANCE S.A.S. de la Unión Europea nºs 9.505.751, 6.529.929, 5.682.141, 7.220.461, 9.625.682, 5.825.708, 9.038.704 y 5.312.459 e Internacionales con efectos en España nºs 432.790, y 719.89 ; (iii) y las marcas titularidad de GAULME, S.A.S. de la Unión Europea nºs 10.665.271, 8.272.791 y 10.757.128.

Que YODEYMA PARFUMS, S.L. ha cometido actos de competencia desleal respecto de las actoras ANTONIO PUIG, S.A. y GAULME S.A.S. al publicitar, ofrecer y distribuir sus perfumes imitaciones de los perfumes originales, con los signos distintivos 'CAROLINA HERRERA' 'CH', '212', '212 VIP', '212 NYC', '212 SEXY', 'ULTRAVIOLET', 'PACO RABANNE', 'BLACK XS', '1 MILLION', 'LADY MILLION', 'INVICTUS', 'NINA RICCI', 'NINA' 'JEAN PAUL GAULTIER' , 'CLASSIQUE' y 'LE MALE'.

Y, en consecuencia, que se condene a la demandada:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier acto de comercialización, ofrecimiento, publicidad o promoción de sus perfumes de equivalencia haciendo uso de las marcas registradas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S, relacionadas en los Hechos Segundo a Quinto de la demanda.

A retirar del tráfico económico y a destruir a su costa cualquier material publicitario o promocional u otros documentos o materiales propios del negocio de perfumería de la demandada, en los que reproduciéndose los signos 'CAROLINA HERRERA' 'CH', '212', '212 VIP', '212 NYC', '212 SEXY', 'ULTRAVIOLET', 'PACO RABANNE', 'BLACK XS', '1 MILLION', 'LADY MILLION', 'INVICTUS', 'NINA RICCI', 'NINA' 'JEAN PAUL GAULTIER' , 'CLASSIQUE' y 'LE MALE', se haya materializado la infracción de las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S, relacionadas en los Hechos Segundo a Quinto de la demanda.

A suprimir del buscador disponible en su sitio web www.yodeyma.comel criterio de búsqueda basado en los signos 'CAROLINA HERRERA' 'CH', '212', '212 VIP', '212 NYC', '212 SEXY', 'ULTRAVIOLET', 'PACO RABANNE', 'BLACK XS', '1 MILLION', 'LADY MILLION', 'INVICTUS', 'NINA RICCI', 'NINA' 'JEAN PAUL GAULTIER', 'CLASSIQUE' y 'LE MALE' y abstenerse de efectuar cualquier uso de los mismos.

A abstenerse de suministrar a los establecimientos minoristas a los que vende sus fragancias o a cualquier tercero cualquier tipo de material, díptico, listado o medio de identificación, que contenga las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S.

A abstenerse de explotar en su actividad comercial por cualquier medio (incluido el discurso comercial a sus clientes o potenciales clientes) las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S.

A indemnizar solidariamente a CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. por la infracción de sus Marcas, identificadas en la demanda, en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que han quedado fijadas en el Fundamento de Derecho VI de la demanda y a ANTONIO PUIG y GAULME, S.A.S. por el enriquecimiento injustamente obtenido con la explotación comercial de los perfumes objeto de litigio, en la cuantía que también se determine de acuerdo con las bases que han sido fijadas en el Fundamento de Derecho VII de la demanda.

A publicar a su costa el fallo de la Sentencia que se dicte en este procedimiento, del modo en que ha quedado precisado en el Fundamento de Derecho VIII de la demanda.

A abonar el pago de las costas.

En primer lugar, se ejercitan acciones por CAROLINA HERRERA LIMITED GAULME S.A.S., GAULME S.A.S. y PUIG FRANCE S.A.S. por infracción de Marcas de la Unión Europea y Marcas Nacionales e Internacionales con efectos en España de las que son titulares, con invocación de los artículos 9 y 14 del Reglamento (CE ) núm. 207/2009 de Marca de la Unión Europea y art 34 y de la Ley Española de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre. En segundo lugar se encuentran las ejercitadas por ANTONIO PUIG S.A. como comercializadora en España de los perfumes de las marcas de titularidad de CAROLINA HERRERA, y PUIG FRANCE por la realización de actos de competencia desleal, en concreto de comparación desleal, explotación de reputación ajena y de publicidad desleal, reguladas en los artículos 10 , 12 y 18 de la Ley 3/1991de 10 de enero de Competencia Desleal .

Se argumenta que la promoción, oferta, distribución y venta de perfumes de supuesta equivalencia en olor a perfumes de las referidas marcas realizada por la demandada mediante el uso no consentido de las marcas de las actoras, que aparece en los listados de equivalencias contenidos en dípticos o folletos suministrados a los mayoristas (farmacias y centros de estética) y que éstos facilitan al cliente, así como por la venta directa al consumidor en su página web www.yodeyma.com con un buscador cuyo criterio es la marca del perfume imitado, implica, de una parte, la quiebra del derecho de exclusiva marcario por: a) concurrencia de la doble identidad prevista en el art 9.1.a) RMC y art 34. 2 a) LM ; y b) generar riesgo de confusión de los artículos 9.1 b) RMC y 34.2 LM y c) implicar un aprovechamiento indebido de la notoriedad y causar un menoscabo a sus marcas notorias del artículo 9 1. c) RMC y 34. 2. c) LM ; por otra parte, sostienen las actoras, se produce una competencia desleal respecto de ANTONIO PUIG y GAULME S.A.S. que interviene en el tráfico económico como comercializador en España de los productos marcados con los signos enumerados.

La demandada YODEYMA PARFUMS, S. L., se opone argumentando: que las demandantes con su actuación pretenden impedir el uso de un medio idóneo para que la demandada se refiera a una fragancia que el consumidor reconoce con un determinado nombre; que es procedente la aplicación de la excepción del artículo 12.1.b ) RMC, por cuanto que cita una característica esencial del producto y su actividad va dirigida a profesionales no al consumidor final; que YODEYMA ha llevado a cabo importantes inversiones en estructura y recursos humanos, la creación de perfumes se hace a partir de su propia experiencia y los perfumes se comercializan con una presentación comercial y una marca propios que nada tienen que ver con los propios de los demandantes, y que ésa es la forma de atraer a sus clientes; que lo que permite identificar el empleo de los signos de terceros es la fragancia, no el perfume, y que el nombre es inseparable a la fragancia; que los probadores o testersson empleados por YODEYMA pero para ratificar y comprobar que ése es el perfume que se desea adquirir, ya que los mismos son insuficientes para identificar una fragancia pues al probar unas pocas se produce una saturación olfativa (el consumidor acaba 'overloaded' o sobrecargado de información); que la capacidad de los consumidores de describir una fragancia es muy limitada e incluso se aporta un informe que acredita que, con las familias de fragancias y demás elementos descriptivos, ni una sola entre cincuenta tiendas en Madrid y cincuenta en Barcelona pudo ofrecer al detective el perfume que se supone se describía; que en el sector de la perfumería la descripción de las fragancias por sus notas simplemente no existe; que la clientela de YODEYMA es muy específica y quiere una fragancia concreta, la conoce por el nombre de mercado y como tal la solicita; que lo que se hace entonces es informar debidamente al consumidor; que la denominación de las fragancias no se usa a título de marca, ni hay riesgo de confusión ni de aprovechamiento del carácter distintivo, que además no se acredita; que la falta de precisión de las descripciones olfativas ya ha sido reconocida por el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea en su sentencia de 27 de octubre de 2005 recaída en el asunto T-305/04 Eden SARL contra OAMI;que el consumidor tiene derecho a recibir en el marco de una transacción comercial la información pertinente y relevante sobre el producto; que el derecho de imitación está consagrado por el artículo 38 de la CE y el 11 de la LCD ; que la doctrina defiende que un funcionamiento eficiente de la competencia puede limitar los derechos marcarios, como recoge la conocida sentencia del asunto Interflora(STJUE C-323/2009) que declaró en su párrafo 57 que la marca (...) no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia; que el derecho de los consumidores recogido en la Directiva 2005/29, de 11 de mayo sobre prácticas desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (y que supuso la modificación de la Ley de Competencia Desleal por medio de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre), el artículo 51 de la CE, el TFUE y el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios consagran el derecho esencial a una adecuada información (art. 17 y 18 ), un derecho que se vería particularmente cercenado en el supuesto que - argumenta- es el del típico cliente de YODEYMA y que ha olido una fragancia y no quiere o no puede comprar a tan alto coste; que no se le pueden dar '50 probadores a ver si acierta' o citando características del perfume que tiene por qué conocer ni sirven para identificarlo ni siquiera por los profesionales; que al no entregarse las listas a los consumidores sino a los profesionales se ajusta a la doctrina del TJUE surgida de la Sentencia de 14 de mayo de 2002 (Asunto C-2/00 ); que se dan varios folletos para que se vayan reponiendo no para entregarlos al cliente; que en la web no aparecen listados de equivalencias, sino que el buscador se utiliza para proponer una alternativa diferente, como en el asunto Interflora;que no concurre competencia desleal pues no se aprovechan de la reputación de los perfumes PUIG ya que tienen sus signos y presentación propios; subsidiariamente, discute a su vez los daños y perjuicios reclamados; y alega prescripción por cuanto que la demandada viene actuando en el mercado de la perfumería de imitación 25 años.

Segundo.- Sobre la prescripción

Se invoca por la demandada tanto respecto de las acciones marcarias como las de competencia desleal si bien era carga de la misma, por aplicación del artículo 217.3 de la LEC acreditar desde cuándo se realizan las prácticas de equivalencia (según sostiene desde hace 25 años) ahora cuestionadas, ydesde cuándo por tanto pueden ser conocidas por los demandantes, de forma que ante la ausencia de cualquier actividad probatoria al respecto, ha de desestimarse la excepción.

Tercero. Sobre la notoriedad de las marcas y su protección reforzada.

Acreditada la titularidad de las marcas por la documental aportada, procede analizar la notoriedad de las mismas. Sirva al respecto de punto de partida la sentencia del TJCE General Motors Corporationvs Yplonde 14 de septiembre de 1999 a los efectos de otorgar una correcta interpretación al artículo 5. 2, de la Directiva:

(..) No puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo.

Ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2, de la Directiva permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido.

El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca.

En el examen de este requisito, el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

Respecto de las marcas CAROLINA HERRERA y CH su notoriedad ha sido constatada por las certificaciones de la asociaciones empresariales como Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) como documento 37 (que incluye estudio de mercado de la consultora Millward Brownque concluye que el 79% de los consumidores encuestados conocía la marca 'CAROLINA HERRERA') y respecto de '212' y sus versiones, documento nº 38 (que incluye el mismo estudio de mercado, que concluye son conocidas por el 70% de los encuestados) y la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA), documento nº 39 que acredita también en este último caso la notoriedad para el sector específico de la perfumería de todas ellas (criterios de acreditación ya destacados como especialmente relevantes por el TJUE en la Sentencia Lloydde 22 de junio de 1999); de la misma manera consta acreditado por diferentes resoluciones de la OEPM, hasta un total de 17 entre 2005 y 2015 y aportadas como documento nº 40); finalmente, por la destacada presencia en artículos de prensa, premios recibidos y su elevado volumen de facturación y de gastos en publicidad (documentos 41 a 44).

Por lo que se refiere a la marca PACO RABANNE y a las derivadas así como, 'ULTRAVIOLET', 'BLACK XS', '1 MILLION', 'INVICTUS', y LADY MILLION resulta igualmente acreditada la referida notoriedad la certificación de ANDEMA y de STANPA (documentos 45 y 46); resoluciones en ese sentido de la OEPM, cuatro, (documento 47); premios y reconocimientos públicos (documento 48); importante presencia en los medios de prensa (documentos 49 a 51), elevado importe de la facturación (documento 43) y de la actividad publicitaria en España (documento 44)

En lo concerniente a la marca NINA RICCI constan igualmente las certificaciones de ANDEMA (documento 52 que incluye estudio de mercado de la consultora Millward Brownque concluye que el 65% de los consumidores encuestados conocía la marca) y de STANPA (documento 53); reconocimiento como tal marca notoria de OAMI y OEPM en sendas resoluciones (documento 54); los importantes y numerosos premios con los que ha sido galardonada (documento 55); y de la misma forma, gasto en publicidad (documento 56) y presencia en los medios (documento 57).

Finalmente, en lo referente a 'JEAN PAUL GAULTIER', 'JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE' y 'LE MALE', de la misma manera, certificado de ANDEMA (documento 58 que incluye estudio de mercado de la consultora Millward Brownque concluye que el 66% de los consumidores encuestados conocía la marca), de STAMPA (documento 59), resoluciones de la OAMI en dos resoluciones (documento 60), premios (documento 61) presencia en los medios (documento 62), elevado volumen de su gasto publicitario (documento 63) y de las cifras de venta y número de puntos de venta en Francia, Italia y España (documentos 64).

Además se incorporan resoluciones de los tribunales españoles de Marca de la Unión Europea que reconocen tal notoriedad (documento nº 65 y 66), la última de ellas de éste mismo Juzgado.

Prueba toda ellaque, atendiendo a los criterios no estrictamente cuantitativos que fijó en TJCE en la sentencia citada, acredita suficientemente el grado de conocimiento de los signos para ostentar la condición de notorios a los efectos de los art 9.1c) RMC y art 34.2c) LM , con una protección reforzada que examinaremos a continuación y como recuerda la SAP Alicante Sección 8ª de 5 de julio de 2013 :

(...) la protección de una marca notoria puede provenir también, ante la ausencia del riesgo de confusión (...) del uso que implique un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la misma.

En el mismo sentido, las sentencias invocadas por la actora para marcas nacionales de la Sección 15 ª de la AP de Barcelona de 18 de febrero de 2004 y 19 de septiembre de 2002 y STJCE de 23 de octubre de 2006 (asunto C-408/01 Adidas Salomon, AG y Adidas Benelux BV vs. Fitnessworld Trading Ltd.) y por supuesto la que será objeto de examen más adelante, la conocida como LŽOreal vs Bellurede 18 de junio de 2009.

Poca o ninguna relevancia puede darse a las argumentaciones vertidas por la demandada y que pretenden desvirtuar el valor de la prueba conformada por los certificados emitidos por ANDEMA y STAMPA por cuanto no son sino uno más entre los numerosos criterios tomados en consideración para declarar la notoriedad de las marcas, siendo probablemente el menos importante de todos ellos de no ser por el hecho de que van acompañados de unos estudios de mercado que corroboran sus conclusiones, y que obligan a tomarlas en consideración independientemente de que se trate de asociaciones privadas en las que las demandantes pueden tener o no una presencia muy destacada.

Cuarto.- Sobre la infracción de los derechos marcarios

En lo concerniente a las Nacionales e Internacionales con efectos en España (que se encuentran sometidas al mismo régimen que la marca nacional según el artículo 4 del Arreglo de Madrid), resulta de aplicación el artículo 34 LM y a las Marcas de la Unión Europea, elartículo 9 del Reglamento CE 207/2009 de 26 de febrero.

Con carácter previo, la codemandada se niega que los listados de equivalencias se dirijan al público en general, por cuanto que sostiene, sólo tienen por destinatarios a los profesionales.

Del examen de la prueba documental aportada puede llegarse a la conclusión de que tales hechos no se ajustan a la realidad. Al respecto destaca el documento nº 72 de la demanda que acredita que en la totalidad de los establecimientos visitados estaba a disposición del público un díptico (documento nº 73) que incorporaba el listado de equivalencias, siendo varios los ejemplares que existían, dando así a entender de forma inequívoca, tanto por su formato como por su número, que estabanallí dispuestos para que los recogiese el consumidor que estuviera interesado no sólo en consultarlo sino incluso en llevárselo.

Por otra parte, además se examina en el presente no sólo la utilización de tales listados sino el empleo en su página web www.yodeymna.comque tiene por finalidad que el mayorista, minorista o consumidor (no se distingue, si bien su formato es claramente propio de la venta al consumidor, ya que los mayoristas o minoristas suelen usar otras vías) teclee la marca del perfume o fragancia de tercero que prefiere y así obtener como resultado el perfume de YODEYMA presuntamente equivalente.

En todo caso, a mayor abundamiento, aun admitiendo a los meros efectos dialécticos que se hubiera acreditado que únicamente se dirige a profesionales, se trataría en todo caso de una cuestión ya resuelta desde antiguo por el TJUE (conocidas sentencias Arsenal, Adam Opel y Celine SARL) que el uso en el tráfico económico debe entenderse como aquél que se realiza en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada, como la que tiene lugar en el presente en donde la entidad que excepciona la demanda actúa con evidente ánimo de lucro y al margen de la esfera privada, siendo indiferente que su intervención no incida directamente en el consumidor o que el minorista emplee esta información para llevar a cabo otra forma de infracción. No es, por tanto, meramente un acto preparatorio sino un acto ya de por sí con incidencia en el tráfico económico y per seconstitutivo de una violación de los derechos de exclusiva. De esta manera no le resulta de aplicación al presente la doctrina recogida en las STJUE Red Bull vs Frisdranken C- 119/10 de 15 de diciembre de 2011 y Googley Louis Vuiton C-263/08 de 23 de marzo de 2010 por cuanto que no se trata simplemente de crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración, que en tal caso se concluía que no significa que el prestador del servicio haga uso del signo.

Sentado lo anterior, por las demandantes se alegan los tres apartados del artículo 9 del Reg y 34.2 LM . Veámoslos separadamente.

a) Doble identidad de signo y producto/servicio. 34.2 a) LM y 9.1 a) Reg Concurrente en principio en el presente caso únicamente respecto de algunas de las marcas, dado que, como argumentan las demandadas, sólo algunas de las marcas son denominativas, por lo que sólo con ellas podría hablarse de identidad de signo, resulta sin embargo de aplicación la doctrina del TJUE que determina que aun no siendo precisa la concurrencia y acreditación de riesgo de confusión, esta doble identidad no es motivo suficiente para la apreciación de una infracción marcaria si con el referido uso por tercero, no se produce un menoscabo real o potencial de las funciones de la marca y en concreto de su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto ( Hölterhoff vs Freiesleben, Arsenal y Adam Opel). Y en la primera de ellas ya se habla de unos usos inocuos por ser meramente descriptivos.

Tal y como resume el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de Marca de la Unión Europea, en sentencia de 28 de enero de 2014 La STJUE de 16 de noviembre del 2004, en el asunto Anheuser-Busch Inc. yBudejovick Budvar, Národní Podnik, reitera la jurisprudencia del casoArsenal y aclara que se menoscaba las funciones de la marca y, en particular, su función esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto, 'en concreto, cuando el uso del signo que se imputa al tercero puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos del tercero y la empresa de procedencia de estos productos. A este respecto, es preciso comprobar si los consumidores afectados, incluidos aquellos a los que les presentan los productos una vez han salido del punto de venta del tercero, pueden interpretar que el signo, tal como lo utiliza el tercero, designa o tiene por objeto designar la empresa de procedencia de los productos del tercero»( apartados 59 y 60). Con posterioridad a la sentencia Opel, el mismo año 2007 se dicta la sentencia de 11 de noviembre de 2007 (casoCéline ) en un supuesto de colisión entre una marca y una denominación social de un tercero concluye que en un supuesto de doble identidad puede ejercitarse elius prohibendi cuando ese uso no permitido '..menoscaba o puede menoscabar las funciones de la referida marca y, particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios. Así sucede cuando el tercero usa el signo para sus productos o servicios de manera tal que los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata' y de forma totalmente taxativa el Auto del TJCE de 19/2/2009 resolutorio de una decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie belga en el procedimiento entreUDV North America Inc. y Brandtraders NV precisamente sobre el art 9.1. a) RMC en la que se teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de «uso», en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE con cita de las sentencias de 12 de noviembre de 2002 ; de 16 de noviembre de 2004 ; de 25 de enero de 2007 ; de 11 de septiembre de 2007 así como de 12 de junio de 2008 concluye que 'para que el titular de una marca pueda invocar su derecho exclusivo, en una situación como la controvertida en el asunto principal, que se subsume en la prevista en los artículos 5 y 9, apartado 1, letra a), es decir, la situación relativa a la utilización por un tercero de un signo idéntico a esa marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los cuales ésta ha sido registrada, basta que se reúnan los cuatro requisitos siguientes:

dicho uso debe producirse sin el consentimiento del titular,

debe producirse dentro del tráfico económico, tiene que producirse para productos o servicios,

el tercero debe utilizar dicho signo como marca, es decir, que el uso de tal signo por el tercero debe menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio.

Llegados a este punto, podríamos hablar de inaplicabilidad del precepto en su primer supuesto (9.1 a) Reg y 34.2 LM) en la medida en que efectivamente he de coincidir con las alegaciones vertidas por la demandada puesto que, aun concurriendo en algunos supuestos doble identidad, no existe posibilidad de interpretar que el uso realizado tanto en los listados de equivalencias como en el buscador de su página web pueda suponer menoscabo de algún tipo en las funciones de la marca, particularmente la destacada como esencial o principal, cual es identificar el origen empresarial, por cuanto que precisamente al ser un listado de equivalencia o un mecanismo para su establecimiento a iniciativa del consumidor (en el caso de la web) en modo alguno pueden generar en el consumidor o el minorista vinculación empresarial de ningún tipo, sino únicamente semejanza/identidad entre los productos. Así, las particulares condiciones de venta de los productos de la demandada (en farmacias o salones de belleza, con sus propias marcas y presentación de los productos y con un precio notoriamente inferior al de los demandantes -22€ frente a 50-80€-) y la propia notoriedad de los signos de los demandantes, así como el conocimiento generalizado de que se trata de productos de lujo y de que existe un negocio de equivalencias en los productos de perfumería, son elementos que impiden que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda suponer que existe alguna vinculación entre las empresas, ymenos aún confundirlas a ellas o a sus productos. Por tanto, lo único que se evoca es la equivalencia de la fragancia.

De la misma manera, alegan los demandantes que se está utilizando la marca de una manera que pretende privarle de su carácter distintivo por vulgarización, para así crear la metonimia de designar el todo por una parte o toda una familia/tipo/clase de perfumes o fragancias con las palabras que a fecha de hoy constituyen las marcas. Pero ello es igualmente descartable porque una vulgarización de éste término en unos listados de equivalencia o en unas etiquetas donde nise invita ni se hace suponer que las marcas de los demandantes no son tales marcas, sino palabras de uso común que designan unos concretos productos, es manifiestamente insuficiente e inapropiada para producir este efecto, aunque ésta pudiera ser la intención de quien dispone estos medios, especialmente cuando se trata de marcas notorias con un gran despliegue publicitario, que no designan productos nuevos (como sucedería con las patentes farmacéuticas) per sey con carácter general, aunque cada uno tenga su propia idiosincrasia, pues se trata de combinaciones de aromas conocidos, en productos utilizados en el mercado desde hace siglos. De igual forma, cabe concluir que en el respectivo sector de la perfumería resulta muy difícil citar un solo proceso completado en esa dirección, de tal manera que ni profesionales ni consumidores califiquen un perfume o un aroma por el nombre de una marca, de forma que se trataría de una utilización, por los motivos antes expuestos, que no sólo no genera confusión/asociación sobre el origen empresarial sino que de ninguna otra manera menoscaba ni deteriora la finalidad distintiva de la marca. Cuando los consumidores acuden a un punto de venta físico u on linede perfumes de equivalencia y son atendidos por los profesionales del mismo o hacen uso del buscador o de los dípticos no designan, unos y otros, la fragancia con el nombre de la marca porque esa fragancia se denomine así en el lenguaje vulgar, sino porque quieren unos, o informan otros, acerca de un perfume que huela igual o semejante.

En este sentido, puede calificarse, analizando esta primera posición jurisprudencial, como un uso meramente descriptivo, pues efectivamente sus dos finalidades son informar al consumidor (informativo) y utilizar el prestigio de las marcas para atraer la atención del consumidor (operador económico) y condicionar su comportamiento económico al hacerle ver de forma más o menos directa, (en principio no tomado en consideración por el TJUE como comportamiento contrario a la normativa marcaria) que los productos son idénticos.

Mas, sigue glosando la sentencia citada del JM1:

En este panorama se dicta la sentencia de 18 de junio de 2009 que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) en el procedimiento entreL'Oréal SA contraBellure NV y otros por el uso de listas comparativas, y por ello de especial importancia en el caso presente, en la que se dice :

«El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 del Consejo ... de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca»( apartado 65) considerando como tal ' en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad' (apartado 58) que se reitera y consolida en la reciente sentencia de 23 de marzo de 2010 (asuntoGoogle , apartados 77 y 79) y en la sentencia de 25 de marzo de 2010 (asuntoBergSpechte enlaces patrocinados, apartados 29 ,30,31).

Así, en la conocida STJUE L'Oréal SA contra Bellurese declara :

En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos 'difuminación' y 'degradación', tal perjuicio se producecuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado.

(...) El concepto de ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, -también designado en los términos de 'parasitismo' y de 'free riding' no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas de la imagen de ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

Y reitera esta nueva forma de infracción desvinculada de un perjuicio efectivo más adelante, cuando afirma , (...) La ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca puede ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos generales al titular de ésta.

Esto es, para marcas tanto idénticas como similares (en las que pueda concurrir riesgo de asociación o confusión) a los requisitos anteriormente destacados y que no se cuestionan (uso inconsentido en el tráfico para productos) se añade que entre las funciones de la marca se encuentran también las consistente(s) en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad, pudiendo además apreciarse en tal supuesto infracción aun no existiendo perjuicio pero sí aprovechamiento o ventaja desleal, concepto éste último que ha de ser valorado por los jueces nacionales atendiendo a las circunstancias del caso.

Y a los efectos de valorar dicha deslealtad analicemos las doctrinas de la sentencia Gilletey de la sentencia Interflora:

La primera de ellas, STJCE Caso 228/03 de 17 de marzo de 2005, en la que se analizan los límites del derecho de marcas fijados en el artículo 37 de la LM y 12 del Reglamento y 6 de la Directiva, apartado 1 b) y también c) en el caso examinado en la referida excluye el ius prohibendien indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen geográfico, época de la obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del mismo.

Resolvió el Tribunal que:

Lo mismo ocurre en el litigo principal, al utilizar un tercero las marcas de Gillette Company para proporcionar al público una información comprensible y completa sobre el destino del producto que comercializa, es decir, sobre la compatibilidad de dicho producto con el que lleva las mencionadas marcas.

Por otra, basta subrayar que tal uso es necesario si, en la práctica, un tercero no puede comunicar al público dicha información sin usar la marca ajena (véase, en este sentido, la sentencia BMW, antes citada, apartado 60). Como ha subrayado el Abogado General en los puntos 64 y 71 de sus conclusiones, este uso debe ser realmente el único modo de proporcionar dicha información.

A este respecto, con objeto de cerciorarse sobre si se pueden emplear otros modos de proporcionar esta información, ha de tenerse en cuenta, por ejemplo, la posible existencia de criterios técnicos o de normas generalmente utilizadas por el tipo de producto comercializado por el tercero y conocidos por el público al que se destina este tipo de producto. Dichas normas, u otras características, han de poder proporcionar a dicho público una información comprensible y completa sobre el destino del producto comercializado por el tercero para mantener el sistema de competencia no falseado en el mercado de este producto.

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, en las circunstancias del asunto objeto del litigio principal, el uso de la marca es necesario, teniendo en cuenta los requisitos mencionados en los apartados 33 a 36 de la presente sentencia y el tipo de público al que se destina el producto comercializado por LA- Laboratories.

Jurisprudencia que ha sido ratificada en sentencias posteriores como la sentencia BMW, declarándose expresamente en la STCUE Gerry/Kerry Springsde 7 de enero de 2004, que para que una indicación de esa índole se halle comprendida dentro del ámbito de aplicación del citado artículo, basta con que se trate de una indicación relativa a unade las características que se enumeran en dicha disposición(por el Reg y la Directiva) sin que el riesgo de confusión fonética sea suficiente para calificar la práctica de desleal. En semejante sentido resolvió la AP de Barcelona Sección 15ª en SAP de 25 de junio de 2013, en donde se consideraba no contraria a las prácticas leales la utilización del nombre del grupo cuyas canciones eran versionadas, por cuanto que era una información necesaria.

Al respecto debemos resolver que dos son las razones por las que se desestima la aplicación de la referida doctrina al caso presente:

La primera es que la misma gira en torno al concepto de 'necesidad' que no ha de entenderse como una necesidad absoluta, si bien sí ha de serlo al menos abrumadora por cuanto sea elevadamente inadecuada y antieconómica la comercialización de unos productos sin el empleo con fines descriptivos de la marca de tercero. Así ha de entenderse que se trata de las previsiones de los apartados b) y c) de la Directiva 89/104 y correlativos de LM y Reglamento, y que aportan una información que no sólo es útil para el consumidor sino que resulta imprescindible para una adecuada concurrencia de los productos en el mercado. No podría así entenderse excluir la posibilidad de tales referencias a comercializadores de recambios, sin que se le permita indicar con qué productos son compatibles (y al respecto la referencia a la Marca sería inevitable por la propia naturaleza y finalidad de la marca). Y lo mismo puede decirse de otros supuestos. Y no puede olvidarse que se trata de una enumeración abierta en la medida en que incorpora una cláusula de cierre tal como 'otras características de éstos'. Es aquí donde ha de producirse el enjuiciamiento del Juzgador, ya que en todo caso, y aunque se tratase de una mención relativa a una de las características enumeradas, ha de valorarse por el juzgador si reviste, en primer lugar, tal necesidad. Y al respecto han de tenerse muy en cuenta, como indica el Tribunal, las circunstancias del caso, que en este caso son especialmente relevantes en lo concerniente al sector del mercado en que se encuadran los hechos: así, es notorio (aunque la demandante lo cuestione)que no puede lograrse una descripción de un olor con un mínimo de complejidad, y menos aún una combinación de ellos, si no es simplemente por referencia a otro conocido, ya sea natural, ya creado por el hombre con la combinación de elementos naturales. Y sin embargo esa imposibilidad forma parte anexa a la industria del perfume desde sus mismos comienzos hace centurias y condiciona extraordinariamente la naturaleza de su comercialización, ya que a diferencia de otros productos, ha de venir extraordinariamente apoyada en estrategias de marketing que engloban packagins, publicidad evocativa, utilización de figuras públicas o de marcas asociadas a productos de calidad. Es decir, desde sus comienzos, pero marcadamente en las últimas décadas, la industria del perfume ha de luchar contra el inconveniente consustancial a su propia naturaleza de que es imposible hacer que el gran público conozca la fragancia por medio de una campaña por los mass media, y requiere de cierto esfuerzo que puedan conocerla los clientes de los establecimientos o paginas web, mediante los testero el empleo de personas dedicadas a repartir muestras, actuación que queda ya extraordinariamente limitada a personas que se encuentran en un lugar real o cibernético concreto y que adoptan cierta iniciativa para solicitar o recibir una prueba de la naturaleza que sea.

Ésta es la forma de comercializar los perfumes que tienen las más conocidas marcas. El empleo de testero de sistemas de reparto de muestras es completamente accesible a marcas y productos menores, de forma que no puede concluirse que se trata de un mercado en donde sólo las empresas más grandes tienen posibilidad de dar a conocer su producto al público en general. De hecho, pretender la comercialización de un perfume sin disponer de alguno de estos medios sería, incluso para las más reputadas de las marcas, una empresa harto arriesgada, pues aunque confieen los criterios de los diseñadores del producto, el consumidor medio, dentro de la gama que desea adquirir, tiende a demandar la posibilidad de probarlo para apreciar si es de su gusto, incluso cuando se trata de una compra para tercero.

En este panorama resulta indiscutible calificar de conveniente, e incluso de extremadamente conveniente, para el comercializador incluir una referencia de equivalencia, que sin duda rompe esta barrera y permite un conocimiento cierto al consumidor sobre las características del producto sin llegar a probarlo. Pero conveniencia no es necesidad, porque aunque el consumidor se encuentre más informado no es una información que resulte imprescindible para la adecuada comercialización del producto, puesto que el mismo puede hacerse utilizando los cauces habituales. E incluso si resulta que el valor más destacado del producto es acogerse a una tendencia olfativa o ser la imitación de un producto conocido, no es necesario indicar concretamente cuál, pues para ello sería suficiente con anunciar que se trata de productos de equivalencias, lo que entiendo sería perfectamente respetuoso con los derechos de terceros y con el principio de libre imitabilidad consagrado por el Tribunal Supremo y la LCD y permitir que sea el consumidor quien mediante su prueba directa, elija. Es decir, y siguiendo lo establecido en la Sentencia, aun de forma menos directa y con menor vis atractivapara el consumidor, sí se puede informar de las características del producto sin necesidad de acudir a la marca ajena.

Al respecto, y dado que la anterior es una doctrina ya recogida en sentencias anteriores, sostiene la demandada que la 'necesidad' es un requisito que se encuentra en el apartado c) del artículo 12 del RMC pero no en el b), e incluso discrepa legítimamente de las resoluciones de los tribunales españoles recaídas hasta la fecha por no tener en cuanta esta distinción.

Sobre este extremo debemos concluir que, sin perjuicio de que, como destaca la demandante, son numerosas las referencias directas o indirectas a la 'necesidad' en el escrito de contestación a la demanda como argumento para justificar el uso de marcas ajenas, lo cierto es que resulta discutible que las designaciones de las características de los productos enumeradas en el apartado b) del artículo 12 del RM y del 37 de la LM no obedezcan a una necesidad del operador económico no sólo para cumplir debidamente los parámetros básicos establecidos en la sociedad moderna para una adecuada comercialización de sus productos, sino para cumplir incluso las exigencias legales en sede de protección de los derechos de los consumidores y usuarios ( artículos 17 y 18 de la LGDCU ).

Con todo, es cierto que podría interpretarse el referido apartado en los términos que sugiere el demandado, y permitir así que quede englobado en el referido apartado toda información que ayude al consumidor a conocer adecuadamente el producto aunque pudiere tratarse de indicaciones superficiales o 'innecesarias'. Lo que sucede es que resulta difícil calificar de innnecesaria o superficial cualquier información que se facilite al consumidor que de verdad le permita conocer las características del producto. Por otra parte, no es desde luego por el hecho de ser una información no necesaria que se defiende por la demandada que haya de emplearse ya que, aunque argumenta que su clientela se forma por los propios reclamos comerciales y publicitarios de YODEYMA, no duda en asegurar que dar la información de equivalencia se entronca con los derechos esenciales del consumidor. Y además, en una afirmación huérfana de toda prueba, sostiene que su cliente tipo únicamente se ajusta a un perfil: el del que ha olido una fragancia, sabe cómo se llama y la quiere pero más barata. Y que, en ese caso, si no se permite emplear por él o por los profesionales una tabla de equivalencias (o un buscador en la web) sería imposible atenderle, porque 'no se le van a dar 50 testers', entre otras razones porque al probar unos cuantos, el olfato ya no sería operativo para distinguir la que busca.

Además, no es posible hacer abstracción de los hechos enjuiciados para resolver si el apartado b) del artículo 12 RMC y 37 LM requiere,en este caso,de cierta necesidad de la información, porque, por distintas razones, la clave de bóveda de toda la defensa del demandado es quesin dicha indicación no se puede comercializar correctamente el perfume de equivalencia, por cuanto que no se puede dar correcto servicio al consumidor que tiene derecho a saber. Y por ello, admitiendo la interpretación defendida por el letrado de la demandada, el apartado b) no seríaaplicable.

Sin embargo, aceptando que se pueden exponer argumentos mutuamente excluyentes para defender una posición procesal, y aunque la manera correcta de hacerlo es mediante su ordenación en principal y subsidiario -lo que no se ha hecho en el presente-, puede abordarse una aplicabilidad del apartado b) del art 12 del RM y 37 de la LM . Y al respecto cabe concluir que los preceptos hande interpretarse unos por otros. Así lo ha destacado la jurisprudencia reiterada destacando la STS de 2 de julio de 1991 en la que se indica que para interpretar las normas se aconseja la conexión de todos los preceptos legislativos que traten la cuestión a resolver. Y es que el demandado pretende una interpretación absoluta del citado apartado, no sólo en sus límites, que parece que no existen, sino en su ausencia de relación con otros preceptos. Y precisamente esos límites son abordados por normas como el artículo 10 d) de la LCD o el 12 del mismo precepto legal que no son sino límites al fair usey cuya presencia, por tanto, es imprescindible para determinar el verdadero alcance del mismo. No se trata en consecuencia de un conflicto de normas, sino de la necesidad de una interpretación conjunta de todas ellas, lo cual no es sólo una exigencia jurisprudencial sino particularmente el resultado de la aplicación del último inciso de los artículos 12 RMC y 37 de LM que exige en todos los casos enumerados que las actuaciones se ajusten a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Difícilmente pueden ser 'leales' cuando infringen dos preceptos de una Ley que se llama de 'Competencia Desleal'.

La segunda razón para la desestimación de la aplicabilidad de esta doctrina se sustenta en que decir a qué otro producto se parece, aunque tiene una incuestionable naturaleza descriptiva, va mucho más allá y penetra con profusión en el ámbito del aprovechamiento del prestigio, notoriedad, calidad y publicidad de la marca para hacer su producto más competitivo. Es descriptivo, pero sobre todo es una forma no de informar al consumidor de a qué huele exactamente la fragancia, sino de que se trata de hacerle ver que es un aroma que ha sido seleccionado como por los diseñadores de las marcas más prestigiosas como el más adecuado para trasmitir la sensación o 'experiencia' como dicen las demandadas, el más acorde con el prestigio de las mismas y que se corresponde con su nivel de calidad y buen gusto. Y ello va mucho más allá de lo meramente descriptivo. No sólo, por tanto, se identifica el aroma, sino que se hacen suyos todos lo elementos que otorgan un valor a la marca y al producto.

En cuanto a la segunda de las sentencias, entre las más importantes de las invocadas por la demandada, la denominada Interflora (STJUE Interflora Inc.,Interflora British UnityMarks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd,de 22 de septiembre de 2011). En su parágrafos 57 y 58 y en lo concerniente al posible menoscabo de la función publicitaria por el empleo de marcas de terceros en un buscador como Adwordsestablece:

Sin embargo, el mero hecho de que el uso por un tercero de un signo idéntico a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca constriña al titular de la citada marca a intensificar sus esfuerzos publicitarios para mantener o aumentar su visibilidad entre los consumidores no basta en todos los casos para declarar que se produce un menoscabo de la función publicitaria de esa marca. A este respecto debe destacarse que, si bien la marca es un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer (véase, en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, C-59/08 , Rec. p. I-3421, apartado 22), no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia.

La publicidad en Internet a partir de palabras clave correspondientes a marcas es una práctica de ese tipo, en la medida en que, por regla general, su objetivo es simplemente proponer a los internautas alternativas a los productos o servicios de los titulares de dichas marcas.

Se trata de un supuesto de hecho tan alejado del presente que difícilmente puede considerarse aplicable. Así no puede equiparase en el mundo físico al margen de Internet la posibilidad que existe en un buscador de ganar preferencia en los resultados de búsqueda mediante el abono de mayores contraprestaciones a la empresa gestora del buscador, que sería propiamente una actividad publicitaria. Esa posibilidad no tiene un equivalente ni siquiera remoto en una situación como la presente en donde esa posibilidad no existe, ya que incluso cuanto mayor sea la actividad publicitaria que despliegue la titular de la marca, mayor será siempre correlativamente y sin posibilidad de impedirlo, el correspondiente aprovechamiento que realizará la empresa de equivalencias. Por otra parte, es igualmente decisiva la palabra 'alternativa' empleada por el Tribunal por cuanto que en el presente, igualmente lo sería de un modo muy impropio: así, partiendo de la premisa de que todo producto del mercado es, en términos generales, una alternativa a los demás, independientemente de gamas, precios y calidades, y máximecuando se trata de las mismas o semejantes fragancias para un mismo consumidor, es difícil poder concluir que productos de alta gama como los de las actora tienen una alternativa real en los comercializados por los demandados, ya que efectivamente el producto no es sólo el aroma, sino también el color y especialmente la marca, envase, packaging, líneas de distribución y muy destacadamente la imagen a la que se asocia en las campañas publicitarias desplegadas.

Y tampoco puede asimilarse un buscador de internet de uso universal, con el propio de una página web, a la que ya se ha accedido para conocer las equivalencias de los productos que se ofrecen, porque la alternativa no la suministra el buscador propio, por cuanto que éste es una mera herramienta, una forma de agilizar una búsqueda que se podría hacer en unos segundos consultando un listado (el mismo que existe en las tiendas). El empleo de adwordspermiten presentar esta alternativa a lo inicialmente buscado, que también aparece como resultado natural de la búsqueda. En el supuesto presente el consumidor ya ha optado por los perfumes de equivalencia cuando accede a la página web de la demandada y emplea el buscador, y sólo quiere encontrar un producto en concreto.

En consecuencia, en ambos supuestos se produce esa actividad parasitaria o de free riding, de manera queconcurre infracción marcaria por vulneración de los artículos 9.1 Reg y 34.2 a) de LM .

Riesgo de confusión. Arts 9.1 b) Reg y 34.2 b) de LM

A los efectos de valorar el riesgo de confusión, ha de partirse del patrón de 'consumidor medio' adoptado en la legislación sobre competencia desleal a partir de la directiva 2005/29/CE que ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999). Parte el TJUE del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es decir que, en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una 'diligencia media' del consumidor.

Por su parte establece la AP de Alicante Sección 8ª Tribunal de Marca De la Unión Europea en la SAP del 26 de Septiembre del 2013

Sentado lo anterior, hemos de partir de los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión (artículos 9.1.b RMC) los cuales están compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, han de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectoresinteresados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

Partiendo de este punto, reproducimos lo anteriormente expuesto para llegar a la conclusión de que aun existiendo una gran semejanza entre los signos no idénticos por cuanto que el elemento denominativo tiene una predominancia con carácter general y muy particularmente en los signos examinados, hay que descartar cualquier posibilidad de que el consumidor medio pueda suponer, con o sin advertencia al respecto, que los productos comercializados por los demandados y comparados en las tablas o buscadoresde equivalencias puedan tener el mismo origen empresarial o exista algún tipo de vinculación entre los fabricantes, distribuidores o comercializadores de los mismos, no sólo porque de la propia naturaleza del negocio de equivalencias yase desprende que la vinculación se refiere sólo al aroma o fragancia sino porque los productos a su vez van marcados con signos propios. Además, el resto de elementos de su venta (lugar, envase, packaging, tamaño e incluso precio) lo hacen inadecuado para producir esa vinculación en el consumidor medio.

Por generar menoscabo o aprovechamiento sin justa causa del carácter distintivo, notoriedad o renombre de la marca, Art 34. 2.c) de la LM , ).1 c) del Reg.

A priorino tendría un encaje en este supuesto el empleo de signos similares a marcas notorias para productos idénticos o similares, por cuanto se exigen para aquéllos que no lo sean, y tampoco encajarían en el de doble identidad en la medida en que no se trata de signos idénticos, sino sólo muy similares.

A pesar de ello, puede considerarse igualmente infractor el empleo realizado de signos semejantes al supuesto examinado con anterioridad con respecto a los supuestos de doble identidad del 9.1 a) Reg. Cabe así concluir que es igualmente predicable esta identidad cuando coinciden los elementos denominativos, y ello aunque las marcas protegidas e invocadas incorporen otros elementos gráficos que ocupen un lugar marcadamente secundario, como sucede en el presente.

A esta conclusión se llega al examinar el grado de similitud y concluir que las coincidencias parciales con las denominativas y con todas las mixtas o figurativas dan lugar a unas diferencias manifiestamente insuficientes para diluir cualquier riesgo de generar un vínculo, ya que precisamente los signos empleados aluden a las marcas para que como tales sean indubitadamente las de los demandantes. Y con ese vínculo el público relevante relaciona ambas marcas, aún cuando no las confunda tal y como establece el TJUE en las sentencias del caso Intelde 27 de noviembre de 2008 y del asunto L'Oréal/Bellurede 18 junio 2009 yque exigen un cierto grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, hasta producir el referido efecto. Los signos empleados y las marcas producen el referido vínculo entre los signos. Y en la última la similitud es equiparable a la identidad a los efectos de apreciar infracción por aprovechamiento desleal.

Sentado lo anterior resulta aplicable al presente supuesto lo resuelto anteriormente tanto para descartar riesgo de dilución y degradación de la marca, como para estimar el de aprovechamiento indebido, aun sin perjuicio correlativo del prestigio de la misma.

A mayor abundamiento, en argumento a fortiori,puede igualmente concluir que si en su calidad de marcas notorias quedan protegidas frente a su uso por terceros en determinadas condiciones para productos diferentes, con mayor razón lo serán para productos idénticos que produzcan los mismos efectos.

Quinto. Sobre la protección de los consumidores y su derecho a la información. Derecho de la competencia.

Invoca la demandada ambos sectores del ordenamiento considerando que dicha alegación reviste de peculiaridad al presente proceso frente a los ya resueltos por los Tribunales de Marca de la Unión Europea en primera y segunda instancia, todos ellos estimatorios en lo sustancial de las pretensiones de las demandantes. Sostiene que los derechos de información de los consumidores y la jurisprudencia y doctrina que exigen que los derechos marcarios no sean empleados como forma de falsear la competencia y que, por este motivodeben prevalecer sobre la propia normativa marcaria, o al menos imponer una interpretación de sus preceptos que permita declarar como ajustada a derecho la práctica comercial de los perfumes de equivalencias.

Al respecto cabe concluir, en primer lugar, que nunca la invocación de una normativa ya vigente al resolver los procedimientos anteriores puede conferir singularidad a uno posterior por cuanto que el principio iura novit curiaimponía a los tribunales el deber de pronunciarse al respecto al determinar el derecho aplicable al fondo de la cuestión.

En segundo lugar, pretende mostrarel letrado una especie de conflicto de normas que presentaría en un extremo los derechos de los consumidores, algunos preservados de forma directa como el derecho a la información, y otros de forma indirecta por cuanto que destinatarios finales de las normas sobre defensa de la competencia, junto con los propios operadores del mercado; en el otro, la normativa sobre competencia desleal y la marcaria. En este antagonismo defiende una prevalencia de los primeros no sólo por su rango kelseniano (recogidos en la CE y TFUE) sino por las referencias doctrinales y jurisprudenciales que así lo imponen.

Sin embargo aquí no hay conflicto de ningún tipo sino una coexistencia armónica entre todos estos preceptos, como todos aquéllos que abarcan zonas de intersección, donde los límites de los derechos de unos (titulares de derechos de exclusiva y operadores del tráfico económico) y otros (consumidores y demás operadores) se limitan entre sí. Así, existe un derecho de exclusiva a emplear unos signos pero no a comercializar unos productos salvo que se obtenga una patente; existen unos límites a los derechos de exclusiva al permitirse ciertos usos necesarios o adecuados para informar debidamente al consumidor, pero siempre que ello no se haga al presentarlos como réplicas o imitaciones (sinónimos a estos efectos de 'equivalencias') ni en forma que se apodere del prestigio de tercero. El asunto no es nuevo en absoluto, ya fue resuelto por el TJUE en 2009 con al sentencia ya comentada Lóreal- Bellureen aplicación de la normativa marcas y ya tiene una respuesta legal desde hace años en el ámbito de la competencia desleal. La única diferencia con otros supuestos de réplicas o copias es que es cierto, y puede darse por probado de la amplia prueba practicada a instancia de la demandada, que no se puede designar una fragancia, que es la parte nuclear de un producto de perfumería, pero sí se puede hacer cuando ya existe bajo otra marca.

En tercer lugar, la demandada convierte la imposibilidad -acreditada y reconocida en las sentencias invocadas- de designar una fragancia, que es consustancial al sector de la perfumería desde sus mismos orígenes, en una limitación que sólo por el hecho de que ahora, que existe el negocio de las equivalencias, se puede superar, hay que hacerlo, pues de lo contrario se estarían vulnerando los derechos de los consumidores. Y se puede superar no porque hayan avanzado los recursos técnicos y se disponga de más información sobre los efectos de los componentes, por ejemplo, o porque la sociedad demande saber más sobre los perfumes, sino porque ha surgido una línea de negocio que imita fragancias de terceros y sólo si dice concretamente cuáles son puede informar debidamente al consumidor. Porque ahora decirle a qué huele exactamente, a diferencia de lo que sucedía antes, sí es importante, y ya no es suficiente con que lo huela en un probador, o con dirigir campañas de publicidad. Esto es, lo que no era propiamente un obstáculo sino una limitación aceptada socialmente como consustancial a los propios límites del lenguaje humano, se convierte en tal por el surgimiento de una línea de negocio, y se sostiene el derecho de derribarlo por los mismos operadores que lo han creado.

Pero ello no es tan diferente a las limitaciones que desde siempre han existido para las empresas que han actuado en el mercado acogiéndose al derecho de libre imitación del artículo 11 LCD . Siendo una práctica muy generalizada en muchísimos sectores, todos los operadores se encontraban y se encuentran, -por mor del artículo 10 LCD y correlativo de la normativa anterior según interpretación jurisprudencial-, imposibilitados de poder informar al consumidor de que su producto esidéntico, en forma, materiales y funciones. Y en muy pocos casos el consumidor podía saberlo simplemente viéndolo y siempre le quedaba la duda de si su menor precio era debido a deficiencias o diferencias de calidad respecto del original, diferencias o deficiencias que tal vez no quería asumir. Pues ni siquiera cuando fuera una copia exacta en todos los sentidos, el artículo 10 d) de la LCD se permitía y se permite al operador informar deeste extremo al consumidor. Ydesde luego quese trata de una información más que relevante, que a lo menor no podía saber ni siquiera probándolo, como sí sucede con los perfumes (piénsese en la resistencia de los materiales de algunos productos, por ejemplo, y su duración en el tiempo). El artículo 10 LCD no lo permite ni cuando esa información sea veraz. Por tanto, no es el primer supuesto de información esencial que no se puede facilitar al consumidor ni, por ese motivo, es una anomalía del sistema.

En cuarto lugar, se presenta, sin prueba alguna, un presupuesto de su argumentación que no puede admitirse. Es cierto que no es de gran facilidad probatoria, tampoco era imposible, ya quesi se ha demostrado que por descripciones olfativas no se puede identificar una fragancia, podía haberse configurado una prueba sobre el perfil del consumidor de YODEYMA. Sostiene así la demandada que no es alguien que, atraído por el hecho de que imite grandes marcas sin más, y que, por tanto, sean fragancias elegantes y que transmiten una buena imagen del usuario, acudaal punto de venta físico o a Internet para elegir la que más le guste sin pagar de más. Este tipo de consumidor parece que para YODEYMA no existe; tampoco es alguien que simplemente, sin importarle que sea de equivalencia, desee un buen perfume a bajo precio, y para ello utilice los testerspara decidir cuál le gusta más. Ése tampoco existe (aunque en otros pasajes de la contestación se alegue que todos los clientes son atraídos no por ser perfumes de equivalencias sino por la presentación, marcas propias y publicidad de YODEYMA). Para la demandada sólo hay un tipo de consumidor: el que ha olido o usaba antes una marca concreta y quiere la misma fragancia pero más barata, que no está dispuesto a comprar ninguna otra y que quiere que cuanto antes se le indique a qué marca de YODEYMA se corresponde o considera que no se le está prestando adecuadamente el servicio, pudiendo, entendemos, perderse como cliente. El testeren ese caso sólo es para confirmar lo que el profesional ya sabe y el consumidor, con la palabra de éste último, puede que no se crea.

En este supuesto lo primero es no dar por cierta la premisa de la demandada, no sólo por falta de prueba sino porque excluir o minimizar a las dos primeras categorías de consumidores no parece ni razonable ni creíble. Lo segundo es concluir que sencillamente ese consumidor está demandando una información que no puede dársele porque la LM lo prohíbe y el hecho de ser consumidor no le hace estar al margen de la normativa marcaria. De la misma manera, si pretendiese conocer si efectivamente el perfume contiene los mismos componentes que el original y en la misma proporción, tampoco se le podría ofrecer, ya lo solicitara a YODEYMA ya a un vendedor de las marcas de las demandantes. No sólo porque no lo saben, sino porque no tiene ese derecho en determinados productos con fórmula que no es pública. Y sin duda alguna que se trataría de una información esencial para conocer el producto, por cuanto que concretaría su verdadera equivalencia no sólo en fragancia sino también en la -no menos importante- duración de la misma tras la aplicación.

Y en quinto lugar, se presenta como esencial para los derechos de los consumidores un conocimiento exacto de la equivalencia del producto, pues de lo contrario además se estaría falseando la competencia. Y ello no es así, por cuanto que la imitación tiene cabida en el ordenamiento español y comunitario, y es completamente libre salvo que se realice en unos supuestos muy excepcionales que detalla el artículo 11 LCD . Se obvia, sin embargo, que la normativa de propiedad industrial no sólo protege a las empresas sino que también lo hace a los consumidores, al garantizar un fácil reconocimiento del origen empresarial, con todo lo que ello implica, y al proteger la iniciativa empresarial, la creación de nuevas fórmulas o diseños y facilitar la implantación de nuevas empresas en el sector, empresas que incrementarán la competencia.

Sexto.- Sobre la competencia desleal.

ANTONIO PUIG ha acreditado documentalmente (documentos 14 y 15, respectivamente informe de AXESOR y facturas de venta al por mayor) que es comercializador en España de manera que queda acreditada su condición de operador económico del artículo 3 de la LCD y su legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal según los términos del artículo 33 LCD .

Se invocan por la codemandante los artículos 10 , 12 y 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal .

a) Actos de comparación

Establece el artículo 10 de la misma:

La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos:

(...)

No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido.

La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena

Por los motivos anteriormente expuestos cabe considerar que los actos, todos ellos con trascendencia en el tráfico económico, de publicidad o comparación, ya por escrito para entregarlos al consumidor o a los profesionales, ya mediante su asimilación en un buscador que equipara unas marcas de terceros a las propias, no cumplen con los requisitos de los apartados d) y e) por cuanto que presentan el producto como réplicas o imitaciones y llevan a cabo una explotación parasitaria de la reputación ajena.

Actos de explotación de la reputación ajena. Regula el artículo 12:

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo»,«clase» y similares.

Apreciada la misma en sede de marcas, siendo la actuante distribuidora de las mismas, y estimada la deslealtad de los actos de publicidad precisamente por el aprovechamiento de la reputación ajena es ineludible la aplicación también del presente.

Actos de publicidad ilícita.

Regulados en el artículo 18, se remite a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre General de Publicidad que establece en el artículo 3 los supuestos de ilicitud de la publicidad, remitiéndose a su vez a lo dispuesto en la LCD para examinar el presente.

Al respecto, y dado que en el artículo 2 LGP se define la publicidad como toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones, pueden claramente definirse todos los actos descritos como publicitarios, ya que no constriñe su ámbito a que sean los destinatarios los consumidores, de suerte que procede declarar la deslealtad de la conducta por este motivo.

Séptimo.- Sobre los daños y perjuicios.

A- Por las acciones marcarias.

Se pretende por las demandantes la indemnización por tres conceptos: daño emergente y lucro cesante, daño moral y perjuicio al prestigio de la marca. Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas procede estimar la pretensión de la actora en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la Propiedad Industrial.

Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbrica Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Acreditado el requerimiento y el incumplimiento posterior, así como la notoriedad ha de estimarse la pretensión en los siguientes términos:.

Sobre la cifra de negocios y el 1% de la misma, obtenida por las demandadas, y los beneficios netos, su liquidación se practicará sobre la base del 219 de la LEC y practicándose el requerimiento del 328 y 329 de la LEC ya en la propia ejecución. La oposición que pudiere suscitarse al respecto de dicha liquidación se sustanciará en sede de ejecución por el trámite de la oposición a la ejecución, en la que las partes podrán proponer la prueba que estimen pertinente, con garantía de los derechos de oralidad, inmediación y contradicción. Sobre los beneficios, la liquidación habrá de ajustarse al criterio marcado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012 que excluye ciertos gastos estructurales o indirectos, pero no todo ellos, y concreta que los de publicidad, transporte (de venta, pues el de compra ya ha sido descontado) y personal han de descontarse proporcionalmente atendiendo al total de las ventas. Así establece:

El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- € de tal manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transporte de venta y personal. Si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectosdeducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita.

En cuanto al daño emergente, se considera acreditado en su totalidad por importe de 4.726Ž60 €. No se trata, como sostiene la demandada, deunos gastos que deban considerarse costas a los efectos de su liquidación porque no sólo sirven para demostrar la existencia de la infracción, y por tanto, probar los hechos en los que se sustenta la demanda, sino que son propiamente de investigación sobre la realidad de la infracción, presupuesto para el ejercicio de las acciones.

Todas las facturas parecen ajustarse a unos gastos acreditados y de mercado (documento nº 88).

En lo concerniente al daño moral, no consta acreditado que los perfumes de las demandadas sean de inferior calidad o se encuentren defectuosamente presentados, ya que ni en la peor de todas las presentaciones existe riesgo de confusión o asociación por el modo de empleo de los signos, por lo que es insuficiente para generar un perjuicio per sesegún dispone el artículo 43.1 LM . de la misma manera no obra en las actuaciones elemento alguno que permita hablar del referido perjuicio moral. La venta en farmacias y salones de estética no es en modo alguno denigratoria de la imagen de las marcas por cuanto que se trata de centros que son buscados por muchas marcas y para la venta en exclusiva de sus productos de forma que ofrezcan una mejor imagen (vrg KERASTASE). La venta por Internet, en numerosas resoluciones precedentes ya he declarado que, atendida la realidad social de nuestro tiempo, no supone afectación alguna a la imagen de ninguna marca.

Desprestigio, por las mismas razones, tampoco se ha producido. Lo único que pudiera catalogarse indiciariamente como tal es el hecho de hacer saber al consumidor que el precio que se abona por los productos de las demandantes es desproporcionado atendiendo al valor intrínseco del producto, si bien ello se produce por la mera existencia de imitaciones, que son legítimas, y no tanto por la equivalencia. Además, esta realidad ya es conocida por el consumidor medio, por cuanto que sabe que al adquirir un perfume o cualquier otro producto de lujo está pagando por mucho más que por el coste de fabricación y distribución del mismo, ya que se incluyen gastos de publicidad ytoda la aureola de lujo que la acompaña.

Finalmente la publicación en dos diarios (pretensión común a las acciones de marca y competencia desleal y contenida respectivamente en los artículos 41.1 e) LM y 32 LCD ) parece adecuada atendiendo a la considerable trascendencia de los hechos. Así se desprende de la existencia de la web y la cantidad de comercios en toda España que pueden hacer vendido los productos con los listados de equivalencias. En el presente, entiendo correcta la publicación del Fallo en los periódicos EL PAIS y EXPANSIÓN en los mismos caracteres que las noticias de la página, a costa del demandado. Se ajusta así al principio de proporcionalidad y a la naturaleza resarcitoria que sobre esta consecuencia jurídica predica la jurisprudencia, entre otras, STS sección 1 del 11 de febrero de 2011 .

B.- Por la competencia desleal.

Se ejerce por ANTONIUO PUIG la acción de enriquecimiento injusto del artículo 32.1 6º LCD para la que está legitimada por aplicación del artículo 33 del mismo texto legal .

Obedece según la actora a una misma aritmética que el lucro cesante marcario (beneficio unitario antes de impuestos x número de unidades vendidas).

Viendo en qué consiste según la codemandante ha de concluirse lo siguiente:

En primer lugar, que el enriquecimiento injusto no es punitivo, de suerte que de acogerse como lo solicita la demandante ello supondría acumular el mismo en sede de competencia desleal al lucro cesante marcario, dando por resultado una duplicidad indemnizatoria con clara naturaleza punitiva. Así lo recuerda Felipe cuando glosa la STS de 29 de diciembre de 2006 , que declara que la reparación del daño, -en que se comprende el lucro cesante - trata de reponer del menoscabo sufrido, mientras que la pretensión de enriquecimiento intenta transferir al actor la ganancia conseguida por el competidor desleal, esto es, todo el valor obtenido por los actos de competencia desleal, aun cuando hay que evitar, en efecto, la duplicidad indemnizatoria.Y no es óbice para la aplicación de esta doctrina que el codemandante que ejerce las acciones de competencia desleal sea diferente de los codemandantes que ejercen las marcarias, ya que la misma no sólo pretende evitar el enriquecimiento injusto de los demandantes sino también el empobrecimiento injusto de los demandados.

En segundo lugar, que al estimarse la pretensiónsólo supone que el operador económico sea incorporado solidariamente como acreedor de la indemnización por lucro cesante/enriquecimiento injusto.

Y en tercer lugar añadir que no se comparte así el criterio de la SAP Vizcaya de 23 de junio de 2005 por cuanto no se entiende incluido el requisito del correlativo empobrecimiento.

Octavo.- Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la LEC y en atención a la estimación sustancial de la demanda, se imponen las costas a la demandada.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador don Vicente Miralles Morera en nombre y representación de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE S.A.S. GAULME S.A.S. y ANTONIO PUIG S.A. contra la mercantil YODEYMA PARFUMS, S.L., y en consecuencia:

Declaro:

Que con los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización, y promoción de sus perfumes mediante el uso de los signos 'CAROLINA HERRERA' 'CH', '212', '212 VIP', '212 NYC', '212 SEXY', 'ULTRAVIOLET', 'PACO RABANNE', 'BLACK XS', '1 MILLION', 'LADY MILLION', 'INVICTUS', 'NINA RICCI', 'NINA' 'JEAN PAUL GAULTIER', 'CLASSIQUE' y 'LE MALE' la demandada, YODEYMA PARFUMS, S.L. ha infringido (i) las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED española nºs 1.208.250 y de la Unión Europea nºs 3.011.020, 4.758.851, 4.760.146, 7.473.754, 7.599.012, y 4.661.492; (ii) las Marcas de PUIG FRANCE S.A.S. de la Unión Europea nºs 9.505.751, 6.529.929, 5.682.141, 7.220.461, 9.625.682, 5.825.708, 9.038.704 y 5.312.459 e Internacionales con efectos en España nºs 432.790, y 719.89 ; (iii) y las marcas titularidad de GAULME, S.A.S. de la Unión Europea nºs 10.665.271, 8.272.791 y 10.757.128.

Que YODEYMA PARFUMS, S.L.ha cometido actos de competencia desleal respecto de la actora ANTONIO PUIG, S.A. al publicitar, ofrecer y distribuir sus perfumes imitaciones de los perfumes originales, con los signos distintivos 'CAROLINA HERRERA' 'CH', '212', '212 VIP', '212 NYC', '212 SEXY', 'ULTRAVIOLET', 'PACO RABANNE', 'BLACK XS', '1 MILLION', 'LADY MILLION', 'INVICTUS', 'NINA RICCI', 'NINA' 'JEAN PAUL GAULTIER' , 'CLASSIQUE' y 'LE MALE'.

Y, en consecuencia, se condena a la demandada:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier acto de comercialización, ofrecimiento, publicidad o promoción de sus perfumes de equivalencia haciendo uso de las marcas registradas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S, antes relacionadas

A retirar del tráfico económico y a destruir a su costa cualquier material publicitario o promocional u otros documentos o materiales propios del negocio de perfumería de la demandada, en los que reproduciéndose los signos 'CAROLINA HERRERA' 'CH', '212', '212 VIP', '212 NYC', '212 SEXY', 'ULTRAVIOLET', 'PACO RABANNE', 'BLACK XS', '1 MILLION', 'LADY MILLION', 'INVICTUS', 'NINA RICCI', 'NINA' 'JEAN PAUL GAULTIER' , 'CLASSIQUE' y 'LE MALE', se haya materializado la infracción de las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S, antes relacionadas.

A suprimir del buscador disponible en su sitio web www.yodeyma.comel criterio de búsqueda basado en los signos 'CAROLINA HERRERA' 'CH', '212', '212 VIP', '212 NYC', '212 SEXY', 'ULTRAVIOLET', 'PACO RABANNE', 'BLACK XS', '1 MILLION', 'LADY MILLION', 'INVICTUS', 'NINA RICCI', 'NINA' 'JEAN PAUL GAULTIER' , 'CLASSIQUE' y 'LE MALE' y abstenerse de efectuar cualquier uso de los mismos de esta naturaleza.

A abstenerse de suministrar a los establecimientos minoristas a los que vende sus fragancias o a cualquier tercero cualquier tipo de material, díptico, listado o medio de identificación, que contenga las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S.

A abstenerse de explotar en su actividad comercial por cualquier medio (incluido el discurso comercial a sus clientes o potenciales clientes) las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S.

A indemnizar solidariamente a CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. ANTONIO PUIG y GAULME, S.A.S. por la infracción de sus Marcas, identificadas en la presente así como por el enriquecimiento injustamente obtenido con la explotación comercial de los perfumes objeto de litigio en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que han quedado fijadas en el Fundamento de Derecho Séptimo de esta resolución,.

A publicar a su costa el fallo de esta Sentencia en el mismo tamaño de letra que el resto de la página en los diarios EL PAÍS y EXPANSIÓN.

A abonar el pago de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, ya que contra ella cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda y firma el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, SALVADOR CALERO GARCIA.

PUBLICACION:- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia públíca en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el letrado de la Admon. de Justicia doy fé.