Sentencia Civil Nº 196/2014, Audiencia Provincial de Baleares, Sección 5, Rec 212/2014 de 26 de Junio de 2014

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

PALMA DE MALLORCA

Rollo 212/14

SENTENCIA: 00196/2014

S E N T E N C I A Nº 196

ILMOS. SRES.

Presidente Acctal:

D. SANTIAGO OLIVER BARCELÓ

Magistrados:

DÑA. COVADONGA SOLÁ RUIZ

DÑA. ARÁNTZAZU ORTIZ GONZÁLEZ

En Palma de Mallorca a veintiséis de junio de dos mil catorce.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Quinta, de la Audiencia Provincial de PALMA DE MALLORCA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 581 /2012, procedentes del Juzgado de lo MERCANTIL N. 2 de PALMA DE MALLORCA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION 0212 /2014, en los que aparece como parte apelante, la demandada CORPORE CENTER PILATES SL, representado por el Procurador de los tribunales, Sr. JOSE ANTONIO CABOT LLAMBIAS, asistido por el Letrado Dª. ESTELA LAURA SOLER BORDA-BOSSANA, y como parte apelada, la demandante CORPORA PILATES, S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sra. MARGARITA JAUME NOGUERA, asistido por el Letrado D. CARMELO BOSA OLIVA.

Es Ponente la Magistrada Ponente la Magistrado Ilma. Sra. DÑA. ARÁNTZAZU ORTIZ GONZÁLEZ.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de PALMA DE MALLORCA, se dictó sentencia nº 13 con fecha 21 de enero de 2014 , en el procedimiento juicio ordinario de derecho de marcas 581/12 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 'Estimo sustancialmente la demanda interpuesta por la procuradora Dña. Margarita Jaume Noguera, en representación de CORPORA PILATES S.L. y, en consecuencia:

1. DECLARO que CORPORA PILATES, S.L. tiene derecho exclusivo y excluyente sobre la marca 'CORPORA PILATES', para proteger y distinguir servicios de enseñanza y formación, servicios de gimnasio y formación física, actividades deportivas y culturales, así como servicios de rehabilitación corporal, servicios de fisioterapia y servicios de masajes corporales.

2. DECLARO que el use de la marca 'CORPORE CENTRE PILATES' por la entidad demandada resulta incompatible con los derechos prioritarios de CORPORA PILATES, S.L., vulnerando los derechos exclusivos de esta sociedad.

3. CONDENO a la demandada, CORPORE CENTRE BALEARS, S.L.:

a. a estar y pasar por las anteriores declaraciones,

b. a abstenerse de usar la marca 'CORPORE CENTRE PILATES' como signo distintivo, ya sea marca, nombre comercial, denominación social o nombre de dominio y retirar DEL MERCADO los productos, envoltorios, material publicitario u otros que posean los elementos anteriormente descritos,

c. y al pago de las COSTAS del procedimiento.

Notifiques a las partes y hágales saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACION, en ambos efectos, ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que deberá interponerse en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación.

SEGUNDO.- Que contra la anterior sentencia y por la representación de la parte demandada CORPORE CENTER PILATES SL, se interpuso recurso de apelación y seguido el recurso por sus trámites se celebró deliberación y votación en fecha 18 de junio del corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-La parte actora ejercita una acción de cesación de actos que violan el derecho en exclusiva de CORPORA PILATES S.L. contra la demandada CORPORE CENTRE BALEAR, S.L., con fundamento en que la parte actora es titular de la marca 'CORPORA PILATES' y la demandada es titular de la marca 'CORPORE CENTRE PILATES' y concurren las siguientes circunstancias:

a) la marca de la actora es anterior a la de la demandada;

b) existe identidad o semejanza entre los signos;

c) existe identidad o similitud entre los productos o servicios;

d) existe riesgo de confusión entre el público, que incluye riesgo de asociación

La demandada se opuso alegando que la marca registrada por ellos cuando se refiere a pilates, se refiere al método. De lo dicho se desprende que ese término carece de distintividad hablando en términos de propiedad industrial.

Con el término pilates coexisten más de 200 marcas registradas.

Alega que la actora se opuso al registro de otras marcas ( como 'pilates corpore, el placer del movimiento), no así a las de ahora demandada.

El registro de la marca CORPORE CENTRE PILATES es mixto esto es, denominativo con un gráfico.

Niega la similitud e insiste en que la ausencia de oposición ante la OEPM impide que prospere la acción, solicita la desestimación de la demanda y la condena al pago de 2000 euros como indemnización.

En la audiencia previa Su Señoría decidió que se trataba de una cuestión jurídica y resolvió que las actuaciones quedaran para sentencia ex art 429 Lec .

La sentencia de instancia fija:

'La cuestión que se somete a enjuiciamiento se ciñe a si el uso de la marca 'CORPORE CENTRE PILATES' constituye o no una infracción de los preceptos que regulan el contenido del derecho de marca, discutiéndose si los signos a confrontar producen riesgo de confusión o asociación en el consumidor. Afirma que 'el dibujo' no ayuda a distinguir una marca de otra. Y concluye que 'la cuestión se centra en las palabras 'corpora' y 'corpore' y, en este sentido, debe concluirse que existe un alto grado de confusión en atención a que únicamente difiere una de otra en una letra; debe tenerse en cuenta que, además, las dos entidades prestan sus servicios en la misma localidad, Palma'

La sentencia estimó sustancialmente la demanda y contra ella se alza la demandada alegando error en la valoración del derecho aplicable por infracción de lo estipulado en el artículo 34.1 LM en relación con el articulo 2.1 LM .

Añade que cabe plantearse si es posible deducir una acción de infracción de marca cuando la actuación de la parte demandada se encuentra amparada por el registro legítimo de una marca; la adversa tan solo entabló una acción de cesación de actos, no una acción de nulidad sobre los derechos que legítimamente adquirió la apelante al registrar y al hacer un uso correcto de su marca.

No obstante esta parte no lo alegó en la contestación a la demanda, como hubiera sido procesalmente correcto, si no en el acto de audiencia previa: 'la actora no interesó la nulidad de la marca de mi representada'insiste en este argumento en el recurso. Unido al argumento de que el reconocimiento ante OEPM veda la acción de cesación marcaria. Además afirma que la actora no presta sus servicios en la ciudad de PALMA DE MALLORCA como erróneamente afirma la sentencia.

SEGUNDO.-Centrados los términos objeto de debate subsiste el primer hecho controvertido, la confusión por la similitud entre las dos marcas a lo que se añade la posibilidad de reclamar la cesación de una marca registrada sin haber solicitado su nulidad.

Con carácter previo, a fin de delimitar el objeto de la protección marcaria debatida entre dos sociedades limitadas titulares de sendas marcas nacionales que entre sus servicios ofrecen el método Pilates debemos -con cita de la sentencia del TS, 448/2013, de 9 de julio Recurso 1930/2011 -, decantar que en este proceso se debate sobre el derecho real de la marca no sobre competencia desleal:

'Como indicamos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre , en los mercados inspirados en las ideas de libertad, el consumidor asume el papel de árbitro de la lucha económica - en afortunada expresión de cierta doctrina - y su decisión sólo merece ser considerada, como tal, en la medida en que sea impulsada por una voluntad y consciencia libres y no mediatizadas.

Es evidente, además de generalmente admitido, que la marca constituye un instrumento esencial para el adecuado funcionamiento del sistema competitivo, ya que ofrece información a los consumidores sobre la procedencia empresarialde los productos o servicios que se introducen en el mercado - en tal sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1990 (C-10/89 ) -.

De otro lado, es cierto que los actos tipificados como ilícitos por la legislación sobre la competencia desleal y por la referida a las marcas pueden tener similares componentes. También lo es que ambas se han servido de unos conceptos idénticos o similares - como el riesgo de confusión, en sus distintas manifestaciones, o el aprovechamiento de la reputación ajena -.

No es de extrañar, por lo tanto, que se plantee cuestión sobre la posibilidad de que ambas normas concurran y, en su caso, sobre si la concurrencia se ha de resolver con la exclusión de una o, por el contrario, admitiéndola de modo cumulativo o alternativo.....

Para resolver la expuesta cuestión hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia ' erga omnes ' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada - como regla, que admite excepciones - al previo registro, no al uso - en tanto la caducidad no se declare -.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si es que está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como fue registrado- en sus aspectos sustanciales -, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo - en tal sentido la sentencia 1167/2008, de 15 de diciembre , entre otras'.

Por ello vamos a prescindir del hecho de que la demanda no afirma que preste sus servicios en Palma.

Sentado que el objeto que protege la marca es el derecho de su titular tenemos en este supuesto, un conflicto entre dos marcas nacionales registradas, la de la parte actora denominativa consiste en dos palabras, la de la demandada mixta a las tres palabras asocia un dibujo.

Como hemos visto la sentencia de instancia ha resuelto desconociendo la distintividad del dibujo y analizando por separado las palabras de modo que busca la similitud entre CORPORE Y CORPORA y concluye que la hay hasta el punto de generar la confusión entre las marcas y por ello estima la petición de cesación en el uso. No así la relativa a la denominación social CORPORE CENTRE BALEAR S.L., pronunciamiento que no ha sido objeto de impugnación.

Revisadas las actuaciones, la Sala considera que asiste razón al recurrente tanto en cuanto a que no procede acordar la cesación de una marca cuya nulidad no se solicitó, como en cuanto a la inexistencia del riesgo de confusión.

En primer lugar, sobre la necesidad de ejercer siquiera sea acumuladamente ambas acciones, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto en sentencia de 20 de julio de 2012 : ' La sentencia de apelación, al resolver, parte de la apreciación fáctica de que el uso, por parte de la demandada, de su denominación social LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L. como nombre comercial coincide con su marca registral núm. 2.660.306, que recordemos es mixta, al estar compuesta por esta misma denominación social (LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L.) y un gráfico, y está registrado para los servicios que ofrece y presta la demandada (servicios de tratamiento del agua, información en materia de tratamiento de materiales de destrucción de basuras, servicios de depuración y evacuación de aguas residuales).

Si la demandada no tuviera registrada su marca o si el empleo de su denominación social no se hubiera hecho de forma que quedara amparado por su marca registrada, en ese caso, tendría sentido entrar a juzgar en que medida la semejanza de signos('El rano' frente a 'LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L.'), a la vista de la similitud de servicios para los que está registrada la marca 'El rano' (fontanería) y aquellos para los que se aplica el signo 'LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L.' (servicios de alcantarillado, depuración y evacuación de aguas residuales e instalaciones de fontanería), puede generar riesgo de confusión, y por ello la actora estaba legitimada para ejercitar el iusprohibendi que le reconoce el art. 34 .2.b) LM .

Pero como en la instancia se parte de la consideración fáctica de que el empleo del signo 'LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L.' constituye un uso de la marca registrada núm. 2.660.306, y no cabe discutirlo ahora en casación , rige la jurisprudencia de esta Sala sobre la necesidad de instar la nulidad de la supuesta marca de cobertura, para que pueda prosperar la violación de la marca anterior.

La actora insiste en que la demandada ha hecho uso de su denominación social como nombre comercial y es esta conducta la que se denuncia infractora de la marca de la actora. Pero no debemos perder de vista que la marca núm. 2.660.306 es una marca de servicios, que incorpora la misma denominación que constituye la denominación social de la demandada. Ello explica que pueda haberse entendido que el empleo de la denominación social de la demandada para anunciar sus servicios suponga un uso de su marca de servicios y, por ello, quede amparado por dicha marca .

En esa situación, para que pudiera prosperar la acción de violación de la marca de la actora, ésta: o bien justificaba en la instancia, que no lo ha hecho, que el empleo de la denominación social de la demandada lo ha sido como nombre comercial y no queda amparado por la marca de servicios de la demandada; o bien interesaba, con carácter previo, y si se quiere acumulado a la acción de violación, la acción de nulidad del registro de la marca , que no la ha ejercitado.

9. El art. 2.1 LM expresamente dispone que la titularidad del derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado. Y sin perjuicio de los derechos que la propia Ley de Marcas confiere al titular de la marca notoria no registrada para oponerse al registro de una marca posterior respecto de la que pueda existir riesgo de confusión ( art. 6.2.d LM ) o para ejercitar el iusprohibendi conforme al art. 34 .5 LM y las acciones de nulidad ( art. 59 LM ), al titular de la marca registrada se le reconoce un conjunto de derechos, con una dimensión positiva de uso exclusivo de la marca ( art. 34 .1 LM ), y con una dimensión negativa de impedir a terceros su uso y el de signos que, en atención a la identidad o semejanza de los productos o servicios a los que se aplican, ocasionen un riesgo de confusión al público ( art. 34 .2 LM ). Paralelamente, al titular de la marca registral se le impone un deber de uso real y efectivo, para evitar que pueda perder su registro por caducidad [ arts. 39 y 55.1.c) LM ].

En este contexto normativo, la reciente Sentencia 177/2012, de 4 de abril , recuerda que 'la jurisprudencia española ha exigido a quien pretenda en la demanda la declaración de que el uso de una marca registrada constituye una ilícita invasión del ámbito de exclusiva reconocido a otra de protección prioritaria, el ejercicio de la acción de nulidad del registro de cobertura, dado que éste no debía haberse practicado, por generar riesgo de confusión con la preferente'.

No obstante, apostillábamos en la reseñada Sentencia 177/2012 , 'la mencionada exigencia ha de entenderse completada por la posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones declarativa de la nulidad del registro de una marca de cobertura y de violación de la otra-pues la estimación de ambas ganará firmeza a la vez-, así como por la previsión contenida en el artículo 54 de la Ley 17/2001 , a cuyo tenor la declaración de nulidad implica que el registro anulado nunca fue válido, considerándose que el mismo -así como la solicitud de que se practique- no ha tenido nunca los efectos previstos en la propia Ley'.

Así se entiende que la Audiencia haya denegado la acción de violación de la marca de la actora, al advertir que el uso del signo 'LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L.' está amparado por la marca de servicios núm. 2.660.306, que incorpora dicha denominación, mientras no se pida la nulidad de esta última marca.'

Por lo que, es jurisprudencia que no procede acordar la cesación del uso en una marca registrada cuya nulidad, no ha sido solicitada.

Ello no obstante, a fin de agotar los argumentos de la recurrente, procede analizar los elementos registrados pues procede rechazar también el riesgo de confusión.

Al folio 97 documento 5 la marca denominativa con carácter estándar para los servicios 44 y 41 (CLASIFICACIÓN NIZA) es como sigue:

CORPORA PILATES

Al folio 102 contra como documento 6 la marca denominativa con gráfico para los servicios 41 ( CLASIFICACIÓN NIZA)

Nos hallamos en sede de protección marcaria -diferente a la competencia desleal-para apreciar la vulneración del derecho de marca conferido a CORPORA PILATES procede valorar las marcas en abstracto.

La jurisprudencia, tiene declarado, entre otras en sentencia de la Audiencia Provincial de MADRID SAP, Civil sección 28 del 05 de mayo de 2014 (ROJ: SAP M 6868/2014) Sentencia: 143/2014 | Recurso: 700/2012 :

'Antes de proseguir, nos parece fundamental el que remarquemos que la marca registrada por la parte actora no es meramente denominativa , sino mixta , compuesta de texto y gráfico, y en ella la relevancia de este último componente, tanto en la figuración que incorpora como en la grafía particular de las letras, goza de una importancia bastante acusada. No cabe efectuar, por lo tanto, un análisis comparativo de dicho signo con respecto a otros como si la marca de la parte demandante fuera meramente denominativa, obviando la acusada significación del resto de sus componentes.

La jurisprudencia europea, al fijar los términos de la comparación entre signos que puedan entrar en conflicto, ha señalado que ha de efectuarse una apreciación globaldel riesgo de confusión, en lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los mismos , lo que debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación globalde dicho riesgo. La jurisprudencia europea - sentencias del TJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95 , ' Sabel ', de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, 'Lloyd ' y de 20 de marzo de 2003, caso 'Sadas - ha remarcado la necesidad de atender, al comparar signos, a la impresión de conjunto que producen, sin descomponer la unidad fonética o gráfica de los mismos. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35 y la jurisprudencia citada). La sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur/Koipe, asunto C-498/07 P, señala que tanto para la apreciación de la similitud entre dos marcas como para la de la existencia de riesgo de confusión no cabe limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca y a compararlo con otra marca .Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (véanse, en este sentido, el auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 32 , y las sentencias de 6 de octubre de 2005, Medion, C- 120/04 , apartado 29 , y 12 de junio de 2007 , OAMI/Shaker , C-334/05 P, apartado 41). A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado también que, según reiterada jurisprudencia, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes . No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante( sentencias OAMI/Shaker, antes citada, apartados 41 y 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, apartados 42 y 43, y jurisprudencia citada).' -(el subrayado es nuestro)-

En el supuesto que nos ocupa la marca titularidad de la actora (aquí apelada) es denominativa mientras el recurrente insiste en la naturaleza mixta de la marca cuya cesación se combate.

La relevancia del dibujo sobre fondo negro no puede ser desconocida.

La comparación global de las dos marcas no permite mantener la similitud confusoria precisamente por la fuerza de la imagen mixta (una semicircunferencia sobre fondo negro con las letras en blanco en la parte inferior del signo) .La denominación, pese a la pretendida identidad de los servicios ofrecidos, no permite apreciar el riesgo de confusión por la diferencia entre la marca mixta y la de la demandante.

A ello se añade como alega y prueba la demandada apelante(cfr listado de marcas registradas OEPM), que existen decenas de marcas conteniendo la palabra pilates, siendo más que las dos en litigio, las que también se identifican con la palabra centre.

Como corolario de lo anterior respecto a los requisitos para apreciar la confusión, la sentencia de 22 de diciembre Audiencia Provincial de Barcelona Recurso 486/2011 razona:

'3. Para resolver las cuestiones que el recurso plantea es preciso comenzar recordando algunas ideas básicas que nos permitan situar correctamente el conflicto:

a) El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación, introducido a nivel comunitario por la Directiva 89/104/CEE y recogido por la LM en su art. 6.1 b ).

b) El examen debe hacerse a partir de la compatibilidad en abstractode los signos enfrentados, no desde su compatibilidad en concreto. Es decir, debe prescindirse de las circunstancias concretas en las que los signos se presentan al consumidor para prestar atención exclusivamente a los propios signos.

c) Principio de especialidad, esto es, que la compatibilidad entre los signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios que con ellos se trata de distinguir.

d) La comparación entre las marcas debe hacerse de acuerdo con una primera impresión, de manera que son irrelevantes las circunstancias que no se aprecian a primera vista.

e) La comparación entre los signos debe hacerse en una visión de conjunto de los elementos enfrentados, si bien los elementos denominativos suelen predominar sobre los gráficos.

f) En la comparación deben ser excluidos los elementos puramente descriptivos. Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón a su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor ( STJCE de 28 de septiembre de 1998 , Canon c. MGM )'.

g) El eje de referencia de la comparación debe ser el consumidor medio de los productos o servicios que distinguen las marcas comparadas.

4. No se ha cuestionado por las partes, como antes ya se ha adelantado, que los signos son utilizados por las partes para distinguir los mismos servicios, lo que también es un factor a tomar en consideración al hacer el examen de confundibilidad entre ellos ( STJCE 19 septiembre de 1998 , As. Canon/Metro Goldwyn-Mayer).

5. Si la compatibilidad debe juzgarse en abstracto, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la competencia desleal, resulta irrelevante cómo se hayan venido utilizando los signos. Ha actuado bien, por lo tanto, el Sr. magistrado de instancia, al no tomar en consideración a estos efectos más que los signos en la forma en la que se encuentran registrados.'

Es por ello que procede la estimación del recurso y la desestimación de la demanda.

TERCERO.-La estimación del recurso implica una desestimación de la demanda, por lo que procede condena en costas en primera instancia, en recta aplicación del principio del vencimiento objetivo ex art, 394 LEC . Respecto a las de esta alzada no procede condena en costas ex art. 398 LEC .

En virtud de lo que dispone la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial , introducida por el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se acuerda la devolución del depósito consignado para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y cualesquiera otros de general y pertinente aplicación y en atención a lo expuesto

Fallo

Estimando el recurso interpuesto por el Procurador JOSE ANTONIO CABOT LLAMBÍAS en nombre y representación de CORPORE CENTER PILATES SL contra la sentencia nº 13 de 21 de enero de 2014 , revocamos la misma y en consecuencia,

DESESTIMAMOS la demanda interpuesta por CORPORA PILATES, S.L. contra CORPORE CENTER PILATES SL con condena en costas de primera instancia, sin que proceda la condena en esta alzada

Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir,