Sentencia CIVIL Nº 197/2018, Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 897/2017 de 23 de Julio de 2018

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 197

En Valencia, a veintitres de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 897/2017 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad EXCLUSIVE CAPS S.L. y D. Carlos Daniel, representados por el Procurador Sr. Solsona Espriu y asistido del Letrado Sr. Silvestre Camps, como parte demandante y JOY AND LIFE CLOTHING COMPANY SPAIN S.L. y D. Luis Miguel, representados por el Procurador Sra. Cucarella Pons y asistido del Letrado Sr. Garcia Hernández, como parte demandada-reconviniente, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a la ya citada demandada, interesando que tras los tramites procedimentales oportunos se dictase sentencia por la que se adoptasen los siguientes pronunciamientos:

1.- Declare que las conductas del demandado suponen una infracción de los derechos marcarios de los actores y de la propiedad intelectual, declarándose igualmente desleales las conductas realizadas por el mismo, condenándole al cese de conductas infractoras si todavia se estuvieran produciendo al tiempo de dictarse la sentencia.

2.- Se condene al demandado a dejar de utilizar el dominio xtressoriginal al infringir los derechos marcarios de la demandante.

3.- Se condene al demandado a que indemnice a las actoras en concepto de daños y perjuicios conforme a lo especificado en el hecho septimo de la demanda, y conforme a lo establecido en el art. 43.2 letra a) y art. 45 LM y 140.2 LPI.

4.- Se condene al demandado a ordenar la publicacion de la sentencia recaida en estos autos en dos revistas y publicaciones de difusion nacional que esta parte reseñará en el momento de ejecución de sentencia, siendo los gastos de la publicación a costa del demandado.

5.- Que se le condene al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en veinte dias compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldia, lo que fue verificado en legal forma, oponiéndose a la demanda adversa y sosteniéndose demanda reconvencional. Contestada que vino por la actora inicial la reconvención deducida, seguidamente se convocó a las partes al acto de la audiencia previa que se celebró con su asistencia en fecha 10 de mayo de 2018, ratificando las partes sus respectivos escritos procesales y solicitando el recibimiento del pleito a prueba, admitiéndose los medios probatorios que se reputaron pertinentes. Seguidamente, se señaló para que tuviere lugar el acto del juicio la audiencia del dia 14 de junio de 2018, en que ha tenido lugar.

TERCERO.- Practicados los medios probatorios admitidos como pertinentes y útiles, con el resultado que quedó registrado en el correspondiente soporte audiovisual, en fecha 14 de junio de 2018 quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.

CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte demandante sostiene demanda, al amparo de la normativa reguladora del derecho de marca asi como de la propiedad intelectural frente a los aquí demandados, a los que reprocha un uso indebido e inconsentido del signo distintivo X XTRESS EXCLUSIVE.

Alega el actor inicial D. Carlos Daniel que era socio de D. Luis Miguel en la entidad EXCLUSIVE CAPS S.L., a razon del 50% del capital cada uno de ellos, hasta el 31 de enero de 2017 el primero le adquirió sus participaciones al segundo,

En el Registro de Marcas de la OEPM aparece inscrito con numero 3113217 marca nacional para productos de la clase 25 del nomenclator, el siguiente signo del que figura como titular el aquí codemandado (y actor por via reconvencional) D. Luis Miguel en condominio con el actor inicial (y demandado por via reconvencional Sr. Carlos Daniel) a razon del 55% y el 45% respectivamente

Es un hecho acreditado, pues tal resulta de las escrituras publicas al efecto aportadas a la causa, que en fecha 31 de enero de 2017 se otorgan hasta cuatro escrituras (de compraventa de participaciones, de declaración de unipersonalidad, de elevación a publico de acuerdos sociales y de 'asunción de obligaciones') donde las personas fisicas ahora en contienda, zanjan su relación mercantil previa, quedando el Sr. Carlos Daniel como socio único de la compañía EXCLUSIVE CAPS S.L., y alcanzado las partes una serie de acuerdos para la explotación en el futuro de productos marcados con el signo del que son cotitulares (documento num. 2 de la demanda).

La parte demandada ha comparecido en las actuaciones y se ha opuesto a la viabilidad de la demanda deducida de contrario, en base a las consideraciones que al efecto ha desarrollado en su escrito de contestación y que se han ido apuntando en el tramite de fijacion de hechos controvertidos y en conclusiones finales. Asimismo se sostiene demanda reconvencional, sosteniendo pretensiones al amparo de la normativa reguladora de la competencia desleal, con invocación como supuestamente infringidos de los articulos 4, 9 y 13 de la Ley de Competencia Desleal.

Se ha planteado en primer término por la parte demandada la virtualidad de las excepciones de:

- Indebida acumulación de acciones.

- Falta de legitimación activa

- Falta de legitimación pasiva.

El supuesto de la indebida acumulación de acciones vino resuelto en el acto de la audiencia previa, en sentido desestimatorio. Por su parte, las denuncias de falta de legitimación, en cuanto que atendido su decurso, se estimaron cuestiones atinentes al fondo del asunto (ad causam), y por ende se pospuso su análisis a sede de sentencia definitiva.

SEGUNDO.- En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2003, dictada ciertamente al amparo de la ley anterior pero cuya doctrina es perfectamente aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 17/2001, enuncia en relación al articulo 30 de la Ley de 1988 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes:

a) La facultad de aplicar la marca o producto.

b) La facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca.

c) La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.

El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares.

El antiguo articulo 12-1-a) de la Ley de Marcas, prohibía el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La vigente regulación, en su articulo 6-1, ya no hace mención a esa triple identidad o semajanza, pero la doctrina estima que tal criterio no puede estimarse superado en cuanto que se trata de un test idóneo en orden a la recta aplicación en sus justos términos del ius prohibendi del articulo 34-2 de la Ley, bien entendido que en todo caso y salvo que el elemento grafico lleve a una radical disparidad (o coincidencia), es el elemento fonético y la grafia denominativa la que han de resultar prioritarias en el analisis del caso concreto de que se trate.

El articulo 40 de la Ley de Marcas enuncia la regla general en materia de tutela de la posición del titular de una marca registrada frente a la conducta de terceros que quebranten el derecho de exclusiva inherente a aquella titularidad. Al efecto, se enuncia que 'el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan frente a quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible'.

Y ya hemos enunciado más arriba que una de las condiciones para que la protección de la marca sea realmente eficaz es evitar que en el futuro pueda mantenerse la agresión que el signo padece. Ello confiere a la acción de cesación la relevancia que ostenta. La doctrina más autorizada ha señalado que para la procedencia de esta acción es suficiente la concurrencia de dos presupuestos, a saber:

1.- La existencia de la violación.

2.- El riesgo de que la violación vaya a repetirse.

Sin embargo, es dable considerar que, en sentido estricto, para la procedencia de la acción de cesación es necesario unicamente que concurra, amén del presupuesto relativo a la legitimación del reclamante, la actualidad de la violación que se denuncia. Tal consideración no empece, sin embargo, a que evidentemente la acción de cesación debe proyectarse hacia el futuro mediante la prohibición de que se reiteren actos identicos a los que, eventualmente, se ha estimado suponen infracción de los derechos de marca, pero sin que sea necesario ni exigible la concurrencia del 'riesgo' de repetición.

En el caso que nos ocupa, y a salvo lo que se dirá inmediatamente en punto a los signos utilizados en redes sociales y soportes web, lo cierto es que el conflicto inter partes no se suscita en el ambito marcario. Y ello es asi porque los dos sujetos personas fisicas en conflicto son cotitulares del signo distintivo registrado, y pactaron libre y voluntariamente autorizarse el uso en el futuro. Eso sí, el Sr. Luis Miguel solo podia comercializar gorras on line. Esto es, en el ambito marcario la actora inicial (como tampoco el demandado) no puede invocar el ius prohibendi precisamente frente a quien fue su socio hasta el 31 de enero de 2017.

TERCERO.- Debe resultar pacífico que el titular de una marca lo es en todos los ámbitos, a saber, en lo que ahora interesa, tanto en los canales ordinarios de distribución, comercialización y aun comunicación, como en el marco de los nuevos ámbitos de comunicación telemática.

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso del signo distintivo infractor va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

El titular de una marca tiene el derecho exclusivo a utilizarla (articulo 34-1) y a prohibir ex articulo 34-2 que los terceros utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, cualquier signo idéntico o semejante:

- Para productos y servicios idénticos o similares, supuesto que pueda implicar riesgo que confusión (que incluye el riesgo de asociación).

- Para productos o servicios no similares cuando se trate de una marca notoria o renombrada registrada cuando concurren los presupuestos de utilización sin justa causa y que pueda indicar una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca o en general, que pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoridad o renombre de dicha marca.

La Ley de Marcas, ex articulo 34-3-e) establece a favor del titular de la marca el derecho a prohibir a cualquier tercero, sin autorización, que use su signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. La diferencia entre la marca y el nombre de dominio es que en Internet no despliegan virtualidad dos elementos transcendentales en derecho marcario, cuales son los principios de territorialidad y de especialidad. A saber, el nombre de dominio es unívoco y universal con independencia del territorio y aun del uso que se haga del mismo.

En el supuesto de conflicto entre el signo distintivo, marca, y el nombre de dominio, cual es el caso que se nos plantea en este litigio, en este momento de la resolución definitiva que se dicta, cabe analizar las posibilidades de tutela de la posición del titular de la marca (o de los cotitulares en este caso) en atencion a los pactos inter privatos habidos en 31 de enero de 2017.

La conclusión es clara si consideramos que los demandados han procedido al registro a su favor del nombre de dominio wwwxtressoriginal.com,, de suerte que atendidos los pactos habidos en punto a la comercializacion de gorras solo por via on line, y la prohibicion de utilizar los anteriores registros de dominio xxtressexclusive, parece claro que ninguna infracción se habría venido a cometer.

Debe tenerse en cuenta que en aquellos supuestos en los que alguno de los elementos de la marca destaca de tal forma del conjunto que acapara en mayor o menor medida la atención de los consumidores y concentra la fuerza distintiva del signo, constituyendo lo que se ha denominado 'núcleo' del mismo, aquella capacidad distintiva no se ve enturbiada por la unión de aditamentos que, ciertamente, no destruyen aquel poder individualizador, como ocurre en el supuesto de autos con la confrontacion entre 'original' y 'exclusive'.

Debe desestimarse la demanda inicial rectora de las presentes actuaciones.

CUARTO.- La parte demandada sostiene demanda reconvencional e impetra tutela al amparo de la normativa que tutela la par conditio concurrentium.En particular, se invocan como supuestamente infringidos los articulos 4, 9 y 13 de la Ley de Competencia Desleal.

Pues bien, de tales preceptos, debemos en este momento hacer consideración de la improcedencia de la genérica llamada del articulo 4 de la Ley de Competencia Desleal, y sin perjuicio de lo que se dirá en fundamentos juridicos posteriores.

Y es que por lo que al citado precepto se refiere, el articulo 4 de la Ley de Competencia Desleal establece una claúsula general en los términos de que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Los elementos constitutivos de dicha claúsula general son:

- Una actuación con fines concurrenciales.

- Una practica concurrencia que objetivamente, sobrepasa las exigencias de lealtad que deben delimitar a todo mercado altamente transparente y competitivo.

Pues bien, es claro que la cláusula general del artículo 4 solo ha de resultar de aplicación, de manera subsidiaria, en los casos en que la conducta de que se trata no encuentre acomodo adecuado en la tipologia de conductas que se tipifican a los articulos siguientes, articulos 6 y siguientes.

La Ley 3/1991, de 10 de enero, y conforme a su Preámbulo, configura la competencia desleal, como una pieza legislativa de importancia capital, dentro del sistema del derecho, mercantil, al configurarse un marco jurídico, capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial, y todo ello, debido al desarrollo de la economía y la apertura de nuevos mercados, por lo que se trata de defender con la misma, el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden comercial debidamente saneado.

Así, según el artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal, ésta tiene por finalidad la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales (artículo 2). El artículo 4 declara, como cláusula general, que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrarío a las exigencias de la buena fe. Por su parte el artículo 11 establece que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, todo ello, obviamente sin perjuicio de admitirse y asumirse que debe partirse, evidentemente, del principio constitucional de libertad de empresa y del principio económico de la libre competencia, uno y otro de acuerdo con la Ley y con las limitaciones que ésta pueda imponer.

La debida resolución del litigio que nos ocupa pasa por recordar y hacer llamamiento de la clasica doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1987 (aun cuando las menciones legislativas sean al E.P.I.), cuando se dice que 'este es el verdadero sentido conceptual de la modalidad de propiedad industrial conocido como marca o signo distintivo de la producción y el comercio, que aparece definido y regulado en los articulos 118 y siguientes del Estatuto, y que tiene diferente naturaleza y finalidad de la otra figura de la propiedad industrial conocida como modelo industrial o artística, constituyendo concepciones relativas a la forma o apariencia de los productos ya conocidos, en los que la innovación formal en ellos introducida, no modifica las características que poseen respecto a su utilidad, ni las hace mejores para el fin a que están destinadas, pero sí les prestan un aspecto más original, agradable o estético, haciéndolos más individualizados o más de acuerdo con las exigencias de la moda; características, y regulación legal, recogidas en los articulos 182 y siguientes del mencionado Estatuto. Así pues, en el presente caso, la sentencia recurrida correctamente afirma que no existe posibilidad de comparar e identificar la marca impugnada, con la forma de fabricar, representar u ornamentar sus productos el recurrente, pues se trata de modalidades heterogéneas de la propiedad industrial; lo que no impide la posibilidad de la existencia de una confusión, si la entidad demandada fabricara sus productos incluyendo en su configuración externa la reiterada y discutida ventana, pero ello entraría en el ámbito propio de otra forma de propiedad industrial, que aquí no se ha planteado'.

Pues bien, de aquéllos preceptos invocados por la actora, aparece claro que el proceder que se denuncia verifica la parte demandada en via reconvencional en modo alguno resultaría incardinable en el articulo 9 o en el articulo 13 de la LCD. La demandante por via reconvencional denuncia supuestos actos de denigracion y de revelacion de secretos. Y el fundamento de tal descansa esencialmente en que se habria publicitado en la pagina web de la compañía EXCLUSIVE CAPS S.L. los terminos de los acuerdos inter partes, y se estaria difundiendo que se procede de manera contraria a Derecho por parte del adverso con quebranto precisamente de tales pactos.

Pues bien, al respecto baste decir lo siguiente:

1.- Desde luego no concurre supuesto de revelación de secretos cuando la disposición de la información en cuestion se opera por un sujeto perfectamente legitimado en cuanto que participe del proceso de su gestación y que dispone de la misma de modo directo e inmediato. Para que el escenario fuere diverso en una tal situación de sujetos, seria necesario que expresamente se hubiere establecido una clausula de confidencialidad, lo que no es el caso, como resulta del tenor del documento num. 2 aportado con la demanda (y perfectamente admitido por la contraria).

2.- No se produce denigración cuando un sujeto que se estima agravidado formula denuncia o demanda ante las instancias pertinentes, y en paralelo hace constar en la información accesible al publico que -en su parecer- se está siendo victima de un proceder contrario a Derecho por parte de terceras personas.

Por lo expuesto, debe desestimarse la demanda reconvencional.

QUINTO.- Que en materia de las costas procesales causadas en esta sede, atendida la suerte que merece tanto la demanda inicial como la demanda reconvencional, no porcede efectuar especial pronunciamiento, de conformidad con lo prevenido en el vigente articulo 394 de la LEC., de manera que cada una de las partes atienda las causadas a su instancia, y eventualmente las comunes por mitad.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que desestimando como desestimo la demanda inicial promovida por el Procurador Sr. Solsona Espriu en la representación que ostenta de sus mandantes EXCLUSIVE CAPS S.L. y D. Carlos Daniel, y desestimando como desestimo la demanda reconvencional planteada por la Procuradora Sra. Cucarella Pons en la representación que ostenta de sus mandantes D. Luis Miguel y JOY AND LIFE CLOTHING COMPANY SPAIN S.L., se adoptan los siguientes acuerdos:

1.- Que debo absolver y absuelvo a D. Luis Miguel y la entidad JOY AND LIFE CLOTHING COMPANY SPAIN S.L. de las pretensiones deducidas en su contra en la demanda inicial rectora de las presentes actuaciones.

2.- Que debo absolver y absuelvo a EXCLUSIVE CAPS S.L. y D. Carlos Daniel de las pretensiones deducidas en su contra en la demanda reconvencional.

3.- Todo ello sin pronunciamiento en materia de costas procesales.

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del deposito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.