Sentencia CIVIL Nº 198/2018, Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 1070/2017 de 24 de Julio de 2018

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 198

En Valencia, a veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 1070/2017 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad LJ SERVICIOS Y ROTULACION S.L. UNIPERSONAL, representado por el Procurador Sra. Ventura Ungo y asistido del Letrado Sr. Cifre Bordoy, como parte demandante y Dña. María Milagros, representada por el Procurador Sr. Alapont Beteta y asistido del Letrado Sra. Cutini, como parte demandada-reconviniente, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a la ya citada demandada, interesando que tras los tramites procedimentales oportunos se dictase sentencia por la que se adoptasen los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declare que la entidad demandada ha realizado actos de violación de la marca nacional mixta num. 3655274 para la clase 44, titularidad de la actora, mediante la utilización de un signo distintivo idéntico al marcariamente protegido.

2.- Condene a la demandada a la cesación en la utilización del mencionado signo distintivo titularidad de la actora.

3.- Prohiba a la demandada a realizar en el futuro actos consistentes en la utilizacion del signo distintivo mencionado, titularidad de la actora.

4.- Condene a la demandada a retirar del tráfico económico y mercantil, y a destruir a su costa, todos los elementos en los que se materializa el signo distintivo confrontado.

5.- Condene a la demandada a abstenerse a explotar en su actividad comercial por cualquier medio la marca nacional mixta numero 3655274 para la clase 44, titularidad de la actora.

6.- Se condene a la demandada a los daños y perjuicios ocasionados ex art. 42 de la Ley de Marca, los cuales se valorarán en sede ejecución de sentencia.

7.- Condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, y al pago de las costas derivadas del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en veinte dias compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldia, lo que fue verificado en legal forma, oponiéndose a la demanda adversa y sosteniéndose demanda reconvencional. Contestada que vino por la actora inicial la reconvención deducida, seguidamente se convocó a las partes al acto de la audiencia previa que se celebró con su asistencia en fecha 31 de mayo de 2018, ratificando las partes sus respectivos escritos procesales y solicitando el recibimiento del pleito a prueba, admitiéndose los medios probatorios que se reputaron pertinentes. Seguidamente, se señaló para que tuviere lugar el acto del juicio la audiencia del dia 5 de julio de 2018, si bien tal señalamiento vino suspendido a instancia de parte, señalándose en su lugar la audiencia del dia 12 de julio de 2018, en que ha tenido lugar.

TERCERO.- Practicados los medios probatorios admitidos como pertinentes y útiles, con el resultado que quedó registrado en el correspondiente soporte audiovisual, en fecha 12 de julio de 2018 quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.

CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte demandante sostiene demanda, al amparo de la normativa reguladora del derecho de marca frente a la aquí demandada, a la que reprocha un uso indebido e inconsentido del signo distintivo 4YOU para establecimientos de estética.

En el Registro de Marcas de la OEPM aparece inscrito con numero 3655275 (y no con el numero 3655274 como erroneamente indican las partes) marca nacional para productos de la clase 44 del nomenclator, el siguiente signo del que figura como titular el aquí actor inicial:

La parte demandada ha comparecido en las actuaciones y se ha opuesto a la viabilidad de la demanda deducida de contrario, en base a las consideraciones que al efecto ha desarrollado en su escrito de contestación y que se han ido apuntando en el tramite de fijacion de hechos controvertidos y en conclusiones finales. Asimismo se sostiene demanda reconvencional, sosteniendo la acción reivindicatoria del registro de la marca.

SEGUNDO.- En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2003, dictada ciertamente al amparo de la ley anterior pero cuya doctrina es perfectamente aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 17/2001, enuncia en relación al articulo 30 de la Ley de 1988 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes:

a) La facultad de aplicar la marca o producto.

b) La facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca.

c) La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.

El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares.

El antiguo articulo 12-1-a) de la Ley de Marcas, prohibía el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La vigente regulación, en su articulo 6-1, ya no hace mención a esa triple identidad o semajanza, pero la doctrina estima que tal criterio no puede estimarse superado en cuanto que se trata de un test idóneo en orden a la recta aplicación en sus justos términos del ius prohibendi del articulo 34-2 de la Ley, bien entendido que en todo caso y salvo que el elemento grafico lleve a una radical disparidad (o coincidencia), es el elemento fonético y la grafia denominativa la que han de resultar prioritarias en el analisis del caso concreto de que se trate.

El articulo 40 de la Ley de Marcas enuncia la regla general en materia de tutela de la posición del titular de una marca registrada frente a la conducta de terceros que quebranten el derecho de exclusiva inherente a aquella titularidad. Al efecto, se enuncia que 'el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan frente a quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible'.

Y ya hemos enunciado más arriba que una de las condiciones para que la protección de la marca sea realmente eficaz es evitar que en el futuro pueda mantenerse la agresión que el signo padece. Ello confiere a la acción de cesación la relevancia que ostenta. La doctrina más autorizada ha señalado que para la procedencia de esta acción es suficiente la concurrencia de dos presupuestos, a saber:

1.- La existencia de la violación.

2.- El riesgo de que la violación vaya a repetirse.

Sin embargo, es dable considerar que, en sentido estricto, para la procedencia de la acción de cesación es necesario unicamente que concurra, amén del presupuesto relativo a la legitimación del reclamante, la actualidad de la violación que se denuncia. Tal consideración no empece, sin embargo, a que evidentemente la acción de cesación debe proyectarse hacia el futuro mediante la prohibición de que se reiteren actos identicos a los que, eventualmente, se ha estimado suponen infracción de los derechos de marca, pero sin que sea necesario ni exigible la concurrencia del 'riesgo' de repetición.

En el caso de autos, la parte actora inicial, titular del registro de la marca de que se trata, ejercita la accion de cesación y correlativamente la parte demandada ejercita la acción reivindicatoria. Pues bien, al respecto deben considerarse los siguientes extremos, que se han estimado acreditados:

1.- La demandada ejerce la profesion de esteticista, teniendo al efecto establecimiento abierto al público. En orden a la recta identificacion de su establecimiento, gesta con su pareja el identificativo pertinente, a saber 'for you'.

2.- La pareja de la demandada, de manera mas o menos informal, encarga a la entidad actora la gestacion de posibles diseños que resulten apropiados para la rotulación del establecimiento y sus documentos mercantiles. La entidad demandante inicial, y sus dependientes, se ponen a ello a partir de las ideas y sugerencias que le transmiten los comitentes del trabajo.

3.- En paralelo a ello, el hermano de la demandada, estudiante de diseño grafico, también se pone a la tarea de gestar posibles diseños idoneos, igualmente a partir de las ideas y sugerencias de su hermana y su pareja.

4.- La actora inicial, cuyo objeto social nada tiene que ver con el ejercicio de las profesiones de estilismo, estetica y tratamientos de belleza, registra a su favor en la OEPM el signo '4 YOU' cuyo grafico se ha estampado en el fundamento juridico primero.

De todo ello parece claro que debe concluirse la improcedencia de la demanda inicial. El actor inicial sostiene el ius prohibendi propio del articulo 34 LM frente a aquél que viene utilizando el signo en el trafico económico con anterioridad, que lo gestó y que precisamente le vino a pedir que lo analizara para gestar un identificativo atractivo y adecuado. Esto es, es claro que la entidad actora bien podrá, en su caso, pretender el cobro de la suma dineraria pertinente por los trabajos efectuados por cuenta del comitente, pero no puede legitimamente proceder al registro del signo que le vino comentado por el cliente, para después demandar a éste en cesación sostiendo el ius prohibendi erga omnes inherente a tal titularidad.

Correlativamente, debe prosperar la acción reivindicatoria. Es claro que en nuestro sistema la mala fe no se presume, sino que debe venir acreditada. En este caso los hechos concluyentes que se han descrito más arriba son singularmente reveladores de un proceder fraudulento por parte de la actora inicial, que tiene una empresa que no se dedica precisamente a la estetica sino -entre otras- al diseño y como tal recibe el encargo de gestar el signo de la empresa de la demandada, a partir precisamente de las ideas y sugerencias de ésta.

En el marco de la antigua Ley de Marcas de 1988 el articulo 3.3 ya recogia la accion reivindicatoria. A su amparo la más autorizada doctrina ya habia dejado señalado que el ejercicio de esta acción reivindicatoria no obliga al usuario a demostrar la notoriedad de su marca, sino a probar la mala fe del solicitante, y de otra, los derechos de tercero protegidos ante la defraudación que representa la solicitud u obtención de un registro de marca no se apoyan en la notoriedad alcanzada en el tráfico por la marca a resultas de su utilización.

La vigente Ley de Marcas, en su articulo 2.2, protege la posición jurídica de la persona que resulta perjudicada por la solicitud y, en su caso, registro de una marca por tercero de forma fraudulenta, es decir, con fraude de sus derechos o de forma ilícita por violación de una obligación legal o contractual, sin necesidad de notoriedad ganada por el uso. Tal es, precisamente el caso que se plantea en el supuesto de autos.

Debe desestimarse la demanda inicial rectora de las presentes actuaciones, y correlativamente, debe estimarse la demanda reconvencional.

QUINTO.- Que en materia de las costas procesales causadas en esta sede, atendida la suerte que merece tanto la demanda inicial como la demanda reconvencional, la totalidad de las mismas debe venir impuesta a la parte actora inicial que viene demandada por via reconvencional, en aplicación del criterio del vencimiento que previene el articulo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que desestimando como desestimo la demanda inicial promovida por el Procurador Sra. Ventura Ungo en la representación que ostenta de su mandante LJ SERVICIOS Y ROTULACION S.L. UNIPERSONAL, y estimando como estimo la demanda reconvencional planteada por el Procurador Sr. Alapont Beteta en la representación que ostenta de sus mandante Dña. María Milagros, se adoptan los siguientes acuerdos:

1.- Que debo absolver y absuelvo a Dña. María Milagros de las pretensiones deducidas en su contra en la demanda inicial rectora de las presentes actuaciones.

2.- Que estimando la acción reivindicatoria planteada por Dña. María Milagros se condena a la entidad LJ SERVICIOS Y ROTULACION S.L. UNIPERSONAL a transferir a favor de aquélla la titularidad del registro de marca num. 3655274.

3.- Se condena a LJ SERVICIOS Y ROTULACION S.L. UNIPERSONAL a que se retire del mercado cualquier producto, cartel, rotulo o publicidad distinguida bajo el referido signo distintivo y a destruir en su caso los productos asi marcados, con indicacion del origen empresarial de que se trata.

4.- Se condena a LJ SERVICIOS Y ROTULACION S.L. UNIPERSONAL al pago de la totalidad de las costas procesales causadas.

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del deposito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.