Encabezamiento
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE BILBAO
BILBOKO 2 ZK.KO MERKATARITZA-ARLOKO EPAITEGIA
BARROETA ALDAMAR 10 3ª planta - C.P./PK: 48001
TEL.: 94-4016688
FAX: 94-4016969
NIG PV/ IZO EAE:48.04.2-16/023101
NIG CGPJ / IZO BJKN :48020.47.1-2016/0023101
Procedimiento /Prozedura:Pro.ordinario / Proz.arrunta 677/2016 - J
S E N T E N C I A Nº 199/2017
MAGISTRADA: Dª OLGA AHEDO PEÑA
Lugar: BILBAO (BIZKAIA)
Fecha: veinte de noviembre de dos mil diecisiete
DEMANDANTE: ZUMAIA OFFSHORE S.L
Abogado: D. Mariano Otálora Argamasilla
Procuradora: Dª. Begoña Urizar Aranzubía
DEMANDADOS:D. Felicisimo y ZUMAIA SHIPPING S.L.
Abogada: Dª. Celeste Prol Cid
Procuradora: Dª. Begoña Martín Gutiérrez
OBJETO: marcas, competencia desleal
Antecedentes
PRIMERO.- EL 4 de octubre de 2016 se recibió escrito de la procuradora Sra. Urizar Aranzubía, en nombre y representación de la mercantil ZUMAIA OFFSHORE, S.L., formulando demanda de juicio ordinario frente a la mercantil ZUMAIA SHIPPING, S.L., y D. Felicisimo . Tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, SUPLICÓ al Juzgado 'se dicte sentencia estimando la demanda y, en consecuencia:
1. Con carácter principal, estime la acción reivindicatoria sobre el registro de la marca española números 0351871 y 3587264 (ZUMAIA OFFSHORE) y condena a la demandada ZUMAIA SHIPPING, S.L., y a D. Felicisimo a transferir la titularidad de dichos registros a la actora ZUMAIA OFFSHORE, S.L., acordando librar mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenando tal modificación registral.
2. Con carácter secundario, estime la acción reivindicatoria sobre el registro de marca española número 0351802 (ZUMAIA SHIPPING) y nº 3587262 (ZUMAIA SHIPPING ONDARROA) condene a la demandada ZUMAIA SHIPPING, S.L., a transferir la titularidad de dichos registros a la actora ZUMAIA OFFSHORE,, S.L., acordando librar mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenando tal modificación registral.
3. Con carácter subsidiario a ambas anteriores pretensiones reivindicatorias: declare la nulidad absoluta de los citados registros de marcas números 0351871 y 3587264 (ZUMAIA OFFSHORE) y 0351802 y nº 3587262 (ZUMAIA SHIPPING y ZUMAIA SHIPPING ONDARROA), por haber sido solicitados de mala fe y concurrir causa de nulidad del art. 51.1.b) de la Ley de Marcas .
4. Con carácter más subsidiario: declare que la marca ZUMAIA OFFSHORE es una marca notoria a nivel nacional y en consecuencia, declarar la nulidad relativa de las marcas números 0351871 y 3587264 (ZUMAIA OFFSHORE) y 0351802 y 3587262 (ZUMAIA SHIPPING y ZUMAIA SHIPPING ONDARROA), según lo dispuesto en el art. 52.1 de la Ley de Marcas , por contravenir lo dispuesto en el art. 9.1.d) de la misma Ley .
5. Sin perjuicio de lo anteriormente solicitado, se condene a la demandada ZUMAIA SHIPPING, .L., a modificar total o parcialmente su denominación social, eliminando el término ZUMAIA del mismo.
6. Se condene a la demandada ZUMAIA SHIPPING, S.L., a modificar total o parcialmente su distintivo o dominio webwww.zumaiashipping.com, eliminando el término ZUMAIA de la misma, o de modo subsidiario, la prohibición de usar este dominio en la red de redes, cancelando o cesando además en el uso de las cuentas correo electrónico a ellas asociadas.
7. Se declare que los demandados ZUMAIA SHIPPING, S.L., y D. Felicisimo han realizado actos de competencia desleal y se les condene a pasar por dicha manifestación.
8. Se condene a los demandados a cesar en cualesquiera actos de violación de la marca ZUMAIA OFFSHORE (en su caso de ZUMAIA SHIPPING y ZUMAIA SHIPPING ONDARROA), y en concreto, no utilizando en el futuro el términos ZUMAIA OFFSHORE, ZUMAIA SHIPPING, ZUMAIA SHIPPING ONDARROA u otro que induzca a confusión con la denominación social y marca de la demandante.
9. Se prohíba a los demandados la realización de las conductas desleales señaladas en esta demanda.
10. Se condene a los demandaos a la remoción de los efectos que se hubieren producido por la conducta desleal.
11. Se condene a los demandados a la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas que hubiera publicado o publicitado.
12. Se condene a los demandados de forma solidaria al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados o que se hubieran podido ocasionar por la conducta desleal hasta la fecha de la efectiva cesación de dicha conducta.
13. La condena a la parte demandad a la publicación a su costa de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en dos revistas del sector de ámbito nacional.
14. Se condene a los demandados de forma solidaria de una indemnización coercitiva, a una cantidad que se determine durante el presente procedimiento, no pudiendo ser la cuantía de dicha indemnización, en ningún caso, inferior a 600 € por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación o con la cantidad por día transcurrido hasta la cesación efectiva de la violación de los derechos de marca que se fije en ejecución de sentencia, todo ello, según las bases del Fundamento de Derecho VII.'
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, el 28 de noviembre de 2016 presentó escrito la procuradora Sra. Martín Gutiérrez, en nombre y representación de los demandados, allanándose a la pretensión reivindicatoria en relación a los registros de nombre comercial y marca 0351871 y 3587264 ZUMAIA OFFSHORE, solicitando la desestimación del resto de pedimentos. El 26 de julio de 2017 se dictó auto de allanamiento parcial.
TERCERO.- Por diligencia de ordenación de 30 de noviembre de 2016 se señaló la audiencia previa para el 20 de diciembre siguiente, admitiéndose las pruebas propuestas y señalándose la vista para el 22 de febrero de 2017.
Fundamentos
PRIMERO.-Hechos admitidos o probados
- El 7 de abril de 2006 se constituyó la mercantil BILBAO TUGS, S.L., siendo sus socios Dª. Rosalia y REMOLCANORTE, S.L., (constituida el 11 de abril de 1997 y cuyo administrador único era D. Felicisimo , esposo de la Sra. Rosalia ), su administrador único D. Felicisimo y su objeto social el remolque de todo tipo de embarcaciones y objetos flotantes, trabajos submarinos, tareas de salvamento marítimo en general y actos propios de prevención y extinción de la contaminación marítima y terrestre; la explotación económica de buques mercantes bajo cualquier modalidad que asegure la disponibilidad sobre la totalidad del buque. Remolcanorte S.L., en pago de las participaciones adquiridas, realizó una aportación no dineraria de rama de actividad que, entre otros elementos, integraba dos buques denominados 'Zumaia Tercero' y 'Zumaia Cuarto'.
- El 29 de septiembre de 2006 se constituyó la mercantil ZUMAIA SEXTO, S.L., con el mismo objeto social, que pasó a denominarse ZUMAIA OFFSHORE, S.L. el 3 de noviembre de 2009. Desde su constitución hasta el 3 de septiembre de 2012 fueron administradores mancomunados de la sociedad D. Felicisimo y D. Saturnino . Bilbao Tugs, S.L fue propietaria del 50% del capital social de Zumaia Offshore S.L, desde el 3 de agosto de 2010 (asunción es escritura de ampliación de capital social) hasta el 3 de septiembre de 2012, fecha en la que transmitió las participaciones dichas a la propia mercantil Zumaia Offshore S.L., cuyo 50% restante de capital social era propiedad de Tradex, S.A., (constituida el 17 de febrero de 1982 y siendo su objeto objeto la importación y exportación de mercancías, consignación y buques y cargamentos, agencia de fletamentos y remolques y cualquiera otra actividad que esté en relación con las anteriores), que el 3 de septiembre de 2012 pasó a ser administrador único de Zumaia Offshore S.L., que designó como persona física a D. Saturnino .
- El 12 de febrero de 2013 se publicó en el BORME el cambio de denominación social de BILBAO TUGS, S.L., que pasó a denominarse ZUMAIA SHIPPING, S.L.
- El 26 de mayo de 2014, la mercantil Zumaia Shipping, S.L., solicitó el nombre comercial mixto (denominación y gráfico) ZUMAIA-SHIPPING, S.L., ONDARROA para la clase 39, publicándose la concesión el 6 de septiembre de 2014 (folio 122)
- El 18 de noviembre de 2015, la misma mercantil solicitó la marca mixta (denominación y gráfico) ZUMAIA-SHIPPING ONDARROA para la clase 37, publicándose la concesión el 12 de abril de 2016 (folio 123).
- La mercantil y el Sr. Felicisimo demandados registraron, respectivamente,el nombre comercial y la marca 'Zumaia offshore' para la clase 39 (folios 120 y 121), y han admitido la transmisión de su titularidad a la parte actora.
SEGUNDO.-Pretensiones de la demandante
Habiéndose dictado auto de allanamiento parcial en relación con la acción reivindicatoria ejercitada con carácter principal en relación con los registros de nombre comercial y marca mixtos sobre 'ZUMAIA OFFSHORE', restan por analizar las siguientes ACCIONES:
- La acción reivindicatoria prevista en el art. 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (en adelante, LM) en relación con los registros nº 0351802 (ZUMAIA SHIPPING) y nº 3587262 (ZUMAIA SHIPPING ONDARROA).
- Subsidiariamente, acción declarativa de nulidad absoluta por haber actuado el solicitante al presentar la solicitud de mala fe ( art. 51.1.b LM ).
Acumuladamente a las anteriores:
- Acción de cesación de actos que violan el derecho de marca con fijación de indemnización coercitiva ( art. 41.1 LM y art. 44 LM ).
- Acción declarativa de deslealtad; de cesación de la conducta desleal y de prohibición de su reiteración; de remoción de efectos producidos por la conducta desleal; de rectificación de informaciones engañosas, incorrectas o falsas; y de resarcimiento de los daños y perjuicios ( art. 32.1.1 º, 2 º, 3 º, 4 º y 5º de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal - LCD -).
- Acción declarativa de denegación de nombre o razón social ( disposición adicional 14ª LM y artículos 406 y 417 RRM ).
TERCERO.- Acción reivindicatoria del nombre comercial y marca 'Zumaia Shipping'
1. Alega la demandanteMALA FE de la demandada. Tras afirmar la actora que ha tenido conocimiento de los hechos en 2016, argumenta que tras salir los demandados de la mercantil actora como socio y administrador, realizaron una serie de actuaciones coordinadas con el fin de suplantar y confundir la identidad de la actora en el mercado, y ello para aprovecharse de su prestigio y posición en el mercado de la explotación de remolcadores y con el fin de ganar una posición jurídica de fuerza. Afirma que la similitud entre ZUMAIA OFFSHORE y la denominación social y marca ZUMAIA SHIPPING, S.L., es muy evidente y sustancial, siendo idéntica en la primera y principal palabra (ZUMAIA) y muy parecida en el añadido segundo, optando por un término en inglés (shipping) en el que al igual que en el caso de offshore se repiten dos letras y tiene una pronunciación y fonética muy similar. La demandada se constituyó y operó en el mercado durante varios años con la denominación BILBAO TUGS, lo que es relevante a efectos de analizar la mala fe; la importancia del toponímico Bilbao trasciende al de Zumaia, significando el vocablo tugs remolcador, que coincide plenamente con la actividad de la demandada, por lo que el término 'shipping' nada aporta al nombre de Bilbao Tugs a la hora de presentarse en el mercado. Lo anterior conduce a apreciar también mala fe en el registro de la marca ZUMAIA SHIPPING, y si bien el logo no es similar al logo de ZUMAIA OFFSHORE, sí que contiene el término ZUMAIA que es el elemento preponderante y el que da lugar a confusión. El término idéntico ZUMAIA prevalece en ambos nombres comerciales y denominaciones sociales, teniendo en cuenta además que ambas empresas desarrollan su misma actividad dentro del concreto sector.
2. La demandadaargumenta que no es posible el ejercicio de la acción reivindicatoria del art. 2.2. LM porque el demandante nunca ha utilizado ese nombre, por lo que los registros de ZUMAIA SHIPPING y ZUMAIA SHIPPING ONDARROA son legítimos. Añade que la denominación ZUMAIA es un topónimo que corresponde a una localidad costera y portuaria de Gipuzkoa, siendo reiterada la jurisprudencia que establece que no cabe monopolizar en exclusiva vocablos que indiquen la procedencia geográfica. No puede alegarse similitud fonética entre los vocablos OFFSHOREy SHIPPING que pudieran provocar confusión en el mercado; no se está ante productos de consumo directo en los que el consumidor puede percibir la marca como un todo sin recordar sus detalles, sino ante unos servicios muy específicos y limitados a un grupo de potenciales clientes muy reducido y conocedor del mercado del remolque y transporte marítimo, en el que las empresas del sector son escasas y conocidas, los costes de esos servicios son muy elevados y el potencial cliente es un cliente informado que cuando contrata un remolcador no lo hará guiado por un nombre comercial, sino que tendrá en cuenta otros factores como precio, garantías, experiencia, etc., y difícilmente incurrirá en confusión por la posible similitud fonética. El significado en inglés no puede llevar a confusión. Offshore significa 'del litoral', 'lejos de la costa'. Shipping significa transporte. La demandante no ha utilizado nunca el nombre ZUMAIA SHIPPING, no pudiendo monopolizar el topónimo e impedir su utilización amparándose en similitudes fonéticas y riesgo de confusión en el mercado que no existen.
3. Jurisprudencia.
STS 391/2013, de 14 de junio
'13. (-) La acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado 'con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual' (en el mismo sentido STS, el 09 de mayo de 2016 ( sentencia 302/2016; recurso: 28/2014 ). Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos como el presente, de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como 'registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto.'
STS 302/2016, de 9 de mayo
'La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con elmejor derecho extrarregistralsobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido.Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante. El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo».
2.- En este caso, no es correcta la posición restrictiva adoptada por la Audiencia, puesto que eltitular de una marca registrada también puede ejercitar una acción reivindicatoria sobre otra marca registradapor un tercero si se cumplen los requisitos indicados, es decir,cuando se demuestre que ha usado el signo anteriormente, y resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.La Ley sobreentiende que el reivindicante no es titular registralde la marca reivindicada (por ello, la doctrina considera que se trata de una acción reivindicatoria impropia), peropuede ser tantoeltitular de una marca distinta que es infringida por el registro fraudulento, como un usuariode la marca fraudulentamente registrada.'
STS 503/2013, de 30 de julio
'UNDÉCIMO. La acción reivindicatoria y el fraude de los derechos de Náutica Apparel, Inc.
I. En el primero de los motivos de su recurso de casación, Náutica Apparel, Inc. alegó que el Tribunal de apelación había infringido la norma del artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre Pese a la amplitud del enunciado del motivo, la recurrente centró su discrepancia en que, en contra de lo afirmado en la sentencia recurrida, hay que admitir la posibilidad que se defraude el derecho del titular de un signo ('Náutica ') mediante el registro de otro ('Nautic '), pese a que no sean idénticos, ya que considera que es bastante con que sean confundibles (-) De acuerdo con ello y porque, en principio,cabría la reivindicaciónde una marcasi el mejor derecho del perjudicado tiene por objeto un signo del que el registrado y reivindicadoconstituye unamera alteración no significativa a tales efectos, la argumentación que, como única, da soporte en la sentencia recurrida a la desestimación de la acción reivindicatoria con fundamento en la defraudación de los derecho de Náutica Apparel, Inc., debe ser rechazada.'
4.En presente caso no puede prosperar la acción reivindicatoria sobre el nombre comercial mixto ZUMAIA-SHIPPING, S.L ONDARROA (folio 122) y marca ZUMAIA-SHIPPING ONDARROA porque la demandante no ha usado estos signos (hecho no controvertido) y tampoco suponen éstos una 'mera alteración no significativa' de la marca y nombre comercial Zumaia offshore- folios 120 y 121- , cuya titularidad ha hecho valer también la actora a través de la acción reivindicatoria. Por el contrario, el elemento gráfico es completamente distinto en cada caso y las denominaciones offshore y shipping también como se analizará posteriormente. Añadir que en ningún caso podría prosperar el ejercicio de esta acción frente al Sr. Felicisimo pues la titular de los signos respecto de los que pretende la actora ostentar mejor derecho es la mercantil Zumaia Shipping, S.L., no el Sr. Felicisimo .
CUARTO.- Acción de nulidad absoluta por mala fe ( art. 51.1.b LM )
1. La demandantefunda la acción en las alegaciones ya expuestas sobre la mala fe en la solicitud del registro.
2. La demandadano formula otras alegaciones que las ya expuestas.
3. Jurisprudencia.
STS 302/2016, de 9 de mayo (FJ 12º)
'1.- El art. 51.1 b) LM , que incorporó a nuestro Derecho interno una norma facultativa formulada por el art. 3.2 d) de la Directiva 2008/95/CE , sanciona con nulidad absoluta la marca obtenida con mala fe del solicitante. La jurisprudencia comunitaria (verbigracia, STJCE de 11 de junio de 2009, asunto C-529/07 , caso Lindt) ha establecido los siguientes requisitos para la apreciación de mala fe a estos efectos:
a) Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero (en este caso, la actora) venía utilizando un signo confundible con la marca solicitada.
b) La intención del solicitante de impedir que un tercero (nuevamente, la demandante) continúe utilizando un signo.
2.- Como reitera la STJUE de 27 de junio de 2013, asunto C-320/12 , caso Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.:
«26. Consta que la redacción del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 no contiene definición alguna del concepto de « mala fe», el cual tampoco se define en los otros artículos de dicha Directiva. Dicha disposición no contiene tampoco ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros en lo que respecta a este concepto. Por tanto, el sentido y el alcance del mencionado concepto deben determinarse a la luz del contexto en el que se inserta la disposición de que se trata de la Directiva 2008/95 y el objetivo perseguido por ésta».
[....]
«36. [..] la existencia de lamala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & amp; Sprüngli, C-529/07 , Rec. p. I-4893, apartados 37 y 40 a 42)».
3.- Conforme a tales criterios, no puede considerarse que las marcas de los demandados sean nulas (en el sentido de nulidad absoluta), porque aunque puedan ser confundibles con las de la actora (lo que se analizará con detalle más adelante), no se aprecia intención de impedir que la demandante siga usando sus marcas y comercializando sus servicios. Al no darse tales premisas, la sentencia recurrida se ha ajustado a la jurisprudencia comunitaria.'
LaSTJUE de 11 de junio de 2009(asunto chocolates LINDT) en relación con los factores pertinentes para apreciar la existencia de mala fe declara:
'42. A este respecto es importante poner de manifiesto, tal como ha señalado la Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, que la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso.
44. Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado (-).
46. Del mismo modo, el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante.
47. En efecto, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un sigo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios.
51. Así mismo, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante se puede tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria.
52. En efecto, tal grado de notoriedad podría precisamente justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.'
4. En el presente caso, concreta la demandante la mala fe de los demandados en el hecho de haber sido éstos socio y administrador de la demandante y haber solicitado los registros cuando perdieron tal condición para confundir la identidad de la actora en el mercado y aprovecharse del prestigio y posición, ganando así una posición jurídica de fuerza. Añade la demandante que tiene una presencia nacional e internacional importante y consolidada, habiendo invertido en publicidad y contratado el flete de sus embarcaciones de manea regular en un mercado donde su presencia notoria y renombrada ha quedado acreditada. Concluye que se identifica en el tráfico económico con su denominación o razón social ZUMAIA OFFSHORE, que ha sido utilizado pública y notoriamente como nombre comercial, así como con el logo o sigo que constituye su imagen de marca. Compara además la demandante su facturación con la de la demandada y afirma que de la reducida facturación de ésta en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 se desprende que no ha desarrollado actividad de flete o alquiler de embarcación alguna desde hace mucho tiempo, afirmando que su presencia en el mercado del fletamento de embarcaciones multipropósito ha sido inexistente, habiendo comunicado el preconcurso al Juzgado de lo Mercantil de Bilbao el 26 de marzo de 2015.
No puede apreciarse mala fe porque los signos enfrentados no son confundibles. Sobre el juicio de confusión procede traer a colación la siguiente jurisprudencia:
STS 497/2017, de 13 de septiembre
'3. Jurisprudencia sobre el juicio de confusión. Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , que «la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable».
Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , citada por la propia sentencia recurrida. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:
«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].
»ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].
»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].
»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de lasmarcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).
»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente lasmarcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].
»vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)».
4. Por otra parte, también debemos advertir, para salir al paso de algunas alegaciones contenidas en el desarrollo del recurso, que al realizar el juicio de confusión han de confrontarse los signos tal y como están registrados, al margen de cómo hayan sido usados, siempre que no se hubiera excepcionado la falta de uso y sin perjuicio del conocimiento de la marca en el mercado que sí puede influir en el juicio de confusión.'
STS 504/2017, de 15 de septiembre
'SEXTO.- (-)En todo caso, como hemos recordado en varias sentencias recientes (por ejemplo, 98/2016, de 19 de febrero , 302/2016, de 9 de mayo , 382/2016, de 19 de mayo , 26/2017, de 18 de enero , 151/2017, de 2 de marzo . , o 240/2017, de 17 de abril ), para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual (STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel). Perolos criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, puesno es lo mismocomparar marcasdenominativas simples, que marcasdenominativas complejas, ográficas o mixtas.Si, como sucede en este caso, las marcas en conflicto son compuestas omixtas, sudistintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales( sentencias de esta sala 368/1987, de 10 de junio ; 98/2016, de 19 de febrero ; y 382/2016, de 19 de mayo ), ya que como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999 , asunto C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer , «[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.'
STS 382/2016, de 19 de mayo
'UNDÉCIMO.- Art. 6. B) LM . La semejanza y el riesgo de confusión.
2.- En todo caso, el juicio de confundibilidad que realiza la sentencia recurrida no infringe el art. 6.1 b) LM y es correcto, puesto que, como hemos dicho, toma en consideración que se trata de una marca gráfica y que el examen de semejanza con otras registradas previamente no debe hacerse de manera aislada respecto de cada uno de sus elementos - denominativo y gráfico-, sino en conjunto, puesto quela distintividad de una marca mixta es resultado de la conjugación de sus elementos componentes.Sin que para llegar a su conclusión, el tribunal de apelación tuviera que estar vinculado ni por la previa decisión del juzgado, ni por las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3.- Los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Y la valoración realizada por la Audiencia Provincial sobre tales parámetros es plenamente ajustada a derecho, puesto que el elemento denominativo es idéntico, el gráfico muy similar, y el conjunto ofrece una impresión muy semejante. Lo que se acentúa si los servicios amparados por ambos signos son los mismos (educación en inglés) y se dirigen al mismo público (personas interesadas en que sus hijos reciban una educación bilingüe en castellano e inglés). Como dijimos en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, caso Bombay Sapphire , , con cita de la sentencia núm. 433/2013, de 28 de junio (-).'
En este caso, habiéndose allanado la demandada a la pretensión reivindicatoria de la marca y nombre comercial mixtos 'Zumaia offshore', registrados para la clase 39 (transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes), la marca a la que ha quedado circunscrito el debate (Zumaia Shipping) no se registró para esa clase 39 sino para la clase 37, folio 123 (construcciones, instalaciones y reparaciones submarinas), luego no existe identidad de servicios entre las marcas en conflicto. Sí se registró para la misma clase 39 el nombre comercial ZUMAIA-SHIPPING-ONDARROA.
Pues bien, con la apreciación dicha, y comparados los signos en liza, no puede apreciarse riesgo de confusión. Las marcas y nombres comerciales enfrentados son mixtos y la impresión global que producen unos y otros es diferente considerando que los signos combinan diferentes elementos denominativos 'Zumaia offshore' frente a 'ZUMAIA-SHIPPING, S.L., ONDARROA' y 'ZUMAIA-SHIPPING ONDARROA', la grafía y disposición de los mismos es distinta, y el elemento gráfico es completamente diferente; los elementos denominativos Zumaia offshore se encuentran en el interior de un rectángulo, con una hélice a la izquierda y con colores azul, gris y blanco, y los elementos denominativos ZUMAIA- SHIPPING ONDARROA se encuentran sobre lo que parece ser un salvavidas, conteniendo el dibujo de una embarcación en el mar en su interior, empleándose como colores el azul, blanco, negro, rojo, rosa y naranja. El único elemento común es el toponímico Zumaia y dentro del conjunto no puede ser considerado especialmente caracterizador y con carga suficiente para producir confusión. En la vista refirió D. Saturnino , representante de la demandante, que en ocasiones se les conocía en el mercado sólo como ZUMAIA, declaración ésta que no tiene mayor relevancia pues el reconocimiento en tal forma es 'ocasional'y, además, ninguna prueba ha aportado de ello. Por el contrario, la notoriedad la invoca la parte actora para el signo en su conjunto, afirmando (página 10) que 'se viene identificando en el tráfico económico con su denominación o razón social ZUMAIA OFFSHORE, que ha sido utilizado pública y notoriamente como nombre comercial, así como con el logo o signo que constituye su imagen de marca.'Tampoco pudo confirmar el demandante que existiera riesgo de asociación, pues preguntado sobre tal cuestión respondió que 'podía ser' que existiera. Tanto D. Saturnino como el testigo D. Germán , accionista principal de la demandante, declaró que les habían confundido con la demandada 'en mal sentido', habiéndoles sorprendido la actitud de los proveedores porque les habían exigido el pago al contado. Sin embargo, más allá de la declaración de los propios interesados, ninguna prueba ha aportado de ello la actora. También en contra de lo alegado por la demandante, no existe similitud fonética entre las denominaciones offshore y shipping. Procede recordar en este sentido que tratándose de marcas denominativas simples la jurisprudencia ha considerado que existe semejanza cuando tiene vocales idénticas en el mismo orden y cuando las sílabas que encabezan las denominaciones son idénticas, no siendo éste el caso.
En consecuencia, no puede prosperar la acción ejercitada.
QUINTO.- -Acción de cesación de actos que violan el derecho de marca con fijación de indemnización coercitiva ( art. 41.1 LM y art. 44 LM ).
El art. 41.1.a) LM dispone que 'En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil la cesación de los actos que violen su derecho.' Y conforme al art. 44 LM 'Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.'
Alega la demandante que la mala fe de la demandada y su derecho a ser titular de las marcas ZUMAIA OFFSHORE y ZUMAIA SHIPPING, así como el ser titular de una marca notoriamente conocida (ZUMAIA OFFSHORE), le hacen acreedor y titular de los derechos conferidos por la marca, ejercitando por ello la acción de cesación de los actos de violación de la marca.
No puede prosperar la acción ejercitada porque, además de no haberse reconocido la titularidad de la demandante sobre la marca y nombre comercial ZUMAIA SHIPPING, ni en relación con éstos ni en relación con la marca y nombre comercial ZUMAIA OFFSHORE ha concretado la actora cuáles son los concretos actos a través de los cuales ha sido violado su derecho y cuya cesación y prohibición de reiteración debiera ser acordada. En este sentido, es genérica la petición de la demandante ('se condene a los demandados a cesar en cualesquiera actos de violación de la marca ZUMAIA OFFSHORE (en su caso de ZUMAIA SHIPPING y ZUMAIA SHIPPING ONDARROA') y en el hecho sexto de su escrito de demanda afirma 'Que a fecha de hoy,esta parte desconoce qué actosha podido realizar la demandada ZUMAIA SHIPPING, S.L., bajo la marca y nombre comercial ZUMAIA OFFSHORE en el mercado.'
No se ha acreditado, en consecuencia, la concurrencia de los requisitos de esta acción: existencia de violación y subsistencia de la misma al tiempo de interposición de la demanda y dictado de la sentencia.
SEXTO.--Acción declarativa de deslealtad; de cesación de la conducta desleal y de prohibición de su reiteración; de remoción de efectos producidos por la conducta desleal; de rectificación de informaciones engañosas, incorrectas o falsas; y de resarcimiento de los daños y perjuicios ( art. 32.1.1 º, 2 º, 3 º, 4 º y 5º de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal - LCD -).
1. Alega la demandanteen relación con la aplicación de la cláusula general ( art. 4.1 LCD ) que resulta de aplicación al presente caso por haberse realizado una acción continuada (cambio de denominación, registro de nombre comercial y de marca) objetivamente idónea para su difusión en el mercado, y ello incluso aunque no llegue a celebrarse contrato u operación comercial alguna. Añade en relación con el art. 15 LCD , que el demandado ha incurrido con evidente mala fe en varios actos de competencia desleal, actos que de manera directa e inmediata pretenden usurpar la identidad de mi representada en el mercado y en segunda instancia, aprovecharse de prestigio y posición en el mercado, engañando al consumidor y distorsionando su comportamiento. A continuación se limita la demandante a reproducir el contenido de los artículos 5, 6, 7 y 12.
2. Jurisprudencia
STS 504/2-17, de 15 de septiembre
'SÉPTIMO. - (-) Competencia desleal. Complementariedad relativa.
Planteamiento:
1.- El segundo motivo de casación se enuncia al amparo del art. 477.2.3º LEC , por infracción o inaplicación de los arts. 6 , 11, o subsidiariamente, el art. 4 LCD , y de la jurisprudencia que los interpreta, en particular en lo referente a la complementariedad de las normas sobre competencia desleal respecto de la legislación sobre propiedad industrial. Se citan las SSTS 1107/2014, de 11 de marzo , y 586/2012, de 17 de octubre .
2.- En el desarrollo del motivo se argumenta, resumidamente, que no se ha valorado correctamente el riesgo de confusión que genera que el titular de una marca notoria (1880) registre como marca y use en el tráfico un signo prácticamente idéntico (hojaldrinas/hojaldrines) al elemento denominativo dominante de la familia de marcas de un tercero, usado durante décadas en el mercado para identificar un mismo producto.
Decisión de la Sala :
1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero, la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.
No obstante, la Ley deMarcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.
2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una «complementariedad relativa» ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.
La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.
Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa deMarcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.
Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.
Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo
Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : «[e]n definitiva,la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez».
3.- En el presente caso, al decidir si concurría la infracción marcaria, el tribunal de apelación valoró si la conducta había menoscabado alguna de las funciones de la marca, y concluyó que no se había atentado contra la función de garantizar a los consumidores la identificación de la procedencia del producto, no se sugería la existencia de vínculo alguno entre el demandado y el titular de la marca, y no se atentaba contra la función publicitaria de esta. Además, descartó la semejanza entre las marcas y, consecuentemente, el riesgo de confusión. Por lo que no cabe apreciar unos efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para descartar la infracción marcaria. De lo contrario, otorgaríamos a la demandante unos nuevos derechos de exclusiva, superpuestos a los que ya le conceden sus marcas registradas, que no tendría amparo en el ordenamiento jurídico ( STS 105/2016, de 26 de febrero ). Y se utilizaría la LCD para duplicar la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos ( STS 379/2008, de 20 de mayo ).'
En este caso la fundamentación fáctica de la actora es idéntica para todas las pretensiones ejercitadas, en definitiva haberse practicado los registros de mala fe por haber sido los demandados socio y administrador de la demandante, no concretando, al igual que señaló la Juez a propósito de la acción de cesación por infracción marcaria, los comportamientos desleales y efectos anticoncurrenciales que habrían de ser apreciados. Las alegaciones de la demandante son genéricas e indiscriminada la invocación de preceptos de la Ley de Competencia Desleal. En el mismo sentido antes indicado, en el hecho sexto de la demanda afirma la demandante que 'desconoce qué actos ha podido realizar la demandada (-) bajo la marca y nombre comercial ZUMAIA OFFSHORE en el mercado.'Y la marca ZUMAIA SHIPPING y nombre comercial ZUMAIA SHIPPING ONDARROA ni los menciona en este apartado sexto. Difícilmente se pueden apreciar efectos anticoncurrenciales cuando la demandante no concreta los actos que los habrían producido. En consecuencia, también esta acción debe ser desestimada.
SÉPTIMO- Acción declarativa de denegación de nombre o razón social ( disposición adicional 14ª LM y artículos 406 y 417 RRM ).
Dispone la disposición adicional 14ª de la Ley de Marcas que 'Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial.'
Con fundamento en este precepto solicita la actora la condena a la demandada a modificar total o parcialmente su denominación social (ZUMAIA SHIPPING, S.L), eliminando el término ZUMAIA del mismo.
Tampoco el ejercicio de esta acción puede prosperar porque ya ha concluido la Juzgadora que, apreciados en conjunto los signos enfrentados, no puede apreciarse riesgo de confusión, y ello con independencia del carácter notorio o renombrado de la marca y nombre comercial.
OCTAVO.- Nulidad relativa ( art. 52.1 LM )
La demandante alega que los registros de la marca y nombre comercial ZUMAIA SHIPPING y ZUMAIA SHIPPING ONDARROA, respectivamente, son nulos por contravenir el art. 9.1.d) LM , conforme al cual 'Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional.'
La misma suerte desestimatoria debe correr esta acción una vez concluido que no existe riesgo de confusión entre la marca y nombre comercial de la demandada (ZUMAIA- SHIPPING ONDARROA y ZUMAIA-SHIPPING, S.L., ONDARROA) y el nombre comercial y denominación social de la demandante ZUMAIA OFFSHORE, S.L.
NOVENO.- Costas
Desestimada la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 394.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , procede imponer las costas a la parte actora.
Fallo
DESESTIMARla demanda formulada por la procuradora Sra. Urizar Aranzubía, en nombre y representación de la mercantil ZUMAIA OFFSHORE, S.L., frente a ZUMAIA SHIPPING, S.L., y D. Felicisimo , absolviendo a los demandados de las pretensiones contra ellos deducidas, con imposición de costas a la actora.
MODO DE IMPUGNACIÓN:mediante recurso deAPELACIÓNante la Audiencia Provincial de BIZKAIA ( artículo 455 LEC ). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo deVEINTE DÍAShábiles contados desde el día siguiente de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados ( artículo 458.2 LEC ).
Para interponer el recurso será necesaria laconstitución de un depósitode 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander con el número 2755 0000 04 067716, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' código 02-Apelación. La consignación deberá ser acreditada alinterponerel recurso ( DA 15ª de la LOPJ ).
No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por Sr/a. MAGISTRADO que la dictó, estando mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en BILBAO (BIZKAIA), a 20 de noviembre de 2017.
