Sentencia Civil Nº 20/2007, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 1, Rec 248/2006 de 22 de Enero de 2007

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00020/2007

ASUNTO: Juicio Ordinario nº248/06

SENTENCIA

En la ciudad de Palma de Mallorca a 22 de enero de 2007

Vistos por mí, Víctor Fernández González, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio de Ordinario nº248/2006, a instancia del Procurador D. Juan Blanes Jaume, en nombre representación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, y defendido por el Letrado D. Oswaldo Cifre Bordoy, contra Viatges Sa Nostra SL, con domicilio en la calle Cannes nº53 de S?Arenal de Palma, representada por el Procurador Dña. Berta Jaume Monserrat y defendido por el Letrado D. Miguel Coca Payeras.

Antecedentes

Primero: por D. Juan Blanes Jaume, en la representación anteriormente dicha, interpuso ante este juzgado, el día 24 de abril de 2006 , demanda de Juicio Ordinario contra Viatges Sa Nostra SL, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que:

1. Se declare que la mercantil demandada ha realizado actos de violación de las marcas prioritarias nºM1815414 y nºM18115411 en las clases 42 y 39 respectivamente, mediante los signos distintivos reflejados en el suplico de la demanda.

2. Se declare que la demandada ha realizado actos de competencia desleal.

3. Condene a la demandada a la cesación en la utilización del mencionado signo distintivo (documento nº9 de la demanda).

4. Prohíba a la demandada a realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo mencionado (documento nº9 de la demanda).

5. Condene a la demandada a retirar del tráfico económico y mercantil todos los elementos en los que se materializa el singo distintivo confrontado (documento nº9 de la demanda).

6. Condene a la demandada a pagar a la actora, en concepto de daños y perjuicios, la cantidad que la sociedad demandada tendría que haberle abonado por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la utilización de los antedichos signos distintivos conforme a derecho, o subsidiariamente, la cantidad que resulte del 1% de la cifra de negocios realizada por la demandada utilizando la marca confrontada, cantidad que se fijarán en la fase de ejecución de sentencia.

7. Ordene la publicación de la sentencia recaída en dos periódicos de difusión autonómica que reseñará la parte en el momento de ejecución de sentencia, siendo los gastos de publicación a costa de la demandada.

8. Condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones y al pago de las costas derivadas del presente procedimiento.

Segundo: admitida a trámite la demanda, por resolución de 2 de mayo de 2006, se procedió a dar traslado de la misma a la demandada emplazándola para que compareciese y formulase contestación a la misma, lo cual tuvo lugar mediante escrito de 12 de junio de 2006 en la que alegaba los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que se desestimase la demanda, absolviendo al demandado con imposición de las costas a la actora.

Tercero: convocadas las partes al acto de la audiencia previa al juicio, ésta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2006 , con el resultado que obra en autos. Tras ello se convocó a la celebración del juicio, el cual tuvo lugar el 18 de diciembre de 2006. Al mismo comparecieron las partes asistidas de Letrado y representadas por Procurador; tras ello se procedió a practicar las pruebas propuestas y admitidas, en concreto documental, interrogatorio de parte y testifical con el resultado que obra en autos. A continuación se formularon las conclusiones, quedando el juicio visto para sentencia.

Cuarto: en la tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero: de la prueba practicada en autos queda acreditado que la actora gira en el tráfico mercantil bajo la denominación de Sa Nostra, Ciaxa de Balears, aconteciendo que dicho signo es notoriamente conocido, al menos en el ámbito de las Islas Baleares. Igualmente queda probado que la actividad empresarial de dicha corporación se centra en el sector financiero, como una entidad de crédito. Igualmente es titular de las marcas Sa Nostra Caixa de Balears, número M1815414 (para la clase 42) y la número M1815411 (para la clase 39).

Por su lado, la demandada, como titular de agencias de viajes, y dedicándose a dicha actividad empresarial, es titular de:

- El rótulo de establecimiento nºR0272938, con denominación S.N.A.V. SA NOSTRA AGENCIA DE VIATGES, concedida el 16 de abril de 2003.

- El nombre comercial nºN0234346, con denominación S.N.A.V. SA NOSTRA AGENCIA DE VIATGES, concedida el 16 de marzo de 2003.

- La marca número M2239298, mixta, con denominación S.N.A.V. SA NOSTRA AGENCIA DE VIATGES, concedida el 1 de febrero de 2000 para la clase nº39, describiéndose como una composición caprichosa en la que aparecen letras mayúsculas seguidas de punto componiendo S.N.A.V., debajo de la cual se dibuja un óvalo apaisado con destellos a modos de sol con la silueta esquematizada de un avión en el centro. Como pie de composición aparece la leyenda, en mayúsculas SA NOSTRA AGENCIA DE VIATGES.

A consecuencia de ello la actora procedió a requerir a la demandada, mediante burofax remitido, para que cesase en actos de violación de los derechos derivados de su marca registrada.

Para llegar a esta conclusión se parte de los escritos de demanda y contestación a la misma, junto a sus documentos.

Segundo: la cuestión que se somete a enjuiciamiento es, fundamentalmente, de índole jurídica y consiste en determinar si aquel uso constituye o no una infracción de los preceptos que regulan el contenido del derecho de marca, dado que no se discute que los dos signos a confrontar son idénticos (incluyen los términos "Sa Nostra" que integran la marca denominativa simple propiedad de la demandante). Ahora bien, en el ámbito marcario en el que nos hallamos es necesario, para que tal infracción se produzca, que se utilice el signo a título de marca, es decir, que el signo o medio distintivo en cuestión se emplee en el tráfico económico; así se establece en los artículos 4 , que define la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir "en el mercado" los productos o servicios, 34.1º, por el que se atribuye el titular de la marca el "derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico" y el de prohibir que un tercero la utilice sin su consentimiento, y en el 41.1, apartado c), de la Ley de Marcas.

Tercero: tal y como sostiene el profesor Fernández-Novoa, en su obra el Tratado sobre derecho de marcas, el principio del uso obligatorio de la marca registrada es actualmente una de las piezas básicas del derecho de marcas, teniendo en cuenta, siempre, las finalidades que el ordenamiento jurídico persigue al titular de la marca registrada, como son el contribuir a consolidar la marca como bien inmaterial, hacer posible y facilitar la receptibilidad de la asociación entre marca y productos por los consumidores, aproximar la realidad formal del registro a la realidad del uso de la marca en el mercado, permitir el registro de las marcas de los nuevos solicitantes o facilitar la operatividad de un sistema que puede verse amenazado por las oposiciones entabladas por los titulares de marcas anteriormente registradas en los Estados de la Unión Europea.

Con estos parámetros, la legislación española, la ley de 2001 (partiendo de la normativa de 1929 y 1988 ), recoge la figura del uso obligatorio a través de diferentes preceptos:

a) Artículo 39 , en el que se recoge, de un lado, las normas por las que se rige el uso obligatorio de la marca registrada; de otro lado contempla supuestos que se equiparan al uso legalmente exigido (apartado 2), equipara al uso de la marca por el titular el uso de la marca por un tercero autorizado (apartado 3) y define las causas que justifican la falta de uso de la marca (apartado 4).

b) Artículo 41 , que recoge el cumplimiento de la carga legal de uso de la marca registrada, permitiendo que el tercero demandado alegue, vía excepción, la falta de uso o, vía reconvención, la caducidad. De igual modo recoge los efectos del uso parcial de la marca.

c) Artículo 52 , al regular la nulidad de la marca registrada se prevé el cumplimiento de la carga del uso de la marca, en términos similares a los del artículo 41 .

d) Artículos 55 y 58 , que recogen la caducidad de la marca como consecuencia del incumplimiento de la carga legal del uso.

Descrito el marco jurídico en el que debemos "movernos", partiendo de que la demandada, vía contestación a la demanda, excepciona alegando la falta de uso de las marcas de la actora, deberemos desarrollar la doctrina relativa a ese uso, conforme a la legislación vigente, a los efectos de, por medio de una comparativa, apreciar si se da en el supuesto de autos. Para ello lo primero que destaca es que, en la regulación básica del uso de la marca, contemplada en el art.39 LM , el legislador ha optado por una fórmula abierta, o lo que normalmente se conoce como conceptos jurídicos indeterminados, que se refleja en la expresión "uso efectivo y real", lo que provoca el que los tribunales deban desarrollar una doctrina, analizando los comportamientos que por su relevancia denoten si una marca registrada ha sido objeto de un uso efectivo y real

Cuarto: el primer comportamiento relevante a estos efectos es la venta de productos o la prestación de servicios bajo la correspondiente marca, o lo que es lo mismo, la marca se entiende usada cuando los diferentes productos se introducen en el mercado permitiendo que el consumidor establezca una conexión mental entre ellos y la marca; pero incluso esa conexión mental entre marca y producto se dará, a pesar de que los productos y los envases no sean portadores materiales de la marca, cuando la distribución de los mismos venga respaldada por la presencia de la marca en la publicidad de los productos o bien por otras medidas que conecten la marca con la distribución de éstos. Sin perjuicio de ello, lo queda meridianamente claro es que, para que haya uso efectivo y real se requiere que los productos o los servicios se introduzcan en el mercado de forma pública y con relevancia exterior. Sin embargo, también debemos considerar que no cualquier venta permite sostener el uso que la normativa viene exigiendo, sino que la relevante a nuestros efectos es la que se lleva a efecto con continuidad y con un nivel mínimo de ventas, teniendo en cuenta para ello la naturaleza y las características propias de los productos diferenciados (aquí debemos diferenciar entre productos de consumo masivo o diario y los especializados y de elevado precio, dado que en el primer caso se exigirá una cifra de ventas elevadas mientras que en el segundo el nivel de ventas exigibles se reduce sensiblemente) y la dimensión de la empresa (dado que es lógico que no pueda exigirse el mismo nivel de ventas a una empresa de grandes dimensiones que a una pequeña o mediana, partiendo de los recursos económicos de que disponen cada una de ellas).

El segundo comportamiento relevante es el uso publicitario de la marca, el cual debe considerarse relevante por regla general, ya sea por entender que siempre, con carácter previo a introducir los productos de marca en el mercado, se presentan intensas campañas publicitarias, o por considerar que el uso del mecanismo de la publicidad de los productos y los servicios constituye un proceso de difusión y conocimiento de la marca por parte de los consumidores. Igualmente, el uso publicitario es una de las funciones clásicas de la marca así como que la actual ley de marcas, en el artículo 34.3 .d) menciona expresamente la utilización de la marca a los efectos publicitarios. Ahora bien, no toda publicidad de la marca comporta un uso real y efectivo, considerando que sí se producirá esta circunstancia cuando la publicidad preceda a la venta de productos o prestación de los servicios, o cuando no es anterior a la venta pero existe un proceso de preparativos serios para la fabricación y la venta, o cuando, tratándose de productos de alto coste, de los denominados exclusivos, la simple publicidad de los mismos, sin campañas de venta inmediata ni preparativos, siempre y cuando se de la venta mediante encargos expresos.

El tercer comportamiento de uso relevante lo encontramos en las ventas de sondeo, aquellas encaminadas a medir la reacción de los eventuales consumidores en función del nuevo producto que se tiene intención de vender u ofrecer; en este caso el uso será real y efectivo si están respaldadas por una adecuada campaña publicitaria que muestre claramente que las ventas de sondeo no son un pretexto o excusa para evitar sanciones anejas a la inobservancia de la carga legal del uso de la marca.

Por último debemos descartar determinadas conductas, consistentes en uso de la marca, a los efectos pretendidos por la norma, esto es, a los efectos de considerarlos como uso real y efectivo, tales como la limitación de la actividad empresarial a la adopción de medidas preparatorias (tales como diseñar el signo constitutivo de la marca o bien confeccionar etiquetas o los envases a que se incorporará el signo), o colocar el signo en productos que permanecen almacenados sin abandonar las dependencias empresariales para acceder al correspondiente sector del mercado), o cuando el uso del signo es estrictamente interno de la empresa, o de las filiales o integrantes del grupo de empresas.

Quinto: llevado al caso de autos, la actora, en el ejercicio de los derechos que le amparan, procedió a registrar como propias, sus marcas, pero para las clases 42 y 39 del nomenclator internacional, más allá del estricto sector financiero, una vez que la clase nº42 está prevista para restauración y alojamiento temporal, establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, ingenieros o profesionales de formación universitaria, investigaciones, servicios prestados por organizaciones a sus propios miembros, jurídicos o programación de ordenadores; a su lado la nº39 se corresponde a servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías u organización de viajes.

Analizando ambos supuestos, partiendo de la prueba practicada en autos, podemos concluir que no se ha producido el uso, de forma parcial, que la normativa vigente exige a los efectos que ahora nos competen; en efecto, relativo a la clase 39 en ningún momento se ha justificado por Sa Nostra que participe en el mercado ofreciendo productos o servicios, de manera directa o por sus agentes, relacionados con el transporte, una vez que el legal representante de la entidad actora que declaró en el juicio, confirma que no disponen de servicio de agencias de viaje, ni mucho menos de licencia oficial para gestionar la venta de billetes, ni tampoco ofrecen al público viajes o similares. Simplemente, a modo de captación o fidelización de clientes, contactan con profesionales del ramo, a los que encargan la organización de viajes para sus clientes, o lo que es lo mismo, los transportes de viaje no los organiza la entidad, no los gestiona de forma directa o inmediata, sino los profesionales de las agencias de viajes. Y tampoco lo hace a través de terceros autorizados al efecto. Prueba de todo ello es que, en el pasado, más allá del periodo de los cinco años que marca la ley, sí que tuvieron su propia agencia, denominada "Provanca", la cual tuvieron que cerrar; lógicamente, si en el pasado la tuvieron y en la actualidad no, podemos concluir que no desarrollan ese tipo de actividades. De igual manera se confirmó por dicha persona que no prestan esos servicios, sino que contratan con las agencias la organización de los viajes. Lógicamente, podemos concluir que Sa Nostra, pese a tener su marca inscrita para la clase 39, la misma no ha sido usada en los términos que el legislador exige.

En definitiva, dado que el uso que se denuncia no constituye la utilización del signo como marca, no cabe hablar de acto de violación de los derechos de la demandante, a los efectos establecidos en los artículos 34 y 41 de la Ley de Marcas . No es necesario indagar si la marca de la actora es notoria o renombrada, pues en tales casos el artículo 34.2 , apartado c) también exige que el presunto infractor use el signo idéntico o semejante en el tráfico económico. En la marca notoria o renombrada quiebra el principio de especialidad, en cuanto extienden su ámbito de protección a productos o servicios que no sean similares a los protegidos por la marca notoria o a todos los productos, servicios o actividades en los casos de la marca renombrada (artículo 8 de la Ley de Marcas ). Pues bien, los actos de violación de las marcas y nombres comerciales notorios o renombrados, como se ha indicado, sólo pueden ser denunciados si los medios o signos son usados en el mercado como tales marcas. En consecuencia y por lo expuesto, debe desestimarse la demanda en este punto.

Sexto: sin embargo, respecto de la otra clase en discusión, la número 42, a diferencia de lo que se acaba de decir, sí que encontramos que existe un uso adecuado y eficaz a lo que la normativa exige, ofreciendo productos y servicios bajo la marca registrada, tal y como se deduce de la prueba documental aportada en el acto de la audiencia previa del juicio, consistente en diferentes soportes en los que, aparte de incorporar la marca de la actora, realmente se aprecia un desarrollo tecnológico e informático dirigido al mercado, ofreciendo productos en coordinación con diferentes entidades. Así, baste como ejemplo la denominada "tarjeta ciudadana" emitida por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, dirigida a todos los habitantes de la población, en la que se ofrecen distintas ventajas a sus titulares por el hecho de residir en la localidad. En dicho soporte, aparece la imagen corporativa de la actora amén de un dispositivo electrónico en el que consta diversa información tal como el titular o el saldo de la tarjeta. Pero lo esencial de la misma reside en que la misma no es titularidad exclusiva de Sa Nostra, sino todo lo contrario, pertenece al Ayuntamiento, el cual, apoyado por la Caja de Ahorros lanza un producto que en otras ventajas incorpora el que no deba acudirse a esta entidad a recargarse, sino que puede hacerse en otros establecimientos. Lo mismo debe predicarse del resto de las tarjetas aportadas, todas las cuales participan de la misma filosofía, implicando un desarrollo tecnológico específico, más allá de la simple prestación de servicios financieros, incorpora sus sistemas informáticos y tecnológicos en el mercado, plasmándolos mediante su signo distintivo. Con ello queda claro que sí que se ha producido un uso adecuado a los fines legales, desestimándose la oposición (vía excepción) formulada por la demandada.

De ahí que debamos examinar si existe una confusión entre los signos distintivos de la actora y los de la demandada, por existir una semejanza desde cualquiera de las perspectivas que sirven de referencia en el tema de autos, a saber, la fonética, la gráfica y la conceptual, sabiendo que si se apreciase la existencia de riesgo de confusión en cualquiera de estos planos, será suficiente para declarar la violación de los derechos inherentes a la marca. Y todo ello partiendo de una idea básica que recoge la sentencia de 18 de diciembre de 2002 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona la cual expone que "La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca. (STJCE de 29 de septiembre de 1998 -TJCE 1998220-, Canon, C-39/97).

La marca, en efecto, debe permitir al público al que va dirigida distinguir tales productos o servicios de los procedentes de otras empresas y creer que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados o prestados bajo el control del titular de dicha marca, al que puede imputarse la responsabilidad en cuanto a su calidad. Sólo de este modo la marca permitirá que el consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa efectúe, al realizar una adquisición posterior, la misma elección si la experiencia resulta positiva o una elección distinta en el caso de que fuera negativa.

Por su parte, el carácter distintivo de las marcas debe apreciarse tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, (STJCE de 22 de junio de 1999 -TJCE 1999138-, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C- 342/97)."

En nuestro caso estamos en presencia de marcas clasificadas como denominativas complejas, aquellas que incorporan dos o más palabras, aunque con la particularidad que la marca de la actora se caracteriza, igualmente, por unos caracteres tipográficos particulares acompañados de unos colores particulares. Aquí, debemos destacar que este tipo de marcas no son mecánicamente desintegradas en los vocablos que la componen para proceder a compararla con la discutida, dado que los consumidores no se dejan guiar por diferencias cuantificables y de detalle, sino por una impresión general y persistente que las denominaciones complejas globalmente contempladas producen en el consumidor; es decir, hay que partir del recuerdo que subsiste en la mente del consumidor, que vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto, un elemento original, llamativo, dominante en definitiva que implica una supremacía que impregna la visión de conjunto de este tipo de marcas. En definitiva, para afirmar el riesgo de confusión, es preciso efectuar una apreciación conjunta o, como dicen las SSTJCE de 29 de septiembre de 1.998 (c 39/98 -Canon Kabushiki c. Metro Goldwin Mayer Inc) y de 22 de junio de 1.999 (c 342/97 - Lloyd Schunhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV) tomar en consideración "la impresión de conjunto producida por la marca, la similitud entre ella y los productos o servicios designados, así como el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, con evaluación, en su caso, de la importancia que deba atribuirse a la categoría de los productos o servicios y a las condiciones de su comercialización".

En el presente supuesto resulta característico de la marca de la actora la tipología de la denominación Sa Nostra, su rotulación en mayúsculas, con el tipo de letra Eras Bold, y bajo unos colores específicos, verde (pantone 357 C), que les confieren un carácter propio y distinto. Frente a ello los signos combatidos, partiendo de la utilización de los términos Sa Nostra, en mayúsculas, usa otro tipo de letra diferente (Helvética Black), añade más términos (tales como agencia de viatges, o los teléfonos de las agencias existentes con la localidad donde se ubican), empleando también tonos verdes.

Lógicamente, siguiendo con la doctrina que expone la demandada, baste un simple vistazo a unas y otras para comprobar que, desde el punto de vista gráfico, no son idénticas, existiendo diferencias. Sin embargo, al hilo del expositivo de la presente resolución, la función de las marcas, es la de distinguir productos y servicios en el mercado, de tal manera que el consumidor medio no los confunda con otros o los asocie equivocadamente a un determinado origen empresarial, por lo que debemos acceder a proteger las marcas frente a signos que conduzcan a esas confusiones.

Con todo, de un examen de unas y otras encontramos como el elemento definitorio, característico, dominante de ambos signos, reside en las palabras Sa Nostra, expresión típica del territorio de las Baleares, recalcada en mayúsculas, con un tamaño sensiblemente mayor al resto de los términos que se usan, amén de ubicarse en el centro de ambas marcas. Cualquier consumidor medio que examine ambos signos, podrá percatarse y recordar como distintivo identificativo de las marcas esos términos, elementos dominantes, vocablos dotados de una mayor enérgica fuerza distintiva (al tratarse de vocablos originales del territorio, de fácil recuerdo y por ser notoriamente conocidos por los círculos interesados, denotando el origen empresarial de los productos o servicios). Todo ello apoyado por el predominio del color verde tan característico de la marca de la actora. En este punto quiero señalar que según la prueba pericial presentada por la demandada en el acto del juicio, queda meridianamente claro que ni el tipo de letra es igual ni el tono de verde lo es. Sin embargo, sí que podemos afirmar que estamos en presencia de de colores sensiblemente parecidos a los ojos del consumidor medio, colores que quedan grabados como iguales o con la percepción de ser tan parecidos que generan confusión dentro del mercado. Máxime cuando se emplean las mismas tonalidades de fondo, blanco o verde, a modo de cómo lo hace la demandante, para realzar el elemento dominante de la marca. Y lo mismo podemos destacar de la tipología de la letra empleada, una con trazos rectos, uniformes (a diferencia de la rotulación de los términos agencia de viatges), los cuales de manera idéntica, en ambos casos, se unen entre la letra "n" y la "o", entre la "t" y la "r" y entre ésta y la segunda "a". Baste observar esto que se acaba de decir para comprobar el alto grado de similitud entre una y otra marca. Es más, si acudimos a los anuncios insertados en prensa por la demandada (documento nº9 de la demanda) encontramos como los términos Sa Nostra son los que realmente destacan, resultando accesorios (a primera vista) el resto de los términos usados en dicha publicidad, reveladora de la importancia de ese componente determinante y predominante que suponen las dos palabras con las que normalmente se conoce a la entidad financiera.

En definitiva, existe un grave riesgo de asociación entre los signos de la demandada con la marca notoria de la actora, provocando una violación de los derechos propios que la propiedad industrial confiere a sus propietarios, lo que conduce a estimar la demanda en este punto, y en consecuencia declarar que Viatges Sa Nostra SL ha realizado actos de violación de la marca nºM1815414 para la clase 42, debiendo aplicar las consecuencias que ello comporta, a partir del art.41 LM , tales como cesar en la utilización de dicho signo distintivo, prohibiéndose a la demandada a realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo recogido en el documento nº9 de la demanda, debiendo retirar del tráfico económico y mercantil todos los elementos den los que se materializa el signo distintivo confrontado (el del documento nº9 de la demanda)

Séptimo: sin perjuicio de lo analizado hasta este punto, tal y como se denuncia en la demanda rectora del procedimiento, aparte de las pretensiones relativas al derecho de marcas, se solicita un pronunciamiento que declare que la conducta observada por Viatges Sa Nostra SL se encuadra dentro de los tipificados como desleales desde el punto de vista de la Ley de Competencia Desleal.

De esta manera debemos indicar que, partiendo del principio constitucional de libertad de empresas y, consiguientemente, el de libertad de competencia, la Ley de Competencia Desleal (LCD en adelante) tiene por objeto fijar unos mecanismos precisos tendentes a impedir que esos principios puedan verse falseados por prácticas desleales, susceptibles de perturbar el eficiente funcionamiento del sistema competitivo de economía de mercado.

En concreto la LCD contempla el cambio radical que ha experimentado la materia, abandonado la tradicional orientación de proteger a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores directos que pudieran perjudicarles, para pasar a crear un instrumento de ordenación y control de las conductas dentro del mercado, en aras a garantizar un funcionamiento eficiente del sistema competitivo de economía de mercado, sobre la base de que cuando compiten varios empresarios dentro de él, ha de triunfar el que, por ser más eficiente, ofrezca mejores prestaciones. De esta manera se impone la obligación de competir, pero evitando que la clientela sea captada por medios que no se basan en la calidad y condiciones de las prestaciones ofrecidas.

En consecuencia, el objeto directo de protección es la propia competencia, la leal competencia, tutelándose no solo los intereses privados de los empresarios, sino también los colectivos de consumo, del público consumidor y, en último término, el interés público del Estado en el mantenimiento de un orden concurrencial saneado, o lo que es lo mismo, que el sistema funcione correctamente.

Para ello, la LCD formula tipificaciones muy restrictivas, llegando a recogerse en la exposición de motivos que el espíritu que preside la vigente normativa es la preocupación de evitar que prácticas concurrenciales meramente incómodas para los competidores puedan ser consideradas solo por eso desleales.

En todo caso, como se indica en el art.2 LCD para que exista competencia desleal basta con que se cumplan dos condiciones, que el acto se realice en el mercado (lo que implica que esté dotado de una trascendencia externa), y que se realice con fines concurrenciales (lo que supone que tenga por finalidad promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero), sin que sea necesaria la concurrencia de una intención de perjudicar.

Octavo: sentadas las premisas anteriores, como argumento de defensa de la demandada, se alega la falta de legitimación de la actora para el ejercicio de la demanda de competencia desleal, al no afectar a Sa Nostra ninguna situación de perjuicio o amenaza derivada de la conducta observada por Viatges Sa Nostra SL.

Ante ello hay que señalar que la legitimación, tal y como señala el Profesor Ortell Ramos, es "un requisito subjetivo, cuya existencia depende de una cierta vinculación de las personas que se presentan como parte con la situación jurídica material a la que se refiere la pretensión procesal". Igualmente, el Profesor De la Oliva, entiende por legitimación "la cualidad de un sujeto jurídico consistente en hallarse, dentro de una situación jurídica determinada, en la posición que fundamenta, según el derecho, el reconocimiento justamente a su favor de una pretensión que ejercita (legitimación activa).

Partiendo de estas ideas básicas, debemos recordar que la legitimación para el ejercicio de las acciones de competencia desleal aparece regulada en el artículo 19 de dicha norma recogiendo una doble posibilidad, una genérica y abierta, de nominada como individual, a favor de cualquier persona que participe en el mercado y cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados, y una segunda llamada colectiva, en la que se concede capacidad de accionar a las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos y las asociaciones de consumidores. En nuestro caso nos encontramos en la primera en la que se hace referencia a cualquier persona que participe en el mercado, incluidos los consumidores, sin que exista argumento alguno que pueda servir para sustentar que la condición de partícipe solo corresponde a aquellas personas que forman parte del círculo de destinatarios de la prohibición de competencia desleal (art.3.1 LCD ) y menos aún para exigir que realicen actos en el mercado con finalidad concurrencial (art.2 LCD ). La condición de operador económico profesional (la que corresponde a Sa Nostra, en la condición de entidad financiera que actúa en el tráfico jurídico económico), a los efectos de la legitimación, se satisface tanto a través del desarrollo real y efectivo de una actividad de producción, mediación o prestación de servicios para el mercado, como de la preparación de estas actividades. A sensu contrario, siguiendo con esta doctrina, carecerían de legitimación activa quien hubiese cesado en su actividad en el mercado.

Por otro lado la referencia al perjuicio o amenaza directa de los intereses económicos no puede de ninguna forma servir para exigir la existencia de una relación de competencia o la producción real o potencial de un daño patrimonial como presupuestos de la deslealtad de un acto realizado en el mercado con finalidad concurrencial. En particular y desde la perspectiva ahora considerada, la legitimación activa no queda limitada a los competidores efectiva o potencialmente afectados por el acto de competencia desleal y, consiguientemente, pierde todo sentido entrar en considerar quiénes son competidores y quiénes no. En este ámbito, el perjuicio y la amenaza directa de los intereses económicos solo concretan el interés legítimo exigible para iniciar una causa de esta naturaleza. Por ello, concurrirán estas circunstancias en las personas que resulten inmediata y personalmente alcanzadas, esto es, afectadas de modo concreto y singular por la repercusión que el acto de competencia desleal tenga o pueda tener sobre la estructura competitiva y/o el funcionamiento concurrencial del mercado, influyendo o pudiendo influir negativamente en la propia posición o actividad en el mercado. En cambio, no existirá legitimación activa en los casos que derivados de un acto de competencia desleal se sufra o pueda sufrirse un perjuicio relativo a bienes o derechos no directamente protegidos por la legislación contra la competencia desleal.

Dicho lo cual, acudiendo al caso de autos, partiendo del planteamiento general de la demanda, teniendo en cuenta el que la entidad demandante, en los extremos que exige la normativa especial, participa directamente en el mercado, prestando servicios y productos, queda claro que participa en éste, a los efectos de la legitimación; igualmente, si tenemos en cuenta las actividades desarrolladas por ambas personas jurídicas (que se concretan en sus respectivas demandas) podemos concluir que existiría la eventual amenaza o perjuicio que el art.19 LCD impone, sin perjuicio del estudio de los comportamientos como denunciados como concurrenciales. De ahí que debamos desestimar la falta de legitimación activa alegada.

Noveno: como segundo óbice, denuncia la demandada que la acción de competencia desleal ejercida ha prescrito, por transcurso de los plazos fijados en el art.21 LCD .

Para ello habrá que ver si se ha llegado a probar el transcurso de tiempo, ininterrumpido, de tiempo exigido por la ley (un año o desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, o tres en el resto de los casos) y la actitud pasiva de la actora. Y ello como establece la Jurisprudencia, y en concreto la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 16/03/00 , según la cual "...la jurisprudencia ha abandonado la rigidez de una interpretación estrictamente dogmática que de la prescripción venía siguiéndose y se inspira en la actualidad en criterios numerísticos de carácter lógico-sociológicos y siempre más dúctiles y acomodables a las exigencias de la vida real, criterios que el art.3.1 del CC , más que pregonar, impone y que señala como idea básica para la exégesis de los arts.1.969 y 1.973 el que siendo la prescripción una institución no fundada en principios de estricta justicia, sino en el abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de seguridad jurídica, su aplicación por los tribunales no debe ser rigurosa, sino cautelosa y restrictiva (SSTS 8.10.81, 2.2.84, 2.2.84, 28.12.89, 3.12.93 y 20.6.94 , entre otras muchas). Esta constitución finalística de la prescripción tiene su razón de ser tanto en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio derecho, como las consideraciones de necesidad y utilidad social. Consecuentemente con todo ello es que, cual tiene declarado con reiteración el TS en su última fase interpretativa de la prescripción, cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparezca debidamente acreditada y si, por el contrario, lo esté el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción, se hace imposible a menos de subvertir sus esencias. Ello implica, a su vez, la consecuencia de que deba darse una interpretación flexible de las causas interruptivas de la prescripción favorable a la realización del derecho y a la consecución del interés insito en él, mediante una amplia consideración de los supuestos legales a que se atribuye aquella eficacia (ver SSTS 14.10.91, 12.5 y 20.6.99 )."

Por ello partiendo de que el código civil no exige forma instrumental alguna para la reclamación extrajudicial interrogativa de la prescripción, en principio cualquier medio que permita cumplir los requisitos y garantías de la actuación interruptiva -esto es que esa voluntad conservativa del derecho aparezca clara y manifiesta y llegue a conocimiento del deudor (STS 13.10.94 )- es apto para tal fin. Salvando dicha exigencia sustantiva o material, es indiferente el medio utilizado para la reclamación que, podrá plantear un problema de prueba de la existencia de la reclamación de su fecha, pero no un problema de forma.

Acudiendo al caso de autos, es cierto que en su día se ejercitaron acciones penales derivas de la conducta de la demandada, llegando a dictarse sentencia absolutoria que devino firme antes de noviembre de 2003 . Conforme a ello, queda claro que desde ese momento hasta el de la interposición de la presente demanda (el 24 de abril de 2006), transcurrió, no solo el plazo de un año, sino el de tres. No obstante ello, partiendo de los hechos denunciados en la demanda, y como reconoce la propia demandada en su contestación, las conductas que se denuncian son la realización de actos de confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena, reflejo de las cuales aparecen las publicaciones efectuadas por Viatges Sa Nostra SL en el periodo de julio de 2005 a abril de 2006. De esta manera, la demandada, y sin perjuicio del análisis posterior, habría estado realizando, presuntamente, actos de competencia desleal en un periodo de menos de un año anterior a la presentación de la demanda, lo que supondría que la acción no habría prescrito, desestimándose la excepción planteada, debiendo entrarse en el fondo del asunto, examinando los preceptos alegados por la demandante.

Décimo: pasando a analizar los concretos motivos alegados por la actora por los que considera que se infringe la normativa especial, encontramos el art.6CD , que viene a recoger como desleal, al igual que lo hiciera el art.10 bis del Convenio de la Unión de París todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, siendo bastante para tales efectos la existencia de riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación.

El centro de gravedad de la deslealtad reside en la expoliación de las ventajas competitivas ligadas a otro sujeto, sea a su actividad, establecimiento o prestaciones (deslealtad frente a los competidores); sin embargo, el reproche de deslealtad se asienta en la reacción de los consumidores ante el suministro de una información que no se corresponde con la realidad (deslealtad frente a los consumidores).

Es éste uno de los preceptos que junto con el art.12 , se hallan en el lindero que separa el derecho concurrencial y la protección exclusiva de los signos distintivos y podemos decir que el mismo no está llamado a duplicar la protección que la ley de marcas dispensa a los signos registrados frente a la confusión (no olvidemos que la relación entre ambas regulaciones está presidida por la nota de la complementariedad), sino a suplir la imposibilidad de tener en cuenta dicha normativa especial, bien porque no exista un derecho de exclusión, bien más allá del contenido de ese derecho de exclusión. No olvidemos que cada norma cumple un cometido distinto; así, mientras la regulación marcaria se ocupa de favorecer la implantación de marcas en el mercado y garantizar la seguridad jurídica característica de un sistema registral, la legislación concurrencial pone el acento en el reconocimiento jurídico de los valores representados de facto por los signos distintivos en el tráfico o, si se prefiere, en la regulación de las conductas en el mercado. Ello explica, tal y como indica Massaguer, que el titular de una marca inscrita pero aún no usada en el tráfico económico, pueda impedir a un tercero el ulterior registro o la utilización de un signo confundible, a pesar de que en tal hipótesis no sea de temer todavía la efectiva confusión de los consumidores.

Bajo esta perspectiva, pueden enjuiciarse como actos de confusión aquellos conflictos que se plantean fuera del ámbito de aplicación del sistema marcario, como los conflictos entre signos que no son funcionalmente aptos para recibir protección en el sistema de marcas (confusión publicitaria o derivada de la reproducción del título de una obra), los que se producen entre signos que, pese a disponer de aptitud funcional, no hayan sido registrados y, consecuentemente su solución no pueda abordarse desde el sistema de marcas (tutela de las marcas y nombres comerciales no inscritos, de las denominaciones sociales y de la forma de presentación de los productos) o los que enfrentan dos signos idénticos o similares fuera del principio de especialidad. En definitiva, el recurso a la LCD procederá cuando la normativa marcaria aporte una solución parcial al problema plantado o cuando sea inhábil o insuficiente para restaurar plenamente todos los intereses dignos de protección que hayan sido lesionados. También en materia de protección del rótulo de establecimiento excluido expresamente de la órbita marcaria en la nueva LM.

El objeto de la confusión que nos ofrece este precepto viene referido a la que se produce en relación con los medios de identificación utilizados por un empresario en el mercado, bien sea de su actividad, de sus productos o prestaciones o de su establecimiento comercial, es decir, el que recae sobre la identificación o presentación de aquéllos o éstos y, a diferencia de la que contempla la legislación marcaria, no se trata de un concepto puramente normativo, ya que no puede generarse riesgo de confusión si no existe un uso efectivo del signo y cierta implantación en el mercado, por lo que el juicio de confundibilidad habrá de pasar, necesariamente por la comparación, no solo de los signos y productos o servicios entre los cuales se suscite la polémica, sino por el examen de otra serie de circunstancias tales como los precios de los citados productos, los canales de distribución de los mismos, la publicidad efectuada, etc, referencias que coadyuvan a reforzar, debilitar e incluso a eliminar el riesgo de confusión.

A mayor abundamiento la doctrina acostumbra a distinguir dos grandes modalidades de confusión, la confusión en sentido estricto, que tiene lugar cuando se produce un error acerca de la identidad de la empresa de la que procede la prestación, y la confusión en sentido amplio, que se identifica más con el concepto de asociación, y que se origina cuando el consumidor no sufre una confusión acerca de la empresa de procedencia, sino que, aun siendo consciente de que las mercancías tiene una procedencia empresarial diferente, supone equivocadamente que entre las empresas oferente de cada una de las prestaciones existen relaciones económicas, comerciales o de organización.

En cualquier caso, tanto en materia de marcas como en la normativa concurrencial, lo verdaderamente determinante para apreciar ya la lesión del derecho, ya la conducta reputada desleal, no es que se produzca la confusión, sino que exista riesgo de confundibilidad, esto es, la mera posibilidad de que acerca, aunque ni uno solo de los consumidores se haya confundido todavía.

Por último, pese a la apariencia de semejanza que guarda este precepto con los artículos 11 y 12 del mismo texto legal, la delimitación del ámbito de aplicación de cada uno de ellos no ofrece complicación alguna, por cuanto, mientras los artículos 6 y 12 regulan la limitación confusoria de signos distintivos (creaciones formales), el 11 acoge la imitación de productos (prestaciones o servicios). Nos hallamos, pues, ante una distinción por el objeto que los ocupa: signos distintivos en los artículos 6 y 12 , prestaciones en el artículo 11 .

Decimoprimero: sentadas las bases anteriores procede acudir al supuesto de autos a los efectos de comprobar si se han producido los comportamientos desleales, partiendo de lo que en el cuerpo de la presente sentencia se ha recogido en relación con la protección marcaria. Y decimos ello dado que se ha estimado parcialmente la demanda por considerar que existía una infracción del derecho marcario, aunque limitado a un aspecto de la demanda, aquel que tenía que ver con la clase 42, no así con la 39, en que por falta de acreditación del uso se ha desestimado la petición.

Sin perjuicio de ello, la conducta observada por la demandada da origen a estimar la reclamación efectuada por la actora una vez que se acredita la confusión que generan los rótulos comerciales que emplea Viatges Sa Nostra SL para anunciar su actividad empresarial y profesional. En efecto, de las actas notariales levantadas al efecto, acerca de los establecimientos abiertos al público o próximos a abrir, amén del testimonio de los testigos que depusieron en el acto del juicio, se aprecia de manera clara la existencia de ese riesgo de confundibilidad que hemos descrito, esa creencia de que las oficinas de la demandada actúan dentro del grupo empresarial adscrito a la Caja de Ahorros, ofreciendo servicios de transporte vinculados a la entidad, originando una confusión sobre el origen empresarial de las entidades, haciendo creer en el tráfico jurídico que cuando se accede a las oficinas, a las agencias de viajes de la demandada, se está entrando en dependencias vinculadas a Sa Nostra. Aquí debemos traer de nuevo a colación las explicaciones que se han hecho al tratar la confusión de los signos de la demandada con respecto a los de la actora, trasladándolos a los rótulos comerciales empleados por la compañía de viajes; en efecto, examinando los rótulos empleados por ésta comprobamos que el elemento definitorio, característico, dominante de los signos de ambos partes, reside en las palabras Sa Nostra, expresión típica del territorio de las Baleares, recalcada en mayúsculas, con un tamaño sensiblemente mayor al resto de los términos que se usan, amén de ubicarse en el centro de ambas marcas. Cualquier consumidor medio que examine ambos signos, podrá percatarse y recordar como distintivo identificativo de las marcas esos términos, elementos dominantes, vocablos dotados de una mayor enérgica fuerza distintiva (al tratarse de vocablos originales del territorio, de fácil recuerdo y por ser notoriamente conocidos por los círculos interesados, denotando el origen empresarial de los productos o servicios). Todo ello apoyado por el predominio del color verde tan característico de la marca de la actora. En este punto quiero señalar que según la prueba pericial presentada por la demandada en el acto del juicio, queda meridianamente claro que ni el tipo de letra es igual ni el tono de verde lo es. Sin embargo, sí que podemos afirmar que estamos en presencia de de colores sensiblemente parecidos a los ojos del consumidor medio, colores que quedan grabados como iguales o con la percepción de ser tan parecidos que generan confusión dentro del mercado. Máxime cuando se emplean las mismas tonalidades de fondo, blanco o verde, a modo de cómo lo hace la demandante, para realzar el elemento dominante de la marca. Y lo mismo podemos destacar de la tipología de la letra empleada, una con trazos rectos, uniformes (a diferencia de la rotulación de los términos agencia de viatges), los cuales de manera idéntica, en ambos casos, se unen entre la letra n y la o, entre la t y la r y entre ésta y la segunda a. Baste observar esto que se acaba de decir para comprobar el alto grado de similitud entre la marca de la actora y los rótulos empleados por la demandada.

Consecuentemente a lo que se acaba de decir, queda plenamente acreditado el riesgo de confusión denunciado en la demanda, debiendo destacarse que cualquier consumidor medio que se halle incorporado al tráfico jurídico mercantil del ámbito de las Baleares, que observe los signos representativos de la demanda, tendrá la percepción directa e inmediata de que, la entidad financiera Sa Nostra goza de una red de agencias en las que se prestan servicios de contratación de viajes, amparándose en la estructura empresarial de una institución plenamente consolidada, con la confianza que ello supone. Incluso, por la ubicación de las sucursales abiertas por la demandada, a escasos metros de oficinas abiertas de la entidad financiera (como confirman los testigos que depusieron el acto del juicio, y como se deduce de las actas notariales levantadas al efecto), permiten sostener la intención de la sociedad demandada de crear deliberadamente esa confusión, aprovechando la cercanía de locales en los que se emplean las mismas denominaciones y colores que los suyos, a los efectos de atraer a un mayor número de consumidores, generando en ellos una percepción errónea sobre el verdadero origen empresarial de la agencia de viajes. En definitiva, debemos estimar la demanda al respecto, declarando que existiendo un acto de competencia desleal por parte de Viatges Sa Nostra SL, por infracción del artículo 6 LCD .

Decimosegundo: el siguiente motivo de deslealtad que se menciona reside en una presunta explotación de la reputación ajena, que constituye uno de los supuestos clásicos de deslealtad frente al competidor, pues a través del mismo se trata de aprovechar un comerciante del esfuerzo de otro participante en el mercado.

Así, en el art.12 LCD, a diferencia de lo que acontece en el 11 del mismo texto legal, el ilícito se produce cuando se dan las conductas conducentes a un aprovechamiento indebido de la reputación de signos distintivos ajenos de cualquier clase (nombres comerciales, marcas, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia,...) y no cuando el comportamiento reprochable consiste en la reproducción de prestaciones (ámbito del art.11 ); una regula la imitación confusoria de signos distintivos (creaciones formales) y la otra la imitación de productos (prestaciones o servicios). Por tanto, la diferencia radica en el objeto, signos distintivos en el art.12 y prestaciones en el 11 .

La ilicitud de ese aprovechamiento de la reputación ajena se funda en el recurso a la fama, o reputación de tercero para presentar como propia la oferta en el mercado y atraer así a la clientela, provocando o el expolio del esfuerzo ajeno o la obstaculización de su actividad. Ahora bien, no todo acto que aproveche la reputación ajena es un acto de competencia desleal, sino todo aquél que, en atención a las circunstancias concurrentes, deba reputarse indebido. Para ello el primer factor que deberá tenerse en cuenta es la intensidad de la reputación, de la fama o el buen nombre que atesore y transmita el signo al público de los consumidores. Además debemos valorar la implantación del signo distintivo en el mercado, esto es, su notoriedad entre el círculo de destinatarios de las actividades, prestaciones o establecimientos promocionados con su empleo. Lógicamente, sin la necesaria implantación del signo distintivo empleado no existe posibilidad de explotar la reputación ajena. Finalmente, otro elemento que debe concurrir para apreciar la consumación del tipo en estudio es la relativa a la proximidad competitiva existente entre las áreas de actividad del titular del signo, de un lado, y las de aquél que lo utiliza, de otro, ya que cuanto más cercanas estén, mayor será el riesgo de que el ilícito concurrencial se produzca.

Al lado de lo dicho debemos destacar que tienen cabida, igualmente, en el presente precepto, conductas tales como la utilización innecesaria de la marca ajena en accesorios y recambios, la alusión injustificada a antiguas relaciones de negocio con otra empresa, la utilización de denominaciones de origen de gran fama para productos que no guardan relación con el amparado por la denominación de origen, o el uso de la marca inscrita de forma distinta al fin que inspiró su inscripción.

Viatges Sa Nostra SL, como se enuncia en su escrito de contestación, es una empresa que, a diferencia de la actora, se dedica al ejercicio propio de las actividades de las agencias de viajes, mientras que la demandante, su objeto central y fundamental es la prestación de servicios financieros. Además la gran diferencia que existe entre ambas radica en la implantación de una y otra, dado que la actora, a través de su extensa red de oficinas se encuentra plenamente implantada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Baleares con representación en otras zonas del territorio español, tales como Madrid, Valencia, Barcelona o Las Palmas, con más de 200 oficinas abiertas al público, con una plantilla de 1.300 trabajadores y una cartera de clientes de más de 500.000 (tal y como reza en su página web), y todo ello con una antigüedad de más de un siglo. Cosa que no puede decirse de la demandada, cuya actividad se centra en la isla de Mallorca, en las localidades de LLucmajor, Palma de Mallorca y el Arenal.

Queda claro que el aprovechamiento indebido de la reputación ajena tiene lugar por parte de quien pretende crearse una fama o un prestigio a costa del que ya la tiene consolidada, no solo a nivel local o provincial, sino autonómico o incluso estatal, mediante la utilización de signos externos, signos distintivos, pretendiéndose hacer ver al mercado, a los consumidores, unas cualidades que se predican de un tercero, a los efectos de poder fidelizar nuevos clientes a costa del esfuerzo ajeno labrado con el paso del tiempo, ganado gracias a un servicio de calidad, ganándose la confianza del mercado, de sus agentes. Reitero que todo ello mediante una actividad desarrollada a lo largo del tiempo por un tercero, que parasita un esfuerzo empresarial, una inversión considerable, unas campañas publicitarias, desarrollo informático, etc.

Llevado al caso de autos, a pesar de esa confusión que se viene destacando a lo largo de la presente resolución, no se acredita que por parte de Viatges Sa Nostra SL se haya aprovechado del nombre o marca de Sa Nostra para atraer a la clientela y ofrecerle sus productos, no habiéndose justificándose que se ha generado esa situación en virtud de la cual se expolia el esfuerzo ajeno mediante la utilización de los signos externos. Es más, la propia prueba presentada por la actora en el acto del juicio reconoce, particularmente la testifical, que en ningún momento llegaron a contratar con la demandada como consecuencia de esa similitud en los signos externos, ni se ha probado que la demandada hubiese incrementado o ganado volumen de negocio merced al uso de la imagen de la actora, indicativo de no haberse producido esa perturbación que la norma exige, debiendo desestimarse lo solicitado a este respecto.

Decimotercero: apreciada la existencia de conductas contrarias a la normativa marcaria y por otro desleales por parte de Viatges Sa Nostra SL, procede a continuación, al efecto de dar respuesta a lo peticionado en la demanda principal, resolver acerca de la solicitud de resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubiesen causado y de la publicación de la presente sentencia, como parte de la condena a imponer.

En cuanto a la indemnización, conforme a la legislación marcaria, el art.42 prevé supuestos de responsabilidad objetiva y supuestos de responsabilidad basada en daños y perjuicios causados cuando se ha actuado de manera culposa o negligente. Dentro de los primeros, aparte de los casos del apartado 1 del artículo 42, encontramos los casos en que la marca infringida es notoria o renombrada. En este segundo caso la responsabilidad objetiva se basa en que, como consecuencia de la difusión de la marca entre el público, cabe presumir que el infractor debía saber que sus actuaciones constituían una infracción de una marca ajena.

De esta manera, partiendo del reconocimiento efectuado por la demandada, en su contestación a la demanda, del carácter notorio de la marca de la actora, procede aplicar la responsabilidad objetiva, la cual se concreta en el art.43 LM , en el que se menciona que la indemnización comprenderá el daño emergente (las pérdidas sufridas) y el lucro cesante (los beneficios dejados de obtener). Ante las dificultades de acreditar tales extremos, el legislador ha optado por fijar un sistema de cuantificación objetivo, estableciendo unos parámetros generales que aglutinan esas ganancias dejadas de obtener facilitando una triple opción al perjudicado, para cuantificar esa reparación a la que tiene derecho, concretándose en:

- Los beneficios que hubiera obtenido el titular de no haberse producido la violación.

- Los beneficios que hubiese obtenido el infractor como consecuencia de la infracción.

- El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una hipotética licencia.

Sin embargo, a pesar de estos módulos generales, el legislador incluye otra nueva opción, una indemnización mínima legalmente establecida, a los efectos de eludir las dificultades probatorias que con frecuencia conducían al fracaso de la solicitud de indemnización de daños y perjuicios, consistente en el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente mercados.

Sentadas estas premisas, la demandante se acoge, como primera opción, a este sistema legal para solicitar la reparación del perjuicio, solicitando el precio que Viatges Sa Nostra SL tendría que haberle abonado por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la utilización de los signos de la actora. Así, acreditados todos los presupuestos que la norma exige para atender la petición instada, es por lo que hay que condenar a Viatges Sa Nostra SL a indemnizar a Sa Nostra con el precio que Viatges Sa Nostra SL tendría que haberle abonado por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la utilización de los signos de la actora, cantidad que se fijará en fase de ejecución de sentencia.

Decimocuarto: la publicación de la sentencia se encuadra como una particular modalidad de la indemnización por daños y perjuicios, recogida en el art.41.1.e) LM , consistiendo en una reparación específica, con sus propios requisitos, comunes a la acción de resarcimiento pero añadiendo uno en particular, la adecuación de la publicación de la sentencia para cumplir la función resarcitoria en el caso considerado, o lo que es lo mismo, la publicación de la sentencia solo podrá ordenarse en la medida que, en vista de las circunstancias del supuesto de hecho, puede efectivamente reparar la lesión patrimonial ocasionada por el acto de infracción marcaria y/o de competencia desleal. Por el contrario, su otorgamiento no debe hacerse depender de la continuidad del acto infractorio o de sus efectos, como tampoco ha de condicionarse a la concurrencia de un eventual interés de terceros en el conocimiento del fallo.

Queda claro que la publicación de la sentencia procederá cuando la infracción hubiese afectado al prestigio o a la imagen del demandante o los perjuicios deriven de la desviación de la clientela y su cuantificación no sea posible en absoluto o no sea posible en parte, pudiendo sumarse la publicación a la indemnización pecuniaria de los daños y perjuicios cuando se juzgue probada su cuantía sólo hasta una cierta cifra y su efectiva existencia por una cifra superior pero indeterminada.

En cuanto a la forma de la publicación, deberá ser adecuada para que la noticia pueda llegar a los clientes del afectado por el acto de competencia desleal, debiendo reducirse a aquellos fundamentos en que se recoge la existencia de la conducta desleal, y al fallo de la sentencia.

Con los precedentes que se acaban de indicar queda clara la improcedencia de la publicación solicitada por la actora, como medida resarcitoria una vez que no se ha acreditado la desviación de la clientela de Sa Nostra, sin que haya supuesto graves pérdidas para la actora, y de hecho no se ha pedido indemnización por dicho competo, sino por el lucro cesante. De esta manera, teniendo la publicidad una finalidad de mitigar el perjuicio sufrido por la demandante, dando a conocer a los terceros que pudiesen estar interesados en ello, conocimiento de la conducta ilícita llevada a cabo por Viatges Sa Nostra SL, no habiéndose acreditado el mismo, impide acceder a la publicación interesada.

Decimoquinto: en cuanto a las costas, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por lo que al no estimarse íntegramente la demanda, no se hace especial pronunciamiento sobre las mismas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que con estimación parcial de la demanda interpuesta por el Procurador D. Juan Blanes Jaume, en nombre representación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, y defendido por el Letrado D. Oswaldo Cifre Bordoy, contra Viatges Sa Nostra SL, con domicilio en la calle Cannes nº53 de S?Arenal de Palma, representada por el Procurador Dña. Berta Jaume Monserrat y defendido por el Letrado D. Miguel Coca Payeras:

1. DEBO DECLARAR Y DECLARO que la mercantil demandada ha realizado actos de violación de la marca prioritaria nºM1815414 en la clase 42, mediante los signos distintivos reflejados en el suplico de la demanda.

2. DEBO DECLARAR Y DECLARO que la demandada ha realizado actos de competencia desleal, por haber cometido actos de confusión.

3. DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a la cesación en la utilización de los signos distintivos recogidos en el documento nº9 de la demanda.

4. DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada prohibiéndole realizar en el futuro actos consistentes en la utilización de los signos distintivos mencionado en el documento nº9 de la demanda.

5. DEBO CONDENAR Y CONDENO la demandada a retirar del tráfico económico y mercantil todos los elementos en los que se materializa el singo distintivo confrontado en el documento nº9 de la demanda.

6. DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a pagar a la actora, en concepto de daños y perjuicios, la cantidad que la sociedad demandada tendría que haberle abonado por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la utilización de los antedichos signos distintivos conforme a derecho, cantidad que se fijarán en la fase de ejecución de sentencia.

7. DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones

Con desestimación del resto de pedimentos de la demanda.

Todo ello sin especial pronunciamiento sobre las costas del juicio.

Notifíquese a las partes y hágales saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACION, en ambos efectos, ante la Audiencia Provincial de Barcelona que se preparará ante este Juzgado en el plazo de CINCO días

Así lo acuerda, manda y firma D. Víctor Fernández González Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión del original en el Libro de Sentencias.

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dicto estando celebrado en audiencia pública, el mismo día de su pronunciamiento, ante mí doy fe.